智慧財產法院行政判決
101年度行專訴字第89號民國102年3月7日辯論終結原 告 蘇裕詮（原名蘇建輝）被 告 經濟部代 表 人 張家祝（部長）住同上訴訟代理人 陳圭灴輔 佐 人 潘永寧
參 加 人 日商島野股份有限公司代 表 人 島野容三訴訟代理人 林志剛律師（兼送達代收人）複代理人 廖文慈律師訴訟代理人 高山峰專利師上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國10
1 年8 月17日經訴字第10106111130 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人獨立參加本件被告之訴訟，判決如下︰
主 文訴願決定關於撤銷原處分就系爭專利申請專利範圍第七項及依附於其之申請專利範圍第八至十一項所為之舉發成立之處分部分撤銷。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。
事實及理由
一、程序方面：㈠被告代表人施顏祥於民國102 年2 月17日離職，同日由張家
祝接任，經被告於同年2 月19日具狀聲明承受訴訟（見本院卷第57、59頁之承受訴訟狀、委任狀），經核無不合，應予准許。
㈡按「（第1 項）關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行
政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。（第2 項）智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」，智慧財產案件審理法第33條定有明文。參照智慧財產案件審理法第33條第2 項規定智慧財產專責機關（即原處分機關經濟部智慧財產局，下稱原處分機關）就同條第1 項之新證據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，顯然智慧財產案件審理法第33條第1 項之規定，係於對智慧財產專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用。本件原告係對經濟部之訴願決定不服而以訴願決定機關為被告所提起行政訴訟，並非以專利專責機關為被告所提之行政訴訟，尚無智慧財產案件審理法第33條第1 項規定之適用（最高行政法院判決100 年度判字第249 號判決意旨參照）。準此，本件原告於本件言詞辯論時始提出新證據即證據6 、證據7 ，主張其二者之組合及分別與證據2 、3 、4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 至6 項不具進步性（詳見本院卷第135 頁之「新增證據主張整理表」），本院即無從審酌，應予駁回。承上，本院就原告於本件言詞辯論時始提出上開新證據是否違反智慧財產案件審理法第40條第1 項但書之規定，即毋庸審酌。且若本件 原處分關於系爭專利申請專利範圍第1 項及其附屬項之部分經訴願決定撤銷確定後（按系爭專利申請專利範圍第7 項獨立項及依附於第7 項之各附屬項〔即依附於該項之第8 至11項）不具進步性〕非本件審理範圍，詳如後之本判決事實及理由第六㈠點所述），原處分機關即可依照專利法規定，並參酌卷內各證據（包括上開新證據即證據6 、7 ），重為適法之處分，附此敘明。
二、事實概要：緣參加人前於95年2 月13日以「自行車用鏈輪」向原處分機關申請發明專利，並以西元2005年3 月9 日申請之日本0000-000000 號專利案主張國際優先權；經原處分機關編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I297657 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利有違專利法第22條第4 項之規定，對之提起舉發，參加人則於100 年6 月14日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經原處分機關審查，認系爭專利前揭更正本符合專利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定，應准予更正，惟更正後系爭專利仍有違專利法第22條第4 項規定，乃以100 年11月29日（100 ）智專三（三）02063 字第10021080650 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告於同年8 月17日經訴字第10106111130 號決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，若認定撤銷訴願決定，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
三、原告聲明求為判決撤銷訴願決定，並主張：㈠原處分機關已踐行通知參加人為更正的程序行為，且其更正
亦函知原告表示意見，而後面詢階段又有參加人答辯的過程，顯知參加人認其依通知更正後，再無更正的必要，且面詢階段已明白釐清兩造爭點所在，參加人自有判斷餘地系爭專利是否有必要再行更正，而原處分機關既已依職權通知更正之，則無必要一再通知，其當然以參加人認為已適當更正的系爭專利，配合舉發證據進行審查。又原告主張證據2 、3組合揭露系爭專利不具進步性，但被告僅以證據2 、3 與系爭專利單獨比較後，未為解釋證據2 、3 不能相互結合的理由，即認為證據2 、3 不能組合揭露系爭專利不具進步性，顯然採新穎性的審查觀點，有理由不完備的瑕疵。
㈡被告應以行政規則為標的審查原處分機關所為之處分，而非
代原處分機關行使裁量權，否則有以審查權凌駕正常裁量權之虞，被告以證據2 、3 個別與系爭專利的結構為比較，逕決定證據2 、3 之組合無法揭露系爭專利不具進步性，完全未指出原處分機關的裁量行使上違反審查基準，或是略微記述原處分機關的裁量基準不合審查基準，直接推翻並代行審查證據2 、3 與系爭專利要件比較，顯然有不當審查下級機關合審查基準規定所為之處分，而有不當之處。
㈢證據2 、3 已揭露系爭專利不具進步性，且系爭專利對照證據2 、3 並未產生無法預期的功效：
⒈依據系爭專利申請專利範圍第1 項之內容，可知系爭專利之
目的在於環部內側設有內側固定部，以連結部連接內側固定部與環部，並由合成樹脂製成的固定部覆蓋環部內側、連結部與內側固定部，據以達成輕量化、保持結構強度的效用。原告係引用證據2 、3 之組合揭露系爭專利缺乏進步性，而系爭專利與證據2 之差異僅在於系爭專利之鏈輪環部內側係直接延伸有金屬製之連結部及內側固定部，證據2 之鏈輪環部件則係透過合成樹脂之固定部，直接形成被舉發案所謂之連結部91c 及內側固定部91d ，雖然證據2 之連接部及內側固定部確實與系爭專利不同，不是以相同材質與環部一體成型，然證據2 環部為金屬，覆蓋於內周部之固定部為合成樹脂的技術內容，揭示了系爭專利之主要技術手段。惟證據2揭露有金屬製環部與內側合成樹脂層組合的技術型態，同樣可達成輕量化的目的，而熟習該領域技術者根據證據2 的教示內容，因為熟習該領域技術者根據專利文件會推敲以其他習知結構元件替代專利中的某部分是相當平常的，但訴願決定根本未著墨於證據3 與證據2 結合之可行性、容易性，難謂其決定無瑕疵。
⒉證據3 揭露其金屬製環部60a 與內側固定部60b 為一體成型
，等同揭露系爭專利以連結部連接內側固定部與環部的技術特徵，而證據3 鍍膜區揭露輕量化的概念，使其被熟習該領域技術者認為有與證據2 合成樹脂層同具輕量化功效的合併基礎，顯見原告據此說明證據2 、3 在輕量化上具有相互教示的同質性，故熟習該領域技術者採用證據3 鏈輪環部60、內側固定部60b 的技術特徵，結合至證據2 僅有連結部、固定部形式上差異的結構，即能輕易獲得系爭專利申請專利範圍第1 項的內容。然而，被告卻恣意將證據2 、3 與系爭專利單獨比對，其審查有明顯錯誤。
⒊另外，參加人辯稱系爭專利為其領域中狹小進程的改變，故
即便為幅度不大的結構變化亦應承認其具備專利要件云云，惟事實上即便是領域中微小的結構改變，仍應符合「具有無法預期功效的規定」之專利審查基準。
㈣就系爭專利其餘申請專利範圍（包含第7 項之獨立項及第2
至6 項、第8 至11項）不具專利性之理由與本件原舉發補充理由書或原處分之理由相同，不再贅述。
㈤自行車的材質的演化乃是因為為達到輕量化的特徵而不斷改
良演進，也就是說是由金屬製的母材慢慢藉由減少金屬部份而予以利用合成樹脂或複合材料而包覆，進而達到輕量化且不影響結構性之功效。準此，如附件4 之我國公告第25779號新型專利之圖示，可知該鏈輪結構係為金屬製之鏈輪結構，由附件5 之我國公告第61778 號新型專利之圖示，可知該鏈輪基材結構具有金屬製之鏈輪環部、連結部及內側固定部結構，又如附件6 （即新增證據6 ）之我國新型專利公告第
2 9778號新型專利之圖示，亦清楚可知該鏈輪結構具有金屬製之鏈輪環部、連結部及內側固定部結構。另外發明人為研發具更輕量的成型方法，乃再利用包覆材料來包覆非一體成型之金屬基材，藉已減輕金屬的體積重量，足知該構件為非一體成型金屬並受有第二材質之包覆結構特徵。而系爭專利卻是利用合成樹脂包覆一體成型之金屬製之鏈輪環部、連結部及內側固定部結構，可知系爭專利係將技術退化至如附件
7 之包覆鏈輪基材方式（也就是說利用包覆方式而包覆如附件5 、6 之鏈輪基材結構），因此系爭專利申請專利範圍第
1 項不具進步性。㈥被告及參加人均認證據3 之結構不具連結部，無法組合證據
2 及證據3 而認定系爭專利申請專利範圍第１項具專利性，惟在原處分認定證據3 之鏈輪環部與內側固定部間勢必存在連結部結構，且該連結部於系爭專利中並未定義尺寸及其功效，其當然可由證據3 推導出在鏈輪環部及內側固定部間有一連結部之結構存在。為此，原告補充新證據6 ，並由證據
6 結構圖示清楚可知該鏈輪結構具有一體成型金屬製之鏈輪環部、連結部及內側固定部之結構，因此沿用原專利舉發補充理由書之各項引用說明，並利用證據6 再組合證據3 之證據組合，不僅免除被告所稱無連結部之答辯，更可以清楚證明系爭專利申請專利範圍第１項不具進步性，其餘各項附屬專利範圍（即系爭專利申請專利範圍第2 至6 項）同沿用舉發補充理由書各項證據及組合內容，並另組合證據6 之結構，而可證明附屬項即申請專利範圍第2 至6 項不具專利性。
㈦再者，熟悉此項技藝人士可以輕易組合證據6 之鏈輪結構具
有一體成型金屬製之鏈輪環部、連結部及內側固定部之結構與證據7 之包覆基材方式（也就是說利用包覆方式而包覆如證據6 之鏈輪基材結構），亦即利用合成樹脂包覆基材具有輕量化及不影響結構力之特徵，且系爭專利所具有之改良動機及結構功效與之相同，故可證明系爭專利申請專利範圍第
1 項不具進步性。
四、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：㈠參加人於訴願階段僅針對原處分認定「證據2 、3 之組合可
證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項及直接／間接依附於該項之第2 至6 、8 至11項附屬項不具進步性」以及「證據2 、3 、4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第4 、5項附屬項不具進步性」部分聲明不服，案經被告審認原處分有關舉發諸證據足以證明系爭專利申請專利範圍第7 項及其附屬項不具進步性之見解，雖為參加人所不爭執，惟舉發證據2 、3 之組合未能證明系爭專利申請專利範圍第1 項及其附屬項不具進步性，舉發證據2 、3 、4 之組合亦未能證明系爭專利申請專利範圍第4 、5 項附屬項不具進步性，則原處分仍以舉發諸證據能證明系爭專利所有申請專利範圍均不具進步性，應屬違誤，且原處分機關因而未依專利審查基準規定，先依職權通知參加人更正，遽為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，有所違誤，爰將原處分撤銷，責由原處分機關重行踐行相關程序後另為適法之處分。
㈡關於舉發證據2 、3 之組合能否證明系爭專利申請專利範圍
第1 項及依附於該獨立項之各附屬項有違核准時專利法第22條第4 項規定部分：
⒈依證據2 第5 圖觀之，證據2 之自行車用鏈輪結構具備金屬
製鏈輪環部(90)及合成樹脂製的固定部(91)，鏈輪環部(90)外周形成有供應鏈條捲繞用的具鏈輪齒部之環部(90a)，固定部(91)係覆蓋具鏈輪齒部之環部(90a) 之內周部，與鏈輪環部(90)兩側一體成型，且該固定部(91)於環部(90a) 內周側位置係設有供自行車旋轉驅動部固定之內側固定部(91d)及將前述內側固定部(91d) 與環部連結的連結部(91c) ，而依證據3 第3 圖觀之，證據3 之鏈輪環部(60)係包括一金屬製鏈輪齒部(60a) 及一供自行車的旋轉驅動部設置之內側固定部(60b) ，該內側固定部及鏈輪齒部同屬一鏈輪環部，之間並無「連結部」的構造。將系爭專利與證據2 、3相較，系爭專利之鏈輪環部內側係直接延伸有金屬之連結部及內側固定部(93)之鏈輪環部(90)，亦即該金屬製鏈輪環部係包含供鏈條捲繞用的鏈輪齒部的環部、配置於前述環部的內周側且固定於前述旋轉驅動部之內側固定部及將前述內側固定部與環部連結之連結部，亦具有一合成樹脂製成的固定部。而證據2 僅鏈輪環部(90)為金屬製成，包含內側固定部及連結部之固定部均係由合成樹脂製成，其鏈輪環部的結構特徵及材質特性顯與系爭專利不同。再者，證據3 第3 圖所揭露之金屬製鏈輪齒部(60a) 及內側固定部(60b) 的結構，與系爭專利由金屬製成之鏈輪環部（包含鏈輪齒部環部、內側固定部、連結部）及由合成樹脂製成之固定部所組成的整體結構亦不相同，證據3 之內側固定部(60b) 及鏈輪齒部(60a) 雖相當於系爭專利之環部(92)，但證據3 之內側固定部與鏈輪齒部間並無「連結部」的結構業如前述，並非如原告所稱二者勢必存在一連結部，故證據3 等同揭露系爭專利以連結部連接內側固定部與環部的技術特徵。且證據3 之內側固定部於金屬表面被覆陽極氧化塗層僅屬表面處理，雖可耐鏽蝕，但未改變母材之材質或結構，亦與強度或輕量化效果無關。縱使將證據3 之鏈輪環部、內側固定部，與證據2 之連結部、固定部相結合，亦無法完成系爭專利申請專利範圍第1 項之整體結構，且系爭專利尚具有提升鏈輪環部與星形輪臂部（旋轉驅動部）固定強度之功效增進，難謂不具進步性。
⒉又系爭專利申請專利範圍第2 、3 、6 、8 、9 、10、11項
附屬項為直接或間接依附於第1 項獨立項之附屬項，均包括第1 項所有技術特徵，既然證據2 、3 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，自亦無法證明前揭各附屬項不具進步性。
㈢有關證據2 、3 、4 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第4 、5 項附屬項不具進步性部分：
本件原告之舉發理由係主張證據2 、3 之組合已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之技術內容，證據4 則揭露系爭專利申請專利範圍第4 、5 項進一步界定之附屬特徵，故組合證據2 、3 、4 可證明前揭二附屬項不具進步性，並無主張證據4 也揭露了獨立項第1 項之技術內容。惟證據2 、3 之組合既不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性，已如前述，則不論證據4 有無揭露申請專利範圍第4 、
5 項附屬項所界定之附屬特徵，再與前揭證據2 、3 組合後，仍無法證明系爭專利申請專利範圍第4 、5 項之整體技術不具進步性。
㈣依本件處分時所適用之專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1 、
第5-1-45頁6.1 之規定，原處分機關於審認一專利僅部分申請專利範圍不具專利要件時，除應踐行通知專利權人更正之程序外，其通知函亦應具體載明該專利不具專利要件之申請專利範圍項項次及理由，以俾專利權人能充分理解而提出申復或更正。本件參加人於97年10月22日第1 次舉發答辯時主動提出系爭專利申請專利範圍更正本，經原處分機關審查，認前揭更正本有關申請專利範圍第8 至12項之更正將導致實質變更申請專利範圍，不符當時專利法第64條第2 項規定，乃以100 年5 月12日（100 ）智專三（三）02063 字第10020402020 號函通知參加人前揭97年10月22日更正本應不准更正，原處分機關100 年5 月12日函並非該局審認更正後之系爭專利仍有部分申請專利範圍不具專利要件，而係依前揭專利審查基準規定所為之通知。嗣參加人於100 年6 月14日再次提出系爭專利申請專利範圍更正本，原處分機關審認該更正本合於專利法有關更正之條文規定，准予更正，並依當時專利法第71條第3 項規定，以100 年8 月23日（100 ）智專三（三）02063 字第10041603660 號函通知原告表示意見。
而原處分機關於同年9 月7 日所舉行之面詢程序中，亦未告知參加人系爭專利有部分申請專利範圍不具專利要件之情事。故參加人於本件原處分作成前，從未經原處分機關審認系爭專利屬於部分申請專利範圍不具專利要件，亦未經該局依前揭專利審查基準規定通知申復或更正，難謂參加人係在原處分機關明確指出系爭專利有應更正之內容後，仍拒絕更正而不具程序利益。本件原處分就證據2 、3 或證據2 、3 、
4 之組合得否證明系爭專利部分申請專利範圍不具進步性之實體技術見解既有違誤，業如前述，且該局於處分前亦未依審查基準規定踐行通知專利權人（即參加人）申復或更正之程序，被告為兼顧參加人仍得於原處分機關重行進行舉發事件審查時提出更正申請專利範圍之程序利益，所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，應無違誤。原告主張原處分機關已踐行通知參加人更正系爭專利之程序及被告對系爭案舉發過程有所誤解云云，並無足採。
㈤本件參加人於訴願階段僅針對原處分機關審認系爭專利申請
專利範圍第1 項獨立項及直接、間接依附於該項之附屬項提起訴願，對於第7 項獨立項或依附於該項之附屬項，並未聲明不服，被告訴願決定之範疇，僅限於經參加人提起訴願之部分，未提起訴願之部分自無須審議及作成決定。
㈥證據2 、3 之組合未能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
因證據2 僅鏈輪環部為金屬製，內側固定部及連結部之固定部均為合成樹脂製成，並未揭露如系爭專利金屬製鏈輪環部係具有環部、內側固定部及連結部等結構以及合成樹脂製之固定部覆蓋前述鏈輪齒內周部、連結部及內側固定部至少一部分之結構特徵，亦未教示金屬製鏈輪環部可繼續延伸之手段。而證據3 雖揭示金屬製內側固定部之表面被覆不同材質，但所謂不同材質係一陽極氧化塗層，並非如系爭專利之合成樹脂，二者之材質結構特徵不同，且證據3 係為耐鏽蝕，系爭專利係為輕量化，二者所欲達到之功效亦不同，故縱使將證據2 之鏈輪環部等結構，與證據3 之表面被覆陽極氧化塗層的技術手段相結合，亦不能輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項之整體結構，難謂該項不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第2 、3 、6 、8 、9 、10、11項直接或間接依附於其申請專利範第1 項獨立項之部分，均包含申請專利範第1 項所有技術特徵，證據2 、3 之組合既無法證明系爭專利申請專利範第1 項不具進步性，自無法證明前揭各附屬項不具進步性。
㈦至於證據2 、3 、4 之組合與系爭專利申請專利範圍第4、5
項之比較，因原告於舉發時係主張證據2 、3 之組合揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，證據4 揭露申請專利範圍第4 、5 項之附屬特徵，故組合證據2 、3 、4 可證明系爭專利申請專利範圍第4 、5 項附屬項整體不具進步性。然證據2 、3 之組合既無法證明系爭專利申請專利範圍第
1 項不具進步性，已如前述，不論證據4 有無揭露系爭專利申請專利範圍第4 、5 項之附屬特徵，證據2 、3 、4 之組合仍無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第4 、5 項之整體技術內容。
五、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：㈠系爭專利申請專利範圍第1 項為了確保強度並同時達成輕量
化，而將金屬製之「環部」及金屬製之「內側固定部」間隔一相當之空間，該空間改由重量較輕的合成樹脂製之「固定部」構成，另再以金屬製之「連結部」連結「環部」及「內側固定部」，其概念即係將鏈輪部的金屬製母材需要強度的部分之面積縮小至最小限度，藉此來達成輕量化，但是同時仍可維持所需的強度。故證據2 、3 無法否定系爭專利申請專利範圍第1 項之進步性㈡證據3 並未揭露系爭專利「以連結部連接內側固定部與環部
之技術特徵」，且證據3 之設計無法如系爭專利達成輕量化之效果，故證據3 之內側固定部60b 係緊連金屬製環部60a，二者之間未如系爭專利係間隔一相當之空間，由「連結部」所連結，故原告主張證據3 已揭示系爭專利以連結部連接內側固定部與環部之技術特徵等等，概與事實不符。蓋證據
3 的內側固定部60b 之母材本身即是金屬，即便將該內側固定部60b 覆蓋上被膜71（陽極氧化塗層、ルムイト被膜），其僅係將母材的鋁進行表面處理，其母材的材質或結構並沒有進行任何改變，反倒對於母材的材質會造成重量的增加，因為原本是採用一般的鍍膜（めっき被膜）70，其所造成的重量增加較多，所以改採用重量增加較少的陽極氧化塗層，無論是鍍膜70或陽極氧化塗層71皆會對於母材造成重量增加，完全沒有讓內側固定部60b 之母材的重量減輕的效果。另歐洲專利局於進行引證案（E6）與（E7）（按引證案（E7）之優先權案係本件舉發證據2 ，即日本特開0000-000 000案）之組合是否足以否定系爭專利申請專利範圍第1 項具進步性之判斷時，亦認為：熟悉該項技藝者沒有理由於內環（E6:30 ）上覆蓋一層合成樹脂，因為這樣將增加重量。從而，原處分認定證據3 亦教示「鏈輪環部」（由內側固定部60b及環部60a 所構成）可被不同材質附著於上並形成輕量化效果等云云，明顯與事實不符。
㈢所屬技術領域中具有通常知識者並無動機將證據2 、證據3
加以組合而完成系爭專利申請專利範圍第1 項之整體技術特徵：
⒈證據2 只有鏈輪部（相當於系爭專利之「環部」）係金屬製
，內側固定部、連結部均為合成樹脂所製，顯見證據2 之內側固定部與連結部之材質與系爭專利不同，此亦為原告所自承，其效果為極端地輕量化，但是犧牲了強度，故無法如系爭專利申請專利範圍第1 項之設計藉由利用金屬製之內側固定部及連結部來維持所需的強度。而證據3 之金屬製鏈輪部同時包含「內側固定部60b 」及「環部60a 」，從而，證據
3 乃極端地強化強度，但是犧牲了輕量化。⒉由於證據2 及證據3 之間的效果係為相互矛盾，熟悉該項技
術者實難以產生將二者加以組合之動機，又即便勉強將二者加以組合，利用證據3 之教示而將證據2 中合成樹脂所製之固定部、連結部均加以被覆陽極氧化塗層（アルムイト被膜），然依前開說明，該被膜之結果既無法達成輕量化之效果，又因母材本身係由合成樹脂所製，亦無法達成系爭專利申請專利範圍第1 項所能獲致之強度需求。
⒊歐洲專利局於進行引證案（E6）與（E7，同本件證據2 ）之
組合是否足以否定申請專利範圍第1 項具進步性之判斷時，其亦認為：熟悉該項技藝者沒有動機於引證案E6之內環（E6:30 ）上覆蓋一層合成樹脂，因為這樣將增加重量。因此熟悉該項技藝者將E6與E7組合之動機並不明顯。又雖然舉發證據3 教示了將其「內側固定部60b 」採用金屬製以達到增加強度及剛性之需求，然茲如前述，歐洲專利局認為無論將引證案（E6）與（E7）組合、或將引證案（E5）與（E7）組合、或將引證案（E7）與習知技藝組合，均無法使熟悉該項技藝者產生將金屬成分嵌入E7之「合成纖維樹脂製之連結部」中之動機。因此，同理可證，於本件熟悉該項技藝者沒有動機將再利用證據3 之教示而將證據2 中合成樹脂所製之固定部、連結部均加以被覆陽極氧化塗層，亦不可能基於證據3之教示而產生將金屬成分嵌入證據2 之「合成纖維樹脂製之連結部」中之動機。
⒋承上，原告及原處分認定證據2 、3 之組合可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項之整體技術特徵，顯非事實。
㈣系爭專利申請專利範圍第2 至6 、8 至11項係直接或間接附
屬於系爭專利申請專利範圍第1 項，因為組合證據2 、證據
3 並無法揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之整體技術特徵，則就依附於系爭專利申請專利範圍第1 項之其他附屬申請專利範圍項次即第2 至6 、8 至11項之技術特徵，當然亦無法為證據2 、3 之組合或證據2 、3 、4 之組合所揭露而否定其進步性。
㈤按系爭專利的歐洲對應案被第三人以9 件引證案提起舉發，
主張系爭專利的歐洲對應案不具新穎性及進步性，其中引證案（E7）更與本舉發案之舉發證據2 相同（即引證案（E7）之優先權案係本件舉發證據2 日本特開0000-000000 案），歐洲專利局日前判定「舉發不成立」。
六、本院得心證之理由：㈠本件之爭點：
原處分以㈠證據2 、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項及直接／間接依附於該項之第2 至6 、8 至11項附屬項不具進步性；㈡證據2 、3 、4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第4 、5 項附屬項不具進步性；㈢證據2、4 、5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第7 項獨立項及直接／間接依附於該項之第8 至10項附屬項不具進步性；㈣證據2 、3 、4 、5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第11項附屬項不具進步性，乃為舉發成立，應撤銷專利權之處分。本件參加人對於原處分認定舉發諸證據可證明系爭專利申請專利範圍第7 項獨立項及依附於第7 項之各附屬項（即依附於該項之第8 至11項）不具進步性，於訴願時並未敘明理由聲明不服，該部分即非訴願所審究之範疇。訴願決定認為舉發證據2 、3 之組合或舉發證據2 、3 、4 之組合未能證明系爭專利部分申請專利範圍，亦即系爭專利申請專利範圍第1 項及其附屬項（即申請專利範圍第2 至6 項、第8至11項）不具進步性，原處分以舉發諸證據能證明系爭專利所有申請專利範圍均不具進步性，應屬違誤；且因而未依專利審查基準規定，先依職權通知參加人更正，遽為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，亦有違誤，從而，本件參加人訴請撤銷原處分，應為有理由，而將原處分撤銷，責由原處分機關收受訴願決定書6 個月內，依法規重行踐行相關程序後另為適法之處分。原告對於訴願決定不服，提起本件行政訴訟。故本件爭點在於：
⒈證據2 、3 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1 項
獨立項及直接／間接依附於該項之第2 至3 、6 、8 至11項附屬項不具進步性？⒉證據2 、3 、4 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第
4 、5 項附屬項不具進步性？㈡關於本件應適用102 年1 月1 日施行之專利法第73條第2 項、第79條第2 項規定之說明：
⒈按我國專利法早於83年1 月21日修法時參酌日本特許法，在
該法第31條規定即已導入一申請案多項制規定，亦即早在83年我國法律即明文承認在一個專利申請案可以包含二個以上之狹義發明。嗣後雖因規定不甚周延，於在93年7 月1 日修正為修正前專利法第32條（即現行法第33條）條文規定，亦即應就每一發明提出一個專利申請，惟倘二個發明屬於一個廣義之發明，於技術上高度相關而屬於一個廣義之發明，得於一申請案中提出申請之規定（以上參見修正前專利法第32條條文及修正理由）。除修正前施行細則第16條有獨立項、附屬項之相關規定外（包括83年及91年版），上開規定條次變更後為專利法施行細則第18條外，更於第23條第1 項及第
2 項新增規定：「本法第32條第2 項所稱屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明或新型，於技術上相互關聯」、「前項技術上相互關聯之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵」。由以上規定更可知，一個廣義發明當然可包含二個以上之狹義發明，此規定有稱之為專利申請單一性要求者，但單一性要求係專利申請時之審查事項（違反單一性要求者，僅為不予專利事由，並非舉發事由，此可比較專利法第44條及第67條條文可知）與舉發程序時專利專責機關對一申請案中各別請求項審定係屬不同程序，合先敘明。
⒉復按申請專利範圍有2 項以上時，專利審查機關應就每一申
請專利範圍各別判斷其新穎性、進步性，是不論申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項，均應逐項審查，惟我國雖自83年引入一申請多項制，但在專利審查實務，卻從未作逐項審查。揆諸專利專責機關有關專利舉發之相關法規，就專利逐項審查並非未為規定，如89年7 月10日公告有關異議、舉發、依職權審查之基準（第九章），即有應逐項審查之規定，另95年7 月24日起施行之專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1規定：「由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專利法施行細則第18條），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。…若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。…」、第5-1-45頁6.1 規定：「…經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章4.3 『更正』）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。…」等均有詳細規定。
⒊玆經臺北高等行政法院（本院於97年間始設立）及最高行政
法院一再質疑專利專責機關未逐項審查實務作法之合法性，專利專責機關乃於97年間始作逐項審查，並衍生如何在現行制度下讓逐項審查在行政訴訟中更具實效之問題，乃有一連串如何強化專利專責機關於舉發程序中，依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之程序之判決，例如舉發案於提起行政訴訟時，經審理發現僅部分申請專利範圍違反專利法之情形，行政法院應以專利專責機關就應准專利之部分申請專利範圍，未踐行上開先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務，原審定處分係屬違法為由，而為撤銷原處分及訴願決定之諭知等事項（參最高行政法院99年度判字第87號、100 年度判字第896 、2179號）。但行政法院仍維持專利專責機關基於專利整體性之考量，於最終審定時為全案准駁，而非為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之見解。以上見解並非否認逐項審定，其實在專利侵權時專利權人係擇申請專利範圍之一項或多項而為主張，從無實務或學說要求應就專利權全申請案為主張（若有此說法亦顯荒謬），但在質疑或否定該專利有效性之舉發案件中，卻強要對專利權全案准駁，從此一最簡單觀點比較，即可得知舉發程序全案准駁之不當。
⒋至於專利權人於取得專利權後之得否分割，或專利證書追繳
得否部分為之，均非決定是否採逐項審定制度變革之主因，而是在於專利權人就專利更正權之行使。因逐項審定與專利權更正錯綜關係，加上更正准駁之權限屬專利專責機關，以致行政救濟程序中對更正行使之限制與否更顯複雜性，此外又有我國特有之智慧財產案件審理法第33條之新證據提出制度，在未有相關配套及詳細規劃，將招致極大混亂，此觀之專利專責機關就於102 年1 月1 日就逐項審定相關修正案施行前後，經過多少公聽會、研討會之舉辦，以及參酌各國已採部分申請專利範圍逐項審定立法例之因應、規劃，以及所作的努力，此從專利專責機關之網站可窺一二，絕非個案具體審查違法性之法院判決所得克盡其功，此為法院遲遲未要求專利專責機關「逐項審查」跨到要求「逐項審定」之原因。蓋法院對個案法規見解可能是制度變更的形成者，但不能也不應期待法院是制度的製造者。
⒌再者，102 年1 月1 日施行之專利法第73條第2 項、第79條
第2 項規定已改為：專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發，部分請求項為審定。本件係於101 年8 月27日起訴，惟係於102 年1 月17日辯論終結，自應適用新制，依102 年1 月1 日施行之專利法第73條第2 項、第79條第
2 項規定，若有適用「部分請求項准許、部分請求項核駁」之情形，自不應為全部准駁。
㈢查原處分機關於97年6 月11日審定公告核准系爭專利，故系
爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施行之專利法（下同）為斷，合先敘明。又按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1 項前段之規定申請取得發明專利。惟其發明「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得取得發明專利，復為同法第22條第4 項所明定。
㈣系爭專利之技術分析：
⒈系爭專利係使與鏈條接觸的環部及固定於旋轉驅動部的內側
固定部為金屬製來確保強度或剛性或耐磨耗性，其以外的部分也就是固定部是合成樹脂製可補強內側固定部且達成輕量化。因此，可以謀求鏈輪的輕量化，且防止由合成樹脂的劣化或變形所起因的固定力的下降。其主要圖式如本判決附件一所示，其中系爭專利第2 圖為齒輪曲柄的前視圖、第4 圖鏈輪的前視圖、第5 圖為鏈輪的後視圖、第6 圖為第2 圖的VI－VI剖面擴大圖、第7 圖為鏈輪環部的前視圖。
⒉系爭專利申請專利範圍：
系爭專利之專利權人於100 年6 月14日年提出更正申請專利範圍，經原處分機關審查准予更正，並已公告於專利公報。本件係依上開更正本審查。系爭專利申請專利範圍共計11項，其中申請專利範圍第1 、7 項為獨立項，申請專利範圍第
2 至11項為直接或間接依附於申請專利範圍第1 、7 項之附屬項，內容如下：
第1 項：一種自行車用鏈輪，是被裝設於自行車的旋轉驅動
部且在外周捲繞有自行車驅動用的鏈條，其特徵為：是具備：金屬製的鏈輪環部、及合成樹脂製的固定部；前述鏈輪環部，具有：在外周形成供前述鏈條捲繞用的鏈輪齒的環部、及配置於前述環部的內周側且固定於前述旋轉驅動部的內側固定部、及將前述內側固定部與前述環部連結的連結部；前述的固定部，覆蓋前述環部的前述鏈輪齒的內周部及前述連結部及前述內側固定部的至少一部分的方式，與前述鏈輪環部的兩側面一體成型。
第2 項：如申請專利範圍第1 項的自行車用鏈輪，其中，前
述內側固定部是與前述環部隔有間隔地複數配置，前述連結部，是從前述環部的內周部朝向前述內側固定部沿著徑方向直線地延伸。
第3 項：如申請專利範圍第2 項的自行車用鏈輪，其中，前
述內側固定部，是具有：讓供固定於前述旋轉驅動部用的固定構件貫通可能的安裝孔、及包圍安裝孔的周圍並與前述連結部連結的周圍部。
第4 項：如申請專利範圍第1 項的自行車用鏈輪，其中，前
述鏈輪環部進一步具有釘固定部，形成於前述環部，固定供將前述鏈條導引至前述鏈輪齒部用的釘。
第5 項：如申請專利範圍第4 項的自行車用鏈輪，其中，前
述鏈輪環部進一步具有副釘固定部，在前述環部的內周側隔有間隔配置且與前述環部一體形成，固定供將前述鏈條導引至前述釘用的副釘。
第6 項：如申請專利範圍第1 項的自行車用鏈輪，其中，前
述鏈輪環部，是在外周形成前述鏈輪齒部且在內周側形成前述連結部及前述內側固定部的方式，將金屬板沖床沖孔加工形成環狀。
第7 項：一種自行車用鏈輪，是被裝設於自行車的旋轉驅動
部且在外周捲繞有自行車驅動用的鏈條，其特徵為：是具備：金屬製的鏈輪環部、及合成樹脂製的固定部；前述鏈輪環部，具有：在外周形成供前述鏈條捲繞用的鏈輪齒的環部、及形成於前述環部並固定供將前述鏈條導引至前述鏈輪齒部用的釘之釘固定部、及在前述環部的內周側隔有間隔配置且與前述環部一體形成並固定供將前述鏈條導引至前述釘用的副釘之副釘固定部；前述的固定部，覆蓋前述環部的前述鏈輪齒的內周部及前述副釘固定部的方式，與前述鏈輪環部的兩側面一體成型，前述固定部，具有可讓固定於旋轉驅動部用的固定構件貫通可能的安裝孔；進一步具備金屬製的筒狀構件，可被裝設於前述安裝孔，具有供承接來自前述固定構件的力用的接觸面。
第8 項：如申請專利範圍第1 至7 項的任一項自行車用鏈輪
，其中，前述鏈輪環部進一步具有錨釘手段，不可旋轉地連結前述固定部用。
第9 項：如申請專利範圍第8 項的自行車用鏈輪，其中，前
述錨釘手段，是在前述環部的周方向隔有間隔形成的多數貫通孔。
第10項：如申請專利範圍第1 至7 項的任一項自行車用鏈輪
，其中，前述固定部，是將碳纖維的充填料含浸於聚醯胺系合成樹脂的碳纖維混入樹脂。
第11項：如申請專利範圍第1 至7 項的任一項自行車用鏈輪
，其中，前述鏈輪環部，是在表面形成陽極氧化被膜的鋁合金製。
㈤舉發證據之技術分析：
⒈證據2 為2005年3 月3 日公開之日本特開第0000-00000號專
利案，其公開日早於系爭專利之優先權日（2005年3 月9 日），可作為系爭專利相關之先前技術。證據2 係一種自行車用鏈輪結構，具備金屬製鏈輪環部(90)及合成樹脂製的固定部(91)，鏈輪環部(90)外周形成有供應鏈條捲繞用的具鏈輪齒部之環部(90a) ，固定部(91)係覆蓋具鏈輪齒部之環部(90a) 之內周部，與鏈輪環部(90)兩側一體成型，且該固定部
(91)於環部(90a) 內周側位置係設有供自行車旋轉驅動部固定之內側固定部(91d) 及將前述內側固定部(91d) 與環部連結的連結部(91c) ，包含內側固定部及連結部之固定部均係由合成樹脂製成，其主要圖式如本判決附件二所示，其中證據2 第4 圖為鏈輪結構圖、第5 圖為鏈輪剖面圖。
⒉證據3 為2003年11月19日公開之日本特開第0000-000000 號
專利案，其公開日早於系爭專利優先權日（2005年3 月9 日），可作為系爭專利相關之先前技術。證據3 係一種自行車用鏈輪結構，具備有金屬製之鏈輪環部(60)，其係包括金屬製鏈輪齒部(60a) 及供自行車的旋轉驅動部設置之內側固定部(60b) 。其說明書第3 頁之第6 、7 段揭示：鏈輪環部表面可藉陽極氧化鍍膜(71)及電鍍膜(70)處理，其中陽極氧化鍍膜(71)處理係方便用來染色來增加外表的美觀，而電鍍膜
(70)處理則是為了防止磨耗及刮傷，而且上開之處理並不會增加重量，而影響鏈輪輕量化之效果，其主要圖式如本判決附件三所示，其中證據3 第3 圖為鏈輪結構、第4 圖為鏈輪環部結構圖。
⒊證據4 為1993年5 月7 日公開之日本特開平第0-000000號專
利案，其公開日係早於系爭專利優先權日（2005年3月9日），可作為系爭專利相關之先前技術。證據4 係一種自行車用鏈輪結構，其在鏈輪環部(S1)之環部(7) 設有釘固定部(18)，供將鏈條導引至鏈輪齒部用的釘固定，以及在環部的內周側隔有間隔配置之副釘固定部供將前述鏈條導引至前述釘用的副釘(30)固定，其主要圖式如本判決附件四所示，即證據
4 第1 圖為鏈輪結構圖。㈥證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3、6 、8 至11不具進步性：
⒈證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項係一種自行車用鏈輪，是被
裝設於自行車的旋轉驅動部且在外周捲繞有自行車驅動用的鏈條，其特徵為具備金屬製的鏈輪環部及合成樹脂製的固定部，前述鏈輪環部具有在外周形成供前述鏈條捲繞用的鏈輪齒的環部及配置於前述環部的內周側且固定於前述旋轉驅動部的內側固定部，將前述內側固定部與前述環部連結的連結部，而前述的固定部覆蓋前述環部的前述鏈輪齒的內周部及前述連結部及前述內側固定部的至少一部分的方式，與前述鏈輪環部的兩側面一體成型。證據2 係一種自行車用鏈輪結構，具備金屬製鏈輪環部(90)及合成樹脂製的固定部(91)，鏈輪環部(90)外周形成有供應鏈條捲繞用的具鏈輪齒部之環部(90a) ，固定部(91)係覆蓋具鏈輪齒部之環部(90a) 之內周部，與鏈輪環部(90)兩側一體成型，且該固定部(91)於環部(90a) 內周側位置係設有供自行車旋轉驅動部固定之內側固定部(91d) 及將前述內側固定部(91d) 與環部連結的連結部(91c) ，包含內側固定部及連結部之固定部均係由合成樹脂製成。至於證據3 則係一種自行車用鏈輪結構，具備有金屬製之鏈輪環部(60)，其係包括金屬製鏈輪齒部(60a) 及供自行車的旋轉驅動部設置之內側固定部(60b) ，其說明書第3 頁之第6 、7段揭示鏈輪環部表面可藉陽極氧化鍍膜(71)及電鍍膜(70)處理，其中陽極氧化鍍膜(71)處理係方便用來染色來增加外表的美觀，而電鍍膜(70)處理則是為了防止磨耗及刮傷，而且上開之處理並不會增加重量，而影響鏈輪輕量化之效果。
⑵查系爭專利所欲解決之問題在於「習知的自行車用鏈輪中
，會擔心因構成固定部的合成樹脂的經年劣化而使固定部及星形輪臂部（旋轉驅動部）的固定力下降。且由過剩的扭矩旋緊螺絲的話，合成樹脂製的固定部會變形，固定力還是有下降的可能。…對於具有合成樹脂製的固定部的自行車用鏈輪，謀求輕量化，且可以防止由合成樹脂的劣化或變形所起因的固定力的下降。」（見系爭專利說明書第
5 、6 頁本發明所欲解決的課題），又系爭專利所欲達成的效果在於「使鏈條接觸的環部及固定於旋轉驅動部的內側固定部為金屬製來確保強度或剛性或耐磨耗性，其以外的部分也就是固定部是合成樹脂製可補強內側固定部且達成輕量化。因此，可以謀求鏈輪的輕量化，且防止由合成樹脂的劣化或變形所起因的固定力的下降。」（參系爭專利說明書第11頁發明的效果）。因此，系爭專利所欲解決之問題及所欲達成之功效在於具有合成樹脂製的固定部的自行車用鏈輪，在輕量化的觀點下，防止由於合成樹脂的劣化或變形所起因的固定力的下降。
⑶次查，經比對系爭專利申請專利範圍第1 項與證據2 之結
構，可見兩者差異在於系爭專利之鏈輪環部(90)內側係直接延伸有金屬之連結部(94) 及內側固定部(93)，固定部
(91)為合成樹脂製成覆蓋鏈輪環部之鏈輪齒的內周部及連結部及內側固定部的至少一部分的方式，與鏈輪環部(90)兩側一體成型，而證據2 之鏈輪環部(90)為金屬製成，固定部包含內側固定部及連結部均為合成樹脂製成。而證據
3 在於解決金屬( 鋁) 製之鏈輪不耐磨耗，而且不易上色之問題，其所採用之技術手段係在金屬材料( 鋁) 製成之鏈輪環部(60)，包括金屬製鏈輪齒部(60a) 及供自行車的旋轉驅動部設置之內側固定部(60b) ，在其表面以陽極氧化鍍膜(71)及電鍍膜(70)處理。證據3 亦未揭示系爭專利之「固定部為合成樹脂製成覆蓋鏈輪環部之鏈輪齒的內周部及連結部及內側固定部的至少一部分的方式，與鏈輪環部兩側一體成型」之技術特徵，又證據3 「金屬材料（鋁）製成之鏈輪環部(60)，包括金屬製鏈輪齒部(60a) 及供自行車的旋轉驅動部設置之內側固定部(60b) 」及「在鏈輪表面以電鍍膜及陽極氧化鍍膜處理」之技術手段，與系爭專利「鏈輪環部係可被不同材質附著於其上並形成輕量化效果」技術手段不同，而無法教示系爭專利之技術手段。因此系爭專利與證據3 在結構、所欲解決之問題、技術手段及所達成之功效均不相同。又即使組合證據2 之鏈輪環部(90)為金屬製成，固定部包含內側固定部及連結部均為合成樹脂製成與證據3 金屬製之鏈輪環部及內側固定部之技術特徵，證據2 及證據3 均未揭示系爭專利鏈輪環部係可被不同材質（合成樹脂）附著於其上並形成輕量化效果之技術手段，況證據2 所欲解決輕量化之問題與證據3所欲解決耐磨耗及上色之問題並不相同，因此證據2 、3技術內容的組合對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，難稱明顯。承上，證據2 、證據3 均未揭露系爭專利之技術特徵，已如前述，故所屬技術領域中具有通常知識者組合證據2 、3 之先前技術，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項之結構能輕易完成，而不具進步性。
⑷另參加人所提出之附件3 為系爭專利之歐洲對應案被提起
異議，經歐洲專利局所為異議不成立之決定，其中引證案
7 EP0000000A2(E7) 即為本件之證據2 ，引證案5 US0000000A(E5)揭示金屬製之鏈輪環部5 嵌入塑膠環1 ，引證案
6 DE00000000U1(E6)揭示合金製之鏈輪環部20及碳纖維材料製之內側環體30利用鉚釘40固定。上開歐洲專利局之異議決定理由認為引證案7(E7) 即本件證據2 不論組合證據
5 、證據6 或鏈輪結構均由金屬所製造之習用技術均無法使熟習該項技術者產生將金屬嵌入引證案7 即本件證據2中之動機，上開之引證案組合無法證明系爭專利不具進步性，與本判決前述結論並無二致。
⑸原告固主張證據3 之鍍膜區揭露了輕量化的概念，使證據
3 被該領域熟習技術者認為有與證據2 合成樹脂層同具輕量化的合併基礎，具有互相教示的同質性，故該領域熟習技術者採用證據3 技術型態，結合至證據2 僅有連結部、固定部形式上差異的結構，即能輕易獲得系爭專利申請專利範圍第1 項的內容云云。惟查，證據3 之技術手段係「金屬材料（鋁）製成之鏈輪環部(60)，包括金屬製鏈輪齒部(60a) 及供自行車的旋轉驅動部設置之內側固定部(60b) 」及「在鏈輪表面以電鍍膜及陽極氧化鍍膜處理」，以提供耐磨耗及易於上色之功效，與系爭專利「鏈輪環部係可被不同材質附著於其上並形成輕量化效果」之技術手段及功效均不相同，已如前述，佐以證據2 與證據3 所欲解決之問題不相同，因此組合證據2 、3 對於所屬技術領域中具有通常知識者難稱明顯，亦有如前述。因此，縱使所屬技術領域中具有通常知識者組合證據2 、3 之先前技術，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項能輕易完成而不具進步性，故原告此部分之主張實不足採。
⑹另原處分機關舉發審定書理由雖謂：證據3 內側固定部60
b 表面區域係一鍍膜區，覆蓋有具輕量化效果之被膜71，此技術內容教示鏈輪環部可被不同材質附著於上並形成輕量化效果；…顯見就所屬技術領域中具有通常知識者而言，在系爭專利申請前應已知悉證據2 透過「固定部與金屬鏈輪環部90的兩側面一體成型的合成樹脂製成，以達到輕量化之功效」之先前技術，即能輕易將證據3 揭示之「內側固定部60b 與金屬鏈輪齒部60a 一體成型於同一鏈輪環部上」及「內側固定部以一螺固手段與星形輪臂部組設達到加強結構剛性」之技術特徵予以組合。且證據2 、證據
3 與系爭專利均屬自行車鏈輪之相同技術領域，具有組合之動機，而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項之整體技術特徵，是以系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術證據2 與證據3 組合所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性云云。但查，雖證據2 與證據3 均屬自行車鏈輪之相同技術領域，但在所欲解決之問題及解決問題之技術手段均不同，因此組合證據2 、3 對於所屬技術領域中具有通常知識者難稱明顯，已如前述，況證據2 、證據3 之技術手段均未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「鏈輪環部係可被不同材質附著於其上並形成輕量化效果」之技術手段，縱使所屬技術領域中具有通常知識者組合證據2 、3 之先前技術，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項能輕易完成而不具進步性，亦有如前述，故原處分機關上開舉發審定理由亦非可採。
⒉證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第2、3、6 、8 至11不具進步性：
經查，系爭專利申請專利範圍第第2 、3 、6 、8 至11項依附於申請專利範圍第1 項，係申請專利範圍第1 項之技術特徵再進一步界定。解釋上開附屬項之技術特徵時，應包含其所依附之申請專利範圍第1 項所有技術特徵，因證據2 、3之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，故證據2 、3 之組合亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 、6 、8 至11項之整體技術特徵不具進步性。
㈦證據2 、3 、4 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第第4 至5項不具進步性：
⒈證據4 係一種自行車用鏈輪結構，其在鏈輪環部(S1)之環部
(7) 設有釘固定部(18)，供將鏈條導引至鏈輪齒部用的釘固定以及在環部的內周側隔有間隔配置之副釘固定部供將前述鏈條導引至前述釘用的副釘(30)固定。
⒉經比對系爭專利申請專利範圍第1 項與證據4 之結構，可知
證據4 僅揭示於鏈輪環部(S1)之環部(7) 設有釘固定部(18)及釘，並未揭示系爭專利「固定部(91)為合成樹脂製成與金屬製之鏈輪環部(90)兩側一體成型」之技術特徵，且未教示系爭專利「鏈輪環部係可被不同材質附著於其上並形成輕量化效果」之技術手段，而證據2 、3 之結合不可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，因此將證據
4 與證據2 、3 結合亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第
1 項不具進步性。⒊又系爭專利申請專利範圍第4 、5 項依附於其申請專利範圍第1 項，係申請專利範圍第1 項之技術特徵再進一步界定。
解釋上開附屬項之技術特徵時，應包含其所依附之系爭專利申請專利範圍第1 項之所有技術特徵，因證據2 、3 、4 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述。是以，證據2 、3 、4 之組合亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第4 、5 項之整體技術特徵不具進步性。
七、綜上所述，證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性、證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 、6 、8 至11項不具進步性、證據2 、3 、4 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第4、5 不具進步性，此部分原告之訴為無理由，應予駁回。至於本件參加人對於原處分認定舉發諸證據可證明系爭專利申請專利範圍第7 項獨立項及依附於第7 項之各附屬項（即依附於該項之第8 至11項）不具進步性，於訴願時雖對此部分並無爭執，惟被告未及審酌本件應適用102 年1 月1 日施行之專利法第73條第2 項、第79條第2 項規定，而就原處分關於此部分一併加以撤銷，即非合法，應由本院將訴願決定此部分予以撤銷，由被告依102 年1 月1 日施行之專利法處理之。
八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第104 條、民事訴訟法第79條但書，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 3 月 27 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 之一者，得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ 訟代理人 │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 列情形之一，│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 院認為適當者│ 。 ││ ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或││ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例││外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所││示關係之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中 華 民 國 102 年 3 月 27 日
書記官 王月伶