智慧財產法院行政判決
102 年度行專訴字第102 號民國103 年1 月2 日辯論終結原 告 和碩聯合科技股份有限公司代 表 人 童子賢訴訟代理人 陳啟桐律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花訴訟代理人 陳信義上列當事人間因新型專利申請案主張優先權事件，原告不服經濟部中華民國102 年7 月26日經訴字第10206104550 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告以「照明裝置」向被告申請新型專利（下稱系爭申請專利），並同時聲明以第000000000 號新型專利申請案（下稱先申請專利）主張國內優先權，經被告編為第000000000 號進行形式審查，嗣被告以先申請專利因屆期未領證繳費，而發生不予公告之法律效果，故不得再以先申請專利主張國內優先權，而為系爭申請專利所主張之國內優先權應不予受理之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：
(一)先申請專利為原告於民國（下同）101 年2 月29日所提出申請，亦無專利法第30條第1 項但書所列舉之不得主張國內優先權之各款情事，自已符合專利法第30條第1 項之規定，應予受理。原告接獲被告於100 年6 月7 日就先申請專利所做成「應予專利」之處分，其後雖因未繳費領證，而發生不予公告之法律效果，然先申請專利之狀態仍屬「不予公告」及「應予專利」，與專利法第30條第1 項但書第5 款之規定相反，而先申請專利亦未經撤回，故先申請專利之狀態亦屬「未經撤回」及「已被受理」，與專利法第30條第1 項但書第
6 款之規定相反。又先申請專利雖依專利法第52條第1 項規定，發生不予公告之效果，惟專利法第52條第1 項並非專利法第30條第1項 但書所列舉不得主張優先權之情形。再專利法並未就「先申請案已終結」做出規定，何能謂先申請專利符合「先申請案已終結」之情形，且「先申請案已終結」並非專利法第30條第1 項但書所列舉不得主張優先權之情形，豈能以「先申請案已終結」為由，而謂先申請專利符合專利法第30條第1 項但書所列舉之情形，而不得主張國內優先權。
(二)又專利法第30條第1 項本文並未限制該先申請之發明或新型專利案是否將來可取得專利權，若逕將專利法第30條第1 項本文所稱先申請之發明或新型專利案，解釋為須於後申請案申請時仍存在或有復權可能之申請案，顯然逾越法條文義。先申請之發明或新型專利案於後申請案申請時已不存在之狀況包含「先申請案屆期未繳費而不予公告」及「先申請案已經撤回或不受理」二種情形，後者明文規定於專利法第30條第1 項但書第6 款，則若謂專利法第30條第1 項本文所稱「先申請之發明或新型專利案」係指後申請案申請時仍存在或有復權可能之申請案，何須再於但書作除外規定，則由但書之規定可知，專利法第30條第1 項本文自應包含「後申請案申請時不存在或無復權可能之申請案」之狀況。而若以專利審查基準增加專利法第30條第1 項本文所無之限制，亦顯逾越母法文義之範圍，而有違法之嫌。
(三)專利法第30條第1 項本文與專利法第28條第1 項同為關於優先權主張之規定，何以專利法第30條第1 項之先申請案需被解釋為「後申請案申請時仍存在或有復權可能之申請案」，而專利法第28條第1 項之先申請案僅被解釋為「只要合法取得申請日」，則專利法第30條第1 項本文「先申請之發明或新型專利案」亦應同指「已合法取得申請日之申請案」，故系爭申請專利應得主張優先權。
(四)為此起訴聲明請求原處分及訴願決定均撤銷。
三、被告之答辯
(一)參照發明專利審查基準第二篇發明專利實體審查第2-5-10頁說明之內容可知，國內優先權制度之目的係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而彙整合併成一件申請案，且為基於避免重複公開、重複審查，專利法第30條第2 項並明定，先申請案自其申請日起滿15個月視為撤回。故主張國內優先權之後申請案，既係以同一申請人在國內之先申請案經補充、修正或合併後再行申請專利，則兩者間有其從屬關係，倘後申請案申請時該先申請案之標的已不存在時，自不得再被後申請案據以主張國內優先權。探求國內優先權制度之立法目的，及專利法第30 條 第2 項規定「先申請案自其申請日起滿15個月，視為撤回」之反面解釋，專利法第120 條準用第30條第1 項本文所稱「先申請之發明或新型專利案」，當指於後申請案申請時仍存在之申請案，否則專利法第30條第2項即無規定之必要。
(二)系爭申請專利提出時，先申請專利固無專利法第30條第1 項但書第5 、6 款所定「已經公告」、「不予專利確定」、「撤回」或「不受理」等不得被後案據以主張國內優先權之事由，惟先申請專利於102 年1 月4 日時，因逾期未繳費領證而終結，被告於原處分引據專利法第30條第1 項但書第5 、
6 款規定，僅申論處分之法理依據，並非直接認為原告該當該2 款之情形。而於90年10月修正之專利法增訂國內優先權制度時，行政院版修正草案第25條之1 第1 項第4 款，原擬將「先申請案已撤回、拋棄、不受理」列為不得被後案據以主張國內優先權之理由，立法院審查結論認為「先申請案若經撤回、拋棄、不受理，該申請案即不復存在，當然不得主張優先權。」爰將相關文字刪除。被告之後在專利審查基準第1 篇第2 章解釋「先申請案若經撤回、拋棄或不受理，該申請案即不復存在，當然不得據以主張優先權。」僅係闡明法規原意，而非增列法律所無之限制，並於100 年12月21日修正公布之專利法，增訂專利法第30條第1 項但書第6 款，將實務及審查基準之規定予以明文化，然專利法修正前後，實務作法從未改變。現行專利法第30條第1 項但書雖未將「先申請案已依專利法第52條第1 項規定不予公告」或「先申請案已終結」明列為不得被後案據以主張國內優先權之事由，惟其情形與撤回、拋棄或不受理之情形並無不同，皆導致先申請案不存在之結果，基於國內優先權制度本旨，被告於適用專利法第30條時依職權予以補充解釋，不僅符合法律原意，亦無違背一般法律解釋方法。
(三)100 年12月21日修正之專利法第30條第1 項第5 款之原始立法意旨僅在放寬主張國內優先權之期限至先申請案可以公告之最後期限，並無先申請案已逾期未繳費領證，確定依法不得公告時，仍得被後案主張國內優先權之想法。又國際優先權制度源自於巴黎公約（Paris Convention）第4 條，參照上開公約第4 條第A 項第2 款及3 款之規定可知，僅需符合「合法國內申請程序」，足以確定在有關國家之申請日，而不論該基礎案嗣後之結果。至於國內優先權制度之目的則係為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而彙整合併成一件申請案，並使先申請案於法定期間屆滿後發生視為撤回之法律效果。兩者雖均使用優先權之用語，但制度設計目的不同，法規也有不同要件，自不能比附援引。又系爭申請專利據以主張國內優先權之先申請專利於核准審定後，因原告逾期未繳費領證繳費而不存在，係原告自行放棄權利，當自行承擔因此所生之法律上不利益，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。
四、本院之判斷
(一)原告前於102 年1 月4 日以「照明裝置」向被告申請新型專利，並同時聲明以其於101 年2 月29日申請之先申請專利主張國內優先權，經被告編為第000000000 號進行形式審查。
嗣被告以系爭申請專利據以主張國內優先權之先申請專利業經被告於101 年6 月7 日核准審定，因原告屆期未繳費領證，而發生不予專利之法律效果，依專利法第30條第1 項第5款及第6 款規範意旨，該先申請專利不得再被本案據以主張國內優先權為由，於102 年2 月26日以（102 ）智專一（二）13029 字第10240388260 號函，為系爭申請專利所主張之國內優先權應不予受理之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部102 年7 月26日經訴字第10206104550 號決定書，以系爭專利以先申請專利主張國內優先權，不符專利法第120 條準用第30條第1 項本文規定之理由駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，並主張先申請專利因未繳費領證，而發生不予公告之法律效果，然依前開理由，系爭申請專利仍得援引先申請專利主張國內優先權，故本件爭點為未依期限繳費導致未能取得專利權之新型專利申請案，是否該當專利法第30條第1 項之相關規定，而不得主張國內優先權。
(二)按我國專利法於90年10月24日修正時導入國內優先權制度，即90年10月24日修正之專利法第25條之1 規定：「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或創作，主張優先權。但有下列情事之一者，不得主張之：一、自先申請案申請之次日起已逾12個月者。二、先申請案中所記載之發明或創作已經依第24條或本條規定主張優先權者。
三、先申請案係依第32條第1 項規定改為各別申請案或依第
101 條規定改請者。四、先申請案已經審定者。前項先申請案自其申請之次日起滿15個月，視為撤回。先申請案申請之次日起15個月後，不得撤回優先權主張。依第1 項主張優先權之後申請案，於先申請案申請之次日起15個月內撤回者，視為同時撤回優先權之主張。申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間，自最早之優先權日之次日起算。主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。依第1 項主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數，申請人未於申請時提出聲明，或未載明先申請案之申請日及申請案號數者，喪失優先權。依本條主張之優先權日，不得早於本法中華民國90年10月4 日修正施行之日。」。另參照立法院公報第90卷第46期院會紀錄，可知90年10月24日修正之專利法第25條之1 行政院版本之立法理由略為：「……三、第一項序文規定有關國內優先權基礎前案之條件及範圍，同項但書則規定四種排除國內優先權主張之情形，其一為12個月主張優先權之除斥期間規定，其二為國內優先權不可累積主張，按在先申請案中所載之發明，若曾主張國內優先權或國際優先權者，即不得於後申請案中再次主張國內優先權，否則會實質延長優先權期間，但先申請案中未曾主張國內優先權或國際優先權之部分，即不應受此限制……。其三因個別申請案，改請案已援用原申請案之申請日，其四因先申請案經撤回、拋棄、不受理或審定者，業已不繫屬於專利專責機關，故均不可主張優先權。」（見原處分卷第44頁）。又按前開90年10月24日修正之專利法第25條之1 ，其後歷經數次專利法之修正，於100 年12月21日專利法修正時，已改列為專利法第30條，並於該次修法時修正第四款，並增訂第五、六款之規定，即「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。但有下列情事之一，不得主張之：……四、先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者。五、先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者。六、先申請案已經撤回或不受理者。」，其立法理由則以「主張國內優先權之期間，雖為12個月，惟先申請案何時審定或處分，申請人無法預期，實務上不乏先申請案早於12個月內即經審定或處分者，致生後申請案無法主張國內優先權之情形。尤其新型案形式審查甚為快速，通常在5 個月內即可發給處分書，使得申請人喪失在12個月內得主張優先權之機會。復按專利申請人在收到審定書或處分書後有3 個月之繳納證書費及第1 年專利年費之期間，必要時亦可請求延緩公告3 個月，爰將發明與新型分款規定，並於第4 款明定先申請案為發明案者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由『已經審定』放寬至『已經公告或不予專利審定確定』，使申請人有較充裕之時間決定是否主張國內優先權。增訂第五款。先申請案為新型者，後申請案不得主張國內優先權之期限，由『已經處分』放寬至『已經公告或不予專利處分確定』。增訂第六款。由於後申請案主張國內優先權時，其先申請案之標的必須存在，方有得主張國內優先權之依據，先申請案如經撤回或不受理者，標的已不存在，後申請案主張國內優先權即失所附麗……」，參照前開國內優先權之立法理由可知，行政院就90年10 月24日修正之專利法第25條之1 第1 項第4 款所提出之修法草案，原係使用「先申請案已經撤回、拋棄、不受理或審定者」之文字，乃因立法院審查會認「先申請案若經撤回、拋棄、或不受理，該申請案即不復存在，當然不得主張優先權，爰將原草案第1 項第4 款之相關規定予以刪除，以精簡文字」（見原處分卷第42頁），則專利法第30條第1 項第5 款所規定新型專利申請案不得主張國內優先權之情形中「不予專利處分確定者」，自應包括先申請專利經核准審定後，未於期限內繳納證書費及第一年專利年費，且不得再行補繳前述費用之情形，因先申請專利若逾越證書及年費繳費期限而未繳費，則先申請專利確定依法不能經由被告予以公告，而對外發生效力，自屬不予專利處分確定之情形，申請人應不得依該先申請專利主張國內優先權。
(三)經查本件欲主張國內優先權之新型專利雖係於102 年1 月4日提出申請，並以101 年2 月29日即提出申請之先申請專利主張國內優先權，然該先申請之新型專利經被告於101 年6月7 日以（101 ）智專一（四）01174 字第10141175690 號形式審查核准處分書為應予專利之處分，該處分書業於同年月13日即依法送達，惟原告於該處分書送達後之3 個月內即
101 年9 月13日前仍未向被告繳費領證，此有先申請專利形式審查核准處分書在卷可憑（見訴願卷第10至12頁），原告就其逾期未繳費領證之事實亦不否認。而按「申請專利之新型，申請人應於准予專利之處分書送達後3 個月內，繳納證書費及第1 年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。」，為先申請專利核准時專利法第
101 條第1 項所明定。故先申請專利已因原告逾期未繳費而不予公告，即無從再准予專利，自屬不予專利處分確定之情形。雖102 年1 月1 日施行之專利法第120 條準用第52條第
4 項規定，即「申請人非因故意，未於第1 項或前條第4 項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後6 個月內，繳納證書費及2 倍之第1 年專利年費後，由專利專責機關公告之。」，惟依同法第155 條第1 款規定，即「依修正前第51條第1項、第101 條第1 項或第113 條第1 項規定已逾繳費期限，專利權自始不存在者」，不適用前揭第120 條準用第52條第
4 項復權之規定，故本件先申請專利已於101 年9 月13日即因逾期未繳納費用而不予公告，屬不予專利處分確定之情形，參照前開說明，原告自不得以之主張國內優先權。原告雖舉國際優先權之制度，並不以先申請案存在為要件，而認國內優先權亦應為相同之處理，惟查兩者制度設計之目的並不完全相同，且申請日係專利制度上判斷專利要件相當重要之期日，而優先權制度實係申請日之例外規定，既為例外規定，即應從嚴解釋，且為專利制度之立法政策問題，於法無明文之情形下，尚不得比附援引，附此說明。
五、綜上所述，先申請專利因未於期限內繳納證書費及第一年專利年費，依審定時之專利法，已不得復權，而不得公告，即不應予以專利處分確定，故該當專利法第30條第1 項第5款之規定，而不得據此主張國內優先權。被告就系爭申請專利所為不得據先申請專利主張國內優先權之處分，其結論於法並無不合，訴願決定予以維持，並引專利法第30條第1 項本文規定，與原處分僅係適用法條解釋上之差異，其實質內容相同，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 1 月 16 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 師為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 者，亦得為上訴審│ 。 ││ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中 華 民 國 103 年 1 月 17 日
書記官 謝金宏