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智慧財產法院 104 年行商訴字第 26 號判決

智慧財產法院行政判決104年度行商訴字第26號104年12月2日辯論終結原告英商佛羅倫斯流行(喬西)有限公司(FLORENCEFASHIONS(JERSEY)LIMITED)代表人安娜貝拉‧范侖鐵諾(AnnabellaValentino)(董事長)訴訟代理人楊敏玲律師被告經濟部代表人鄧振中(部長)住同上訴訟代理人黃令宜參加人義大利商‧法倫提諾公司代表人嘉瑞利‧波樂西(GabrieleBorasi)(董事)訴訟代理人陳長文律師蔡瑞森律師上列當事人間因商標評定事件,原告不服經濟部中華民國104年1月5日經訴字第10306130040號訴願決定,提起行政訴訟,經本院裁定命參加人參加被告之訴訟,並判決如下︰

主文原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要︰1信股原告前於民國80年9月2日以「GVStylised」商標,指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第64類之「皮革,包括皮帶、漆皮、牛皮、人造皮、合成皮、塑膠皮、合成纖維製革」商品,向智慧財產局(下稱智財局)申請註冊,經審查准列為註冊第556005號商標(下稱系爭商標,如附圖1所示),權利期間至91年3月31日止,嗣於90年11月15日申請延展系爭商標之註冊,經智財局實質審查核准,並公告於91年11月1日出版之第29卷第21期商標公報。嗣參加人於100年3月30日以系爭商標之延展註冊有違延展註冊時商標法第37條第7款及申請評定時商標法第23條第1項第12款規定,對之申請評定。智財局審查期間,適商標法於101年7月1日修正施行,本件原評定主張之前揭條款業經修正為現行商標法(下稱現行商標法)第30條第1項第11款規定,依現行商標法第106條第1項規定,該法修正施行前,已受理而尚未處分之評定案件,以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限,始撤銷其註冊,而本件原評定主張之前揭條款業經修正為現行商標法第30條第1項第11款規定,案經智財局審查,認本件已逾申請評定之5年除斥期間,以103年5月28日中台評字第H00000000號商標評定書為「評定駁回」之處分。嗣參加人不服,向被告提出訴願,經被告以104年1月5日經訴字第10306130040號訴願決定書作成「原處分撤銷,由原處分機關另為適法之處分」之決定,原告不服,遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果,若認定應撤銷訴願決定,將影響參加人之權利或法律上之利益,遂依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

。並主張:

80年9月2日申請註冊,在81年3月1日取得註2冊後於81年4月1日註冊公告,並於90年11月15日申請延展而於91年10月14日獲准延展註冊,延展公告日為91年11月1日。本件無論係依系爭商標申請延展時或延展公告時所應適用之91年5月29日公布施行商標法,均應為第37條第1項第7款規定,而非參加人所主張商標法23條第1項第12款,參加人引據之規定顯然有誤,合先陳明。

利:

參加人另案對原告於84年11月14日註冊「00000000000000000及GV圖」商標之異議案(中台訴字第G00000000號審定書),原告當時於89年7月13日之答辯書即已提出包括本件系爭商標等五件相同GV圖樣之商標(原證4、原證5)為兩商標併存之佐證,即參加人於89年8月即已「收到且知悉」該答辯書所引述本件系爭商標之存在,則參加人縱辯稱在系爭商標註冊公告日當時無檢索系統而不知,至遲於89年8月應已知悉,卻遲至100年3月30日始對系爭商標提出評定,待原告進入市場20年才以行政救濟程序等手段,遂行其撤銷系爭商標及打擊系爭商標市場權益之雙重目的,而智財局亦以兩商標並存時間已久,作出有利原告之處分,參加人這麼長時間「故意」不行使其行政救濟權利,其「惡意評定」之心態昭然若揭,類似情況,如依現行商標法第58條第2項規定,只要兩造商標仍存在,參加人可選擇任意時點主張溯自延展註冊公告日92年1月1日為評定時點,原告卻必須回首舉證多年以前延展註冊時之使用證據,顯然對原告不公平,過度保護及擴張著名商標行使救濟權利結果,難以真正保障商標權及相關公眾或消費者利益。

31908年「VicenzZ000000000」(○○○范倫鐵諾,即原告首席時裝設計師義大利籍「00000000000000000(0000000)」之祖父)首創一時裝屋,以皮鞋設計聞名義大利及歐洲,並以其姓氏000000000為品牌代表,亦是全世界時裝界最早出現「VALENTINO」品牌之第一代,至今已逾百年,更早於參加人近半世紀。直到1951年,由「00000000000000」(馬利歐范倫鐵諾,即原告首席時裝設計師之父親)繼承該時裝屋,第二次世界大戰後,因製作價格極高的新式女鞋而受到人們之肯定,並以一款鑲嵌以珊瑚女鞋造成業界轟動而聞名於世界,於1960年被美國的皮鞋公司聘為設計師,直至1966年回義大利成立「00000000000000」公司,首創皮鞋鑲嵌金屬之技術,以其多元化經營方式,行銷全世界。爾後,00000000000000於70年代初即使用「VALENTINO」、「00000000000000」、「MVLogo」(原證1)及原告自80年初使用「00000000000000000」、系爭商標(原證2)。系爭商標係設計師0000000姓名首字母GV之結合設計,顯為獨特意匠設計,與據爭V商標單純V字母設計圖迥然有別,再者,自70及80年初期「MVLogo」與系爭商標前後在我國透過總代理行銷於流行市場,其多元化商品,造成一股流行風潮,原告之設計風格以同一家總代理自80年初在我國持續經營迄今亦逾20多年,前後2個品牌合計在我國經營迄今更逾30年,從未發生實際混淆誤認情事,顯然系爭商標註冊係屬善意,參加人明知系爭商標「既存市場已久」之事實,卻於系爭商標註冊近20年才提出評定,指摘系爭商標「惡意」註冊,且歷經多次行政法院判決兩4者無致消費者混淆誤認之虞,被告不察,仍為不當決定,有損法之安定性。

1977年即在國外開始使用,參加人則自1979年使用呈方型之「VLogo」,自89年(西元1990年)起全面改用呈橢圓型之「Vinellipse」,其使用日或在我國之申請註冊日皆晚於系爭商標申請註冊日近10年,是以,系爭商標係註冊在先及使用在先之商標,參加人惡意抄襲系爭商標構圖意匠確為事實,亦可證明系爭商標申請係為善意。

000000000000000」或「00000000000000000及圖」等多件商標均已為參加人之前手荷蘭商格樂伯根斯公司(嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司)提起異議而遭智財局撤銷審定或註冊之事實,仍申請延展系爭商標註冊,依一般經驗法則判斷,實難謂係出於善意等語。惟查,「00000000000000000」或「00000000000000000及圖」等多件商標之註冊申請日均在系爭商標之後,且商標圖樣及案情均與系爭商標有別,且即便在系爭商標延展日之後仍有諸多法院判決認定二商標併存時間甚久,客觀上無致使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認(原證3),被告忽略上情,而為不當決定。

000000000與參加人之前手於1979年簽訂並存協議,合約中提及本件據爭V商標,則原告創辦人曾參與家族事業,對於其父親與參加人長期商標爭議與據爭V商標之存在,難謂不知等語。惟查:

95年6月26日作成之經訴字第09506171300號訴5願決定所載,「本項所稱之『惡意』,當非僅指單純之知悉,而應指申請人有『仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖』者而言,…原處分機關僅以訴願人『知悉』據以評定諸商標之存在,嗣以系爭商標圖樣申請註冊,即謂其具有主觀之『惡意』,而未就訴願人是否具有『仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖』予以論究,其於本項構成要件之解釋及涵攝適用上,亦難謂無違誤。」顯見,被告對於惡意認知上,除了需有知悉據爭諸商標之存在,並以具有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖,而參加人所提出00000000000000與參加人前手於1979年之並存協議,由於為義大利文文件,因此原告只能依中文文意觀之,惟該譯文內容出現嚴重錯誤,於第13頁倒數第7行「雙方同意依中華民國仲裁法進行仲裁…」,惟本合約簽署於羅馬,雙方為義大利人及公司,竟適用中華民國仲裁法,原告高度懷疑該譯文之真實性,此外,該合約書中僅說明「00000000000000」、「MV」、「000000000」及「V」並存之關係及如何分類註冊,並未論及系爭商標圖樣,故被告以原告知悉此合約,即大膽推測原告為惡意,顯屬速斷。

加人之譯文,該協議係承認00000000000000得專屬使用及註冊「00000000000000」及(或)字母「MV」,於所有商品及服務,且由皮革或人造皮革或其他材質製成之所有商品,更可以專屬使用「00000000000000」或「M.000000000」或「000000000」或字母「MV」或「V」,所有註冊於參加人前手名下該等字樣者均應立即拋棄或全數移6轉予00000000000000所有。據上,原告本不應受該協議拘束,系爭商標申請註冊或延展註冊時,參加人本不應該提出反對、異議或干擾,至為顯然。

1960年代使用近似於原告家族源自1908年000000000商標及1951年00000000000000所首創之V字圖商標而遭制止,茲因00000000000000寬宏大量才於1979年與參加人前手達成該並存協議,且如前述,協議尚要求參加人應將搶註之近似商標轉讓給00000000000000,顯然參加人惡意抄襲在先,為此改變其V圖設計為本件據爭V商標,是以最早使用V字圖者應係原告家族首創設「兩邊斜線一樣寬度」之「V」商標,於我國也曾註冊有第00000000號商標,則參加人僅於V字兩端點延伸其線條之「VLogo」能否無限擴張其商標權利及於他人姓名圖騰商標,如LV等,已非無疑,更遑論得以之對抗原先1951年創用字圖為商標基礎之原告家族姓名商標圖騰「GV圖」(其中V字造型與其家族圖同構圖意匠),系爭商標係善意註冊殆無疑義。

000000000之首字母G和V結合設計而成,一如其父親00000000000000自1951年之MV商標係取自其姓名首字母設計意匠,其中G字母除係其名字外又具有Global(即環球)之設計意涵,所結合之V字母當然是其家族之義大利姓氏000000000,整體外觀、讀音及觀念皆與參加人之據爭單純V設計圖商標(下稱據爭V商標,如附圖27所示)迥然有別且大異其趣。

V商標有前後兩期圖樣略有不同:

據爭V商標圖樣雖皆外圍V字母但線條有弧度之差異,前期的圖樣線條較方形(如原證4所示,參加人稱為「VLogo」、V圖),經參加人自1979年協議後開始使用,雖早於系爭商標申請註冊日,但原告第一次使用「00000000000000000」商標、「GV」標誌係在1977年,此有義大利米蘭法院判決為據(原證22),且該V圖商標在我國多數因未使用業經撤銷在案,如註冊第514856、6030

44、903831、240527等商標(原證10至13),尚存續者亦有部分與系爭商標所指定使用之商品不類似,如註冊第454

361、877111號等商標(原證14、15),或縱與系爭商標指定商品類似但並存註冊,無致相關消費者混淆誤認之虞,如註冊第0000000號商標(原證3鈞院98年行商更(一)第1號判決);而後期的圖樣線條較橢圓(參加人稱為「Vinellipse」,ellipse為橢圓形之意),較接近系爭商標之弧度,但整體仍有差異,且其係於89年12月20日才首次提出申請商標,並經參加人採為唯一代表標誌,其使用日或申請註冊日均晚於系爭商標申請註冊日近十年之久,現存之「Vinellipse」商標部分與系爭商標所指定使用之商品不類似,如註冊第995028、998483、0000000、0000000、0000000號等(原證16至20),或縱指定使用商品類似但並存註冊,無致相關消費者混淆誤認之虞,如註冊第0000000號(原證21鈞院103年行商訴字第33號判決)。

89年12月至91年1月18日期間內,無論是參加人早期之「VLogo」或後期之「Vinellipse」在我國均無取得與系爭商標指定使用於相同或類似商品之註冊商標,而我8國商標法係採註冊主義及屬地主義,對原告依法在我國已註冊多年之系爭商標自應給予較多保護,始符商標法第1條及法規宗旨。另在我國以V字母為商標註冊者,亦不在少數(如附件3所示)。

81年系爭商標註冊同時,於其他服飾及皮件等類別亦以相同商標圖樣取得多件註冊商標(原證2),在我國持續經營迄今亦逾20多年,直至近期並經鈞院以98年度行商更(一)字第1號判決認定兩造商標均為著名商標,併存甚久,無混淆誤認之虞,即確認兩造商標圖樣均為著名商標,併存時間甚久,客觀上消費者不會誤會系爭商標之商品與據爭V商標之商品為相同或有相關性之來源,而無致使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認,顯無混淆誤認之虞(原證3)。

GV及圖」商標因經異議而遭撤銷,惟被告亦曾認定「00000000000000000及圖」與系爭商標圖樣並不相同(原證8),且揆諸被告所引多件異議審定書,僅智財局91年4月18日中台異字第G00000000號異議審定書之第948567號商標所指定使用之商品與系爭商標直接相關(原證9),該案並經被告於91年8月28日以經訴字第09106120990號作出訴願決定,維持原處分認定系爭商標與「00000000000000000及圖」之圖樣不同、申請註冊時間亦各異、案情難謂相當之見解,時至今日被告卻於相同事件作出相反見解,竟稱本件與第948567號等商標異議案「自難謂案情有別」,其恣意作為令人遺憾。

98年行商更(一)字第1號、最高行9政法院98年判字第276號等判決指摘原告違反禁反言原則云云,惟查:

參加人係將鈞院98年行商更(一)字第1號案件中,該案參加人優尼士國際股份有限公司(下稱優尼士公司)所提主張誤植為本件原告之主張,且本件參加人(即該案原告)於當時主張係與本件系爭商標圖樣相同之商標與據爭V商標不構成近似,無造成相關消費者產生混淆誤認,可證參加人從來就明知兩商標不近似,又參加人於最高行政法院98年判字第276號案件中,仍係主張兩商標無造成相關消費者產生混淆誤認之虞,綜上可知反而係參加人自己違反禁反言原則。

國雜誌廣告,其使用日期係在系爭商標申請註冊延展日之後,亦未顯示雜誌發行量之多寡,無從知悉是否為我國人民所容易接觸,且自86年至系爭商標申請延展之91年1月28日未見任何參加人在國內販售據爭商標商品之營業證明,參加人並不否認曾中斷據爭商標商品在台營業之事實,此有91年訴字第857號判決可稽。

80年代迄今均持續使用系爭商標:

原告家族自1908年開創VALENTINO時裝屋,關於系爭商標使用及發展沿革,有照片數張可稽(原證23),並授權總代理商優尼士公司在台經銷系爭商標商品,有84年至104年授權合約書、型錄、雜誌相關資料可得為證(原證24至34)。

角化經營,其在市場上之普及性及給予消費者長期熟悉程度10,均較據爭V商標為高,參加人既無法提出更加密集、持續且長期大量之使用事證,自應給予已註冊之系爭商標較多的保護,而對據爭V商標之權利有所限制,始能維護消費者及原告之合法權益。

原告在義大利所提訴訟,業經2014年12月17日義大利最高上訴法院以第3118/15號終局判決,認為「本上訴法庭,本著理性精神以及對事實的完整評估,已經確認,由FlorenceFashionJersy公司(即本件原告)提出登記的圖形有著『獨特的構圖,因此與已經存在的另一家公司的圖形完全不同』,因此『不只在圖像的解析上看得出不同,品牌整體以及內涵亦大不相同』,考量各種因素,不論是回朔到圖像本身,或是視覺的,甚至是一般會對此類商品進行消費的消費者,尤其當商品等級是精品時,其客層其實是彼此很接近而且小眾的,此一意見呼應司法文件中所記載的內容(Cassazione備忘錄n.4405/2006關於內涵方面與整體方面的混淆的評估),而根據文件記載內容,混淆的假設,無法只因為圖形之間存在著的,會造成聯想的風險而成立(Cassazione備忘錄n.21086/2005)…」確認兩商標並不近似亦無不公平競爭,且無混淆誤認情事發生(原證5),並有2015年2月18日義大利最高上訴法院報導可參(原證6),附此敘明。

20年來在世界各地以行政異議或其他訴訟手段不斷對原告攻擊未果,然而即便是參加人最在意的義大利,其最高上訴法院亦認同兩商標應並存於時尚市場,已如前述。既被告採納參加人所提出與系爭商標無關之他人義大利判決之和解協議書為佐,則兩造最近亦有前揭2014年義大利最高11法院終局判決可參,據從輕從新及平等原則,顯然系爭商標洵無被告或參加人主張法條之適用。

三、被告答辯聲明:駁回原告之訴。訴訟費用由原告負擔。並辯稱:

V商標應屬構成近似之商標,且據爭V商標具知名度業經臺北高等行政法院90年度訴字第6296號、第6198號、第6024號、91年度訴字第4828號、92年度訴字第1488號等判決所肯認。是原告以構圖意匠相彷彿之「GVStylised」作為商標申請註冊,復指定使用於同一或類似之皮革,包括皮革製成之帶、漆皮等皮革類商品,客觀上難謂無使相關公眾對其所表彰之商品來源或主體產生混淆誤認之虞。原告雖稱系爭商標自80年代初期在我國透過總代理行銷於流行市場,迄今已逾20多年,從未發生實際混淆誤認情事,且鈞院98年度行商更(一)字第1號判決係以該案註冊第0000000號V商標已達著名程度,而GV商標亦為著名,惟消費者對V商標較為熟悉,而對GV商標較不熟悉,應給予V商標較大之保護,因而認兩商標無使相關消費者混淆誤認之虞。而本件系爭商標係指定使用於皮革,包括皮革製成之帶、漆皮等皮革類商品,依原告所檢送之使用證據觀之,或無日期記載,或非我國之使用證據,且該等證據大多係介紹「00000000000000000及圖」商標,尚難逕認系爭商標有與據爭V商標併存於市場多年。原告復未檢送其他證據資料足以證明系爭商標無致混淆誤認之虞之事實,僅空言主張,顯不足採。

948567號、第765646號、第76607號、第772059號、第882454號、第922337號等「00000000000000000及圖」商標,均係外文「00000000000000000」與GV設計圖之組合,其中GV12設計圖與本件系爭商標圖樣完全相同,且經智財局認定有違異議審定時商標法第37條第7款之規定(即相當於現行商標法第30條第1項第11款)而作成異議成立之處分,自難謂與本件案情有別。另依臺北高等行政法院96年度訴字第1648號判決意旨,商標法第58條所稱之商標註冊,原則上固指原「創設註冊」時,惟於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時,係以「延展註冊」時為準。是原告稱被告僅以系爭商標申請延展註冊日為據卻未考量系爭商標申請日云云,恐有誤解。

其說,且查無論係「00000000000000000」之祖父「VicenzZ000000000」或父親「00000000000000」,均係以設計女鞋為主,所使用之商標或為「VALENTINO」或「00000000000000」或「MVLogo」,均與本件系爭商標圖樣不同,自難據以作為系爭商標之延展註冊係屬善意之論據。且由原告所稱,協議書簽訂當時尚無系爭商標,而其本身曾在父親公司任高階職位,對該公司協議書內容亦應清楚知悉,是以原告很早即知悉據爭V商標之存在,卻仍為系爭商標之申請註冊,應認為即屬惡意。另關於原告指稱協議書翻譯錯誤部分,由何法院作仲裁與本件爭點無關,即使有誤亦不影響本件之審定。

稱:

91條第2項規定:「對本法中華民國92年4月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章,於本法修正施行後申請或提請評定者,以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」,系爭商標係註冊公告於81年4月1日,並於91年10月14日核准公告延展註冊在案。依現行商標13法第58條之規定,商標之註冊違反第30條第1項第11款規定即延展當時第23條第1項第12款之規定,自註冊公告日後滿5年者,不得申請或提請評定,但商標之註冊違反第30條第1項第11款規定即延展註冊時第23條第1項第12款之規定係屬惡意者,則不受五年期間之限制。因此,系爭商標是否可撤銷,端視系爭商標之延展註冊是否有商標法第30條第1項第11款規定之情形,以及商標權人是否可排除商標法第58條5年除斥期間之限制,倘系爭商標之註冊係屬「惡意」則不受5年除斥期間之規定。又所謂惡意並非僅只單純之知悉,而應指申請人有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖而言(經濟部經訴字第09506171300號訴願決定書參照)。而依延展註冊時第23條第1項第12款亦即現行商標第30條第1項第11款規定評定系爭商標此種業已延展註冊之商標,證明據爭商標是否著名之時點,應以系爭商標提出申請延展日為準,此有最高行政法院100年度判字第1140號判決意旨參照,合先陳明(參證1)。

時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款之規定,商標「相同或近似於他人著名商標或標章,以致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」,不得註冊,「商標近似」係指二商標予人之整體印象有其相近之處,或其標示在相同或類似的商品或服務上時,具有普通知識經驗之消費者,於購買時施以普通之注意,在無二商標可資詳細比對之情形下,異時異地依腦海中殘存之印象隔離觀察,可能會有所混淆,而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯;「商標著名」依商標法施行細則第16條規定係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言,其與WIPO關於著名14商標保護規定聯合備忘錄一樣,均認為只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知,便足以認定該商標為著名而得依商標法保護著名商標之相關規定獲得保護;「混淆誤認之虞」係指商標有使相關公眾就其所表彰之商品或服務之來源、產銷主體或提供者發生誤信誤認之虞而言。

V商標係義大利著名設計師000000000Garavani先生所首創使用於其所設計的衣服類商品之商標,並經參加人廣泛使用而成為著名商標。參加人及其前手000000000CoutureS.A.與00000000000000SPA(由00000000000000即原告創始人00000000000000000之父所創立之公司)於全世界從60年開始雙方長期存在商標爭議,為終止商標爭端,雙方於68年(西元1979年)簽定了並存協議,合約中規定:00000000000000SPA公司使用000000000時,必須將「00000000000000」整體一起使用,無論正楷體或是簽名體均可,姓與名二部分必須使用相同字樣且大小一致,如果要單獨使用「VALENTINO」,則只能使用鞋子以及其他皮革製品,此可有雙方所簽定的義大利原文並存合約以及中、英譯文可稽(參證1)。至原告指稱該合約之中譯文誤譯為依中華民國法律仲裁,並懷疑該合約之存在或效力云云,參加人業已請國內知名之銓星翻譯社再次將義大利原文之並存合約直接由義大利文翻譯成中文,每頁並蓋有銓星翻譯社蓋上公司章,並請譯者簽名,以示慎重(參證2)。仔細比對原呈送之譯文及詮星翻譯社之譯文發現,兩者僅第22段有依中華民國法律仲裁之翻譯上錯誤,其他僅用字略有出入,但文義幾無不同,銓星翻譯社並將兩者15不同之處以螢光筆標示。另外,由於第22條關於管轄部分與本件商標實體爭執無關,當時於中文翻譯主要係證明雙方間有並存合約,對於管轄等程序事項未為翻譯,銓星翻譯社此次翻譯並補上全部之中文翻譯。參加人並請其法務代表Ms.AntonellaAndrioli將並存合約認證,證實確為當事人於1979年所簽之並存合約影本(參證3)。

000000000於其父親生前一直都在父親的公司00000000000000SPA位居高職,並於1988年6月13日成為該公司之董事長,此有義大利都靈工商業手工業及農業司(ChamberofCommerce,Industry,HandcraftandAgricultureofTurin)於1998年5月28日第CER/38299/1998/CTO0545號關於00000000000000S.P.A.公司登記資料節錄事項第六頁有清楚記載,茲檢附第六頁之英文及中文之節譯文(參104年1月7日訴願補充理由書(二)之證23)。於1991年父親去世時,00000000000000000由於公司經營不善而離開,並自創FlorenceFashionsTradingCo.,開始使用「00000000000000000」及系爭商標,嗣後將該二商標移轉給FloreceFashions(Jersey)Ltd.繼續使用。

000000000曾擔任00000000000000S.P.A.之董事長亦即公司代表人,其父親以公司代表人名義與參加人所簽署之並存合約,自應對該公司繼任之董事長亦有效力。00000000000000000知悉上開並存合約之存在,自應遵守該合約之規範,於自行創設公司後,竟變本加厲申請註冊與參加人所有之據爭V商標更為近似之系爭商標,原告申請系爭商標主觀上係惡意自屬當然。揆諸原告不惜繼續0000000000000000與參加人之世界商標大戰顯然是因為只要讓消費者誤認其所產製的商品與參加人有關,或為參加人所產製,就可達到搭便車而獲取不法利益。原告主觀上具有抄襲「VALENTINO」以及據爭V商標以獲取不正當之利益的惡意,甚為明顯。至於原告主張該並存合約未涵蓋系爭商標一事,此係因並存合約簽訂當時00000000000000000仍任職於其父親的公司,尚未創立自己的公司,系爭商標於當時既然不存在,當然未涵蓋於並存合約中。原告明知並存合約不可能涵蓋此一當時尚不存在之商標,仍故意爭執,顯然企圖混淆視聽。

人所有之「VALENTINO」或者是據爭V商標近似者,均早經參加人異議,並經當時之商標局及臺北高等行政法院撤銷確定(參103年6月26日訴願書之證2至證8),且原告之臺灣總代理商於另案即鈞院99年行商訴字第65號中,主張自80年起迄今已有多起針對參加人據以異議商標提出異議、訴願及行政訴訟,顯見被告(即參加人)稱系爭商標與據以異議之商標並存於市場時間久遠,並非真實等語(參證4),足證原告主觀上惡意。

V商標早於系爭商標註冊前已成為著名商標:

V商標乃係參加人使用於衣服、冠帽、領帶、拉鍊、皮件、旅行袋、傘具、床墊、枕、蓆、窗簾、傢俱、餐具、眼鏡、鐘錶及化粧品等商品之著名商標,早自68年起參加人即於義大利提出據爭V商標之申請(參103年6月26日訴願書之證10),於系爭商標在我國申請註冊前,參加人已取得230396號商標指定專用於「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」商品,申請日為72年177月4日,專用期間自72年12月16日到82年12月15日並延展至112年12月00000000號商標指定專用於「眼鏡及其組件」商品,申請日為76年11月30日,專用期間自78年9月16日到88年9月15日並延展至108年9月15日(參證5)。且參加人早於系爭商標申請日前,即大量使用據爭V商標於各種衣服、領帶、鞋子、冠帽等商品上,並陸續於我國申請註冊了近百個商標,迄今均有效存在(參證6)。反觀原告自95年申請註冊第0000000號商標之後,10年內未再申請註冊任何一個新的商標,顯然未有新商品問世(參證7)。原告與參加人雖同為義大利商,一個認真經營,商譽始終不墜,一個不努力創作,僅想搭便車,業績當然每況愈下,當然10年沒有新商品問世,與原告於起訴狀所述其光榮歷史有明顯落差。

V商標係義大利著名設計師000000000Garavani先生設計之商品,1959年000000000Garavani先生於羅馬開始其服飾設計生涯,並於1960年開設第一家服飾沙龍,同年於義大利PalazzoPitti舉行服裝展示秀,旋即獲得世界各大媒體及業界之矚目,而享譽國際。自1960年代起000000000Garavani先生為使全球各地一般消費者均能分享其設計之概念與成果,不再侷限於高消費能力族群,著手於成衣(ready-to-wear)商品之銷售,因其匠心獨具、品味超群,所設計之產品頗受全球各地名流人士喜愛,如西班牙皇后、戴安娜王妃、伊麗莎白泰勒、奧戴麗赫本、布魯克雪德絲、賈桂琳甘乃迪歐納西斯、南茜雷根、蘇菲亞羅蘭、珍芳達等均係000000000Garavani先生設計服飾之愛好者。標示據爭V商標之商品早於系爭商標申請註冊前,已進口台灣銷售,因品質精緻優良,深受紳士名媛喜愛,有參18證8至參證154等雜誌資料可稽。有關000000000Garavani個人之獲獎紀錄略,另前揭參證8至154等使用證據224至230頁。

Garavani先生從事設計工作滿45年世界各大報紙與雜誌之介紹報導影本(參103年6月26日訴願書之證15),介紹000000000Garavani先生45年之設計成果乙書影本(參前揭訴願書之證16)以及2000年「Time」雜誌介紹000000000Garavani先生之報導影本(參前揭訴願書之證18)。

V商標之知名度迭經臺北高等行政法院90年度訴字第6296號、第6198號、第6024號、91年度訴字第4828號判決及智財局中台異字第G00000000號等數個異議或評定處分書所認定(參證155至參證187),上述4個判決以及28個處分不斷反覆認定據爭V商標早於系爭商標延展申請日(即90年11月15日)之前,大量使用於衣服、冠帽、領帶、拉鍊、皮夾、旅行袋、床墊、枕、蓆、窗簾、家具、餐具、眼鏡、鐘錶、及化妝品等商品,而成為著名商標。

V商標有前後期之差異,歷審判決均認定參加人第一代商標是屬著名商標,與原告的商標不會造成混淆誤認,而駁回原告之訴,本件參加人仍係以第一代商標為據爭V商標,但不能以前案判決即認定原告系爭商標不會與據爭V商標混淆誤認。另參加人第二代商標在法院判決亦經認定為著名商標。

V商標高度近似且指定商品相同類似,有致混淆誤認之虞:

V」及橢圓形「G」所組成,外文「V」置於「G」中間明顯位置,而「G」又設計成類似據爭V商19標之橢圓形狀而包覆著「V」,兩商標異時異地隔離觀察均給予相關公眾「V置於橢圓形圖內」之印象,在無二商標可資詳細對照比較之情形下,以殘存於腦海中之印象,極易將系爭商標中圖形之設計與參加人據爭V商標產生混淆誤認。況且二商標所使用之商品均為書包、手提箱袋,更易造成消費者混淆誤認兩商標相同之印象。系爭商標之註冊使用自會造成相關公眾就其所表彰商品之來源誤認與據爭V商標之產製主體相同或兩者間具關係企業、授權關係、或加盟關係而生混淆誤認誤購之虞。

765646號、第948567號、第772059號、第882454號、第894375號、第920402號、第922337號等商標異議案,均認定該商標中之V圖樣與本件據爭V商標近似,進而依該商標註冊時之商標法第37條第7款規定,撤銷該商標之註冊(參103年6月26日訴願書之證2至證8),又臺北高等行政法院所為之90年度訴字第4509號判決亦認定「兩者商標圖樣上均為以V字母為主,並置於一橢圓形之設計圖樣,其構圖意匠極相彷彿,異時異地隔離觀察之際,外觀上難謂無使人產生混同誤認之虞,應屬構成近似之商標」(參前揭訴願書之證9)。至於原告所引義大利法院判決認為兩商標不近似,惟該判決僅係義大利單一法院所為之單一個案,由於兩國風俗民情完全不同,法制不相同,且商標法採屬地主義,自不可據單一外國判決,率爾推翻我國最高行政法院、臺北高等行政法院、智慧財產法院、經濟部及智財局多年一致認定本件兩商標近似之判決。

V商標近似,並據此多次對參加人之不同註冊「V」商標提出異議,原告提起訴訟主張參加人所有之「V」商標與其所有之註冊第552841、00000000、556005號商標近似而先後經法院判決,有鈞院99年度行商訴字第65號判決、98年度行商訴字第65號、95年度行商訴字第1184號判決、最高行政法院99年度裁字第2854號判決、98年度判字第276號判決可稽。原告既於多件前案主張系爭商標與據爭V商標近似,基於禁反言原則,原告於本件主張兩商標不近似,立場自相矛盾,自不足採。

13條舊第43類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」等商品,而據爭V商標第230396號亦有使用於「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」商品,兩商標指定專用之商品不論依智財局發布之商品及服務近似檢索參考資料表或依社會一般通念均屬相同類似商品,毫無疑問。

98年度行商更(一)字第1號判決,主張鈞院於該案中既已認定第552841、555498、556005號之商標(同本件系爭商標圖樣)與被異議之註冊第0000000號商標(同本件據爭V商標圖樣),可以並存註冊而無混淆誤認之虞,則兩案所涉及之商標圖樣相同,本件系爭商標自應可與據爭V商標並存註冊,無混淆誤認之虞云云。惟查,本件與98年度行商更(一)字第1號判決所涉之商標圖樣雖相同,但兩案商標之註冊號數、商品類別、註冊年代等均不相同。除非商標號數完全相同,方可視為同一案件,否則兩案並不相同,判斷混淆誤認時自不宜比附援引而應各案審查。更何況,98年度行商更(一)字第1號判決主要是論述該案中之註冊第0000000號商標已達著名程度,較為消費者知悉,因此認定其與據以異議之第552841、555498、556005號商標無混淆誤認之虞。是以,本件原告於該案中,自始至終均未提出任何使用證據證明註冊第552841、555498、556005號商標已成21為著名商標,鈞院豈有可能實質認定其已成為著名商標,原告自不能將該案之判決結果擴張解釋認為鈞院業已認定其所有之第552841、555498、556005號商標業已成為著名商標,更不能將該案判決反面解釋認為所有原告V圖樣商標均可與據爭V商標並存註冊,而無混淆誤認之虞。

V商標高度近似,指定商品相同近似,而據爭V商標又為一舉世聞名之商標,原告係惡意抄襲據爭V商標,雙方存在的混淆誤認之虞從不曾因時間經過而消除,依註冊當時商標法第23條第1項第12款、第13款及現行商標法第30條第1項第10款、第11款之規定,系爭商標自有致相關消費者混淆誤認其所表彰之商品為參加人所產製之系列商品,或兩商標所表彰之商品具有授權關係或贊助關係,而生誤認誤購之情事,自應撤銷系爭商標之註冊。

20年之後方提起本件評定案,實係由於原告之台灣總代理優尼士國際股份有限公司不斷以其註冊第552841、555498、556005商標與參加人之據爭V商標近似為由,而對參加人之商標提起評定,並經法院陸續為鈞院99年度行商訴字第65號判決,98年度行商訴字第65號、經最高行政法院99年度裁字第2854號駁回上訴,鈞院95行商訴字第1184號判決、經最高行政法院98年度判字第276號判決駁回上訴。原告於鈞院之99年行商訴字第65號訴訟中更主張:「原告(即本件原告之台灣總代理)與參加人自80年起迄今,均有多起針對參加人據以異議商標提出異議、訴願及行政訴訟,顯見被告稱系爭商標與據以異議之商標並存於市場時間久遠,並非真實。」不斷利用其先註冊之商標對參加人所有之後註冊商標提起異議或評定,參加人忍無可忍,方提起本件評定案。殊不知兩商標中不論先申請註冊、先使用或因長期廣泛使用而成22著名商標者均為據爭V商標,消費者所認識者從古至今都是參加人之據爭V商標而非原告所有之V圖樣。金馬獎頒獎典禮中,名模林志玲就穿著據爭V商標所表彰之衣服而榮獲最美麗服裝第一名之殊榮(參100年3月29日評定申請書之證23)。因此,消費者完全認識據爭V商標而無與他商標產生混淆誤認之虞之可能,會造成消費者混淆誤認者一直以來均為原告所有之系爭商標。參加人發現唯有經由對系爭商標註冊提起評定,方能徹底解決雙方間長期存在之爭議,為正本清源遂提起本件訴訟,附為陳明。

五、本件不爭執事項:(本院卷第173頁至第174頁)81年4月1日核准註冊於第64類商品,權利期間至91年3月31日止。90年11月15日申請延展註冊,91年11月1日核准公告延展註冊。

000000000係00000000000000之子。00000000000000係00000000000000SPA公司之創始人與參加人及其前手荷蘭商格樂伯根斯公司(嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司)長期存在商標爭議,嗣雙方簽併存協議,約定00000000000000SPA公司可以註冊「00000000000000」及完整簽名之「00000000000000」及字母「MV」,但要在所有商品及服務上姓、名二部分必須使用相同的字樣,且大小一致;00000000000000得將其全名「00000000000000」或「

M.000000000」、「000000000」或字母「MV」或「V」專屬使用及註冊於由皮革或仿皮革或其他材質製成之所有商品(包括但不限於皮包、錢包、皮夾、零錢包、公事包、行李箱旅行袋、鑰匙包、皮包及任何應屬商品或服務國23際分類中第18類之商品,皮衣除外)外觀上,並於該等商品裡側及包裝上使用「00000000000000」。

000000000曾於00000000000000SPA公司擁有股權並居董事、董事長職務(訴願補充理由書二之證24)。

000000000所有之「00000000000000000」或「00000000000000000及圖」之商標曾經參加人之前手荷蘭商格樂伯根斯公司(嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司)提起異議而撤銷審定或註冊在案,其中審定第948567、765646、766087、7720

59、882454、922337號,均是00000000000000000與GV設計圖組合,原處分機關均在89年、90年以商標違反異議審定時商標法第37條第7款之規定,作成異議成立之處分,經濟部及臺北高等行政法院90年度訴字第4509號判決均維持。

000000000於90年申請延展時,已知「00000000000000000」或「00000000000000000及圖」之商標曾為參加人之前手荷蘭商格樂伯根斯公司異議,且遭撤銷審定或註冊,但尚未確定。

六、本件爭點:(本院卷第175頁)90年11月15日申請延展註冊時是否是著名商標?據爭V商標是否著名應以系爭商標註冊時或延展註冊時為準?商標延展註冊時是否有使消費者混淆誤認之虞?V商標不生混淆誤認之虞?

七、本院判斷如下:24按商標法100年5月31日修正之條文施行前,已受理而尚未處分之異議或評定案件,以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限,始撤銷其註冊;其程序依修正施行後之規定辦理,但修正施行前已依法進行之程序,其效力不受影響,現行商標法第106條第1項定有明文。本條係商標法就法規基準時所為之特別規定,以明定主管機關處理跨新舊法之評定案件之法規基準時,所稱「本法修正施行後之規定」,自係指主管機關作成原處分時之商標法(最高行政法院103年度判字第252號判決意旨參照)。而商標法92年11月28日修正施行前之商標延展註冊屬於更新註冊,對於商標延展註冊之申請,採實體審查制度,就商標之「延展註冊」申請評定者,其有無違法事由,自應以延展註冊時之法律及事實狀態為其判斷依據(最高行政法院89年度判字第3066號、93年度判字第913號、103年度判字第252號判決意旨參照)。

本件系爭商標係90年11月15日申請延展註冊,於91年10月14日核准延展註冊,有系爭商標審定卷資料可稽(審定卷第1頁、第7頁、第8頁、第27頁),參加人於100年3月30日以系爭商標之延展註冊違反延展註冊時即91年5月29日修正公布商標法(下稱91年商標法)之規定申請評定,智慧局於103年5月28日為評定駁回之處分,則本件系爭商標之延展是否有應予撤銷註冊之事由,揆諸上開規定及判決意旨,應以系爭商標延展註冊時之91年商標法及現行商標法為斷。

58條規定:「(第1項)商標之註冊違反第29條第1項第1款、第3款、第30條第1項第9款至第15款或第65條第3項規定之情形,自註冊公告日後滿5年者,不得25申請或提請評定。(第2項)商標之註冊違反第30條第1項第9款、第11款規定之情形,係屬惡意者,不受前項期間之限制。」本條第2項5年除斥期間,目的在於註冊後已使用多年的商標,因持續所建立之商譽,予以適當之保護。但若申請人於申請時即意圖仿襲著名商標,欲獲取不正競爭利益之意圖,自不受5年除斥期間之限制。又本條所稱「商標之註冊」,固指「創設註冊」時,惟於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時,應包括「延展註冊」時(最高行政法院103年度判字第252號判決意旨參照)。

30條第2項規定,據以評定商標是否為著名之判斷時點應以系爭商標申請延展時為準,是以本件有關著名商標之認定,即應以系爭商標申請延展註冊時為準。

系爭商標申請評定所涉91年商標法第37條第7款、第12款規定,迭經修正為現行商標法第30條第1項第11款、第10款規定,其中所涉91年商標法第37條第12款及現行商標法第30條第1項第10款之部分,當事人及參加人於訴願程序即未爭執,有被告訴願決定書在卷可考(本院卷(一)第20頁),是本件應審酌系爭商標延展是否違反91年商標法第37條第7款「相同或近似於他人著名之商標,有致公眾混淆誤認之虞」及現行商標法第30條第1項第11款「相同或近似於他人著名商標,有致相關公眾混淆誤認之虞」規定。

5年除斥期間系爭商標係90年11月15日申請延展註冊,於91年11月1日核准公告延展註冊,有系爭商標審定資料可稽(審定卷第1頁、第7頁、第8頁、第27頁、第28頁),參加人於100年3月30日申請評定,有評定申請書在卷可按(評定卷第17頁至第33頁),是本件參加人申請評定時已逾現行商標法第58條第1項26所規定之5年除斥期間。惟參加人係以系爭商標之延展註冊違反91年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款之規定申請評定,有前開評定申請書附卷可考,依現行商標法第58條第2項規定,如系爭商標之延展註冊,係屬惡意,即不受前項5年除斥期間之限制。

90年11月15日申請延展註冊是否係惡意現行商標法第58條係92年5月28日修正公布(下稱92年商標法)第51條移列,依92年商標法第51條修正理由第4項謂:「商標之註冊違反修正條文第23條第1項第12款且係惡意取得註冊者,因其本欲獲取不正競爭之利益,參考保護智慧財產權巴黎公約第6條之1第3項,不應受有期間之保護,爰於第3項明定『不受第1項期間之限制』。」而依巴黎公約第6條之2權人或使用人若知悉著名標章的存在,卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆,以蒙受其利,則可判定為『惡意』。」準此,商標權人既已知悉所申請之商標為相同或近似他人之商標,竟仍申請註冊或延展註冊,即係欲以該商標之註冊或使用造成混淆,以蒙受其利,顯有藉此獲取不正競爭利益之意圖,否則何需申請相同或近似他人商標或標章之商標?是本條之「惡意」,除「知悉」外,並隱含「欲獲取不正競爭利益之意圖」,乃至申請相同或近似他人商標之註冊。

000000000知悉據爭V商標000000000係00000000000000之子;而00000000000000係00000000000000S.27P.A.公司之設立人。00000000000000S.P.

A.公司與參加人及其前手荷蘭商格樂伯根斯公司(嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司)從民國60年代起雙方即有商標爭議,嗣雙方於1979年簽立「並存協議」,約定00000000000000S.P.A.公司可以註冊「00000000000000」及完整簽名之「00000000000000」及字母「MV」,但要在所有商品及服務上姓、名二部分必須使用相同的字樣,且大小一致;00000000000000得將其全名「00000000000000」或「M.000000000」、「000000000」或字母「MV」或「V」專屬使用及註冊於由皮革或仿皮革或其他材質製程之所有商品(包括但不限於皮包、錢包、皮夾、零錢包、公事包、行李箱旅行袋、鑰匙包及任何應屬商品或服務國際分類中第18類之商品,皮衣除外)外觀上,並於該等商品裡側及包裝上使用「00000000000000」,如要單獨「VALENTINO」,則只能使用於鞋子以及其他皮革製品等情,有雙方所簽定的義大利原文(隨卷外放被告訴願案件證物袋證1之譯文後面)及其譯文2份附卷可稽(本院卷(一)第259頁至第272頁),並為兩造及參加人所不爭執(本院卷(一)第174頁)。

000000000於其父親00000000000000生前都在00000000000000S.P.A.公司位居高職,並於1988年6月13日成為該公司之董事長,此有義大利都靈工商業手工業及農業司(ChamberofCommerce,Industry,HandcraftandAgricultureofTurin)於1998年5月28日第CE28R/38299/1998/CTO0545號關於00000000000000S.P.A.公司登記資料節錄事項第6頁之登記資料及中英節譯文附卷可按(被告訴願卷第116頁至第124頁)。

是以原告創辦人00000000000000000既曾擔任00000000000000S.P.A.公司之董事長,對公司所簽署之前開「並存協議」,自應知悉並遵守,以維公司權益並避免商標侵權爭議,自不得因前開「並存協議」非其擔任董事長時所簽立即諉為不知。

惟原告之創辦人00000000000000000嗣於1991年自創FlorenceFashionsTradingCo.開始使用「00000000000000000」及系爭商標,嗣後將該二商標移轉給原告(FlorenceFashions(JERSEY)Ltd.)繼續使用。是00000000000000S.P.A.公司與參加人之前手荷蘭商格樂伯根斯公司(嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司)簽立前開「並存協議」時,原告公司尚未設立,故尚無系爭商標,是前開「並存協議」不包含系爭商標無待贅言。然由前開「並存協議」及原告之創辦人00000000000000000於1988年擔任00000000000000S.P.A.公司董事長時即已知悉據爭V商標,並知悉00000000000000S.P.A.公司與參加人之前手荷蘭商格樂伯根斯公司(嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司)就據爭V商標存在商標使用爭議,其仍創設系爭商標,並移轉原告使用;且原告或00000000000000000於91年申請系爭商標延展時,已知「00000000000000000」或「00000000000000000及圖」之商標均為參加人之前手荷蘭商格樂伯29根斯公司異議,且遭撤銷審定或註冊,尚未確定一節,亦為兩造及參加人所不爭執(本院卷(一)第173頁、第174頁),則原告是否善意申請系爭商標註冊,即非無研議之處。

1977年即在國外開始使用,參加人則自1979年才使用呈方型之「VLogo」之據爭V商標,並自89年(西元1990年)起全面改用呈橢圓型之「Vinellipse」,其使用日或在我國之申請註冊日皆晚於系爭商標,系爭商標係註冊在先及使用在先之商標云云。

經查,00000000000000S.P.A.公司與參加人之前手荷蘭商格樂伯根斯公司(嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司)於1979年始簽立前開「並存協議」,當時尚無系爭商標,前開「並存協議」不包含系爭商標,已如前述,原告主張系爭商標於1977年即開始使用,即與前開證據未合,亦與其所稱1979年簽立「並存協議」時尚無系爭商標相違,其所言不足採信。另參加人於89年12月20日固有申請呈橢圓型之「Vinellipse」,惟迄91年1月16日始經審定公告,係在系爭商標申請延展日(90年11月15日)後,有參加人呈橢圓型之「Vinellipse」商標資料檢索服務在卷可按(本院卷(二)第277頁),是原告稱參加人自89年即改用呈橢圓型之「Vinellipse」,實屬無據,無可採信。

意圖獲取不正利益而申請系爭商標延展註冊V商標於系爭商標申請延展註冊時係著名商標

Ⅰ.附圖2之據爭V商標係參加人使用於衣服、冠帽、領帶、拉鍊、皮件、旅行袋、傘具、床墊、枕、蓆、窗簾、傢俱、餐具、眼鏡、鐘錶及化粧品等商品,自6830年起參加人即於義大利提出據爭V商標之申請,有義大利之申請資料附卷可考(隨卷外放被告訴願案件證物袋證10),而系爭商標於80年9月2日在我國申請創設註冊前,參加人業已註冊下列2商標且均至今仍有效存在:其一,附圖2-1第230396號商標指定專用於「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」商品,申請日為72年7月4日,專用期間自72年12月16日到82年12月15日並延展至112年12月15日,有商標資料檢索服務在卷可稽(本院卷(一)第280頁)。其二,第454361號商標指定專用於「眼鏡及其組件」商品,申請日為76年11月30日,專用期間自78年9月16日到88年9月15日並延展至108年9月15日(本院卷(一)第281頁)。嗣參加人陸續於我國申請註冊近百個包含據爭V商標之商標,迄今仍有效存在,有相關資料附卷可參(本院卷(一)第282頁至第286頁背面)。

Ⅱ.據爭V商標係義大利著名設計師000000000Garavani設計商品使用之商標,1959年000000000Garavani於羅馬開始設計服飾,並於1960年開設第一家服飾沙龍,同年於義大利PalazzoPitti舉行服裝展示秀,嶄露頭角;並自1960年代著手於成衣商品之銷售,所設計之產品頗受全球各地名流人士喜愛,例如西班牙皇后、戴安娜王妃、伊麗莎白泰勒、奧戴麗赫本、布魯克雪德絲、賈桂琳甘乃迪歐納西斯、南茜雷根、蘇菲亞羅蘭、珍芳達等;且標示據爭V商標之商品於系爭商標申請註冊前,已進口台灣銷售,深受紳士名媛喜愛,均有標示據爭V商標之雜誌資料可參31(本院卷(一)第289頁至第351頁、本院卷(二)第2頁至第11頁)。

Ⅲ.於系爭商標90年11月15日申請延展註冊前,89年至90年間據爭V商標業經智財局認定係著名商標,亦有智財局89年12月1日中台異字第G00000000號、89年10月16日中台異字第G00000000號、89年11月17日中台異字第G00000000號、89年11月17日中台異字第G00000000號、90年9月4日中台異字第G00000000號、90年9月4日中台異字第G00000000號、90年8月28日中台異字第G00000000號、90年9月25日中台異字第G00000000號、90年10月3日中台異字第G00000000號、90年5月28日中台異字第G00000000號、90年10月17日中台異字第G00000000號、89年10月3日中台異字第G00000000號、89年12月12日中台異字第G00000000號、90年9月7日中台異字第G00000000號、90年9月3日中台異字第G00000000號、90年8月28日中台異字第G00000000號商標異議審定書在卷可考(本院卷(二)第133頁至第158頁背面、第187頁至第199頁背面、第202頁至第203頁背面、智財局審定卷外放卷證10、證18)。

Ⅳ.綜上,堪認於系爭商標90年11月15日申請延展註冊時據爭V商標已是著名商標。

系爭商標與據爭V商標高度近似有致相關公眾混淆誤認之虞

Ⅰ.由外觀而言,系爭商標係由外文「V」置放於呈橢圓形之外文「G」內組合而成;而據爭V商標係外文「V」置放於呈長方橢圓形之框內,二者均是「V」置放於呈32橢圓形之框內,只是橢圓形之開口位置及曲弧度不同而已,外觀高度近似。就讀音而言,系爭商標發音為「GV」,惟乍看外框之「G」字不似「G」,或僅發音為「V」;而據爭V商標依圖樣顯示發音為「V」,是二者讀音皆有「V」,亦構成近似。就觀念而言,二者均呈現橢圓形之框內有「V」字,觀念亦高度近似。整體觀察系爭商標與據爭V商標構成高度近似。

Ⅱ.據爭V商標於系爭商標註冊時係著名商標,俱如前述,原告固主張系爭商標較據爭V商標為消費者熟悉(本院卷(二)第248頁至第250頁),並據其以參加人訴願書證1、原證23至34(本院卷(二)第305頁至第517頁背面,本院卷(三)第2頁至第384頁背面)等為證,惟參加人訴願書證1、原證23至多證明原告家族相關歷史、及000000000相關品牌於80年代在時裝界與國外之發展情形,尚不足以證明系爭商標於90年11月15日申請延展註冊時為我國公眾所熟悉;原證24至34等照片、型錄、雜誌、授權合約書、權利金支票等證據,縱能證明系爭商標於我國有授權、使用之情形,仍無法證明於系爭商標申請延展註冊時,相較於據爭V商標,我國消費者已因原告或其被授權人長期使用而較為熟悉系爭商標;另系爭商標於其申請延展時是否係著名商標,未經有相關之審定書、訴願決定書或判決書認定,是其市場強度無法與據爭V商標相提並論,故據爭V商標之強度較系爭商標為強。

Ⅲ.系爭商標指定使用於皮革,包括皮革製成之帶、漆皮、牛皮、人造皮、合成皮、塑膠皮、合成纖維製革等商品,而據爭V商標指定使用於皮革、人造皮革、毛皮、生皮、33獸皮、皮革製帶、人造皮革製帶、皮夾及皮包等商品者,有註冊第230396號、第0000000號、第0000000號、第167814號、第0000000號、第0000000號、第603044號商標資料在卷可按(本院卷(一)第282頁、第284頁、第285頁正、背面、本院卷(二)第271頁),是二者指定之商品同一或類似,其商品之用途、功能、行銷管道等相同或高度重疊,加以系爭商標與據爭V商標高度近似,誠如前述,如將系爭商標指定使用於前揭商品,實有致公眾誤認產銷者係參加人或與參加人有關聯、附屬或贊助關係之可能。

Ⅳ.承上,審酌系爭商標與據爭V商標高度近似,及二者之商標強度,商品之類似性等各情,洵認系爭商標指定於前開商品,有致相關公眾混淆誤認之虞。

系爭商標於申請延展註冊前,原告註冊之附圖3「00000000000000000及圖」商標已因與據爭V商標有致相關消費者發生混淆誤認之虞而經智財局審定撤銷註冊

Ⅰ.系爭商標申請延展註冊前,參加人之前手荷蘭商法倫提諾環球公司即對原告註冊之附圖3「00000000000000000及圖」(圖之部分與系爭商標同,均係GV圖形)商標異議,於89年至90年間經智財局以原告附圖3「00000000000000000及圖」商標與據爭V商標有致相關消費者發生混淆誤認之虞而為商標之註冊應予撤銷之處分,有智財局89年10月16日中台異字第G00000000號、89年11月17日中台異字第G00000000號、89年11月17日中台異字第G00000000號、90年9月25日中台異字第Z0000000000號、90年10月3日中台異字第G00000000號、90年10月17日中台異字第G00000000號審定書在卷可查(本院卷(二)第135頁至第143頁背面、第153頁至第158頁背面、第202頁至第203頁背面、智財局審定卷外放卷證10),該等審定書並認定據爭V商標係著名商標,業如前述;而上開審定書所撤銷原告註冊附圖3「00000000000000000及圖」之商標,係由與系爭商標相同之GV圖形與外文「00000000000000000」上下排列組合而成,惟就商標整體以觀,GV圖形占商標圖樣之大部分面積,且形狀線條簡單易記,與文字書寫「00000000000000000」比較,較易使以使用中文為主之我國消費者形成印象,而成為原告附圖3商標影響消費者整體印象之主要部分。是以,前開審定書既已認定原告附圖3之商標因與據爭V商標有致相關消費者發生混淆誤認之虞而撤銷註冊。原告雖提出原證8指被告曾認定「00000000000000000及圖」(即附圖3「智財局中台異字第G00000000號」)與系爭商標圖樣並不相同,而維持原處分認定本案系爭商標與該案系爭商標「00000000000000000及圖」之圖樣不同、申請註冊時間亦各異、案情難謂相當之見解,時至今日被告卻於相同事件作出相反見解云云(本院卷(二)第224頁至第225頁)。惟查徵諸原證8被告91年8月28日經訴字第09106120990號訴願決定書,係原告申請註冊第00000000號「00000000000000000及圖」商標(附圖3,本院卷(二)第268頁、第269頁之原證9),35經參加人前手荷蘭商法倫提諾環球公司持「VALENTINO」及「VLogo」商標提起異議,智財局及被告均認定「00000000000000000及圖」與據以異議「VALENTINO」及「VLogo」商標「難謂無致消費者發生混同誤認之虞,應屬近似之商標」,而撤銷「00000000000000000及圖」商標之註冊,有前開訴願決定書在卷可按(本院卷(二)第263頁至第267頁)。至原告所引前開訴願決定書第5頁第5至6行「核其商標圖樣與本件系爭商標圖樣不同,申請註冊時間亦各異,案情難謂相當」見解(本院卷

(二)第224頁至第225頁、第267頁),乃被告當時針對原告所舉國內外各式「VALENTINO」聯合式商標及註冊第556005號「GVStylised」等5件商標併存案例,基於商標審查個案拘束原則,無許該案系爭商標(註冊第00000000號,如附圖3)應准許註冊,雖註冊第556005號「GVStylised」商標圖樣(本院卷(一)第61頁)與本件系爭商標圖樣相同,然本件係判斷系爭商標之延展註冊是否與據爭V商標近似而有致相關公眾混淆誤認之虞,則被告於前開商標異議案與本件商標評定案,本於個案之事實及證據樣態差異,於個案中調查審認結果不同,並無前後見解不一之情事,是原告所稱,實屬無據,不足採信。

Ⅱ.原告主張系爭商標「GV」圖形係原告公司創辦人00000000000000000姓名之縮寫,原告係使用自己名字作為系爭商標云云。經查,系爭商標既與據爭V商標有混淆誤認之虞,誠如前述,原告欲使用GV縮寫傳達0000000000000000000之概念,並非只有系爭商標之「GV」圖樣唯一表達方式,且系爭商標並非表達GV縮寫不可或缺之方式,原告執意以系爭商標註冊,顯係明知故為。

Ⅲ.原告另提義大利最高上訴法院2014年12月17日判決認定系爭商標與據爭V商標無混淆誤認情事,主張系爭商標與據爭V商標不致有混淆誤認情事云云。惟本件系爭商標延展註冊是否適法,係以商標延展註冊時之事實狀態為準,已如前述,且系爭商標於義大利使用情形與在我國不同,自不能比附援引,是原告援引2014年義大利判決主張系爭商標與據爭V商標不致有混淆誤認情事,尚無可取。

系爭商標於90年11月15日申請延展註冊時尚未著名,與據爭V商標二者無並存事實

Ⅰ.原告稱本院98年度行商更(一)字第1號判決認定兩造商標均為著名商標,並存甚久,無混淆誤認之虞云云。惟查,該案係認定參加人註冊第0000000號商標已達著名程度,較為消費者知悉,因認其與原告於該案所提據以異議之第552841、555498、556005號「GVStylized」商標無混淆誤認之虞,並未認定「GVStylized」商標係著名商標,有前開判決書在卷可查(本院卷(一)第65頁至第71頁),原告前開所述顯屬無據。況原告迄言詞辯論終結均未提出系爭商標於申請延展註冊時業經智財局審定或法院判決認定已是著名商標之相關證據,既無法認定系爭商標於申請延展註冊時係著名商標,難謂其於90年11月15日申請延展時與據爭V商標並存甚久,不致與據爭V商標有混淆誤認之虞屬實。

37Ⅱ.原告復稱00000000000000於70年代初即使用「VALENTINO」、「00000000000000」、「MVLogo」(原證1)等商標,原告自80年初即申請註冊「00000000000000000」及系爭商標,前後2個品牌在我國經營迄今逾30年,與據爭V商標並存甚久,從未發生實際混淆誤認情事,系爭商標註冊係善意云云。惟查91年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款,係規定「有致公眾混淆誤認之虞」或「有致相關公眾混淆誤認之虞」,並不以發生實際混淆誤認為必要,且原告創辦人00000000000000000與其父親00000000000000所使用之前開商標,參加人已就有致相關公眾混淆誤認之虞之系爭商標申請評定,已如前述,原告申請系爭商標延展註冊是否惡意,乃就各別之商標分別論斷,自不以原告其他商標是否致生混淆誤認之虞併予研判,原告前開所稱,尚非可取。

綜上,90年11月15日系爭商標申請延展註冊時,據爭V商標已是著名商標,系爭商標當時並非著名商標;且於系爭商標申請延展前,原告附圖3之商標已因與據爭V商標有致相關消費者發生混淆誤認之虞而經智財局審定撤銷註冊,合計6件,俱如前述,而原告附圖3之商標主要部分「GV」圖形與系爭商標相同,原告竟於前開撤銷附圖3商標註冊之審定後,仍申請延展註冊系爭商標,洵有攀附著名之據爭V商標以獲取不正利益之意圖甚明。

綜上所述,原告之創辦人00000000000000000至少於1988年擔任00000000000000

S.P.A.公司董事長時即知悉據爭V商標之存在,且知悉0000000000000000S.P.A.公司曾與參加人前手荷蘭商格樂伯根斯公司(嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司)就據爭V商標爭訟,仍創設高度近似據爭V商標之系爭商標,嗣並移轉原告使用,是原告應知悉據爭V商標存在;況因前揭商標異議事件,雙方多方纏訟,原告已知悉據爭V商標係著名商標,且知其被撤銷註冊附圖3之商標主要部分「GV」圖形與系爭商標相同,竟仍申請系爭商標之延展註冊,洵有獲取著名據爭V商標不正利益之意圖,堪認原告係基於惡意而申請系爭商標延展註冊。

現行商標法第58條第2項之規定,參加人申請評定,即不受同條第1項5年除斥期間之限制,易言之,參加人得於100年3月30日對系爭商標之延展註冊申請評定。

八、綜上,本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果,認系爭商標於90年11月15日申請延展註冊係屬惡意,參加人申請評定即不受5年除斥期間之限制。職是,被告認原處分機關即智財局以系爭商標之延展註冊非屬惡意,參加人對之提起評定已逾現行商標第58條第1項所定5年除斥期間之規定而為評定駁回之處分即有未洽,而為「原處分撤銷,由原處分機關另為適法之處分」之決定,於法有據,核無不法。原告仍執前詞訴請撤銷訴願決定,為無理由,應予駁回。

九、本件事證已明,兩造及參加人其餘攻擊防禦方法,均與本件判決結果不生影響,爰不逐一論述,併此敘明。

據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依智慧財產案件審理法第1條,行政訴訟法第98條第1項前段,判決如主文。

中華民國104年12月31日39智慧財產法院第三庭審判長法官蔡惠如法官張銘晃法官杜惠錦以上正本係照原本作成。

如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上訴理由,其未表明上訴理由者,應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書;如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他造人數附繕本)。

上訴時應委任律師為訴訟代理人,並提出委任書(行政訴訟法第241條之1第1項前段),但符合下列情形者,得例外不委任律師為訴訟代理人(同條第1項但書、第2項)。

得不委任律師為訴訟所需要件代理人之情形

1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公者,得不委任律師法學教授、副教授者。

為訴訟代理人

2.稅務行政事件,上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。

3.專利行政事件,上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親形之一,經最高行等內之姻親具備律師資格者。

政法院認為適當者2.稅務行政事件,具備會計師資格者。,亦得為上訴審訴3.專利行政事件,具備專利師資格或依法訟代理人得為專利代理人者。

4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公40法上之非法人團體時,其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

及委任書。

中華民國105年1月4日書記官林佳蘋41附圖:

附圖1(系爭商標圖樣)註冊第556005號申請日:80年9月2日註冊日:81年3月1日註冊公告日:81年4月1日申請延展日:90年11月15日延展註冊公告日:91年11月1日指定使用商品或服務:

第64類:皮革,包括皮革製成之帶、漆皮、牛皮、人造皮、合成皮、塑膠皮、合成纖維製革。

(評定卷第16頁)附圖2(據爭V商標圖樣)42附圖2-1註冊第230396號申請日:72年7月4日註冊日:72年12月16日註冊公告日:73年2月1日指定使用商品或服務:

第50類:書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾。

附圖3(原告經智財局審定撤銷之商標圖樣)智財局中台異字第G00000000號、第G00000000號、第G00000000號、第G00000000號、第G00000000號、第G00000000號審定書撤銷之商標43

裁判案由:商標評定
裁判法院:智慧財產法院
裁判日期:2015-12-31