智慧財產法院行政判決105年度行商訴字第18號原告日盛金融控股股份有限公司代表人黃錦瑭原告日盛證券股份有限公司代表人唐承健上二人共同訴訟代理人蔡銘書律師王皓正律師被告經濟部智慧財產局代表人洪淑敏訴訟代理人盧耀民參加人日盛國際租賃股份有限公司代表人許玉樹訴訟代理人張東揚律師廖嘉成律師鄭耀誠律師上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國104年11月23日經訴字第10406317600號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
1主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、被告代表人原為王美花，於民國（下同）105年7月1日變更為洪淑敏，經其於同年月11日具狀承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。
二、事實概要：參加人前以「日盛租賃及盛圖」商標，向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。
嗣原告日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控公司）對系爭商標提起異議，經被告審查為「異議不成立」之處分。原告日盛金控公司不服，提起訴願，亦經經濟部決定駁回，原告日盛金控公司仍未甘服，與據以異議第101987、36936號商標之商標權人日盛證券股份有限公司（下稱日盛證券公司）共同向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，且應命被告就本件商標異議事件，作成異議成立，應撤銷商標註冊之處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1、3項之規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
三、原告之主張：
(一)本件商標異議事件爭點為申請註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定，被告審酌現行商標法第30條第1項第11款規定時，因與現行商標法同條項第10款規定構成要件不同，在法律適用上自應有所區別，亦即審酌第11款時不得全部援引第10款規定之混淆誤認審查基準等參酌因素進行審查。因兩款規定主要差異有三，一2為兩款規定被保護之客體不同，即第10款保護之客體為註冊或申請在先之商標，而第11款保護客體為著名商標；二為有致混淆誤認之虞的對象不同，即第10款之對象為相關消費者，第11款之對象為相關公眾；三為保護效力射程之不同，第10款保護射程有為同一或類似商品或服務之限制，而第11款規定對著名商標保護射程範圍不受同一或類似商品或服務之限制。則若依第11款規定審查應否准許系爭商標申請註冊，即應依據本款之各項構成要件：「商標相同或近似於他人著名商標或標章」、「商標有致相關公眾混淆誤認之虞」、「商標有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」及「得該商標或標章之所有人同意申請註冊者」進行審查。
(二)據以異議第36936、101987號商標均為著名商標：
1.原告日盛證券公司最早自50年12月8日即設立營運，於78年起陸續取得據以異議第36936、101987號二商標。原告日盛金控公司自91年設立，整合其所屬國內子公司包括原告日盛證券公司在內及日盛國際商業銀行股份有限公司等，並自95年取得據以異議第0000000號商標。原告日盛金控公司之企業集團及相關企業亦於歷年來屢獲獎項，堪認於系爭商標申請註冊日即100年3月1日前，據以異議諸商標經原告日盛金控公司及日盛證券公司等關係企業長期廣泛使用於銀行、證券、投資、保險等金融業務相關事業，所表彰之信譽已為我國相關事業或消費者所普遍知悉，而臻於著名。原告等亦無任意變更企業標章，而將據以異議諸商標棄之不用之情形。
2.據以異議第0000000號商標自78年獲准註冊於「銀行服務、發行信用卡服務、信用調查、有價證券經紀業、抵押貸款、融資服務、證券商業務、投資之評估分析諮詢顧問服務、保險服務、提供財務金融資訊、投資資產管理顧問、證券承銷」，自3前開創設以來，與另二據以異議商標同經大量使用於原告公司與關係企業發行使用之存摺外觀、金融卡之行號說明、營業處所之外觀設計、店招使用及各式書類文件等足以彰顯本案被廢止商標之相關物品當中，迄今未有任何中斷使用之情形。則據以異議第0000000號商標自原告申請獲准註冊以來既未曾有停止使用之情事，縱原告公司於100年間另有新創、使用其他商標，然因存摺或金融卡之新舊換發並不具任何強制性，仍有眾多客戶使用舊版存摺，自無損併存使用之事實，亦無中斷使用之情形。
(三)二造商標構成近似：系爭商標係由墨色矩形圖內置反白「盛字設計圖」及中文「日盛租賃」左右排列所組成，其中「租賃」2字不在專用之列，與原告日盛證券公司據以異議第36936、101987號商標使用著名「日盛」、「盛字設計圖」及原告日盛金控公司據以異議第0000000號「日盛集團JIHSUNGROUP及盛圖」等商標圖樣相較，均有引人注意之中文「日盛」及「盛字設計圖」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者所提供之服務為來自同一來源之系列服務，或雖不相同但有關聯之來源，確屬構成近似。本件參加人申請註冊之系爭商標，以近似於據以異議商標之圖案文字為申請，屬於攀附著名商標之識別性行為，即會引起相關公眾產生誤認。而參照智慧財產法院101年度行商訴字第5、6、7號判決可知，因本件與前開三案件之情形類似，故系爭商標與據以異議諸商標間應屬構成近似之商標，且近似程度極高。
(四)二造商標確係近似，有致相關公眾混淆誤認之虞：
1.原告日盛證券公司為國內最早設立營運之資深金融證券商，參照據以異議諸商標歷年使用情形，據以異議諸商標對於相關公4眾或消費者，應有極高之識別性。又參加人申請系爭商標非出於善意，因實質掌控參加人公司之訴外人陳國和，基於個人利益，安排參加人公司與訴外人日盛保全股份有限公司（下稱日盛保全公司）、日盛證券投資信託股份有限公司等申請包括系爭商標在內之商標，攀附「日盛」之商標文字或「盛」圖，使人誤認二造商標為同一來源或為同一來源之服務，或誤認原告與參加人公司、日盛保全公司、日盛證券投資信託公司間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，已使相關公眾產生混淆誤認之情事。訴外人陳國和於退出日盛金控公司之經營前，主導安排其投資掌控之日盛租賃公司、日盛保全公司及日盛證券投資信託股份有限公司等註冊商標，或取得日盛金控公司之商標，得以繼續使用「日盛」之商標文字或「盛」圖，並於原告公司經營權變更後，多次將前述日盛租賃公司與日盛保全公司等非原告子公司或關係企業之事業，以「日盛集團」稱之，並自稱為「日盛企業集團總裁」，顯見參加人申請系爭商標，係出於訴外人陳國和欲使相關公眾混淆誤認，包括參加人公司在內之訴外人陳國和實際經營之各公司與原告之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認其間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而繼續攀附使用「日盛」之商標文字或「盛」圖之意圖。且參加人公司與訴外人日盛保全公司並非原告之子公司或關係企業，所提供之服務來源，顯然不同，自有區別之需要。而日盛金控公司雖與參加人、日盛保全等簽署協議書，乃因當時所有公司均為訴外人陳國和所實質掌控，而遭陳國和安排所致。綜上所述，訴外人陳國和利用參加人公司申請系爭商標，其目的在混淆社會大眾，原告日盛金控公司、日盛證券公司，仍可聯想成同為日盛集團之同一來源或具備關聯性，參加人自不具善意。
52.實際上確有混淆誤認之情事：原告日盛金控公司委託市場調查機構財團法人中華工商研究院所製作之「商標審定號第36936、0000000、101987號商標專用權市場調查研究報告書」（下稱市場調查報告書），依調查報告結果顯示，就系爭商標與據以異議第36936、101987及0000000號商標相較，在我國消費市場中，平均有高達85％以上之消費者有混淆誤認二者為同一公司或相關企業之情事。由此可知，縱系爭商標圖樣有增加「租賃」文字，仍有致消費者混淆誤認之虞。另參原告日盛金控公司提出103年4月18日之媒體報導可知，上開報導之媒體已發生誤認參加人公司申請之商標與原告著名商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係取得系爭商標之註冊使用，實已使包括該新聞事件報導之媒體等相關公眾，發生誤認二造商標間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，故參加人取得系爭商標註冊，自有致相關公眾產生混淆誤認之虞。
(五)系爭商標確係近似而有致減損據以異議商標信譽：二造商標相較，有極高比例之相關公眾有混淆誤認二者為同一公司或相關企業之情事，已如前述。而103年4月18日之媒體報導之標題為「日盛集團旗下的日盛國際租賃公司疑竄改車籍文件，向銀行詐貸……」，足認系爭商標之註冊，若參加人發生類似上述負面事件，仍有致使相關公眾，包括報導之媒體致生誤認混淆之情形，誤認系爭商標與據以異議諸商標間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，將致參加人就系爭商標之使用，對於原告公司所經營之金融相關事業信譽嚴重減損。且參照智慧財產法院及最高行政法院相關著名商標識別性或信譽受到減損淡化之案例可知，縱系爭商標指定使用之商品服務類別與據以異議諸商標差異甚大、毫無關連性，仍6不影響現行商標法第30條第1項第11款後段規定之適用。
(六)為此起訴聲明請求：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告對註冊第0000000號「日盛租賃及盛圖」商標異議事件，應作成異議成立，註冊應予撤銷之處分。
四、被告之答辯：
(一)據以異議諸商標是否為著名商標：依原告所檢送之證據資料觀之，原告日盛金控公司係於西元2002年設立，經營業務內容包括：投資銀行業、票券金融業、信用卡業、保險業、證券業、期貨業、創業投資業等事業與金融業務相關之事業，其所屬集團包括日盛證券公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、日盛國際產物保險代理人股份有限公司、日盛證券投資顧問股份有限公司、日盛期貨股份有限公司、日盛人身保險代理人股份有限公司等，其中原告日盛證券公司係於西元1961年即已設立營運，迄今已有50多年，並自78年起陸續以其公司名稱特取部分作為商標圖樣之主要部分之一，申請取得註冊據以異議第36936、101987號商標，另智慧財產法院103年民商訴45號民事判決中亦認定據以異議第36936號「日盛及圖」於85年為著名商標等情形，原告復持續使用據以異議諸商標，堪認於系爭商標申請註冊日即100年2月25日前，據以異議第36936、101987號商標經原告所屬集團之日盛證券公司長期廣泛使用於股票買賣業務及證券商業務，所表彰之信譽已為我國相關事業或消費者所普遍知悉而臻著名。至據以異議第0000000號「日盛集團JIHSUNGROUP及盛圖」商標，因原告並未提出具體之使用證據資料，尚難認定其亦屬著名。
(二)二造商標是否近似：系爭商標圖樣係由墨色矩形底上反白之「圓形框內置盛字」設7計圖及中文「日盛租賃」左右排列所組成，其中「租賃」2字為所指定使用租賃服務之說明，業經聲明不在專用之列，而臻於著名之據以異議第36936、101987號商標圖樣，或為圓形框內置「盛」字設計圖及中文「日盛」左右排列所組成，或為墨色矩形底上反白之圓形框內置「盛」字設計圖及中文「日盛」左右排列所組成，二者相較，均有引人注意之「圓形框內置盛字」設計圖及中文「日盛」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，二商標圖樣構成近似。
(三)有無致相關公眾混淆誤認之虞：
1.商標識別性之強弱：本件兩造商標圖樣主要部分之「圓形框內置盛字」設計圖及中文「日盛」，含有日日昌盛之意，為國人投資創業所喜愛之吉祥字詞，並非原告所獨創使用，其他廠商以之作為商標之主要部分申准註冊於各類商品或服務，目前仍有效存在者，所在多有，足認以「圓形框內置盛字」設計圖或中文「日盛」作為商標一部分獲准註冊者，除原告及參加人於證券、銀行、保險、保全、租賃等類別之服務外，尚有其他廠商於各類商品／服務併存註冊之情形，其識別性較弱。
2.系爭商標之註冊申請是否善意：70年(86年更名為日盛租賃公司)，原屬日盛集團之成員，以經營各式客貨車輛、機械設備等分期付款銷貨及租賃相關之業務，於78年即取得註冊第38847號商標，與原告所屬集團之日盛證券公司所有之註冊第29775、36936及101987號商標併存註冊多年，後參加人與原告基於企業集團之業務分工，於97年5月20日簽訂商標轉讓協議書，由原告移轉取得註冊第0000000、00000000、0000000號商標，亦與原告及其所屬集團日盛期貨公司其後註冊第0000000、0000000、0000000號等多件商標有併存之事實，堪認自78年至98年間原告及其相關企業與參加人均屬於「日盛集團」，該等公司除長期共同使用「日盛及圖」、「日盛集團JIHSUNGROUP及盛圖」等商標作為各公司識別標識之一部，併存註冊於各個不同營業項目之服務，且相互間亦有業務合作往來之情事，則系爭商標之申請應屬善意。97年5月20日所簽協議書內容，僅為單純商標權利之移轉，參加人將來得否以該等商標圖樣相同或近似之文字或圖形申請註冊自仍應依商標法相關規定審查。而參加人受讓取得之商標圖樣均係由墨色矩形底上反白之圓型框內置「盛」字設計圖及中文「日盛集團」、外文「JIHSUNGROUP」所聯合組成，參加人於兩造分家後將「日盛集團」、「JIHSUNGROUP」等部分文字去除，僅以墨色矩形底上反白之「圓形框內置盛字」設計圖及中文「日盛租賃」作為系爭商標圖樣申請註冊，使消費者不致誤認其為「日盛集團」之成員，其申請註冊應屬善意。
3.二商標近似之程度：雖二造商標圖樣構成近似，已如前述；惟系爭商標除上開盛字設計圖及中文外，於中文「日盛」2字右方尚結合具體表彰其所提供衛生設備租賃、醫療儀器租賃，農業機械器具設備租賃服務之說明文字「租賃」2字，與據以異議之「日盛及圖」諸商標相較，於外觀、觀念或讀音上，足資消費者區辨二者服務來源之不同，二商標構成近似程度不高。
4.實際混淆誤認之情事：就市場調查報告而言，其市場調查公司之公信力、實施調查之內容、抽樣之方法、問卷內容之設計、內容與結論之關聯性等9是否公正客觀，均影響該市場調查報告之正確性。原告所提之調查報告書，縱不論其母體選擇及抽樣方法、調查人員之素質、問卷內容之設計以及調查方式是否符合異時異地隔離觀察原則，尚有疑義，況其有效樣本份數僅444份，問卷數量有限，而難呈現市場之客觀情況，故前開調查報告書結論之正確性、客觀性均有疑義，自難執為系爭商標之註冊有致消費者發生實際混淆誤認之情事。
(四)綜上所述，系爭商標指定使用於衛生設備租賃、醫療儀器租賃，農業機械器具設備租賃服務，並不會減弱或分散據以異議諸商標著名於證券服務在社會大眾心中的獨特印象，亦無使人對據以異議諸商標之信譽產生貶抑或負面之聯想，自無減損據以異議諸商標之識別性或信譽之虞，系爭商標之註冊，自無註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定之適用，則被告原處分並無違法，又原告日盛證券公司並非異議案當事人，且行政訴訟法第4條係規定撤銷訴訟之情形，本件係課予義務訴訟，則日盛證券公司可否成為本件原告，實屬有疑。為此答辯聲明請求駁回原告之訴。
五、參加人之答辯：
(一)原告日盛金控公司所提之證據資料，大多僅引用其他商標之案例，佐證著名商標得行使之權利，幾無實際使用據以異議第36936及101987號商標之使用證據，實不足以證明前開據以異議二商標至系爭商標申請註冊時仍為著名，原告等應再提出前開據以異議二商標自85年至系爭商標申請註冊日止之行銷使用資料，以證明前開據以異議二商標於系爭商標申請註冊時仍為著名。另關於據以異議第0000000號商標，訴外人日盛證券投資信託股份有限公司於104年11月13日以據以異議第000000000號商標有商標法第63條第1項第2款規定應廢止註冊之事由，向被告申請廢止其註冊。經被告審查，於105年2月1日以中台廢字第L00000000號廢止處分書為據以異議第0000000號商標之註冊應予廢止之處分。參照前開廢止處分書中所列理由，說明原告日盛金控公司所提出之所有使用證據均未完整標示據以異議第0000000號商標，顯見原告日盛金控公司至少自101年11月13日起即完全未使用據以異議第0000000號商標，另原告日盛金控公司早已公開宣布停止據以異議第0000000號商標之使用，可知據以異議第0000000號商標於系爭商標申請註冊時早已非著名商標。況參照原告日盛金控公司99年12月15日新聞稿可知，原告等於99年宣布新的企業Logo圖樣後，即將「日盛證券43個據點、日盛銀行42家分行（含OBU國際金融業務分行）、企業對外等」全面改採新圖樣。經原告等全面向消費者行銷宣傳所屬集團新企業Logo圖樣後，相關消費者早已無法將據以異議諸商標之圖樣與原告等相連結，顯見據以異議諸商標於系爭商標申請日100年3月1日時，已失去著名商標應有之著名性。
(二)縱認據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時仍為著名商標，因據以異議第36936、101987號商標僅為特定服務相關消費者間之著名商標，尚未達到「一般消費者所普遍認知」之高著名程度，故若非所指定使用之商品／服務與上開服務間具有相當程度之關聯性，尚不致使一般消費者產生混淆誤認。
且系爭商標指定服務僅及於「衛生設備租賃、醫療儀器租賃，農業機械器具設備租賃。」，乃場所、財產或人身安全維護之相關服務，與據以異議第36936、101987號商標所著名之股票買賣業務及證券商業務顯無關聯性；且系爭商標圖樣上又以「租賃」二字標明與據以異議第36936、101987號商標之服務性11質不同，顯足供相關消費者予以區別，而無致相關消費者產生混淆誤認。又因「日盛」為我國國人喜愛之吉祥語，以「日盛」或「盛」字為主要識別部分之商標註冊存在於多數不同領域之商品或服務，故「日盛」或「盛」字設計圖之識別性本身即不高。且據以異議第36936、101987號商標僅達到「為我國相關事業或消費者所普遍知悉」之低著名程度，依著名商標審查基準之規定，其著名程度尚未達要求商標免於淡化保護之標準。又原告日盛金控公司對媒體報導指稱「日盛國際租賃公司為日盛集團旗下子公司」發布澄清聲明，尚非因系爭商標與商品或服務結合後產生不良印象所導致，且其股價漲跌與系爭商標之註冊合法與否毫無關聯，自不得逕依此逕認系爭商標之註冊致減損據以異議諸商標之信譽，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。
六、本院之判斷：
(一)參加人前於100年3月1日以「日盛租賃及盛圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第44類之「衛生設備租賃、醫療儀器租賃，農業機械器具設備租賃」服務，向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第0000000號商標即系爭商標。嗣原告於101年2月24日提出第0000000、101987、36936號商標，主張系爭商標之註冊，有違註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款之規定，對之提起異議。經被告審查，認系爭商標之註冊，並無前揭商標法及現行商標法第30條第1項第10、11、12款規定之適用，於103年10月23日中台異字第1010206號商標異議審定書為「異議不成立」之處分，原告日盛金控公司不服，提起訴願，復為經濟部104年11月23日經訴字第10406317600號決定，以相同理由駁回其訴願，原告日盛金控公司仍未甘服12，遂與原告日盛證券公司向本院提起行政訴訟，並於本院105年6月16日行準備程序時，表示僅爭執現行商標法第30條第1項第11款之部分，此有本院105年6月16日準備程序筆錄在卷可參（見本院卷一第119頁）。被告則除以前揭情詞置辯外，並抗辯原告日盛證券公司並非本件訴願程序之當事人，應不得提起本件行政訴訟，此有本院105年6月30日言詞辯論筆錄在卷可參（見本院卷二第3頁）。
(二)現行商標法第106條第1項規定，本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件原告日盛金控公司係於101年2月15日向被告申請異議，係100年5月31日修正之條文於101年7月1日施行前，被告已受理而尚未處分之異議案件，而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1項第12款，已經修正為現行商標法第30條第1項第11款，然其內容並未變更。又原告日盛證券公司確實並非本件訴願程序之當事人，故本件之主要爭點為原告日盛證券公司是否得提起本件行政訴訟，以及系爭商標之註冊，是否有違註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定之情形，而不應准予註冊。
(三)行政訴訟法第4條第3項規定：「訴願人以外之利害關係人，認為第1項訴願決定，損害其權利或法律上之利益者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」參照司法院院字第641號解釋意旨，不服受理訴願機關之決定者，雖非原訴願人亦得提起撤銷訴訟，但以該訴願決定撤銷或變更原處分，致損害其權利或利益者為限。故利害關係相同之人，自不得依前述規13定起訴，應自行提起訴願以資救濟，其未提起訴願，基於訴願前置主義，原則上不得逕行提起行政訴訟。惟於例外情形，如訴訟標的對於原訴願人及其他有相同利害關係之人必須合一確定者，則既經原訴願人踐行訴願程序，可認為原提起訴願之當事人，有為所有必須合一確定之人提起訴願之意，應解為與原訴願人利害關係相同之人得逕行依同法第4條第1項起訴，此有最高行政法院93年9月份庭長法官聯席會議決議意旨可參。此利害關係相同之人，因原處分而首次受損害，且課予義務訴訟原即包含撤銷訴訟之性質，故此於課予義務訴訟應做相同之解釋。而所謂「訴訟標的，對於共同訴訟之各人，必須合一確定者」，乃指共同訴訟之各人為一體，與他造間存有一個訴訟，或因共同訴訟之各人所受判決之效力及於他人之結果，法院就該訴訟標的所為之判決，對於該數人法律上不許有歧異者而言。倘依法律之規定，數人必須一同起訴或一同被訴，則訴訟標的必須合一確定，此為固有之必要共同訴訟；縱數人就訴訟標的不必一同起訴或一同被訴，而有選擇行單獨訴訟或行共同訴訟之自由，然既行共同訴訟，則其訴訟標的對於共同訴訟人全體必須合一確定，此即所謂類似之必要共同訴訟。查本件訴願決定雖非撤銷或變更原處分，然本件原告日盛證券公司為據以異議第101987、36936號商標之商標權人（見異議卷第20、21頁），且本件訴訟標的為系爭商標與據以異議諸商標相較，是否有致相關消費者混淆誤認之虞，或有減損據以異議諸商標之識別性或信譽之虞，對原告日盛證券公司而言，其提起本件行政訴訟與原告日盛金控公司所提行政訴訟之訴訟標的有合一確定之情形，揆諸前開規定及決議之意旨，原告日盛證券公司依法得提起本件行政訴訟，合先敘明。
14(四)相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款均定有明文。又商標法所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。而有無該款所稱著名商標之認定時點，應以商標申請註冊時為斷，亦即於商標申請註冊時，市場上是否已有相同或近似之他人著名商標。次按著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：……6.商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形：商標成功執行其權利的紀錄，例如曾經異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等認定為著名之情形。商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準中2.1.2.1認定著名商標之參酌因素定有明文。經查，參照原告日盛金控公司所提出之「金融控股公司與其子公司之組織關係圖」可知，以原告日盛金控公司為主之控制公司，於西元2002年設立，其下共轄有原告日盛證券公司、日盛國際產物保險代理人股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司等子公司，以及日盛期貨股份有限公司、日盛證券投資顧問股份有限公司、日盛國際投資控股有限公司、日盛人身保險代理人股份有限公司、日盛嘉富證券國際有限公司、日盛財務服務有限公司、日盛科技管理顧問有限公司及日盛嘉富融資有限公司等孫公司，且其持股比例或為100%或幾近100%，亦即日盛金控公司所綜理之業務範圍包含投資銀行業、票券金融業、信用卡業、保險業、證券業、期貨業、創業投資業等事業與金融業務相關之事業等，其中原告日盛證券公司早於西元1961年即50年即已設立營運，15迄今已有50多年，並自78年起陸續以其公司名稱特取部分即「日盛」，作為商標圖樣之主要部分，申請取得據以異議第36936及101987號商標，該等商標經過特殊之設計，且「日盛」亦非既有之辭彙，故具相當之識別性。另參酌本院104年8月7日所宣判之103年民商訴第45號民事判決，亦已認定因原告日盛證券公司長期具有相當之市場地位，故其所有之據以異議第36936號商標於金融證券等服務業為著名商標等情形，此有異議卷原告附件二、三即據以異議諸商標之註冊資料，異議卷原告附件四、五即原告日盛金控公司99年年報第20頁及99年全年度財報第9頁（見異議卷第46至50頁）及訴願卷第110至111頁等附卷可稽。而據以異議第101987號商標之圖樣與據以異議第36936號商標僅於盛字圖形之底色有黑白之不同，其餘部分完全相同，且係註冊於證券商業務，與據以異議第36936號商標係登記於股票買賣業務之服務亦屬高度類似之服務，原告日盛證券公司亦持續使用據以異議第36936及101987號商標，故堪認於系爭商標申請註冊日即100年3月1日前，據以異議第36936及101987號商標經原告日盛證券公司長期廣泛使用於股票買賣業務及金融證券商等業務，其所表彰之信譽已為我國相關金融服務事業或該領域之消費者所普遍知悉而臻於著名。至原告雖主張原告日盛金控公司所有據以異議第0000000號商標亦為著名商標等語云云。惟查，據以異議第0000000號商標已經被告於105年2月1日以中台廢字第L00000000號廢止處分書為其商標之註冊應予廢止之處分，此有中台廢字第L00000000號廢止處分書在卷可參（見本院卷一第114至115頁），且該件之申請廢止日為104年11月13日，故據以異議第0000000號商標縱於廢止案確定前仍為有效之商標，然因其未使用或停止使用達316年以上而經被告為應予廢止之處分，則無論最終是否經廢止確定，顯然原告金控公司所提之使用證據是否足以證明據以異議第0000000號商標於系爭商標100年3月1日申請時為著名商標，相當有疑義，且原告亦未提出足夠之使用證據可證據以異議第0000000號商標為著名商標，故被告及參加人抗辯稱本件尚無法認定第0000000號商標為著名商標，應為可採。
然此無礙本件已認據以異議第36936及101987號商標於系爭商標申請時為著名商標。
(五)又查，參加人公司成立於70年，以提供各式車輛分期為主要業務，承作車種包含重車、遊覽車、小貨車及轎車等，近年跨足營建機具、產業機具市場，自78年即以其公司名稱特取部分作為商標圖樣，取得註冊第38847號「日盛及盛圖」商標，指定於日用品、機器設備及儀器之租賃等服務，原告日盛金控公司並於97年5月20日與參加人公司簽立商標移轉協議書，前開協議書之內容略以：「為辦理日盛集團企業商標『日盛集團JIHSUNGROUP及盛圖』回復移轉等相關事宜，茲共同協議如下：一、甲方（即原告日盛金控公司）應將第38類（註冊號R0000000）、41類（註冊號R0000000）、第43類（註冊號R0000000）等商標權利，移轉予乙方（即參加人公司）。移轉費用由乙方負擔……。」，此有異議卷參加人附件1即參加人文宣資料、參加人附件3即註冊第38847號商標檢索服務查詢明細（見異議卷第85、88頁）及前開商標移轉協議書影本（見本院卷一第223頁）等，在卷可稽。
參照前開商標移轉協議書內容所列應移轉之商標，其中註冊第0000000、0000000及0000000「日盛集團JIHSUNGROUP及盛圖」號商標，均含有組成系爭商標之中文「日盛」及圖形部分，故參加人辯稱系爭商標之申請註冊，係基於前開商17標移轉協議書之約定而來，且係善意，應可採信。雖原告主張該次移轉契約均係由訴外人陳國和主導云云。惟查就該移轉契約觀之，係經兩造合意所為之有效契約，尚難以該契約係由訴外人或任何第三人主導，即可認參加人申請系爭商標之註冊係惡意。況參加人公司目前並非原告公司之子公司、關係企業或具有任何所謂事實上集團之法律關係，且查系爭商標係指定使用於「衛生設備租賃、醫療儀器租賃，農業機械器具設備租賃」等租賃類服務，而據以異議第36936及101987號商標則分別指定使用於第3類「股票買賣業務之服務」、第36類「證券商業務」等服務，二造商標相較系爭商標所指定使用之服務為租賃類之服務，係著重於前開商品租賃服務之提供，而據以異議第36936及101987號商標所指定使用之服務均為股票買賣、證券業務等相關服務，自與租賃類等相關業務無涉，於服務取向、功能、提供者、教育訓練、消費者及行銷管道等因素上難認具有任何共同或關聯之處，所提供之商品或服務亦無法滿足消費者相同或類似之需求，則其所指定使用服務間，非屬相同或類似之商品或服務，且其市場區隔相距甚遠，毫無關聯可言。則原告日盛金控公司應係認本件兩造間不具子公司或關係企業之關係，且所提供之服務來源顯然不同，而與參加人簽立協議書，將指定使用於租賃類服務之註冊第0000000、0000000及0000000號商標移轉予參加人，實已自行將租賃類之服務排除於據以異議諸商標著名效力之外，產生著名商標侷限性之效果。綜上，據以異議第36936及101987號商標雖經原告日盛證券公司長期廣泛使用於股票買賣業務及證券商業務，所表彰之信譽已為我國相關事業或消費者所普遍知悉而臻於著名，惟其著名程度尚不及於租賃類等相關服務。
18(六)另查，系爭商標圖樣為內含文字及圖形部分之非單純文字商標，其圖形部分為一圓形外框，且於圓形中線處之兩側，各有一向內突起之部分，再將圓形內部置一中文「盛」字，整體觀察，實有將中文「盛」字，重疊於由中間兩側有向內突起之圓形外框所代表中文「日」字之上，而予人中文「日盛」二字之意象，並將前開帶有中文「日盛」二字意象之圖案，以反白之方式置於黑色正方形圖樣內。而其文字部分則為以由左至右方式排列之中文「日盛租賃」4字。又其於整體版面配置上，係將其圖形部分與比例相近之中文「日盛租賃」部分以左右併列之方式呈現；據以異議諸商標圖樣亦為內含文字及圖形部分之非單純文字商標，於圖形部分，據以異議第101987號商標之圖形部分與系爭商標之圖形部分幾近相同，僅據以異議第101987號商標之圖形因係置於黑色長方型外框內，而產生左右兩側內縮，上下拉長之效果而已，而據以異議第36936號商標於圖形部分，則與系爭商標之圖形部分中帶有中文「日盛」二字意象圖案相同，僅呈現方式係以實心黑線之方式表現。而據以異議諸商標之文字部分，據以異議第36936及101987號商標均為以由左至右方式排列之中文「日盛」2字，又其等於整體版面配置上，均係將其等圖形部分與比例相近之文字部分以左右併列之方式呈現。另組成系爭商標文字部分之中文「租賃」2字雖經聲明不專用，惟聲明不專用係因商標圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用，故系爭商標中聲明不專用之部分僅係為避免爭議，惟仍不可抹去其於整體設計中所佔之地位，而屬整體構圖之一部分，故雖系爭商標圖樣中之中文「租賃」部分已聲明19不專用，惟於判斷商標是否近似時，仍應就上開聲明不專用之部分為整體比對。二造商標相較，其圖形部分雖均有相同以橫書方式呈現之中文「日盛」2字，惟系爭商標將其服務類別即中文「租賃」2字作為商標整體設計之一部，使系爭商標於觀念上特定於租賃類之服務類別，自與據以異議第36936及101987號商標僅有單純中文「日盛」2字產生觀念上之不同，且因系爭商標於設計上加入中文「租賃」2字，則其與據以異議第36936及101987號商標於外觀上亦產生中文字數即4個中文字與2個中文字之差異，而於讀音上亦有「日盛租賃」及「日盛」之不同，綜上所述，因二造商標有前述外觀、讀音及觀念上之差異，故二造商標雖有其近似之處，仍難認為高度近似之商標。原告雖以本院101年度行商訴字第5、6、7判決主張二造商標應屬高度近似之商標云云，惟查前開三件商標評定訴訟中之二造商標均指定使用於證券相關之服務，與本件二造商標分別指定於不同之服務類別，原告自不得就其所舉之例，逕為比附援引，執為本件有利之論據。
(七)又按關於著名商標之保護，著重於該商標所表彰之來源、識別性及信譽，已廣為消費者所普遍認知，為防止他人有意利用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益，致損及著名商標之權利人或發生不公平之情事，因此對著名商標之保護，有無註冊及商品或服務之類別雖非重點，然為免保護過當，依修正前商標法第23條第1項第12款本文及現行商標法第30條第1項第11款本文之規定，仍須以有致相關公眾混淆誤認之虞或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者為要件。雖修正前商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款之規定，並未以商品或服務之類似及其程度為構成要件，然在判斷前段有無混淆誤認之虞時，20重點仍在倘兩商標併存使用，是否有致使相關公眾誤認係同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。故於判斷上開修正前商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞時，除應參酌商標呈現於外之識別性強弱、商標近似程度，及市場上先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等因素外，其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合判斷的重要因素之一，否則豈非一旦曾經認定為著名，即幾乎可獨占所有之商品或服務類別。況現今商業交易活動發達，傳播資訊之工具亦相當之多樣化，以使用證據之質與量認定是否為著名商標，於各個商品及服務類別內均已非常習見，因此各個商品或服務類別內，均有不少之著名商標，故倘經認定為著名商標，即不論其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，反而使著名商標獲取不當利益而造成不公平或有違公平競爭之情形。經查系爭商標係指定使用於「衛生設備租賃、醫療儀器租賃，農業機械器具設備租賃」等租賃類服務，而據以異議諸商標則分別指定使用於第3類「股票買賣業務之服務」、第36類「銀行服務、發行信用卡服務、信用調查、有價證券經紀業、抵押貸款、融資服務、證券商業務、投資之評估分析諮詢顧問服務、保險服務、提供財務金融資訊、投資資產管理顧問、證券承銷」等服務，二造商標相較，系爭商標所指定使用之服務為租賃類之服務，係著重於衛生設備租賃、醫療儀器租賃，農業機械器具設備租賃，而據以異議諸商標所指定使用之服務均為股票買賣、證券業務或銀行業相關21服務，自與租賃類等相關業務無涉，於服務取向、功能、提供者、教育訓練、消費者及行銷管道等因素上難認具有任何共同或關聯之處，所提供之商品或服務亦無法滿足消費者相同或類似之需求，則其所指定使用服務間，非屬相同或類似之商品或服務，且其市場區隔相距甚遠，毫無關聯可言。故雖二造商標有其近似程度之處，惟其所使用之服務類別相距甚遠，所欲吸引之消費族群亦不相同，且前述服務類別之差異，亦由系爭商標於設計上，以加入指定使用服務之類別即中文「租賃」二字之方式體現，而據以異議諸商標之著名性已自我侷限於租賃類等相關服務之外，自難認會有致相關消費者混淆誤認之虞。況前述二造商標構成近似即中文「日盛」2字與具有中文「日盛」二字意象之圖案部分，於其他廠商以之作為商標之主要部分申准註冊於各類商品／服務且目前仍有效存在者，亦非少數，此有商標檢索結果註記詳表附卷可稽（見異議卷第245至272頁），其識別性應屬非高。且參加人係基於前述商標移轉協議書之約定，申請系爭商標之註冊，故參加人就系爭商標申請註冊，應屬善意。綜上，二造商標之識別性並無高低之分、參加人就系爭商標申請註冊係屬善意及實際上亦無混淆誤認之情事，則相關消費者於觀察二造商標時，應不致發生混淆誤認。從而，系爭商標之註冊自未違反修正前商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段之規定。原告雖主張依市場調查報告書，可認二造商標確有實際混淆誤認之情事云云。惟按就市場調查報告而言，其市場調查公司之公信力（包含從事市場調查業務之久暫、營業量之多寡、曾做過之調查報告等）、實施調查之內容（如調查技巧、調查期間、調查方式、調查地區及範圍、調查對象等）、抽樣之方法（如母22體之定義及決定受訪總樣本數等）、問卷內容之設計（如問卷之種類、題目之類型及區分、基本原則及結構安排等，是否針對預定達成之目標而設計）、內容與結論之關聯性（市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實應有相當因果關係）等是否公正客觀，均影響該市場調查報告之正確性。查原告所檢送之市場調查研究報告書，未包含兩造商標營業期間與營業數量、調查人員之素質、調查技巧、問卷種類、題目類型、題目區分、基本原則、結構安排、目標設計及因果關係等事項（見經濟部訴願會訴願案件附件袋所附調查報告書第9至12頁），自無法客觀呈現真正市場與消費者之消費與評價態樣，況其有效樣本份數僅444份，問卷數量有限，顯難呈現市場之客觀情況，是該市場調查結論之正確性、客觀性均有疑義，無法執為系爭商標之註冊有致消費者發生實際混淆誤認之情事，併此敘明。
(八)另按修正前商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段之規定，對於著名商標之保護，主要係防止著名商標所表彰之來源，有致相關公眾混淆誤認之虞之情事發生，後段則係防止著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係降低，而有弱化著名商標之識別性之虞或侵害著名商標之信譽之虞。故修正前商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段係規範「雖不致使相關公眾產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標之識別性或信譽之虞」之情形，亦即相關公眾雖不致誤認其係來自相同或相關聯之來源，但倘允許併存，可能減弱著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係之識別性或侵害其信譽之虞時，仍不應准許後商標之註冊。然以此方式保護著名商標，已跨越到商品或服務之市場區隔有別，及營業利益衝突23不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並會產生壟斷特定文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，因此，修正前商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2即規定上開修正前商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段之規定，「其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高」，亦即對於修正前商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段之保護，已不限於該著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務，但為免保護過當，其判斷標準應在於倘允許後商標併存，會減弱相關公眾對著名商標與其原指定使用或實際使用之特定商品或服務來源之關聯，而非泛指著名商標的保護可擴及到對所有之商品或服務，故雖上開修正前商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段，亦未將商品或服務之類似程度規定為構成要件，然二商標間指定使用或實際使用之商品或服務之類似程度，特別是著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務之範圍，應仍係判斷有無減損識別性之虞之重要因素之一。倘二商標所指定或實際使用之商品或服務之營業利益並不衝突，且係完全無任何關聯時，於另一商品或服務，使用近似於著名商標之商標，亦不會減弱著名商標與其所指定或實際使用商品或服務之關聯時，即可允許後商標之存在。經查依據原告於申請異議、訴願及本院審理時所提出之證據，僅可證明據以異議諸商標於金融、保險、投資及證券等服務之相關事業或消費者間為著名商標。而系爭商標係指定使用於「衛生設備租賃、醫療儀器租賃，農業機械器具設備租賃」等租賃類服務，與據以異議諸商標所著名之金融、保險、投資及證券等服務類別，相距甚遠，毫無24關聯，加以系爭商標尚將所指定使用服務之類別即中文「租賃」二字，加入整體商標設計之中，作為與其他商標之區辨，原告應係認據以異議諸商標之著名程度，尚不及於租賃類等相關服務，縱移轉予不具子公司或關係企業關係之參加人使用，亦不致造成據以異議諸商標之信譽受到減損或淡化，故難認允許二造商標併存，有減弱相關公眾對據以異議諸商標於其原指定或實際使用之金融、保險、投資及證券等服務之著名性或其識別來源之關聯之虞。
七、綜上所述，系爭商標之註冊未違反核准時商標法第23條第1項第12款規定及現行商標法第30條第1項第11款之規定。
被告就系爭商標異議案所為異議不成立之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並撤銷系爭商標之註冊，核無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文中華民國105年7月14日智慧財產法院第一庭審判長法官陳忠行法官林洲富法官熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送25達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
得不委任律師為訴訟所需要件代理人之情形上訴人或其法定代理人具備律者，得不委任律師師資格或為教育部審定合格之為訴訟代理人大學或獨立學院公法學教授、副教授者。
稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。
專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
非律師具有右列情上訴人之配偶、三親等內之血形之一，經最高行親、二親等內之姻親具備律師政法院認為適當資格者。
者，亦得為上訴審稅務行政事件，具備會計師資訴訟代理人格者。
專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合、之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出所示關26係之釋明文書影本及委任書。
中華民國105年7月25日書記官謝金宏27