智慧財產法院行政判決105年度行專訴字第55號原告協眾國際股份有限公司代表人林光清（董事長）訴訟代理人楊敏玲律師被告經濟部智慧財產局代表人洪淑敏（局長）訴訟代理人黃俊魁參加人阿里山製酒股份有限公司代表人鄭瑞隆（董事長）上列當事人間因設計專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國105年5月27日經訴字第10506305960號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人參加被告之訴訟，並判決如下︰
主文原處分及訴願決定均撤銷。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實及理由1壹、程序方面
一、本件被告代表人原為○○○，嗣於本院審理期間改由洪淑敏接任，經洪淑敏於民國105年10月17日具狀聲明承受訴訟，並有經濟部105年8月16日經人字第10503672570號函、行政院105年8月11日院授人培字第1050050012號令在卷可稽（本院卷第73頁至第74頁背面），核無不合，應予准許。
二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，行政訴訟法第111條第1項、第2項分別定有明文。經查，原告訴之聲明第1項原為「訴願決定及原處分均撤銷」（本院卷第6頁），嗣於106年2月10日具狀追加第1項後段聲明「命被告為舉發成立及更正設計人暨申請人為協眾國際股份有限公司之處分」（本院卷第199頁、第219頁），被告未表示異議，而為本案之言詞辯論（本院卷第254頁），揆諸前揭規定，自應准許。
貳、實體部分
一、事實概要︰參加人前於101年9月4日以「中空設計酒瓶」向被告申請設計專利，經編為第000000000號審查，審查期間內，復於102年4月18日將專利名稱修正為「酒瓶」，被告於同年5月14日准予專利，並於同年7月1日發給設計第D154363號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於103年3月17日以系爭專利違反核准時即100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法第141條第1項第3款之規定，對之提起舉發，經被告審查後，以104年12月31日（104）智專0（0）000000字第10421781740號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服提起訴願，經經濟部以105年5月27日經訴字第10506305960號決定駁回，原告仍未甘服，向本院提起行政訴訟，本院認本件判決之結果，若認定應撤銷訴願決定及原處分，將影響參加人之權利或法律上之利益，遂依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
訴訟費用由被告負擔。並主張略以：
100年4月14日即完成三款酒瓶設計，其中二款「青花酒瓶」與系爭專利均具有瓶身中央有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現渾圓之特徵（本院卷第81頁之圖1、原證1、2）。嗣訴外人○○○向原告訂製酒瓶，原告於100年7月1日及13日分別提供包含直立、寬瓶、中間鏤空、渾圓等樣式之數款酒瓶設計圖予○○○所指定之天明製藥股份有限公司（下稱天明公司），其中一款即附圖2-2「000-0000阿里山77度酒瓶」係為渾圓瓶身中間貫通鏤空且輔以印有花紋之圓形平頂瓶蓋之設計，其瓶身並印有梅花紋路而在一側以書法草寫「阿里山」之字樣（本院卷第82頁之圖2、原證3），亦與系爭專利之特徵高度重疊，顯見原告確為該酒瓶造型之設計人。
105年度民專訴字第49號），以105年11月15日陳報狀陳稱「訴外人○○○先透露出『日出、賞花、神木、阿里山火車』之發想，並與原告法定代理人○○○溝通，同時表示希望以此為概念印製於酒瓶上進而打算生產酒類裝瓶內銷，此即參加人系爭酒瓶之由來。而雙方溝通過程中，包括概念發想、討論、後續委由原告公司進一步設計、製作及涉及之專利權歸屬等，均係以口頭為之3，故並未有相關書面約定」等語，惟倘原告係受訴外人○○○之指示而設計，則原告於100年7月1日及13日提供之酒瓶款式就不會包含直立、寬瓶、中間鏤空、渾圓等形式供選擇，亦不會有太武山等文字，顯見訴外人○○○當時並未參與原告之設計，僅是在原告所提供之各種酒瓶設計圖中做挑選，況訴外人○○○第一次係選定與系爭專利不同之直立寬瓶「戀戀阿里山58度酒瓶」（原證3）。是以，訴外人○○○於原告設計過程中，並未參與創作，且原告亦未曾與訴外人○○○有口頭約定專利歸屬。
定之圖案生產酒瓶36支，因屬客製化產品，依照商業慣例，首批訂單內含雕刻打樣之模具製作費即開模費，每支酒瓶之費用較貴，高達美金18元，費用總計美金684元（原證5），然原告並無轉讓該酒瓶設計及其專利申請權之意，其費用明細亦未見設計費或版費等字樣，天明公司所支付者僅為生產酒瓶之費用，此可對比參加人另委請巨名陶瓷有限公司（下稱巨名公司）出具之報價單，其明細中未見設計費，且於備註欄記載「2.轉寫印刷版費，為貴司所有，故版費部分不予回饋」等語，可見該瓷器圖案為參加人所有，故巨名公司未收取設計費。
另因陶瓷生產慣例在樣品經業主認可後，才以生產模製作大量產品，故巨名公司於備註欄記載「1.模具費用部分先由貴司支付，下單滿3000PCS以上再由貨款回饋」，即模具費用應由參加人支付，待參加人下單超過3,000支後，始可將模具費用平均攤提在每支酒瓶，且酒瓶單價亦因量多而降低，由此可見原告2,000支單價較36支者為低之原因。是以，訴外人○○○或天明公司從未自真正設計人即原告取得授權或轉讓專利申請權，參加人更不得自訴外人○○○處取得專利申請權，參加4人稱此費用包含設計費並無依據。
1、圖2之花紙、阿里山、梅花紋路與系爭專利並不相同云云。惟該些設計均非系爭專利之特徵，參加人曾於103年1月14日對台灣菸酒股份有限公司發律師函主張其「玉山陳年竹葉青酒瓶」侵害系爭專利，並檢附國立雲林科技大學科技法律研究所專利侵害鑑定中心之專利侵害鑑定報告書（原證26），由該鑑定報告書可知花紋及文字均不在系爭專利特徵內，且系爭專利之圖式說明已載明「圖面中所揭露之商標文字部分非本新式樣之申請標的」、「圖式所揭露之色彩為本案不主張之部分」（原證20）。
105年度民專訴字第49號），業於106年9月4確認原告為系爭本案參加人）應將前項專利申請權及專利權移轉變更登記為原告所有（原證29）。
判決理由認定被告推論原告與參加人有「委託設計製造」（ODM）關係而認為有智財權移轉可能，顯屬有誤。
三、被告答辯聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。並抗辯：
之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人，專利法第7條定有明文。經查，系爭專利申請時，填載其設計人為訴外人○○○，並由訴外人○○○簽具申請權證明書，將系爭專利申請權讓與給參加人，則被告依據前開文件認定參加人為系爭專利之合法申請權人及專利權人，於審查形式上並無違誤。
原告主張訴外人○○○係接受參加人委託後，再委託原告設計及代工生產酒瓶，原告並無收取任何設計費或權利金，更無轉5讓該設計及其專利申請權之意云云，惟參加人於舉發答辯書稱訴外人○○○曾指示原告以「日出、賞櫻、神木、阿里山火車」等知名特色為發想，彼此間也有幾次溝通討論，並無法否定訴外人○○○非為系爭專利之設計人，基上可知參加人已先出資聘請訴外人○○○從事設計開發，而訴外人○○○又再與原告為討論，該三者之間就出資聘請或受聘之認定產生爭執，其智慧財產權之歸屬亦因三方未有明確之契約書而難以認定；另原告與參加人間之法律關係應定性為「委託設計製造」（OriginalDesignManufacture，簡稱ODM）」，乃係採購方（即客戶）委託製造方（即ODM廠商），由製造方從設計到生產一手包辦，然後將產品掛上採購方的品牌出貨之商業交易模式，而依商業習慣，鮮少由ODM廠商保有智慧財產權之情形，且由原告所提銷貨確認書記載每瓶單價有「US$18」與「NT$265」之差異觀之，是否如原告所稱只是生產酒瓶的費用，並無收取設計費，尚有疑義。
機關所得管轄或事實認定者，原告與參加人之間如有疑義或認彼此權益受有侵害，應循司法救濟程序解決（最高行政法院89年度判字第1752號、101年度裁字第23號裁判意旨參照），2013年版專利審查基準第五篇舉發審查之第一章4.3.1.1第3段亦載明「…對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決…」準此，本件原告既對系爭專利申請權之歸屬有所爭執，應循民事訴訟程序，由民事法院加以確定。縱原告稱已獲鈞院民事判決確認其為系爭專利申請權及專利權人，惟該判決並非勝訴確定判決，被告尚無從據以作成舉發成立之處分。
6四、參加人經本院命獨立參加本件被告之訴訟，並未到庭陳述，亦未提出任何書狀為聲明或答辯，以供本院斟酌。
五、本件適用法律及爭點：概要所述之事實，為兩造所不爭執，並有系爭專利說明書公告本（舉發卷第29頁至第34頁）、原處分及訴願決定書（本院卷第14頁至第28頁）在卷可稽，堪認為真正。系爭專利之申請日為101年9月4日，被告審查核准專利日為102年5月14日，原告於103年3月17日提出舉發，經被告審查後，於104年12月31日作成原處分，系爭專利是否有專利法第141條第1項第3款之事由，依現行專利法第71條第3項規定，應適用核准審定時即100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法（下稱102年專利法）規定，此亦為兩造所不爭執（本院卷第189頁）。
189頁）：
原告爭執系爭專利違反102年專利法第141條第1項第3款之規定，並提出證據2至7及原證1至26等證據為證，經本院協商兩造整理及簡化本件爭點為：前揭證據是否可證明參加人非為系爭專利申請權人？
六、得心證之理由：新造形設計，以阿里山日出的特點，其特色在於瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現渾圓之設計，代表融合和日出。瓶蓋之設計，具有廣納百川的意涵，採用平頂再搭配紋路的設計，瓶蓋之外型與瓶身整體呈現一體成型之圓滿韻味（舉發卷第33頁）。
71所示。
2（即原證三）係100年7月1日及同年7月13日原告與天明公司間之往來電子郵件，其郵件日期早於系爭專利申請日（即101年9月4日），該郵件附檔有如附圖2-1、附圖2-2所示酒瓶圖稿，其係包含一呈圓環形之瓶身及一略呈倒圓錐形之瓶蓋，該瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，上方設有一圓柱形瓶頸，底部則設有一略呈矩形之基座，該瓶蓋側面則設有間隔之凹凸特徵，瓶身前、後及左、右側表面則設有一梅花樹枝之圖形花紋，該瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，瓶蓋呈平頂再搭配側面之紋路設計。
6（即原證五）係100年12月12日原告與天明公司之銷售確認書，記載數量36瓶全瓷阿里山月圓酒瓶、單價18美元、總計648美元。
7（即原證二）係100年4月15日原告寄給龍地公司之設計圖稿（如附圖3所示），其郵件日期早於系爭專利申請日。
原告於本院審理提出附件六之原證一至原證二十六，部分與前開原舉發證據重複，前開附件六原證一至原證二十六對應之事實，參本院卷第97頁以下，茲不贅述。
參加人非為系爭專利申請權人：
按專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明文。
經查：
原告於100年4月間即完成2款中央具有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現渾圓形狀，瓶蓋略呈倒圓錐形之青花酒8瓶設計圖（如附圖3所示，本院卷第103頁、第104頁）；原告曾於同年4月15日將前開附圖3所示之青花酒瓶設計圖寄予訴外人龍地公司，有該電子郵件及其附件在卷可佐（本院卷第105頁至第108頁），堪認原告於100年4月15日之前，即已完成附圖3之中央具有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現圓形，瓶蓋略呈倒圓錐形之酒瓶設計圖。
原告之員工LennaYang於100年7月1日寄7款酒瓶設計圖予天明公司之員工caseywu（吳國楨）稱「請收附檔本周完成的設計，…以上圖檔都可以根據意見修圖…如果想看樣品效果，請告知哪幾款，我們會進行雕刻打樣。」（本院卷第109頁），該郵件之附檔即包含附圖2-1「77。
頂極高粱酒」之酒瓶設計圖（舉發卷第22頁、本院卷第115頁），該酒瓶設計除與前揭原告提供訴外人龍地公司之青花酒瓶外觀皆中央具有一圓形貫通鏤空，且整體瓶身呈現圓形，瓶蓋呈倒圓錐形之設計特徵之外，附圖2-1之酒瓶另於瓶蓋側面呈現間隔之凹凸特徵，此與系爭專利之瓶蓋外觀設計特徵相同。同年7月7日天明公司之員工caseywu告知原告「敬會本公司董事長指示」、「瓶子選戀寬底即頂級那支」（本院卷第116頁），而天明公司之董事長即訴外人○○○（有天明公司及分公司基本資料查詢在卷可稽，舉發卷第8頁），可知天明公司對原告於100年7月1日提供之7款酒瓶設計圖，最初係選定「戀戀阿里山」酒瓶（舉發卷第25頁、本院卷第112頁），是原告稱系爭專利非訴外人○○○設計，而係原告提供多款酒瓶設計供訴外人○○○挑選，尚非無憑。同年7月13日原告之員工LennaYang寄件稱「請查收上週期他的酒瓶9設計款型，請看有沒有哪些要進行打樣，或是挑中但是要修改圖稿的。…」（本院卷第116頁），此次寄件附檔設。
計圖包含附圖2-2之「阿里山77頂極高粱酒」之酒瓶設計圖（本院卷第123頁），而附圖2-1、附圖2-2酒瓶設計均相同，只是修改瓶身圖飾。同年7月26日天明公司○○○回覆稱「阿里山-陳年高粱酒-63度」，翌日即同年月27日原告之員工LennaYang寄件給○○○稱「昨天討論過後，圖稿在一一修改中。請看附檔的阿里山75度，請您告知是不是這樣的意思。…我是聽濃度改成75度，阿里山燙金。酒牌不知是做頂級高粱，還是陳年高粱哩…」，同日天明公司○○○回覆「75度的沒錯，阿里山-燙金，全部都改成〝陳年高粱酒〞阿里山的字型可以換成別的毛筆字?（更有力道的，）」；同年7月28日原告之員工LennaYang寄件稱「…我們將阿里山的字樣，依照先前的酒類（可能你們請哪位大師寫的）做兩種字的版本。…請看附檔兩種版本，希望有你們中意的字型…」，並附上相同於附圖2-2之酒瓶設計，僅圖飾提供二種「阿里。
山」字型且酒精濃度改成「75」，以上有往來電子郵件及其附檔在卷可按（本院卷第130頁至第133頁）。承上，堪認天明公司與原告溝通選用原告之酒瓶設計款式，並對酒瓶上文字之字型及酒精濃度表示意見。
原告之員工LennaYang於100年12月12日寄件予天明公司○○○○稱「附檔是salesconfirmation確認銷售書。
目前產品在調整花紙顏色。…樣品單快遞，請問是否直接寄到…」（本院卷第136頁）；同日天明公司之○○○○簽回確認銷售書，第一次交易訂購酒瓶36支，美金648元（美金18元×36＝648元），有銷售確認書附卷可稽（10異議卷第5頁、第6頁、本院卷第134頁、第135頁），並於101年1月19日轉帳支付36支酒瓶費用新臺幣（下同）19,621元至原告董事長○○○之帳戶（本院卷第137頁），由前開銷售確認書之酒瓶樣式（異議卷第5頁、第6頁、本院卷第134頁、第135頁），可知天明公司第一。
次向原告訂購如附圖2-2「阿里山77頂極高粱酒」之設計酒瓶。嗣於101年2月21日原告再將「頂級高粱酒」。
及「77」修改為「阿里山68陳年大麴酒瓶」，並由天明公司○○○○於101年2月22日簽銷售確認書，第二次交易訂購酒瓶2,000支，有銷貨確認書附卷可查（本院卷第140頁），繼於同年3月21日由原告開立此次交易之訂金發票166,950元予騏麟製酒股份有限公司（下稱騏麟公司），有發票影本在卷可按（本院卷第141頁），騏麟公司分別於同年3月22日、4月10日將訂金及稅金匯予原告（本院卷第142頁、第143頁）；騏麟公司嗣改名日月潭股份有限公司（下稱日月潭公司），訴外人○○○以日月潭公司名義向原告提?2千支酒瓶之訂購單，由原告負擔大陸承製廠商費用，有酒瓶之輸入許可證附卷可參（本院卷第144頁），日月潭公司並取得經濟部101年7月9日經授貿字第10140046號准許進口該2千支酒瓶（本院卷第145頁至第147頁）。然參加人迄至101年9月4日始申請系爭專利，有系爭專利說明書公告本在卷可稽（舉發卷第34頁），是在參加人申請系爭專利之前，原告已完成前開附圖2、3之酒瓶設計圖，且提供附圖2-1及。
附圖2-2「阿里山77頂極高粱酒」之酒瓶設計圖予天明公司，天明公司先訂購酒瓶36支，嗣由日月潭公司名義再訂2,000支酒瓶，難認訴外人○○○係系爭專利之設計11人。
本件系爭專利權人即參加人係由領先奈米製藥生技股份有限公司（下稱領先公司）百分之百持股而設立，而領先公司復由天明公司持股百分之85，其董事之一○○○即係天明公司之董事長，有參加人、領先公司之公司及分公司基本資料查詢在卷可稽（舉發卷第8頁至第10頁），是天明公司對參加人有實質經營權。本件於系爭專利申請日。
之前，原告既已完成並提供附圖2-2「阿里山77頂極高粱酒」酒瓶之設計圖予天明公司，並經天明公司董事長○○○選定，已見前述，顯見訴外人○○○接觸原告之酒瓶設計在先，且依原告與天明公司往來電子郵件，天明公司係使用原告提供之酒瓶設計，僅就酒瓶款式之挑選及其上文字之字型及酒精濃度表示意見，俱見前述，實難認定訴外人○○○有參與原告前開酒瓶之設計，而依系爭專利之申請文件記載專利申請人係參加人，設計人為○○○，有系爭專利申請書在卷可按（系爭專利申請卷─下稱申請卷第27頁、第28頁），即與事實未合。
。
系爭專利與原告附圖2-2「阿里山77頂極高粱酒」酒瓶為實質相同之設計：
系爭專利之專利權範圍為「酒瓶」物品；外觀如附圖1各圖面所構成的整體形狀及其表面花紋，但不包含色彩及商標文字（瓶蓋頂部之商標、瓶身之「阿里山68」、「陳年大麴」文字及靠近瓶底之「阿里山製酒」文字）部分，此據系爭專利之圖式說明載明「圖面中所揭露之商標文字部分非本新式樣之申請標的」、「圖式所揭露之色彩為本案不主張之部分」可參（本院卷第156頁），故系爭專利表面所呈現之色彩及瓶蓋頂部之商標、12瓶身之「阿里山68」、「陳年大麴」文字及靠近瓶底。
之「阿里山製酒」文字，與原告附圖2-2「阿里山77頂極高粱酒」酒瓶之對應瓶蓋頂部分之商標、瓶身之「。
阿里山77」、「頂級高粱酒」文字，均非屬比對的範圍，先予敘明。
。
系爭專利與原告附圖2-2「阿里山77頂極高粱酒」酒瓶皆係設有一呈圓環形之瓶身及一略呈倒圓錐形之瓶蓋，該瓶身中央具有一圓形貫通鏤空，上方設有一圓柱形瓶頸，底部則設有一略呈矩形之基座，該瓶蓋側面則設有間隔之凹凸特徵，二者之差異僅在於瓶身之厚度略微不同，惟該瓶身厚度僅係局部的細節修飾，並不影響整體視覺外觀之細微差異，倘非經過詳細比對實難直接發現其間之差異，系爭專利於瓶身形狀與原告附圖2-2「。
阿里山77頂極高粱酒」酒瓶瓶身近似，其二者已產生相同或混淆的視覺印象，系爭專利與原告附圖2-2「阿。
里山77頂極高粱酒」酒瓶為實質相同之酒瓶設計。
。
，系爭專利與原告附圖2-2「阿里山77頂極高粱酒」酒瓶為實質相同之設計，參以前揭原告提出與天明公司酒瓶交易之相關資料，原告主張系爭專利設計人非為天明公司董事長○○○，應屬可採。依專利法第5條規定，專利申請權原則上屬設計人所有，故專利權人應取得專利申請權人之轉讓設計專利權。承上，訴外人○○○既非專利申請權人，其自亦無法轉讓系爭專利申請權予參加人。
原處分雖稱原告與參加人間之法律關係應定性為「委託設計製造」（OriginalDesignManufacture，簡稱ODM）」，乃係採購方（即客戶）委託製造方（即ODM廠商），由製造方從設計到生產一手包辦，然後將產品掛上採購方13的品牌出貨之商業交易模式，而依商業習慣，鮮少由ODM廠商保有智慧財產權之情形云云。惟承前所述，天明公司董事長○○○僅挑選原告所設計酒瓶，並就其上文字之字型及酒精濃度表示意見，無法證明訴外人○○○參與設計酒瓶，而原告亦僅提供酒瓶之設計及生產，並未包含內容物酒類，洵無證據足資證明原告從設計到生產一手包辦，將產品掛上參加人的品牌出貨，原處分上開論述，洵無所據，尚不足採，併予敘明。
與天明公司或訴外人○○○約定轉讓系爭專利申請權：
參加人辯稱：○○○於第一次交易時已指示天明公司代騏麟公司支付包含設計費在內之貨款給原告，並約定使系爭專利歸訴外人○○○，訴外人○○○再將系爭專利讓與參加人，依專利法第7條第3項及第6條第1項規定，本案酒瓶之設計專利歸屬於參加人。惟原告主張：原告與天明公司間對於酒瓶訂製成立買賣關係，第一次交易並未包含設計費，僅有酒瓶製作費及開模費，亦未有專利授權或轉讓等語。經查：觀諸原告與天明公司二次酒瓶交易之銷貨確認書上所示第一次單價約美金18元即新臺幣543.22元（以2011年12月8日新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率折算）、第二次單價新臺幣265元（本院卷第135頁、第140頁），二者酒瓶單價確存在價差，惟此二次交易銷貨確認書上卻均未有「設計費」品項之記載，原告堅稱第一次交易金額並未包含設計費，係因打樣時已經開模，生產數量到達一定規模後可攤提模具費用，故第二次交易單價才較便宜等情，經衡酌參加人與訴外人巨名公司之報價單上亦有「模具費用部分先由貴司支付，下單滿3000PCS以上再由貨款14回饋」之記載（本院卷第162頁），堪認原告前開所述非屬無據，亦不違常理，是難以前開二次交易酒瓶價差即推斷第一次交易金額包含設計費。
按一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計，專利法第7條第3項定有明文。揆其意旨，專利申請權及專利權之歸屬應依雙方契約約定，經核前揭原告與天明公司之銷貨確認書僅係天明公司出資聘請原告從事前開酒瓶設計證明，縱第一次交易金額包含設計費，雙方亦未曾就前開酒瓶設計專利申請權歸屬為約定，是揆諸前開規定，尚難認原告與天明公司或訴外人○○○間有就前開酒瓶設計約定轉讓系爭專利申請權，參加人自亦無法自天明公司或訴外人○○○取得系爭專利申請權。
七、綜上所述，無法證明訴外人○○○係系爭專利之設計人，故訴外人○○○無法轉讓系爭專利申請權予參加人；亦無法證明系爭專利由天明公司或○○○出資委由原告設計，並約定系爭專利申請權歸屬天明公司或○○○或其等指定之參加人，既無法證明參加人係系爭專利申請人，則參加人具名為系爭專利之專利申請權人洵有未洽，原處分為舉發不成立之處分即有未合，訴願決定予以維持，亦非妥適，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。另按稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。次按稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人，為（修正前）專利法第5條所規定。可知專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利。又依同法第6條第1項規定，15二者均得讓與或繼承。是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，須係專利申請權人始得為之（同法第22條第1項、第105條、第112條參照），專利專責機關審查申請案件，固須依同法第5條、第7條、第8條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。是專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為暫准專利之審定並公告後，利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷，其審定異議不成立而通知異議人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義者，自屬正當（最高行政法院89年度判字第1752號判決參照）。本件原告聲請命被告更正系爭專利之設計人暨申請人為原告之處分，乃關於系爭專利申請權歸屬認定，為民事私權糾紛事項，非得由被告或訴願機關認定，應經由民事訴訟程序以私權歸屬認定，待權利歸屬確定後，真正權利人始得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬。本件原告雖對參加人就系爭專利申請權及專利權之歸屬提起民事確認之訴，獲得第一審勝訴判決，有本院105年度民專訴字第49號民事判決書影本附卷可考（本院卷第260頁至第280頁），惟被告爭執民事判決尚未確定（本院卷第254頁），揆諸前開最高行政法院判決意旨，仍待確認原告為真正權利人之民事判決確定後，原告始得執法院判決向被告申辦系爭專利權，非得藉由本件行政訴訟程序請求更正系爭專利權歸屬，是原告訴之聲明中有關16命被告為舉發成立及更正設計人暨申請人為原告此部分之聲明，尚非有據，應予駁回。至原告此部分之申請，被告應俟前開確認系爭專利申請權及專利權之民事確認判決確定後，另為適法之處分。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰不逐一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中華民國106年10月20日智慧財產法院第三庭審判長法官汪漢卿法官蕭文學法官杜惠錦以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
得不委任律師為訴所需要件訟代理人之情形
1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院一者，得不委任公法學教授、副教授者。
律師為訴訟代理
2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理17人具備會計師資格者。
人
3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二情形之一，經最親等內之姻親具備律師資格者。
高行政法院認為2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
適當者，亦得為3.專利行政事件，具備專利師資格或依上訴審訴訟代理法得為專利代理人者。
人4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
影本及委任書。
中華民國106年10月23日書記官林佳蘋18附圖：
附圖1（系爭專利之圖式）：
19附圖2（證據2電子郵件所附之設計圖稿）：
附圖2-1（舉發卷第22頁、本院卷第115頁）20附圖2-2（舉發卷第17頁、本院卷第120頁）附圖3（證據7電子郵件所附之設計圖稿）：
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