智慧財產法院行政判決
106年度行商訴字第15號原 告 蔡裕忠訴訟代理人 陳文郎律師
張東揚律師複 代理 人 蕭翊展律師
李佳樺律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏（局長）訴訟代理人 盧耀民
參 加 人 蔡篤興上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國106 年
1 月18日經訴字第10606300170 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人蔡篤興前於民國102 年3 月19日以「HS及圖」指定使用於當時之商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第12類之「汽車、汽車零組件、機車、機車零組件、離合器、離合器蓋、汽缸套、活塞環、火星塞、風扇帶、散熱器、活塞、軸承、曲軸、省油器、排氣閥、汽化器、剎車碟、襯套、陸上交通工具用驅動鏈條」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告以該註冊商標有違商標法第30條第1項第12款規定，以如附圖二、三所示商標（下合稱據以異議商標）對系爭商標提起異議。案經被告審查，核認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，以105 年9 月23日中台異字第1040316 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以106 年1 月18日經訴字第10606300170 號訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件訴訟。
二、原告主張：㈠原告在系爭商標申請註冊前，已有持續多年先使用據以異議商標之事實：
⒈原告於西元1985、2007及2009年發行之產品型錄上（異議申
請書附件1 ）即已標示商標，且標明係適用於各款類型汽車之活塞類別（Piston）之商品。
⒉原告經營和成機件廠期間，曾將該廠榮獲經濟部商品檢驗局
ISO- 9002 國際品保之認證資料登報（異議申請書附件2），其上顯示和成機件廠之名稱、據以異議商標及活塞商品之照片，該份報紙雖未顯示日期，惟其上所載之認證單位經濟部商品檢驗局已於88年改制為「經濟部標準檢驗局」，足見此份報紙早於88年之前即已刊登；又報紙照片上員工所著制服，亦清晰標示據以異議商標圖樣。
⒊原告亦將據以異議商標使用於活塞產品，有包裝照片可佐，
且自和成機件廠於100 年3 月22日、100 年12月27日、101年12月7 日出貨予新加坡買受人之出口報單上亦可見貨物名稱為「HS」、「PISTON」（活塞）（異議申請書附件4 ）。
⒋綜上，原告於經營和成機件廠期間，在參加人102 年3 月19
日申請註冊系爭商標之前即有使用據以異議商標於機械及車輛用活塞商品之事實，是原告為據以異議商標之先使用人。㈡據以異議商標與系爭商標完全相同或有高度近似，且使用於同一或類似商品類別：
⒈比較系爭商標與據以異議商標，兩者構圖一模一樣，且均有
引人注意之外文「H 」、「S 」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時所施之普通注意，有可能會誤認兩者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬近似程度極高之商標。
⒉系爭商標與據以異議商標之使用類別，均為機械器具及交通
工具之組成部分，不論在用途、功能、原材料、產製者、行銷管道等因素上均有共同或相關聯之處，如標上相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬同一或高度類似之商品。
㈢參加人註冊系爭商標有意圖仿襲、搶先申請註冊之情形：
⒈參加人之父○○○前已將和成機件廠讓渡予原告，嗣雖經臺
灣臺中地方法院103 年度訴字第3128號民事判決（下稱前案判決）認定該讓渡行為無效，惟該判決亦揭示該案之訴訟標的僅判斷「參加人之父親與本案原告間之讓渡行為是否有效」，不及於判斷○○○之全體繼承人（包含參加人）是否將和成機件廠讓渡與本件原告，而○○○之繼承人業已明確表示因和成機件廠負債過鉅，所有繼承人（包含參加人）均無意接手經營，經家族會議遂將其繼承持分全數讓渡予原告，經原告經營迄今，此有相關刑事偵查程序之不起訴處分、駁回再議處分、駁回交付審判裁定可佐（見本院卷第58至130頁），亦有諸多證人之證詞為憑。準此，參加人已非和成機件廠之共有人，僅因原告成功經營轉虧為盈，竟於讓渡20餘年後改稱為相反意思表示，僭稱自己為和成機件廠之所有人而申請系爭商標，顯具仿襲原告先使用商標之意圖。
⒉況於和成機件廠讓渡與原告後，參加人又立於輔助地位，協
助原告為工廠之經營並支領薪水。而參加人之姊妹即訴外人○○○於100 年間為原告所資遣，發生勞資爭議糾紛，雙方於100 年11月17日成立調解、確認原告應給付資遣費及相關費用後，○○○復聲請強制執行獲准。其後，參加人及其家人向原告提起多件民、刑與行政訴訟，主張和成機件廠之所有權、原告違法侵占渠等財產云云，實欲奪回和成機件廠繼續經營。和成機件廠屬原告所有，否則參加人及其家人何以自80年迄103 年間均不爭執原告所有權之合法性，甘願輔助原告經營工廠並支領薪水？⒊至臺中市政府於前案判決確定後，雖以讓渡行為無效而依商
業登記法第29條第1 項第1 款撤銷原告之負責人登記。惟該條係規定「登記事項有偽造、變造文書，經有罪判決確定」主管機關得撤銷或廢止原登記事項，原告既係合法登記為和成機件廠之負責人，更無涉偽造、變造，亦未經有罪判決確定，業如前揭不起訴處分。臺中市政府撤銷原告之負責人登記，顯有違誤，原告亦已提起行政爭訟，正在審理中，併此敘明。
㈣並聲明：⒈原處分及訴願決定均撤銷。⒉被告對註冊第00000000號「HS及圖」商標異議事件，應作成異議成立之處分。
三、被告辯稱：㈠按商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務
之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。據此本款之適用，係以：⒈系爭商標申請註冊前，據以異議商標有被先使用之事實；⒉系爭商標與據以異議商標構成近似；⒊據以異議商標先使用之與系爭商標指定使用之商品/ 服務構成同一或類似；⒋原告因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標註冊為要件。故倘未能證明系爭商標權人有仿襲之意圖，系爭商標即無本款規定之適用。
㈡經查，原告所提異議申請書附件1 為和成機件廠之產品型錄
頁面，其上可見據以異議之「HS設計圖」商標、piston（活塞）、西元1985、2007及2009年等字樣；異議申請書附件2為和成機件廠獲得當時本部商品檢驗局ISO-9002國際品保認證資料，可推知其於改制前即已刊登；異議申請書附件4 為商品照片、出口報單及統一發票，其上亦載有據以異議商標，雖無刊登日期，但因經濟部商品檢驗局已於88年改制為「經濟部標準檢驗局」，而出口報單上之日期為100 年3 月22日與同年10月27日，貨物名稱為「HS PISTON 」，並有載明型號，依上開事證相互勾稽，和成機件廠於系爭商標申請日（102 年3 月19日）前，確有先使用據以異議之「HS設計圖」商標於活塞商品等之事實，洵堪認定。
㈢次查，系爭商標係由外文「HS」置於雙圓圈右側開口所組成
之設計圖形；而據以異議商標則由外文「HS」置於雙圓圈之右側開口，且外圈右側凸出框住「HS」之圖形所組成，該二商標相較，均有相同構圖意匠之圖形，整體外觀予人寓目印象極其相似，且外文「HS」讀音相同，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察及交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬高度近似之商標。另系爭商標指定使用之「汽車、汽車零組件、機車、機車零組件、離合器、離合器蓋、汽缸套、活塞環、火星塞、風扇帶、散熱器、活塞、軸承、曲軸、省油器、排氣閥、汽化器、剎車碟、襯套、陸上交通工具用驅動鏈條」商品，與據以異議商標先使用之機械及車輛用活塞等商品均為機械器具與交通工具之組成部分，於用途、功能、行銷管道上均有共同或相關連之處，屬同一或高度類似之商品。
㈣再查，依異議申請書與異議答辯書所載內容可知原告與參加
人為叔侄關係，且依異議申請書附件5 和成機件廠於84年至88年之提單、電話紀錄等資料，其上有關於產品價格、日期等文字與參加人之簽名，可推知參加人於系爭商標申請日前與和成機件廠間應有業務往來關係，固可認定參加人於系爭商標申請日前即已知悉據以異議商標之存在。惟查，參加人之父將和成機件廠讓渡予原告之行為，業經前案判決認定無效且確定在案，復經臺中市政府以105 年1 月6 日府授經商字第1050001974號函撤銷該府所核准和成機件廠負責人變更登記之處分（按指將負責人即參加人之父變更登記為原告之處分），並於同年月13日核准參加人變更為和成機件廠負責人之繼承登記。是以，本件參加人基於繼承和成機件廠經營權之地位，以沿襲據以異議商標為目的而申請系爭商標之註冊，自難謂有仿襲之意圖，應無本款規定之適用。
㈤綜上所述，系爭商標與先使用之據以異議商標固屬近似，且
指定或實際使用同一或類似之商品，參加人於系爭商標申請時亦知悉據以異議商標之存在，惟參加人主觀上非基於仿襲之意圖而申請系爭商標之註冊，自無商標法第30條第1 項第12款規定之適用。
㈥原告固另稱和成機件廠前任負責人○○○將註冊第550615、
133335、133336號商標移轉予原告（見異議申請書附件6 ），及原告並非基於偽造文書而取得和成機件廠經營權，亦無侵占○○○身故保險金等，早經各級法院及檢察署確認（見商標異議補呈證據狀（三）附件10），可證原告係合法取得和成機件廠之經營管理權等情，惟查，前述資料內容僅能顯示前揭商標權利異動情形及原告有無涉偽造文書、侵占之刑責，尚不足以探求和成機件廠原始負責人○○○對「HS設計圖」、「Ho Seng 」商標權歸屬之真意。再者原告雖謂和成機件廠之負債於前任負責人○○○往生時負債甚多，其子不願承擔經營，經家族長輩協調後由原告蔡裕忠接手，孰料經營步上正軌後，參加人始欲逐步奪回據以異議商標之權利云云，並檢附要求原告出面協調之律師函、廢止申請案等事證（見異議申請書附件7 、8 ），惟此係屬另案問題，且與據以異議商標先使用之認定無涉，非本案所得論究之範疇，均併予敘明。
㈦並聲明：駁回原告之訴。
四、參加人主張：㈠臺中市政府依前案判決，於105 年1 月6 日以府授經商字第
1050001974號函撤銷原告之和成機件廠負責人之登記，並依
105 年1 月13日府授經商字第1050860636號函核准參加人為和成機件廠負責人，是原告已非和成機件廠負責人，自無權干涉系爭商標的使用。原告雖稱因和成機件廠負債過鉅，獨立參加人及其他繼承人均明確表示無意接手經營云云，惟若該廠負債過鉅，為何和成機件廠原負責人暨商標權人○○○辭世後，原告即刻主張為和成機件廠之負責人？實不合情理。而原告於100 年11月1 日起至101 年10月31日止及102 年
8 月14日止申請停業，迄今未申請復業，若原告稱和成機件廠轉虧為盈屬實，何需歇業？㈡綜上，原告提及之事實可信度有待商榷，家族間之情況於相
關之刑事、民事訴訟中已有證明，實與系爭商標案之程序無關。參加人基於繼承和成機件廠經營權之地位，為實質和成機件廠的負責人，自得向被告申請系爭商標之註冊及商標權人，被告所為異議不成立之決定並無違誤。
㈢並聲明：原告之訴駁回。
五、本件爭點經當庭協同兩造確認如下（見本院卷第231 頁）：㈠原告是否有先使用據以異議商標之事實？㈡參加人註冊系爭商標有無意圖仿襲、搶先申請註冊之情形？
六、本院得心證理由：㈠按「商標有下列情形之一，不得註冊：十二、相同或近似於
他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。前項第九款及第十一款至第十四款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準」，商標法第30條第1 項第12款、第2 項定有明文。次按商標法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能，商標法於86年5 月7 日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷（商標法100 年6 月29日修正立法理由參見）。
㈡和成機件廠於系爭商標申請日前，已先使用據以異議商標於活塞商品：
原告於原處分程序所提異議申請書附件1 為和成機件廠之產品型錄頁面（見原處分卷第16至22頁），其上可見據以異議之「HS設計圖」商標、piston（活塞）、西元1985、2007及2009年等字樣，異議申請書附件2 為和成機件廠獲得當時經濟部商品檢驗局ISO-9002國際品保認證資料（見原處分卷第23頁），可推知其於改制前即已刊登；異議申請書附件4 為商品照片、數張出口認證之報載頁面及統一發票（見原處分卷第27至37頁），其上亦有顯示據以異議商標，雖無刊登日期，但因經濟部商品檢驗局已於88年改制為「經濟部標準檢驗局」，而出口報單上之日期為100 年3 月22日與同年10月27日，貨物名稱為「HS PISTON 」，並有載明型號，依上開事證相互勾稽，堪認和成機件廠於系爭商標申請日（102 年
3 月19日）前，確有先使用據以異議之「HS設計圖」商標於活塞商品等之事實。
㈢系爭商標與據以異議商標構成高度近似，且二者指定使用之商品為同一或高度類似：
系爭商標係由外文「HS」置於雙圓圈右側開口所組成之設計圖形；而據以異議商標則由外文「HS」置於雙圓圈之右側開口，且外圈右側凸出框住「HS」之圖形所組成，該二商標相較，圖形之構圖意念相同，整體外觀予人深刻印象部分極其相似，且外文「HS」讀音相同，一般消費者於異時異地隔離整體觀察、連貫唱呼之際，不易辨異，屬高度近似之商標。另系爭商標指定使用之「汽車、汽車零組件、機車、機車零組件、離合器、離合器蓋、汽缸套、活塞環、火星塞、風扇帶、散熱器、活塞、軸承、曲軸、省油器、排氣閥、汽化器、剎車碟、襯套、陸上交通工具用驅動鏈條」商品，與據以異議商標先使用之機械及車輛用活塞等商品均為機械器具與交通工具之組成部分，於用途、功能、行銷管道上均有共同或相關連之處，屬同一或高度類似之商品。
㈣參加人主觀上非基於仿襲之意圖而申請系爭商標之註冊：
依原告於原處分程序所提異議申請書附件5 和成機件廠自84年至88年間之提單、電話紀錄等資料（見原處分卷第38至44頁），其上有關於產品價格、日期等文字與參加人之簽名，可推知參加人於系爭商標申請日前與和成機件廠間已有業務往來關係，固可認定參加人於系爭商標申請日前即已知悉據以異議商標之存在。惟查，參加人之父將和成機件廠讓渡予原告之行為，業經前案判決認定無效且確定在案，復經臺中市政府以105 年1 月6 日府授經商字第1050001974號函撤銷該府所核准和成機件廠負責人變更登記之處分（按指將負責人即參加人之父變更登記為原告之處分），並於同年月13日核准參加人變更為和成機件廠負責人之繼承登記。是以，本件參加人基於繼承和成機件廠經營權之地位，以沿襲據以異議商標為目的而申請系爭商標之註冊，難認有何仿襲之意圖，自無商標法第30條第1 項第12款規定之適用。
㈤至原告雖另主張和成機件廠前任負責人○○○將如異議申請
書附件6 所示之商標（見原處分卷第45、46頁）移轉予原告，且原告並非基於偽造文書而取得和成機件廠經營權，亦無侵占○○○身故保險金等，早經各級法院及檢察署確認（見原處分卷第107 至146 頁商標異議補呈證據狀（三）附件10），可證原告係合法取得和成機件廠之經營管理權，又和成機件廠之負債於前任負責人○○○往生時負債甚多，其子不願承擔經營，經家族長輩協調後由原告接手，孰料經營步上正軌後，參加人始欲逐步奪回據以異議商標之權利云云，並檢附要求原告出面協調之律師函、廢止申請案等事證（見原處分卷第47至62頁異議申請書附件7 、8 ），惟查，上開移轉予原告之商標與系爭商標仍屬有異，尚難認與本件有直接關聯，至原告有無涉及偽造文書、侵占之刑責，及原告與參加人間之糾紛，均屬另案問題，尚不足以探求和成機件廠原始負責人○○○對系爭商標權利歸屬之真意甚明。
七、綜上所述，系爭商標無商標法第30條第1 項第12款規定之適用，職是，被告所為異議不成立之行政處分，核無不法。訴願決定予以維持，亦無不當。原告徒執前詞，聲明求為判決原處分及訴願決定均撤銷、被告應撤銷系爭商標之註冊，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 107 年 1 月 31 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 蔡志宏法 官 黃珮茹以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中 華 民 國 107 年 2 月 5 日
書記官 鄭楚君