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智慧財產法院 106 年行商訴字第 150 號判決

智慧財產法院行政判決

106年度行商訴字第150號原 告 優尼士國際股份有限公司代 表 人 沈宏海(董事長)訴訟代理人 楊敏玲律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏(局長)訴訟代理人 孫重銘

參 加 人 義大利商法倫提諾公司(Valention S .p .A )代 表 人 嘉瑞利 波樂西(GABRIELE BORASI)訴訟代理人 蔡瑞森律師(兼送達代收人)

陳長文律師上列當事人間因商標評定事件,原告不服經濟部中華民國106 年

9 月7 日經訴字第10606310220 號訴願決定,提起行政訴訟,並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟,本院判決如下:

主 文原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

理 由

一、事實概要:原告之前手英商佛羅倫斯流行(喬西)有限公司(下原告前手)前於民國80年9 月2 日以「GV Stylised 」商標,指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第43類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」商品,向被告前經濟部中央標準局(88年1 月26日改制為智慧財產局)申請註冊,經被告審查,核准列為註冊第553117號商標(下稱系爭商標,權利期間自81年3 月1 日起至91年2 月28日止,如本判決附圖一所示)。嗣原告前手於90年11月15日申請延展註冊,經被告實質審查並於91年11月1 日核准公告延展權利期間至101 年2 月29日止(期滿後復經申准延展權利期間至

111 年2 月28日止)。而後參加人於100 年3 月30日以系爭商標之延展註冊有違延展註冊時商標法第37條第7 款、第12款及申請評定時商標法第23條第1 項第12款、第13款規定(相當於現行商標法第30條第1 項第11款、第12款規定),檢具註冊第230396號商標(下稱據以評定商標,如本判決附圖

2 所示)對之申請評定。案經被告審查後,以本件申請評定時已逾申請評定之5 年除斥期間,且難謂原告前手之延展註冊係屬惡意,以103 年5 月28日中台評字第1000114 號商標評定書為「評定駁回」之處分。參加人不服,訴經經濟部審認原告前手之延展註冊應屬惡意,不受5 年除斥期間之限制,以104 年1 月5 日經訴字第10306129530 號訴願決定書將原處分撤銷,責由被告另為適法之處分,原告前手不服,提起行政訴訟,經本法院以104 年12月31日104 年度行商訴字第23號行政判決駁回原告之訴,並經最高行政法院於106 年

1 月23日以106 年度判字第37號判決駁回上訴確定在案。案經被告依經濟部決定及法院判決意旨重為審查,認系爭商標指定使用於前揭商品有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用,以106 年3 月22日中台評字第1040015 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告前手不服提起訴願,遭經濟部106 年9 月

7 日發文以經訴字第10606310220 號經訴字第1060310280號訴願決定書為「訴願駁回」決定,適原告於期間已受讓系爭商標,原告不服,特於法定期限提起本件行政訴訟。因本院認本件判決之結果,倘認原處分及訴願決定應予撤銷,將影響參加人之權利或法律上之利益,爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定,並主張:㈠系爭商標係善意註冊且不相似:

Giovani Valentino 於其父親Mario Valentino 於1991年辭世後,基於發揚家族設計風格,決定以自己姓名創設Giovan

i Valentino 品牌,展現最高標準之製作工藝與創新設計商品而聞名於世,系爭商標係取自Giovani Valentino 之首字母G 和V 結合設計而成,一如其父親Mario Valentino 自1951年之MV商標係取自其姓名首字母設計意匠,其中G 字母除係其名字外又具有Global(有「環球」之設計意涵),所結合之V 字母當然是其家族之義大利姓氏Valentino 整體外觀、讀音及觀念皆與參加人據以評定商標單純V 設計圖(VLog

o )迥然有別且大異其趣。㈡據以評定商標,其線條較方形,雖較系爭商標申請註冊日80

年9 月2 日早,但兩商標皆著名且並存時間已久,無使相關消費者混淆誤認之虞者,殆無疑義。

㈢參加人對原告在義大利所提訴訟,業經2014年12月17日義大

利最高上訴法院以第3118/15號終局判決(原證2 號)確認兩商標並不近似亦無不公平競爭,且無混淆誤認情事發生,合先陳明。該義大利終局判決係最高上訴法院於2014年12月17日對於參加人「法倫提諾公司」對原告「佛羅倫斯流行(喬西)有限公司」正在使用之商標(GV設計圖與系爭商標相同)要求做出無效宣告,並且確認仿冒事實成立,進而限制其使用並且發布後續衍生之相關規定,以確認其不公平競爭,並據此求償等;義大利最高法院駁回參加人之請求。義大利最高法院所認定之理由為:「本上訴法庭,本著理性精神以及對事實的完整評估,已經確認,由Florence FashionJersy 公司(即原告前手) 提出登記的圖形有著獨特的構圖,因此與已經存在的另一家公司的圖形完全不同,因此不只在圖像的解析上看得出不同,品牌整體以及內涵亦大不相同,考量各種因素,不論是回朔到圖像本身,或是視覺的,甚至是一般會對此類商品進行消費的消費者,尤其當商品等級是精品時,其客層其實是彼此很接近而且小眾的,此一意見呼應司法文件中所記載的內容(Cassazione備忘錄n .4405/2006 )關於內涵方面與整體方面的混淆的評估),而根據文件記載內容,混淆的假設,無法只因為圖形之間存在著的,會造成聯想的風險而成立(Cassazione備忘錄n .21086/2005)…」因此,義大利法院駁回參加人之上訴,「GV」商標與「V (logo)」商標並無混淆誤認之情形,且「GV」商標並無仿冒之情事,亦即不具有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖。

㈣再者,被告於其自行編印之商標法逐條釋義謂:「商標權人

係惡意申請註冊相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者,亦屬前項所列第23條第1 項規定事由之一,原應受5 年申請或提請評定期間之限制,惟考量商標權人於申請時即知其可對著名商標權人及消費者之權益造成損害,並以此獲取不正競爭之利益,遂例外規定有此情形者,不受5年法定除斥期間之限制」等語。由此可知,本項所稱之「惡意」,當非僅指單純之知悉,而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言。顯見,對於惡意認知上,除了需有知悉據以評定諸商標之存在,並以具有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖。至於MarioValentino 與參加人前手所提出1979年並存協議,該合約書中僅說明「Mario Valentino 」、「MV」、「Valentino 」及「V 」並存之關係及如何分類註冊,並未論及「GV Styli

sed 」系爭商標圖樣,故被告以原告知悉此合約,即推測原告為惡意,顯屬速斷。

㈤而近20年來參加人在世界各地以行政異議或其他訴訟手段不

斷對原告攻擊未果,原告家族自1908年以來有著光榮品牌歷史仍持續競競業業經營,即便是參加人最在意的義大利,最高上訴法院也認同兩商標應並存於時尚市場,既然被告採納參加人引據與系爭商標無關之他人義大利判決之和解協議書為系爭商標係惡意註冊之佐證,依據從新從輕原則,系爭商標洵無系爭法條之適用,以維消費者及原告之合法權益。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回,並抗辯:㈠本件參加人對有關延展註冊時商標法第37條第12款及修正前

商標法第23條第1 項第13款本文(相當於商標法第30條第1項第10款本文)規定部分,於前訴願階段並無爭執,該部分已告確定自無庸審究,合先敘明。

㈡商標法第106 條第1 項規定,本法100 年5 月31日修正之條

文施行前,已受理而尚未處分之評定案件,以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限,始撤銷其註冊;其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序,其效力不受影響。本案既經經濟部訴願決定撤銷原處分確定在案,被告所為處分即失其效力,本案仍屬商標法修正施行前,已受理而尚未處分之評定案件。而系爭商標所涉延展註冊時商標法第37條第7 款,業經修正為商標法第30條第

1 項第11款(即修正前商標法第23條第1 項第12款)規定,於延展註冊時及修正施行後法條規定均為違法事由,再予敘明。

㈢本件參加人100 年3 月30日申請評定時,距系爭商標延展註

冊公告日(91年11月1 日)已滿5 年,且係92年11月28日修正之商標法後所提起之商標評定案,其得否排除修正前商標法第51條及商標法第58條所定申請評定之5 年除斥期間規定,端視系爭商標之延展註冊是否「有商標法第30條第1 項第11款(修正前商標法第23條第1 項第12款)規定之情形」及商標權人是否「係屬惡意」而定。至據以評定商標是否著名之時點,應以系爭商標提出申請延展註冊日為準。

⒈按系爭商標延展註冊時商標法第37條第7 款規定,商標圖樣

「相同或近似於他人著名之商標或標章,有致公眾混淆誤認之虞者」,不得申請註冊,及商標法第30條第1 項第11款本文規定,商標「相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」,不得註冊。依前揭法條規定,商標近似及據爭商標為著名商標二項為必須具備要件,而所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」,係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。

⒉又系爭商標之註冊,應有延展註冊時商標法第37條第7 款及

商標法第30條第1 項第11款規定情形,且系爭商標之申請延展註冊係屬惡意,依修正前商標法第51條第3 項及商標法第58條第2 項規定,不受同條第1 項5 年除斥期間之限制,參加人自得對系爭商標申請評定等理由,業經經濟部經訴字第10306129530 號訴願決定書,及本院104 年度行商訴字第23號行政判決指明,並經最高行政法院106 年度判字第37號判決維持在案(以下合稱前案)。

⒊本件衡酌兩商標構成近似且系爭商標申請延展註冊時據以評

定商標已為著名商標,又系爭商標權人之創辦人GiovanniValentino 曾參與家族事業,從事服裝設計,對競爭同業的商標有較高注意程度,對其父親與參加人之長期商標爭議及據以評定商標之存在難謂不知,其後商標權人以高度近似於據以評定商標之GV設計圖作為系爭商標申請註冊,並延展註冊於具高度關聯性之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」商品,相關公眾極有可能誤認兩商標之商品為同一來源,或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,而產生混淆誤認之虞,系爭商標之註冊,自有前揭條款規定之適用,自應依法撤銷其註冊。是以,商標權人有意圖獲取不正利益之惡意申請系爭商標延展註冊,兩商標復無併存市場之事實,本件又無其他新事證得為與訴願決定意旨不同之認定,依訴願法第95、96條重為處分自無違誤。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回,並主張:㈠原告係惡意註冊系爭商標:

⒈參加人之據以評定商標係義大利著名設計師Valentino Gara

vani先生所首創使用於其所設計的衣服類商品之商標,並經參加人廣泛使用而成為著名商標。原告公司之創辦人Giovan

ni Valentino係案外人Mario Valentino 之子,Mario Valentino 係Mario Valentino SPA 之創始者,Mario Valentin

o SPA 與參加人及其前手Valentino Couture S .A .於全世界從60年開始雙方長期存在商標爭議,為終止商標爭端,雙方於68年(西元1979年)簽定了並存協議,合約中規定:Ma

rio Valentino SPA 公司使用Valentino 時,必須將「MarioValentino」整體一起使用,無論正楷體或是簽名體均可,姓與名二部分必須使用相同字樣且大小一致,如果要單獨使用「VALENTINO 」,則只能使用鞋子以及其他皮革製品,此可由Mario Valentino 以及Valentino Couture S .A .所簽定的義大利原文並存合約,參加人並請其法務代表Ms .Antonella Andrioli將並存合約公認證,證實該並存合約影本確為當事人於1979年所簽之並存合約影本。

⒉原告之創辦人Giovanni Valentino於其父親Mario Valentin

o 生前一直都在父親的公司Mario Valentino SPA 位居高職,並於1988年6 月13日成為Mario Valentino S .P .A . 公司之董事長,此有義大利都靈工商業手工業及農業司(Chamberof Commerce , Industry , Handcraft and AgricultureofTurin)於1998年5 月28日第CER/38299/1998/CTO0545號關於Mario Valentino S .P .A . 公司登記資料節錄事項第六頁有清楚記載。於1991年Mario Valentino 去世時,由於公司經營不善,Giovanni Valentino離開Mario Valentino

SPA 並自創Florence Fashions Trading Co . ,並開始使用「Giovanni Valentino」以及系爭商標。嗣後並將該兩商標移轉給Florece Fashions(Jersey) Ltd .繼續使用。由於Giovanni Valentino曾於其父親的Mario Valentino SPA 公司之董事長亦即公司代表人,其父親Mario Valentino 以Ma

rio Valentino S .P .A . 公司代表人名義與參加人所簽署之商標合約,自應對該公司繼任之董事長亦有效力。Giovan

ni Valentino不僅知悉雙方長期商標戰爭後簽署之合約,更應遵守該合約之規範。其自行創設公司後,竟然變本加厲申請註冊與參加人所有之據以評定商標更為近似之系爭商標,原告申請系爭商標主觀上係惡意自屬當然。揆諸原告不惜繼續Mario Valentino 與參加人之世界商標大戰顯然是因為只要讓消費者誤認其所產製的商品與參加人有關,或為參加人所產製,就可達到搭便車而獲取不法利益。原告主觀上具有抄襲據以評定商標以獲取不正當之利益的惡意,甚為明顯。⒊參加人之所以於系爭商標註冊20年之後方提起本件評定案,

實係由於原告喧賓奪主對參加人所有之註冊第0000000 號商標提起評定案。原告不斷利用其先註冊之商標對參加人所有之後註冊之商標提起異議或評定,參加人忍無可忍,方提起本評定案。殊不知兩造商標中不論先申請註冊、先使用或者因長期廣泛使用而成著名商標者均為據以評定商標,消費者所認識者從古至今都是評定人之據以評定商標而非系爭商標,因此,消費者完全認識據以評定商標而無與他商標產生混淆誤認之虞之可能,會造成消費者混淆誤認者根本是系爭商標。因此,評定人發現唯有經由撤銷系爭商標註冊一途,方能徹底解決雙方之間長期存在之商標爭議,既然並存無法消除混淆誤認之虞,為正本清源遂提起本評定案。

㈡據以評定商標早於系爭商標註冊前已成為著名商標:

⒈據以評定商標係義大利著名設計師Valentino Garavani先生

設計之商品,西元1959年Valentino Garavani先生於羅馬開始其服飾設計生涯,並於1960年開設第一家服飾沙龍,同年Valentino Garavani先生於義大利Palazzo Pitti 舉行服裝展示秀,旋即獲得世界各大媒體及業界之矚目,而享譽國際。自1960年代起Valentino Garavani先生為使全球各地一般消費者均能分享其設計之概念與成果,不再侷限於高消費能力族群,著手於成衣(ready-to-wear )商品之銷售,因Valentino Garavani先生匠心獨具,品味超群,故其設計之產品頗受全球各地名流人仕所喜愛,許多世界知名人仕均係Valentino Garavani先生設計服飾之愛好者。Valentino Garavani先生之卓越成就,倍受推崇,於1967年獲頒Nieman Mar

cus Fashion Award 獎項(等同於服飾界之奧斯卡獎);1985年獲頒義大利官方Order of Merit獎,表彰其作為領導全球流行服飾設計師25年之成就;1986年義大利總統在羅馬Quirinale 皇宮頒贈Valentino Garavani先生義大利授予個人最高榮譽之Cavaliere di Gran Croce 獎;1989年於美國副總統Dan Quayle及義大利總統之見證下獲得NIAF(NationalItalian -American Foundation )獎;並於2006年獲法國席哈克(Chirac)總統頒贈代表法國官方最高榮耀之法國榮譽軍團勳章(Logion d'honneur) ,此為義大利人獲得法國最高榮譽的唯一一人。標示據以評定商標之商品早於系爭商標申請註冊前,已進口臺灣銷售,因品質精緻優良,深受紳士名媛喜愛。

⒉再者,據以評定商標(如本判決附圖二所示)之知名度迭經

臺北高等行政法院90年度訴字第6296號、第6198號、第6024號、91年度訴字第4828號判決及被告中台異字第G00000000號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000

000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000

000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000號、第G00000000 號異議或評定處分書所認定。上述4 個判決以及28個處分不斷反覆認定據以評定商標,早於系爭商標延展申請日90年11月15日之前,大量使用於衣服、冠帽、領帶、拉鍊、皮夾、旅行袋、床墊、枕、蓆、窗簾、家具、餐具、眼鏡、鐘錶、及化妝品等商品而成為著名商標。

㈢系爭商標與據以評定商標高度近似:

⒈系爭商標係由外文「V 」及橢圓形「G 」所組成,外文「V

」置於「G 」中間明顯位置,而「G 」又設計成類似據以評定商標之橢圓形形狀而包覆著「V 」,兩商標異時異地隔離觀察均給予相關公眾「V 置於橢圓形圖內」之印象,在無兩商標可資詳細對照比較之情形下,以殘存於腦海中之印象,極易將系爭商標中圖形之設計與參加人據以評定商標產生混淆誤認。況且兩商標所使用之商品均為書包、手提箱袋,更易造成消費者混淆誤認兩商標相同之印象。系爭商標之註冊使用自會造成相關公眾就其所表彰商品之來源誤認與據以評定商標之產製主體相同或兩者間具關係企業、授權關係、或加盟關係而生混淆誤認誤購之虞。

⒉而本院104 年度行商訴第22號,23號、25號、26號等之行政

法院判決亦認定系爭商標與據以評定商標近似。甚且原告多年來也一直主張系爭商標與據以評定商標近似,並據此多次對參加人之不同註冊之商標提出異議,主張兩商標近似,原告認為參加人所有之商標與其所有之註冊號數552841、555498以及556005商標近似而對參加人之相同商標之不同註冊分別先後提起之判決有本院99年度行商訴字第65號判決、本院98年度行商訴字第65號、最高行政法院99年度裁字第2854號判決、本院95年度行商訴字第1184號判決、最高行政法院98年度判字第276 號判決可徵。

㈣系爭商標與據以評定商標指定商品相同類似:

系爭商標指定專用於商標法施行細則第13條舊第43類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」等商品,據以評定商標亦有使用於相同類似商品,兩商標指定專用之商品不論依被告發布之商品及服務近似檢索參考資料表或依社會一般通念均屬相同類似商品,毫無疑問。

五、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定,整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下:

㈠不爭執事項:

原告之前手於80年9 月2 日以「GVStylised」商標,指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第43類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」商品,向被告前經濟部中央標準局(88年1 月26日改制為智慧財產局)申請註冊,經被告審查,核准列為註冊第553117號商標(即系爭商標,權利期間自81年3 月1 日起至91年2 月28日止)。嗣原告前手於90年11月15日申請延展註冊,經被告實質審查並於91年11月1 日核准公告延展權利期間至101 年2 月29日止(期滿後復經申准延展權利期間至111 年2 月28日止)。而後參加人於100 年3 月30日以系爭商標之延展註冊有違延展註冊時商標法第37條第7 款、第12款及申請評定時商標法第23條第1 項第12款、第13款規定(相當於現行商標法第30條第

1 項第11款、第12款規定),對之申請評定。案經被告審查後,以本件申請評定時已逾申請評定之5 年除斥期間,且難謂原告前手之延展註冊係屬惡意,以103 年5 月28日中台評字第1000114 號商標評定書為「評定駁回」之處分。參加人不服,訴經經濟部審認原告前手訴願人之延展註冊應屬惡意,不受5 年除斥期間之限制,以104 年1 月5 日經訴字第10306129530 號訴願決定書將原處分撤銷,責由被告另為適法之處分,原告前手不服,提起行政訴訟,經本法院以104 年12月31日104 年度行商訴字第23號行政判決駁回原告之訴,並經最高行政法院於106 年1 月23日以106 年度判字第37號判決駁回上訴確定在案。案經被告依經濟部決定及法院判決意旨重為審查,認系爭商標指定使用於前揭商品有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用,以106 年3 月22日中台評字第1040015 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告前手不服提起訴願,遭經濟部106 年9 月7 日發文以經訴字第1060631022

0 號經訴字第1060310280號訴願決定書為「訴願駁回」決定,適原告於期間已受讓系爭商標,原告不服,特於法定期限提起本件行政訴訟。

㈡本件爭點:

系爭商標指定使用於前揭商品是否有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用?

六、得心證之理由:㈠按行政訴訟法第110 條第5 項規定:訴願決定後,為訴訟標

的之法律關係移轉於第三人者,得由受移轉人提起撤銷訴訟。其立法意旨在於,為訴訟標的之法律關之受讓人,實質上為行政處分所涉權利或利益之人,其雖於訴願決定後,始受讓訴訟標的之法律關係,惟其既屬實質上行政處分所涉權利或利益之人,自應許其擔任原告,提起行政訴訟。同理,為訴訟標的之法律關係於訴願程序中,已移轉於第三人者,受讓人固得依訴願法第88條規定,向訴願機關申請承受訴願,惟若其未向訴願機關申請承受訴願,致訴願決定書仍列載原權利人為當事人,然此時訴訟標的之法律關係已移轉予受讓人,該受讓人實質上為行政處分所涉權利或利益之人,依舉輕以明重之理,受讓人為原告提起行政訴訟,應認合法。觀諸最高行政法院102 年度裁字第521 號裁定,認為訴願決定作成後至提起行政訴訟前,為訴訟標的之法律關係移轉於第三人時,原權利人及受讓人雖均有獨立提起行政訴訟之訴訟實施權能,惟原權利人起訴,係為受讓人之利益而擔當原告之角色,依行政訴訟法第214 條規定,判決之既判力及於受讓人,故原審對原權利人判決後,受讓人提起上訴,得準用行政訴訟法第110 條5 項規定,其上訴為合法,勿庸再依行政訴訟法第110 條請求承當訴訟,亦無對造同意與否之議題產生。質言之,即認為訴訟標的之法律關係於起訴前已讓與,由原權利人起訴,原審判決亦列載原權利人為當事人之情形,因受讓人為實質上行政處分所涉權利或利益之人,有獨立實施訴訟之權能,故受讓人於原審判決後提起上訴,其上訴應為合法,足供參考。本件註冊第553117號商標(即系爭商標)之原權利人為英商佛羅倫斯流行(喬西)有限公司(下稱原告前手),其於訴願程序中之106 年5 月12日與原告訂立商標移轉合約書,將系爭商標權移轉予原告(被告於10

6 年9 月16日公告移轉登記,見本院卷第32頁),然原告前手未向訴願機關申請承受訴願,訴願決定仍列載原告前手為訴願人,惟原告為系爭商標權之受讓人,實質上為行政處分所涉權利或利益之人,依前開說明,原告以自己名義提起本件訴訟,應屬合法,合先敘明。

㈡次按,「撤銷或變更原處分或決定之判決,就其事件有拘束

各關係機關之效力。原處分或決定經判決撤銷後,機關需重為處分或決定者,應依判決意旨為之。前二項之規定,於其他訴訟準用之」,行政訴訟法第216 條定有明文。是以,依行政訴訟法第216 條之規定,法院撤銷或變更原處分或決定之判決,就其事件自有拘束被告之效力,因此被告機關於原處分及決定經法院判決撤銷後,而重為處分時,應依法院之判決意旨為之。又按,「訴訟標的於確定終局判決中經裁判者,有確定力」,行政訴訟法第213 條亦有明文。故訴訟標的於確定終局判決中經裁判,嗣後當事人即不得為與該確定判決意旨相反之主張,法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷。

㈢經查,關於本件之爭點即「系爭商標指定使用於前揭商品是

否有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第

1 項第11款規定之適用?」,前案判決(本院104 年度行商訴字第23號行政判決,見原評定卷第247 至270 頁)審酌90年11月15日系爭商標申請延展註冊時,據以評定商標已是著名商標,系爭商標當時並非著名商標;且於系爭商標申請延展註冊前,原告附圖3 之商標已因與據以評定商標有致相關消費者發生混淆誤認之虞而經智財局審定撤銷註冊,合計6件,其中並包括與據以評定商標指定使用之商品相同者,而原告附圖3 之商標主要部分「GV」圖形與系爭商標相同,原告竟於前開撤銷附圖3 商標註冊之審定後,仍申請延展註冊系爭商標,洵有攀附著名之據以評定商標以獲取不正利益之意圖甚明,堪認原告係基於惡意而申請系爭商標延展註冊,本件系爭商標申請延展註冊既屬惡意,則依現行商標法第58條第2 項之規定,參加人申請評定,即不受同條第1 項5 年除斥期間之限制,易言之,參加人得於100 年3 月30日對系爭商標之延展註冊申請評定,而認定:「本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果,認系爭商標於90年11月15日申請延展註冊係屬惡意,參加人申請評定即不受5 年除斥期間之限制。

職是,被告(經濟部訴願審議委員會)認原處分機關即智財局以系爭商標之延展註冊非屬惡意,參加人對之提起評定已逾現行商標第58條第1 項所定5 年除斥期間之規定而為評定駁回之處分即有未洽,而為「原處分撤銷,由原處分機關另為適法之處分」之決定,於法有據,核無不法。原告仍執前詞訴請撤銷訴願決定,為無理由,應予駁回」,該判決雖經原告不服,提起上訴,惟經前案之最高行政法院106 年度判字第37號判決(見原評定卷第271 至281 頁)駁回上訴而告確定,為兩造及參加人所不爭執。因此,本件被告依已確定之前案判決,為系爭商標之註冊應予撤銷之處分,洵無違誤,應予維持,經濟部而為「訴願駁回」之決定,核與行政訴訟法第216 條規定無違。雖原告於本案(下稱「後訴訟」)主張略以:「系爭商標係善意註冊且不相似」、「據以評定商標,其線條較方形,雖較系爭商標申請註冊日80年9 月2日早,但兩商標皆著名且並存時間已久,無使相關消費者混淆誤認之虞者」、「系爭商標並無混淆誤認之情形,且系爭商標並無仿冒之情事,亦即不具有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」、「Mario Valentino 與參加人前手所提出1979年並存協議,該合約書中僅說明『Mario Valent

ino 』」、『MV』、『Valentino 』及『V 』並存之關係及如何分類註冊,並未論及『GV Stylised 』系爭商標圖樣,故被告以原告知悉此合約,即推測原告為惡意,顯屬速斷」、「而近20年來參加人在世界各地以行政異議或其他訴訟手段不斷對原告攻擊未果,原告家族自1908年以來有著光榮品牌歷史仍持續競競業業經營,即便是參加人最在意的義大利,最高上訴法院也認同兩商標應並存於時尚市場,既然被告採納參加人引據與系爭商標無關之他人義大利判決之和解協議書為系爭商標係惡意註冊之佐證,依據從新從輕原則,系爭商標洵無系爭法條之適用,以維消費者及原告之合法權益」等語。惟該等主張既經前案訴訟審酌並為確定終局判決,則依上揭規定意旨,原告即不得於後訴訟為與該確定判決意旨相反之主張,法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷,是以原告上開主張,委不足採。

㈣又查,本件後訴訟之原告所提起之訴訟類型為撤銷訴訟,與

本件原告前手於前案訴訟為原告時所提起之訴訟類型亦為撤銷訴訟,且本院於前案訴訟已命本件參加人參加訴訟,亦通知本件參加人為參加人到庭,依行政訴訟法第47條規定,前案訴訟判決對本件參加人及本件原告亦有效力。前案之原處分所為「評定駁回」之處分,經經濟部審認原告前手之延展註冊應屬惡意,不受5 年除斥期間之限制,以104 年1 月5日經訴字第10306129530 號訴願決定書將原處分撤銷,責由被告另為適法之處分,原告前手不服,提起行政訴訟,前案訴訟(本院104 年度行商訴字第23號行政判決)判決「駁回原告之訴」,並經最高行政法院於106 年1 月23日以106 年度判字第37號判決駁回上訴確定在案,本件原告應受拘束。

因此,本院於後訴訟對原告就該評定成立之審定及經濟部所為訴願駁回之決定不服所提起之撤銷訴訟,在未有新事實及法律變動情形下,可逕依前案訴訟判決之確定力,原告應受拘束為由,判決駁回原告於本件之主張。

七、綜上所述,被告認定系爭商標應有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用,所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分,核無不合,訴願決定予以維持,亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定,為無理由,應予駁回。

八、本件事證已明,兩造其餘主張或答辯,已與本院判決結果無影響,爰毋庸一一論列,併此敘明。

據上論結,本件原告之訴為無理由,依智慧財產案件審理法第1條,行政訴訟第98條第1 項,裁定如主文。

中 華 民 國 107 年 9 月 6 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 林洲富法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。

如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上訴理由,其未表明上訴理由者,應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書;如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(均須按他造人數附繕本)。

上訴時應委任律師為訴訟代理人,並提出委任書(行政訴訟法第

241 條之1 第1 項前段),但符合下列情形者,得例外不委任律師為訴訟代理人(同條第1項但書、第2項)。

┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 之一者,得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ 訟代理人 │2.稅務行政事件,上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件,上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 列情形之一,│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 經最高行政法│2.稅務行政事件,具備會計師資格者││ 院認為適當者│ 。 ││ ,亦得為上訴│3.專利行政事件,具備專利師資格或││ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時,其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形,而得為強制律師代理之例││外,上訴人應於提起上訴或委任時釋明之,並提出(二)所││示關係之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中 華 民 國 107 年 9 月 14 日

書記官 丘若瑤

裁判案由:商標評定
裁判法院:智慧財產法院
裁判日期:2018-09-06