智慧財產法院行政判決
107年度行商訴字第51號原 告 優尼士國際股份有限公司代 表 人 沈宏海（董事長）訴訟代理人 楊敏玲律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏（局長）訴訟代理人 孫重銘
參 加 人 義大利商法倫提諾公司（VALENTINO S.P.A）代 表 人 嘉瑞利 波樂西（Gabriele Borasi）訴訟代理人 陳長文律師（兼送達代收人）
蔡瑞森律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國107 年
4 月23日經訴字第10706303180 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告之前手英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司前於民國80年9 月2 日以「GV Stylised 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定第64類之「皮革，包括皮帶、漆皮、牛皮、人造皮、合成皮、塑膠皮、合成纖維製革」商品，向前中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第556005號商標（下稱系爭商標，圖樣如判決附圖所示）。嗣原告之前手於90年11月15日申請該商標之延展註冊，指定使用於「皮革，包括皮革製成之帶、漆皮、牛皮、人造皮、合成皮、塑膠皮、合成纖維製革」商品。經被告實質審查核准延展註冊至101 年3月31日止（期滿後復延展註冊至111 年3 月31日止），並於91年11月1 日公告延展註冊。而後，參加人於100 年3 月30日以該商標之延展註冊有違延展註冊時商標法第37條第7 款及當時商標法第23條第1 項第12款規定，檢具註冊第230396號、第240527號、第454361號、第514856號商標（下合稱據以評定商標，圖樣如判決附圖所示），對之申請評定。被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為現行商標法第30條第1 項第11款規定。案經被告審查，以本件申請評定時已逾申請評定之5 年除斥期間，以103 年
5 月28日中台評字第1000111 號商標評定書為「評定駁回」之處分。參加人不服，訴經經濟部以104 年1 月5 日經訴字第10306130040 號訴願決定將原處分撤銷，責由被告另為適法之處分。原告之前手不服，提起行政訴訟，迭經本院以10
4 年12月31日104 年度行商訴字第26號行政判決駁回及最高行政法院以106 年1 月23日106 年度判字第36號判決駁回其上訴確定在案。嗣原告之前手於106 年5 月12日將系爭商標權移轉予原告（惟於106 年10月27日始向被告申請辦理商標權移轉登記）。被告旋依前開經濟部訴願決定意旨重為審查，認系爭商標之延展註冊有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，以106 年10月24日中台評字第1040021 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭經濟部107 年4月23日以經訴字第10706303180 號訴願決定書為「訴願駁回」決定，原告不服，於法定期限提起本件行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，並主張：㈠系爭商標係善意註冊且不相似：
Giovani Valentino 於其父親Mario Valentino 於西元1991年辭世後，基於發揚家族設計風格，決定以自己姓名創設Giovani Valentino 品牌，展現最高標準之製作工藝與創新設計商品而聞名於世，系爭商標係取自Giovani Valentino 之首字母G 和V 結合設計而成，一如其父親Mario Valentino自1951年之MV商標係取自其姓名首字母設計意匠，其中G 字母除係其名字外又具有Global（有「環球」之設計意涵），所結合之V 字母當然是其家族之義大利姓氏Valentino 整體外觀、讀音及觀念皆與參加人據以評定商標單純V 設計圖（
V Logo）迥然有別且大異其趣。㈡據以評定商標，其線條較方形，雖較系爭商標申請註冊日80
年9 月2 日早，但兩商標皆著名且併存時間已久，無使相關消費者混淆誤認之虞。
㈢再者，系爭商標為本院所肯認為著名商標，原告以相同系爭
商標圖樣（GV Stylised ）自81年註冊後，在我國持續經營迄今亦逾20多年，直至近期經本院以98年度行商訴更㈠字第
1 號判決亦認定兩商標均為著名商標，併存甚久，客觀上消費者不會誤會兩商標之商品為相同或有相關性之來源，而無致使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認，顯無混淆誤認之虞，被告不察，仍為不當決定，有損法之安定性。
㈣而參加人對原告在義大利所提訴訟，業經2014年12月17日義
大利最高上訴法院以第3118／15號終局判決（原證2 號）確認兩商標並不近似亦無不公平競爭，且無混淆誤認情事發生。該義大利終局判決係最高上訴法院於2014年12月17日對於參加人「法倫提諾公司」對原告「佛羅倫斯流行（喬西）有限公司」正在使用之商標（GV設計圖與系爭商標相同）要求做出無效宣告，並且確認仿冒事實成立，進而限制其使用並且發布後續衍生之相關規定，以確認其不公平競爭，並據此求償等；義大利最高法院駁回參加人之請求。義大利最高法院所認定之理由為：「本上訴法庭，本著理性精神以及對事實的完整評估，已經確認，由Florence Fashion Jersy公司（即原告前手) 提出登記的圖形有著獨特的構圖，因此與已經存在的另一家公司的圖形完全不同，因此不只在圖像的解析上看得出不同，品牌整體以及內涵亦大不相同，考量各種因素，不論是回溯到圖像本身，或是視覺的，甚至是一般會對此類商品進行消費的消費者，尤其當商品等級是精品時，其客層其實是彼此很接近而且小眾的，此一意見呼應司法文件中所記載的內容（Cassazione備忘錄n .4405 ／2006）關於內涵方面與整體方面的混淆的評估，而根據文件記載內容，混淆的假設，無法只因為圖形之間存在著的，會造成聯想的風險而成立（Cassazione備忘錄n .21086／2005）…」因此，義大利法院駁回參加人之上訴，「GV」商標與「V （logo）」商標並無混淆誤認之情形，且「GV」商標並無仿冒之情事，亦即不具有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖。
㈤又被告於其自行編印之商標法逐條釋義謂：「商標權人係惡
意申請註冊相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，亦屬前項所列第23條第1 項規定事由之一，原應受
5 年申請或提請評定期間之限制，惟考量商標權人於申請時即知其可對著名商標權人及消費者之權益造成損害，並以此獲取不正競爭之利益，遂例外規定有此情形者，不受5 年法定除斥期間之限制」等語。由此可知，本項所稱之「惡意」，當非僅指單純之知悉，而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言。顯見，對於惡意認知上，除了需有知悉據以評定諸商標之存在，並以具有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖。至於Mario Valentino 與參加人前手所提出1979年併存協議，該合約書中僅說明「Mario Valentino 」、「MV」、「Valentino 」及「
V 」併存之關係及如何分類註冊，並未論及「GV Stylised」系爭商標圖樣，故被告以原告知悉此合約，即推測原告為惡意，顯屬速斷。
㈥近20年來參加人在世界各地以行政異議或其他訴訟手段不斷
對原告攻擊未果，原告家族自1908年以來有著光榮品牌歷史仍持續競競業業經營，即便是參加人最在意的義大利，最高上訴法院也認同兩商標應併存於時尚市場，既然被告採納參加人引據與系爭商標無關之他人義大利判決之和解協議書為系爭商標係惡意註冊之佐證，依據從新從輕原則，系爭商標洵無系爭法條之適用，以維消費者及原告之合法權益。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：㈠商標法第106 條第1 項規定，本法100 年5 月31日修正之條
文施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。又商標法第58條（即92年11月28日施行之商標法第51條) 規定之商標註冊，解釋上包括經實體審查之延展註冊（臺北高等行政法院96年度訴字第1648號判決意旨參照）。本案既經經濟部訴願決定撤銷原處分確定在案，被告所為處分即失其效力，本案仍屬商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件。而系爭商標所涉延展註冊時商標法第37條第7 款，業經修正為商標法第30條第1 項第11款（即修正前商標法第23條第1 項第12款）規定，於延展註冊時及修正施行後法條規定均為違法事由。
㈡參加人100 年3 月30日申請評定時，距系爭商標延展註冊公
告日（91年11月1 日）已滿5 年，且係92年11月28日修正之商標法後所提起之商標評定案，其得否排除修正前商標法第51條及商標法第58條所定申請評定之5 年除斥期間規定，端視系爭商標之延展註冊是否「有商標法第30條第1 項第11款（修正前商標法第23條第1 項第12款）規定之情形」及商標權人是否「係屬惡意」而定。據以評定商標是否著名之時點，應以系爭商標提出申請延展註冊日為準。
⒈系爭商標延展註冊時商標法第37條第7 款規定，商標圖樣「
相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，及商標法第30條第1 項第11款本文規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。依前揭法條規定，商標近似及據以評定商標為著名商標二項為必須具備要件。所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。
⒉系爭商標之註冊，應有延展註冊時商標法第37條第7 款及商
標法第30條第1 項第11款規定情形，且系爭商標之申請延展註冊係屬惡意，依修正前商標法第51條第3 項及商標法第58條第2 項規定，不受同條第1 項5 年除斥期間之限制，參加人自得對系爭商標申請評定。業經經濟部經訴字第10306130
040 號訴願決定，及本院104 年度行商訴第26號判決與最高行政法院以106 年度判字第36號判決維持在案。再者，兩商標構成近似、系爭商標申請延展註冊時據以評定商標已為著名商標、原告前手之創辦人Giovanni Valentino曾參與家族事業，從事服裝設計，對競爭同業的商標有較高注意程度，對原告前手之父親與參加人之長期商標爭議及據爭商標之存在難謂不知，其後原告前手以高度近似於據以評定商標之GV設計圖作為系爭商標申請註冊，並延展註冊於具高度關聯性之皮革，包括皮革製成之帶、漆皮、…、合成纖維製革等商品，相關公眾極有可能誤認二商標之商品為同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭商標之註冊，自有前揭條款規定之適用，依法應撤銷其註冊。是以，原告前手有意圖獲取不正利益惡意申請系爭商標延展註冊，兩商標復無併存市場之事實，本案又無其他新事證得為與訴願決定意旨不同之認定。依訴願法第95、96條及商標法第15條及第60條規定重為處分自無違誤。
四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並援引被告之答辯，另補充主張原告之前手係惡意註冊系爭商標，參加人為徹底解決其與原告之間長期存在之商標爭議，且因併存無法消除混淆誤認之虞，為正本清源遂提起本件評定，又據以評定商標早於系爭商標註冊前已成為著名商標，本院104 年度行商訴字第22、23、25、26號判決亦認定兩商標近似，被告所為處分依照本院及最高行政法院判決所為處分，並無違法之處。且類似案件另有本院106 年度行商訴字第144 、150 、151、152 號判決，本院均已駁回原告之訴等語。
五、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：
㈠不爭執事項：
同事實概要欄。
㈡本件爭點：
系爭商標之延展註冊是否違反延展註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1 項第11款規定？
六、得心證之理由：㈠按行政訴訟法第110 條第5 項規定：訴願決定後，為訴訟標
的之法律關係移轉於第三人者，得由受移轉人提起撤銷訴訟。其立法意旨在於，為訴訟標的之法律關係之受讓人，實質上為行政處分所涉權利或利益之人，其雖於訴願決定後，始受讓訴訟標的之法律關係，惟其既屬實質上行政處分所涉權利或利益之人，自應許其擔任原告，提起行政訴訟。本件註冊第556005號商標（即系爭商標）之原權利人為英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司（下稱原告前手），其於訴願程序中之106 年5 月12日與原告訂立商標移轉合約書，將系爭商標權移轉予原告，被告於106 年10月27日公告移轉登記，分別有商標移轉合約書、被告商標資料檢索資料為證（見訴願卷第25至27頁、第28至30頁），經原告向訴願機關申請承受訴願，訴願決定列載原告為訴願人，自屬合法，原告以自己名義提起本件訴訟為合法，合先敘明。
㈡次按，「撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束
各關係機關之效力。原處分或決定經判決撤銷後，機關需重為處分或決定者，應依判決意旨為之。前二項之規定，於其他訴訟準用之」，行政訴訟法第216 條定有明文。是以，依行政訴訟法第216 條之規定，法院撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件自有拘束被告之效力，因此被告機關於原處分及決定經法院判決撤銷後，而重為處分時，應依法院之判決意旨為之。又按，「訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，有確定力」，行政訴訟法第213 條亦有明文。故訴訟標的於確定終局判決中經裁判，嗣後當事人即不得為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷。
㈢經查，關於本件之爭點即「系爭商標指定使用於前揭商品是
否有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第
1 項第11款規定之適用？」，前案判決（本院104 年12月31日104 年度行商訴字第26號行政判決，見原評定卷第232至
252 頁）審酌90年11月15日系爭商標申請延展註冊時，據以評定商標已是著名商標，系爭商標當時並非著名商標；且於系爭商標申請延展註冊前，原告附圖3 之商標已因與據以評定商標有致相關消費者發生混淆誤認之虞而經被告審定撤銷註冊，合計6 件，其中並包括與據以評定商標指定使用之商品相同者，而原告附圖3 之商標主要部分「GV」圖形與系爭商標相同，原告竟於前開撤銷附圖3 商標註冊之審定後，仍申請延展註冊系爭商標，洵有攀附著名之據以評定商標以獲取不正利益之意圖甚明，堪認原告係基於惡意而申請系爭商標延展註冊，本件系爭商標申請延展註冊既屬惡意，則依現行商標法第58條第2 項之規定，參加人申請評定，即不受同條第1 項5 年除斥期間之限制，易言之，參加人得於100 年
3 月30日對系爭商標之延展註冊申請評定，而認定：「本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果，認系爭商標於90年11月15日申請延展註冊係屬惡意，參加人申請評定即不受5 年除斥期間之限制。職是，被告（經濟部訴願審議委員會）認原處分機關即智財局以系爭商標之延展註冊非屬惡意，參加人對之提起評定已逾現行商標法第58條第1 項所定5 年除斥期間之規定而為評定駁回之處分即有未洽，而為『原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分之決定，於法有據，核無不法。原告仍執前詞訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回」，該判決雖經原告不服，提起上訴，惟經前案之最高行政法院106 年度判字第36號判決（見原評定卷第253 至265 頁）駁回上訴而告確定，為兩造及參加人所不爭執。因此，本件被告依已確定之前案判決，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持，經濟部為「訴願駁回」之決定，核與行政訴訟法第216 條規定無違。雖原告於本案（下稱「後訴訟」）主張略以：「系爭商標係善意註冊且不相似」、「據以評定商標，其線條較方形，雖較系爭商標申請註冊日80年9 月2 日早，但兩商標皆著名且並存時間已久，無使相關消費者混淆誤認之虞者」、「系爭商標並無混淆誤認之情形，且系爭商標並無仿冒之情事，亦即不具有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」、「Mario Valentino 與參加人前手所提出1979年並存協議，該合約書中僅說明『Mario Valentino 』」、『MV』、『Valentino 』及『V 』並存之關係及如何分類註冊，並未論及『GV Stylised 』系爭商標圖樣，故被告以原告知悉此合約，即推測原告為惡意，顯屬速斷」、「而近20年來參加人在世界各地以行政異議或其他訴訟手段不斷對原告攻擊未果，原告家族自1908年以來有著光榮品牌歷史仍持續競競業業經營，即便是參加人最在意的義大利，最高上訴法院也認同兩商標應併存於時尚市場，既然被告採納參加人引據與系爭商標無關之他人義大利判決之和解協議書為系爭商標係惡意註冊之佐證，依據從新從輕原則，系爭商標洵無系爭法條之適用，以維消費者及原告之合法權益」等語。惟該等主張既經前案訴訟審酌並為確定終局判決，則依上揭規定意旨，原告即不得於後訴訟為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷，是以原告上開主張，委不足採。
㈣又查，本件後訴訟之原告所提起之訴訟類型為撤銷訴訟，與
本件原告前手於前案訴訟為原告時所提起之訴訟類型亦為撤銷訴訟，且本院於前案訴訟已命本件參加人參加訴訟，亦通知本件參加人為參加人到庭，依行政訴訟法第47條規定，前案訴訟判決對本件參加人及本件原告亦有效力。前案之原處分所為「評定駁回」之處分，經經濟部審認原告前手之延展註冊應屬惡意，不受5 年除斥期間之限制，以104 年1 月5日經訴字第10306130040 號訴願決定書將原處分撤銷，責由被告另為適法之處分，原告前手不服，提起行政訴訟，前案訴訟（本院104 年度行商訴字第26號行政判決）判決「駁回原告之訴」，並經最高行政法院於106 年1 月23日以106 年度判字第36號判決駁回上訴確定在案，本件原告應受拘束。
因此，本院於後訴訟對原告就該評定成立之審定及經濟部所為訴願駁回之決定不服所提起之撤銷訴訟，在未有新事實及法律變動情形下，可逕依前案訴訟判決之確定力，原告應受拘束為由，判決駁回原告於本件之主張。
㈤原告雖主張被告所述本院98年度行商更㈠字第1 號行政判決
是兩造相反，但我們認為這個判決還是可以證明原告跟參加人商標均為著名而沒有混淆誤認；又原告提出相關相類似的商標及法院相關見解，應認為是有提出新事證云云。但查，本院98年度行商更㈠字第1 號行政判決係認定本件參加人所有之註冊第0000000 號商標使用在先，與本件原告之商標併存甚久，並不會造成混淆誤認等情，但本件行政訴訟原告及參加人剛好顛倒，致判斷標準不同，不能將本院98年度行商更㈠字第1 號行政判決之判斷引用至本件。又原告所提出之所謂相類似的商標及法院相關見解，其商標圖樣既有不同，另案案情與本件互異，本件不能援引使用。職是，原告此部分之主張不可採。
七、綜上所述，被告認定系爭商標應有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，核無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項，判決如主文。
中 華 民 國 107 年 12 月 6 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 熊誦梅法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中 華 民 國 107 年 12 月 13 日
書記官 丘若瑤