智慧財產法院行政判決
107年度行專訴字第73號原 告 吳東法被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏（局長）訴訟代理人 林明浩
方翔龍張瑞容輔 佐 人 林隆泰上列當事人間因新型專利申請事件，原告不服經濟部中華民國10
7 年8 月2 日經訴字第10706307340 號訴願決定、107 年8 月7日經訴字第10706307680 號訴願決定、107 年8 月9 日經訴字第10706308360 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：原告起訴時訴之聲明第3 、4 項為：「3.被告應就第000000000號『α元素』發明專利申請案作成准予專利之審定。4.、被告應就第000000000 號『α元素』發明專利申請案作成准予專利之審定。」。嗣於民國108 年1 月21日準備程序期日，當庭將前開聲明中之「發明專利」更正為「新型專利」（見本院卷2 第11頁），因前開聲明之專利均為新型專利類型，是原告所為核屬事實之更正，而與原訴變更或追加他訴無涉，復經被告同意在卷（見本院卷2 第11頁），尚無不合，應予准許。
二、事實概要：
（一）原告於104 年8 月31日以「α元素」向被告申請發明專利，經被告編為第000000000 號審查（下稱：系爭案1 ），嗣原告提出多次修正本及修正發明名稱為「元素」，被告仍於107 年3 月16日以（107 ）智專一（五）05133 字第10720231380 號專利核駁審定書為「不予專利」之審定（下稱：原處分1 ）。原告不服，於107 年4 月24日向被告申請再審查救濟，現仍於再審查程序審查中，惟原告未待再審查程序終結，即對系爭案1 之初審「不予專利」之審定提起訴願，經經濟部以107 年8 月2 日經訴字第10706307340 號為「訴願不受理」之決定（下稱：訴願決定1 ）。
（二）原告於106 年12月5 日以「α元素」向被告申請新型專利，經被告編為第000000000 號進行形式審查（下稱：系爭案2 ），以107 年2 月26日（107 ）智專一（四）22515字第10740274530 號函通知原告，本案非屬物品之形狀、構造或組合之創作，不符新型標的，應於文到次日起1 個月內提出申復說明或修正，原告則於107 年3 月1 日提出申復及申請專利範圍修正本。案經被告依該107 年3 月1日修正本審查，認本案仍非屬物品之形狀、構造或組合之創作，不符新型標的，依專利法第112 條第1 款規定，以
107 年5 月17日（107 ）智專一（四）22515 字第10720441980 號新型形式審查核駁處分書為不予專利之處分（下稱：原處分2 ），原告不服，提起訴願，經經濟部以107年8 月7 日經訴字第10706307680 號決定駁回（下稱：訴願決定2 ）。
（三）原告於106 年12月5 日以「α元素」向被告申請新型專利，經被告編為第000000000 號進行形式審查（下稱：系爭案3 ），以107 年2 月26日（107 ）智專一（四）22515字第10740274520 號函通知原告，本案非屬物品之形狀、構造或組合之創作，及本案獨立項多項為「方法」之申請，不符新型標的，應於文到次日起1 個月內提出申復說明或修正，原告乃於107 年3 月1 日及同年5 月18日提出本案申請專利範圍修正本。案經被告依其107 年5 月18日修正本審查，認仍非屬物品之形狀、構造或組合之創作，不符新型標的，依專利法第112 條第1 款規定，以107 年6月26日（107 ）智專一（四）22515 字第10720568690 號新型形式審查核駁處分書為不予專利之處分（下稱：原處分3 ）。原告不服，提起訴願，經經濟部以107 年8 月9日經訴字第10706308360 號決定駁回（下稱：訴願決定3）。
（四）原告不服上開原處分1 、2 、3 及訴願決定1 、2 、3 ，遂向本院提起行政訴訟。
三、原告起訴主張：
（一）系爭案1：被告認系爭案1 違反專利法第26條第1 項、第26條第2 項之規定而不准申請註冊，但發明名稱不須與申請專利之標的名稱完全相同，但應涵蓋申請標的之範疇，因元素已經涵蓋下位方法或物，所以上位元素與下位磁場變化馬達是在同一範疇，被告在請求專利範圍中也已經陳述的很清楚了，先前教科書的內容不需要再寫到說明書裡面，如果審查人員看不懂，應該要說明為什麼看不懂，被告沒有依據系爭案申請專利範圍進行審查，也沒有去做比對，只是引用法條，原告根本看不懂被告核駁處分書的情況下，如何提起再審查。又專利法規定提起初審和再審查，並沒有規定不能就初審的處分提起訴願及行政訴訟，原告沒有針對原處分1 做修正，當然要以核駁處分違法提起訴訟。
（二）系爭案2 、3 ：系爭案2 、3 是申請一種元素的使用裝置，並不是只有元素兩個字，新型專利規定只要前言敘述裝置就可以了，原告於系爭案2 、3 申請實體審查，被告就要以系爭案2 、
3 的請求項去比對別人的請求項，原處分2 、3 並沒有依據專利審查基準彙編就系爭案2 、3 申請專利範圍進行審查，也不知道引證比對證據在哪，原處分2 、3 與訴願決定2 、3 均是違法且有錯誤。
（三）聲明：
1.訴願決定1、2、3及原處分1 、2 、3 均撤銷。
2.被告應就系爭案1 作成准予專利之審定。
3.被告應就系爭案2 作成准予專利之審定。
4.被告應就系爭案3 作成准予專利之審定。
四、被告抗辯：
（一）系爭案1：發明專利因實體要件不服之初審核駁案件，須先申請再審查，踐行行政機關內部救濟程序，於無法獲得救濟時，始得提起行政訴訟，此為法定救濟程序。原告對系爭案1 之初審核駁審定不服，已於107 年4 月26日提出再審查申請，目前尚在審查中，原告未經法定救濟程序逕提之行政訴訟，應予駁回。
（二）系爭案2 、3 ：申請專利之新型必須是利用自然法則之技術思想，占據一定空間的物品實體，且具體表現於物品上之形狀、構造或組合的創作，系爭案2 申請專利範圍之標的「α元素結合物」，元素非屬專利法第104 條所稱物品之形狀、構造或組合之創作，不符新型專利之要件。又系爭案3 之107 年
5 月18日申請專利範圍修正本雖將申請專利範圍獨立項之標的修正為「一種使用α元素組合裝置」，惟綜合審查該修正本之內容，其新型摘要、新型專利專利說明書之新型名稱為【α元素】，獨立項及附屬項之標的為「一種使用α元素組合裝置」，仍然是元素，非屬新型專利所稱之基於形狀、構造或組合之創作，亦不符新型專利之要件。
（三）答辯聲明：原告之訴駁回。
五、得心證之理由：
（一）法律適用：查上開系爭案1 、2 、3 ，原告分別於104 年8 月31日、
106 年12月5 日、106 年12月5 日提出專利申請案，經被告分別於107 年3 月16日、同年5 月17日、同年6 月26日作成原處分1 、2 、3 ，故系爭案1 、2 、3 之申請應否准許之判斷，應以處分時即106 年1 月18日修正公布、同年5 月1 日施行之現行專利法為斷。
（二）系爭案1、2、3之技術分析：
1.系爭案1技術內容：⑴本創作係一種組合葉片，一般電風扇無法壓縮、傳送，元素、化學元素、物質元素、氣體、液體、固體。
解決風扇葉片只能吹出氣體，改變風扇葉片、渦輪葉片結構。一般電氣加熱裝置，無法吹出熱，元素、化學元素、物質元素、氣體、液體、固體。其中：Ａ型組合葉片、Ｂ型組合葉片、Ｃ型組合葉片、Ｅ型組合葉片、Ｆ型組合葉片、Ｇ型組合葉片、Ｈ型組合葉片、Ｉ型組合葉片、Ｊ型組合葉片、Ｋ型組合葉片、Ｌ型組合葉片、Ｍ型組合葉片、Ｎ型組合葉片、Ｏ型組合葉片、Ｐ型組合葉片、Ｑ型組合葉片、Ｘ型組合葉片、Ｙ型組合葉片、Ｚ型組合葉片、不等距離螺旋葉片（參系爭案1 發明摘要，見本院卷1 第98頁）。
⑵系爭案1 申請專利範圍（詳如附件一）。
2.系爭案2技術內容：⑴本創作係一種α元素，α元素，最小單位，α元素：
空間：定律＝０，移動速度，α元素最快速度。一般電風扇無法壓縮、傳送，α元素、化學α元素、物質α元素、氣體、液體、固體。解決風扇葉片只能吹出氣體，改變風扇葉片、渦輪葉片結構。一般電氣加熱裝置，無法吹出熱，α元素、化學α元素、物質α元素、氣體、液體、固體。α元素：產生α元素、化學α元素、物質α元素，α元素結合、分解、替位、傳遞、排斥、改變、創造、釋放能量、傳送信息、接收信息、製造線路、神經網路、細胞組織。α元素：產生α元素光、α元素能量、α元素磁場、α元素熱力、α元素反射、α元素傳遞、α元素重力、α元素碰撞、α元素冷熱、α元素型態、α元素固態、α元素液態、α元素氣態、α元素壓縮、α元素熱能、α元素原子、α元素介質、α元素電流、α元素撞擊、α元素分解、α元素發光、α元素波動、α元素距離、α元素動力、α元素離心力、α元素流體力、α元素高壓、α元素低壓、α元素反作用力、α元素原子核、葉片、不等距離螺旋葉片。符號、代表，多個項目內容，其中自由選擇，例如：ＯＯＯ、ＯＯＯ、ＯＯＯ，其中自由選擇，一個項目，多個項目（參系爭案
2 新型摘要，見本院卷1 第135 頁）。⑵系爭案2 申請專利範圍（詳如附件二）。
3.系爭案3技術內容：⑴本創作係一種α元素，α元素，最小單位，α元素：
空間：定律＝０，移動速度，α元素最快速度。一般電風扇無法壓縮、傳送，α元素、化學α元素、物質α元素、氣體、液體、固體。解決風扇葉片只能吹出氣體，改變風扇葉片、渦輪葉片結構。一般電氣加熱裝置，無法吹出熱，α元素、化學α元素、物質α元素、氣體、液體、固體。α元素：產生α元素、化學α元素、物質α元素，α元素結合、分解、替位、傳遞、排斥、改變、創造、釋放能量、傳送信息、接收信息、製造線路、神經網路、細胞組織。α元素：產生α元素光、α元素能量、α元素磁場、α元素熱力、α元素反射、α元素傳遞、α元素重力、α元素碰撞、α元素冷熱、α元素型態、α元素固態、α元素液態、α元素氣態、α元素壓縮、α元素熱能、α元素原子、α元素介質、α元素電流、α元素撞擊、α元素分解、α元素發光、α元素波動、α元素距離、α元素動力、α元素離心力、α元素流體力、α元素高壓、α元素低壓、α元素反作用力、α元素原子核、葉片、不等距離螺旋葉片。符號、代表，多個項目內容，其中自由選擇，例如：ＯＯＯ、ＯＯＯ、ＯＯＯ，其中自由選擇，一個項目，多個項目（參系爭案
3 新型摘要，見本院卷1 第207 頁）。⑵系爭案3 申請專利範圍（詳如附件三）。
（三）系爭案1之起訴不合法：
1.按發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟，專利法第48條定有明文。可知，發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，除因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟外，得於審定書送達後2 個月內備具理由書，申請再審查後，始得提起行政救濟，此為訴願法第1 條第1 項但書所稱之「法律另有規定」之情形。
因此，發明專利申請人對於原處分機關初審所為不予專利之審定如有不服者，應向原處分機關申請再審查以資救濟，此為法定「訴願先行程序」，是發明專利申請人對於再審查之審定不服者，始得向經濟部提起訴願程序救濟。次按智慧財產案件審理法第1 條：「智慧財產案件之審理依本法之規定；本法未規定者，分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律。」行政訴訟法第10
7 條第1 項第10款：「原告之訴，有下列各款情形之一者，行政法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：……十、起訴不合程式或不備其他要件者。」第5 條：「（第1 項）人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法令所定期間內應作為而不作為，認為其權利或法律上利益受損害者，經依訴願程序後，得向行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。（第2 項）人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」據此等規定，向智慧財產法院提起課予義務訴訟，以經合法之訴願程序為要件，否則起訴不合法（最高行政法院105 年度裁字第567 號裁定、107年度裁字第2009號裁定意旨參照）。
2.查原告系爭案1 之申請，前經被告於107 年3 月16日為不予專利之審定，原告業於107 年4 月24日提出再審查之申請，現仍於再審查程序審查中，有卷附系爭案1 之申請卷可稽，原告應向原處分機關申請再審查以資救濟，未經系爭案1 再審查之審定結果，逕行提起訴願，依前揭說明，其提起訴願，不符訴願法第1 條第1 項但書規定，有違法定「訴願先行程序」，其訴願為不合法，揆諸前揭裁定意旨，原告未經合法訴願程序而提起本件課予義務訴訟，即不合法，又無從命補正，自應依行政訴訟法第107 條第1 項第10款規定駁回其訴。至於原告主張系爭案1 之實體爭議，因起訴不合法，已無審究之必要，併予敘明。
（四）系爭案2、3之起訴為無理由：
1.按「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」為專利法第104 條所明定。又「新型專利申請案，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予專利之處分：一、新型非屬物品形狀、構造或組合者。」復為同法第112 條第1 款所明定。是申請專利之新型必須是利用自然法則之技術思想，佔據一定空間的物品實體，且具體表現於物品上之形狀、構造或組合的創作。次按「所謂『形式審查』係指對於新型專利申請案之審查，依據說明書、申請專利範圍、摘要及圖式判斷是否符合形式要件，而不進行須耗費大量時間之前案檢索以及是否符合專利要件之實體審查」、「申請專利之新型必須是利用自然法則之技術思想，佔據一定空間的物品實體，且具體表現於物品上之形狀、構造或組合的創作。亦即新型專利係指基於形狀、構造或組合之創作，所製造出具有使用價值和實際用途之物品。」為西元2015年版專利審查基準第四篇「新型專利形式審查」第一章「形式審查」1.前言及2.「新型之定義」所揭示。次按「申請專利之新型是否符合物品之形狀、構造或組合的規定，應判斷二項要件，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵（例如形狀、構造或組合）…。若物品獨立項僅描述組成化學物質、組成物、材料、方法等之技術特徵，不論說明書是否敘述形狀、構造或組合之技術特徵，均不符合物品之形狀、構造或組合的規定」又「形狀，指物品外觀之空間輪廓或形態者」、「構造，指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間的安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有的機能獨立運作者」、「組合，指為達到某一特定目的，將二個以上具有單獨使用機能之物品予以結合裝設，於使用時彼此在機能上互相關連而能產生使用功效者，稱之為物品的『組合』。」亦為前揭專利審查基準第四篇第一章3.1 「物品之形狀、構造或組合者」、3.1.2.1 「形狀」、3.1.2.2 「構造」及3.1.2.3 「組合」所揭示。
2.系爭案2 為「α元素」新型專利申請案，依其107 年3月1 日申請專利範圍修正本所示，其申請專利範圍為共11項之獨立項。由請求項1 至11所界定「一種α元素結合物…」，並參酌系爭案2 說明書【新型內容】【0006】段：「…本創作係一種α元素，一般電風扇無法壓縮、傳送α元素…，解決風扇葉片只能吹出氣體，一般電氣加熱裝置無法吹出熱α元素…其中葉片外圍包覆葉片壓縮及快速釋放製造冷凝結效果、出風口縫隙吹出降低溫度吹得更遠、改變傳統抽水機方式、改變壓縮方式…，解決葉片不能壓縮、傳送問題…」（見申請卷第169頁背面）等記載，可明顯得知其係利用「α元素」結合傳統電風扇、電氣加熱裝置或抽水機等裝置，以達成改善傳統葉片不能壓縮、傳送之功效，故系爭案2 請求項所請為「α元素」放射性化學物質組成之方法及其運用，並非佔據一定空間之物品外觀之空間輪廓或形態，亦非物品內部或其整體之構成，且非將2 個以上具有單獨使用機能之物品結合裝設，自非屬物品之形狀、構造或組合，依前揭說明，系爭案2 不符合專利法第104 條所規定新型乃對物品之形狀、構造或組合之創作之定義，尚非新型專利之適格標的，不符新型專利申請要件。
3.系爭案3 為「α元素」新型專利申請案，依其107 年5月18日申請專利範圍修正本所示，其申請專利範圍為共73項，其中請求項1 至2 、4 、6 、8 、10至15、17至
19、21至52、54至56、59至73為獨立項，其餘為附屬項。前揭請求項1 所界定者雖已修正為「一種使用α元素組合裝置…」，然參酌系爭申請專利3 新型摘要、新型說明書之新型名稱均為「α元素」（見申請卷第312 、
313 頁），及說明書【新型內容】【0006】段：「……本創作係一種α元素，一般電風扇無法壓縮、傳送α元素…，解決風扇葉片只能吹出氣體……一般電氣加熱裝置無法吹出熱α元素……其中葉片外圍包覆葉片壓縮及快速釋放製造冷凝結效果、出風口縫隙吹出降低溫度吹得更遠、改變傳統抽水機方式、改變壓縮方式，……，解決葉片不能壓縮、傳送問題……」（見申請卷第312頁背面）等記載，可明顯得知其係利用「α元素」結合傳統電風扇、電氣加熱裝置或抽水機等裝置，以達成改善傳統葉片不能壓縮、傳送之功效，故系爭案3 請求項所請為「α元素」放射性化學物質組成之方法及其運用，並非佔據一定空間之物品外觀之空間輪廓或形態，亦非物品內部或其整體之構成，且非將2 個以上具有單獨使用機能之物品結合裝設，自非屬物品之形狀、構造或組合者，依前揭說明，系爭案3 亦不符合專利法第104條所規定新型乃對物品之形狀、構造或組合之創作之定義，尚非新型專利之適格標的，不符新型專利申請要件。
4.原告主張之論駁：⑴原告主張系爭案2 、3 「如下來文並沒有依據專利審
查基準彙編進行審查」云云（見本院卷2 第110 、
112 頁）。查原處分2 、3 係基於西元2015年版專利審查基準第四篇「新型專利形式審查」第一章「形式審查」1.前言及2.「新型之定義」，判斷所請之「α元素結合物」及「一種使用α元素組合裝置」非新型所稱物品之基於形狀、構造或組合之創作（見本院卷
2 第110 頁倒數第7 行、第112 頁理由（二）第4 -5行），並無被告未依據專利審查基準進行審查之情形，原告上揭主張，即無可取。
⑵原告主張：申請人界定的專利範圍第一特徵和引證比
對證據在哪，申請人界定的第二特徵和引證比對證據在哪，並未依法審查云云（見本院卷1 第461 、462頁）。查原處分2 、3 係以系爭案2 、3 非基於形狀、構造或裝置之創作，並非新型專利之適格標的，不符專利法第104 條所規定新型之定義，而為核駁處分，並非基於系爭案2 、3 具無效性事由等原因，自無引證比對證據之問題，原告上開主張，即無可採。⑶原告主張：物質由元素組成，所以所有的東西都是「
元素」構成，被告說不知道「元素」是什麼，就等於被告沒有具備已知知識進行審查；物質由「元素」組成，如我寄過去的第一張圖，組成原子裡面的東西就是很多細小的元素，就是每個基本粒子也是一顆元素，很多最細小的元素作成質子，還有很多細小元素作成中子，再由質子、中子加上電子，作成原子，裡面的電子也是元素的一種云云（見本院卷3 第25-29 頁）。查原告上開所指並不符合化學元素之定義，且原告亦未提出相關實驗證明及證據，或科學文獻以供佐證，其申請新型專利的「α元素」實際上並不存在，且不符合專利法第104 條所規定新型乃對物品之形狀、構造或組合之創作之定義，不符新型專利申請要件，原告上開主張，自無可採。
六、綜上所述，原告訴請撤銷原處分1 及訴願決定1 ，並命被告就系爭案1 作成准予專利之處分部分，其起訴程序並不合法；又原告訴請撤銷原處分2 、3 及訴願決定2 、3 ，並命被告就系爭案2 、3 作成准予專利之處分部分，其起訴均無理由。至於本院駁回原告於系爭案1 之不合法起訴部分，依行政訴訟法第107 條第1 項第10款規定，本應以裁定為之，惟為求卷證齊一，爰併以更慎重之判決駁回，附此敘明。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部不合法，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段、第107 條第1 項第10款、第104 條，民事訴訟法第95條、第78條，判決如
主文。中 華 民 國 108 年 4 月 24 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 黃珮茹法 官 張銘晃以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中 華 民 國 108 年 4 月 24 日
書記官 葉倩如