智慧財產及商業法院行政判決110年度行商訴字第43號
民國111年1月6日辯論終結原 告 方正棟即臺北市私立朗文文理短期補習班訴訟代理人 王曹正雄律師
蔡瑞芳律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏訴訟代理人 孫重銘
參 加 人 英商皮爾森教育公司代 表 人 保羅 W 米賽爾訴訟代理人 郭建中律師(兼送達代收人)
陳思涵律師陳羿愷律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國110年5
月18日經訴字第11006304020號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序事項：本件原係以「系爭商標是否有91年9月16日延展註冊時商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段、第58條第2項規定之適用?」作為判斷原處分及訴願決定是否適法之爭點，原告於本院審理階段，提出本件商標評定有無商標法第60條但書及信賴保護原則適用之攻擊方法，被告及參加人並就此部分以書狀答辯之，嗣於民國110年11月22日本院準備程序時，被告及參加人亦同意此爭點納入言詞辯論之範圍（見本院卷三第368至369頁），合先敘明。
貳、實體事項：
一、事實概要：原告（原名：台北市私立朗文英語短期補習班）前於81年1月16日以「朗文Long Wings及圖」商標（原服務標章），指定使用於當時商標法施行細則第25條所定商品及服務分類表第1類之「英語教學之服務」服務，向前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第58005號商標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖1所示）。嗣原告於91年1月17日申請延展註冊，經被告實體審查，並於91年8月22日核准，同年9月16日公告延展註冊至101年7月15日止，復經申准延展註冊至111年7月15日止。108年9月12日參加人以系爭商標有違註冊時商標法第37條第1項第7款與現行商標法第30條第1項第11款之規定（按應為系爭商標91年9月16日延展註冊時商標法第77條準用第37條第7款與現行商標法第30條第1項第11款之規定），檢具「LONGMAN」、「朗文」商標（下稱據以評定商標，圖樣如本判決附圖2所示），對之申請評定。案經被告審查，認參加人申請評定時雖已逾現行商標法第58條第1項所定5年除斥期間，惟系爭商標有91年9月16日延展註冊時商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段、第58條第2項規定之適用，以109年12月15日中台評字第1080134號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經濟部於110年5月18日以經訴字第11006304020號訴願決定駁回，原告仍不服，向本院提起行政訴訟。本院認本件判決結果，將影響參加人之權利或法律上利益，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟（本院卷第321至322頁）。
二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，並主張：㈠系爭商標並無延展註冊時商標法第77條準用第37條第7款與現行商標法第30條第1項第11款之規定：
⒈參加人並未提出資料證明據以評定商標於系爭商標註冊前已
於我國大量推廣行銷而為銷售，參加人提出之雜誌內頁新書介紹資料或新聞報導等，多為單純之文章敘述及介紹，無法展現據以評定商標在我國之實際使用情形，是以，參加人並未舉證據以評定商標所使用之商品或服務已屬我國相關消費者於日常生活廣泛接觸，且於系爭商標81年1月16日註冊申請前達著名程度。
⒉系爭商標係由外文字彙「LongWings」，「Long(長的、長時
間的)」、「Wings(翅膀複數)」二字彙所組成，寓含冀望我國學生於原告教育學習下能展翅長飛，音譯成中文字彙「朗文」、期許學生能朗朗上口、不怕以英文對話，再加上美國著名之自由女神像頭部，以線條描繪輪廓後，搭配深淺不一之綠色橫線條繪製成「自由女神像設計圖」，三者相加之色彩結合，整體外觀具有設計性，足以作為交易上識別標識。而據以評定商標僅係透過單純之中文、外文字彙排列，且顏色一致單調，外文「LONGMAN」為單一字彙，本身無特殊意涵，系爭商標給予相關消費者之印象應更深刻，識別性較強，消費者無可能由「LongWings」產生「LONGMAN」之聯想，亦無可能聯想到使用「英式英語」之據以評定商標商品或服務。又系爭商標「自由女神像設計圖」以深淺不一之綠色橫線條搭配美國女神像頭部輪廓，不僅具有設計性，占系爭商標整體一半以上，消費者一眼望之，容易被該圖所吸引，應為較易影響系爭商標給予消費者之整體印象，相較於據以評定商標係單純之文字組成，相關消費者只要施以普通之注意，即可輕易區辨兩商標二者之差異。再者，系爭商標僅使用於英語教學之服務，為地區性補習班，且從未傳遞或為任何足使他人誤認原告與參加人所屬集團為關係企業之言行；而據以評定商標則使用於英語教學教材、工具書為主之出版業，二者所使用之商品或服務類別既不相同(或類似程度極低)亦無重疊，給予相關消費者之整體印象自有不同，不會使消費者誤認系爭商標為來自與據以評定商標相同或雖不相同但有關聯之來源。縱相關消費者於不同的時間或地點為重覆選購行為，均能因兩商標所使用之商品或服務類別不同，而輕易區辨二者，無可能產生混淆誤認之虞。此外，原告75年開設補習班迄今已超逾30年，致力推廣系爭商標，數次獲「空中英語教室」、「看公視說英語」授權公播，吸引無數消費者推薦，累積相當之教學成就及品牌信譽，系爭商標在原告經營與宣傳下，於台北市區有補習英語需求之人認知中已達普遍認知之著名程度，相較據以評定商標未涉足補教業，應認相關消費者知悉或認識系爭商標之程度遠勝於據以評定商標，實無可能造成相關消費者混淆誤認之虞。是以，兩商標不僅外觀不近似，使用之商品或服務亦不同，無致相關消費者混淆誤認之虞。
㈡又據以評定商標於系爭商標申請註冊前係否已達著名程度，
與原告係否基於「違反商業習慣誠信方式」或有「欲獲取不正競爭之利益」之意圖申請註冊系爭商標分屬二事，縱使本院認參加人已證明據以評定商標在系爭商標申請註冊時屬著名商標(假設語氣)，然此並無從證明原告在申請系爭商標時係「違反商業習慣誠信」方式或有「欲獲取不正競爭之利益」之意圖。倘若如參加人所述據以評定商標當時已為全球著名商標，並在我國廣為英語學習者所熟知，則在系爭商標81年8月16日申請時，被告係有比對上開前商標，且認定原告並無任何惡意，始准予系爭商標之註冊。另，原告使用之英語教材眾多，並非獨獨使用包含據以評定商標之圖書，且原告既未曾對外宣稱與據以評定商標係同一來源之系列商品或服務，更未曾發生他人誤認原告與參加人所屬集團有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，斷無從僅憑此遽認原告有何惡意，更難反推認定原告在申請註冊系爭商標之初即有惡意仿襲之情事。此外，原告因於101年申請另件商標「」獲准，而更換補習班招牌、官方網站與社群軟體Facebook名稱，係合法之權利行使，實難謂原告有何惡意可言。
況，基於商標係採個案審查拘束原則，原告有無申請另件商標，及另件商標係否應撤銷，應屬他案判斷另件商標註冊妥適與否問題，實無從於本件以此反推認定原告在「81年申請註冊系爭商標」即係以違反商業習慣誠信方式，或有欲獲取不正競爭之利益之意圖，而可認原告係屬惡意之論據。
㈢本件商標評定有商標法第60條但書及信賴保護原則適用：
原告於81年係經被告實體審查後取得系爭商標，歷經二次延展申請註冊均獲准在案，該授益處分係原告信賴之基礎，進而營運並對外推展達30年，原告確已因信賴被告所為之授益處分而有客觀具體表現於外之行為。然參加人所屬集團早於90年即於我國設立公司，與原告均位於台北市區，地理位置相近，復因系爭商標早於81年已申請註冊，而參加人關係公司於97年起陸續在我國以「培生」、「PEARSON」申請商標，參加人不難知悉系爭商標之存在，卻從未有反對之表示，兩商標長期併存於我國，客觀上從未有他人表示混淆誤認，兼以原告註冊系爭商標後使用數十年，其因持續使用所建立之商譽，基於情事變更原則及當事人既得權利之信賴保護，及誠信原則等情，應認兩商標得以併存於我國而無使他人混淆誤認為同一商品或服務之虞之情事。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：㈠系爭商標有延展註冊時商標法第37條第7款及商標法第30條第1項第11款前段規定之適用：
⒈據參加人檢送之證據資料影本，the longman company早於西
元1724年即於英國成立，於1968年由參加人收購，1978年起即於奈及利亞、英國、新加坡、中國大陸等世界多國或地區註冊據以評定商標，並於1978年推出含有據以評定「LONGMAN」商標之英語字典，68年9月至80年4月英語教學雜誌刊登標有據以評定商標辭典之内文及新書介紹資料，又於69年8月至11月OK English magazine語言教室雜誌資料刊登標有據以評定商標句型讀物之好書介紹資料，79年5月至80年11月於大家說英語雜誌廣告標有據以評定商標英語詞典、字典、古典文學讀物之新書介紹資料，77年7月18日至89年4月16日間中國時報、工商時報、民生報、聯合報亦有多筆報導據以評定商標英語辭典之情形，堪認系爭商標於91年1月17日申請延展註冊時，據以評定商標經參加人長期廣泛使用所建立的知名度，已為國内英語辭典相關業者或消費者普遍知悉而達著名之程度。
⒉兩商標相較，二者皆有相同之中文「朗文」為消費者引人注
目之主要部分，且均有相同之起首外文「LONG」，僅字尾有「Wings」或「MAN」之不同，整體外觀予人寓目印象極相彷彿，若將其標示在相同或類似之商品或服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會誤認二商品或服務來自同一來源，或誤認不同來源之間有所關聯，應屬近似之商標，且近似程度不低。
⒊本件據以評定商標之中文「朗文」、外文「LONGMAN」並無特
定字義，且與其著名使用之商品無直接關聯性，復經參加人長期廣泛使用已臻著名，應具有高度識別性。
⒋依參加人檢送之前揭證據資料，得知標有據以評定商標之英
語辭典經參加人長期廣告宣傳使用已使相關消費者或業者熟悉而為著名商標，已如前述，原告為英語教學相關業者，於英語教學時經常搭配外文辭典以達教學功能與目的，對於相關之業者自較為熟悉，且參加人實際廣告宣傳之英語教學雜誌、OK English magazine語言教室雜誌資料、大家說英語雜誌，均為英語教學業者或相關消費者常接觸以學習英語之刊物，原告自得透過同業或業務經營關係得知據以評定商標業已廣泛使用之情形，其以近似程度不低之系爭商標申請延展註冊，尚難認屬善意。
㈡衡諸據以評定商標具高度識別性，且經參加人長期表彰於提
供之英語辭典商品廣泛使用已為國内相關業者或消費者普遍知悉而達著名之程度，再考量原告於系爭商標申請延展註冊日前顯已知悉據以評定商標之存在，於參加人廣泛使用據以評定商標後，以近似程度不低之系爭商標申請延展註冊，實有知悉據以評定著名商標存在而有獲取不正利益之益圖，非出於善意，復指定使用於與據以評定商標著名使用之商品具密切關聯之英語教學服務申請註冊，客觀上自有可能使相關消費者誤認兩商標之商品/服務為同一來源，或者誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有延展註冊時商標法第37條第7款及商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。
㈢至原告主張本件應考量系爭商標申請註冊後至被告作成原處
分前所發生之事實變化，以符合商標法第60條但書規定一事，經查原告所提出之原證8原告相關網頁資料、原證9之原告使用系爭商標之廣告、刊物等資料、原證10之原告使用系爭商標之文宣及教學成就等資料、原證11之「空中英語教室」、「看公視說英語」授權公播證明影本等證據資料，其上均未見系爭商標中文「朗文」、外文「LongWings」及圖形同時呈現之商標使用事證，尚無從得知系爭商標使用之情形，亦無得認定系爭商標是否經使用已為相關消費者所知悉而無致混淆誤認之虞，尚難執為有利之論據，併予陳明。
四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：㈠系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第11款前段規定：
⒈據以評定商標為著名商標：
參加人早自1978年起便陸續於世界各地申請註冊「LONGMAN」及「朗文」系列商標，且在1980年透過香港商朗文出版（遠東）有限公司於我國申請註冊「朗文Longman & Logo」商標，分別指定使用於「書籍、新聞雜誌、紙、唱片、錄音帶、包裝容器」等商品。早在系爭商標申請日之前，即因其百年品牌歷史及在外語教學領域之崇高權威地位而廣為相關消費者所熟知，復以長期且大量的雜誌廣告、頻繁的媒體報導，以及參加人對我國英語教育政策之充分掌握與配合，從而廣為台灣消費者所熟知，據以評定商標於系爭商標申請日81年1月16日前已為全球夙負盛譽之著名商標，且著名程度持續延續至今。
⒉原告惡意申請註冊系爭商標，本件有商標法第58條第2項之適用：
原告身為英語補教業者，主要教授基礎發音拼字班、國小國中英語閱讀會話班、高中基礎托福課程等課程，對於著名之據以評定商標，理應相當熟悉。又原告自承使用帶有據以評定商標之教材，並主打相關教材作為招生行銷，可知原告具有攀附據以評定商標之意圖，且自81年起以漸進逐步仿襲之方式，陸續向被告申請與據以評定商標近似之系爭「朗文Lo
ng Wings及圖」、「朗聞LONGWIN」以及「朗文Longman及圖」等商標，而原告補習班招牌與官方網站，從高度近似之「朗文LONGWIN」進一步仿襲至完全相同之「朗文LONGMAN」，原告具有攀附據以評定商標行銷自己補習班之惡意，而申請註冊據以評定商標。
⒊系爭商標與據以評定商標有致相關公眾混淆誤認之虞 ：
據以評定商標在參加人多年廣泛使用及推廣下，業已建立起全球知名度，成為參加人表彰商品及服務來源之識別標章，具高度識別性。系爭商標圖樣中有「朗文」二字，其英文「LONG WINGS」部份與據以評定「LONGMAN」商標高度近似，系爭商標圖樣中的英文「LONG WINGS」部份亦與據以評定「朗文」商標之發音高度近似。於消費者施以普通之注意下，兩者間予人寓目及連貫唱呼之際的印象為相同或高度近似，使消費者極易就兩造商標所表彰之商品或服務來源認為係同一或誤認係有所關聯，屬近似商標甚明。兩商標雖分屬不同商標類別或群組，惟欲接受英語教學服務之消費者必然需要使用英語學習出版品，其消費者乃為相同或高度關聯，皆屬英語學習或教學相關之商品及服務。當一般消費者看到系爭商標的英語補習班時，極易誤認該補習班與據以評定商標英語教材來自相同來源，或為「LONGMAN」、「朗文」授權經營者之印象，故兩商標所使用之商品及服務實屬高度類似。如前所述，於系爭商標申請日前，據以評定商標已為英文學習者或教學者所熟知，原告身為英文教學業者，且使用帶有據以評定商標之教材進行教學，其早已知悉據以評定商標之存在。此外，原告各種漸進仿襲據以評定商標之行為，體現其自始攀附、利用據以評定商標著名性之惡意，原告顯係基於惡意申請註冊系爭商標。此外，被告於參加人另案申請之「朗文」相關商標申請案中，引證系爭商標，顯見系爭商標與據以評定商標有致相關公眾混淆誤認之虞。
㈡系爭商標無商標法第60條但書及無信賴保護原則之適用：
⒈按商標法第60條但書規定，「不得註冊之情形已不存在者，
經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定」。是以，必以不得註冊之情形已不存在為前提，方有按商標法第60條但書斟酌公私益衡平後為評定不成立之可能。而系爭商標權人應對「不得註冊之情形已不存在」之事實，負擔舉證責任。同前所述，兩商標有致相關公眾混淆誤認之虞，然原告僅空言相關公眾可區辨商標，卻未提出具體事證證明之，顯然不符合商標法第60條但書之適用前提。
⒉又商標專責機關於評定或異議程序依申請人所提之理由及證
據重新審查商標之合法性，依法決定不得註冊之商標應予撤銷，符合商標評定與異議制度之精神，申請人申請商標時，本可預見未來有遭撤銷之可能，尚無所謂信賴保護原則適用可言。準此，原告違反商標法規定且係基於惡意申請商標，本屬商標法規定應予撤銷之情形，並無信賴保護原則之適用。是以不論原告於何時註冊系爭商標，參加人均可依法提起評定，且被告亦可依法撤銷之，並無原告所謂違反行政程序法或信賴保護原則之情事。
五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第463條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：
㈠不爭執事項：
如事實及理由欄、貳、實體事項、一、事實概要所示（本院卷第321至322頁）。
㈡本件爭點:
⒈系爭商標是否有91年9月16日延展註冊時商標法第77條準用
第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段、第58條第2項規定之適用?⒉本件商標評定有無商標法第60條但書及信賴保護原則適用？
六、得心證之理由：㈠按「對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標、證
明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」為現行商標法第106條第3項所明定。又92年4月29日修正前商標法就商標延展註冊之申請係採實體審查，其延展註冊之性質屬「更新註冊」，對於業經延展註冊之商標，其商標權期間屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地；而就商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據（最高行政法院105年度判字第490號判決意旨參照）。經查，本件系爭商標（原服務標章）於81年8月16日核准註冊，復於91年1月17日申請延展註冊，被告於91年9月16日公告核准延展註冊在案，該延展註冊係適用91年5月29日施行之商標法，並採實體審查，是本件系爭商標是否具有違法事由，應以系爭商標延展註冊時之91年5月29日商標法為斷，又所涉之延展註冊時商標法第37條第7款，業經修正為商標法第30條第1項第11款，於系爭商標延展註冊時及修正施行後法條規定均為違法事由，合先敘明。
㈡次按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：相同或
近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」、「服務標章、證明標章及團體標章除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。」為系爭商標延展註冊時商標法第37條第7款本文及第77條所規定；另「商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。
」則為現行商標法第30條第1項第11款本文及第2項所規定。
又「商標之註冊違反……第30條第1項第9款至第15款或……之情形，自註冊公告日後滿5年者，不得申請或提請評定」、「商標之註冊違反第30條第1項第9款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」復為現行商標法第58條第1項及第2項所明定。而商標之註冊是否「有第30條第1項第11款情形」及商標權人是否「係屬惡意」，均為其評定申請案件得否排除申請評定之5年除斥期間規定適 用之要件。
又該項所稱之「惡意」，當非僅指單純之知悉， 而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言。經查，本件系爭商標係於91年9月16日公告
延展註冊，距參加人於106年9月15日申請評定時，雖已逾5
年期間，然據以評定商標之信譽於系爭商標申請延展註冊時（91年1月17日）已為國内相關事業或消費者所普遍認知 而達著名之程度（詳如後述），又原告於其後以與據以評 定商標高度近似之系爭商標申請延展註冊，復指定使用於 性質相近之商品或服務，足堪認定原告顯係知悉據以評定 商標之存在，有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之
意圖，系爭商標之註冊應有延展註冊時商標法第37條第7款
及現行商標法第30條第1項第11款規定情形，且屬惡意(詳如後述），依現行商標法第58條第2項規定，不受同條第1項5年除斥期間之限制，參加人自得對系爭商標申請評定。
㈢又按系爭商標延展註冊時商標法第37條第7款本文及現行商標
法第30條第1項第11款本文分別規定：商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊及商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第31條所明定。關於延展註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段所稱著名商標之參酌因素，應考量商標識別性之強弱、商標申請/取得註冊之期間、範圍及地域、商標使用之期間、範圍及地域、相關事業獲消費者知悉或認識商標之程度等等，依個案綜合認定該商標著名程度(89年8月10日修正發布之「著名商標或標章認定要點」第5點，現行「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」2.1.2.1參照)。而所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455號判決參照）。判斷有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達 有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞，此有「混淆誤 認之虞審查基準」第4點規定可稽。以下謹就原告申請註冊 與參加人據以評定商標高度相似之系爭商標，於高度類似 之英文教學商品/服務，系爭商標之申請人非善意，有致相 關公眾混淆誤認之各項要件，分別析述之：
1.據以評定商標識別性極強:按識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，他
人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認，93年4月28
日修正發布之「混淆誤認之虞」審查基準第5.1點、現行「混淆誤認之虞審查基準」第5.1點規定以及最高行政法院98年度判字第901號判決可資參照。據以評定商標均為參加人早於1968年率先使用於英語學習教材、字典及其相關出版服務之創設字詞，且皆未直接傳達與其使用商品服務本身或與商品服務特性之相關資訊，為識別性極強之獨創性標識。據以評定商標不僅具有先天識別性，復經參加人長期大量使用及推廣，亦早已取得後天識別性。據以評定商標在參加人多年廣泛使用及推廣下，業已建立起全球知名度，成為參加人表彰商品及服務來源之識別標章，為世界夙負盛譽之著名商標，實具高度識別性。
⒉據以評定商標為著名商標暨其著名之程度:
依本件參加人所提出之世界各國商標註冊資料（乙證1-4申證1)、據以評定商標及參加人維基網站頁面 (乙證1-4申證
4、5)、68年9月至80年4月英語教學雜誌資料、69年8月至11月OK English magazine語言教室雜誌資料、79年5月至8
0 年11月大家說英語雜誌資料（乙證I-4申證7)、臺灣書目整 合查詢系統資料（乙證1-4申證8)，77年7月18日至89年4月 16日間之中國時報、工商時報、民生報、聯合報報導資料 （乙證1-4申證9)等證據資料影本，可知參加人前手t
he lo
ngman company早於1724年即於英國成立，於1968年由參加
人英商皮爾森教育公司收購，1978年起即於奈及利亞、英國、新加坡、中國大陸等世界多國或地區註冊據以評定商標，並於1978年推出含有據以評定商標之英語字典（乙證1
4申證8)，68年9月至80年4月英語教學雜誌刊登標有據以評 定商標辭典之内文及新書介紹資料，又於69年8月至11月OK
English magazine語言教室雜諸 資料刊登標有據以評定商
標句型讀物之好書介紹資料，79年5月至80年11月於大家說
英語雜誌廣告標有據以評定商標英語詞典、字典、古典文學讀物之新書介紹資料，77年7月18日至89年4月16日間中國時報、工商時報、民生報、聯合報亦有多筆報導以評定商標英語辭典之情形，堪認於本件系爭商標於91年1月17日
申請延展註冊時，據以評定商標經參加人長期廣泛使用所建立的知名度，已為國内英語辭典相關業者或消費者普遍知悉而達著名之程度。
⒊兩商標近似，且近似程度高:
按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通之注意，就兩商標之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標（最高行政法院98年度判字第970號、103年度判字第237號判決意旨參照）。本件系爭商標與據以評定商標相較，二者皆有相同之中文「朗文」為消費者引人注目之主要部分，且均有相同之起首外文「LONG」，僅字尾有「Wings」或「MAN」之不同，整體外觀予人寓目印象極相彷彿，若將其標示在相同或類似之商品或服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會誤認二者商品或服務來自同一來源，或誤認不同來源之間有所關聯，應屬近似之商標，且近似程度高。
⒋兩標指定商品或服務高度類似:
按商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據（最高行政法院105年度判字第614號判決參照）。復依現行商標法第19條第6項及93年4月28日修正發布之「混淆誤認之虞」審查基準第5.3.2點、現行「混淆誤認之虞審查基準」第5.3.2點揭示，商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制。系爭商標指定使用於申請時商標法施行細則第25條第1類之「英語教學之服務」，且實際使用於「英語補習班」，與據以評定商標實際使用之「英語出版品、電子出版品及出版服務」雖分屬不同商標類別或群組，惟欲接受英語教學服務之消費者必然需要使用英語學習出版品，其消費者乃為相同或高度關聯，皆屬英語學習或教學相關之商品及服務。當一般消費者看到系爭商標的英語補習班時，極易誤認該補習班與據以評定商標英語教材來自相同來源，或為「LONGMAN」、「朗文」授權經營者之印象，故兩造商標所使用之商品及服務實屬高度類似。
⒌相關消費者較熟悉據以評定商標:
按相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就 該較為熟悉之商標，應給予較大之保護（93年4月28日修正發布之「混淆誤認之虞」審查基準第5.6.2點、現行「混淆誤認之虞審查基準」第5.6.2點以及最高行政法院108年度判字第113號判決參照）。如前所述，於系爭商標申請日前，據以評定商標已為英文學習者或教學者所熟知，足認相較於系爭商標，據以評定商標更為消費者所熟悉，自應給予較大之保護。
⒍系爭商標之註冊具有惡意:
⑴按商標之主要功能在表彰自己之商品，俾以與他人之商
品相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的亦應在發揮商標此一識別功能。惟若明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意。
⑵承前可知，據以評定商標在系爭商標申請日81年1月16日之
前，已為全球著名商標，並在我國廣為英語學習者所熟知。原告身為英語補教業者，主要教授基礎發音拼字班、國小國中英語閱讀會話班、高中基礎托福課程等課程，自然十分熟稔據以評定商標。惟原告竟以包含據以評定商標等字樣申請註冊系爭商標，並指定使用於與據以評定商標實際使用商品及服務高度關聯之教育相關服務，企圖造成消費者之混淆誤認而獲取不正競爭利益，當屬惡意申請註冊系爭商標。
⑶從原告之授課用書以及廣告文宣，可知其早已知悉據以評定商標之存在:
原告多年來主打其使用帶有據以評定商標之教材進行教學，甚至於其官方網站上陳列帶有據以評定商標之教材，可見原告早已知悉著名據以評定商標之存在，且有意利用據以評定商標之知名度進行行銷以獲取不當利益，顯係基於惡意申請系爭商標。於原告自行提出之原證9、
原證10補習班宣傳文宣可知，原告開設之英文班所指定教材包括「Side by Side」、「Line by Line」、「Wor
d by Word Picture Dictionary」等書籍，原告甚至開設以「Side by Side」教材為主題之「Side by Side課外閱讀加強班」。由原告之行銷文宣以及網站照片看來，原告早已知悉據以評定商標之存在，且原告積極宣傳自身教學服務係使用帶有據以評定商標之教材，使消費者
產生「使用著名朗文品牌教材」之「朗文英語補習班」形象。消費者自然有高度可能認為原告之英文補習班與參加人教材為同一來源之系列商品／服務，或誤認原告與參加人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。原告註冊與著名英文教材品牌高度近似之系爭商標，顯然具有攀附之惡意。
⑷原告漸進仿襲，申請數個與據以評定商標高度近似之商標:
經查，原告自81年起以漸進逐步仿襲之方式，陸續向被告申請與據以評定商標近似之系爭「朗文Long Wings及圖」、「朗聞LONGWIN」以及「朗文Longman及圖」等商標（參證十四），由原告商標註冊歷程可知，其自81年起便意圖仿襲而申請註冊系爭商標，甚至進一步申請註冊中英文均與據以評定商標高度近似之商標。
⑸原告補習班招牌、官方網站與社群軟體Facebook名稱亦顯示仿襲參加人商標之惡意:
原告補習班招牌與官方網站皆漸進仿襲據以評定商標，從近似之「朗文LONGWIN」進一步仿襲至高度近似之「朗
文LONGMAN」，顯見原告攀附據以評定商標行銷自己補習
班之惡意。根據原告補習班負責人方正棟於2011年Face
b ook個人頁面所張貼之照片，其教室牆上所標示為「LO
NG W IN朗文文理補習班」；原告2012年Facebook粉絲頁張 貼之照片其教室牆上所標示改為「LONGWIN朗文英語」； 而參加人於2018年委託徵信公司調查後，發現原告補習 班門口及建築物外側招牌業皆已更換為「朗文LONGMAN英 語」（參證十五）。此外，原告官方網站以及Facebook 帳號於2013年前，稱為「LONGWIN朗文」英語，然2014年 起，均改為「LONGMAN朗文」英語（參證十三）。
⑹綜上，原告身為英文教學者，對於享譽國際之著名據以
評定商標，理應相當熟悉。又原告自承使用帶有據以評定商標之教材，並主打相關教材作為招生行銷，可知原告具有攀附據以評定商標之意圖。原告之攀附意圖亦具體顯現在其漸進仿襲據以評定商標之諸多行為。顯然，原
告係基於攀附、仿襲據以評定商標以獲取不正競爭利益之惡意，申請註冊系爭商標。
㈣承上，系爭商標有91年9月16日延展註冊時商標法第77條準用
第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段、第58條第2項規定之適用。
㈤本件商標評定無商標法第60條但書及信賴保護原則適用:
⒈件商標評定無商標法第60條但書之適用:
⑴按商標法第60條但書規定，「不得註冊之情形已不存在者
，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定」
。是以，必以不得註冊之情形已不存在為前提，方有按商
標法第60條但書斟酌公私益衡平後為評定不成立之可能， 此有最高行政法院99年度判字第1310號判決以及109年度 判字第667號判決可稽。此外，系爭商標權人應對「不得 註冊之情形已不存在」之事實，負擔舉證責任。
⑵本件系爭商標與據以評定商標致相關公眾混淆誤認之虞仍然存在，而無商標法第60條但書之適用:
同前所述，系爭商標與據以評定商標有致相關公眾混淆誤
認之虞，且原告長年使用帶有據以評定商標之教材，以參
加人教材為賣點招攬學生，又不斷仿襲攀附據以評定商標 ，相關公眾之混淆誤認有增無減。此外，參加人目前申請 中之「朗文」、「朗文英語直通車」商標申請案，被告亦 引系爭商標為在先商標，認為申請商標有致消費者混淆誤 認之虞，而核發核駁理由先行通知書（參證十七），足以 證明系爭商標與據以評定商標仍有致相關公眾混淆誤認之 虞。被告與參加人提出諸多事證證明，經過多項因素的檢 驗後，系爭商標與據以評定商標確實有致相關公眾混淆誤 認之虞；反觀原告空言相關公眾可區辨商標，卻未提出具 體事證證明之，顯然不符合商標法第60條但書之適用。
⑶原告雖主張本件應考量系爭商標申請註冊後至被告作成原
處分前所發生之事實變化，以符合商標法第60條但書規定云云，然查，原告所提出之原證8原告相關網頁資料、原證9之原告使用系爭商標之廣告、刊物等資料、原證10之原告
使用系爭商標之文宣及教學成就等資料、原證11之「空中英語教室」、「看公視說英語」授權公播證明等證據資料
，其上均未見系爭商標中文「朗文」、外文「LongWings」
及圖形同時呈現之商標使用事證，尚無從得知系爭商標使
用之情形，亦無得認定系爭商標是否經使用已為相關消費
者所知悉而無致混淆誤認之虞，尚難執為有利原告之論據 。
⒉本件商標評定無信賴保護原則適用:
⑴按商標評定與異議制度乃商標法既有制度，屬公眾審查之一
種，以補商標專責機關審查之不足，維護商標制度之正常運作，俾使真正權利人獲得保障。是以，商標專責機關於評定或異議程序依申請人所提之理由及證據重新審查商標之合法性，依法決定不得註冊之商標應予撤銷，實符合商標評定與異議制度之精神，申請人申請商標時，本可預見未來有遭撤銷之可能，尚無所謂信賴保護原則適用可言。此有最高行政法院96年度判字第1831號判決、99年度判字第951號判決可資參照。
⑵本件由於原告違反商標法規定且係基於惡意申請商標，本
屬商標法規定應予撤銷之情形，並無信賴保護原則之適用用。是以不論原告於何時註冊系爭商標，參加人均可依法提起評定，且被告亦可依法撤銷之，並無原告所謂違反行政程序法或信賴保護原則之情事。
七、綜上所述，系爭商標之註冊有違91年9月16日延展註冊時商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段、第58條第2項規定之適用，且本件商標評定無商標法第60條但書及信賴保護原則適用，是被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之原處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
九、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 111 年 1 月 20 日
智慧財產第二庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 吳俊龍法 官 曾啓謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
得不委任律師為訴訟代理人之情形 所需要件 （一）符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 （二）非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所示關係之釋明文書影本及委任書。
中 華 民 國 111 年 1 月 26 日
書記官 丘若瑤