智慧財產及商業法院行政判決114年度行商訴字第11號民國114年9月10日辯論終結原 告 毅欣有限公司代 表 人 陳建志訴訟代理人 方雍仁律師
沈恆律師 （兼上二人之送達代收人）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 廖承威訴訟代理人 盧耀民
參 加 人 信濃川有限公司代 表 人 董佳純訴訟代理人 翁林瑋律師 （兼上一人及次一人之送達代收人）
何婉菁律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國114年2月6日經法字第11317308260號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。事實及理由
一、爭訟概要：參加人信濃川有限公司（原名：東和商貿有限公司）前於民國111年8月25日以「信SHIN梅酒ういすきWHISKY UMESHU 江井ヶ嶋酒造謹釀及圖」（嗣修正商標名稱為「信 SHIN梅酒ういすきWHISKY UMESHU及圖」）商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第33類之「白蘭地酒；威士忌酒；伏特加酒；雞尾酒；清酒；高粱酒；蘭姆酒；葡萄酒；烈酒；甜酒；汽泡酒；蒸餾酒；黃酒；含酒精飲料（啤酒除外）；燒酒；白酒；梅酒；酒（啤酒除外）；釀造酒；非以啤酒為主之預混酒精飲料」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第2295821號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。嗣原告以系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之適用，對之提起異議。被告以113年4月29日中台異字第G01120237號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱前次處分）。參加人不服，提起訴願，並檢附據以異議商標權人日商江井ヶ嶋酒造株式会社所出具之「商標改作暨申請註冊同意書」。被告認前次處分所憑之基礎事實已有變更，有重行審酌之必要，另以113年6月19日（113）智商00348字第00000000000號函自行撤銷前次處分，經經濟部以同年7月26日經法字第00000000000號訴願決定書為「訴願不受理」之決定。經被告重為審查，再以同年9月18日中台異字第G01130311號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以114年2月6日經法字第00000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院認本件訴訟的結果，如認定應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。
二、原告主張要旨及聲明：㈠參加人於異議期間先後製造答證2-2（即丙證3-2）及答證6（
即丙證5）之所謂「授權書」，捏稱該兩份文件為同一文件，遭原告公司戳破此二者明顯為不同文件。又參加人提出之答證3（即丙證4），不僅日期係於系爭商標遭異議後所事後製作，且參加人發信時間與日本回覆時間顛倒錯亂，更係離譜，且電子郵件中根本從未提到任何授權或同意參加人在台灣註冊商標等字樣。
㈡據爭商標（如附圖2所示）為「江井ケ嶋酒造株式會社」（下
稱先使用人）先使用於梅酒商品，且系爭商標與之高度近似，並皆使用於酒類商品。又參加人因與先使用人有業務往來，知悉據爭商標之存在。故系爭商標已違反商標法第30條第1項第12款規定。本件應以系爭商標核准註冊審定時，參加人是否已得先使用人同意申請註冊為斷，縱參加人於113年5月9日訴願證6（即丙證6）「商標改作暨申請註冊同意書」取得先使用人的事後同意，亦不應使其搶註商標行為溯及合法有效。
㈢參加人狡辯係於103年取得日本於台灣申請商標註冊之同意等
云云，果若參加人所辯可採。何以遲至112年（將近10年）才在臺灣申請商標註冊？㈣聲明：
⒈原處分及訴願決定均予撤銷。
⒉被告就系爭商標，應作成異議成立，註冊應予撤銷之審定。
三、被告答辯要旨及聲明：㈠本件據原告檢送申證2之西元2009年至2020年間相關網頁資料
，可見經設計之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」相結合或經設計之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」、梅子圖相結合標示於威士忌梅酒瓶子標籤上，並可見製造者「江井ケ嶋酒造株式會社」等相關資訊。據此，堪認江井ケ嶋酒造株式會社（即先使用人）在本件系爭註冊第02295821號商標111年8月25日申請註冊前，有將前述商標先使用於威士忌梅酒商品之事實。㈡系爭商標與據爭商標屬高度近似之商標，且系爭商標與據爭
商標使用於高度相似之商品。又本案依答證1及申證4，可知先使用人與參加人所屬集團有合作關係；答證2-1、2-2、2-
3、6（即丙證3-1、3-2、3-3、5）之電子郵件、授權書、公證證書、公證書，可認商標權人知悉據爭商標之存在；據訴願證6（即丙證6）之令和6年第40號公證書及商標改作暨申請註冊同意書，先使用人已同意本案系爭商標之註冊。故本案自無商標法第30條第1項第12款本文規定之適用。
㈢聲明：原告之訴駁回。
四、參加人陳述要旨及聲明：㈠丙證4之時間點，是因台灣與日本時差的關係，況先使用人還
幫我們出具丙證6進行公證程序，本件根本無任何先使用人不知情或未同意之情形存在。㈡參加人早於103年9月即與先使用人合作，參加人與先使用人
合作往來逾10年，系爭商標係經先使用人授權使用並同意參加人改作而來（丙證3-1至3-3），且先使用人已先後簽署授權書及商標改作暨申請註冊同意書，並多次協助參加人於日本進行公證程序（丙證5、6），參加人於獲准註冊後更主動通知先使用人上情（丙證4），顯見參加人申請系爭商標註冊係經先使用人之同意、並無任何仿襲行為及搶註意圖。
㈢雖先使用人公證之時間在系爭商標准予註冊之後，但先使用
人於商標改作暨申請註冊同意書已明確表明「自始知悉並同意」，揆諸最高行政法院之見解，該同意書之效力自應補正溯及至准予註冊之前。㈣聲明：原告之訴駁回。
五、爭點（本院卷第191頁）：系爭商標有無第30條第1項第12款不准註冊之事由？參加人申請系爭商標是否已經先使用人之同意？
六、本院的判斷：㈠應適用之法令：
⒈商標法第50條規定，異議商標之註冊有無違法事由，除第1
06條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定。系爭商標於111年8月25日申請，於112年5月16日註冊公告，本件並無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故系爭商標有無違法事由，應依系爭商標註冊公告時即105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之商標法為斷（以下僅稱商標法）。⒉依商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一
，不得註冊：……相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」從而，適用本款之要件，包括：
⑴相同或近似於他人先使用之商標。
所謂「近似於他人先使用之商標」，係指具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，經異時異地隔離觀察，有可能誤認標示系爭商標及先使用商標之商品或服務係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，倘消費者不致產生同一或關聯來源之誤認，即難謂有何剽竊襲用他人先使用商標之情事。⑵使用於同一或類似商品或服務。
判斷是否「使用於同一或類似商品或服務」時，須確定先使用商標為何，繼而確定先使用商標所使用之商品或服務，方能依本款正確判斷意圖仿襲而申請註冊之商標，是否使用於同一或類似商品或服務。⑶申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關
係，知悉他人商標存在。⑷未經他人同意申請註冊。⑸須基於仿襲之意圖而申請註冊（最高行政法院113年上字第560號判決意旨參照）。
㈡先使用人於系爭商標申請註冊前有將據爭商標先使用於威士
忌梅酒（如附圖2所示）：原告檢送申證2之2009年至2020年間相關網頁資料，可見經設計之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」相結合或經設計之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」、梅子圖相結合標示於威士忌梅酒瓶子標籤上，並可見製造者「江井ケ嶋酒造株式會社」等相關資訊，堪認江井ケ嶋酒造株式會社（即先使用人）在系爭商標111年8月25日申請註冊前，有將前述商標先使用於威士忌梅酒商品之事實。
㈢系爭商標與據爭商標屬高度近似之商標。
系爭商標，係由經設計之中文「信」、「梅酒」、外文「SHIN」、「WHISKY UMESHU」、日文平假名「ういすき」、梅子圖、木桶圖結合所組成（如附圖1所示），與先使用人先使用之據爭商標（如附圖2所示）相較，二者或皆有設計如出一轍之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」，或皆有相同之中文「梅酒」、日文平假名「ういすき」、梅子圖組合，且系爭商標該中文及日文平假名字體放大占系爭商標大部分比例，兩造商標整體於外觀、觀念及讀音極相彷彿，若其標示在相同或類似的商品上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，經異時異地隔離觀察，有可能誤認標示系爭商標及先使用之據爭商標之服務係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬高度近似之商標。㈣系爭商標與據爭商標使用於高度相似之商品。
系爭商標指定使用於第033類「白蘭地酒；威士忌酒；伏特加酒；雞尾酒；清酒；高粱酒；蘭姆酒；葡萄酒；烈酒；甜酒；汽泡酒；蒸餾酒；黃酒；含酒精飲料（啤酒除外）；燒酒；白酒；梅酒；酒（啤酒除外）；釀造酒；非以啤酒為主之預混酒精飲料」商品，與據爭商標先使用之威士忌梅酒商品相較，二者均屬酒類相關商品，在性質、功能、製造業者、消費族群及行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，應屬同一或高度類似之服務。
㈤先使用人已同意系爭商標之註冊：
⒈先使用人與系爭商標權人所屬集團有合作關係。
依參加人所提之答證1商標權人集團網站網頁及原告所提之申證4（參加人與先使用人間合作關係資料），可知先使用人與參加人所屬集團間確有合作關係。
⒉系爭商標申請註冊前，系爭商標權人知悉據爭商標存在；
依丙證3-1、3-2、3-3、5（即答證2-1、2-2、2-3、6）之參加人與先使用人往來電子郵件、授權書、公證證書、公證書，可知於系爭商標申請註冊前，先使用人有授權原告據爭商標標籤設計及產品照片等使用相關事宜，可認系爭商標權人知悉據爭商標之存在。
⒊先使用人同意系爭商標之註冊：
參加人所提之丙證6（即訴願證6）之令和6年第40號公證書及商標改作暨申請註冊同意書，記載「本公司自始知悉並同意信濃川公司進行改作、申請商標並在台灣取得註冊第02295821號乙事，為昭慎重，特再次公證為憑」等內容，先使用人已聲明自始知悉並同意註冊，堪認先使用人已同意系爭商標之註冊。至丙證6之日期雖在系爭商標註冊之後，應已補正溯及准予註冊之前而有情事變更情況（最高行政法院109年度上字第100號判決意旨參照），故原告主張縱參加人嗣於113年5月9日取得先使用人的事後同意，亦不應使其搶註商標行為溯及合法有效云云，要無足取。㈥綜上所述，先使用人在系爭商標111年8月25日申請日前，已
將據爭商標先使用於威士忌梅酒商品，兩造商標高度近似，且使用及指定商品構成高度類似，又先使用人與參加人所屬集團有合作關係，並與參加人針對梅酒商標標籤設計進行確認，雙方有業務往來關係。惟先使用人既已同意系爭商標之申請註冊而有商標法第30條第1項第12款但書規定之情形，系爭商標自無同條項第12款所定情形，故被告所為異議不成立之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標應作成異議成立，註冊應予撤銷之審定，為無理由，應予駁回。
㈦本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
七、結論：依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。中 華 民 國 114 年 10 月 8 日
智慧財產第一庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 陳端宜法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中 華 民 國 114 年 10 月 20 日
書記官 邱于婷