智慧財產及商業法院行政判決115年度行商訴字第14號民國115年8月13日辯論終結原 告 曾俊琳被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 廖承威訴訟代理人 林政憓
參 加 人 黃楓茹上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國114年12月29日經法字第11417307910號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。事實及理由
一、本件原告經本院合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，此有本院送達證書可稽（本院卷第333頁），核無民事訴訟法第386條各款所列之情形，爰依被告及參加人之聲請，由其等一造辯論而為判決。
二、爭訟概要：
(一)原告前於民國100年5月16日以「BADOU及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「廣告之企劃設計製作及宣傳品遞送。代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供及櫥窗之設計。為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務。提供商品業加盟連鎖經營企業管理諮詢分析顧問。超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、農產品零售、食品及飲料零售、水產品零售、煙草製品零售、網路拍賣」服務，向被告申請註冊，經准列為註冊第1503693號商標（如附圖所示，下稱系爭商標），復准予延展註冊，商標權期間至121年1月31日止。
(二)嗣參加人以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定情形，於112年6月28日向被告申請廢止註冊。經被告以114年8月29日中台廢字第1120267號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分（下稱原處分）。原告提起訴願，經經濟部以同年12月29日經法字第11417307910號訴願決定（下稱訴願決定）駁回後，向本院提起訴訟。又本件訴訟之結果，如認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命其獨立參加本件訴訟。
三、原告主張及聲明：原告前與明山別館股份有限公司（下稱明山公司）就系爭商標簽訂商標專屬授權契約，授權明山公司使用於南投縣鹿谷鄉風景區溪頭之「妖怪村」經營飯店及娛樂園區，系爭商標及「妖怪村」、「八豆」等相關商標經營多年已累積知名人氣，迄至112年6月27日明山公司自承在網路上仍可搜尋到系爭商標使用之具體事證。嗣明山公司因內部經營團隊變更後擅自改變雙方合作關係，亦未依約支付相關商標授權金，雙方間有訴訟糾紛，原告方於另案臺灣南投地方法院民事訴訟中主張就系爭商標授權期間僅至109年6月30日終止，惟於爭訟期間明山公司確有未經合法授權持續使用系爭商標之情形。詎違約在前之明山公司竟委託參加人申請廢止系爭商標註冊，其法律適格性顯然不足。況原告既簽署系爭商標專屬授權予明山公司，則於雙方民事訴訟確定系爭商標授權法律關係之前，自無法自行使用，被告未詳查背後原因逕謂授權終止後，原告未能提出自行或授權第三人之使用證據而廢止系爭商標之註冊，顯有未合，爰提起本件撤銷訴訟並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
四、被告答辯及聲明：系爭商標由一卡通化動物的玩偶正面臉部圖案搭配下方之外文「BADOU」構成，商標權期間至121年1月31日，並指定使用於附圖所示第35類服務，參加人係於112年6月28日申請廢止系爭商標，原告自應提出於申請廢止日前3年内自行或另行授權他人使用系爭商標於指定使用服務之事證。然觀原告所提答證3、4、5及附件1僅部分資料可見與系爭商標相同之動物玩偶圖案或並結合「八豆」，或與該玩偶圖案之臉部特徵等造型相同，但呈現不同表情姿態之圖案，或圖片下方以「八豆BAD0U」等文字來說明圖片，均與系爭商標圖樣不盡相同，並非系爭商標之完整使用，且部分資料無日期可稽或標示之年份、日期均早於廢止申請日前3年，又該等資料或可見有森林渡假村、主題飯店及相關活動等名稱，惟未見有表彰使用於指定之服務，均非屬系爭商標於本件申請廢止日前3年内有實際使用於指定服務之事證。另原告稱與明山公司之系爭商標授權終止後即將相關商標及商品移至自營「妖怪-糖狗村」園區，惟所提出答證6之使用影片光碟片，亦未見有系爭商標表彰使用於指定服務之情事，自無從作為系爭商標指定使用於該服務之使用事證。綜上，尚難認定原告於本件申請廢止之日前3年内，有使用系爭商標於其指定使用服務之事實，堪認系爭商標有繼續停止使用滿3年之情事，應有商標法第63條第1項第2款規定適用，自應廢止其註冊。
並聲明：原告之訴駁回。
五、參加人陳述及聲明：系爭商標為原告受僱於明山公司期間之職務上創作，系爭商標註冊費用亦由明山公司支付，另由明山公司無償提供松林町賣場，做為原告創作之對價，而系爭商標為明山公司基於自己意思，使用於所經營飯店及娛樂園區。原告擅自將系爭商標註冊登記於其名下，直至明山公司前總經理109年3月31日卸任後，由新經營團隊接手並接獲原告要求協商商標授權，否則將終止系爭商標使用授權通知時方知上情。又系爭商標實為明山公司所有，並非基於原告之授權使用，除非原告承認與明山公司間有借名登記之關係，否則原告本身並未曾自己或再授權他人使用系爭商標，其顯有繼續停止使用系爭商標已滿3年之情事，自應廢止註冊登記等語。並聲明：原告之訴駁回。
六、本件爭點：系爭商標有無商標法第63條第1項第2款之情形，而應廢止註冊？
七、本院判斷：
(一)應適用之法令：⒈商標法第66條規定，商標註冊後有無廢止之事由，適用申請
廢止時之規定。本件參加人係於112年6月28日申請廢止系爭商標註冊，故有無廢止事由之判斷，自應適用申請廢止時即105年12月15日施行之商標法（下僅稱商標法）為斷。
⒉商標法第63條第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形之
一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」又同法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」另同法第57條第3項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」並為同法第67條第3項準用之。是否真實使用，應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷，並由商標權人提出證據證明之。商標權人為證明使用商標之事實，所檢送之使用證據應有註冊商標、日期及使用人的標示，或其他可以辨識其為註冊商標、日期及使用人的佐證資料，或有可將使用證據互相勾稽串聯，足以認定其有使用註冊商標的客觀事證。又商標權人雖未使用或繼續停止使用註冊商標已滿3年，但其有授權他人為其使用，且被授權人之使用符合商標真實使用時，固可視為商標權人有使用，而不構成註冊商標之廢止事由，惟商標權人應證明其係基於在我國行銷之目的而授權他人使用商標，否則仍無法將其視為商標權人之真實使用。
(二)原告所提證據並無法證明其於參加人申請廢止日前3年內，有自行或授權他人行銷使用系爭商標於指定服務之真實使用：
⒈系爭商標由一卡通化的動物玩偶正面臉部圖案搭配下方之外
文「BADOU」構成，並指定使用於第035類之「廣告之企劃設計製作及宣傳品遞送。代理國内外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供及櫥窗之設計。為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務。提供商品業加盟連鎖經營企業管理諮詢分析顧問。超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、農產品零售、食品及飲料零售、水產品零售、煙草製品零售、網路拍賣」服務。
⒉原告所提廢止答證1之商標註冊證（原處分卷第82至89頁，本
院卷第163至178頁）、答證2之臺灣南投地方檢察署檢察官不起訴處分書（原處分卷第90頁，本院卷第179頁）以及113年12月13日補充答辯書所提廢止附件1之「明山森林會館」Google地圖資料（原處分卷第115頁），皆與系爭商標之實際使用情形無涉。又原告所提附件1之契約書（本院卷第93至95頁）、廢止附件2之臺灣南投地方法院112年度智字第1號民事判決及相關筆錄（原處分卷第120至125頁、本院卷第239至255頁），亦非屬系爭商標之實際使用事證，且觀諸該契約書及判決內容至多僅能知悉原告與明山公司曾就系爭商標及「妖怪村」、「KUMAR及圖」等相關商標簽訂使用協議後，因雙方對於相關商標及著作歸屬，以及契約終止後明山公司有無侵害原告商標權等法律關係，互有爭執，而經該法院判決確認原告與明山公司間於109年6月30日後之系爭商標及相關商標授權關係不存在，原告仍應提出客觀具體事證，以證明其於參加人申請廢止日前3年內，有自行或另外授權他人行銷使用系爭商標於指定服務之真實使用情形。
⒊又原告就其主張系爭商標於授權期間之使用事證，雖提出廢
止答證3之「妖怪村卡通」為關鍵字搜尋圖片之Google檢索結果資料（原處分卷第91至95頁，本院卷第183至191頁）、答證4之「妖怪村大突襲2 !!八豆妖之找貓日常〜」直播影片截圖畫面（原處分卷第96至99頁，同本院卷第193至198頁）、附件1之西元2016年6月30日發表於「妖怪森林-溪頭松林町」Facebook粉絲專頁貼文（原處分卷第116頁）等。然觀諸上開多數資料並無明確日期可稽，或早於本件申請廢止日（112年6月28日）前3年，且相關照片或圖片中（見原處分卷第97至99頁、第116頁）僅能見與系爭商標圖樣上方相似之卡通化動物玩偶臉部圖案，然其上圖案所呈現之表情、姿態則與系爭商標並非完全相同，亦未見其結合弧形排列之大寫外文「BADOU」之系爭商標完整使用。另觀之該卡通化動物玩偶圖案出現時，僅係用來介紹有關景點、設施及活動等，此與系爭商標所指定使用於如附圖第35類服務之交易過程並無關聯，尚難為消費者將其作為系爭商標使用於所指定服務之具體事證。
⒋另原告主張自行使用系爭商標於「妖怪-糖狗村」園區，雖提
廢止答證5之西元2016年12月1日發表「妖怪村的姐妹作狗村莊隱身南投山間」網路報導、西元2022年8月1日發表「南投市景點》妖怪創界糖狗村，好拍的妖怪創意園區，神隱少女鍋爐爺爺泡腳池」網路文章部分截圖畫面及西元2020年10月26日與2023年2月12日發表「妖怪創界-糖狗村」Facebook粉絲專頁貼文（原處分卷第100至102頁，本院卷第199至201頁）、答證6之「妖怪_糖狗村」内貨架諸多商品之使用影片光碟（本院卷第203頁）等，均未見系爭商標之使用，或僅能見系爭商標圖樣之卡通化動物玩偶臉部圖案，而無系爭商標之完整使用態樣，且部分造型與系爭商標圖樣之卡通化動物玩偶圖案相似之馬克杯、布偶或提袋等商品，核與所指定服務無關，亦無商品之拍攝日期可稽，自難謂屬於系爭商標實際使用於所指定服務之具體事證。
⒌據上，依原告所提相關事證，尚難以證明原告於參加人申請
廢止日前3年內，有自行或授權他人使用系爭商標於指定服務之真實使用情形。
(三)原告固主張參加人已於廢止申請書內自承明山公司於112年6月27日仍有使用系爭商標之情形，且在雙方之授權使用關係未經法院判決確定之前，原告即無從自行或再授權他人使用系爭商標，縱其未使用系爭商標，係出於法院裁判結果未定等考量，參加人申請廢止系爭商標之註冊，於法未合等等。
惟查：
⒈參加人係以「妖怪村」、「枯麻」、「八豆」等關鍵字進行G
oogle檢索，獲得明山公司有使用上開商標於旅宿業或商店街之結果（原處分卷第34至41頁），並無搜尋到系爭商標使用於附圖所示服務之情事，故原告執此主張參加人已自承明山公司於112年6月27日仍有使用系爭商標之情形，即非有據。
⒉商標法第63條第1項第2款所稱「正當事由」，係指商標權人
由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定之商品而言，例如海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等（最高行政法院55年判字第301號、56年判字第71號判決先例可資參照）。本件依臺灣南投地方法院112年度智字第1號民事判決雖確認原告與明山公司間於109年6月30日後之系爭商標授權關係不存在，故明山公司自該日後之商標使用行為，即非原告基於行銷之目的而授權他人使用商標，自無從視為商標權人之使用行為，並不得再以明山公司於前揭日期後之相關使用事證，作為原告合法使用系爭商標之證明。原告既主張與明山公司於109年6月30日終止雙方間商標之授權使用關係，當知悉明山公司自終止授權後已非其被授權人或同意使用之人，則為繼續維護其商標權利，即須自行或另行授權他人持續使用系爭商標於指定服務，始符商標法保護商標權之立法目的。縱使原告與明山公司間因系爭商標授權爭議而有涉訟情事，然其係基於自身主觀上之認知或顧慮，自行決定不使用系爭商標，即與因事實上障礙或其他不可歸責於己事由，致客觀上無法使用系爭商標之情況有別，尚難認其於本件申請廢止日前3年內未使用系爭商標具有「正當事由」。故原告上開主張並不足採。
八、綜上所述，本件依原告所舉證據均未能證明其於申請廢止日（112年6月28日）前3年內，確有基於行銷目的將系爭商標使用於所指定如附圖所示服務，亦無未使用之正當事由，故系爭商標應有商標法第63條第1項第2款之廢止註冊情形。從而，被告所為系爭商標之註冊應予廢止之原處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
九、本件事證已經明確，當事人其餘主張或答辯核與本件判決結果並無影響，爰不一一論列，併此敘明。
十、結論：依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如
主文。中 華 民 國 115 年 9 月 9 日
智慧財產第一庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 陳端宜法 官 吳俊龍以上正本係照原本作成。
一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中 華 民 國 115 年 9 月 15 日
書記官 蔣淑君