智慧財產法院刑事判決
108年度刑智上易字第20號上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官被 告 黃晴雯選任辯護人 宋耀明律師
鍾文岳律師江如蓉律師被 告 汪郭鼎松選任辯護人 陳嘉琪律師
趙相文律師王照宇律師上列上訴人因被告等違反商標法案件，不服臺灣臺北地方法院10
6 年度智易字第70號，中華民國107 年12月28日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署106 年度調偵字第2264號），提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
理 由
一、本案經本院審理結果，認第一審判決對被告黃晴雯、汪郭鼎松為無罪之諭知，核無不當，應予維持，除下列補充理由外，並引用第一審判決書記載之證據及理由（如附件）。
二、檢察官上訴意旨略以：㈠依遠東百貨股份有限公司（下稱遠百公司）負責人徐旭東在
臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）101 年度偵字第20769號案件所具書狀，及被告黃晴雯在偵查之供述可知，太平洋崇光百貨股份有限公司（下稱太百公司）原使用太平洋SOGO名稱，係因太百公司當初係由太平洋建設集團（下稱太設集團）與日商崇光股份有限公司（下稱日商崇光公司）合作設立，故於名稱中加註母公司名稱「太平洋」3 字作為企業標示之用，嗣因太設集團財務狀況出現問題，致太百公司經營權易主由遠東集團取得，原不應繼續使用「太平洋」字樣，惟因太設集團與遠東集團及太百公司於民國（下同）92年5月29日簽訂備忘錄（下稱系爭備忘錄），授權太百公司再使用「太平洋」字樣10年，被告二人均知上開授權於102 年5月間已到期，太百公司無權繼續使用B 商標（如附圖二所示），本案情節顯不符合商標法第36條第1 項第3 款所稱之「善意先使用」他人申請已註冊商標之情形，原審判決認定事實及適用法律顯有不當。
㈡在臺北地方檢察署101 年度偵字第20769 號案件偵查中，被
告黃晴雯已知悉日商崇光西武公司申請之註冊第0000000 號商標遭評定，且告訴人曾於105 年8 月3 日發存證信函與被告二人，告知西武公司之商標遭撤銷，並經經濟部訴願決定及本院104 行商訴字第123 號行政判決維持。告訴人於106年3 月2 日再度發存證信函告知被告二人最高行政法院106年度判字第38號判決亦維持前揭撤銷商標註冊之決定。證人即太百公司法務室協理楊○○到庭亦證稱有收到告訴人前揭二份存證信函，並有報告被告二人前揭商標行政爭訟之結果，被告二人所辯其等不知日商西武公司行政爭訟結果等語，顯不足採。
㈢告訴人及其母公司太設集團與太百公司、太百公司主要股東
太平洋流通投資股份有限公司（下稱太流公司）關於經營權之訴訟紛爭不斷，被告黃晴雯、汪郭鼎松絕無可能置身於經營權紛爭之外，亦無主張善意先使用系爭商標之可能。
三、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2 項、第301 條第1 項定有明文。又認定犯罪事實須憑證據，為刑事訴訟法所明定，故被告犯罪嫌疑，經審理事實之法院，已盡其調查職責，仍不能發現確實之證據足資證明時，自應依法為無罪判決。且事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎（最高法院20年上字第893 號、40年台上字第86號分別著有判例可資參照）。又檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，為刑事訴訟法第161 條所明定。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負實質之舉證責任，且其所提出之證據，無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，不足為被告有罪之積極證明，或其闡明之證明方法，無從說服法院形成被告有罪之心證，基於無罪推定原則，自應為被告無罪之諭知。又不能證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，同法第301 條第1 項亦有明文。又按，商標法第95條第
3 款未得商標權人同意，為行銷目的於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞罪，僅處罰故意行為，並不處罰過失行為，須行為人對於構成犯罪之事實，係明知並有意使其發生，或預見其發生而其發生並違不違背其本意而言（刑法第13條）。
四、訊據被告黃晴雯、汪郭鼎松均堅決否認有起訴書所載之犯行：
㈠被告黃晴雯辯稱：⑴被告所屬太百公司自76年即開始使用「
太平洋SOGO及圖」即B 商標圖樣，而日商崇光西武股份有限公司（下稱日商西武公司）之註冊第0000000 號商標係在97年1 月3 日始提出申請，太百公司自始係使用自己的B 商標，與日商西武公司註冊之商標無關，此業經本院第104 年度行商訴字第123 號、最高行政法院106 年度判字第38號判決認定在案。⑵告訴人註冊之A 商標（如附圖一所示）分別於86年及93年提出商標申請，而太百公司從76年起即開始持續使用B 商標之圖樣（原審被證16號），遠早於A 商標申請日超過十年以上的時間。太百公司首先創設將「太平洋」商標使用於百貨服務，當時在臺灣均尚無任何第三人將「太平洋」字樣使用在百貨服務上，告訴人公司於斯時根本未經營任何百貨服務業務，告訴人母公司之名稱雖為「太平洋建設股份有限公司」，然僅為公司名稱，並非商標權，且所經營者為營建業，相關消費者所認知之「太平洋」於百貨服務之商標也均直指太百公司，與告訴人全然無涉，太百公司自屬善意先使用。縱使其後太百公司經營權由太設公司變更為遠東集團，但並無任何法令規範、商業法則要求太百公司必須更名且不得於公司名稱中使用「太平洋」字樣。太設集團與遠東集團前於92年5 月29日所簽署之系爭備忘錄，是遠東集團入主太百公司後，與太設集團之間為了解決當時兩大集團間針對股權交易的未決爭議而簽訂，並非太百公司使用B 商標之授權依據。系爭備忘錄提及有關使用「太平洋」商標之代價，指太百公司所屬大陸子公司使用「太平洋」商標爭議，與太百公司在臺灣使用B 商標無關。⑶太百公司自76年11月11日忠孝東路第一家百貨商場開幕起，即使用「太平洋」為公司名稱及B 商標圖樣，當時在臺灣均尚無任何第三人將「太平洋」三字使用在百貨服務上，且太百公司成立30年來已成為家喻戶曉之著名百貨公司，每年營業額高達新臺幣（下同）400 多億元；而告訴人豐洋公司之105 年度營業收入不到6 億元，被告並無可能係基於使消費者混淆誤認之不正競爭意圖使用告訴人之A 商標，告訴人已於原審具狀表示了解被告並無侵害商標之故意，並具狀撤回刑事附帶民事訴訟之起訴（原審被證21）。⑷起訴書指稱被告2 人自104 年7 月間涉有侵害商標權之犯行，惟當時日商西武公司之商標行政訴訟案件尚未確定，且太百公司並非上開行政訴訟當事人之一，被告不可能清楚知悉上開行政爭訟之細節、進度、結果，太百公司使用B 商標遠早於A 商標註冊之日期，且僅為表彰太百公司之名稱，原不受A 商標註冊之拘束，且被告二人係聽取公司法務人員楊○○之專業建議，實無侵害告訴人商標權之主觀犯意可言。太百公司於106 年2 、3 月間知悉最高行政法院之判決結果後，截至106 年9 月1 日起陸續進行招牌更換作業，並於106 年9 月、10月著手並完成店內看板、指標更新、印刷物類改版等工作，絕無侵害告訴人商標之主觀犯意，亦非自認無合法使用商標之權利，僅係避免無謂之紛擾。⑸太百公司之名稱為「太平洋崇光百貨股份有限公司」，「太平洋」為其名稱特取部分，且早在74年即開始使用，早於告訴人之A 商標申請註冊之87、94年。太百公司就其名稱享有姓名權，告訴人以「太平洋」為名申請註冊之A商標，實已侵害太百公司之姓名權。
㈡被告汪郭鼎松辯稱：⑴檢察官上訴書所稱另案行政訴訟之註
冊第0000000 號「太平洋SOGO device 」商標，與太百公司使用之對外標示之B 商標不同，已經另案判決認定。B 商標與告訴人之A 商標整體明顯不同且非近似，B 商標自76年使用迄106 年，廣為消費者所熟知，另太百公司與告訴人公司間知名度及營業額更有重大差距，二者絕無混淆誤認之虞。被告工作職掌不包含對外標識之選擇與使用，與太百公司之商標事務無關，且確信使用B 商標係合法有權，此經證人即太百公司負責商標事務之行政副總楊○○證述明確，復旋於
106 年3 月29日召集內部會議決議更換對外標示，告訴人已表示了解被告並無侵害商標之故意，並具狀撤回刑事附帶民事訴訟之起訴（原審被證21），足見被告確無侵權故意。⑵太百公司自76年11月11日起，已使用含「太平洋」字樣之B商標對外標示，用以表示太百公司名稱「太平洋崇光百貨股份有限公司」，應屬「符合商業交易習慣之誠實信用方法」使用自己公司名稱，且非出於不正競爭目的，符合「善意先使用」。太百公司92年與告訴人簽署之系爭備忘錄，非B 商標之授權合約，縱使認定為B 商標圖樣授權合約（被告否認），亦不影響善意先使用之認定。
五、經查：㈠按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、在他人
商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第
3 款定有明文。善意先使用之抗辯，係註冊主義之例外，在於衡平註冊保護主義及先使用人間之衝突，善意先使用人基於不知他人已申請商標註冊，於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用人的利益，仍應受到保障，其適用須符合下列要件：⑴使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前；⑵繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；⑶商標權人可要求先使用人附加適當區別標示。其判斷之時點係以商標申請日為準。所謂「善意」，指不知他人已申請商標註冊，且使用時並無造成消費者混淆誤認之不正競爭之意圖（本院102 年度刑智上易字第53號判決、104 年度民著上字第12號判決意旨參見）。又法條僅規定「以原使用的商品或服務為限」，並無限制以原有之「地理區域」或「營業規模」為限，原審判決參酌商標法第36條第1 項第3 款之立法過程，行政院於86年5 月6 日函送立法院之修正草案（原列為第23條第2 項），原有「以原使用商品及原產銷規模為限」，嗣於立法院二讀時刪除「原產銷規模」之限制，認為商標法第36條第1 項第3 款規定，應解釋為無「地理區域」及「營業規模」之限制，否則即屬增加法條文義所未明文之限制，並無不當（見原審判決第5-6頁，本院98年度刑智上易字第40號刑事判決、102 年度刑智上易字第53號刑事判決、101 年度民商上字第7 號民事判決、104 年度民著上字第12號民事判決，亦同此見解），因此，善意先使用人無論係在原址擴充營業面積、或在原地理區域或不同地理區域開設分店，均無侵害商標權可言。
㈡查太百公司早在76年11月11日即在忠孝東路開設第一家分店
（SOGO百貨忠孝館），當時已使用B 商標圖樣作為表彰其百貨服務之標識，有被告提出網路新聞報導太百公司開幕報紙廣告可稽（見原審卷一第224 頁），而A 商標之2 件商標圖樣，分別係86年、93年間始申請註冊，指定使用於「百貨公司、超級市場」、「電視購物、網路購物」服務，並於87年、94年核准註冊，有商標註冊簿查詢結果可稽（見臺灣臺北地方檢察署104 年他字9620號卷〔下稱他字卷〕第20-21 頁），故太百公司使用B 商標之時間，係早於A 商標約10年以上。再查，被告主張，太百公司於76年首先創設將「太平洋」字樣使用於百貨服務上，當時在臺灣並無任何第三人將「太平洋」字樣使用在百貨服務上，檢察官及告訴人就此一事實，並未提出相關證據予以否認，堪信為真實。B 商標既然早在A 商標申請之前，已在市場上持續使用了10年以上，且太百公司於76年開始使用時，市場上並無其他業者以「太平洋」作為商標使用於百貨服務上，堪認太百公司使用B 商標並非出於造成相關消費者混淆誤認之不正競爭之意圖，符合商標法第36條第1 項第3 款「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務」之要件。又太百公司自76年間開設第一家分店後，其經營規模逐漸擴大，於83年4 月、95年5 月、87年6 月間分別設立敦化、高雄、中壢分公司，於88年7 月、95年9 月、98年3 月、
102 年8 月再行設立新竹、復興、天母、新竹巨城等分公司，依上開說明，商標法第36條第1 項第3 款僅規定「以原使用的商品或服務為限」，並無限制以原有「地理區域」或「營業規模」之限，已如前述，太百公司在A 商標申請註冊前，已符合善意先使用之要件，故該公司嗣後在其他地區開設分館，並持續使用B 商標，均無侵害商標權可言。
㈢檢察官雖主張，太百公司原使用太平洋SOGO名稱，係因太百
公司當初係由太設集團與日商崇光公司合作設立，故於名稱中加註母公司名稱「太平洋」3 字作為企業標示之用，嗣太百公司經營權易主，由遠東集團取得，原不應繼續使用「太平洋」字樣，惟因太設集團、遠東集團及太百公司於92年5月29日簽訂系爭備忘錄，授權太百公司再使用「太平洋」字樣10年，該授權於102 年5 月間到期，太百公司於授權期間屆滿後，已無主張「善意先使用」之餘地云云。惟查，太百公司設立時，其公司名稱以「太平洋崇光」為特取部分，及使用「太平洋SOGO」為商標圖樣，固然係為了表彰該公司係由太設集團與日商崇光公司合作而設立，嗣太百公司因經營權易主，由遠東集團取得太設集團之股權，惟法令上並無任何規範，可要求太百公司之公司名稱及其使用之B 商標圖樣，必須更名或更改商標圖樣，不得再繼續使用之依據。再查，被告已辯稱，系爭備忘錄是遠東集團入主太百公司後，與太設集團為了解決當時兩大集團間針對股權交易的未決爭議而簽訂，並非太百公司使用B 商標之授權依據。系爭備忘錄提及使用「太平洋」商標之代價，係指太百公司所屬大陸子公司使用「太平洋」商標爭議，與太百公司在臺使用商標情形無涉，並提出告訴人92年12月19日電子郵件之附檔「商標授權契約書」為證（見原審卷一第230-234 頁）。經查太設集團、遠東集團及太百公司雖於92年5 月29日簽訂系爭備忘錄，載明太百公司交付一定面額之支票，若遠東集團與太設集團未能在92年6 月12日前就商標授權、租金預付或其他交易事項達成協議，該支票就直接作為太百公司及其關係企業過去、現在、未來10年使用「太平洋」商標在百貨相關事業之代價（見原審卷一第228 頁），惟系爭備忘錄就商標授權之相關事項，並無具體之約定。嗣後告訴人公司人員於92年11月21日寄給太百公司之電子郵件，載明「此合約是為解決太百出帳之依據，所以授權之對象本應限於其目前於大陸已開設之百貨，不應及於中控將來新開之店」，該郵件之附件「商標授權契約書」修正稿（見原審卷一第230-234 頁）之「前言」載明：授權人（即告訴人公司）欲將「太平洋百貨PACIFIC 及圖」服務商標授權乙方（即太百公司）及BVI 太平洋中國控股有限公司及其目前與大陸經營百貨業務之子公司，於大陸地區使用。第一條「定義」載明：本契約所稱之本商標為「2003年7 月21日向中華人民共和國國家工商行政管理局申請註冊，申請案目前尚在審查中」。第2 條規定：
本契約所稱「授權區域」係指中華人民共和國。由上開電子郵件及告訴人公司與太百公司磋商之「商標授權契約書」內容觀之，系爭備忘錄所指告訴人公司授權太百公司使用之「太平洋」商標，是否為太百公司在臺灣使用之B 商標，顯有疑義。再按，商標善意先使用之抗辯與商標授權所取得之權利，並非不能併存，善意先使用人行使善意先使用之抗辯所取得之法律上利益，不因其另與商標權人訂立授權契約而消滅，商標善意先使用人若無明示拋棄關於善意先使用之抗辯，其於授權期間屆滿後，自仍可行使該抗辯權（本院101 年度民商上字第7 號民事判決亦同此見解）。故退步言之，縱認系爭備忘錄之「太平洋」商標授權，係指B 商標在臺灣地區之授權，惟太百公司在A 商標申請註冊之前，已可主張善意先使用之抗辯，太百公司與告訴人公司訂立授權契約時，並無表示拋棄該抗辯權，尚不得因太百公司與告訴人公司訂立商標授權契約，即認為太百公司於授權期間屆滿後，不得再主張善意先使用之抗辯，檢察官之主張，尚不足採。
㈣檢察官又主張，告訴人及其母公司太設集團與太百公司、太
流公司之經營權之訴訟紛爭不斷，被告二人絕無可能置身於經營權紛爭之外，而主張善意先使用之可能，且告訴人公司先後於105 年8 月3 日通知被告二人訴願決定及本院104 年度行商訴字第123 號判決結果，106 年3 月2 日再通知被告二人最高行政法院106 年度判字第38號判決結果，被告所辯其等不知日商西武公司行政爭訟結果等語，顯不足採云云。
經查：
⑴太百公司自76年開始，已善意使用B 商標持續達10年以上
，訴外人日商千禧百貨集團公司（更名前為日商崇光公司，下稱日商千禧公司）係97年1 月3 日始以B 商標相同之圖樣向智慧局申請註冊，指定使用於「百貨公司；超級市場；購物中心」等服務，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准註冊，列為註冊第0000000 號商標，其後訴外人日商千禧公司將註冊第0000000 號商標移轉予日商西武公司，並於98年12月24日辦理移轉登記。嗣告訴人公司於99年間對註冊第0000000 號商標申請評定，經智慧局認為註冊第0000000 號商標有違商標法第30條第1 項10款規定，將該商標指定使用於「百貨公司；超級市場；購物中心」等服務之註冊予以撤銷。日商西武公司提起訴願，經經濟部駁回訴願，日商西武公司再提起行政訴訟，亦經本院10
4 年度行商訴字第123 號行政判決、最高行政法院106 年度判字第38號判決駁回確定（本院及最高行政法院判決，見原審卷一第216-223 頁、原審卷二第141-155 頁）。上開行政判決理由中認定，日商西武公司之前手係97年1 月
3 日才申請註冊第0000000 號商標，日商西武公司未能證明太百公司所使用之「太平洋SOGO及圖」商標（即本案B商標）即為日商西武公司之前手日商千禧公司所有之註冊第0000000 號商標，並自76年起授權太百公司使用，故縱使太百公司為我國消費者所熟知之百貨公司，且B 商標透過太百公司持續使用及廣告，已為相關消費者所熟知，仍不足以證明註冊第0000000 號商標與據以評定商標（即本案之A 商標）於市場併存使用，且已為相關消費者所廣泛知悉而達著名程度，原告日商西武公司之主張，即不足採（見本院104 年度行商訴字第123 號判決理由㈦、⒉，最高行政法院106 年度判字第38號判決理由八、㈢⒊）。由上開判決理由可知，本院及最高行政法院均認定，該行政訴訟所爭訟之註冊第0000000 號商標，與太百公司所使用之B 商標，並非同一權利標的。太百公司於A 商標申請註冊之前，已善意使用B 商標於同一或類似之服務，符合善意使用之要件，並不會因第三人將相同於B 商標之圖樣，持往智慧局申請註冊，經行政機關及法院認定該第三人申請註冊之商標，有違商標法第30條第1 項10款規定，不准其註冊，即造成太百公司就B 商標不得行使善意先使用抗辯之結果，檢察官認為註冊第0000000 號商標與B 商標為相同之商標，被告二人明知註冊第0000000 號商標已經智慧局之行政處分、經濟部訴願決定、本院及最高行政法院判決認定有應予撤銷註冊之事由，竟仍繼續使用B 商標，顯非出於善意云云，尚非可採。
⑵再查，註冊第0000000 號商標雖經智慧局認為有違商標法
第30條第1 項第10款規定，惟日商西武公司已聲明不服，先後提起訴願及行政訴訟，該案之行政訴訟救濟程序須待最高行政法院判決後，方可確定，被告二人於行政訴訟程序進行中，經太百公司內部專業法務人員楊○○之分析，認為太百公司可主張善意先使用之抗辯，已據證人楊○○於原審到庭證述在卷（見原審卷三第41-49 頁，詳原審判決理由四、㈢）。且太百公司認為其符合善意先使用之要件，與本院上開認定相符，被告二人合理信賴太百公司有使用B 商標之正當基礎，難謂有侵害A 商標權之故意。嗣被告二人於106 年3 月間知悉最高行政法院106 年度判字第38號判決駁回日商西武公司之上訴後，為避免爭議，已於太百公司106 年3 月29日會議中，決議將對外標示所有「太平洋」字樣更換為「遠東」，並逐步進行各營業場所之招牌、店內看板、指標更新（樓面簡介、餐廳介紹、店內指示）、印刷物改版（提袋、膠帶、工讀生制服等），太百公司於106 年9 月開始實作，並於10月31日前更新完成，有被告提出太百公司更換招牌之內部簽呈、對外承攬契約及施工前後對照照片、印刷物類改版作業文件等資料為證（見原審卷一第109-176 頁）。被告辯稱太百公司為已營運達30年之大型百貨業者，其全面更換對外標示，所涉及之層面甚廣，除需事前向日商西武公司提出申請，另包括相關房屋租約之換約、聯名信用卡之換約、協商，諸多合作廠商之換約、協調，此外相關廣告招牌之拆卸、設立，須取得建築管理主管機關之核准始得進行，自無可能於短時間內完成，被告已盡最大之努力以避免無謂爭議，本院審酌相關資料及太百公司之分店數量、營業規模等，認為被告所辯並無不合理之處。綜上，太百公司在A 商標申請日前10年，即已使用B 商標於「百貨公司；超級市場；購物中心」等服務，且並非出於不正競爭之意圖，符合善意先使用之要件，不受A 商標之商標權之拘束。縱使訴外人日商西武公司嗣後註冊之第0000000 號商標（其商標圖樣與B 商標相同），經法院認定有違商標法第30條第1項第10款規定，與A 商標造成混淆誤認之虞，而撤銷註冊確定，亦不影響太百公司原可行使之善意先使用抗辯，再者，註冊第0000000 號商標之商標評定行政訴訟確定後，被告二人為避免不必要之爭議，已儘速將太百公司對外標示有關「太平洋」之字樣全面更換為「遠東」，以太百公司之營業規模及相關變更營業標示之時程而言，並無怠於進行或惡意拖延之情事，被告二人辯稱，其等主觀上並無侵害告訴人公司A 商標之故意，應屬可採。
六、綜上所述，本案檢察官提出之證據，不能證明被告二人犯商標法第95條第3 款之罪，此外復查無其他證據足認被告二人有公訴意旨所指之犯行，自屬不能證明被告犯罪，原審依刑事訴訟法第301 條第1 項前段規定，諭知被告無罪之判決，並無違誤。檢察官上訴意旨指摘原判決不當，求予撤銷改判，核無理由，應予駁回。
據上論斷，應依刑事訴訟法第368 條，判決如主文。
本案經檢察官高怡修提起公訴，檢察官朱帥俊到庭執行職務。
中 華 民 國 108 年 7 月 11 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀法 官 彭洪英以上正本證明與原本無異。
本件不得上訴。
中 華 民 國 108 年 7 月 11 日
書記官 郭宇修