智慧財產法院民事判決
97年度民專上字第10號上 訴 人 施新和織帶有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 張益隆律師
桂齊恆律師蔣文正律師被上訴人 乙○○訴訟代理人 周思傑律師上列當事人間專利權損害賠償事件，上訴人對於中華民國97年8月8 日臺灣彰化地方法院96年度智字第1 號第一審民事判決提起上訴，本院於中華民國98年9 月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決就命上訴人應給付被上訴人金額逾新臺幣伍拾肆萬元及逾上開金額計算之利息部分均廢棄。
上開廢棄部分被上訴人於第一審之訴駁回。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用由上訴人負擔十九分之一，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：被上訴人就「彈性透氣之織物」向經濟部智慧財產權局申請新型專利，並於民國95年1 月1 日經核准公告享有新型第M284674 號專利（下稱系爭專利），專利權期間自95年1 月1 日起至104 年10月12日止。被上訴人於95年9 月間發現上訴人所製造及販售之「鬆緊帶」產品（下稱系爭侵權產品）侵害系爭專利，經送請鑑定後，確認系爭侵權產品之構件內容及特徵與新型專利合併後之申請專利範圍第三項所主張之技術內，符合「全要件原則」，且不適用「逆均等論」，構成實質上相同，已侵害系爭專利。又被上訴人取得系爭專利後，即於95年1 月1 日與訴外人暐利實業股份有限公司（下稱暐利公司）簽訂專利專屬授權合約書，將系爭專利授權訴外人暐利公司製造及販賣。被上訴人依該授權合約書第4 條約定，每月收取第三人營收之60% 之權利金，自95年1 月起至95年6 月止，第三人之月平均收入為新台幣（下同）1,820,943 元，然自本件侵權行為發生後，即自95年7 月起至96年7 月止，第三人之月平均收入則減為504,810 元，是被上訴人於此期間內，共計減少權利金之收入即被上訴人所受之損害為10,265,838元。被上訴人爰依專利法第85條第1 項第1 款規定，請求上訴人損害賠償，並依專利權法第84條及第106 條規定，請求上訴人不得製造及販賣侵害系爭專利產品之行為。另據上訴人所提出之全國公司之檢驗報告可知，其僅係就其產品所為之成分鑑定，與系爭專利之織造方法、內容無關，不得作為其未侵害系爭專利之證明。被上訴人爰依民法第184 條、專利法第106 條第1 項、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第108 條規定，聲明請求：㈠上訴人應給付被上訴人10,265,838萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡上訴人不得為製造及販賣侵害被上訴人之系爭專利之行為。
㈢訴訟費用由上訴人負擔。原審為被上訴人勝訴判決，上訴人不服提起上訴，被上訴人於本院主張上訴人稱訴外人全國公證檢驗股份有限公司（下稱全國公司）檢驗之物與本件扣案系爭鬆緊帶編織結構相同，業經被上訴人於原審已質疑該送驗原本之真正，是上訴人稱被上訴人從未異議，顯有不實。又上訴人於原審聲請將鞋類研發中心檢驗之物送鑑定，惟其主張顯無關聯及必要，且逾時提出，原審駁回其調查證據之聲請，自屬有據。另被上訴人於原審已提出95年1 月起至
96 年7月止之單月份發票影本，並經原審提示予上訴人表示意見（見原審卷97年6 月23日言詞辯論筆錄第2 頁），則上訴人稱僅有95年2 月、4 月、6 月、8 月、10月、12月及96年2 月、4 月、6 月期間之發票，並不實在。至上訴人依專利法第79條規定主張被上訴人不得請求損害賠償，顯無理由等語。並於本院答辯聲明：㈠駁回上訴人之上訴。㈡訴訟費用由上訴人負擔。
二、上訴人則以：㈠上訴人雖自認被上訴人所提出之商品係上訴人所製造，並就
被上訴人提出如證一所示之專利證書及專利技術報告之真正不爭執。然系爭專利之申請日係94年10月13日，而上訴人早於93年12月2 日即委託訴外人全國公司檢驗系爭鬆緊帶，足見系爭專利於申請前已公開使用，並為公眾所知悉，且為國內使用及已存在之物品，依專利法第94條第1項、第108條準用第57條第1項第2款及第3款規定，被上訴人並不享有系爭專利之專利權，故上訴人所製造之商品為系爭專利之效力所不及。另依被上訴人所提出之新型專利技術報告可知，系爭專利申請專利範圍第一項及第二項經比對之結果均為無進步性，足見系爭專利欠缺進步性，並不具新型專利之實質要件，且專利法第97條規定不予專利之情事僅為形式上審查，是依專利法第94條規定，被上訴人不得享有系爭專利之專利權。又訴外人全國公司表示伊確於西元2004年2月5日接獲上訴人所申請之白色鬆緊帶成份分析案件，該授權報告號碼為TXT587469，報告完成時間為西元2004年2月12日，且上訴人委託伊檢驗僅有一次，足見上訴人於系爭專利申請前確有向訴外人全國公司申請檢驗分析一次，自無以其他檢驗報告替代之情形，亦足見上訴人於系爭專利申請前已製造該鬆緊帶，僅因訴外人全國公司未保存TXT587469 之工作底稿，而附樣卡上之鬆緊帶太小，無法確認函附之樣品是否為當時之檢測樣品，復以該樣本上之藍色印文已模糊不清，無法辨識是否確為該公司之印章，倘令上訴人就此部分應負舉證之責，依法顯失公平，故應認上訴人已盡舉證之責。
㈡被上訴人主張其自95年1 月起至95年6 月止，訴外人暐利公
司之月平均收入為1,820,943 元，然自本件侵權行為發生後，即自95年7 月起至96年7 月止，第三人之月平均收入則減為504,810 元，是被上訴人於此期間內，共計減少權利金收入即被上訴人所受損害為10,265,838元。原審逕依被上訴人所提出之專利專屬授權合約書、統計表及銷售發票等資料，判決上訴人應給付被上訴人10,265,838元，惟95年1 月1 日為國定假日，且被上訴人於95年1 月1 日經經濟部智慧財產局核發專利證書後，竟於同日與訴外人暐利公司簽訂授權合約書，復以該授權金係以每月營業額60% 之計算，然台灣似乎沒有60% 以上淨利率之行業，而被上訴人簽訂授權合約書迄今未曾支付任何權利金，足見該授權合約書有關簽約日期、有關以營收額60% 計算權利金及有關約定權利金給付等均有不實之情事，且被上訴人所提出發票亦有不實等情。爰上訴聲明：⒈原判決廢棄。⒉上廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。⒊第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
三、兩造不爭執之事實：被上訴人就「彈性透氣之織物」向經濟部智慧財產權局申請新型專利，並於民國95年1 月1 日經核准公告享有新型第M284674 號專利，專利權期間自95年1 月1 日起至104 年10月12日止。
四、兩造之爭點及論斷：㈠按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之
原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文；次按關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要者，不在此限，智慧財產案件審理細則第35條亦設有規定。依上開規定意旨，於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則應先就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。是以，在當事人就專利有效性為主張或抗辯之情形，法院自應先就專利之有效性先為判斷，唯有專利有效性經確認後，始須再就侵權事實之有無再為判斷，合先敘明。本件被上訴人提起本件訴訟，主張上訴人所生產、銷售之產品落入被上訴人系爭專利申請專利範圍內，業已侵害被上訴人專利，為此訴請上訴人賠償損害等語。由於上訴人就原告系爭專利之有效性提出爭執，依上開說明，本院自應先就被上訴人系爭專利之有效性進行調查。查本件被上訴人為中華民國新型第M284674號「彈性透氣之織物」專利權人，專利權期間自95年1月1日起至104年10月12日止，此部分事實為上訴人所不爭執，並有專利證書影本在卷可稽，堪信為真實。而系爭專利之技術特徵，依其專利說明書記載，其申請專利範圍第1 項乃為「一種彈性透氣之織物，係由複數個織物單元所組成，其中各該織物單元包括：一彈性編織層，該彈性編織層係由一緯線部及一彈性線部相互交錯編織而成，該緯線部係包括複數條緯線束，而該彈性線部係包括至少二條彈性線；複數條縫線，各該縫線係排列在該等彈性線間，並與相鄰之該彈性線相互交錯地編織在該等緯線束上；一經線部，至少係包括二經線束，該二經線束係分別排列在各該縫線之兩側，並編織在該彈性編織層之兩面上。」，而其申請專利範圍第2 項則為附屬項，為「如申請專利範圍第1 項所述之織物，其中該等緯線束內係包括至少一條緯線。」（詳如附件圖示）。
㈡由於本件上訴人係以系爭專利新型專利技術報告主張系爭專
利不具有效性，而該技術報告係以證據1 （即1997年10月11日公告之中華民國第00000000號專利案）證明被上訴人所有之系爭M284674 號新型權專利申請專利範圍第1 、3 項不具進步性，是有關被上訴人系爭專利申請專利範圍第1 、3 項是否具有無效之事由，自應以證據1 作為判斷之依據。經查，證據1係提供一種編織彈性織物之改良方法及其製品，改良之處包括織物係以包含彈性紗及部分定向非彈性聚合物之伴隨紗之組合紗編織，該織物係以包括組合紗之緯及/ 或經紗線編織，該組合紗包含部分定向之合成結晶聚合物紗和彈性紗芯，在特殊情況下，將織物伸張、熱定型及後處理而產生具有彈性為18至45％及尺寸約等於原始編織尺寸之織物。
上訴人主張依據被上訴人所提新型專利技術報告所示，系爭專利請求項第1 項及第2 項均表示被上訴人所有之新型專利請求項第1 項為基於證據1 已揭露之習用彈性織物結構為簡易加工，故屬於顯能輕易完成者云云。然查，該證據1 之技術所欲解決者，乃在製造彈性織物時，於高熱及潮濕染色、以及在100 ℃或類似溫度下做後續處理時，織物通常因此大幅收縮並喪失其大部分之潛在彈性此一問題，是以證據1 乃提供一種製備彈性織物之改良方法，其方法即如上述技術特徵所示，而其較之以往改良之處包含非彈性伴隨紗係部份分子定向之合成有機聚合物、較佳為聚酯或耐綸，及彈性股線之熱定型溫度高於非彈性伴隨紗之熱定型溫度，而如上所述，證據1 所示之技術其製備之彈性織物一般具有內在彈性能力在18至45％之範圍，較佳在20至35％之範圍內，及最後尺寸約與在織機上編織之織物之原來尺寸相同之特性。而本件系爭專利所欲解決之問題則在習知技術中具有彈性之布類結構，由於二彈性線係以不同之方向絞合於布線上，於彼此間形成一拉力，致該布類結構於編織完成後，產生不平整、以及易產生鬆弛變形、鬆散脫落等現象，故系爭專利提供一種彈性透氣之織物，係由複數個織物單元所組成，其中各該織物單元部分，即如上述其申請專利範圍第1 項所載內容，茲不再贅。經比對證據1 與系爭專利請求項第1 項，可明顯區辨證據1 所指之彈性織物雖係由經紗與緯紗編織而成，且其中至少一半之經紗與緯紗為包含彈性股線及非彈性伴隨紗之組合紗，惟其技術特徵在於非彈性伴隨紗係部份分子定向之合成有機聚合物，較佳為聚酯或耐綸，及其彈性股線之熱定型溫度高於非彈性伴隨紗之熱定型溫度。此與系爭專利請求項第1項之技術特徵在於一種設有一彈性編織層，該彈性編織層係由呈垂直正交狀之一彈性線部及一緯線部所編織而成，且在該彈性編織層上係編織有複數條緯線及複數條經線束，可進行適度之拉撐者，兩者相較，證據1 不但與系爭專利請求項1 所欲解決之問題不同，且證據1 並未揭示如系爭專利請求項第1 項所申請之編織方式，而系爭專利請求項第1項經由此等編織方式，確可防止該織物產生鬆散變形之現象，形成結構平整、緊密堅實、伸縮合體之織物，就此部分而言，系爭專利確具其功效，故證據1 不足以證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。
㈢上訴人復主張依據被上訴人所提新型專利技術報告所示，證
據1 已揭露含至少一條緯線之緯線束所組成之習用彈性織物結構，被上訴人系爭專利僅為上開技術之簡易加工，即能輕易完成，是系爭專利請求項第2 項並無進步性云云。惟查，有關證據1 與系爭專利請求項第1 項之比對業如前述，而系爭專利請求項第2 項為請求項第1 項之附屬項，除包括請求項第1 項之所有技術特徵外，另具體界定「該等緯線束內係包括至少一條緯線」，證據1 既不足以證明系爭專利請求項第1 項不具進步性，自不足以證明系爭專利請求項第2 項不具進步性。綜上所述，上訴人所舉證據尚難認為被上訴人系爭專利有無效原因。
㈣承上所述，上訴人所引證據1 尚難證明被上訴人系爭專利無
效，而本件被上訴人起訴主張上訴人侵害其系爭專利，主要係依據其所提出之新型專利證書及新型專利技術報告影本、侵害專利鑑定報告書影本等為憑，而上訴人所生產製造之系爭鬆緊帶其構成要件與被上訴人系爭新型第M284674 號「彈性透氣之織物」專利申請專利範圍實質相同，落入被上訴人系爭專利申請範圍，而有侵害被上訴人系爭新型第M284674號專利一情，復經原審囑託財團法人台灣經濟科技發展研究院鑑定，認上訴人所生產之產品確有侵害被上訴人系爭專利情事，亦有該院（96）專侵法字第05007 號鑑定報告書在卷可證，而上訴人就被上訴人所提出之商品確為其製造一節亦不爭執，是被上訴人之之主張，堪信為真實。上訴人提起本件上訴，雖再主張其在系爭專利申請日之前，即已生產系爭產品，且於93年12月2 日就其所生產之鬆緊帶委託全國公司進行檢驗，足證系爭專利所揭露之技術於申請前已公開使用，亦為公眾所知悉云云。惟查，全國公司之檢驗報告係就送驗之產品為成分鑑定，並未鑑定其之織造方法，自不得作為其未侵害系爭專利之證明。另上訴人於本院準備程序中聲請就其先前送請財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心鑑定之驗退樣品再度鑑定是否確為93年間送鑑定之樣品云云，經本院發函該中心請其比對，亦經該中心回覆因已無留存樣品致無法比對等語（參本院卷第108 頁），而就財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心先前驗退之樣品，上訴人復聲請送法務部調查局鑑定該樣品是否曾遭調換，以及該驗退樣品函之真偽，經本院送請鑑定後，亦經該局函覆除試驗報告第3 紙右側「PAGE」欄內「2/3 」之「2 」字係由「3 」以修正帶覆蓋改寫外，餘未發現有其他塗抹、洗改、填改、刮擦、裁補等變造痕跡，至試驗報告之真偽，因缺乏真實樣品比對，則無從鑑定等語（參本院卷第102 頁），是上訴人是否確於系爭專利申請日前即有生產系爭侵權產品之事實，仍屬無從證明。本件上訴人既無法證明其於系爭專利申請日前已有生產系爭侵權商品之事實，而其所提證據1 復無法證明系爭專利欠缺有效性，其所生產之系爭產品復經原審送交鑑定確認落入被上訴人系爭專利申請範圍，則上訴人系爭產品確實侵害被上訴人系爭專利，當可確認。
㈤按專利權人得就下列各款擇一計算其損害：「依民法第21
6 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」，專利法第85條定有明文。本件被上訴人主張其於95年1 月1 日與訴外人暐利公司簽訂專利專屬授權合約書，將系爭專利授權訴外人暐利公司製造及販賣，其依該授權合約書第4 條約定，每月得以暐利公司營收之60% 作為權利金，其自95年7 月起至96年7 月止因上訴人之侵權行為致減少權利金之收入達10,265,838元，為此依專利法第85條第1 項第1 款規定，訴請上訴人賠償損害，並依專利權法第84條及第106 條規定，請求上訴人不得製造及販賣侵害系爭專利產品之行為云云。經查，被上訴人就其所請求之金額，固曾提出其與暐利公司簽訂之專利專屬授權合約書影本、統計表及銷售憑證影本等各乙份為證，而依上開合約書第4條約定，暐利公司應以其每月營收之60% 支付權利金予被上訴人，惟本院於審理時通知暐利公司之負責人黃定國到場，據其證稱，暐利公司所生產之產品僅有經被上訴人授權之單一種產品，而其營業成本（即管銷費用）約占四、五成（參本院卷第164 頁），依其所述，本院詢以：「（問：你剛剛講說你只有生產系爭專利的產品，而你的成本佔了四五成，依約還要給付六成的權利金，成本全部約達一百一十，也就是說你賣一件虧一成，那你賺什麼？）授權金方面，還有不盡事理的地方可以再協商。」、「（問：請提出去年、前年報稅資料，是否有列六成的成本費用？）沒有列。」、「（問：在協商之前，會計作業應該以契約約定之授權金列為成本費用，請問這部分你的公司有無列入？）沒有。」、「（問：你們沒有列入費用，他就會成為利潤，請問你是否以這樣的利潤去繳稅？）是。」、「（問：請問等你結算要給付權利金時，那這筆費用要列為何種費用？）（沈默不答）」。按暐利公司之營業成本約占四、五成，而其產品僅有一種，該產品售價之六成尚需繳交被上訴人做為權利金，則合計暐利公司之營業成本高達110%，換言之，暐利公司乃處於虧損狀態，詎暐利公司負責人黃定國於本院作證時竟稱該公司係獲利而有盈餘（參本院同上筆錄），所述顯不合常理。又依會計作業準則，凡公司支付任何費用，均須列為資產減項，並需以支付傳票及發票做為支付憑證，於計算公司損益時，加以扣除，經扣除管銷費用後之金額，始為毛利，並依此毛利金額計算應繳稅額，於扣除稅額後，始為淨利，倘扣除稅額後確實尚有盈餘，始有所謂分配盈餘（分配股息、股利、提列公積）可言。又倘依約應支付之款項（例如本件權利金）尚未實踐（亦即尚未真正繳納），依會計穩健原則，亦應先將該筆費用提列，於計算公司當年度損益時，仍須預先扣除，以免因未預先扣除致當年度盈餘高估，一方面除有可能需多繳稅金外，一旦日後需真正繳納該筆款項時，可能因之前高估盈餘而將盈餘分派完畢，致公司無任何款項可支付該筆費用（此在真正繳納年度之營業額為虧損時，其所生問題尤甚）。
本件證人黃定國所稱該公司確實有支付被上訴人權利金，惟對於上開問題均無法作答，顯見其所謂與被上訴人簽訂授權合約書一節應屬配合虛應，是本件被上訴人據以計算其損害金額之授權合約書應不足採，此所以被上訴人嗣後亦不再以該授權合約書作為其所受損害之計算依據。而本件被上訴人訴訟代理人自承因系爭專利所屬技術領域均無授權先例，是以亦無法計算所謂合理權利金究應若干（參本院卷第239 頁），而上訴人亦為相同之陳述（參同上筆錄），是以，本件有關損害賠償金額之計算，顯難依專利法第85條第1 項第1款規定計算。然本件上訴人自承其有關系爭專利之產品一個月之銷售額為150,000 元左右，利潤約占30% （參本院卷第
311 頁），是以依此計算，上訴人因生產侵害被上訴人系爭專利之產品每月所獲利益為45,000元，而本件被上訴人主張上訴人自95年7 月起至96年7 月所為之侵權行為，依上開金額計算，上訴人所獲利益即為540,000 元，是被上訴人依專利法第85條第1 項第2 款規定訴請上訴人給付10,265,838元，及自起訴狀繕本送達之翌日即96年2 月9 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息部分，在上開金額範圍內為有理由，應予准許，至逾越上開範圍以外所請求之金額，即屬無據，應予駁回。又本件上訴人所生產之系爭產品既係侵害被上訴人系爭專利，則被上訴人依專利法第106 條規定訴請命上訴人不得為製造及販賣侵害被上訴人之系爭專利之行為部分之主張，即有理由，應予准許。
五、綜上所述，本件被上訴人依民法第184 條、專利法第106 條第1 項、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第108 條規定，請求上訴人應給付被上訴人10,265,838元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，在540,000 元範圍內為有理由，應予准許，至逾越上開範圍以外所請求之金額，即屬無據，應予駁回。另被上訴人依專利法第106 條規定訴請命上訴人不得為製造及販賣侵害被上訴人之系爭專利之行為部分之主張，亦屬有據，應予准許。原審認為上訴人之產品確已侵害被上訴人所有新型第M28467
4 號專利，應對原告負損害賠償責任，判命上訴人應給付被上訴人10,265,838元，及自起訴狀繕本送達之翌日即96年2月9日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，且不得為製造、販賣侵害被上訴人新型第M284674 號「彈性透氣之織物」專利物品之行為等語，固非無據。惟原審就有關損害賠償金額計算部分，未予查明被上訴人與暐利公司間授權合約書之真偽，逕依授權合約書約定之數額計算損害賠償金額，顯有違誤。上訴人上訴仍執陳詞以為主張，固非可採，惟原審判決既有上開給付損害賠償金額計算不當之處，自應由本院就此部分廢棄改判，爰依法判決如主文所示。
六、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述。
七、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第450 條、第449 條第1項、第79條但書、第85條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 10 月 13 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉法 官 汪漢卿以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 98 年 10 月 13 日
書記官 邱于婷附註：
民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。