智慧財產法院民事判決
97年度民專上易字第3號上 訴 人 甲○○被 上訴 人 乙○○上列當事人間請求專利權損害賠償事件，上訴人對於中華民國97年7月22日台灣台南地方法院93年度智字第3號第一審判決提起上訴，本院於97年12月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：其陳述除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：
㈠被上訴人為「進鑫工業社」之負責人，明知「出水裝置之結
構改良」業經上訴人依法取得第162671號新型專利，仍擅加仿冒侵害，嗣後遭警方於民國90年6月4日16時左右，在被上訴人設在臺南市○○路○ 段○○巷○○○ 弄○○號「進鑫工業社」處查扣仿冒上開專利權所製造之出水板手插梢588 支，並經上訴人提起刑事告訴，經檢察官以90年度偵字第6684號起訴在案，惟因專利法於92年2 月修正取消刑罰，致使被上訴人遭免訴判決。上訴人因而向被上訴人請求依專利法第105 條準用第88條之規定新型專利權受侵害之賠償損害新台幣（下同）129 萬元整及其利息。
㈡被上訴人於前述因專利法修正後遭免刑判決後，認上訴人之
該項第188580號保溫桶出水頭之結構改良專利與另案美國第0000000號專利之構造類似，向經濟部智慧財產局提出舉發，並請求停止訴訟程序，於96年11月22日經台灣高等行政法院判決舉發不成立。豈料本件於上訴審理中，被上訴人又更提出另一美國的型錄及資料要求調查證據，惟該型錄為TOMLINOSN公司之產品型錄影印本，完全不具證據力，因其為影本，無任何足資證明與正本相符之印戳，或具公信力之簽章，且該影印本與本案專利相關之部分，完全模糊不清，無法證明。而型錄上之1995年不足說明其是於1995年所發行者，且該頁是在說明其公司建立之沿革，而並無型錄之內容及發行日之記載，且如被上訴人所稱早在96年7 、8 月間即已發現其認對其有利，足以撤銷上訴人所有之該項專利之證據時，何以遲至本案開庭審查時始行提出呢？顯係意圖延滯訴訟。
㈢被上訴人所製售之產品、尺寸、規格與上訴人之產品均相同
，被上訴人豈有不知該商品上訴人已獲准有專利事宜。而上訴人申請專利時即已在保溫桶的底部貼上「專利品證書000000000號」及「專利產品證書000000000號」之標籤，俟該項專利獲准專利時，再更換為「專利號碼162671」之標籤。有信權特殊印刷有限公司負責人王定良、鎰滿五金行負責人陳吉山、通知函為證，足資證明被上訴人早知其所製售之商品有侵害上訴人之專利權，上訴人並無違反專利法上之標示義務。本件有合法的專利權利並有依法標示，而被上訴人明知而擅加仿售，違反專利法之規定。爰依專利法第105條準用第88條之規定，提起本訴，求為命被上訴人應賠償上訴人129萬元整及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。
二、被上訴人則以：其陳述除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：
㈠被上訴人乙○○並未販賣上訴人之專利產品。被上訴人在正
式生產JH -301保溫、保冷茶桶時，於90年4月有委託聯律專利商標事務所承辦人連燦煌君查證有無侵害他人專利權，並經連燦煌君查證後告知並查出有關上訴人甲○○君之專利「出水裝置之結構改良」，因此被上訴人於同年五月初，即刻通知為被上訴人製作模具之東佑工藝社修改模具，而將出水頭修改為習用之出水頭，而與上訴人之出水頭裝置不一樣，以迴避侵害到上訴人之專利構造。而被上訴人早在89年7月7日以前即已委託東佑工藝社開發出水頭，東佑工藝社並於89年7月7日完成模具，而89年7月21日試模，當時上訴人之專利尚未公告。因此被上訴人於上訴人提出告訴前得知上訴人有專利權時，既已將侵權之水龍頭裝置換下而加以銷毀，上訴人持搜索票在臺南市○○路○段○○巷○○○弄○○號「進鑫工業社」所扣得之出水扳手插梢588支、出水口扳水1支即是回收後預備銷毀之物，至於現行生產出水口水龍頭裝置2個則是被上訴人用習用之技術所製造，與上訴人之系爭專利無關，所以被上訴人並無專利權侵權之事實。
㈡被上訴人所生產之保溫、冷茶桶是出水頭修改過後於90年5
月15日、16日才正式上市銷售，因此在市面上之產品並未侵害上訴人之專利權。再者，被上訴人於得知上訴人之出水頭專利權結構前，曾提供一些出水頭予鎰輝五金行換修一些損壞之出水頭，因其規格相同。但被上訴人於得知上訴人「出水裝置之結構改良」專利權後，即刻通知鎰輝五金行陳吉山於90年5 月3 日回收，並有鎰輝五金行之回收單可證，由此可證被上訴人決無故意侵害他人專利權之情事。
㈢另查，類似上訴人申請專利之保溫茶桶之外觀及出水頭之產
品，在日本SILVER ARROW之廚房用品具器之產品之產品目錄之內頁463頁裡之產品，皆可見到類似之產品，其係美國魯布麥得有限公司所生產，並早於1991年月11日即申請專利且核准公告，所以被上訴人目前所生產之出水頭，係一般習用或已公開之產品，而無侵害上訴人專利之情事。上訴人申請專利前，即已違反專利法第98條第1項第1款之規定，況且未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，依法不得請求損害賠償，上訴人請求被上訴人賠償並無理由。並聲明：上訴人之上訴及假執行之聲請均駁回等語，資為抗辯。
三、原審判決上訴人全部敗訴，上訴人不服，提起上訴，其於本院上訴聲明為：⑴原判決廢案。⑵被上訴人應賠償上訴人新台幣129萬元整及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。被上訴人於本院答辯聲明為：上訴人之上訴及假執行之聲請均駁回。
四、兩造不爭執之事實：㈠上訴人於88年7月向經濟部智慧財產局申請「出水裝置之結
構改良」之新型專利，經該局編為00000000號審查，於89年
8 月11日審定准予專利，專利權期間自89年8月11日至100年
7 月7日止。㈡上訴人於90年5月28日以存證信函通知被上訴人違反專利法，被上訴人有收到存證信函。
㈢90年6月4日，警察在被上訴人經營之進鑫工業社查獲並扣得
出水口扳手插梢588支、出水口扳手1支及現行生產出水口水龍頭裝置2 個，並經台灣台南地方法院檢察署檢察官以90年度偵字第6684號以被上訴人犯專利法第125 條、第128 條罪嫌而提起公訴，嗣因專利法已廢止刑罰而由台灣台南地方法院91年度易字第1659號諭知免訴判決確定。台灣台南地方法院檢察署於92年7 月3 日將前開扣案之出水口扳手插梢、出水口扳手、出水口水龍頭發還被上訴人。
五、兩造主要爭執點：㈠上訴人有無違反專利法上之標示義務。
㈡被上訴人所產製之產品是否落入系爭專利權之申請專利範圍，而侵害上訴人所屬之系爭專利權。
六、得心證之理由：茲就兩造之爭執點及本院判斷，分述如下：㈠上訴人有無違反專利法上之標示義務：
按依專利法第82條規定：發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。經查，被上訴人抗辯上訴人違反專利法上之標示義務，上訴人雖於本院提出證據2-4 欲證明其已盡標示義務之佐證，惟證據2與證據3 之證書號與專利號相互錯置，另證據4 僅屬通知代理商之傳真函並非屬通知被上訴人之傳真，是以尚難以前述證據作為已標示之佐證。惟查，被上訴人於書狀已自承其於正式生產ＪＨ-301保溫、保冷茶桶時，曾於90年4 月委託聯律專利商標事務所查證有無侵害他人專利，並經連燦煌君查證後告知有關上訴人之專利權「出水裝置之結構改良」（系爭專利）等情，故前述事實已足證被上訴人明知或可得而知上訴人擁有一「出水裝置之結構改良」專利，故本件應有專利法第82條但書的適用。是以縱使上訴人所提之證據不足證明其標示義務，惟其仍得依據侵權行為之法律關係請求損害賠償。至於請求損害賠償有無理由，則需以專利權有無受侵害做進一步判斷。
㈡被上訴人所產製之產品是否落入系爭專利權之申請專利範圍，而侵害上訴人所屬之系爭專利權：
1.上訴人就被上訴人之產品是否落入系爭專利之申請專利範圍乙節，主張其自行送請聖橋國際專利商標專利事務所鑑定，其鑑定結果認為待鑑物（即被上訴人所生產之產品）之出水裝置結構（上有牛88字樣），其整體結構、造型與系爭專利完全相同及範圍雷同，應構成專利權侵害，此有該鑑定報告附於上訴人提出告訴之警詢卷足憑。惟前開待鑑定物上訴人稱是在市場上買到保溫保冷桶其上有該出水頭裝置；被上訴人則辯稱送鑑之產品是否為伊所有，伊並不清楚，且伊所製造之出水頭是採用習用之技術，並無使用上訴人之系爭專利權，並否定該鑑定報告等語。經查，上訴人固未提出其所購買之發票以證明，然被上訴人於警詢時已自承：「目前市面上販賣之「牛88」標示水龍頭裝置是伊所生產販賣的沒錯」等語（見警詢卷），佐以被上訴人事後經警搜索扣得之出水頭產品亦皆有「牛88」之標示，足見其於警詢時所自承，應係真實，送鑑之產品為被上訴人所有乙節，應可認定，是以被上訴人事後辯稱送鑑之產品非其所有云云，顯非可採。
2.至於前開鑑定報告是否可採，本院認定如下：①系爭專利之技術分析如下：
系爭專利說明書中指出先前技術，在組裝完成後即無法再拆卸分離，致使出水裝置使用於某一容器之後，欲重新使用於其他容器時，造成出水裝置無法徹底清洗乾淨，而殘留上一瓶所留下的氣味或污垢，另容器內容易走味，且若出水裝置內構件損壞，也無法拆下單獨置換，需另外購買全新的出水裝置加以安裝，浪費金錢（見原審卷第65頁）。系爭專利之主要技術則為：一種出水裝置之結構改良，其主要係於桿體頂部設具二切槽，二切槽並向內延伸設具二組接槽，板件之下方開口內壁凸伸二突桿，而軟質塞體組入出水筒之容置部中，先將桿體設入軟質塞體內，再將彈簧套入桿體，桿體向上穿過蓋體，並將蓋體與出水筒相互螺組，最後再由板件之二突桿沿桿體二切槽組入組接槽內，使板件樞組於桿體，完成整體之組裝，達成可拆解分離、方便清洗，並可置換損壞之零件。其申請專利範圍共計1 項。
②前開鑑定報告比對方式有誤：
按專利權標的如為物品時，其侵權與否之比對應就申請專利範圍所述之形狀、構造或裝置與所送物品做比較，因此經由分析比較後，待鑑定物（即被上訴人之產品）相對於專利案之申請專利範圍，會有以下所列舉的結論（一）必要技術構成完全相同。（二）增加一項以上其他技術構成。（三）部分必要技術構成不相同。（四）缺少申請專利範圍中的非必要技術構成。（五）缺少一個或一個以上必要技術構成。（六）有一個或一個以上必要技術構成不相同。由前述內容可知侵權比對方式應以系爭專利之「申請專利範圍」所界定的要件分解，與待鑑定物之對應部分比對。然觀之本件前開鑑定報告第4-6 點之內容係以商標名為YEMAN 的「專利製品」比對「待證物產品」，並以產品對產品之比較結果作判斷基礎，顯不符前述規定。足見前開鑑定報告就侵權比對方式，顯有誤解。
③前開鑑定報告就均等論之不當擴張：
依前開鑑定報告6.敘述「待證物( 二) 製品照片商標為牛88與專利製品構造比較上，僅紅筆標註處略有區別①板件下方之橫桿②桿體頂部之長方形孔」。惟前述部分即待鑑定與系爭專利申請專利範圍「其特徵在於：該桿體頂部設具二切槽，二切槽並分別向內延伸一組接槽；該扳件下方開口內壁適當處對應二切槽設具二突桿；當將扳件樞組於桿體頂部時，二突桿乃沿著二切槽組入二組接槽內。」之主要不同之處，即有無文義侵害或均等侵害之首要判斷之技術特徵。復參考前開鑑定報告最後一頁1-14行又敘述「待鑑定物( 二) 在桿體頂部則循著切槽與內延伸的接槽直接貫穿一個長方形的孔洞。板件的部分，在專利製品係從板件下方開上內壁適當處，對應桿體二切槽設有二突桿。而待鑑定物，則從扳件下方開口內壁適當處，對應長方形孔洞，而將桿體組接在板件上，因待鑑定仍利用專利製品，桿體頂部的槽口及專利物板件上兩突桿之位置，將突桿改為一橫桿貫穿桿體之孔洞，以樞接板件，但其功用相同。且由於整體的結構、造型、比例大小，均完全相同，雖然，部分稍加更改之部分，但整體構造仍難區辨，且其效用復相同，故應構成專利權侵害」作為專利權侵害的判斷論述。惟系爭專利不同於先前技術特徵之部分即在於突桿組接於切槽的部分，又系爭專利說明書中第一圖中已經說明利用橫桿直接貫通孔洞的部分為先前技術(PRI
OR ART)，因此對於桿件下方的橫桿，由鑑定報告最末頁之敘述可知，待鑑定物貫穿孔洞的部分亦屬系爭專利說明書中之先前技術，因此運用其當時所適用侵害鑑定基準，在解析系爭專利申請專利範圍之構成後，經比對待鑑定物與系爭專利申請專利範圍之構件，待鑑定物不適用全要件原則，應進一步判斷是否有均等論的適用。在系爭專利說明書第一圖中已經明白揭示橫桿直接貫通孔洞的部分為先前技術(PRIORART)，因此系爭專利申請專利範圍所界定之切槽配合突桿之手段（Way ）及容易拆卸之結果（Result）與待鑑定物之橫桿直接貫通孔洞等特徵實質不同，是以待鑑定物並未落入系爭專利申請專利範圍。故本件上訴人所提之鑑定報告在判斷侵權的鑑定過程將系爭專利說明書中所稱之先前技術的部分復以均等論涵蓋，實屬均等論的不當擴張，顯有所誤。
④綜上可知，待鑑定物屬系爭專利說明書中所載之先前技術，
依內部證據即可界定系爭專利之均等範圍不及於利用該先前技術之待鑑定物，待鑑定物即被上訴人之產品並未落入系爭專利申請專利範圍，前開鑑定報告，其比對方式有誤，復不當擴張均等論，其所推演之結論，自非可採。尚難以前開鑑定報告而認被上訴人有侵權之情事。
3.復查，被上訴人於收受上訴人之存證信函後，不及一週於90年6 月4 日即遭上訴人偕警持搜索票在被上訴人經營之進鑫工業社查獲並扣得出水口扳手插梢588 支、出水口扳手1 支及現行生產出水口水龍頭裝置2 個，此有扣押物品清單附於前開90年度偵字第6684號卷宗第2 頁足憑。被上訴人辯稱上開出水口扳手插梢588 支、出水口扳手1 支是在90年5 月間，因得知上訴人之出水頭專利結構前，曾提供一些出水頭予鎰輝五金行換修一些損壞之出水頭，因其規格相同。但被上訴人於得知上訴人「出水裝置之結構改良」專利後，即刻通知鎰輝五金行陳吉山於90年5 月3 日回收，並提出回收單一紙（見原審卷第30頁）為證，及據證人陳吉山於原審到庭證稱：「（問：是否為鎰輝五金行負責人? ）是。（問：90年間是否向被告（即被上訴人）拿過水龍頭70個? ）有，但數量不知道，我有拿水龍頭及茶桶。（問：水龍頭是否侵害到原告專利權？）我不清楚。（問：被告是否有向你通知回收的事? ）有，時間不記得，太久了。被告也沒說明回收的理由，只說回收水龍頭。我向他買的水龍頭大部分都賣出了，剩下的全讓他收回。（問：事後是否再向被告買水龍頭及茶桶? ）有，再買的水龍頭外表看是一樣，但內部構造如何我不知道，我無法判斷有無侵害原告專利權或是用習用方式所製造。」（見原審卷第272 頁、273 頁），是被上訴人抗辯稱其知道上訴人之專利權後即全面回收該批出水頭，應可信為真實。
⒋又被上訴人經警扣押之「現行生產出水口水龍頭裝置2 個」
，上訴人主張此可證實被上訴人有繼續製造及販賣侵害原告專利權之事實。然查，被上訴人抗辯稱其在90年5 月得知所製造之出水頭有侵害原告之專利權後，旋即修改模具，此經證人吳同和於原審到庭證述被上訴人在委託製造完成後約一個月，說有問題又委託修改模具等語在卷（見原審卷第306-
308 頁），核與被上訴人所辯相符。查上開經警搜索扣押之被上訴人「現行生產出水口水龍頭裝置2 個」，因專利法廢除刑罰後，被上訴人經台灣台南地方法院判決免訴確定，於
92 年7月3 日由台灣台南地方法院檢察署以掛號包裹發還被上訴人，此經原審調閱該署92年度執他字第1742號卷宗核閱無誤，並有掛號包裹執據影本在卷（見原審卷第261 頁）。
查被上訴人收受上開水龍頭係在92年7 月間，距離上訴人提起本件損害賠償訴訟之92年12月24日，有相當時日，當時尚不知有本件訴訟而由被上訴人銷燬水龍頭，此經被上訴人陳明在卷，此水龍頭既未鑑定，尚難遽認有何侵害上訴人之系爭專利權。此外，復查無其他證據足資證明被上訴人在收受上訴人存證信函後，仍用上訴人之系爭專利製造販賣出水頭，上訴人此部分之主張即無足採。
㈢綜上所述，上訴人主張被上訴人侵害系爭專利權之事實，為
不足採，被上訴人抗辯尚屬可信。從而，上訴人主張本於侵權行為之法律關係，及專利法第108 條準用同法第84條及第85條規定，訴請被上訴人給付129 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，為無理由，不應准許。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，理由雖有不同，結論並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件為判決基礎之事證已臻明確，本院經逐一審酌兩造歷審所提其餘攻擊、防禦方法，均與前開論斷結果無礙，爰不再一一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 12 月 25 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉法 官 王俊雄以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 97 年 12 月 26 日
書記官 王英傑 審判長法 官