智慧財產法院民事判決
97年度民專訴字第9號原 告 建大工業股份有限公司法 定 代理人 甲○○訴 訟 代理人 楊承彬律師被 告 華豐橡膠工業股份有限公司兼法定代理人 乙○○共 同訴 訟 代理人 張益隆律師
己○○
參 加 人 經濟部智慧財產局法定代理人 丙○○（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
戊○○上列當事人間專利權損害賠償事件，本院於98年4 月21日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、原告主張被告侵害其第D119858 號「輪胎」新式樣專利部分，業經原告於97年12月12日具狀撤回（見本院卷一313 頁），並經被告同意（見本院卷二第8 頁），依民事訴訟法第
262 條第1 項、第263 條規定，該部分視同未起訴。
二、被告華豐橡膠工業股份有限公司本提起反訴，聲明求為判決原告建大工業股份有限公司及甲○○應連帶賠償侵害其專利權所生之損害（見本院卷㈠第70至76頁），嗣於97年10月17日以聲請狀撤回反訴，並經原告同意（見本院卷㈠第299 、
30 8頁），依民事訴訟法第262 條第1 項、第263 條規定，反訴部分視同未起訴。
三、本件被上訴人抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，而影響裁判之結果，本院該爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使經濟部智慧財產局表示意見之必要，爰依智慧財產案件審理法第17條第1 項之規定，命經濟部智慧財產局參加訴訟，以關於系爭專利權有無應撤銷之原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張原告享有中華民國新型第M296164 號「輪胎之側邊胎壁防切割結構」專利（下稱：系爭專利，專利期間自民國95年8 月21日起至105 年2 月14日止）。詎原告日前於市場上購得印有被告華豐公司註冊之「DURO及圖」商標，而由被告豐華公司製造銷售之「KASHIMA 輪胎」（下稱系爭輪胎），有侵害原告上開專利之虞，故將被告所銷售之「輪胎」實物，送請鉅鼎國際專利商標聯合事務所進行初步專利侵權分析，經鑑定之結果，被告所製造銷售之輪胎，落入原告上開專利之申請專利範圍，嗣原告於起訴前再將本件被告所製造銷售之系爭輪胎送請台灣省機械技師公會鑑定，其認：透過顯微鏡加以觀察，被告所製造銷售之系爭輪胎側邊黑白相間部分，亦係由礦石微粒與黏膠混合而成。是系爭輪胎確實落入原告上開新型專利範圍之事實，侵害原告之專利權，要屬明確，故依專利法第84條、第85條第1 項第2 款、第
108 條及第129 條之規定，請求被告公司負損害賠償之責任。又依公司法第23條第2 項定之規定，被告乙○○為被告公司之負責人，依法即應與被告公司就侵害原告專利權所生之損害，負連帶賠償責任。茲因有關被告製造、銷售系爭侵權物品所得之利益，尚待被告提出產品銷售數量之帳冊等資料加以確定，是原告僅先請求最低新臺幣（下同）一百萬元之損失。爰聲明求為判決被告應連帶給付原告一百萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。並願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以原告所提出之新型第M296164 號專利，其專利權範圍為介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面之防切割層，然被告公司所製造之系爭輪胎，係依被告自已申請取得D122419 新式樣專利（胎邊裝飾片）及美視達公司享有之發明第200859號「同時具有炫光效果之反光片製造方法」及新型第M24122
0 號「同時具有炫光效果之反光片」等專利生產，其輪邊設計係以夜間反光、日間鋁銀色漸層格狀，作為警示、安全和美觀之作用，並無防切割之功能，兩者之功用顯不相同。又系爭新型專利之防切割層係由金屬微粒、礦石微粒及上開兩種微粒分別與黏膠混合而成，材料有GLITTER 而無鋁錠，製程係將四種材料全部混合後，一次直接塗佈於離型膜後，再轉貼於T/C 布上；而系爭輪胎所使用之材質係玻璃珠再鋁蒸著，材料有鋁錠而無GLITTER ，製程係將四種材料分四層，先後分四次，各層獨立，以積層方式進行玻璃微珠層、鋁蒸著層、樹脂層，再轉貼於T/C 布，於表面以網版印刷紋路製成，兩者之成分、製程亦不相同。系爭新型專利係於95年2月15日申請，惟於此之前，已有92年2 月20日申請之第556684號「具有反光附加夜光圖案之輪胎」專利案、92年2 月26日申請之第M243378 號「具有反光附加夜光條之輪胎」專利案，與91年3 月6 日申請之美國第US6,641,225B1 號「DECORATIVE TIRE SIDEWALL SHIELD （輪胎側壁裝飾保護層）」專利案，上開專利之反光積層結構，與系爭新型專利相同，均具有防切割之功能，系爭新型專利不具新穎性及進步性，業經被告向經濟部智慧財產局提起舉發，並經該局以98年4月3 日（98）智專三（三）05018 號舉發審定書為舉發成立，應撤銷專利權之審定。又由被證一所附「具有反光附加夜光圖案之輪胎」新型專利說明書第五頁先前技術說明欄，已敘明第283686號發明專利案揭示反光結構係由玻璃珠層、金屬鍍層、樹脂塗佈層、纖維補強層、及橡膠樹脂基層依序一體積層而成，已含括原告系爭防切割專利之材質，益證原告上開專利為屬先前技術所能完成，故系爭新型專利既不具新穎性，亦不具進步性。再者，原告防切割專利之專利範圍係由金屬微粒或（及）礦石微粒與黏膠混合而成，並不及於上開材料尚需先貼於T/C 布上再轉貼予輪胎邊部始能固著於輪胎邊部，亦即僅依系爭專利範圍所示之特徵，根本無從逕均勻固著於輪胎邊部，且無T/C 布固著於輪胎邊部，該防切割功能幾等同喪失，無從據以實施，依專利法第97條第1 項第
3 款準用第26條及第5 項之規定，應為不予專利之處分，故原告亦不得享有該專利，被告當無侵權可言。綜上，被告所製造之系爭輪胎既未侵害原告專利，即無任何故意過失，自不成立侵權行為，亦不負任何損害賠償責任，從而原告聲請命被告公司提出自95年8 月21日起迄今之銷售「KASHIMA 輪胎」之發票、帳冊等文件，顯屬無據。且依民事訴訟法第
344 條第2 項規定，上開帳冊等文件係記載被告公司之銷售對象、數量及金額，均為被告公司之業務祕密，如任令原告閱覽，其亦屬與被告有同類產品業務競爭之公司，將致被告公司受有重大損害，是被告依法自得拒絕提出。又就原告私自委由鉅鼎國際智慧財產有限公司所為之分析，其性質為私文書，被告否認該文書之內容等語為抗辯。並聲明求為判決原告之訴駁回，如受不利判決，請准供擔保免為假執行。
三、參加人陳述以被告所提舉發案業經作成98年4 月3 日（98）智專三（三）05018 號舉發審定書為舉發成立，應撤銷專利權之審定。
四、本件經兩造同意整理主要爭點為：
㈠、原告系爭第M296164 號新型專利是否具有無效性的原因？
1.系爭專利是否為習知技術的範圍(被告提出被證五證據）？
2.系爭專利是否於申請前已見於刊物而不具新穎性及進步性（被告引用舉發書證據二、三）？
3.系爭專利說明書及圖示是否未揭露必要的事項無從據以實施？
4.系爭專利是否具有產業利用性？
㈡、被告所製造銷售之輪胎是否侵害原告之新型M296164 號的新型專利？
㈢、被告所製造的輪胎如侵害原告系爭專利，被告有無故意過失？是否需要負損害賠償責任？
㈣、本件的損害賠償額如何酌定？
叁、得心證之理由：
一、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第16條第1 、2項定有明文。又新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利，專利法第94條第4 項亦有明定。
二、系爭第M296164 號新型專利是否具有無效性的原因部分：
㈠、系爭新型專利申請專利範圍共4 項，第1 至3 項為獨立項，第4 項為附屬項。第1 項為一種輪胎之側邊胎壁防切割結構，該輪胎包括有一輪胎本體(10)，輪胎本體(10)兩側形成有胎唇(11)，頂面形成有與地面接觸之胎面(12)，兩側則形成有連接胎唇(11)與胎面(12)之胎壁(13)，其特徵在於：介於胎唇(11)與胎面(12)間之兩側胎壁(13)表面形成有一防切割層(14)，該防切割層(14)係由金屬微粒與黏膠混合而成者。
第2 項為一種輪胎之側邊胎壁(13)防切割結構，該輪胎包括有一輪胎本體(10)，輪胎本體(10)兩側形成有胎唇(11)，頂面形成有與地面接觸之胎面(12)，兩側則形成有連接胎唇(11)與胎面(12)之胎壁(13)，其特徵在於：介於胎唇(11)與胎面(12)間之兩側胎壁(13)表面形成有一防切割層(14)，該防切割層(14)係由礦石微粒與黏膠混合而成者。第3 項為一種輪胎之側邊胎壁(13)防切割結構，該輪胎包括有一輪胎本體
(10) ，輪胎本體(10)兩側形成有胎唇(11)，頂面形成有與地面接觸之胎面(12)，兩側則形成有連接胎唇(11)與胎面(12)之胎壁(13)，其特徵在於：介於胎唇(11)與胎面(12)間之兩側胎壁(13)表面形成有一防切割層(14)，該防切割層(14)係由金屬微粒、礦石微粒與黏膠混合而成者。（其代表圖式如附表一所示）。
㈡、系爭專利是否為習知技術範圍部分：被證五為85年8 月21日公告之第283686號「具夜間安全反光輪胎之反光片結構」專利案，早於系爭新型專利申請日95年
2 月15日。其技術內容如附表二圖式所示。經查系爭新型專利主要技術特徵在於具有介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成有一防切割層構造，該防切割層係由金屬微粒、礦石微粒與黏膠混合而成，據此為用以改良習用胎壁結構者。而被證五第3 圖及說明書第3 頁之發明背景揭示其中該反光積層結構包含玻璃珠表層、鋁鍍層( 金屬鍍層) 以及塗覆樹酯層，該等技術亦在輪胎側邊胎壁表面形成一種補強層結構，實質上亦能達成系爭專利說明書中所載之可防止輪胎側邊胎壁割傷之功效，故系爭新型專利申請專利範圍第1 至3 項「由金屬微粒與黏膠混合而成」或「由礦石微粒與黏膠混合而成」或「由金屬微粒、礦石微粒與黏膠混合而成」之防切割層，即可運用被證五反光結構之積層特徵顯能輕易完成。系爭專利之防切割層技術，係以習知材料微粒黏混合而成，藉以防切割，其所採之技術及所欲達成之功效並無不可預期者，誠屬顯而易知，故系爭專利申請專利範圍第1 至3 項為所屬輪胎製造技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具進步性。另系爭新型專利申請專利範圍第4 項附屬特徵係進一步界定其中側壁之防切割層係沿胎唇至胎面之2 ╱3 距離者，惟查被證五第5 圖所示之輪胎側壁之反光積層結構沿胎唇至胎面之胎壁間亦略呈一寬度，而寬度尺寸改變為易於思及之變化，故系爭新型專利申請專利範圍第4 項整體言之，其為所屬輪胎製造技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具進步性。
㈢、系爭專利是否於申請前已見於刊物而不具新穎性及進步性部分：
1.被證一舉發理由書中證據二為92年10月1 日公告之第556684號「具有反光附加夜光圖案之輪胎」專利案，其公告日期早於系爭新型專利之申請日，證據2 揭示一種具有反光附加夜光圖案之輪胎，包含一反光積層結構與一夜光層，該反光積層結構嵌入該輪胎表層中，而該夜光層藉由一隔離層以一特定圖案附著於該反光積層結構的部分表面上為其特徵者。由證據2 分別與系爭新型專利申請專利範圍第1 至3 項比較，雖兩者輪胎本體均有胎面、胎唇和胎壁，惟證據2 並未揭露系爭專利第1 至3 項「介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成有一防切割層」等技術特徵，證據2 尚難證明系爭新型專利申請專利範圍第1 至3 項不具新穎性。再者，系爭新型專利申請專利範圍第4 項為依附於第1 、2 或3 項之附屬項，其技術特徵為前3 項獨立項之進一步限定，既被證一之證據
2 尚難證明系爭新型專利申請專利範圍第1 至3 項不具新穎性，當然證據2 亦難證明系爭新型專利申請專利範圍第4 項不具新穎性。惟查證據2 第3 、4 圖所示其具有反光附加夜光圖案之輪胎，包含一反光積層結構與一夜光層，於說明書第7 頁揭示其中該反光積層結構( 編號23，如附圖3 、4 所示) 包含：玻璃珠表層、金屬鍍層以及塗覆橡膠樹酯塗料之纖維補強層，該等技術亦在輪胎側邊胎壁表面可形成一種補強層結構，實質上亦能達成系爭專利說明書中所載之可防止輪胎側邊胎壁割傷之功效，故系爭專利申請專利範圍第1 至
3 項由金屬微粒與黏膠混合而成或由礦石微粒與黏膠混合而成或由金屬微粒、礦石微粒與黏膠混合而成之防切割層，即可運用證據2 反光積層之結構特徵顯能輕易完成，系爭專利之防切割層技術，係以習知材料微粒黏混而成，藉以防切割，其所採之技術及所欲達成之功效並無不可預期者，誠屬顯而易知，故系爭專利申請專利範圍第1 至3 項為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具進步性。另系爭專利申請專利範圍第4 項係進一步界定其中側壁之防切割層係沿胎唇至胎面之2/3 距離者，惟查證據2 第3 圖所示之輪胎側壁之反光積層結構23沿胎唇至胎面之胎壁間亦略呈2/3寬度之距離，故系爭專利申請專利範圍第4 項為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具進步性。經濟部智慧財產局98年4 月3 日（98）智專三（三）05018 號舉發審定書，亦同此認定。
2.另被證一舉發理由書中證據三為93年9 月11日公告之第M243
378 號「具有反光附加夜光條之輪胎」專利案，其公告日期早於系爭新型專利之申請日，證據3 揭示一種反光附加夜光條之輪胎，包含：一反光條之積層結構、一隔離層與一夜光層，該積層結構嵌入該輪胎表層中，而該隔離層則附著於該反光條的部分表面上，該夜光層再塗佈於該隔離層表面上為其特徵者。由證據3 分別與系爭新型專利申請專利範圍第1至3 項比較，雖兩者輪胎本體均有胎面、胎唇和胎壁，惟證據3 並未揭露系爭新型專利第1 至3 項「介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成有一防切割層」等技術特徵，證據3 尚難證明系爭新型專利申請專利範圍第1 至3 項不具新穎性；再者，系爭新型專利申請專利範圍第4 項為依附於第1 、2或3 項之附屬項，其技術特徵為前3 項獨立項之進一步限定，既被證一之證據3 尚難證明系爭新型專利申請專利範圍第
1 至3 項不具新穎性，當然證據3 亦難證明系爭新型專利申請專利範圍第4 項不具新穎性。惟證據3 第3 、4 圖所示其具有反光附加夜光條之輪胎, 包含一反光條之積層結構、一隔離層與一夜光層, 於說明書第6 頁揭示其中該反光條之積層結構( 編號21, 如附圖3 、4 所示) 包含: 玻璃珠表層、金屬鍍層以及塗覆橡膠樹酯塗料之纖維補強層, 該等技術特徵乃在輪胎側邊胎壁表面可形成一種補強層結構, 實質上亦能達成系爭專利說明書中所載之可防止輪胎側邊胎壁割傷之功效, 故系爭專利申請專利範圍第1 至3 項由金屬微粒與黏膠混合而成或由礦石微粒與黏膠混合而成或由金屬微粒、礦石微粒與黏膠混合而成之防切割層即可為通常知識者運用證據3 反光積層構造, 顯能輕易完成, 系爭專利所採防切割層之技術及所欲達成之功效並無不可預期, 當屬顯而易知, 故證據3 仍足以證明系爭專利申請專利範圍第1 至3 項不具進步性。經濟部智慧財產局98年4 月3 日（98）智專三（三）05018 號舉發審定書，亦同此認定。
㈣、系爭新型專利說明書及圖式是否未揭露必要的事項，而無從據以實施部分：
按專利法第26條第2 項規定「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，指發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。經查系爭新型專利之專利說明書中第5 頁已提出先前技術，且該系爭新型專利之專利說明書中第6 、7 頁述及實施方式時，已就其所認為實施新型創作的較佳方式或具體實施例予以記載，以呈現解決問題所採用的技術手段；且該實施方式中亦已敘明申請專利範圍中所載之必要技術特徵，應足使該創作所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之創作的內容。因此，基於系爭專利說明書所載之內容，已載明有關之先前技術、創作目的、技術內容、特點及功效，該創作說明已臻明確且充分揭露，足使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，自無違反專利法第108 條準用第26條第2 項之規定。而兩造於98 年2月23日會同技審官、智慧財產局專利審查官等現場勘驗時，已檢附依據系爭新型專利申請專利範圍所製作之實物，以資證明系爭專利在產業上能被製造或使用；另被告亦於現場即依據系爭新型專利申請專利範圍第2 、3項所載製作實物，經以美工刀做切割測試，雖該等之實物成品防切割之成效顯較添加T/C 布之產品為差，惟上揭測試在於比較防護效果之優劣，並不足以證明系爭新型專利無法據以實施，因此，系爭新型專利並無所稱「無法據以實施」之情事。
㈤、系爭專利是否具有產業利用性部分：經查系爭新型專利申請專利範圍第1 至3 項所述之組成構件，包括有一輪胎本體，輪胎本體兩側形成有胎唇，頂面形成有與地面接觸之胎面，兩側則形成有連接胎唇與胎面之胎壁，其介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成有一防切割層，該防切割層係由金屬微粒或及礦石微粒與黏膠混合而成者等，即可達到「藉由表面光滑之防切割層設計，可助於異物碰觸光滑防切割層時產生彈開功效，以防止行車過程中，由胎面捲起之砂石、異物損及胎壁之情事發生者」之創作目的，並無欠缺達成創作目的之技術手段，因此，系爭新型專利之創作在產業上能被製造或使用，且其本質上並未違反自然法則，難稱系爭新型專利不具產業上利用性。
肆、綜上所述，被告抗辯原告系爭新型專利申請專利範圍不具進步性為可採，依系爭專利申請核准（於95年8 月21日公告）時之專利法（即現行法）第94條第4 項規定，即不得取得專利權，而具有應予撤銷之原因，故依上揭智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告即不得於本件民事訴訟中對被告主張專利權，是其主張被告產品侵害其系爭專利權，而對被告為上開聲明之請求及假執行聲請，即無理由，應予駁回。
兩造其餘爭點及陳述已無再予審究之必要，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 5 月 12 日
智慧財產法院第二庭
法 官 陳忠行以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 5 月 14 日
書記官 陳士軒