智慧財產法院民事判決
98年度民商上字第1號上 訴 人 禾一生物科技有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 方春意律師被上訴人 超能生化科技股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 桂齊恆律師複代理人 廖正多律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國97年10月23日臺灣屏東地方法院97年度智字第1 號第一審判決提起上訴，本院於98年7月2日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決除確定部分外廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一審（除確定部分外）、及第二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：被上訴人為臺東縣初鹿牧場之經營權人，就初鹿牧場生產之各項牛乳製品等，以「初鹿鮮乳」、「初鹿牧場」之文字及圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊商標，取得中華民國商標註冊證第00000000號及00000000號等商標權，指定使用於牛奶、牛乳、調味乳、鮮乳、鮮奶等乳製商品之服務，且現均仍在商標權期間。詎上訴人竟未經同意或授權，基於欺騙消費大眾之故意，製造生產牛乳、鮮乳商品，並以「禾一台東初鹿鮮乳」之名，於超市、賣場等陳列販售，已有致消費者混淆誤認之虞；且因上訴人生產之鮮乳味淡稀薄，與被上訴人產製之鮮乳味濃香醇相較，已嚴重影響被上訴人之商譽，並侵害「初鹿鮮乳」商標，上訴人所為已違反商標法第81條第1 款及第82條之規定，被上訴人並已提起刑事告訴，現於屏東地檢署偵查中，為此爰依商標法第61條第1 項、第63條第1 項第2 款、第3 項、第64條規定請求排除侵害及損害賠償。並聲明：㈠上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同）300 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。㈡上訴人不得再使用被上訴人之「初鹿鮮乳」註冊商標於所生產之牛乳製品為陳列及販賣。㈢上訴人應負擔費用將本件民事最後事實審判決書當事人、案由和主文以4 號字體，判決理由欄以6 號字體刊登於中國時報及自由時報全國版各一日。
㈣聲明第一項願供擔保請准宣告假執行。
二、上訴人則以：被上訴人申請註冊之「初鹿鮮乳」商標，其中「初鹿」兩字係臺東縣卑南鄉初鹿村之地名，「鮮乳」兩字則係商品之名稱，「初鹿鮮乳」四字所表示之意義為初鹿地區所產製之鮮乳，自屬於商品之說明或商品通用之標章或名稱無誤，依商標法第23條第1 項第2 款、第3 款規定，即不應准許註冊，其商標註冊顯然違法，應予撤銷，上訴人自無侵害其商標權可言。其次，上訴人於94年11月25日申請「禾一台東初鹿鮮乳」商標之註冊，而被上訴人則於同年11月29日申請「初鹿鮮乳」商標之註冊，則上訴人以「禾一台東初鹿鮮乳」為商標申請註冊在先，而被上訴人以「初鹿鮮乳」為商標申請註冊在後，依商標法之規定，原則上不應准許申請在後之被上訴人商標註冊，智慧局卻准許申請在後之被上訴人商標註冊，顯亦違法。土地銀行經營初鹿牧場期間雖使用「土地銀行初鹿鮮乳」標示其乳品，惟未申請註冊系爭商標，亦僅將初鹿鮮乳四字當作商品說明，與被上訴人將「初鹿鮮乳」四字申請註冊獨佔不同。被上訴人係向財政部國有財產局標得初鹿牧場經營權，自無權使用土地銀行所創設之系爭商標，而被上訴人於承繼初鹿牧場經營權之前，申請註冊系爭商標，其時尚未開始生產鮮乳，自難謂該商標已廣為消費者所知悉，並知其表彰被上訴人之產品，上訴人產製之乳品品質優良，無損及被上訴人商譽之可能，被上訴人請求賠償損害，尚乏依據等語，資為抗辯。
三、本件經原審判決：㈠上訴人應給付被上訴人2,013,435 元及自民國97年3 月8 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息；㈡上訴人不得使用被上訴人「初鹿鮮乳」註冊商標於所生產之牛乳製品為陳列及販賣；㈢上訴人應負擔費用將本件民事最後事實審判決書當事人、案由和主文以4 號字體，判決理由欄以6 號字體刊登於中國時報及自由時報全國版各1 日；㈣被上訴人其餘之訴及假執行聲請均駁回；並諭知兩造分別供擔保後得准假執行及免假執行。上訴人對其敗訴部分聲明不服，提起上訴，其上訴聲明為：㈠原判決關於上訴人敗訴部分廢棄；㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人之答辯聲明：上訴駁回，被上訴人對其敗訴部分並未聲明不服，而已判決確定。
四、被上訴人主張其於94年標得原由國有財產局委託土地銀行經營之初鹿牧場之經營權，取得自95年1 月1 日起30年間之經營權，並註冊取得「初鹿鮮乳」商標（如附圖一所示，下稱系爭商標），上訴人則係使用「禾一台東初鹿鮮乳」（如附圖二所示）於其所產製之乳品並對外銷售等事實，業據被上訴人提出初鹿牧場委託改良利用契約書、商標註冊證影本、上訴人產品照片兩幀在卷可稽，並為上訴人所不爭執，堪信為真實。是本件爭點應為：㈠系爭商標是否違反商標法第23條第1 項第2 款、第3 款規定，而應予撤銷？㈡上訴人使用「禾一台東初鹿鮮乳」於牛乳商品是否侵害被上訴人之系爭商標權？茲析述如下：查系爭商標圖樣，係由未經設計、印刷字體之單純中文「初鹿鮮乳」4 字由左至右排列而構成，其中「初鹿」為臺東縣卑南鄉初鹿村之地名，「鮮乳」為商品名稱，則「初鹿鮮乳」即有「於初鹿地區所生產之鮮乳」之意，被上訴人以之指定使用於乳類商品，係屬表示指定使用商品本身之來源或產地之說明性文字，復未因被上訴人之使用而在交易上成為被上訴人商品之識別標識，而有商標法第23條第1 項第2 款所定不得註冊之情事，故經本院97年度行商訴字第70號行政判決撤銷其註冊，被上訴人不服而提起上訴，嗣經最高行政法院於98年5 月21日以98年度裁字第1286號裁定駁回上訴在案（見本院卷第33-41 、81-83 頁），是以系爭商標業經撤銷確定，其商標權之效力，即應視為自始即不存在，上訴人使用「禾一台東初鹿鮮乳」於牛乳商品，即無侵害被上訴人系爭商標權之情事。
五、綜上，系爭商標既經撤銷確定，上訴人使用「禾一台東初鹿鮮乳」於牛乳商品，即無侵害被上訴人系爭商標權之情事，被上訴人依商標法第61條第1 項、第63條第1 項第2 款、第
3 項、第64條規定請求上訴人給付2,013,435 元及自97 年3月8 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息；上訴人不得使用被上訴人「初鹿鮮乳」註冊商標於所生產之牛乳製品為陳列及販賣；上訴人應負擔費用將本件民事最後事實審判決書當事人、案由和主文以4 號字體，判決理由欄以
6 號字體刊登於中國時報及自由時報全國版各1 日，均無理由，而不應准許，其假執行之聲請亦失依附，應併駁回。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，並為准免假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所舉證據，經本院審酌後，核與本件判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。
七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450 條、第
78 條 ，判決如主文。中 華 民 國 98 年 7 月 16 日
智慧財產法院第一庭
審判長 法 官 李得灶
法 官 王俊雄法 官 林欣蓉以上正本係照原本作成如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）；上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 98 年 7 月 16 日
書記官 周其祥附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。