智慧財產法院民事判決
98年度民商上字第10號上 訴 人 老曾記𫃎糬兼 上法定代理人 曾盛明上 訴 人 老曾記曾水港食品有限公司兼 上法定代理人 曾盛明共 同訴訟代理人 李文平律師
張照堂律師被上訴人 曾記𫃎糬股份有限公司法定代理人 董樁霳訴訟代理人 吳美津律師
陳清華律師上列當事人間98年度民商上字第10號侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國98年4 月17日臺灣花蓮地方法院97年度智字第3 號第一審判決提起上訴，本院於99年1 月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人連帶給付被上訴人超過新台幣壹佰壹拾萬元，及自民國97年9 月11日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息之部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由被上訴人負擔二分之一，餘由上訴人連帶負擔。
事實及理由
壹、被上訴人主張：
一、被上訴人起訴主張
(一)被上訴人為經濟部智慧財產局（下稱智財局）商標註冊第00000000號「曾記」及第00000000號「曾記」（字體不同）商標（下合稱系爭商標）之專用權人，以販售傳統手工𫃎糬及花蓮名產為主要營業項目，上訴人曾盛明為上訴人老曾記𫃎糬、老曾記曾水港食品有限公司（下稱老曾記公司）之負責人。由於原告一向慎選食材，並堅持以傳統手工製造𫃎糬，因此產品口感細膩，風味獨特，深獲消費者喜愛，「曾記𫃎糬」儼然成為消費者心目中「手工𫃎糬」之專有代名詞，商譽更遍佈全國，一提到手工𫃎糬，就會令人直接聯想到「曾記」二字，其間被上訴人除榮獲全國第一家通過GSP 認證之𫃎糬食品優良廠商及消費金商獎之外，更經各大電視及平面媒體，包括三立臺灣臺、超視黃金傳奇、中天特級美食任務、經濟日報、聯合報、臺灣時報、自由時報、中國時報、民生報等，競相採訪報導，享有「花蓮糬王」美譽，目前光是花蓮市內即有十家門市，「曾記」商標已屬眾所週知著名之商標。被上訴人負責人更受邀擔任中華電信、新光保全、中興保全、中華三菱及DISCOVERY 等事業之廣告代言人，家喻戶曉，信譽卓著。而昔日毫不起眼，乏人問津之手工𫃎糬，竟有如此大之魅力與商機，成為炙手可熱之熱門商品，乃同行業者始料未及，也因此「曾記」商標成為同行爭相仿冒之對象，與「曾記」商標雷同或近似之商標招牌，諸如「曾家」、「新曾記」、「曾師傅」、「曾氏」、「曾祖」及「老曾記」等，如雨後春筍般林立花蓮市街，令人難辨真偽，致消費者之混淆誤認，對被上訴人權益造成嚴重之損害。
(二)上訴人曾盛明雖為花蓮手工𫃎糬名人即被上訴人負責人岳父曾水港之3 子，然並無繼承曾水港手工𫃎糬事業之志，初與人投資黃金蜆事業，嗣見手工𫃎糬在被上訴人努力經營下，成為熱門商品後，為攀附「曾記」專用商標商機，並達到混淆消費者之目的，於92年初起至96年底止，先後以「曾家」及「老曾記」等與「曾記」雷同或近似之名稱為名，販售與被上訴人相同或類似之手工𫃎糬，瓜分被上訴人之手工𫃎糬市場，公然仿冒原告「曾記」之專用商標，惟被上訴人負責人因不忘岳父提攜傳承之恩，上訴人曾盛明復為妻舅，始終未追究其責。詎上訴人曾盛明於事業失利後，竟無理遷怒於其父母，對曾水港實施家庭暴力，曾水港並因此聲請保護令獲准，避難至原告負責人家中，上訴人曾盛明復於蕭旺生仿冒「曾記」商標，經檢察官提起公訴後之審判程序中，極力為蕭旺生護航脫罪，被上訴人不得不忍痛對曾盛明提出侵害商標權之告訴，案經臺灣花蓮地方法院檢察署（下稱花蓮地檢署）參酌智財局鑑定結果，認為曾盛明使用之「老曾記」三字，係屬在同一之商品上，使用近似於被上訴人「曾記」專用商標之商標，有使消費者發生混淆誤認之虞，因而提起公訴，並經判決有罪確定。
(三)上訴人曾盛明為臺灣花蓮地方法院96年度易字第202 號違反商標法案件之被告，並為老曾記𫃎糬合夥事業負責人、曾水港公司之法定代理人，上訴人曾盛明係以經營老曾記𫃎糬合夥事業及曾水港公司方式，共同侵害被上訴人之系爭商標專用權，依民法第185 條第1 項規定，上訴人應負連帶賠償責任，依公司法第23條第2 項規定，上訴人曾盛明亦應與曾水港公司負連帶賠償之責。上訴人未經被上訴人同意，於92年初起，侵害系爭商標權，依商標法第61條、第63條第1 項第
1 款、第3 項、第64條及民法第179 條規定，被上訴人自可請求損害賠償及排除侵害如下：
1.被上訴人93年營業淨利金額原為新臺幣（下同）13,611,164元，因被告侵害系爭商標，94年滑落至11,407,202元，淨利差額為2,203,962 元，95年業績再度下滑至11,078,710元，相較於94年度淨利差額為328,492 元，96年度營業淨利亦下滑至9,760,242 元，相較於96年淨利差額為1,318,468 元，是被上訴人93年至96年度之營業損失達3,850,922 元，依商標法第63條第1 項第1 款規定，請求上訴人應連帶給付3,850,922 元，或請依民事訴訟法第
222 條第2 項規定，定被上訴人所受損害數額。
2.被上訴人負責人白手起家，承繼曾水港老先生手藝，打造手工𫃎糬事業，被上訴人負責人功不可沒，上訴人不思自創品牌，反而坐享其成，瓜分被上訴人開發之市場，侵害智慧財產權，以「老曾記」為名，讓相關消費者誤認為被上訴人之「老」店，被上訴人業務上之信譽，因被告侵害商標權之行為而減損。關於侵害商標權請求損害賠償事件，因抄襲剽竊他人商標之目的，厥為攀附商機，坐享其成，加害人侵害商標權所得利益，與被害人商標遭受侵害所受損害，實為一體兩面，被害人不論是商標法第63條第1項之營業損害，抑或同條第3 項業務上信譽因侵害而減損之損害，均與加害人之侵權行為，息息相關。本件被上訴人資本總額為5,000 萬元，92至96年之營業額均高達上億元，每年均砸下重金廣告宣傳，建立商譽，而上訴人老曾記𫃎糬合夥事業資本額20萬元，上訴人曾水港公司資本額為50萬元，上訴人曾盛明現雖窮途潦倒，淪為低收入戶，然曾因仿冒系爭商標，風光一時，上訴人蓄意抄襲系爭商標，坐享其成，不時對外散布被上訴人負責人「忘恩負義」流言，打擊被上訴人辛苦建立之商譽，對於上訴人侵害商標權致被上訴人業務上之信譽所受損害，實非金錢所能彌補，請求上訴人連帶給付200 萬元，彌補業務上信譽所受損害。並請求上訴人連帶負擔費用，將刑事判決登載於更生日報一日。
(四)上訴人雖自92年初開始侵害被上訴人商標專用權，然上訴人於95年10月17日偵查期間仍繼續以「老曾記」為名侵害系爭商標專用權，迄至96年底刑事判決前夕，上訴人始停止所有侵害系爭商標之不法行為，其間上訴人是天天包裝、販賣手工𫃎糬，侵權行為係連續（持續）發生，依最高法院86年度台上字第1798號判決意旨，本件侵權行為請求權時效亦應不斷重新起算，應俟損害之程度底定知悉後起算。被上訴人之商標受侵害損害賠償請求權並未罹於時效，至少最近2 年之請求權仍未罹於時效。
(五)上訴人共同使用近似系爭商標之老曾記商標，對外標榜彼等才是曾水港之正宗傳人，消費者誤認混淆上訴人之「老曾記」為被上訴人「老店」之詢問或相關報導，不勝枚舉，上訴人曾盛明曾因對曾水港夫婦實施家庭暴力，坊間議論紛紛，媒體更以被上訴人照片大肆報導，致被上訴人良好之形象，一度一落千丈，上訴人曾盛明於本件刑事判決確定之後，復對被上訴人負責人及其胞妹曾惠娟，提出誣告及偽證告訴，益證被上訴人業務上之信譽，因上訴人共同侵害商標權之行為，大受減損。自系爭商標之爭，浮上檯面之後，負面評價蜂湧而至，已是不爭之事實，雖上訴人仿冒系爭商標後，仍有企業邀請被上訴人負責人廣告代言，僅可證明各該企業肯定被上訴人之形象，不代表被上訴人整體商譽未受減損。
(六)爰依商標法第63條第1 項第1 款、民法第179 條規定請求如訴之聲明第1項（二請求權擇一勝訴即可），依商標法第63條第3 項、第64條規定請求如訴之聲明第2 、3 項如下：1.上訴人應連帶給付被上訴人3,850,922 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。2.上訴人應連帶給付被上訴人200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。3.上訴人應連帶負擔費用，將本案刑事最後事實審刑事判決書之法院欄、事實欄、當事人欄、主文欄以半版規格(即十全批25公分×35.5公分) 刊登於更生日報頭版一日。4.願供擔保請准宣告假執行。
二、原審為被上訴人部分敗訴之判決，上訴人就其敗訴部分提起上訴，被上訴人答辯聲明上訴駁回，並主張如下：
(一)本件原審判決認定上訴人等侵害被上訴人「曾記」商標專用權，並非僅憑刑事判決認定之事實，而是另參酌卷附上訴人曾盛明提供之授權書記載內容，認定曾水港授權範圍不及於「老曾記」之使用，且曾水港亦未將「老曾記」申請註冊商標，縱令曾水港先使用近似於被上訴人「曾記」之「老曾記」商標，亦不得對抗被上訴人等情，以及援引商標法之「一般人施以普通注意原則」、「通體觀察原則」、「主要部分比較原則」、「異時異地隔離觀察原則」，加以判斷，並無理由不備之情形。又關於被上訴人侵權行為損害賠償請求權是否罹於時效消滅部分，原審判決亦援引最高法院95年度台上字第736 號判決意旨，認定上訴人等之侵害「曾記」商標專用權之行為，為持續發生，被上訴人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效應分別自陸續發生時起算，非自最初侵權行為之日起算，上訴人不爭執其侵害商標權之期間為92年初至96年間為止，被上訴人雖於96年8 月6 日始提出刑事附帶民事訴訟，依民法第197 條第1 項規定，被上訴人於94年8 月6 日前之損害賠償請求權雖已罹於時效，然94年8 月6 日至96年間為止之損害賠償，被上訴人仍得請求，於法並無不合。另原審判決認定造成被上訴人營業額下滑之原因，雖非止一端，然不可否認上訴人等之侵權行為為其中因素之一，根據卷附老曾記𫃎糬94、95年度營業毛利分別為624,285 元及391,236 元等證據，依民事訴訟法第222 條第
2 項規定，判決被上訴人因上訴人等不法侵權商標權之營業上損害為60萬元，原審判決之真意為被上訴人提出之證據，無法證明被上訴人受有3,850,922 元損害，並非被上訴人並未提出損害賠償之證據，復根據被上訴人商標之著名程度、上訴人等資力及本件侵害商譽之程度等一切損害，認被上訴人所受商譽損失以100 萬元為適當，業將定損害賠金額多寡及其依據何在，一一論列，認事用法並無不合。
(二)上訴人曾盛明為被上訴人負責人妻舅，上訴人除刻意標榜「老曾記」，讓一般消費者誤認「老曾記」才是為「老字號」及「老店」，被上訴人並非正統，蓄意將被上訴人「曾記」商標矮化以外，並以其為曾水港老先生手工𫃎糬傳人作為宣傳技倆，營造出被上訴人負責人忘恩負義之假象，甚有媒體不分青紅皂白，將上訴人曾盛明對其先父曾水港實施家庭暴力，誤認為是被上訴人負責人對其岳父實施家庭暴力，蜚短流長，謠言四起，重創被上訴人曾記商標之信譽，被上訴人遭上訴人仿冒商標，揹負了忘恩負義之罪名，商譽重創，形象更一落千丈，本件案例與上訴人援引之智慧財產法院98年民商上易第1 號判決，有如天壤之別，無從比附援引，上訴人據此主張被上訴人商譽並未因其侵害商標權而受損，尚有未洽。又本件上訴人雖為故曾水港老先生之三子，然被上訴人負責人配偶曾惠娟亦為故曾水港老先生之女，女兒及女婿使用父親及岳父之姓名及肖像，亦無不可，上訴人雖主張以被上訴人侵害故曾水港老先生姓名權及肖像權之損害賠償作為抵銷，然上訴人以被上訴人侵害故曾水港老先生姓名權及肖像權為由，所提之排除侵害之訴，早已鎩羽而歸，遭法院駁回確定在案，此有臺灣花蓮地方法院96年度訴字第200號民事判決可稽，上訴人主張抵銷，實無理由。
貳、上訴人則以：
一、上訴人原審答辯略以：
(一)原刑事案件雖認定上訴人違反商標法，惟參照最高法院69年台上字第2674號判例要旨，民事訴訟法院自不受其拘束，仍得依自由心證為與刑事判決相異之認定。上訴人為曾水港之子，使用「曾」字作為商標使用並無不合，無仿冒曾記商標，更無侵權犯意與動機，雖因此遭法院判決，但尊重司法之裁定，無力翻案。案發迄今，被告因註銷歇業、投資失利，無資力可以賠償，近來已申請低收入戶經鄉鎮公所核定在案。
(二)被上訴人主張上訴人有侵權行為乃於91年11月6 日以商號老曾記𫃎糬之名稱向花蓮縣政府申請營利事業登記，並於同日將「老曾記」字樣、商號名稱、圖樣文字招牌等授權不知情之蕭旺生（業據臺灣高等法院花蓮分院95年度上易字第76號判決無罪確定）在同縣新城鄉新城北三棧33之12號，開立老曾記𫃎糬新城分店，繼於92年1 月5 日在同縣開立老曾記手工𫃎糬中央路分店，又於92年5 月1 日成立曾水港公司，在同市開立老曾記手工𫃎糬中正路分店等情，觀其時間分別為
91 年11 月6 日、92年1 月5 日及92年5 月1 日，惟被上訴人遲至96年8 月6 日始為本件起訴，依民法第197 條第1 項規定及最高法院79年度台上字第496 號判決要旨，若以此倒推二年即94年8 月6 日，在此日期以前被上訴人之賠償請求權已罹於時效。而上訴人早在96年4 月28日後即不再以「老曾記」之名號販售𫃎糬，並無行銷商品於國內之情形，是此日期以後之損害，顯然與曾盛明無涉。
(三)上訴人使用「老曾記」名號販售商品之目的在於發揚其父曾水港之手藝，並經合法授權使用其肖像權及姓名權，無攀附系爭商標之商譽問題，主觀上並無侵權之故意過失，上訴人使用「老曾記」自屬合法有權。況姓名權與肖像權乃民法第18條人格權所保障之權利之一，上訴人為曾水港之合法繼承人，自屬有權使用並加以維護，而肖像權、姓名權乃涉及人性尊嚴，法理上更應優先於純為財產性質之商標權受到保障，上訴人行使合法權利之行為應欠缺違法性，難認構成侵權行為。
(四)上訴人除使用「老曾記」文字外，另同時在旁加上曾水港之人像圖記，並以橘色系為底色，以與原告無圖像，且為黃色系之底色有所區別，當不致使一般消費者將其商標與系爭商標混淆誤認之虞。況且，商標權乃欲保障商品或服務之可識別性，以資消費者得分辨其來源。上訴人使用「老曾記」所強調者乃𫃎糬製作方式（有權）源出於「曾水港」手藝，而非源出於「曾記」或與「曾記」有關聯性，自不致使消費者混淆誤認。反而係被上訴人以違法（無權）手段刻意強調「曾記」與曾水港之關聯性，縱使（假設）消費者有混淆誤認之虞，亦係可歸責於被上訴人自己以違法手段使用「曾水港」姓名肖像並予連結，若因此造成被上訴人損害，即應自行承擔，不可歸責於上訴人。縱使（假設）消費者真有混淆誤認之虞，亦係因無法區別究竟「老曾記」或「曾記」何者始為真正傳承「曾水港」之手藝而混淆誤認，而非因誤認「老曾記」為「曾記」，消費者並非慕名「曾記」名號前來，而係因被上訴人亦標榜傳承自「曾水港」手藝所致。若被上訴人不於其宣傳文書上刻意提及「曾水港」而與「曾水港」脫鉤，消費者即無混淆誤認之虞。是縱使消費者有混淆，亦係因誤認傳承，而非誤認「商標」。
(五)營業額或營業淨利下降之原因甚多，可能因本身經營不善、因為同業（賣𫃎糬）競爭所致，自不容被上訴人將因果關係歸責於上訴人。上訴人以「老曾記」商標經營販售𫃎糬於91年底、92年初即已開始，若真導致消費者混淆誤認，應立即會在短時間內反應在被上訴人之營業所得上，何以被上訴人竟遲至94年之總營業額才下降？可見被上訴人營業所得下降與上訴人之行為不具因果關係，被上訴人應就其營業額下降與上訴人違反商標法（行為）間之因果關係負舉證責任。況且，上訴人於此期間經營「老曾記」之營業額很低，與被上訴人歷年屢降之營業所得亦欠缺反比關係，益證此其間幾無因果關係存在。
(六)被上訴人固稱上訴人因仿冒系爭商標，風光一時，瓜分被上訴人一手打下之手工𫃎糬江山，對外散布被上訴人負責人「忘恩負義」流言，打擊被上訴人商譽云云，惟被上訴人所言乃子虛烏有，上訴人自當否認，亦與被上訴人之商譽受損無關。另被上訴人稱上訴人對曾水港夫婦施以家庭暴力云云，更屬無稽。被上訴人所提之行為均為他人（如媒體或有心人士）所為，縱因此造成被上訴人形象一落千丈，亦應不可歸責於上訴人。上訴人依法提出偽證及誣告告訴亦屬行使法律上所賦予之權利。反觀被上訴人近年來屢獲其他企業邀請為廣告代言，各該企業肯定原告之形象，顯見被上訴人之商譽形象並未有低落減損，雖被上訴人稱「不代表被上訴人整體商譽未受減損」，自不能以此語充為證據，稱侵害其商譽。被上訴人仍須就其所稱「業務上之信譽因上訴人侵害商標權之行為而減損」舉證實說，被上訴人並未就其所提供之服務、品質、評價，在同業及消費者之觀念上有何貶損提出證明，其請求商譽減損之賠償，顯無理由。
(七)民法第179 條之不當得利請求權，非請求填補損害，而係返還所受利益，被上訴人自應就上訴人所受利益負舉證之責。況老曾記𫃎糬92至95年度營利事業所得稅結算申報書第33項營業淨利依法調整後金額均為0 ，老曾記𫃎糬完全未受有利益，依法無利益須返還等語置辯。並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決願供擔保請准宣告免為假執行。
二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人除援引原審之答辯理由外，並主張：
(一)商標法第30條第1 項第3 款規定「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」之規定，本件上訴人在被上訴人尚未使用「曾記」以前，即已使用「曾」為標記販售𫃎糬，當時亦不可能知悉被上訴人將來會使用「曾記」加以註冊商標，是主觀上即不可能有侵害商標之故意或過失，而應屬善意使用，且被上訴人嗣後才註冊之「曾記」商標權利之效力，按上開規定顯然不得拘束上訴人，故其主張商標侵權亦屬無據。
(二)被上訴人於原審無法舉證證明因果關係與損害之情況下，原審判決竟依民事訴訟法第222 條第2 項規定，參酌老曾記𫃎糬94、95年度營業毛利為624,285 元、391,236 元等情況，認定被上訴人所受營業上損害以60萬元為適當，實有違誤。
蓋因被上訴人應負之舉證責任既未舉證，即應駁回請求，原審自不能改以民事訴訟法第222 條第2 項規定，免除其應負之責任，顯有違誤。且營業毛利係尚未扣除其他營業費用之金額，原審以此作為上訴人所獲利益之標準，應有違誤，較為合理者，應參酌營業淨利即94年度為58,196元，95年度為61,366元，才屬合理。又被上訴人既已經查明上訴人老曾記𫃎糬之營業毛利，顯見並無不能證明其數額或證明顯有重大困難之問題，當可調閱所開出發票，查明販售𫃎糬之實際損害，此部分應由被上訴人負舉證責任，其均未能舉證損害，自應駁回。況被上訴人販售之商品亦非僅限於𫃎糬，尚有德利白梅、德利豆干…等其他廠商及種類之商品，是即不能逕將上開營業毛利均視為係販售𫃎糬所得，被上訴人未能舉證，原審判決亦未查明。綜合上述，民事訴訟法第222 條第2項，僅有在已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，始有適用餘地，且亦非主張權利之人據以減免舉證責任之條款。
(三)被上訴人並未舉證證明其信譽受有何貶損，原審判決亦未就此部分之貶損具體指明，本件不僅兩造商標並無使人混淆之虞，不可能有業務上信譽受損情事，已如前述，退步言之，使用相同或近似之商標於相同或類似之商品或服務，使消費者混淆誤認為係與被害人之商品或服務為同一來源或二者間有關係企業、加盟關係、授權關係等，而造成被害人營業損失，亦不當然造成被害人之商品或服務之營業信譽或商譽之減損，而仍應由被上訴人就其業務上信譽受損負實質舉證責任。尤其，商標法第63條第3 項所謂業務上信譽之損失，通常係指加害人以相同或近似商標之不良仿品矇騙消費者，使消費者混淆誤認被害人之商品或服務品質低劣，以致被害人之營業信譽或商譽受貶損而言。原審判決根本未說明上訴人究竟有何項商品之品質低劣，致使被上訴人之業務上信譽受損或貶低，自亦不能僅單純憑前開理由遽認被上訴人之信譽受損，且一項商品遭他人模仿販售，從商業行為角度以觀，並非一定對於原商品之商譽帶來損害，反而有可能提高銷售量及增加商譽形象，因該熱潮將可能激起原本非消費之族群購買之慾望，提升原本之能見度，或因他人仿效反更凸顯原商品之價值，此在商業學門並非無稽，是以，縱使有發生商標侵權，然對業務上之信譽則非必然產生損害，此仍應由被上訴人負舉證責任。
(四)被上訴人未經同意使用「曾水港」姓名權及肖像權，作為宣傳其商品之用，以此獲取不當利益至巨，造成上訴人之損害，亦得主張抵銷，曾水港先生為花蓮𫃎糬名人，就有關其姓名及肖像權部分，先前並未授權被上訴人使用，且早已於91年11月5 日，經律師見證授權上訴人使用，上訴人合法有權使用「老曾記」及曾水港之姓名、肖像之權源乃基於曾水港老先生生前之授權，並基於上訴人為曾水港先生之合法繼承人，並曾以花蓮七支郵局第252 號存證信函通知被上訴人，足見被上訴人早已知悉上訴人才是合法得使用曾水港先生之姓名、肖像之人，以及足以表彰曾水港老先生手藝、精神之「老曾記」字樣。惟上訴人仍繼續利用曾水港先生已授權上訴人使用之姓名、肖像，為其商品宣傳，企圖利用曾水港已建立的知名度，為其商品銷售增加銷路，明顯侵害曾水港之姓名權與肖像權，導致被告受有財產上之損害，就此被上訴人應負損害賠償責任，是以，本件不僅上訴人未有侵害被上訴人之商標權，反而係被上訴人侵害曾水港老先生之姓名肖像權（而上訴人是合法繼受人），上訴人自得以此主張抵銷。
(五)為此上訴聲明請求：1.原判決不利於上訴人部分廢棄。2.上開廢棄部份，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。3.如受不利判決，上訴人願供擔保請准宣告免為假執行。
參、本院之判斷
一、兩造不爭執之事實及本件爭點被上訴人為智財局商標註冊號數00000000文字商標「曾記」及00000000文字商標「曾記」（字體略有不同，如附件一）之商標權人，系爭商標均指定使用於商標法施行細則第49條第30類之商品，包括𫃎糬、糯米糰等糕餅食品，商標專用期限分別自86年2 月16日、92年12月1 日起迄106 年2 月15日、102 年11月30日止。上訴人曾盛明則為上訴人老曾記𫃎糬（合夥事業）及上訴人老曾記曾水港公司之負責人，曾因侵害「曾記」商標專用權，經臺灣花蓮地方法院96年度易字第
202 號案件判處有期徒刑六月，得易科罰金確定，被上訴人與上訴人販售相同或近似之𫃎糬及糕餅等相同或近似商品之事實，為兩造所不爭執，且有商標註冊證（原審卷一第11、12頁）、臺灣花蓮地方法院96年度易字第202 號刑事判決（原審卷第5 至10頁）、花蓮縣政府營利事業登記抄本（原審卷一第23頁）、有限公司變更登記表（原審卷一附件2 ）等件為證，應信為真實。又被上訴人雖於原審就訴訟標的主張為商標法第63條第1 項、民法第179 條規定，擇一勝訴即可（見原審卷第188 頁），但於原審行爭點整理程序時，則協商爭點為上訴人有無侵權、侵權行為損害賠償請求權之時效是否消滅，其餘均不主張（見原審卷第189 頁），且於上訴審之最後言詞辯論期日，主張係以侵權行為損害賠償為其請求權基礎（見本院卷第178 頁），故本件主要爭點應為1.上訴人使用「老曾記」為其公司名稱，並用於其𫃎糬類等商品，有無侵害被上訴人系爭「曾記」商標權？2.如有，上訴人應否負連帶賠償責任，及被上訴人因侵害商標權所生之財產上損害賠償，及業務上信譽減損之損害賠償數額為何？3.被上訴人得否請求上訴人應連帶負擔費用，將刑事判決刊登於更生日報頭版一日？4.上訴人主張之抵銷抗辯，有無理由？
二、得心證理由
(一)上訴人有無侵害被上訴人之系爭商標及應否負連帶賠償責任？
1.按未得商標權人同意，明知為他人著名或他人之註冊商標，而以該著名商標或商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，商標法第62條第1 、2 款分別定有明文。經查被上訴人之負責人董樁霳為上訴人曾盛明之妹婿，其關於製造𫃎糬之手藝，係習自於其岳父即上訴人之父曾水港，原與其妻曾惠娟為販售𫃎糬之流動攤販，84年起陸續接受平面媒體及電視媒體等之報導，並於85年正式以「曾記𫃎糬」於花蓮開店並設籍課稅，88年獲得中華民國消費者協會頒發之「消費者金商獎」，89年取得營利事業登記證，90、91年獲頒經濟部「GSP 優良商店獎」，並於92年將商店變更組織為被上訴人公司，且於該年獲得「中華民國第六屆優良企業商品顧客滿意金質獎」，並陸續於花蓮成立分店，此有上訴人於原審所提之被證六「曾記記事」可證，足認上訴人對此事實亦不爭執，是被上訴人及其前身曾記𫃎糬店於花蓮地區使用「曾記」商標，於其所販賣之𫃎糬、糕餅等商品上，已為相關消費者所知悉，上訴人曾盛明係花蓮人，且係被上訴人負責人之妻兄，無不知該註冊商標係由被上訴人專用之可能，竟未經被上訴人之同意，以系爭商標中之曾記文字作為其商號及公司名稱，於91年11月6 日設立與他人合夥並擔任負責人之老曾記𫃎糬，並於92年4 月15日設立老曾記曾水港公司並擔任負責人，販售之商品亦多與被上訴人相同或近似，且「老」字有資深、傳統之意，於被上訴人強調傳統之立店精神觀之，上訴人自稱為「老曾記」，當然有使消費者混淆誤認「老曾記」才是正統、傳統，而減損「曾記」商標之識別性，揆諸首開商標法第62條之規定，無論「曾記」商標是否著名，上訴人之上開行為，均應視為侵害被上訴人之商標權。
2.次按於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應得商標權人之同意；未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款情形之一者，為侵害商標權。商標法第29條第2 項第3 款、第61條第2 項分別定有明文。又按商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第6 條亦定有明文。經查上訴人除於其商號及公司名稱使用「曾記」二字係侵害被上訴人之商標權外，上訴人以「老曾記」為名，使用於與被上訴人相同且近似之𫃎糬及糕餅等商品或其行銷廣告上，亦係以「老曾記」作為商標之使用。而上訴人所使用之「老曾記」與系爭商標於文字及讀音僅有「老」字之有無，其他部分均屬相同，予消費者之整體印象有其相近之處，且又使用於相同及近似之商品，自然有使一般消費者誤認「曾記」、「老曾記」間存有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，雖上訴人辯稱其亦使用曾水港圖像，故二商標並無近似或混淆誤認之虞等語云云，惟查該圖像為一老爺爺，並不具可資區別兩者商標之功能，反更使消費者誤認上訴人所使用之「老曾記」商標更為正統、傳統，誤認二者之間為有關係之商標，揆諸首開規定，上訴人未得被上訴人之同意，而使用「老曾記」商標，於相同及近似於被上訴人使用「曾記」商標之𫃎糬及糕餅等商品或其行銷廣告上等行為，亦屬侵害被上訴人之商標權。
3.雖上訴人辯稱其為被上訴人之𫃎糬手藝教導者即曾水港之兒子，本即有權利使用「老曾記」，且其早在被上訴人使用「曾記」之前，即已使用「曾」或「曾家𫃎糬」販賣𫃎糬，是主觀上不可能有侵害被上訴人商標之故意或過失，應屬善意使用等語云云，並提出訴外人曾水港之授權書（原審卷一第44頁）及廣告照片（上證一）等件為證，惟查依據該授權書之約定，訴外人曾水港之授權範圍僅止於「本人人像圖樣、照片、名字，授權曾盛明、蕭旺生、柯承安使用，他人不得異議，他人亦不得利用該商標名字、人像、圖樣商標刊登廣告」，並不及於「老曾記」之使用權，且上訴人亦不能證明訴外人曾水港曾經先使用「老曾記」或以此申請註冊而取得商標權，而上訴人姓「曾」，故其使用「曾家𫃎糬」或「曾」，或可稱係商標法第30 條第1 項第1 款之表示自己之姓名、名稱等通常使用，但稱為「老曾記」，在被上訴人負責人及其前身曾家𫃎糬店已將「曾記」申請為註冊商標之情形下，如前所述，難認為善意使用。上訴人所辯，並不足採。末按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。民法第185 條第
1 項前段分別定有明文。上訴人曾盛明為老曾記曾水港公司之法定代理人，同時為老曾記𫃎糬之負責人，其等以上開行為，共同侵害原告之系爭商標權，依據前述說明，上訴人自應負連帶賠償責任。
(二)被上訴人得請求上訴人連帶給付之財產損害賠償額為若干？
1.按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。民法第197條前段定有明文。又按加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算，亦有最高法院95年台上字第
736 號判決可資參考。如前所述，上訴人侵害被上訴人商標權之期間應自老曾記𫃎糬設立之91年11月6 日起（見卷附營利事業登記抄本，原審卷一，第23、200 頁）至97年
1 月14日老曾記曾水港公司未再實質使用之解散登記日止（見卷附有限公司變更登記表，原審卷一，第201 、202頁），而被上訴人之法定代理人與上訴人曾盛明為姻親關係，且皆標榜製作𫃎糬之技術係傳承自訴外人曾水港，被上訴人亦不爭執其早知悉上訴人使用「老曾記」，況依原審即花蓮地方法院之判決，兩家營業招牌均位於○○○區○○道路兩旁，豎立方式尚稱醒目，且兩家間正統之爭亦迭經國內全國及地方媒體報導，是被上訴人對於上訴人自
91 年11 月6 日起使用「老曾記」，侵害其商標權一事應早已知悉，然被上訴人遲至96年8 月6 日始提起本件訴訟，上訴人曾盛明復提出時效抗辯（依民事訴訟法第56條第
1 款規定，上訴人曾盛明所提出之時效抗辯有利益於其餘上訴人，其效力及於上訴人全體），依上開民法第197 條第1項 規定，被上訴人於94年8 月6 日前之損害賠償請求權，顯已罹於兩年時效，是被上訴人雖請求上訴人連帶賠償92 年 初至96年底合計5 年之損害賠償，但僅於其自94年8 月7 日（原審誤為6 日）起至96年12月31日止之損害，得請求上訴人連帶賠償。
2.次按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第216 條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。商標法第63條第1 項第1 款定有明文。又按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。亦有民事訴訟法第222 條第2 項可參。經查被上訴人係以商標法第63條第1 項第1 款計算其損害，其固於原審主張上訴人侵害系爭商標權之行為造成被上訴人受有營業淨利減少之損害云云，惟上訴人使用近似於系爭商標於同一商品，固有造成消費者混淆而因此獲取不當之商業利益，進而造成被上訴人營業上損失之可能，然而進入製售𫃎糬、糕餅等商品之產業門檻並不高，被上訴人營業額下降之原因，亦有可能係因其他同業競爭、景氣循環、甚或自身商品或營業策略等因素所致，正如原審即在地之花蓮地方法院判決所言，手工𫃎糬為花蓮之知名特產，以販售手工𫃎糬為營業者非只兩造，冠以「曾」字為營業表徵販售手工𫃎糬之店家亦不在少數，此為眾所週知之事實，並參酌「曾記」、「老曾記」間非存有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，已經由各大媒體之報導而使部分消費者得加以區辨（原審卷一第230 至232 頁、第238 、240 頁報導參照），是本院與原審同認原告營業淨利下降之原因，尚非獨因上訴人前開侵害商標權之行為所致，其以94年度至96年度之淨利減損計算賠償範圍自屬無據。又商標法63條第
1 條第1 款但書之損害額計算方式為差額說，係以比較商標權人於侵害行為發生前通常可獲得之利益，與侵害發生後實際所獲得之利益，以其間之差額作為商標權人損害之範圍，如以差額說計算損害範圍，須先由商標權人就其使用註冊商標通常所可獲得之利益為證明，雖被上訴人就此並未能翔實舉證，惟上訴人以近似於系爭商標之方式，進入相同之市場，侵害被上訴人之商標權，確有使部分消費者混淆商品來源，造成被上訴人營業額之下降，是被上訴人確因上訴人不法侵害其商標權而受有營業上之損失，應堪認定。本院審酌上訴人老曾記𫃎糬於96年6 月13日即已歇業（見卷附營利事業登記抄本，原審卷一第23、200 頁），老曾記曾水港公司並於97年1 月15日為解散登記（見卷附有限公司變更登記表，原審卷一第201 、202 頁），且依據營利事業所得稅結算申報書之記載，老曾記𫃎糬於
94、95年度營業收入淨額為1,651,584 元、1,632,085 元（原審卷一第113 、114 頁），96年度即96年1 月1 日至歇業之96年6 月13日之營業收入淨額則為655,083 元（原審卷二第17頁），而老曾記曾水港公司雖於92年度尚有營業收入淨額476,190 元，但93、94、95、96年度則均為零（原審卷二第18至22頁），然被上訴人則於94、95、96年度之營業收入淨額為162,960,033 元、158,267,279 元、139,483,200 元等一切情況，依民事訴訟法第222 條第2項規定，以所得心證定被上訴人之損害賠償數額，而非定上訴人之利得，認被上訴人因上訴人不法侵害系爭商標權所受自94年8 月7 日起至96年12月31日止約2 年多之營業上損害，以60萬元為適當，且無顯不相當之情形，毋庸再依商標法第63條第2 項酌減。
3.又按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，商標法第63條第3 項定有明文。該項之規定，係有別於同條第一項財產上損害賠償請求權之非財產上商譽損害請求權，祗須商標專用權人之業務上信譽，因商標受侵害致減損時，即足當之。至其賠償之金額，自應審酌當事人雙方之資力、侵害商譽之程度及其他一切情形定之，最高法院91年度台上字第1949號判決意旨可資參照。本件上訴人以被上訴人系爭商標之文字，作為其商號及公司之名稱，又以此近似商標使用於相同及近似之商品，足使消費大眾產生混淆，誤認商品之來源關係，故上訴人雖非生產劣質商品，但上訴人刻意標榜「老曾記」，當然會使一般消費者誤認「老曾記」才是「老字號」及「老店」，被上訴人不夠傳統，也非正統，矮化被上訴人之「曾記」商標，仍然會對被上訴人長期勉力維護之商譽產生減損之情形，自足認原告業務上之信譽已因上訴人之侵害行為而致減損，被上訴人即得依上開規定，請求被告賠償其信譽之損害。本院審酌被上訴人所述商譽受損情節，多係兩造間親戚關係之紛爭，上訴人曾盛明尚有妻子及二年幼子女待養（見卷附戶籍謄本，原審卷一第62頁），上訴人因本件侵權行為所得與被上訴人相比仍屬有限，然被上訴人自申請商標註冊後，確實已盡長期之努力維護系爭商標等一切情狀，認被上訴人於上開本院認定之侵權行為時間內所受之信譽損失，以50萬元為適當。
(三)被上訴人請求上訴人連帶負擔費用，將刑事判決刊登於更生日報頭版一日，是否有理？按商標法第64條固規定：「商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」，惟查該條文係規定於商標法第七章權利侵害之救濟章內，係屬民事權利侵害之救濟，故其所得請求刊登之判決書內容係指民事判決而言，並不包括刑事判決在內（司法院98年度智慧財產法律座談會民事類第4 號提案決議結論參照）。且核上開條文係屬信用回復之規定，而信譽被侵害時，固得請求為回復信譽之適當處分，然所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656 號參照）。故商標法第64條僅規定商標權人得請求登報，但法院仍得審酌個案情節判斷是否必要。從而，被上訴人主張依該條文規定，將臺灣花蓮地方法院96年度易字第202 號刑事判決刊登於更生日報頭版壹日部分，本即無理由，而不應准許。且本院審酌於此網路媒體發達之時代，被上訴人於取得本件判決勝訴部分，自有其得以回復名譽之處置，故認被上訴人主張登報部分，既因商標法第64條所規定之判決為民事判決，而非刑事判決，且因本院認登報並非被上訴人回復商譽之必要方法。從而，本院認為被上訴人此部分請求，並無理由，應予駁回。
(四)至上訴人主張被上訴人未經同意使用「曾水港」姓名權及肖像權，作為宣傳其商品之用，以此獲取不當利益至巨，造成上訴人之損害，亦得主張抵銷等語云云，惟按民法第334 條第1 項固規定，二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，惟查上訴人以上述理由對被上訴人提起之排除侵害訴訟，已經花蓮地方法院96年度訴字第200 號民事判決上訴人之訴駁回確定，且姓名權及肖像權既係人格權之一種，基於其高度之屬人性，自不得成為「讓與」之客體，因「讓與」屬於終局之處分行為，將使權利人終局地喪失其權利，與人格權之屬人性質並不相符，基於同一理由，雖得肯認姓名權及肖像權得「授權」他人使用，使姓名權及肖像權得為交易客體，具有財產權的性質，然此項使用授權契約之性質，應認僅具有債權之效力，而無物權之效力，亦即被授權之使用權人僅被授權行使姓名權人及肖像權人的權利，並不因此成為姓名權或肖像權之主體，而取得任何可以排除或對抗他人或其他被授權人之權利，故上訴人此部分抵銷主張，亦無理由。
肆、綜上所述，被上訴人依商標法第63條第1 項第1 款、民法第
185 條規定，請求上訴人連帶給付被上訴人財產上損害賠償60萬元及商譽上損害賠償50萬元，合計為110 萬元及自97年
9 月11日（即起訴狀繕本送達翌日）起至清償日止之法定遲延利息部分，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，包括將刑事判決書登報部分，均無理由，應予駁回。是原審就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽，上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將該部分廢棄，改判駁回被上訴人該部分第一審之訴。至上訴人其於上訴部分，則無理由，應予駁回。
伍、本件事證已臻明確，至於未論述之爭點；兩造其餘之攻擊或防禦方法；未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論駁之必要，併此敘明。
陸、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第463 條、第450 條、第
449 條第1 項、第79條、第85條第2 項，判決如主文。中 華 民 國 99 年 1 月 28 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 99 年 1 月 28 日
書記官 張祐豪附註：
民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。