智慧財產法院民事判決
98年度民商上更㈡字第3號上 訴 人 柏杉國際有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 潘正芬律師複代理人 黃建霖律師被 上訴人 大宇雅品實業股份有限公司法定代理人 乙○○○訴訟代理人 李 旦律師
江俊賢律師上列當事人間請求給付違約金等事件，中華民國94年10月19日臺灣臺北地方法院93年度訴字第3721號第一審判決，提起上訴，經最高法院第2次發回更審，本院於99年7月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審及發回前第三審訴訟費用（除確定部分外）由上訴人負擔。
事實及理由
一、本訴部分：㈠上訴人主張：伊於民國88年10月22日與日商有限會社小峰製
作所（即S.Feng Co.，下稱小峰製作所）簽訂「contraire」商標之授權合約。嗣於89年6月5日再與被上訴人簽訂商標授權合約書（下稱系爭合約），就「男性襯衫」（下稱系爭商品）授權被上訴人使用「contraire」、「cr」、「cr contraire」等商標。伊於授權之時，即對被上訴人表示伊係受小峰製作所之授權而使用該外國商標及該外國商標並未在我國註冊，然被上訴人竟以上開商標未於我國註冊為藉口，拒不依系爭合約第3條第1項第3款：「乙方（被上訴人）應自本合約生效日起至期滿為止就每一合約年度應保證下列之最低銷貨淨額於合約年度之首日，將每一年度之權利金之總額以支票兩紙之半數……交付甲方（上訴人）」之約定，於
93 年7月1日前交付新台幣（下同）150萬元之支票作為系爭合約第五年度之權利金，伊自得請求該150萬元之權利金。
又因被上訴人未經伊事前書面同意，自行於市面上之百貨公司發行宣傳廣告，違反系爭合約第5條第1項：「……宣傳廣告之內容，或促銷之方法、使用之文字、用具或其他促銷內容，應事先以原稿或副本通知甲方，並應取得甲方之書面同意後始得進行」之約定，故伊亦得依系爭合約第12條第1項：「乙方如違反本合約……第5條……應將權利金交付甲方作為懲罰性違約金……」約定，請求被上訴人給付第四年度權利金數額110萬元中之50萬元作為違約金。另伊已支出律師費6萬元，得一併依系爭合約第12條第3項：「本合約因第
1 項、第2項規定而終止時，對於甲方所受之損害，乙方應負損害賠償責任。甲方因本約所支出之律師費，視為甲方之損失」之約定，請求被上訴人如數給付。爰依系爭合約之法律關係，求為命被上訴人給付206萬元（即第五年度權利金
150 萬元、違約促銷廣告違約金50萬元、律師費6萬元），及自起訴狀繕本送達之翌日即93年9月7日起加計法定遲延利息之判決（其中6萬元原請求自民事擴張聲明狀送達翌日即94年2月23日起加計法定遲延利息，上訴人現請求自起訴狀繕本送達之翌日起計息，因總請求金額未逾原起訴請求之410萬元，故此6萬元乃屬原請求範圍內之金額流動，應為原請求金額所包括，故此部分利息之請求，尚無擴張應受判決事項聲明之情形。至上訴人原本訴請求未給付權利金同額之違約金150 萬元、違約促銷廣告之違約金60萬元，合計210 萬元本息部分，上訴人已受敗訴判決確定《臺灣高等法院95年度重上字第10號判決駁回上訴，柏杉公司未上訴而確定》，而非本院審理範圍，茲不贅載）。
㈡被上訴人則以：伊經訴外人即上訴人之總經理丙○○告知，
上訴人擁有法商LOUIS FERAUD公司（下稱法商斐洛德公司）之「contraire」商標，故伊於89年6月5日即與上訴人就「contraire」商標獨家授權於男性襯衫使用事宜簽訂系爭合約。然伊於93年5月間，發現市場上另有儂特公司亦使用前述「contraire」商標販售衣服類商品。經查證後，發現訴外人永誼公司於84年間因業務往來而得知與其有其他商標授權業務往來之法商斐洛德公司擁有「contraire LOUIS FERAUD」商標，訴外人永誼公司遂搶先於85年10月14日向經濟部中央標準局申請註冊「contraire」商標，指定使用於我國商標法施行細則第13條（按即92年12月10日修正前商標法施行細則第49條）之商品及服務分類表所列第25類商品，經該局准列為註冊第00000000號商標，法商斐洛德公司於知悉訴外人永誼公司註冊登記上開商標後，即向經濟部中央標準局（現改制為經濟部智慧財產局）提出評定之申請，訴外人永誼公司即於87年5月1日申請移轉商標權予上訴人，而後上訴人於89年6月5日再與被上訴人簽訂系爭合約（上訴人於89年9月16日又將上開商標權利移轉於訴外人石犀）。嗣經濟部智慧財產局於89年7月4日以訴外人永誼公司與上訴人係藉不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，造成一般消費者對其所表彰之商品來源或提供者與法商斐洛德公司之商品發生聯想而產生誤認誤信，認為「contraire」商標應屬法商斐洛德公司所有，訴外人永誼公司之商標註冊無效，故上訴人即無權授權伊於男性襯衫上使用「contraire」商標。至於上訴人雖稱係經小峰製作所合法授權使用「contraire」、「cr」、「cr contraire」等商標，惟小峰製作所既未在分類表第25類「衣服」商品類別中申請「contraire」商標註冊，自更無合法授權上訴人使用之權源，因此上訴人亦無授予伊於男性襯衫使用「contraire」商標之權利，且本件上訴人係請求「contraire」商標之授權金，與「cr」、「cr contraire」商標毫無關係，上訴人既為給付不能，伊已於93年6月8日委由律師以存證信函通知上訴人解除系爭契約，故上訴人於系爭合約經解除後始提起本件訴訟，其請求即無依據。且因上訴人並未自行取得或經他人授權可於商品「男性襯衫」上合法使用「contraire」商標之權利，而上訴人卻偽稱已得權利並藉之欺罔被上訴人致訂定系爭合約，系爭合約即有無效及得撤銷之原因，暨上開事項亦屬當事人之資格，或授權契約交易上重要者，被上訴人既於為意思表示內容時有錯誤，故系爭合約因此亦具有得撤銷之原因，故伊併依民法88條、第92條第1項規定，主張撤銷訂定系爭合約之意思表示，是以上訴人本件請求均不能成立等語，資為抗辯。
二、反訴部分：㈠被上訴人主張：系爭合約既有上述無效原因，或經撤銷、解
除而失其效力，伊自得依不當得利或回復原狀之法律關係，求為命上訴人返還歷年來已收取之權利金3,327,124元，並加計自反訴起訴狀繕本送達翌日即93年12月8日起法定遲延利息之判決（被上訴人於原審反訴請求之金額為3,400,000元，其中66,301元本息部分，經臺灣高等法院於95年度重上字第10號判決被上訴人勝訴而確定，另6,575元本息部分，經臺灣高等法院於96年度上更㈠字第186號判決被上訴人敗訴確定，均非本院審理範圍，茲不贅載）。
㈡上訴人則以：系爭合約所約定之系爭商標，並非指法商斐洛
德公司之「contraire LOUIS FERAUD」商標，而係日商小峰製作所之「contraire」、「cr」、「cr contraire」商標，伊自有權授與被上訴人使用。兩造所簽訂之系爭合約，主要給付內容為「系爭商標之使用」於襯衫商品，及伊是否提供新式樣、流行設計圖樣、款式供被上訴人開發新產品，以及伊是否投入資金刊登廣告（包括平面、電子媒體）以推廣系爭商標之知名度，使品牌形象廣為消費者所熟悉及接受等項，並無明確以「商標應受商標法合法保護」或「第三人侵害時具有排他性之支配權」為契約之主要給付內容。伊於兩造簽約後，既已提供上開商標予被上訴人使用，即已依約履行債務，無給付不能之情事發生，亦無以不能之給付為契約之標的，更無施用任何詐術令被上訴人為錯誤之意思表示，則被上訴人依民法第226 條、256 條規定解除契約；或依同法第246 條第1 項規定主張契約無效或依同法第88條、第92條撤銷系爭契約，均於法不合。且被上訴人於93年6 月8 日為解除契約之意思表示前，已確實使用系爭商標於系爭商品上，並銷售於全國各大百貨公司，其使用系爭商標所得之利益，遠超過其所給付之權利金，自無損害可言，則被上訴人自不得依不當得利或回復原狀之法律關係，請求伊返還已付之權利金等語，資為抗辯。
三、原審就本訴（即206萬元本息請求）部分，為上訴人敗訴之判決，即駁回上訴人之請求；而反訴（即3,327,124元本息請求）部分，則為被上訴人勝訴之判決，即判命上訴人如數給付。上訴人不服，提起上訴，聲明：㈠原判決第1項關於本訴駁回上訴人請求被上訴人給付206萬元本息部分廢棄；㈡原判決第2項關於反訴部分除確定部分外均廢棄；㈢第1項廢棄部分，被上訴人應給付上訴人206萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息；㈣第2項廢棄部分，被上訴人在第一審之反訴及其假執行之聲請均駁回。被上訴人則聲明：上訴駁回。
四、查兩造於89年6月5日簽訂系爭合約，由上訴人就商標法施行細則所定商品及服務分類表（下稱分類表）第25類之系爭商品，授予被上訴人「contraire」商標之使用權，授權期間為89年7月1日起至94年6月30日共五年。系爭合約前言載明：「緣乙方（被上訴人）了解甲方（上訴人）所取得contraire之授權範圍，並願在遵守該授權合約及本約規定之前提下，接受甲方針對本約商品獨家授權，於授權區域內製造、銷售本約商品」，第1條則約定：「商品：本約所稱之商品，指男性襯衫」、「授權區域：限於免稅商店以外之台灣地區」，而簽約後自89年7月1日起至93年6月30日止，被上訴人已給付上訴人四年度之權利金共七筆，金額合計340萬元。惟被上訴人迄未依系爭合約第3條第1項第3款之約定，於93年7月1日以前給付第五年度之1,500, 000元權利金支票等情，為兩造所不爭執，復有系爭合約（見原審㈠卷10-13頁）、權利金統一發票及附表（見原審卷㈠127-134頁）在卷可稽，自堪信為真實。
五、上訴人主張其依系爭合約之給付義務，乃使被上訴人得以在系爭商品（即男性襯衫）使用「contraire」、「cr」、「c
r contraire」商標，及提供新式樣、流行設計圖樣、款式供被上訴人開發新產品，與投入資金刊登廣告（包括平面、電子媒體）以推廣上開商標之知名度，使品牌形象廣為消費者所熟悉及接受等項云云，惟為被上訴人否認，經查：
㈠上訴人雖於本院主張系爭合約授權之商標包括「cr」及「cr
contraire」等商標乙節，惟查，上訴人於歷審陳述更迭如下：
⒈上訴人於原審係主張其授權被上訴人使用之商標係小峰製作
所於國外（即新加坡、馬來西、泰國、印尼及中國大陸）取得註冊之「contraire」商標（見原審卷㈠第146頁正反面及第158頁反面）。
⒉嗣於上訴審係主張系爭合約所指之「contraire」商標並非
法商斐洛德公司於91年7月1日註冊取得之「contraire LOUI
S FERAUD」商標，而係小峰製作所受讓自訴外人永誼公司於
86 年10月1日於分類表第25類商品註冊登記（註冊號數：00000000號）之「contraire 」商標及小峰製作所自89年7月1
2 日起陸續於分類表第9 、14、18、24類取得之「cr contraire 」商標（包括註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號等四商標，惟查，上開商標均係於兩造簽訂系爭合約後之89年7 月月12日始申請註冊，並先後於90年9 月16日、91年3 月16日、91年8 月1 日核准公告註冊，見重上卷㈠第33頁反面、第49-52 頁）。
⒊復於更一審時復主張系爭合約授權商標為「cr」、「cr con
traire」及「contraire」，其中僅「contraire」商標經評定無效，小峰製作所仍擁有註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號「cr contraire」系列商標及第0000000號、第00000000號「cr」系列商標（查上開商標均註冊於分類表第25類商品，申請日均晚於上訴人與小峰製作所簽訂授權契約之88年10月22日，註冊公告日均晚於系爭合約簽約日89年6月5日，見重上更㈠卷第18、35-41頁）。⒋由上足見，上訴人自起訴迄今就系爭合約授權之商標究係指
註冊第00000000號「contraire」商標，抑或包括其向小峰製作所取得授權，而為小峰製作所於國外（即新加坡、馬來西、泰國、印尼及中國大陸）取得註冊之「contraire」商標，抑或包括小峰製作所於我國取得註冊而指定使用於分類表第9、14、18、24類商品之「contraire」商標，又或包括小峰製作所於我國取得註冊而指定使用於分類表第25類商品之「cr contraire」、「cr」商標，其前後供述反覆不一，已難憑信。
㈡其次，就上訴人主張授權被上訴人使用之商標係包括小峰製
作所受讓自訴外人永誼公司之註冊第00000000號「contraire」商標及其他小峰製作所於國內外註冊之商標乙節，經查：
⒈就上訴人於原審係主張其授權被上訴人使用之商標係小峰製
作所於國外（即新加坡、馬來西、泰國、印尼及中國大陸）取得註冊之「contraire」商標乙節，查上訴人與小峰製作所係於88年10月22日簽訂授權契約，上訴人雖主張小峰製作所於斯時已於新加坡、馬來西、泰國、印尼及中國大陸註冊「contraire」商標，並據其提出原證7、8為證，惟核閱原證7之內容，該表格為上訴人自行製作之私文書，且未附據商標註冊證，已難認係真正。縱其內容為真正，小峰製作所於上開地區申請註冊商標之申請日分別為西元2004年1月16日及2004年1月21日（見原審卷㈠第151頁）均係在88年10月22日與上訴人簽訂原證1授權契約之後。至依其所呈原證8之中華人民共和國商標註冊證，上訴人雖曾於該國獲准註冊「contraire」，然其有效期限為西元2003年11月14日至2013年11月13日（見原審卷㈠第152頁），亦係在88年10月22日與上訴人簽訂原證1授權契約之後。
⒉上訴人稱其於86年即與小峰製作所洽談「contraire」商標
授權事宜，斯時小峰製作所擬於我國申請註冊「contraire」商標於第25類商品，惟因發現訴外人永誼公司已於我國註冊取得註冊第00000000號「contraire」商標（86年10月1日公告，見原審卷㈠第107頁），小峰製作所即向永誼公司表示欲購買上開商標，並先移轉登記予上訴人，嗣上訴人再於88年8月30日移轉登記予小峰製作所在我國商標代理人石犀，上訴人為取得系爭商標使用權，乃於88年10月22日簽訂原證1授權合約等語。惟查，原證1授權合約係由丙○○以Scot
t Huang名義代表柏杉公司與小峰製作所簽訂（見原審卷㈠第9頁反面及第49頁反面譯文），然斯時丙○○即為永誼公司之董事，此有公司基本資料查詢表附卷可按（見原審卷㈠第71、72頁），則永誼公司既已在我國先註冊取得第00000000號「contraire」商標，斯時丙○○既同時任職於永誼公司及柏杉公司，則柏杉公司倘欲使用「contraire」商標於分類表第25類之襯衫商品，理應透過丙○○逕行向永誼公司取得註冊第00000000號「contraire」商標使用之授權即可，詎其竟捨此不為而與斯時尚未在國內外註冊及使用「contraire」商標之小峰製作所（詳如後述）簽訂商標授權契約，並約定支付高額權利金，顯與常理有違。更遑論訴外人永誼公司曾於86年11月間移轉註冊第00000000號「contraire」商標予上訴人（見原審卷㈠第109頁），上訴人不須支付任何授權金，依法即有使用國註冊第00000000號「contraire」商標之合法權源，詎其竟於88年8月30日將註冊之第00000000號「contraire」商標移轉登記予石犀（見原審卷㈠第109頁），再於88年10月22日由丙○○代表柏杉公司與小峰製作所簽訂「contraire」商標授權契約，並約定支付權利金，顯有悖於常情。雖上訴人曾稱係因代小峰製作所墊付取得「contraire」商標之款項予永誼公司而受移轉登記，惟上訴人均未提出墊付及清償款項之資料，且證人石犀於丙○○之刑案中亦結證稱：我不知道曾從柏杉公司取得「contraire」商標權利，亦不知道曾代理小峰製作所把「contraire」商標授權給柏杉公司，小峰製作所在台灣實際處理的人應該是丙○○或黃常慧，不知道小峰製作所曾跟永誼公司取得「contraire」商標而由柏杉公司代墊款項，丙○○實際上亦未曾因商標授權的事情與我接洽等語（見本院卷㈡第44-45頁），足見上訴人之主張顯非實在。
⒊又法商斐洛德公司早於84年4月間即授權永誼公司在我國使
用「LOUIS FERAUD」商標行銷服裝、香水等商品，斯時「LO
UIS FERAUD」即為法國及日本時裝之國外知名品牌（見原審卷㈡第38、39、42頁），丙○○於85年2、3月間即曾代表永誼公司與法商斐洛德公司聯繫在台行銷上開品牌商品之活動（見原審卷㈡第44、45頁），而「contraire LOUIS FERAUD」商標為法商斐洛德公司首創，指定使用於各種衣服、女裝等商品，商標圖樣早於西元1995年間即已創用，並於1996年7月於法國獲准註冊，於西元1996年10月之前即已行銷至新加坡、德國、葡萄牙、澳大利亞等國，及印製商品型錄散發消費大眾。同年7月經由法國雜誌「extil Wirtschaft」刊登廣告促銷該等商標商品，另亦主張優先權而陸續於挪威、澳大利亞、安道爾、英國、丹麥等國及世界智慧財產權組織（OMPI）取得註冊，保護此一商標國家包括德國、奧地利、埃及、西班牙、俄羅斯、義大利、摩洛哥、摩納哥、葡萄牙、瑞士及英國等國家，難謂不為我國消費者及有商業往來之前手所知悉等情，有經濟部89年11月29日89經訴字第0890089568號訴願決定書、智慧財產局89年7 月4 日88年中臺評字第H00000000號商標評定書及法商斐洛德公司於申請評定時所提出之註冊證及使用證據（附影印評定卷）在卷可憑。查商標授權無非係藉由商標本身所表彰之商譽或品質行銷其商品，上訴人亦自承系爭授權合約目係著重於商標本身所表彰之商品品質、價值與消費者之接受度（見重上更㈠卷第14頁），則依卷內證據所示，法商斐洛德公司所使用之「contra
ire LOUIS FERAUD 」商標已於國外具有較高之商譽或品質表彰功能，反之，依上訴人所呈證據資料，小峰製作所於88年10月22日前均未在國內外註冊取得「contraire 」商標，且無任何小峰製作所在88年10月22日前在國內外使用「contraire 」商標之使用證據，而無法證明小峰製作所於簽約時曾在國內外使用並具有一定之商譽及品質表彰功能，則上訴人焉有於88年10月間與小峰製作所約定支付高額權利金取得商標授權之理。
⒋被上訴人曾於86年底與訴外人永誼公司簽訂商標再授權合約
書，上開合約之前言即載明「甲方（即永誼公司）於西元1994年6月6日與法國LOUIS FERAUD（下稱FERAUD）簽訂商標授權契約取得使用FERAUD所擁有之國際著名之『LOUIS FERAUD』商標之獨家授權，甲方並受任為FERAUD檢查在台產品及辨識商品是否非法使用本商標及處理有商標再授權事宜」、「緣乙方（即大宇公司）了解甲方所取得FERAUD之授權範圍，並願在遵守該授權合約及本約規定之前提下，接受甲方之再授權，於授權區域內製造、銷售本約商品」，其授權商品為「男性襯衫」，授權區域為「限於免稅商店以外之台灣地區」，授權期間為自87年1月1日起至88年12月31日止（見原審卷㈠第74-80頁），經核對兩造所簽訂之系爭合約及上述永誼公司與被上訴人所簽訂之授權合約，系爭合約之前言亦記載「緣乙方（即大宇公司）了解甲方所取得contraire之授權範圍，並願在遵守該授權合約及本約規定之前提下，接受甲方（即柏杉公司）針對本約商品獨家授權，於授權範圍內於授權區域內製造、銷售本約商品」，其授權商品亦為「男性襯衫」，授權區域亦為「限於免稅商店以外之台灣地區」，授權期間為89年7月1日至94年6月30日止，其餘契約條款文字內容及格式則大致相同（見原審卷㈠第10-13頁），佐以系爭合約係由丙○○代表上訴人與被上訴人簽訂，斯時丙○○係擔任永誼公司之董事，且永誼公司確係於90年4月9日為解散登記，此有公司基本資料查詢表附卷可按（見原審卷㈠第71、72頁），是以被上訴人辯稱其先前透過丙○○之介紹與於86年間與永誼公司簽訂商標再授權合約，由永誼公司取得法商斐洛德公司之授權，再授權被上訴人於男性襯衫產品上使用「LOUIS FERAUD」商標，授權期間自87年1月1日起至88年12月31日止，後因前開「LOUIS FERAUD」商標授權期間即將屆至，經丙○○告知法商斐洛德公司除「LOUIS FERAUD」商標外，另有一「contraire」副牌商標，因永誼公司欲結束營業，故被上訴人始於88年10月22日與上訴人簽訂系爭合約等情，尚非虛妄。
㈢再者，兩造於89年6月5日簽訂系爭合約後，上訴人曾於89年
6月13日檢附「contraire」標準吊牌及領標通知被上訴人應依該標準製作「contraire」吊牌及領標，並請被上訴人勿自行加上其它字體或字樣以免引起爭議（見重上卷㈠第60頁），而依上訴人所呈其指示被上訴人使用之吊牌及領標，其上除有「contraire」或「cr contraire」字樣外，並另有「PARIS」（即「巴黎」之外文）字樣（見重上卷㈠第61頁），被上訴人之商品外包裝亦均係使用contraire及PARIS字樣（見重上卷㈠第67頁），倘如上訴人所述，其授權之商標係小峰製作所於國外（即新加坡、馬來西、泰國、印尼及中國大陸）及國內取得註冊之「contraire」、「cr contraire」、「cr」商標，則小峰製作所係日商，依通常商業交易習慣其應不可能使用「PARIS」字樣用以指示其所代理品牌之來源為法國之巴黎。況上訴人曾因被上訴人拒絕依系爭合約給付第5年即93年7月1日起之權利金，而自93年5月13日起曾多次以存證信函進行催告，依上訴人於93年6月24日寄送予被上訴人之第616號存證信函亦載明：「主旨：貴公司從未就為何以結束代理之廣告低價促銷contraire襯衫與拒開下一年度權利金支票乙事，提出任何書面，敝公司將依法提起訴訟並包括貴公司負責人長期侵害法LOUIS FERAUD商標之刑事責任。」（見原審卷㈠第17頁反面），倘系爭合約所載「contraire 」商標與法商斐洛德公司無涉，上訴人何以僅因被上訴人拒絕繼續依系爭合約給付第5 年權利金，即謂被上訴人侵害法商斐洛德公司之商標權？顯見於兩造締結系爭合約之始，基於法商斐洛德公司確曾於84年4 月間授權丙○○擔任董事之永誼公司在我國使用「LOUIS FERAUD」商標，永誼公司並於87年1 月1 日將「LOUIS FERAUD」商標再授權予被上訴人使用之業務往來關係，加上丙○○告知法商斐洛德公司除「LOUIS FERAUD」商標外，另有一「contraire 」副牌商標，兩造始簽訂系爭合約，是以依當事人之真意，兩造約定授權使用之商標應係指經法商斐洛德公司授權上訴人在我國使用之「contraire 」商標或上訴人經法商斐洛德公司同意而在我國註冊之「contraire 」商標。
㈣至於被上訴人實際使用「contraire」商標製作衣服之吊牌
、領標時，雖確有使用「contraire」、「cr contraire」、「cr」等不同形式之標識（見重上卷㈠第61頁），惟依系爭合約第6條約定，商品或與商品有關之一切物品，包括標籤或包裝紙均須獲得上訴人之同意始得製作及使用，而上開具有「cr contraire」、「cr」等字樣之吊牌及領標係被上訴人係依上訴人之指示而製作，業如前述（見重上卷㈠第60頁），尚難憑上訴人於簽約後依約指示被上訴人使用「contraire」商標之不同形式，即謂系爭合約所約定授權之商標為小峰製作所於我國取得註冊之「cr contraire」或「cr」商標，上訴人之主張，洵無足採。
六、就兩造簽訂系爭合約時，法商斐洛德公司是否曾授權或同意上訴人在我國使用或註冊「contraire」商標乙節，查：
㈠訴外人永誼公司前於85年10月14日向經濟部中央標準局申請
註冊「contraire」商標於分類表第25類之內衣、襯衫、衣服等商品（見原審卷㈡86頁），85年12月30日法商斐洛德公司以「contraire LOUIS FERAUD」為圖樣申請商標註冊於分類表第25類之衣服、女裝等商品（見原審卷㈠94頁），86年10月1日永誼公司經註冊公告取得第00000000號「contraire」商標在分類表第25類商品之商標註冊證，期限至96年8月31日（見原審卷㈡87頁），86年11月4日法商斐洛德公司以註冊第00000000號「contraire」商標違反核准時（82年12月22日修正公布）商標法第37條第1項第7款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」規定，而向經濟部智慧財產局申請就註冊第00000000號「contraire」商標註冊評定為無效（見評定影印卷㈠第10頁），86年11月間永誼公司將註冊第00000000號「contraire」商標移轉與上訴人，並於87年5月1日公告（見原審卷㈠109頁），87年8月31日上訴人以商標權人之名義提出評定答辯（見評定影印卷㈠第109頁），88年6月25日經濟部智慧財產局中台評字第880183號商標評定書認定法商斐洛德公司就註冊第00000000號「contraire 」商標之評定申請不成立（見原審卷㈡89、90頁），88年7 月27日法商斐洛德公司向經濟部智慧財產局對該局中台評字第880183號商標評定書提起訴願（見原審卷㈡135 、36頁），88年8 月30日註冊第00000000號「contraire 」商標之註冊人再由上訴人移轉與小峰製作所在台代理人石犀，並於89年
9 月16日公告（見原審卷㈠109 頁），88年11月9 日經濟部訴願決定書撤銷原處分（經濟部智慧財產局中台評字第880183號商標評定書）（見原審卷㈠110 、111 頁，原審卷㈡13
7 、1 38頁），89年6 月5 日兩造簽訂系爭合約，約定由上訴人授權被上訴人使用「contraire 」商標（見原審卷㈠第10-13 頁），89年7 月4 日經濟部智慧財產局評定永誼公司已移轉與上訴人之註冊第00000000號「contraire 」商標註冊無效，其理由為註冊第第00000000號「contraire 」商標圖樣上之外文，與法商斐洛德公司據以評定之「contraireLOUIS FERAUD」商標圖樣相較，兩者外文「contraire 」均作相同設計而如出一轍，其外觀極相彷佛，於異時異地隔離觀察，難謂無使購買者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，且法商斐洛德公司於西元1995年正式與註冊人（即上訴人）之前手永誼公司簽約與臺灣地區行銷權，雙方並有書信往來，該據以評定之「contraire LOUIS FERAUD」商標所表彰商品之信譽難謂不為我國消費者及有商業往來之註冊人前手所知悉，衡酌客觀事實，難謂無使一般購買者對其所表彰商品之來源或提供者與法商斐洛德商品發生聯想而誤購誤信之虞，自有商標法第37條第1 項第7 款之適用（見原審卷㈡139-141 頁），89年11月29日經濟部駁回上訴人提起之訴願，上訴人雖曾向臺北高等行政法院提起行政訴訟，並經該院以90年度訴字第52 3號受理，但上訴人其後即撤回起訴，上開商標評定事件因而確定，91年7 月1 日法商斐洛德公司之「contraire LOUIS FREAUD」商標於我國獲准註冊於分類表第25類之衣服、女裝等商品，註冊號數0000000 號（見原審卷㈠94頁）。
㈡由上述過程可知，89年6月5日兩造簽訂系爭合約時，法商斐
洛德公司非但未曾授權或同意上訴人或永誼公司在我國使用或註冊「contraire」商標，更對永誼公司所搶註且嗣後移轉予上訴人之註冊第00000000號申請評定撤銷，顯見法商斐洛德公司始終均未曾同意上訴人於我國使用或註冊「contraire」商標。
七、被上訴人主張其意思表示遭上訴人詐欺而得撤銷其遭詐欺之意思表示為有理由：
㈠按因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思
表示，民法第92條第1項定有明文。次按，民法上所謂詐欺，係欲相對人陷於錯誤，故意示以不實之事，令其因錯誤而為意思之表示，並不以積極之欺罔行為為限，單純之緘默，倘於法律上、契紙上或交易之習慣上就某事項負有告知之義務，即該當民法上之詐欺（最高法院33年上字第884號、56年台上字第3380號判例要旨參照）。
㈡被上訴人辯稱上訴人偽稱已取得「contraire」商標之權利
，並藉之欺罔其而與之訂定系爭合約，且上開事項亦屬當事人之資格或授權契約交易上重要者，故其自得依民法第92條第1項之規定，撤銷訂定系爭合約之意思表示等語。經查：
⒈證人即永誼公司負責人莫表榕於丙○○刑案偵查中結證稱：
我是永誼公司董事長，丙○○為永誼公司總經理，丙○○曾代表永誼公司向法商斐洛德公司取得LOUIS FERAUD商標授權，又我是在與法商斐洛德公司接觸過程中，得知「contraire」商標亦係法商斐洛德公司的副牌，丙○○亦應知悉「contraire」商標是法商斐洛德公司的副牌，永誼公司是由丙○○在處理商標註冊，我不清楚永誼公司於87年5月1日將「contraire」商標讓與柏杉公司，也不清楚經濟部智慧財產局曾將永誼公司之「contraire」商標註冊評定為無效，相關事宜均係丙○○在處理等語（見本院卷㈡第57至58頁）。
⒉其次，上訴人之法定代理人雖為甲○○，惟甲○○於丙○○
刑案偵查中供稱：丙○○是我兒子，我是柏杉公司負責人，但是公司的事情都是丙○○在處理等語（見調偵字492號偵卷第69頁），足見上訴人之實際負責人為丙○○。此外，證人吳明智於上開刑案偵查中結證稱：我是代表大宇公司跟永誼公司簽LOUIS FERAUD商標授權，之後LOUIS FERAUD商標授權期間到了，丙○○跟我說有一個LOUIS FERAUD的副牌，就是「contraire」商標，他問我們要不要簽約，大宇公司會跟柏杉公司接觸是因為丙○○的關係，他原本是永誼公司經理，後來創設柏杉公司，我們沒有特別查證柏杉公司有無取得「contraire」商標授權，因為丙○○說這是LOUIS FERAUD的副牌，而且之前有合作，所以我才會相信他。簽約期間丙○○沒有提過「contraire」商標來自日本，如果「contraire」商標是來自日本，我們不會跟柏杉公司簽約，因為那是LOUIS FERAUD的副牌，我們才願意簽約等語（見本院卷㈡第42-43頁），復於刑案審理中結證稱：因為丙○○說跟LOU
IS FERAUD老闆的女兒關係很好，他現在要做副牌，而LOUISFERAUD商標快到期了，問我們要不要，既然我們工廠的生產線已經在生產了，所以就相信他，當時沒有查證，因為正常生意的來往就是說以前跟你代理這個品牌，那這個品牌現在已經結束了，有另外一個副牌要不要，我們基於生意上大家互相信任，就相信丙○○，權利金一年不少，一定在法國有他的知名度，當時丙○○寄了很多法國那邊的廣告給我看，我才相信，我會知道「contraire」這個品牌是因為丙○○跟我說是法國LOUIS FERAUD的副牌，丙○○有拿一些法國的廣告宣傳雜誌來給我們看等語（見本院卷㈡第90、96-98頁）。
⒊綜上可知，上訴人之實際負責人丙○○明知「contraire」
為法商斐洛德公司在法國創用之外國商標，竟先以永誼公司之名義非法搶註「contraire」商標後，因遭法商斐洛德公司申請評定撤銷，遂先後移轉上開註冊商標予上訴人及不知情之石犀，復明知被上訴人先前曾與其任職之永誼公司就法商斐洛德公司所有LOUIS FERAUD商標簽訂再授權契約，且授權期限即將屆至，遂向被上訴人偽稱「contraire」係LOUISFERAUD的副牌，且伊與法商斐洛德公司關係良好，並提供相關廣告資料，致使被上訴人誤信法商斐洛德公司已授權上訴人在我國使用「contraire」商標，被上訴人因此始與上訴人簽訂系爭合約，並支付略低於使用LOUIS FERAUD商標之高額權利金，倘被上訴人知悉上訴人並未獲得法商斐洛德公司授權使用「contraire」商標，系爭合約所授權之商標係上訴人自行在我國註冊或日商之「contraire」、「cr」或「c
r contraire」等商標，被上訴人即無與上訴人締約之可能，是以縱系爭合約並未記載上訴人已取得法商斐洛德公司授權，丙○○亦未明確向吳明智告知已取得法商授權，然依雙方往來交易之經過，上訴人就其並未獲得法商斐洛德公司授權使用「contraire」商標乙事，即負有告知義務，詎其竟故意隱匿上開交易之重要事項未告知被上訴人，致使被上訴人陷於錯誤而與之締約，被上訴人顯係因被詐欺而為意思表示，自得依法撤銷其意思表示。
㈢按前條之撤銷，應於發見詐欺或脅迫終止後，一年內為之。
但自意思表示後，經過十年，不得撤銷，民法第93條定有明文。查證人吳明智於上開刑案審理中雖證稱：簽約後大約第3年發現「contraire」商標未獲得法國的授權，之前做的那些服裝後來就拍賣掉等語（見本院卷㈡第87頁），惟其另證稱：大宇公司之所以在合約結束前一年未經柏杉公司同意，而打出結束代理清倉大拍賣係是因為外面的人傳說柏杉公司是騙人的等語（見本院卷㈡第93頁），參以上訴人曾於93年
5 月13日發函予被上訴人，載明「主旨：近發現貴公司以結束代理之文宣以低價促銷『contraire 』襯衫，惟未經我方書面同意，敬請卓辦賜復。」（見原審卷㈠第14頁），上訴人復於93年5 月25日以第523 號存證信函通知被上訴人，載明「主旨：貴公司近以結束代理『contraire 』襯衫之文宣廣告低價促銷，惟未經我方書面同意，且下半年度權利金亦未依合約開立支票，已違反合約第3 條與第5 條，敬請於函到三日內改善之，以維商誼。」（見原審卷㈠第15頁），足見被上訴人係於93年4 、5 間始發現法商斐洛德公司並未授權上訴人使用「contraire 」商標，為免有侵權糾紛，遂以結束代理為由，於93年5 月間促銷拍賣「contraire 」商標之服裝，被上訴人並自93年5 月25日起至同年7 月12日止委請律師五度發函予上訴人（見原審卷㈠第96-106頁），要求上訴人說明「contraire 」商標之授權來源，是以被上訴人於93年6 月8 日以律師函撤銷被詐欺而為之意思表示（見原審卷㈠第98-1 00 頁），即未逾1 年之除斥期間，併此敘明。
八、有關上訴人本訴請求部分：本件被上訴人已依民法第92條第1項「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。」前段規定，於93年6月8日以律師函向上訴人撤銷系爭「contraire」商標授權合約之意思表示，且上開律師函業已送達上訴人，此由上訴人於93年6月9日以第583號存證信函覆被上訴人時載明：「四、敬複貴公司委世界法律事務所93年6月8日函」可證（見原審卷㈠第17頁），且為上訴人所不爭執，自已生撤銷系爭合約意思表示之效力，則依民法第114條「法律行為經撤銷者，視為自始無效。」之規定，系爭合約即當然無效，從而上訴人依系爭合約第3條第1項第3款、第12條第1項及第3項約定請求被上訴人給付第五年度權利金150萬元、違約金50萬元、律師費用6萬元，合計206萬元本息，即非有據。
九、有關被上訴人反訴請求部分：按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179條定有明文。被上訴人既已撤銷其與上訴人間系爭「contraire」商標授權合約之意思表示，上訴人受領被上訴人給付之權利金340萬元，即無法律上原因而受利益，並致上訴人受有損害，則上訴人依民法第179條不當得利之規定，請求被上訴人返還3,327,124元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日即93年12月8日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，即屬有據。
十、綜上所述，上訴人本訴請求被上訴人依系爭合約第3條第1項第3款給付第五年度權利金1,500,000元、依系爭合約第12條第1項給付違約金500,000元、依系爭合約第12條第3項之規定給付律師費60,000元，暨各自起訴狀或擴張聲明狀繕本送達之翌日起，均至清償日止，按年息5％計算之法定遲延利息，即非正當，不應准許。被上訴人反訴主張依民法第179條規定，請求上訴人給付3,327,124元及自93年12月8日起至清償日止按年息5%計算之利息，要屬正當，應予准許。原審就上開本訴不應准許部分，及反訴應予准許部分，分別為上訴人敗訴及被上訴人勝訴之判決，核無違誤，應予維持。上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，上訴應予以駁回。
十一、本件事證已明，兩造間其餘攻擊防禦方法及提出未經斟酌之證據，核與本院判斷結果無涉，爰不一一審酌及論述。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 8 月 12 日
智慧財產法院第一庭
審判長 法 官 李得灶
法 官 王俊雄法 官 林欣蓉以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）；上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 99 年 8 月 12 日
書記官 周其祥附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。