智慧財產法院民事判決
98年度民商上易字第3號上 訴 人 喬治二世皮飾有限公司法定代理人 甲○○被上訴人 喬治名品有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 張慧明律師上列當事人間使用商標權事件，上訴人對於中華民國98年2 月25日臺灣士林地方法院97年度智字第12號第一審民事判決提起上訴，本院於98年6 月4 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
一、上訴人主張：㈠被上訴人固為如原證一所示註冊第313824號「喬治」商標、
註冊第313825號「喬治GEORGE」商標及註冊第533358號「喬治及圖GEORGE」商標（下稱系爭商標）之註冊商標權人，惟系爭商標係於民國72年間，由上訴人當時之負責人謝清能、被上訴人之負責人乙○○及訴外人謝清奎、謝清宏及謝范明月與訴外人陳財秀所設立之「喬治皮飾有限公司」向經濟部所註冊之商標。嗣乙○○於83年3 月成立被上訴人公司，而謝清能則於83年6 月成立上訴人公司，其他謝家兄弟亦各自成立其他公司，渠等協議對外均得使用系爭商標。上訴人公司成立後仍持續使用系爭商標，是系爭商標已屬上訴人銷售商品之主要表徵，亦屬謝清能、謝清奎、乙○○、謝清宏及謝范明月之公同共有財產。詎被上訴人之負責人乙○○於95年5 月至6 月間，以「喬治皮飾有限公司」欠稅須辦理解散登記為由，未告知其他公同共有人，逕將系爭商標移轉至被上訴人公司，並以上訴人仍使用系爭商標將侵害被上訴人之名譽為由，要求上訴人停止使用系爭商標。上訴人依商標法第33條第1 項規定，爰起訴聲明請求：被上訴人應容認如原證一所示之系爭商標（即註冊第313824號「喬治」商標、註冊第313825號「喬治GEORGE」商標及註冊第533358號「喬治及圖GEORGE」商標）予上訴人使用。
㈡原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張系
爭商標業經約定為公同共有，上訴人依民法第827 條第1 項及第2 項、第828 條第2 項、商標法第33條第1 項、第2 項規定，自得使用系爭商標，且被上訴人應容認系爭商標予上訴人使用。況系爭商標係被上訴人於92年11月7 日惡意取得，原申請系爭商標註冊之「喬治皮飾有限公司」縱於95 年6月13日辦理解散，然因系爭商標為公同共有，且上訴人已取得被上訴人之口頭授權，依商標法第27條第2 項規定，其權利自不因被上訴人於95年1 月間申請延展系爭商標而受影響，足見原審判決之認事用法，顯有違誤。爰上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應容認如原證一所示之系爭商標（即註冊第313824號「喬治」商標、註冊第313825號「喬治GEORGE」商標及註冊第533358號「喬治及圖GEORGE」商標）予上訴人使用。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
二、被上訴人則以：「喬治皮鞋」商號係由被上訴人公司之負責人乙○○於60年間獨資設立，謝清能則為乙○○於「喬治皮鞋」商號成立後所僱用之員工。嗣於72年間，乙○○以謝清能、謝清奎、謝清宏、謝范明月及陳財居等人為掛名股東成立「喬治皮飾有限公司」後，並以「喬治皮飾有限公司」名義向經濟部申請註冊系爭商標。嗣因謝家兄弟間有意分家，乙○○乃於83年間另成立被上訴人公司，並於92年間得「喬治皮飾有限公司」半數以上股東同意，將系爭商標移轉與被上訴人，足見系爭商標自始即無謝家兄弟公同共有之情形存在，亦無上訴人取得被上訴人合法授權使用系爭商標之事實。上訴人迄今仍使用系爭商標之行為，已侵害被上訴人專有之商標權及商譽，是被上訴人發函要求上訴人停止侵權行為，即屬有據。且上訴人並未指出原審判決有何違誤之處，僅重覆陳述其於原審所提出之攻擊防禦方法，顯未依民事訴訟法第441 條第2 項規定提出上訴理由，資為抗辯。並答辯聲明：㈠駁回上訴人之上訴。㈡第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。
三、兩造不爭執之事實：㈠乙○○於60年12月3 日以其名義所取得之陽明山管理局營利
事業登記證，營利事業名稱為「喬治皮鞋」，營業項目為皮鞋製做修理，組織為獨資。
㈡系爭商標均由乙○○於92年11月7 日提出除謝清能外蓋有其
他全體股東之印章的商標專用權移轉契約書，向智慧財產局申請將系爭商標自喬治皮飾公司移轉於被上訴人名下。
四、兩造之爭點及論斷：㈠兩造之爭執事項厥為：系爭商標是否業經由謝清能、謝清宏
、謝清郎、乙○○、謝清奎、謝清蓋約定為公同共有之財產權？又系爭商標雖登記為被上訴人名下，然上訴人是否仍享有使用權？本件上訴人於原審主張系爭商標為謝清能、乙○○暨其他兄弟謝清奎、謝清宏、謝范明月等謝家兄弟所公同共有等情，雖據其於原審提出喬治皮飾有限公司登記執照暨股東名冊、家庭合約書、使用系爭商標之相片等件為證，惟被上訴人否認有謝家兄弟公同共有系爭商標的事實，辯稱其始為商標權人。經查：系爭商標所使用名稱係始於乙○○所開設商號的名稱，並由乙○○開拓市場，設立喬治皮飾有限公司，在該公司經營期間始註冊系爭商標，嗣後並合法移轉於被上訴人公司乙節，業經被上訴人於原審提出「喬治皮鞋」店營利事業登記證、系爭商標移轉契約書、經濟部智慧財產局92年12月18日（92）智商0923字第09280608550 、09280608500 號函等件為證，上訴人對於上開移轉契約書之真正亦不爭執，於原審審理中並聲請證人即乙○○及謝清能之兄弟謝清奎於審理中證稱：「（問：皮鞋製作原先是哪個兄弟去學習？）是老四乙○○，是跟王式調師傅學習」，「（問：後來乙○○有開公司嗎？）乙○○與他的師傅在中壢那邊先開過廠，當時還沒有登記」，「先是中山北路一段開一家伊文斯的店，後來再到天母開店名是喬治皮鞋，謝清能在伊文斯，乙○○在天母店開，當時就叫喬治皮鞋。伊文斯開沒幾年後來謝清能也到天母開店，伊文斯店就收起來」，「（問：是否知道喬治是誰取的？）那時候因為要登記，當時要一個名字，所以乙○○就取一個名字喬治皮鞋」，「本來是商號，後來才開公司，謝清能是在開公司時加入，因為當時公司要五個股東，所以謝清能才加入」，「（問：是否知道商店到公司經營者是誰？）實際經營是乙○○，謝清能在裡面製作皮鞋業務」，「（問：…，為何都是乙○○自創公司，你們兄弟都是用他的品牌？）…，這是乙○○先開發市場，後來營收不錯，我們兄弟才陸續加入」，「（問：喬治皮飾有限公司快結束前，乙○○將公司註冊三個商標，轉給喬治名品公司，有無經過你們的同意？）有，我們有同意」等語，上開證人將有關乙○○先使用系爭商標名稱，嗣亦將系爭商標以經過喬治皮飾有限公司大多數股東同意，合法移轉於自己所經營之被上訴人情節陳述明確，被上訴人應為目前註冊之商標權人，並有上訴人所提出附表所示系爭商標登記資料在卷佐參，上開事實洵堪認定為真。按凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依商標法申請註冊，商標法第2 條定有明文，是商標法就商標權的取得並非採取所謂的「先使用主義」，而是採取「註冊保護主義」，即商標必須取得商標註冊，才能取得商標權。又同法第22條規定：「因商標註冊之申請所生之權利，得移轉於他人。受讓前項之權利者，非經請准更換原申請人之名義，不得對抗第三人」，準此，商標權得為移轉，且於登記後該移轉的事實可對抗第三人。本件系爭商標既已合法移轉被上訴人，並經登記在案，參照上揭規定意旨，自屬被上訴人所有，上訴人主張應由謝家兄弟公同共有系爭商標云云，於法不合，應不足採。㈡次按於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者，
應得商標權人之同意；又他人使用註冊商標於其商品或服務之全部或一部，應得商標權人的授權，為商標法第29條第2項第1 款、第33條第1 項明定。本件上訴人主張其有使用系爭商標之權，並將系爭商標使用於系爭商標指定使用之商品等情，有上訴人於原審所提出被上訴人委由照華國際專利商標法律聯合事務所要求停止函在卷可證。承前所述，系爭商權既非謝家兄弟所公同共有，自無由謝家兄弟授權或同意上訴人使用系爭商標之可能，此外，上訴人對於其得使用系爭商標之權源，並未更行主張其他可能之授權依據，其於本院審理程序中，亦僅一再表示請依情理法之原則為裁判，對於如何得無視上開規定之緣由均無任何證據資料再為補充，是依前揭規定意旨，上訴人顯無使用系爭商標之法律上權源，其復未經商標權人之同意或授權，是其主張被上訴人應容忍其使用系爭商標云云，於法無據，亦不足採。
五、綜上所述，上訴人依民法第827 條第1 項及第2 項及商標法第33規定，主張系爭商標確實經約定為公同共有，上訴人依法自得使用系爭商標，則被上訴人應容認系爭商標予上訴人使用，並主張系爭商標係被上訴人於92年11月7 日惡意取得，且原申請系爭商標註冊之「喬治皮飾有限公司」縱於95年
6 月13日辦理解散，亦不影響上訴人得使用系爭商標之權利云云，即無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 6 月 17 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉法 官 汪漢卿以上正本證明與原本無異不得上訴中 華 民 國 98 年 6 月 17 日
書記官 邱于婷