智慧財產法院民事判決
98年度民專上字第10號上 訴 人 闊腦有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 張澤平律師被上訴人 傲勝國際股份有限公司兼法定代理人 乙○○共 同訴訟代理人 李世章律師
徐念懷律師上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年2 月13日臺灣臺北地方法院96年度智字第87號第一審判決提起上訴，本院於同年6 月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人聲明求為判決：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）6,000,000 元。其主張除與原判決記載相同者外，補稱略以：
㈠新型專利第195314號「多功能保眼眼罩之改良構造」新型專
利（下稱系爭專利）申請專利範圍第1 項為功能性子句（手段功能用語）之解釋方式，從而OSIM icare200 （下稱系爭產品）落入系爭專利之均等範圍：
⒈系爭專利申請專利範圍第1 項應依專利法施行細則第18條第8 項之原則解釋系爭專利申請專利範圍第1 項內容：
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項內容其中包含有彈性束緊
帶、主機本體、氣壓熱敷裝置、及控制器等，屬於「複數技術特徵組合」，而「俾於使用時，能以電路裝置之驅動，……為其特徵者」，即為「手段功能用語」，自應將該功能性子句列入比對內容。
⑵遍查系爭專利之說明書，並未對充氣幫浦、洩氣閥、導
氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板之位置加以限定及著墨，反倒是系爭專利說明書第3 頁第7 行至第9 行，已明載系爭專利之「中心目的」在於提供一種同時能施予眼部氣壓式按摩、震動按摩、熱敷等多重交互按摩作用之保眼眼罩構造，以及系爭專利說明書第5 頁有載：洩氣閥16與充氣幫浦15之作用係在使氣壓熱敷裝置20產生脹縮之作用，震動馬達17可產生震動效果，蜂鳴器18則能依工作狀態適當地發出提示聲響。故系爭專利中充氣幫浦、洩氣閥等設置的重點在於產生脹縮按摩的作用，而不在於其係設於主機本體之該位置，至為明確。⒉被告之系爭產品僅係將系爭專利中主機本體中的充氣幫浦
、洩氣閥、蜂鳴器等移設於控制器，並未改變任何功能，故系爭產品依然具有以電路裝置及充氣幫浦之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以施予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用。系爭產品之功能與系爭專利之功能完全相同，其位置不同對功能並未有任何影響，仍應認定與揭露在系爭專利說明書中對應的結構相同，或為其均等範圍。
⒊系爭產品將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等物件自配戴於眼
睛上之主機本體移出。然類此之技術手段(way) 實為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，此有89年2月11日公告之本國專利申請號第00000000號「促進眼部血液循環之按摩裝置」、智慧財產局第00000000000 號撤銷審定書（申請號：000000000 ，亦即系爭產品製造商申請之專利）及中華人民共和國專利公告第0000000 號專利可證。
㈡分析重量方能得知「位置變更」達到重量減輕、減輕鼻部負
荷的效果究竟如何，兩者是否有實質的差異。而系爭產品之總體重量比原告產品為重，且更換位置為業界可輕易達到，對於重量實無改變下，其將元件捨近求遠，實為規避原告專利範圍之作法。
㈢被上訴人錯誤適用「先前技術阻卻」之原則：
系爭專利申請專利範圍之技術特徵可簡要描述為A 「氣壓熱敷裝置」、B 「震動按摩裝置」、C 「充氣裝置」等3 種裝置之結合；系爭產品之技術特徵則為A ：「氣壓熱敷裝置」、B ：「震動按摩裝置」、D'：「充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器之位置經過置換的充氣裝置」。然而，被上訴人主張先前技術阻卻的引證資料，均非如上述之同時具有A 、B 、D 等元件，被上訴人自不足以主張先前技術阻卻。
二、被上訴人聲明求為判決駁回上訴，其抗辯除與原判決記載相同者外，補稱略以：
㈠上訴人主張功能性子句部分：
系爭專利之申請專利範圍，係採取「俾於使用時，能以電路裝置之驅動…為其特徵」之表達方式，其並非以類似「wher
eby 」等用語，是否構成「功能性子句」，已有疑義。縱將系爭新型專利申請專利範圍內所謂「功能性子句」與系爭產品之技術內容列入比對，前者所描述之功能及操作方式係透過「主機本體」內之充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器對「氣壓熱敷裝置」之氣囊進行脹縮；惟後者則係透過「控制器」內之充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器，對「氣壓熱敷裝置」之氣囊進行脹縮。兩者在功能及操作方式上，根本完全不同，如何比對？㈡上訴人主張手段功能用語部分：
⒈系爭專利於性質上屬組合專利，系爭專利既明確界定其申
請專利範圍內之技術特徵（即主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板），自不容上訴人再任意「拆解」及「重組」，否則系爭專利將喪失其新穎性及進步性，而無從與先前技術相區別。
⒉系爭專利並非使用「…手段（或裝置）用以…」或「…步
驟用以…」之用語表示其技術特徵，如何認定係採「手段功能用語」之方式撰寫？何況，系爭新型專利申請專利範圍就結構、動作實現功能之部分，均已達完整記載之程度，其亦非採「手段功能用語」之方式表達。
⒊上訴人主張本件適用專利法施行細則第18條第8 項規定，
系爭產品已落入系爭新型專利之結構均等範圍云云，惟遍尋系爭新型專利之說明書內容，均無法找到與其申請專利範圍所指結構之均等範圍的描述，本件根本與專利法施行細則第18條第8 項規定完全無涉。
㈢本件鑑定之重點乃判斷系爭產品技術內容是否落入系爭專利
申請專利範圍內之技術特徵，上訴人竟主張以所謂系爭專利產品與系爭產品之重量進行比對，若兩者重量一樣即構成均等論，如此悖於專利鑑定之基本原則而進行所謂的重量分析，毫無意義。
㈣全要件原則之「均等論」部分：
⒈上訴人先前在系爭新型專利遭異議一案中，已一再強調設
於「控制器」中之元件（如控制電路）與設於「主機本體」中之同一元件不同，兩者非同一技術手段。惟上訴人竟於本件完全推翻自己先前取得系爭專利可專利性之重要依據，提出所謂「位置變更」並未產生「重大差異」而具「等效置換性」，顯有矛盾。
⒉系爭專利既為組合專利，各元件之組合關係至為重要，為
其相較於習知技術具有新穎性及進步性之關鍵特徵，根本不容上訴人以個別元件本身之功能，或以另行重組元件之功能作為均等論判斷之依據。故不能省略系爭專利對「主機本體」該元件的描述。是以，系爭產品與系爭專利所需比對之對應元件的技術手段並不相同，根本無所謂「等效置換」之問題。
㈤先前技術阻卻部分：
「將充氣幫浦及洩氣閥裝設在主機本體以外之控制器內」的技術，已見諸申請日87年7 月24日之新型專利公告第356714號「一種視力校正機結構改良」該先前技術內。而「主機本體內裝設震動馬達」這樣的技術，更早為申請日76年10月23日之美國第0000000 號「Oculofacial Massager」專利所揭露。故上開先前技術屬公共財產領域，任何人均可以自由使用，不容許上訴人藉均等論擴張而涵蓋此項先前技術。
三、兩造不爭之事實：㈠拓腦新公司於88年6 月4 日，以「多功能保眼眼罩之改良構
造」向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請新型專利，經審定准予專利，專利期間自89年1 月21日起至100 年6月3 日止（下稱系爭專利）。嗣於96年8 月15日將系爭專利之專利權轉讓予上訴人，並授權上訴人有進行製造、銷售、經營、追究仿冒、訴訟取得損害賠償之權利（見原審卷第11至12、36至54頁之專利證書、專利權讓與契約書、專利說明書）。
㈡上訴人於98年4 月15日所提之「iCare 2000」產品實物1 件
，確為被上訴人所製造、販賣（下稱系爭產品，見外放證物。相關圖片見附圖2 ）。
四、兩造爭執要點如下（見本院卷第37至37頁）：㈠上訴人得否依專利法第108 條、第84條第1 項、第85條第1
項第2 款後段規定，請求被上訴人公司負損害賠償責任？⒈被上訴人公司是否侵害上訴人系爭專利之申請專利範圍第
1 項？⒉被上訴人公司是否具侵害上訴人系爭專利權之故意？⒊上訴人得否依專利法第108 條、第85條第1 項第2 款後段
、第3 項規定，請求被上訴人公司賠償6,000,000 元？㈡上訴人得否依公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人乙○
○與被上訴人公司連帶負損害賠償責任？
五、系爭專利申請專利範圍之解讀：㈠按複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，
得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，專利法施行細則第18條第8 項定有明文。
㈡次按憲法第80條明文揭示法官從事審判僅受法律之拘束，不
受其他任何形式之干涉。專利審查基準為專利專責機關（即智慧財產局）為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159 條第1 項參照），雖基於行政自我拘束原則，僅拘束專利審查機關（最高行政法院96年度判字第1552號判決參照），惟於未牴觸法律，亦未對人民自由權利增加法律所無之限制時，仍得作為法官審判之參考。
㈢智慧財產局所訂定之電腦軟體相關發明審查基準（即專利審
查基準2008年版第二篇發明專利實體審查第九章）係於97年
5 月20日修正發布，於98年6 月3 日起施行。其中4. 3即規定「手段功能用語及步驟功能用語」（專利審查基準第2-9-17至2-9-22頁）。所謂手段功能用語，係用於描述物之請求項中之技術特徵，其用語為「…手段（或裝置）用以…」，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料（專利審查基準第2-9-18頁）。就手段功能用語或步驟功能用語之判斷，規定於4.3.1 ：
「4.3.1手段功能用語或步驟功能用語之判斷
一般請求項之認定，原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定。惟請求項中以手段功能用語或步驟功能用語表示其技術特徵者，解釋其申請專利範圍，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而非以其所載之功能為申請專利範圍。因此，請求項中以功能作為技術特徵時，應判斷其是否屬於手段功能用語或步驟功能用語。
請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：
使用『…手段（或裝置）用以（means for ）…』或
『…步驟用以（step for）…』之用語記載技術特徵。
『…手段（或裝置）用以…』或『…步驟用以…』之用語中必須記載特定功能。
『…手段（或裝置）用以…』或『…步驟用以…』之
用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」（專利審查基準第2-9-19至2-9-20頁）㈣系爭專利之技術內容：
系爭專利之申請專利範圍共6 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項（見原審卷第1 冊第45至46頁）。而申請專利範圍第1 項：「一種多功能保眼眼罩之改良構造，係包含有彈性束緊帶、主機本體、氣壓熱敷裝置及一控制器等，其中彈性束緊帶用來緊縛於人體眼部，帶體前方結合有主機本體及氣壓熱敷裝置，該主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接，氣壓熱敷裝置係由前後擋片構成一罩狀，內置有氣囊、發熱元件等，氣囊、發熱元件之進氣口及導線分別與主機本體結合，控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕，俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用，為其特徵者。」其相關圖式如附圖1所示（見原審卷第1 冊第48至49頁）。
㈤上訴人主張系爭專利申請專利範圍第1 項中敘及「... 俾於
使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用，為其特徵者。」即為手段功能用語，自應將該功能性子句列入比對內容，至於兩者元件位置的不同對於系爭專利並無重大意義云云。被上訴人則抗辯系爭專利申請專利範圍既非功能性子句，亦非手段功能用語等語。
㈥觀諸系爭專利申請專利範圍第1 項，固有「... 『俾』於使
用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱『功效』，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重『作用』」等與功能相關之文字，惟本請求項之撰寫方式並非以「…手段用以…」之用語記載其特定功能之技術特徵，且業已明確完整記載實施予眼部之間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等功能之結構特徵，所載之結構足以實現該功能，並已達完整之程度，自非以手段功能用語表示其技術特徵。上訴人主張本請求項係屬手段功能用語，顯有違誤。因此，系爭專利申請專利範圍第1 項之解釋及其權利範圍，仍應以本請求項所請（包含所載之結構及功能）為準，並不包含上訴人所稱系爭專利說明中所敘述「對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」。
六、上訴人不得請求被上訴人損害賠償：㈠按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請
求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第10
8 條準用第84條第1 項定有明文。㈡關於專利侵權判斷，應先符合全要件原則，始進而判斷文義
讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則，即無須再論究涉案產品是否符合文義讀取或適用均等論。另有關均等論之適用，於全要件原則之下，係採「逐一元件（element byelement ）比對原則」，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體（clai
m as a whole）為比對。㈢系爭產品與系爭專利之比對：
⒈如前所述，系爭產品為被上訴人所製造、販賣，本院即得據此與系爭專利申請專利範圍第1 項為技術特徵之比對。
綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第1 項如附表「系爭專利之技術特徵」欄所示。而以系爭專利申請專利範圍第1 項之各項技術特徵為基礎，解析系爭產品的技術特徵予以對應。
⒉如附表所示，系爭產品的技術內容編號1 、2 、4 至6部
分均可自系爭專利申請專利範圍第1 項中讀取，而編號3部分，如以文義分析時，系爭產品有相對應之元件，符合全要件原則，進而為文義侵害之判定，惟此部分無法完全讀取，而不符文義侵害，則應進一步為均等論之探討。⒊至被上訴人引用臺北高等行政法院認定系爭專利有進步性
的理由之一，係先前技術中使用一較長狀的氣管與系爭專利之導氣管提供在本體內的技術特徵並不相同，辯稱系爭產品另提供獨立的一導氣管與控制器相接，其技術手段及所獲得的技術效果與系爭專利並不相同云云。惟系爭產品具有延伸的一導線與控制器相接之特徵，係屬系爭專利申請專利範圍第1 項所限定之範疇；而系爭產品具有另一獨立的導氣管與控制器相接之特徵，非屬系爭專利申請專利範圍第1 項所限定的範圍，自無納入審酌之必要。
⒋關於附表編號3 部分，⑴技術手段：
①關於申請專利範圍之解釋，除專利說明書、圖式外，
申請過程之申請歷史檔案及維護專利權之舉發階段的歷史檔案，均得為解釋申請專利範圍之證據。訴外人賴鎮平曾以系爭專利不具新穎性、進步性為由，對之提起異議，上訴人於89年7 月5 日提出答辯理由狀，其中第4 至5 頁記載：「證據三將控制電路設於主機本體中，本案（即系爭專利）則係將控制電路裝設於控制器中，如此本案主機主體之重量較輕，可有效免除鼻部之負荷。」（見本院卷第73至74頁）。是以上訴人先前係以系爭專利將先前技術之保眼眼罩的主機本體開關及控制電路，移設於控制器上，作為系爭專利具有進步性之理由之一，故關於主機本體元件之排列組合，自屬判斷系爭專利技術手段之考量因素。
②系爭專利申請專利範圍第1 項之主機本體係「內設有
充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接」之結構。而系爭產品之主機本體係「內設有導氣管、震動馬達、接線板等，外表延伸一導線及一導氣管與控制器銜接，另將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等三個構件置於控制器當中」之結構。二者技術手段之差異在於：系爭專利申請專利範圍第1 項之主機本體內，除具有導氣管、震動馬達及接線板外，並界定充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等3 構件；而系爭產品之主機本體內僅含導氣管、震動馬達及接線板之構件，將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等3 構件置於控制器中。是以系爭產品之主機本體中減少充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器之元件，與系爭專利申請專利範圍第1 項將此3 構件與其他構件集中於主機本體上之技術手段並不相同。
⑵功能：
系爭專利之主機本體提供接線板的接線配置、震動馬達之震動功能、藉由充氣幫浦、導氣管、洩氣閥提供給氣囊熱敷裝置之充放氣功能及蜂鳴器的聲音警示功能等功能。而系爭產品之主機本體則提供接線板的接線配置、震動馬達之震動功能，另由連接於本體外部的控制器提供充氣幫浦、導氣管、洩氣閥提供給氣囊熱敷裝置之充放氣功能及蜂鳴器的聲音警示功能等功能。故系爭產品與系爭專利申請專利範圍第1 項之主機本體功能相同。
⑶效果：
①系爭專利之主機本體所能達到之效果為震動、充放氣
、聲音警示多重交互之功能；而系爭產品之主機本體除可達到震動、充放氣、聲音警示等功能外，並因系爭產品將主機本體之配置元件減少，可進一步達到減輕主機本體重量之效果。故二者主機本體所欲達成效果並不相同。
②至上訴人雖聲請量測上訴人產品（於98年5 月18日準
備程序中所提出之「舒眼立康第二代」產品，見外放證物）、被上訴人之系爭產品的主機本體、導線及控制器含電池之重量，與一般眼鏡之重量（見本院卷第
155 至161 、239 頁），惟被上訴人對於上訴人所提出之上開產品果否屬於系爭專利產品有所質疑（見本院卷第240 頁）。且將單一產品之內部構件移出，必會減輕其重量，又重量之多寡與各元件之材質、產製技術之能力與程度等因素息息相關。故上訴人此部分聲請，無法證明系爭產品與系爭專利申請專利範圍第
1 項實質相同，即無調查之必要。⑷綜上所述，系爭產品之技術手段及效果與系爭專利申請
專利範圍第1 項並非實質相同，此部分即非均等，而不適用均等論。故系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之權利範圍。
㈣從而，被上訴人並未侵害上訴人之系爭專利權。因此，上訴
人依專利法第108 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款後段及公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任6,000,000 元，為無理由，應予駁回。原審因而為上訴人敗訴判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 6 月 25 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 98 年 6 月 25 日
書記官 林佳蘋附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。