智慧財產法院民事判決
98年度民專上易字第23號上 訴 人 台麗家飾五金工業股份有限公司兼 上法定代理人 甲○○被上訴人 貝爾麗登國際有限公司法定代理人 乙○○被上訴人 嘉賓國際有限公司法定代理人 丙○○共 同 江東原 律師訴訟代理人 趙文銘 律師
林育丞 律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年8 月14日第一審判決提起上訴，本院於99年7 月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人應連帶給付被上訴人貝爾麗登國際有限公司新臺幣拾貳萬貳仟壹佰貳拾貳點伍元，應連帶給付被上訴人嘉賓國際有限公司新臺幣貳拾捌萬肆仟玖佰伍拾貳點伍元，及自民國97年4 月15日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，及該部分假執行之宣告，暨該部分訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一審訴訟費用關於廢棄改判部分、第二審訴訟費用，由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：
(一)被上訴人貝爾麗登國際有限公司（下稱貝爾公司）為新型專利第123291號（公告號第406671號），專利名稱：「水之磁化裝置追加一」之專利權人，系爭專利經被上訴人貝爾公司實施於所產製之「金字塔宇宙能量活水機」，並委由被上訴人嘉賓國際有限公司（下稱嘉賓公司）負責銷售。上訴人台麗家飾五金工業股份有限公司（下稱台麗公司）之法定代理人甲○○及其三位兒子黃朝揚、黃証郁、黃景堂，曾先後分別加入被上訴人嘉賓公司成為經銷會員，因而知悉系爭專利產品，詎上訴人於96年6 月間逕自製造、銷售「雪泉能量活水機」，侵害被上訴人系爭專利。
(二)上訴人雖答辯並未侵害被上訴人專利，其所製造之產品係實施上訴人之負責人甲○○之子黃景堂所創作之專利權，上訴人並無故意或過失行為云云，以為抗辯，然專利權為一排他權利，實施自己之專利權不能推定未侵害他人專利權，況上訴人所有之專利僅為未經實質審查之新型專利權，且其內容均與本件系爭專利權無關，更經被上訴人以欠缺新穎性及進步性為由，提出舉發在案，復以上訴人及其家人多年來均為被上訴人嘉賓公司之直銷商，對於被上訴人系爭專利之內容知悉甚詳，又以上訴人有自行申請專利權保護之能力觀之，顯見其等對於產製「雪泉能量活水機」將侵害被上訴人系爭專利難謂為不知，是其另行聲請相關僅需書面審查程序之新型專利，無非意在掩飾其侵害系爭專利之故意，是上訴人侵害系爭專利權非僅出於過失。又經兩造合意指定鑑定機關中國生產力中心之鑑定，其於鑑定報告明白確認上訴人之「雪泉能量活水機」落入被上訴人專利範圍。
(三)上訴人認兩造合意鑑定機關所出具之系爭鑑定報告，未就禁反言、適用先前技術阻卻部分為均等論後之接續判斷，足見系爭鑑定報告不具專業性及公正性云云，惟因被上訴人系爭專利並無縮減或放棄專利申請範圍之實質內容的保護，所以系爭專利無適用禁反言原則之必要。另上訴人所提之中華人民共和國專利（下稱中國專利）及日本專利，其設計人及專利權人均為李文濱，與本案系爭專利係相同創作人，且李文濱先生為被上訴人嘉賓公司創辦人，亦已將系爭專利轉讓與被上訴人貝爾公司，又被上訴人已於原審提出貝爾公司與嘉賓公司之專屬授權契約書，此可證明貝爾公司已於92年9 月
5 日將系爭專利於銷售範圍內專屬授權予嘉賓公司，該專屬授權雖未辦理登記，然因我國之專利權讓與、授權等相關權利變動，並非採登記生效主義，故貝爾公司授權嘉賓公司確屬成立生效。貝爾公司既以專屬授權嘉賓公司於銷售範圍內取得專屬授權人之地位，上訴人在未經貝爾公司及嘉賓公司同意下，侵權實施系爭專利，自應負起相關之損害賠償責任。
(四)關於被上訴人因上訴人侵權所得請求之賠償數額部分：
1.嘉賓公司部分：依陳榮東會計師事務所出具之「嘉賓國際有限公司民國96年至97年2 月因被仿冒而生損失金額之計算表暨會計師核閱報告」（下稱嘉賓公司報告）之第3 頁營業損失計算表，嘉賓公司受侵害期間水機機台銷售量減少為2,390 台，故嘉賓公司因上訴人侵權而損失之金額＝減少機台數目×（單位售價－單位成本）。嘉賓公司系爭水機單位售價為39,800元；另水機單位成本依嘉賓公司報告第4 頁之計算，其單位成本為7,503.09元。因此嘉賓公司整體損失金額為77,189,615元。
2.貝爾公司部分：依會計師陳榮東所出具之「貝爾麗登國際有限公司民國96年至97年2 月因被仿冒而生損失金額之計算表暨會計師核閱報告」（下稱貝爾公司報告）之第3 頁營業損失計算表，貝爾公司受侵害期間水機機台銷售量減少為2,390 台，故貝爾公司因上訴人侵權而損失之金額＝減少機台數目×（單位售價－單位成本）。而依95年度及96年度稅簽報告產銷明細資料計算（見貝爾公司報告第3 頁之註），貝爾公司之單位售價即其為嘉賓水機加工之收入，單價為350 元，另水機加工成本依貝爾公司報告第5 頁之計算，其成本為166.25元。因此貝爾公司整體損失金額為439,162 元。
3.依專利法第108 條及第85條第2 項規定，被上訴人嘉賓公司尚得請求上訴人賠償商譽之損失，以被上訴人嘉賓公司在正常營業狀況未遭上訴人侵害專利時之營業額，與上訴人侵害被上訴人專利期間所導致之營業額下降之差額作為請求。查被上訴人嘉賓公司93、94、95年平均漲跌比率為17.76 ％，故被上訴人嘉賓公司在96年度，如上訴人未有侵害被上訴人專利行為時，依先前年平均成長率17.76 ％計算，應有營業額為863,436,904 ×（1 ＋0.1776）＝1,016,783,298 元，惟實際營業額卻僅有685,673, 851元，短少1,016,783,298-685,673,851 =331,109,447（元），故可見被上訴人之營業收入，因上訴人侵權之故，致被上訴人商譽而受到侵害，使被上訴人營業損失高達331,109,447 元，被上訴人嘉賓公司僅請求50萬元。又被上訴人貝爾公司為專利權人，其商譽因上訴人侵權亦有損失，請求鈞院依民事訴訟法第222 條第2項規定，審酌上訴人重大故意侵害被上訴人專利權之行為，判決上訴人給付被上訴人貝爾公司商譽損失50萬元。
(五)為此，被上訴人起訴聲明請求：1.上訴人應給付被上訴人貝爾公司939,162 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止以年息百分之5 計算之利息。2.上訴人應給付被上訴人嘉賓公司4,060,838 元整及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止以年息百分之5 計算之利息。3.被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
二、上訴人於原審抗辯如下：
(一)上訴人並未侵害被上訴人專利，且被上訴人貝爾公司之系爭專利在97年2 月12日即因專利權期間屆滿而告消滅，其起訴時專利權已不存在。上訴人所製造之產品，係實施上訴人負責人甲○○之子黃景堂所創作之專利權（公告編號新型第M288632 、M278687 號），上訴人並無故意或過失行為。又上訴人所生產製造之活水機，與被上訴人所據以鑑定之活水機其結構並不相同。上訴人從未以被上訴人之「金字塔能量活水機」招牌對外銷售產品，且上訴人自行製造生產之「雪泉能量活水機」，品質較被上訴人之產品優良，則被上訴人之信譽何來受損。
(二)被上訴人自陳於1994年5 月27日申請之中國專利及1994年6月8 日向日本所申請之專利，分別於1995年5 月17日及1994年12月6 日經公告核准，然就本件被上訴人之系爭專利，係於88年8 月25日始在台灣提出申請，並於89年9 月21日獲准專利，距離其於日本或中國申請專利之時間已4 、5 年之久，依專利法第27條規定，已超過12個月，無法再主張優先權，故本件被上訴人所據以主張之專利技術，早於日本或中國准予專利，故對台灣而言，依專利法第22條第1 項第1 款規定，已不符合專利要件，應予以撤銷。
(三)中國生產力中心所做之專利侵害鑑定(補充)報告之異同比較分析，就待鑑定物品與中國CN0000000Y號專利及日本第0000
000 號專利之比較分析表中，對待鑑定物品之解析，有明顯之遺漏，待鑑定物之磁化棒（即鑑定報告中對待鑑定物敘述所暫定名稱之內管）實際之結構，包含有導引管、磁鐵及包覆管，此結構完全遭到漠視未提，再者，導引管之管身上凹設數個限位槽，可供與該限位槽形狀大小相同之磁鐵安置，而使磁鐵不會任意移位，導引管之管身上凹設數個限位槽之結構，鑑定單位竟完全忽略、漠視，完全置之不理，所做鑑定之正確性令人難以信服。再該報告只就待鑑定物品與CN0000000Y號專利及日本0000000 號專利比較後，即認待鑑定物品不適用「先前技術阻卻」，其報告稱：因待鑑定物品所揭露於內管周面沿軸向佈設兩兩成對之磁鐵組，各磁鐵組以該內管中心線為分界而左右對稱排列，且相鄰二磁鐵組之對稱位置其磁極之極性需相同之技術，及成對之磁鐵組其第一磁鐵及第二磁鐵之N 極、S 極設置在那一側面位置之技術等，於CN0000000Y號專利及日本0000000 號專利中並未被揭露；然該磁鐵組之位置排列及磁極極性之設置，乃為習知之技術，為所屬技術領域中之通常知識，於上訴人97年4 月30日之答辯狀中，即有列舉一例（申請案號第000000000 號專利），以磁鐵為流體物質（氣體或水）磁化之運用及技術已非常普遍與純熟，即於該內管左右排列磁鐵朝內管中心面之磁極極性不同，此磁鐵之排列方式，為習知之通常知識，且申請案號第000000000 號「防止水管內礦物鹽沈澱附著之非飲用水質磁性調節器」專利、申請案號第000000000 號「藉連續磁化水之水處理裝置」專利、申請案號第000000000 號「嵌含插入式磁化單元之水磁化裝置」專利、申請案號第000000
00 0號「流體磁化裝置」專利，此4 份專利公報之公開公告日皆較該系爭專利「水之磁化裝置追加一」之申請日期早，均可作為相關之運用及技術已非常普遍之佐證。
(四)被上訴人並未証明上訴人所生產之系爭產品，造成被上訴人如何之信譽損害，又被上訴人所提會計師核閱報告書亦不可採，因若上訴人販賣仿冒品，販賣時間亦僅在96年11、12月間，然該會計師核閱報告書認定被上訴人被侵害之時間為96年6 月至97年2 月，此與上訴人販賣仿冒品（假設用語）之時間，顯浮計6 個月。且上述會計師核閱報告書並未就該販賣時間內被上訴人之損失加以說明。爰答辯聲明駁回被上訴人之訴。
三、原審判命上訴人應連帶給付被上訴人貝爾公司122,122.5 元，應連帶給付被上訴人嘉賓公司284,952.5 元，及自97 年4月15日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，並分別准許被上訴人假執行及酌定擔保金額准許上訴人免為假執行，且駁回被上訴人在原審其餘之訴及假執行之聲請。被上訴人對其敗訴部分並未上訴，已告確定。上訴人就其敗訴部分不服，提起上訴，並主張：
(一)系爭專利應有「先前技術阻卻」之適用，因系爭專利之專利範圍並非只在於磁鐵之設置結構，被上訴人對該大陸及日本專利與本系爭專利異同處之說明，乃斷章取義，未做完整之說明，該專利範圍為二段式（指前言部分與特徵部分）撰寫之方式，其前言部分「係在呈中空筒狀之一容器內部設有一容納空間，容器其中一端設有一入水管，而容納空間中設有內管，內管一端設有與容納空間相通之預定數目之貫孔，貫孔之設置位置遠離該入水管，且內管另一端形成一出水口」與中國及日本專利完全一樣。再者，被上訴人對中國及日本專利與本系爭專利之比對說明中，對磁鐵之說明，實為違反磁鐵之技術常識及理論，不論磁鐵之形狀為何，該磁鐵皆具有N 極和S 極，被上訴人之比對說明中竟稱專利303882之磁鐵31之磁性「全為N 極」、磁鐵32之磁性「全為S 極」，專利406671之磁鐵31之磁性「N 極在外圓弧而S 極在內圓弧」、磁鐵32之磁性「S 極在外圓弧而N 極在內圓弧」，而中國及日本專利「無此一構造」，顯為錯誤之說明。任何形狀之磁鐵皆具有N極和S極，於其N極和S極間亦具有磁力線(磁場線)，且任二個以上之磁鐵間亦必然具有磁力線(磁場線)之存在。縱不論系爭專利之有效性，依專利侵害鑑定要點第三章第二節「先前技術阻卻」之意義，亦應適用「先前技術阻卻」。
(二)系爭專利之專利技術手段及結構特徵，早已揭露於中國第00000000.X 號專利、日本公告第0000000 號專利、日本特許公報平0-000000號專利、公告第213111號專利、公告第262739號專利、公告第270361號專利、公告第176847號專利、中國第00000000.1、00000000.1、00000000號專利，故系爭申請案號為第00000000N01 號之「水之磁化裝置追加一」專利，實已不具專利要件，應予撤銷。系爭專利之中空筒狀之一容器以及內管的雙層管體設計、內管上所設的磁鐵，為習知的先前技術，其中空筒狀之一容器以及內管的雙層管體設計、內管入水的貫孔遠離容器得入水管的特徵、內管入水的貫孔遠離容器得入水管，可增加水在容器繞行距離的效果、水在容納空間流動時即初步受到磁鐵之磁化作用，等流到內管時，再受到磁鐵之磁化作用而可增加之磁化的效果、內管內之磁力線與水流方向垂直、水流經內管時會受到多次磁力線作用，與中國第00000000.X號「水的磁化裝置」專利及日本公告第0000000 號「水的磁化裝置」專利，是相同之先前技術。另系爭專利之磁環沿軸向同極性相鄰排列，使相鄰的兩磁環之間的磁場不會相互干擾，與專利舉發申請書中之大陸第00000000號「自來水磁化器」專利，是相同之先前技術，其內管管體周沿1/4 圓磁石兩兩相對排列結構，為習知之先前技術，其內管內之磁力線與水流方向垂直，與日本特許公報平0-000000號專利、公告第213111號專利、公告第262739號專利、公告第270361號專利、公告第176847號專利、大陸第000000 00.1 、00000000 .1 及00000000號專利，所揭露之技術與知識相同。又其內管周面沿軸向固設有預定數目且兩兩成對之磁鐵組，與公告第213111、270361、176847 號專利及中國第00000000號專利，所揭露之技術與知識相同。
再系爭專利之磁鐵組，係由均呈圓弧狀之一第一磁鐵及一第二磁鐵所構成，且該第一磁鐵的N 極在外圓弧面而S 極在內圓弧面，而該第二磁鐵則相反地使其N 極在內圓弧面而S極在外圓弧面，各磁鐵組之間均以該內管中心線為分界而左右對稱排列，且相鄰二磁鐵組之對稱位置其磁極之極性相同，與公告第176847號專利及中國第00000000號專利，所揭露之技術與知識相同。
(三)上訴人之「雪泉能量活水機」磁化器內的磁化棒結構特徵，與系爭「水之磁化裝置追加一」專利之結構特徵不同，上訴人「雪泉能量活水機」之磁化器內的磁化棒之導引管管身上凹設數個限位槽，以供磁鐵穩固地安置，並以包覆管將磁鐵隱藏其中，使磁鐵不會直接接觸到水；而系爭「水之磁化裝置追加一」專利之內管周面上所設兩兩成對之磁鐵組，係單純地固設於內管之外周面上，磁鐵係外露於內管外，會直接與水接觸到而產生水污染。而就上訴人「雪泉能量活水機」之結構特徵與系爭「水之磁化裝置追加一」專利之結構特徵比對後：
1.上訴人「雪泉能量活水機」之結構特徵與系爭「水之磁化裝置追加一」專利並不相同，上訴人「雪泉能量活水機」之磁化器內的磁化棒實際之結構係包含有導引管、磁鐵及包覆管，而且該導引管之管身上凹設數個限位槽，可供與該限位槽形狀大小相同之磁鐵安置，而使磁鐵不會任意移位，再將導引管穿入包覆管內，令磁鐵隱藏其中，使磁鐵不會直接接觸到水，以避免水受到污染，並保護磁鐵能長久使用，不致觸水溶解失效。系爭「水之磁化裝置追加一」專利，係在呈中空筒狀之一容器內部設有一容納空間，容器其中一端設有一入水管，而容納空間中設有內管，內管一端設有與容納空間相通之預定數目之貫孔，該內管周面沿軸向固設有預定數目且兩兩成對之磁鐵組，雖藉磁鐵之內圓弧面，使磁鐵得固設於內管之外周面上，但各磁鐵不可能安穩地附著於外周面上，其磁鐵係外露於內管外，會直接與水接觸到，造成磁鐵氧化，而產生水污染，裸露於水中之磁鐵受氧化快速脫落溶解，其磁化功效亦相對消失，於封閉的桶中亦難查覺，其污染為害更難以估計。
2.上訴人「雪泉能量活水機」之磁化棒內之磁鐵排列安置，乃為習知之知識與技術；系爭「水之磁化裝置追加一」專利之磁鐵組係呈兩兩成對狀，第一磁鐵的N 極在外圓弧面而S 極在內圓弧面，第二磁鐵則相反地使其N 極在內圓弧面而S 極在外圓弧面之結構技術，亦為習知之知識與技術。又系爭專利說明書第5 頁記載： 「本創作之主要目的在提供一種水之磁化裝置追加一，其以較小的磁鐵體積即可提供更均勻的磁力線分佈及更大的磁場強度，使水的磁化更有效率，更具產業上之利用性。」，於被上訴人之民事答辯（三）狀中亦重提，創作之主要特徵在於以較小的磁鐵體積即可提供更均勻的磁力線分佈及更大的磁場強度，使水的磁化更有效率。須知磁鐵之磁力（磁場）強度與磁鐵之體積大小，非絕對的關聯性。然其磁鐵裸露於水中，易氧化生銹脫落溶解，使磁化功能消失，亦造成污染。且系爭專利利用較小的磁鐵體積（即非環狀）之結構特徵，亦為習知之知識與技術。
(四)上訴聲明：1.原審判決不利上訴人部分廢棄。2.第1 項廢棄部分被上訴人在第一審之訴駁回。
四、被上訴人上訴抗辯則以：
(一)中國生產力中心乃原審兩造合意之鑑定機關，則應認其就專業所為之鑑定，對於兩造具有實質拘束力，除顯有公平或類似之情形外，不得徒以結果不利某一造，而任意指摘其鑑定結果為不可採，方符訴訟上誠信原則，亦與兩造「協議」選定鑑定機關，以利訴訟終結之目的相吻合。現僅因鑑定結果對上訴人不利，上訴人即執鑑定機關報告如何有誤云云，實有不當。上訴人於上訴理由書第2 頁第三點之（二）中，一再表示因鑑定意見未曾比對「適用禁反言或適用先前技術阻卻」，故鑑定報告不具專業性及公正性，然上訴人既於其「民事準備書續狀」中援引「專利侵害鑑定要點」之說明，豈會不知該「專利侵害鑑定要點」中已明白指出「主張『先前技術阻卻』有利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張『先前技術阻卻』，他人不得主動提供相關先前技術資料，以判斷待鑑定對向是否適用『先前技術阻卻』」，顯見上訴人有其過失。
(二)對於上訴人99年5 月7日庭呈之「簡略敘述二」，上訴人於該「簡略敘述二」第一點稱系爭水機無侵害被上訴人專利權利云云，惟雙方合意之鑑定機關既已作出系爭水機有所侵權之鑑定，上訴人應信守訴訟程序之誠信原則，不應再為無理由之抗辯；再者，上訴人之攻擊防禦之方法提出，或未適時提出、或未予實質舉證說明，故上訴人之說法均實無足採。又上訴人舉發公告第303883號專利部分，被上訴人已另向智慧財產局答辯。上訴人稱其舉發有理由云云，惟上訴人舉發者乃智慧財產局公告第303882號「水之磁化裝置」專利，與本案第406671號「水之磁化裝置追加一」兩者並非相同，被上訴人提出之舉發書實與本案並無關聯性，上訴人於簡略敘述二之第三點稱撤銷第303992號專利即等同撤銷本案第406671號專利等語，實不知其理由何在。縱以上訴人舉發書所稱之公告第303883號專利觀之，其「磁鐵排列方式」顯與該舉發書引證案一及引證案二（即李文濱分別於中國及日本申請之專利）有極大之不同，公告第303883號專利之磁鐵排列乃是「磁環沿軸向排列，且相鄰之二『磁環』其磁極恰為『同性』」，如此設計可使相鄰磁環的磁場不會互相干擾而有更佳，反觀引證案一及引證案二之內管的周面上係設有多數圓圓形的「磁塊」，與公告第303883號圓環狀磁環結構並不相同，且引證案一及引證案二就磁塊磁極的方向及排列方式也都沒有揭露，兩者相較即可見公告第303883號專利具有更佳的磁化效果，顯已具備取得新型專利之要件。上訴人所提其餘引證案例，均僅言及磁化技術部分，然如上訴人於其上訴理由書引述「專利侵害鑑定要點第三章第一節之四」解釋申請專利範圍原則所示；「解釋申請專利範圍應以請求項所載之『整體內容』為依據。例如申請專利範圍中記載多個技術特徵時，不得僅就其中部分技術特徵，認定其專利權範圍。」故除上訴人改良之磁化裝置，應併同「內、外筒水流遲延流出設計」做「整體」觀察為是，上訴人為求不當撤銷公告第303883專利，竟以此不當割裂觀察方式論述之，顯見其舉發並無理由。
(三)本件系爭專利「水之磁化裝置追加一」乃較之上訴人舉發之「水之磁化裝置」更具進步性。上訴人認本案系爭專利「水之磁化裝置追加一」與「水之磁化裝置」相較，因均使用先前技術，故不具進步性云云，惟被上訴人起訴書原證1 之「水之磁化裝置追加一」專利說明書第4 至5 頁已針對改良、進步之部分作出說明：「本案改良之重點在改善原案（即水之磁化裝置）磁環間磁場的強度及磁力線的均勻分佈，亦即，由於原案的磁鐵係採用呈圓環狀之磁環，再使N 、S 極呈左、右半圓弧對稱設置之二磁塊，如此使該磁環二磁塊相鄰位置的磁力線直接於磁環本體內傳遞，使得磁環內圈供水流經的範圍內的磁場磁力線分佈較不均勻，同時並會影響實際對水磁化作用之磁場強度，如此，以較大的磁鐵體積，又無法提供較強的磁場及較均勻的磁力線分佈，徒然增加製造的成本又無實際的效益者。…本創作主要目的在提供一種水之磁化裝置追加一，其以較小的磁鐵體積即可提供更均勻的磁力線分佈及更大的磁場強度，使水的磁化更有效率，更具產業上之利用性。」。故「水之磁化裝置」及「水之磁化裝置追加一」之磁鐵磁力線分佈確有顯著不同。
(四)被上訴人之上訴答辯聲明為上訴駁回。
五、本院之判斷
(一)兩造不爭執之事實及本件爭點被上訴人貝爾公司為新型專利號數第123291號，名為「水之磁化裝置追加一」之專利權人。被上訴人貝爾公司並實施該專利而製造「金字塔宇宙能量活水機」，且與被上訴人嘉賓公司簽有專利權授權契約，委由被上訴人嘉賓公司負責銷售。被上訴人嘉賓公司之創辦人李文濱於1994年5 月27日向中國申請，且於1995年5 月17日獲准CN0000000Y號「水的磁化裝置」專利，及於1994年6 月8 日向日本申請，並於1994年
12 月6日獲准日本0000000 號「水的磁化裝置」專利。又公告編號新型第M288632 水磁化器結構及第M278687 號水磁化器結構（二）專利，為上訴人甲○○之子黃景堂所享有之專利權。而被上訴人於96年12月至上訴人公司住址處，所購得「雪泉能量活水機」，確為上訴人所生產銷售等事實，為兩造所不爭執，且有註冊新型第123291號之專利證書影本、被上訴人購得上訴人「雪泉能量活水機」二聯式發票影本、新型第M288632 、M278687 號專利證書影本、被上訴人嘉賓公司之創辦人李文濱取得上開中國專利、日本專利證書彩色影本等件為證，應信為真實。惟被上訴人主張上訴人所產售之上開「雪泉能量活水機」侵害被上訴人系爭專利部分，則為上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件上訴人既主要爭執系爭專利因不具進步性而有得撤銷之理由，且被上訴人對此亦已為充分之攻擊防禦，故本件之主要爭點為上訴人所提證據是否足以證明系爭專利有得撤銷之理由，如有得撤銷之理由，揆諸前開規定，被上訴人即不得於本件訴訟對上訴人主張權利。
(二)得心證理由
1.經查系爭專利之申請專利範圍共2 項，其第1 項為獨立項，第2 項則為附屬項，內容為：1.一種水之磁化裝置追加一，係在呈中空筒狀之一容器(10)內部設有一容納空間(11)，容器(10)其中一端設有一入水管(12)，而容納空間(11)中設有內管(20)，內管(20)一端設有與容納空間(11)相通之預定數目之貫孔(23)，貫孔(23)之設置位置遠離該入水管(12)，且內管(20)另一端形成一出水口(22)，其特徵在於：該內管（20)周面沿軸向固設有預定數目且兩兩成對之磁鐵組(30)，該磁鐵組(30)係由均呈圓弧狀之一第一磁鐵(31)及一第二磁鐵(32) 所構成，且該第一磁鐵(31)的N 極在外圓弧面而S極在內圓弧面，而該第二磁鐵(32)則相反地使其N 極在內圓弧面而S 極在外圓弧面，各磁鐵組(30)之間均以該內管(20)中心線為分界而左右對稱排列，且相鄰二磁鐵組(30)之對稱位置其磁極之極性相同，使每一組磁鐵組(30) 之磁力線方向均與內管(20)內部之水流方向垂直。2.如申請專利範圍第1項所述一種水之磁化裝置追加一，其中該磁鐵組(30)之第一磁鐵(31)與第二磁鐵(32)的長度約為該內管外圓周長度的四分之一（見附圖一）。次查上訴人曾於98年10月間對系爭追加一專利之母案即公告第303882號專利，向經濟部智慧財產局提起舉發，並於本院審理時提出該舉發申請書為上訴理由之書證（見本院卷第46頁至第94頁），且於99年6 月2 日本院行準備程序時，主張其係以相同之引證作為系爭專利不具進步性之理由（見本院卷第183 頁）。而依據上訴人所提上開舉發理由書第2 至6 頁，僅明確主張該舉發引證案一或二，與引證三之組合可證明系爭專利不具進步性，其他引證僅供作為通常知識之參考，故本件之主要引證有三，即引證案一，西元1995年5 月17日公告之中國第CN0000000Y號專利（見本院卷附件二）；引證案二，西元1994年12月6 日公告之日本實用新案第0000000 號專利（見本院卷附件三）；引證案三，西元1989年10月11日公告之日本第平0-000000號公開公報（見本院卷附件四），上開引證之公開日期均早於系爭專利申請日之西元1999年8 月25日，且均為水的磁化裝置，與系爭專利技術領域相同，均可作為系爭專利不具進步性之適格證據。
2.引證案一說明書第3 頁第2 行起記載：「本實用新型實施例水的磁化裝置包含一個外筒10、一個內管20、預定數目的磁塊30等構件。外筒10為製成封閉中空筒體狀，內部設有容納空間11，在其中一側較底端處設有一個可供水流入於容納空間11內部的入水管12，而底面中央則設有一個圓孔狀的出水口13。內管20，配合容納空間11的高度而製成圓管狀，從出水口13套入於容納空間11中，內管頂端恰抵止出容納空間11預部，且與出水口13套接處可以用黏接劑黏結固定成一體並密封，其內部設有一個通道21，該通道21底端設有一個可供水流出的導流口22，頂端的周面上遠離於入水管12及導流口22處則設有數個貫孔23，且其外周面上沿軸向設有預定數目且具有適當深度的座孔24。預定數目的磁塊30，配合座孔24的形狀及深度製成圓形塊體狀，並且嵌固在座孔24的內部。
」（見附圖二）；引證案二說明書[0011]至[0013]中所載的內容及圖式與前述引證案一說明書第3 頁第2 行起所載之內容及圖式均相同；引證案三說明書第1 、2 圖及第2 頁下半段左側第2 行起：「永久磁石1 為半圓形的N 極2 和S 極3的圓形結合構成，從磁力線4 的N 極2 到S 極3 通過。第1圖顯示磁石1 包圍第4 圖的純水濾器5 ，水從濾器的6 流入從7 流出。第5 圖是第4 圖純水濾器5 的側視圖。純水放入濾器內後，細菌容易受磁力阻止成不活性的狀態。並阻止細菌更受到磁力的影響抑制增殖，進一步使它滅絕。結果使經濾器後的純水細菌減少…」，第2 頁下半段右側第8 行起：
「第6 圖實施例2 純水濾器及磁石的外觀圖。這是實施例1的應用樣式。實施例1 的磁石1 為包圍純水濾器5 全體的樣式，實施例2 為高、低數個具有輪狀特徵的磁石1 。實施例
1 之純水濾器5 為磁石1 的極限，第6 圖的樣式為總重量較輕者。其作用、效果與實施例1 一樣。」（見附圖三）。又因附屬項係依附於獨立項而請求之項目，認定其權利範圍時，應包含其所依附獨立項之全部技術內容，且系爭專利之附屬項僅為對磁鐵組(30)之二磁鐵(31)、(32)，有關長度為內管外圓周長度四分之一的限制，是如本件獨立項不具進步性，該附屬項亦不具進步性，故本件僅就獨立項之請求項1 分析專利之有效性，合先敘明。
3.引證案一或二與引證案三之組合是否可證明系爭專利請求項1不具進步性⑴系爭專利請求項1 與引證案一比對如下：系爭專利與引證案
一均為水之磁化裝置；系爭專利係在呈中空筒狀之一容器(10)內部設有一容納空間(11)，容器(10)其中一端設有一入水管(12)，而容納空間(11)中設有內管(20)，內管(20)一端設有與容納空間(11)相通之預定數目之貫孔(23)，貫孔(23)之設置位置遠離該入水管(12)，且內管(20)另一端形成一出水口(22)，引證案一說明書第3 頁第2 行起記載：「本實用新型實施例水的磁化裝置包含一個外筒10、一個內管20、預定數目的磁塊30等構件。外筒10為製成封閉中空筒體狀，內部設有容納空間11，在其中一側較底端處設有一個可供水流入於容納空間11內部的入水管12，…。內管20，…，其內部設有一個通道21，該通道21底端設有一個可供水流出的導流口22，頂端的周面上遠離於入水管12…設有數個貫孔23」；另系爭專利之特徵為：該內管(20)周面沿軸向固設有預定數目且兩兩成對之磁鐵組(30)，該磁鐵組(30)係由均呈圓弧狀之一第一磁鐵(31)及一第二磁鐵(32)所構成，而引證案一說明書第3 頁第15行起記載：內管「其外周面上沿軸向設有預定數目且具有適當深度的座孔24。預定數目的磁塊30，配合座孔24的形狀及深度製成圓形塊體狀，並且嵌固在座孔24的內部。」；且該第一磁鐵(31)的N 極在外圓弧面而S 極在內圓弧面，而該第二磁鐵(32)則相反地使其N 極在內圓弧面而S極在外圓弧面，各磁鐵組(30)之間均以該內管(20)中心線為分界而左右對稱排列，且相鄰二磁鐵組(30)之對稱位置其磁極之極性相同，使每一組磁鐵組(30)之磁力線方向均與內管
(20)內部之水流方向垂直，引證案一圖1 、2 顯示磁塊(30)兩兩相對排列成四排，排與排之間相隔90度，磁力線方向均與內管內部之水流方向垂直。
⑵經前述比對，系爭專利請求項1 中所載之容器(10)、容納空
間(11)、入水管(12)、內管(20)、出水口(22)、貫孔(23)及磁鐵組(30)可分別對應於引證案一之外筒10、容納空間11、入水管12、內管20、導流口22、貫孔23及磁塊30，雖引證案一並未揭露系爭專利之磁鐵組為兩磁極相反的圓弧形塊體左右對稱排列所構成，亦未揭露相鄰二磁鐵組之對稱位置其磁極之極性相同。惟查引證案三說明書第1 、2 圖及第2 頁下半段左側第2 行起：「永久磁石1 為半圓形的N 極2 和S 極
3 的圓形結合構成，從磁力線4 的N 極2 到S 極3 通過。…純水放入濾器內後，細菌容易受磁力阻止成不活性的狀態。
並阻止細菌更受到磁力的影響抑制增殖，進一步使它滅絕。結果使經濾器後的純水細菌減少…」，第6 圖顯示純水濾器
5 上設有複數個磁石1 ，另由第2 頁下半段右側第8 行起：「第6 圖實施例2 純水濾器及磁石的外觀圖。這是實施例1的應用樣式。實施例1 的磁石1 為包圍純水濾器5 全體的樣式，實施例2 為高、低數個具有輪狀特徵的磁石1 。實施例
1 之純水濾器5 為磁石1 的極限，第6 圖的樣式為總重量較輕者。其作用、效果與實施例1 一樣。」，對照第1 、2 圖，第6 圖顯示每一組磁石1 係由兩個半圓環形磁極相反的磁塊左右對稱排列所構成，且每一組磁石1 之磁力線方向均相同，亦即已揭露系爭專利「相鄰二磁鐵組之對稱位置其磁極之極性相同」之技術特徵。
⑶又雖系爭專利說明書第4 頁倒數第6 行起記載：「由於原案
的磁鐵係採用呈圓環狀之磁環，再使N 、S 磁極呈左、右半圓弧對稱設置之二磁塊，如此使該磁環二磁塊相鄰位置的磁力線直接於磁環本體內傳遞，使得磁環內圈供水流經的範圍內的磁場磁力線分佈較不均勻，同時並會影響實際對水磁化作用之磁場強度」；其第5 頁第6 行起並記載：「本創作之主要目的在提供一種水之磁化裝置追加一，其以較小的磁鐵體積即可提供更均勻的磁力線分佈及更大的磁場強度，使水的磁化更有效率，更具產業上之利用性。」，惟系爭專利請求項1 僅界定「圓弧狀」，其請求項2 更限定於「該磁鐵組
(30)之第一磁鐵(31)與第二磁鐵(32)的長度約為該內管外圓周長度的四分之一」，基於請求項差異原則，請求項1 之磁鐵組並未限於非半圓弧狀，故引證案三實已揭露請求項1 圓弧狀之磁鐵組；即使系爭專利請求項1 限於實施例，即請求項2 所載四分之一圓弧之磁鐵組，引證案四第213111號專利「防止水管內礦物鹽沈澱附著之非飲用水質磁性調節器」（見本院卷附件五）之圖3 亦已揭露四分之一圓弧之磁鐵組運用於水之磁化裝置，而為系爭專利申請時之習知知識。
⑷基於前述分析，引證案一、三已揭露系爭專利請求項1 之所
有技術特徵，系爭專利請求項1 為熟習該項技術者依引證案一與引證案三之組合所能輕易完成者，且未增進無法預期之功效。引證案一與引證案二內容相同，故系爭專利請求項1為熟習該項技術者依引證案二與引證案三之組合所能輕易完成者，且未增進無法預期之功效。揆諸前開說明，系爭專利獨立項之請求項1 既不具進步性，則其附屬之請求項2 ，因包含其所依附獨立項之全部技術內容，且其附屬特徵僅係關於磁鐵長度之限定，該附屬特徵亦不具功效之增進或突出之技術特徵，故亦不具進步性。
(三)綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1 、2 項均為運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術所能輕易完成，而不具進步性，則有違系爭專利核准審定時即83年1 月21日公布之專利法第20條第2 項之規定，而具有得撤銷之原因，上訴人於原審時即已提出上開引證案，抗辯系爭專利之可專利性，以及待鑑定物有先前技術阻卻之適用而不侵權，於本院審理時更明確主張系爭專利因上開引證案而不具進步性，系爭專利既有得撤銷之原因，被上訴人依據智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，於本件訴訟中即不得對上訴人依專利權為主張，是被上訴人依專利法第85條第1 項第1 款等規定，請求上訴人如訴之聲明所示之連帶損害賠償，均無理由，不應准許，其假執行之聲請，亦失所據，應併予駁回。原審命上訴人應連帶給付被上訴人貝爾公司122,122.5 元，應連帶給付被上訴人嘉賓公司284,952.5 元，及自97年4 月15日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，並為假執行之宣告，均有未洽，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，自應由本院予以廢棄，並改判如主文第二項所示。
六、本件為判決基礎之事證已明，兩造其餘主張、陳述及所提證據，經審酌後，認均與本件結論無礙，不再一一論列，
七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450 條、第
78 條 、第85條第1 項前段、第463 條，判決如主文。中 華 民 國 99 年 8 月 12 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 99 年 8 月 12 日
書記官 張祐豪