智慧財產法院民事判決
98年度民專上易字第4號上 訴 人 雄羚企業有限公司兼法定代理人 甲○○上二人共同訴訟代理人 蕭萬龍律師
張百欣律師被 上 訴人 乙○○訴訟代理人 苗繼業律師上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國97年12月26日臺灣桃園地方法院94年度智字第17號第一審民事判決提起上訴，本院於98年6 月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事 實
一、被上訴人於原審起訴主張：被上訴人就「健康坐墊結構改良」於民國92年4 月23日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利，並於93年2 月21日經核准公告享有新型第220182號專利（下稱系爭專利），專利權期間自93年2 月21日起至104 年4 月22日止。詎上訴人雄羚企業有限公司（下稱雄羚公司）未經專利權人即被上訴人之同意，即自行製作仿系爭專利產品，並以「脊椎保護坐墊」（下稱系爭產品）之名義，經由與包括中國信託銀行、聯邦銀行等多家信用卡發卡公司合作之「幼敏郵購」通路，以二個一入共新台幣（下同）840 元之價格對外銷售，以獲取營收利潤。依據被上訴人所提出原證八之財團法人中華工業發展研究鑑定報告可知，上訴人雄羚公司所製造並對外銷售之「脊椎保護坐墊」，其構成內容、特徵及達成功效等，均與系爭專利之技術及達成效果實質上相同。被上訴人爰依民法第184 條第1 項前段規定，向上訴人雄羚公司請求損害賠償。至上訴人甲○○為上訴人雄羚公司之負責人，依公司法第8 條第1 項及第23條第2 項規定，自應就上訴人雄羚公司因違反專利法第106 條第1 項規定，致被上訴人所受之損害，與上訴人雄羚公司負連帶賠償責任。又因得證明本件請求損害賠償之原因事實及範圍之證據方法，多存在於上訴人雄羚公司持有中，依被上訴人聲請保全證據所得資料顯示上訴人雄羚公司於93年3 月及94年2 月銷售「脊椎保護座墊」共獲利503,500 元，被上訴人爰依專利法第84條及第85條第1 項第2 款規定，僅就其中50萬元部分為請求。並於本院答辯聲明：㈠駁回上訴人之上訴。㈡訴訟費用由上訴人負擔。
二、上訴人則以：㈠由上訴人於原審所提出民事答辯狀之被證一舉發專利說明書
所檢附之證據一產品銷貨統計表、證據二之發票、證據三之證明單、證據四之出貨發票、證據五商品銷貨合約保證書、證據七「康福COMFORT脊椎保護座墊」型錄、證據八「Ergonomic Wedge Seat Cushion 」型錄、證據九「幼敏郵購90年
6 月號」之「脊椎保護座墊」、證據十「Life@Hurry威瑞郵購91年12月號」之「脊椎保護座墊2 入」、證據十一「統一型錄深秋十月號」之「脊椎保護坐墊」、證據十二「FeelGo
od Seat Support Cushion 」、證據十四文筆合作外銷採購電話簿，及上訴人於本件所提出之上證一至上證六等證據，均可證明上訴人雄羚公司出售「脊椎保護坐墊」產品之時間，早於被上訴人申請專利之日即92年4 月23日，是依專利法第108 條準用第57條第1 項第3 款規定，被上訴人之系爭專利之效力，自不及於上訴人之「脊椎保護座墊」產品。
㈡被上訴人無非係以中華工業發展研究所所出具之鑑定報告，
主張上訴人雄羚公司所販售之「脊椎保護坐墊」產品有侵害被上訴人之系爭專利，據以主張上訴人應負連帶損害賠償責任。惟依經濟部智慧財產局就上訴人甲○○對系爭專利提出新型專利舉發，於96年7月5日所為之（96）智專三㈠02016字第09620376470號專利舉發審定書及經濟部經訴字第09606080370號訴願決定書，均認定上訴人雄羚公司之產品早於被上訴人之新型專利申請日前即已公開出售，且由證據十四第1801頁揭示之座墊產品外觀圖示，顯示該座墊側視前低後高略呈梯形狀，俯視後端中央處設有一U型缺口，缺口處以一帶狀物聯結，而系爭專利之本體於一適當處鑿設一鏤空狀之穿槽等和證據十四之U型缺口，並以帶狀物聯結缺口等相較，兩者構造不同，證據十四不足以證明系爭專利不具新穎性，又系爭專利鏤空狀穿槽設置於坐墊中央適當處，整體結構仍保持完整矩形且毫無缺口，與證據十四以帶狀物聯結座墊後端中央U型缺口，將缺口二端予以連結，而成為一封閉的穿槽者比較，兩者結構及技術手段差異頗大。詎上開中華工業發展研究所出具之鑑定報告，對於系爭座墊之外觀描述產生重大之錯誤，將「脊椎保護座墊」之外觀「U型缺口，並以帶狀物聯結缺口」之技術特徵，錯誤描述為「中空穿槽」，故與上開專利舉發審定書及訴願決定書之認定完全不同，是被上訴人之主張，自不足採。惟原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並上訴聲明：⒈原判決廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。⒊第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
三、兩造不爭執之事實：㈠被上訴人就「健康坐墊結構改良」於92年04月23日向中華民
國經濟部智慧財產權局申請新型專利，並於93年2 月21日經核准公告享有新型第220182號專利，專利權期間自93年2 月月21日起至104 年4 月22日止。
㈡上訴人甲○○於94年05月27日以系爭專利不具新穎性與進步
性為由，向經濟部智慧財產局提出新型專利舉發，經經濟部智慧財產局於96年07月05日以（96）智專三㈠02016 字第09620376470 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，嗣上訴人甲○○對該處分提出訴願，仍遭經濟部智慧財產局以經濟部經訴字第09606080370 號訴願決定書駁回在案。
四、兩造之爭點及論斷：㈠本件被上訴人就「健康坐墊結構改良」於92年4月23日向經
濟部智慧財產局申請新型專利，並於93年2 月21日經核准公告享有新型第220182號專利，專利權期間自93年2 月21日起至104 年4 月22日止，此部分事實有被上訴人所提出之專利公報、專利證書影本在卷可稽。而上訴人亦生產類似之產品，名為「脊椎保護坐墊」，經由中國信託銀行、聯邦銀行等多家信用卡發卡公司合作之「幼敏郵購」通路，以二個一入計840 元之價格對外銷售，此部分事實亦為上訴人所不否認，並有上開郵購雜誌、信用卡會員訂購單、幼敏公司電子統一發票等影本附卷可考，均堪認為屬實。被上訴人主張上訴人所銷售之上開產品侵害其系爭專利，並提出財團法人中華工業發展研究所鑑定報告，用以證明上訴人系爭產品確有侵害被上訴人系爭專利。經查，本件被上訴人系爭專利申請專利範圍乃：「1.一種健康坐墊結構改良, 主要係由坐墊本體及裝飾外層所組成, 該裝飾外層係對應包覆於坐墊本體之外表面; 其特徵係在於: 該坐墊本體於一適當係鑿設一鏤空狀之穿槽, 且於坐墊本體一側係形成有傾斜狀之前傾面, 以提供使用者大腿背面一良好的抵靠角度, 提高坐靠的舒適度,該穿槽所設之位置係對應人體坐下時脊椎末端延伸處, 當人體處於長期久坐後, 仍不會壓迫到脊椎末端之薦骨、尾骨及末梢神經, 以確實防止壓迫脊椎的病變產生。2.如申請專利範圍第1 項所述『健康坐墊結構改良』; 其中：該坐墊本體可為海棉、泡棉、發泡體、彈性纖維、橡膠等高度彈性及柔軟效果之材質所製。3.如申請專利範圍第1 項所述『健康坐墊結構改良』; 其中：該裝飾外層可由各式具柔軟舒適觸感、其透氣性佳之棉布材質所製。4.如申請專利範圍第1 項所述『健康坐墊結構改良』; 其中：該穿槽可為長條橢圓狀、矩形狀、或長條狀之任意造型設計者。」；而本件上訴人所生產之系爭產品乃一種脊椎保護坐墊，主要由一坐墊本體及一裝飾外層布所組成，該裝飾外層布為一絨毛布料，係包覆於坐墊本體之表面，該坐墊本體係為一高密度PU泡棉材質所製，並於坐墊本體靠近後方之處設置一長條橢圓狀中空穿槽，該中空穿槽係對應於人體坐下時脊椎末端抵靠之處，可保護脊椎，預防痔瘡，避免人體久坐之傷害，坐墊本體於一側形成有傾斜面，可提供使用者大腿背面一良好的抵靠角度，提高坐靠的舒適度。
㈡本件上訴人於被上訴人提起侵權行為損害賠償請求後，隨即
以其所生產之系爭產品為證，對被上訴人系爭專利提出舉發，主張系爭專利不具新穎性及進步性。經查，上訴人於舉發階段所提證據一、五、十四皆揭示型號「PE806 」脊椎保護墊，於舉發理由中主張證據六與證據一至五、證據七至十二、十四所示均為相同產品，由此可知上訴人於舉發階段所提證據確為型號「PE806 」脊椎保護墊無訛。而本件上訴人於原審94年6 月7 日民事答辯狀中辯稱其所研創、販售之「脊椎保護墊」刊登廣告、販售型錄如證據一至十四，上述證據並經訴願決定書肯認為型號PE806 之脊椎保護坐墊等語，經比對上開圖示與舉發證據十四確屬相同，故可知被上訴人所提出之中華工業發展研究所鑑定報告中雖未記載待鑑定物之相關型號，惟應可確定其所指之「脊椎保護坐墊」即為型號「PE806 」脊椎保護墊，合先敘明。按舉發階段，智慧局係依舉發證據對系爭專利做新穎性與進步性之判斷，主要審定理由乃認為：「系爭專利本體⑴於一適當處鑿設一鏤空狀之穿槽(11)等和證據七至十二之U 型缺口等相較，構造不同，證據七至十二不足以證明系爭專利不具新穎性，系爭專利鏤空狀穿槽（11）設置使得坐墊無外張變形之虞，非係運用申請前既有技術或知識（證據七至十二之U 型缺口，並以帶狀物連結缺口），而為熟習該項技術者所能輕易完成，且有功效增進，證據七至十二不足以證明系爭專利不具進步性」等語。上訴人依據智慧局上開審定意見，主張智慧局既然認為其所提出用以舉發之系爭產品與系爭專利不同，不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，則被上訴人主張上訴人所生產之系爭產品侵害系爭專利，自無理由云云。惟查，民事訴訟之侵害鑑定係依照全要件原則、文義讀取、均等論等程序進行比對分析，與所謂專利有效性之判斷性質上並不相同，自不能將兩者之比較判斷結果混為一談，或作為互相比較援引之依據，此不可不辨。
㈢本件上訴人系爭產品與被上訴人系爭專利相較，就文義讀取
分析而言，主要可區分為五部分，其比較分析結果如下：⒈系爭專利申請專利範圍第1 項乃記載為一種健康坐墊結構改良，而上訴人系爭產品則為一種脊椎保護坐墊，兩者於文義上應認為相同。⒉另系爭專利之結構主要係由坐墊本體及裝飾外層所組成，該裝飾外層係對應包覆於坐墊本體之外表面；而上訴人系爭產品則主要由一坐墊本體及一裝飾外層布所組成，該裝飾外層布係包覆於坐墊本體之表面，此部分二者之文義並無顯著差異，應可認為文義相同。⒊另系爭專利結構主要特徵係在於：該坐墊本體於一適當係鑿設一鏤空狀之穿槽；而上訴人系爭產品則主要於坐墊本體靠近後方之處設置一中空穿槽，就此部分之比對，文義上則有不同。⒋另系爭專利於坐墊本體一側係形成有傾斜狀之前傾面，以提供使用者大腿背面一良好的抵靠角度，提高坐靠的舒適度；而上訴人系爭產品坐墊本體於一側亦形成有傾斜面，可提供使用者大腿背面一良好的抵靠角度，提高坐靠的舒適度，就此部分而言，兩者文義讀取之內容仍屬相同。⒌另系爭專利於坐墊本體穿槽所設之位置係對應人體坐下時脊椎末端延伸處，當人體處於長期久坐後，仍不會壓迫到脊椎末端之薦骨、尾骨及末梢神經，以確實防止壓迫脊椎的病變產生；而上訴人系爭產品該中空穿槽係對應於人體坐下時脊椎末端抵靠之處，亦可保護脊椎，預防痔瘡，避免人體久坐之傷害，就此部分而言，兩者文義亦屬相同。綜觀上述文義讀取之判斷部分，除上述第⒊部分因系爭專利係採鏤空穿槽設計，而上訴人系爭產品係以中空穿槽（或上訴人所稱之U 型缺口）方式設計，於結構上明顯不同外，其餘部分於文義讀取上均無不同，惟因上訴人系爭產品與被上訴人系爭專利有上述不同處，二者即不符合文義讀取之判斷，應再依均等論為比對。而本件系爭專利之中空穿槽雖與上訴人系爭產品之U 形缺口，並以帶狀物聯結缺口之構造不完全相同，惟二者均具有中空穿槽，且此穿槽皆為對應於人體坐下時脊椎末端抵靠之處，而可達到保護脊椎，預防痔瘡，避免人體久坐之傷害等功效。故綜合上述說明，本件上訴人系爭產品與被上訴人系爭專利之中空穿槽無論手段、功能、結果皆屬相同，兩者應視為實質相同，應認為上訴人系爭產品已落入被上訴人系爭專利之專利權範圍內。
㈣茲有疑義者，乃本件上訴人確實於被上訴人申請系爭專利前
，即已有生產銷售系爭產品之事實，此部分事實業據其提出統一發票、型錄、及商品銷售合約保證書等影本在卷可稽（參原審卷第234 頁以下），而上開證據經上訴人於舉發程序中提出，亦經訴願機關確認即為其所販售之系爭型號PE806之脊椎保護坐墊產品，足證本件上訴人所生產之系爭產品，早在被上訴人申請系爭專利前即有生產及銷售之事實。按專利侵權訴訟中，待鑑定物於適用均等論為判斷後，縱認為落入專利申請範圍中，倘被告主張適用「先前技術阻卻」，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識之簡單組合，則仍有「先前技術阻卻」之適用。本件上訴人確於被上訴人申請系爭專利前即有生產及銷售系爭商品之事實，已如前述，而依據上訴人於舉發程序中所提出之證據資料，其於系爭專利申請前所生產銷售之脊椎保護坐墊產品，與其目前所生產之型號PE806 之脊椎保護坐墊產品相同，足見上訴人僅係依據系爭專利申請前之技術從事系爭產品之生產，是以，縱認為上訴人系爭產品落入被上訴人系爭專利申請範圍，惟因上訴人系爭產品乃係使用先前技術，自得據此主張先前技術阻卻，而不構成侵權行為。此不因上訴人系爭產品是否經鑑定確認落入被上訴人系爭專利申請專利範圍，抑或上訴人前以其所生產之系爭產品作為舉發被上訴人系爭專利不具新穎性、進步性之證據資料，而經訴願機關認為不足以證明系爭專利不具新穎性、進步性而有不同。是本件上訴人依其先前技術生產系爭產品，依上開說明，既不構成系爭專利之侵害行為，則本件被上訴人於原審之請求，即屬無據，應予駁回。
五、綜上所述，被上訴人主張上訴人所生產之系爭產品落入系爭專利申請專利範圍，構成侵權行為，依民法第184 條第1 項前段規定，請求上訴人雄羚公司負損害賠償責任；另依公司法第8 條第1 項及第23條第2 項之規定，請求上訴人雄羚公司之負責人即上訴人甲○○，就上訴人雄羚公司因違反專利法第106 條第1 項規定，負連帶損害賠償責任；並依專利法第84條及第85條第1 項第2 款規定，請求上訴人連帶賠償被上訴人50萬元及其利息云云，雖非無據。惟因上訴人辯稱其早在被上訴人申請系爭專利前，即有生產銷售系爭產品之事實，進而為先前技術阻卻之抗辯，自應認為被上訴人之請求為無理由，應予駁回。原審判命上訴人應連帶給付被上訴人50萬元及其利息，固非無見，惟原審漏未審酌上訴人先前技術阻卻之抗辯，即有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，即有理由，應由本院廢棄原審判決，駁回被上訴人於原審之請求。又本件被上訴人之請求既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回，附此敘明。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 6 月 30 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉法 官 汪漢卿以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 98 年 6 月 30 日
書記官 邱于婷附註：
民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。