智慧財產法院民事判決
98年度民專訴字第104號原 告 宏基淋膜紙業有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 郭美絹律師被 告 統奕包裝股份有限公司兼法定代理人 乙○○共 同訴訟代理人 李世章律師（兼送達代收人）
徐念懷律師上列當事人間排除侵害專利權行為事件，本院於99年7 月6 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第
2 款定有明文。查原告於起訴時聲明第1 項原為：「被告等就『生分解紙杯產品』，不得直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、意圖販賣而陳列、輸出、輸入、讓與、交付、加工製造或為其他一切處分行為；不得陳列或散布有關上述產品之廣告、網頁說明介紹、標貼、說明書、價目表，或其他具有促銷宣傳、推介產品之文書或類似物件；並不得就上述產品於報章雜誌或其他任何傳播媒體為廣告或引述行為；亦不得為任何使用或實施中華民國發明第I306482 號『可促進淋膜紙製品表層生物分解之環保製法及其製備』專利或為其他侵害該等專利權之行為。嗣於98年9 月29日之民事爭點整理狀，變更聲明為「被告等不得未經原告同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為『生分解紙杯』之產品，及其他使用原告所有『可促進淋膜紙製品表層生物分解之環保製法及其製備』發明專利（證書號：第I306482 號）之產品。核原告所為，係基於同一請求基礎事實所為聲明之變更，與民事訴訟法第255 條第1 項第2 款規定相符，自應准許。另原告於起訴時原起訴聲明有為「願供擔保，請准宣告假執行」之聲明，嗣於98年10月21 日審理時，當庭撤回假執行之聲請，經被告表示同意，依民事訴訟法第255 條第1 項第1款規定，自應允許。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張：㈠原告宏基淋膜紙業有限公司（下稱宏基公司）係發明第I306
482 號「生分解紙杯」（下稱系爭專利）之專利權人。原告早於民國95年9 月28日，即向經濟部智慧財產局提出發明專利申請，並主張國內優先權在案，最早優先權日為95年1 月20日，經獲受理並編列申請案號第00000000號在案，嗣於98年2 月21日核准公告，並受頒第I306482 號發明專利證書，專利期間自98年2 月21日起至105 年9 月27日止。詎被告統奕包裝股份有限公司（下稱統奕公司）於未經原告授權、同意下，製造、販賣「生分解紙杯」產品（下稱系爭產品），此由被告等於該公司所架設之公司網頁中對系爭產品介紹內容所載可得知。又利用PLA 淋膜於紙製品表層之技術，以及利用此一方法所製成之物品，在系爭專利申請日前確為國內外所未見，加以被告等又有製造系爭產品之事實，依專利法第87條第1 項應得推定被告等是利用系爭專利方法所製造，而有侵害原告系爭專利申請專利範圍第1 項之情事。原告於98年3 月31日委由律師以函文通知被告，請渠等立即停止侵害系爭專利行為，然被告於98年4 月3 日函覆原告，除無視於前揭專利法推定侵權之規定，藉詞要求原告提出侵害鑑定報告，並推稱須先進行內部研議，亦未依承諾與原告協調處理後續事宜，為此，原告僅得依專利法第56條第2 項及第84條第1 項之規定，提起本件訴訟請求排除侵害。爰聲明：被告等不得未經原告同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為「生分解紙杯」之產品，及其他使用原告所有「可促進淋膜紙製品表層生物分解之環保製法及其製備」發明專利（證書號：第I306482 號）之產品。
㈡對被告抗辯之陳述：
1.被告等提出早於系爭專利申請前（90年2 月6 日）即已公開之美國US6,183,814 號發明專利為引證資料，主張系爭專利製造方法，其所製成之物品非為該製造方法申請專利前為國內外未見，並主張本件不適用專利法第87條第1 項規定云云。惟查，系爭引證資料所揭露之技術，其實僅有單純PLA 與紙張之壓合而己，引證資料之申請專利範圍，並沒有揭露將紙張以電擊處理；但依被告等所主張其「生分解紙杯」產品之製造方法為：「係以不含麥芽糖之聚乳酸進行淋膜，且淋膜後紙張不需經過第二次表面處理。」。準此，被告等所使用之製造方法，在第一次表面處理中，確有使用紙張以電擊處理技術（即第一次表面處理），故被告等所使用之製造方法，顯然與引證資料技術並不相同。又依引證資料申請專利範圍所揭露之技術，其所使用之淋膜原料除PLA 外，另有過氧化氫成分，但依被告等所提出之「財團法人塑膠工業技術發展中心委託測試報告」測試結果（下稱測試報告）所載，其中並沒有氧化氫成分，故被告等所主張之使用製造方法，顯然確定不是依引證資料技術所完成。承上，縱使在系爭發明專利申請前，已有引證資料製造PLA 淋膜紙技術存在，但被告等既然不是利用該方法，且被告等所製造之淋膜紙成品又與原告極為相似，依專利法第87條第1 項規定為保護方法發明專利權人之立法意旨，被告等仍有證明其所使用之製造方法義務。另依被告等所提出之測試報告所載，其測試結果另有含微量無機填充物質，故該檢驗是否能排除淋膜原料中並未混入麥芽糖（或其均等物）並非無疑。
2.惟被告等所援引之先前技術中，證據2 之加工材料為PET ，而證據3 為低密度聚乙烯LDPE、證據4 為熱塑性塑膠樹脂、證據五為苯二甲二乙酯（PET ）、證據6 為多層聚合物聚羥酸」（polyhydroxyalkanoate,PHA），皆與系爭專利之PLA不同，顯非屬於相關的技術領域，揆諸審查基準專利審查基準彙編第二篇第三章3.3 節、判斷標準規範（2 ）等，被告將不相關技術領域之技術內容的組合，無法以此證明系爭專利之發明係所屬技術領域中具有通常知識領域者所能輕易完成，故被告等援引前述不相關技術領域技術內容之引證資料並加以組合，應無否定系爭專利具有進步性之效果。
二、被告則以：㈠被告產品所使用之淋膜紙，經財團法人塑膠工業技術發展中
心（PIDC）進行材質鑑定分析後，其淋膜層並無麥芽糖（Maltose ）而僅有聚乳酸（PLA ）的成分，是依系爭發明專利所製成之物品，與被告物品完全不同，本件既不該當「製造方法專利所製成之物品與侵權物品相同」之前提事實，自不適用專利法第87條第1 項之推定規定。又聚乳酸（PLA ）應用至紙製品淋膜並非原告所創，且聚乳酸（PLA ）使用於紙製品淋膜製造已行之有年，早於原告就系爭發明專利主張國內優先權日95年1 月20日之前，在86年間即已出現將聚乳酸（PLA ）應用至紙製品淋膜之製程，是無法因被告產品中含有聚乳酸（PLA ），即可推定被告產品係以系爭發明專利方法所製造。被告產品所使用淋膜紙的製造方法，係以不含麥芽糖（Maltose ）之聚乳酸（PLA ）進行淋膜，更無任何其他原料可視為麥芽糖（Maltose ）之均等物，且淋膜後紙張不需經過第二次的表面處理，也不具任何可均等為「淋膜後紙張經過第二次表面處理」之步驟，是系爭發明專利之技術特徵並無法對應表現在被告產品上，顯見並不該當「全要件原則」之文義讀取。
㈡被證2 係用以證明聚乳酸（PLA ）經淋膜方式披覆於紙板上
為習知技術，並說明聚乳酸紙板非國內外前所未見之產品，而非用以證明系爭產品所使用淋膜紙係使用被證二內所述之詳細製造方式所製成。原告主張所謂系爭產品所使用淋膜紙與被證二之技術不同云云，並非本案爭點。又麥芽糖（Maltose ）為有機物質，並非無機物質，二者為完全不同屬性，不得混為一談。原告竟主張被證1 之研究測試報告結果另含有微量無機填充物質，因此無法排除原料中並未混入麥芽糖或其均等物云云，其混淆「有機物」與「無機物」兩者之區辨，以存在無機填充物質為由推論被告等有加入有機物麥芽糖（Maltose ），甚為無據。
㈢系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
1.證據2 、證據3 及證據4 之結合：證據2 明顯教示利用淋膜機（10）將淋膜材料加熱淋膜至經過加熱處理（8 ）之紙板（6 ）上，再將紙板冷卻後卷繞成捆（18），即「透過淋膜機將該複合物加熱押出一薄膜；於該紙張表面加熱，使薄膜在高溫披覆時避免過度降溫；以及將該淋膜披覆之紙張冷卻後予以捲成羅拉」之技術特徵。證據3 已教示於淋膜前，先將紙板進行表面電暈處理（coronadischarge treatment ），接著於紙板上淋膜產生薄膜，再對位於紙板上之薄膜進行表面電暈處理，即「經第一表面處理機（CORONA）電擊擴大紙張毛細孔；透過淋膜機將該複合物加熱押出一薄膜被覆至紙張；以及再經第二表面處理機（CORONA）電擊紙張上之薄膜亦產生毛細孔」之技術特徵。參考證據4 第2 圖，顯見其已教示於經過表面電暈處理之紙張10經過壓力輪12與加熱輪18之空隙時，以淋膜機14將淋膜材料16淋膜至紙張上形成薄膜。接著，具有薄膜之紙張沿著金屬帶20到達冷卻滾輪22冷卻後，以一般合適之羅拉滾繞成捆。即教示「透過淋膜機將該複合物加熱押出一薄膜；經第一表面處理機（CORONA）電擊擴大紙張毛細孔；該薄膜披覆之紙張，經過加熱輾輪將該薄膜披覆於紙張表層同時予以輾壓；以及，透過冷卻輾輪輾壓降溫，使薄膜披覆於紙張上瞬間定型，並將該淋膜披覆之紙張予以捲成羅拉」之技術特徵。證據2 、證據3 及證據4 之結合可揭露系爭發明專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，而不具進步性。
2.證據4、證據5及證據6之結合：參考證據5 之圖示，顯見其已教示紙板15經過加熱器22後，以淋膜機20將淋膜材料16淋膜至紙板上，經過輾輪23與冷卻輾輪24空隙輾壓成具有兩層結構之紙板，最後再將成品卷繞成捆30。即教示「透過淋膜機將該複合物加熱押出一薄膜；於該紙張表面加熱，使薄膜在高溫披覆時避免過度降溫；以及將該淋膜披覆之紙張冷卻後予以捲成羅拉」之技術特徵。參考證據6 之圖示，顯見其已教示紙板11經過表面處理機20
a 進行電暈（corona）處理後，以淋膜機23a 將淋膜材料披覆至紙板，再以表面處理機20b 對紙板表面披覆之薄膜進行電暈處理。即教示「經第一表面處理機（CORONA）電擊擴大紙張毛細孔；透過淋膜機將該複合物加熱押出一薄膜被覆至紙張；以及再經第二表面處理機（CORONA）電擊紙張上之薄膜亦產生毛細孔」之技術特徵。證據4 、證據5 及證據6 之結合可揭露系爭發明專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，而不具進步性。
3.證據4、證據6及證據7之結合：證據7 已教示紙板經過加熱器處理，再經電暈處理後，以淋膜機將淋膜材料披覆至紙板上，披覆有薄膜之紙板再經冷卻輾輪後捲繞成捆。證據7 中之流程為先加熱紙板，再以電暈處理紙板，惟加熱與電暈處理之功效並不會因為其先後順序而有所影響。換句話說，加熱與電暈處理係為兩獨立之步驟，先加熱或先電暈處理皆可達到相同之功效。足見證據7 即教示「淋膜機將該複合物加熱押出一薄膜；經第一表面處理機（CORONA）電擊擴大紙張毛細孔；於該紙張表面加熱，使薄膜在高溫披覆時避免過度降溫，而降低其黏稠度，以利滲入該紙張之毛細孔內；以及，透過冷卻輾輪輾壓降溫，使薄膜披覆於紙張上瞬間定型，並將該淋膜披覆之紙張予以捲成羅拉。」其已有包含前述證據4 及證據6 未教示之部分，是以系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。並聲明求為原告之訴駁回。
三、兩造不爭執之事實：㈠原告為發明第I30648 2號「生分解紙杯」（下稱系爭專利）
之專利權人，專利期間自98年2 月21日起至105 年9 月27日止。系爭專利申請專利範圍第1 項為方法專利。
㈡卷附系爭產品PLA 紙張為被告所提出，且為被告所銷售。
四、兩造之爭點：㈠系爭產品是否落入原告系爭專利申請專利範圍第1 項？㈡被告所販賣之系爭產品倘已落入系爭專利申請專利範圍第1
之範圍內，原告請求排除侵害有無理由？㈢被告抗辯系爭專利申請專利範圍第1 項有無效之事由：
1.結合證據二、三、四可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？
2.結合證據四、五、六可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？
3.結合證據四、六、七可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？
五、得心證之理由：㈠按民事訴訟法第277 條規定舉證責任分配之原則：「當事人
主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」。又一造就其主張之事實，應先負舉證之責任，必須證明其為真實後，他造於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之原則（最高法院18年上字第2855號民事判例、43年臺上字第377號民事判例參照）。
㈡鑒於方法專利之專利權人難以舉證證明被告（被控侵權行為
人）之實施行為侵害其方法專利，世界貿易組織協定（WT OAgreement ）之與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs ）第34條第1 項規定，於TRIPs 第28條第1 項第(b) 款所定之專利權（即方法專利專屬權）受侵害之民事訴訟，於符合一定要件時，推定被告之物品係以專利權人之方法專利所製造。此特定要件之類型有二，由會員國擇一制定於內國法，以衡平分配專利權人與被告間之舉證責任：(a) 依該方法專利所製成之物品為新的（if the product obtained by thepatented process is new ）；(b) 被告之物品以該方法專利製成之可能性相當高，而專利權人已盡合理努力仍無法證明被告確實使用該方法專利（if there is a substantial like
lihood that the identical product was made by theprocess and the owner of the patent has been unablethrough reasonable efforts to determine the processactually used.）。
㈢我國專利法就方法專利舉證責任分配原則，依循TRIPs 第34
條第1 項第(a) 款所揭櫫之基本原則，於專利法第87條特別規定：「（第1 項）製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。（第2 項）前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」。是以，專利法第87條考量方法專利之舉證困難，就舉證責任分配有民事訴訟法之特殊規定，而於第1 項明定於一定要件下，得推定侵權而將舉證責任轉換予被告，唯有在適用第87條第1 項之推定後，被告始有提出反證之責，或提出文書或勘驗物之義務。準此，於權利人主張被告侵害系爭方法專利部分，須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者，始有推定之適用，而生舉證責任倒置之結果，否則仍須由主張責任原因成立之權利人就被告侵害其所有之系爭方法專利權，負舉證之責任（最高法院98年度臺上字第367 號民事判決參照）。
㈣本件原告主張：被告所製造、販賣之「生分解紙杯」系爭產
品侵害系爭專利權云云，惟此為被告所否認，則原告本應就此有利於己之事實負舉證之責，原告因而主張本件有專利法第87條第1 項推定規定之適用。揆諸前揭說明，應符合下列之要件，始發生推定「被告生分解紙杯系爭產品係以系爭專利方法所製造」之法律效果：1.系爭專利所製成之物品（即被告系爭產品）在系爭專利申請（95年9 月28日）前，為國內外未見。2.被告製造相同之物品，亦即被告「生分解紙杯」產品與原告之PLA 紙樣相同。
㈤原告固提出被告於該公司所架設之公司網頁（見本院卷第34
頁），有新增「生分解紙杯」產品項目，進而主張被告確實有生產PLA 淋膜紙杯之產品事實（即「生分解紙杯」產品），而認有專利法第87條第1 項之適用云云。然原告對於被告製造、販售之「生分解紙杯」是否與原告系爭專利所製成之物品相同，卻始終無法提出相關鑑定報告或證據以證明所言屬實。因此，尚不能以被告公司網頁有新增「生分解紙杯」產品項目，遽認其係由系爭專利申請專利範圍第1 項之方法所製成，而屬相同之物品。
㈥本件再經本院諭知原告、被告各自提出其造之PLA 紙樣及「
生分解紙杯」紙張附卷（卷末證物袋內），原告為證明被告製造、販售之系爭產品與原告之PLA 紙樣相同，聲請本院就鑑定事項：「1.原告之紙張（如附件一）與被告統奕公司之產品（如附件二）與其上被覆淋膜原料其材質各為何？並比較其異同。2.待鑑定物之淋膜層成份，是否含有PLA 及麥芽糖（或類似成份）? 3.待鑑定物之紙張，是否有經過電擊處理？」，送請鑑定機構為鑑定。經本院協商兩造合意，送請財團法人食品工業發展研究所鑑定，惟經該所函覆無相關設備可供非破壞性檢測該淋模之材質及成份，亦無相關資料可供鑑定電擊處理等語（見本院卷第202 頁）。嗣再經本院協商兩造合意，送請財團法人工業技術研究院鑑定，該機構函覆無法作鑑定（見本院卷第222 頁），經原告聲請另送台灣檢驗科技股份有限公司就上開鑑定事項為鑑定，被告亦表同意（見本院卷第254 頁），本院遂於99年4 月28日送請台灣檢驗科技股份有限公司鑑定，惟該公司於99年5 月13日函覆無辦理該類鑑定之設備及能力等語，有本院函文、台灣檢驗科技股份有限公司函存卷足稽（分別見本院卷第255 頁、第
260 頁），致無法鑑定，兩造就此結果均表示無意見，亦均表示無庸再送鑑定等語，有本院之言詞辯論筆錄附卷可考（見本院99年7 月6 日言詞辯論筆錄）。是以，被告雖就原告系爭專利之有效性提出被告引證資料以為爭執，惟因本件原告就被告之系爭產品與原告之PLA 紙樣是否相同，以及被告上開產品是否確實落入原告系爭專利申請專利範圍，均未提出任何證明方法，本院自無須就原告系爭專利所揭露之方法是否為被告引證資料所公開等情，先為判斷。原告僅憑其系爭專利己經專利主管機關智慧局實體審查，符合法定新穎性要件，主張其首創將PLA 淋膜於紙製品表層之方法，在系爭專利申請日前，以此方法製成之物品確為國內外未見，進而主張被告之系爭產品落入原告系爭專利申請專利範圍，其所舉證據自有不足。
六、綜上所述，原告應就被告侵害系爭專利權負舉證之責任，而系爭專利為一方法專利，亦為原告所自承，原告應證明被告所製造、販售之系爭產品係以系爭專利方法所製造，而落入系爭專利申請專利範圍第1 項，惟原告並未舉證證明被告所製造、販售之「生分解紙杯」係由系爭專利申請專利範圍第
1 項之方法所製成，本件訴訟不符合專利法第87條第1 項所定「被告製造相同之物品」之要件，原告自難據以專利法第87條第1 項規定推定被告有侵害原告所有之系爭專利，易言之，原告自無法依專利法第87條第1 項規定主張推定之效力甚明。原告主張被告製造、販售之系爭產品侵害其系爭專利權，為不足採。被告抗辯，尚屬可信。從而，原告依同法第56條第2 項、第84條第1 項規定，請求被告統奕公司、乙○○不得未經原告同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為『生分解紙杯』之產品，及其他使用原告所有『可促進淋膜紙製品表層生物分解之環保製法及其製備』發明專利之產品，為無理由，不應准許。
七、證據保全部分：原告於本件審理中聲請證據保全，惟被告已自行提出其「生分解紙杯」之淋膜紙張，此部分因被告自行提出而已無聲請之必要。至於原告聲請保全被告生產系爭產品所使用淋膜紙原料、以及至被告製造系爭產品處所，紀錄其製造方法流程，或對其製造設備予以拍照、攝影，此部分因原告無法釋明被告統奕公司PLA 淋膜紙捲產品係使用系爭專利之方法製造，亦即無法證明被告系爭產品落入系爭專利申請專利範圍，是原告之聲請與民事訴訟法第368 條之要件不符，亦應予駁回。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
九、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 7 月 27 日
智慧財產法院第一庭
法 官 王俊雄以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 99 年 7 月 27 日
書記官 王英傑