智慧財產法院民事判決
98年度民專訴字第153號原 告 長庚大學法定代理人 甲○○訴訟代理人 謝清傑律師
丙○○被 告 乙○○訴訟代理人 李師榮律師
蔡嘉政律師王珮儀律師上列當事人間專利權權利歸屬事件，本院於民國99年8 月2 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告聲明求為判決：確認專利申請案號00000000、發明名稱「用於將上皮幹細胞展開在羊膜上的方法以及所得之移植物」、申請日期民國90年4 月26日、申請人被告乙○○之專利申請案之專利申請權及專利權，屬原告單獨所有。並主張：㈠經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）96年8 月3 日（96）
智專三（三）05077 字第09620427160 號專利舉發審定書（下稱系爭舉發審定書）認為「用於將上皮幹細胞展開在羊膜上的方法以及所得之移植物」（下稱系爭專利）為被告職務上所完成發明，雖經訴願決定撤銷，惟仍有參酌價值。
㈡衡諸經驗法則，系爭專利的發明人，不可能獨力負擔經費、
獨力取得設備、獨力取得羊膜等，系爭發明必然是使用原告之資源而產生，殊不可能是「非職務上的發明」，本件應由被告就其主張為「非職務上的發明」負舉證責任。
㈢財團法人長庚紀念醫院（下稱長庚醫院）係與原告合作之教
學醫院，原告之師生利用長庚醫院作為教學研究之資源。而被告為原告職員，任職時間為78年8 月1 日至92年9 月1 日，其利用長庚醫院之資源，性質上亦屬利用原告資源。又依大學法第18條規定、83年4 月25日通過之「私立長庚大學醫學暨工程學院教師聘任、升等、解聘及申訴辦法」第10條規定，85年6 月28日通過之「私立長庚大學醫學暨工程學院教師聘任、升等、解聘辦法」第10條規定、被告於86年7 月1日所簽署之應聘同意書與88年6 月29日所簽署之應聘同意書，原告於88學年度第1 學期第1 次校務會議所通過之「教師申請專利辦法」，以及「長庚大學教師申請專利辦法」第2條規定，被告於任職原告期間，使用原告資源，於職務上所完成之成果，進而申請系爭專利。
㈣依英國「THE NEW ENGLANDJOURNAL OF MEDICINE」於網站所
公佈第343 期第86至93頁影本（原證4 ），ARVO摘要集影本附中譯本（原證5 、8 ）、行政院國家科學委員會專題研究計畫（被告87年8 月1 日至88年7 月31日執行，國科會基底膜對表皮層－基質層交互作用及對眼表層表皮細胞及分化及分泌細胞素的功能，計畫編號原NSC88-2314-B-182-101-M47）部分報告書影本（原證6 ），皆可呈現系爭專利之申請專利範圍，亦即以被告職務上所完成之成果與系爭專利比對技術特徵，顯示系爭專利為被告職務上完成之發明。
二、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠系爭舉發審定書經訴願決定撤銷，且經鈞院97年度行專訴字
第48號行政判決維持訴願決定在案，故系爭舉發審定書應自始視為不存在而欠缺證據能力。
㈡本件應由原告就「原告為專利權人、專利申請權人」負舉證
責任，惟原告就⒈被告是否利用原告之教學時間及資源、經費、設備完成是項發明專利，未見原告舉證說明；⒉「長庚大學教師申請專利辦法」之制定時間及其與本案之關連性為何，及何次得依該辦法據以主張適用於本案；⒊原告所提原證4 至6 、8 之經費來源是否屬原告等待證事項舉證。
㈢有關「長庚大學教師申請專利辦法」為何得以直接適用在不
同主體之長庚醫院醫師之研發成果？長庚醫院與原告分別為二不同之法人主體，原告未提及雙方在教學或研究上彼此之間的合作模式、關係、範圍與方式，無法舉證被告是否運用原告資源及教學時間完成系爭專利。又原證3 至原證8 均與本件無涉。
㈣被告雖於78年9 月1 日起受聘於原告擔任教職，至92年9 月
1 日離職，但於任職期間同時為長庚醫院之眼科主任（醫師），被告分別與原告、長庚醫院有不同之約聘關係。依長庚醫院對其院內主治醫師有關報稅事宜之宣導內容，因被告任職於長庚醫院期間，均是主治醫師之身分，故被告與長庚醫院間，並不具備雇主與員工之關係。
㈤本件重點應係被告所進行之相關研究是否曾利用原告之資源
，而原告誤將教職員於其升等之際所提出之論文著作，即視為該教職員職務上之發明，而逕論屬原告之智慧財產，顯屬無理且無任何依據。
三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。
㈠被告於90年4 月26日以「用於將上皮幹細胞展開在羊膜上的
方法以及所得之移植物」向智慧財產局申請發明專利，並於西元2000年4 月27日美國第60/200,036號案主張優先權，經智慧財產局編為第00000000號審查，於民國91年9 月20日審定准予專利，並於公告期滿後，發給發明第166475號專利證書（即系爭專利）。嗣原告以被告非系爭專利之申請權人，對之提起舉發，經智慧財產局審查，於96年8 月3 日以（96）智專三（三）05077 字第09620427160 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。被告不服，提起訴願，經經濟部以97年7 月30日經訴字第09706110400 號為「為撤銷原處分，並發回原處分機關另為適法處分」之決定。原告即向本院提起行政訴訟，經本院於98年2 月26日以97年度行專訴字第48號判決駁回原告之訴，並告確定在案（見本院卷第1 冊第12至31頁之發明專利說明書、舉發審定書，及本院依職權調閱上開舉發卷、訴願卷及97年度行專訴字第48號行政卷）。
㈡被告於79年8 月1 日至92年9 月1 日，任職於原告處，先後
擔任講師、副教授、教授，於離職當時，係於醫學院醫學系眼科擔任「教授」乙職。另被告於69年8 月1 日至92年8 月31日，任職於長庚醫院，先後擔任備任級主治醫師、主治醫師、助理教授級主治醫師、副教授級主治醫師、教授級主治醫師，於離職當時，係於眼角膜科擔任「教授級主治醫師」乙職（見本院卷第1 冊第11、269 、301 頁之長庚大學人事通知單、言詞辯論筆錄、長庚醫院人事通知單）。
四、查被告係於90年4 月26日申請系爭專利，經智慧財產局於91年9 月20日審定准予專利，是系爭專利之申請權及專利權之歸屬，應以90年10月24日修正公布之專利法為斷。而按（第
1 項）受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬，但契約另有訂定者，從其約定；（第2 項）前項所稱職務上之發明，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明，同法第7 條第1 項、第2 項定有明文。又受雇人於非職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於受雇人，但其發明係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明，同法第8 條第1 項亦有明文。準此，受雇人所完成之發明，其權利之歸屬，專視其為職務上或非職務上之創作而定。而所謂職務上之發明，係指受雇人基於僱傭契約之約定或基於雇用人之指示所從事之發明（同法第7 條第2項規定參照）。非職務上之發明，則指受雇人於其職務範圍之外，且非經雇用人指示，而自行從事之發明；即使受雇人係利用雇用人之資源或經驗而完成該發明，仍屬非職務上之發明，僅雇用人得於支付合理報酬後，得實施該發明（同法第8 條第1 項但書規定，及謝銘洋，「智慧財產權法」，第
172 至176 頁參照）。
五、原告主張系爭專利為被告之職務上完成之發明，故原告為系爭專利之申請權人及專利權人云云，此為被告所否認，辯稱原告在大學並未提供任何研究室及相關實驗設備，其所為之研究均於長庚醫院所進行，而非於原告之處，並未利用原告之經費或資源等語，原告即應就兩造間為僱傭關係，及系爭專利為被告於任職期間（79年8 月1 日至92年9 月1 日）於職務上所完成之發明之事實負舉證之責，本院亦於99年5 月17日言詞辯論期日當庭諭知原告應加強其舉證責任（見本院卷第1 冊第269 至270 頁）。至原告主張本件應由被告就其主張為「非職務上的發明」負舉證責任云云，顯有違誤。
六、原告未能證明系爭專利為被告於僱傭關係中之職務上發明：㈠91年6 月26日修正公布之民法第482 條規定：「稱僱傭者，
謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。」被告任職於原告處，先後擔任講師、副教授、教授等職，兩造間究屬僱傭、委任、承攬或其他關係、被告是否係以聽從原告之指示而作為，應依契約之實質關係以為斷，然原告並未舉證證明兩造間成立僱傭關係等情。又大學法第18條固規定，大學教師從事授課、研究及輔導，然被告之具體教師職務內容，應視兩造間之契約內容而定，惟原告就此並未提出任何證據以資證明。而被告於86年
7 月1 日、88年6 月27日所簽署之應聘同意書（見本院卷第
1 冊第246 至247 頁），僅表明被告「願遵照教育部及貴校（即原告）之一切規章辦理」之意。原告僅於書狀內記載「83年4 月25日通過私立長庚大學醫學暨工程學院教師聘任、升等、解聘及申訴辦法第10條」、「85年6 月28日通過私立長庚大學醫學暨工程學院教師聘任、升等、解聘辦法第10條」、「原告於88學年度第一學期第一次校務會議（原證12）所通過訂定之教師申請專利辦法」等文字（見本院卷第1 冊第241 、242 頁），迄至本件言詞辯論終結止，原告僅提出長庚大學八十八學年度第一學期第一次校務會議記錄（見本院卷第1 冊第248 至249 頁），均未提出前述三辦法全文供參。縱參酌被告於90年間申請升任教授時所填寫之「長庚大學教師升等申請表」（見本院卷第1 冊第245 頁），或可推論原告將研究成果作為教師升等之評分基準之一，而認被告之教師職務包含研究工作，然兩造均不爭被告在原告處並無任何研究室及相關實驗設備，原告仍應舉證證明系爭專利乃被告於任教期間中之教職工作所完成之發明。
㈡原告主張長庚醫院係與原告合作之教學醫院，因此被告利用
長庚醫院之資源，性質亦屬利用原告資源云云（見本院卷第
1 冊第214 頁）。被告雖自承：「我所為的研究都是在長庚醫院所作」等語（見本院卷第1 冊第269 頁），縱使原告與長庚醫院有教學合作關係，惟彼此間仍分屬二不同之權利義務主體，原告並未具體敘明二者間資源分享利用之合作內容（即原告所屬師生如何利用長庚醫院之資源供作教學、研究之用），更未提出任何積極證據證明凡利用長庚醫院者即屬利用原告資源之事實，遽謂被告所為有關系爭專利之研究，即屬被告於大學任職期間完成之職務上發明云云，顯屬率斷。
㈢被告於90年間申請升任教授時，係以其發表在新英格蘭醫學
雜誌2000年第2 號第343 期（The New England Journal ofMedicine, Vol.343, No.2, 2000 ）之著作列為升等著作，此有新英格蘭醫學雜誌之上開論文、長庚大學教師升等申請表附卷可稽（見本院卷第1 冊第32至39、245 頁）。另被告於系爭專利舉發案審查階段，於93年12月27日所提答辯理由狀第9 頁記載前開論文所述係被告任職於長庚醫院時就治療的6 位病人所施行之手術等語（見00000000 N01舉發卷第12
9 頁），然此僅能證明被告曾利用於長庚醫院任職所得治療病患機會進行研究，無法證明被告係因原告基於僱傭契約之指示而進行相關研究。原告僅以被告以此論文作為升等著作之一，原告嗣後亦同意被告榮升為教授，即謂系爭專利與其職務相關云云，即有未洽。另前開論文指明其經費來源之一為國科會NSC-88-2314-B182-006計畫等語（見本院卷第1 冊第37頁），原告主張經查驗並無該計畫存在，有可能是誤寫NSC-88-2314-B182-065號計畫，即原證6 之原告國科會計畫云云（見本院卷第1 冊第293 頁），此為被告所否認，原告復未舉證以實其說，自無可採。
㈣原告所提西元2000年3 月15日ARVO摘要集影本第S454頁（原
證5 ，見本院卷第1 冊第40至41頁），及1998年3 月15日ARVO摘要集影本暨中譯本（原證8 ，見本院卷第1 冊第134 至
136 頁），姑不論均僅為研究成果之摘要記載，並未具體敘明相關移植方法及流程，無從判定果否與系爭專利之技術內容實質相同。且原證5 之右下方載明「NM RP-627 」等文字（見本院卷第1 冊第41頁），據原告所述及其所提「NMRP-627研究經費查詢結果」影本（見本院卷第1 冊第125 至126、133 頁），固可證明該摘要集所載研究之經費來自長庚醫院，且原告亦自陳原證8 係被告利用系爭專利進行臨床治療病患，研究實施的場合在長庚醫院等語（見本院卷第1 冊第
292 頁）。然如前所述，長庚醫院與原告於法律上為不同之權利主體，原告逕以長庚醫院為原告之教學醫院，遽謂該研究成果為被告因為任職於原告而為研究成果云云，要無足取。至被告於原證8 之摘要集記明所屬單位為「長庚大學」，僅為其個人資歷之記載，原告持以主張該摘要集所載之研究即被告職務上之發明云云，即屬無據。
㈤關於原告所提原證6 之「行政院國家科學委員會專題研究計畫第三年進度報告」（見本院卷第1 冊第44至54頁）：
⒈政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第3 條第1 項
前段固規定：「資助機關補助、委辦或出資之科學技術研究發展所獲得之研發成果，除經資助機關認定歸屬國家所有者外，歸屬研究機構或企業所有。」然此僅規範行政院國家科學委員會（下稱國科會）與研究機構、企業間之權利歸屬，至該研究機構、企業與其所屬人員間之權利歸屬，悉依其內部關係定之，原告不得僅依前揭規定，逕自主張原證6 之研究成果歸原告所有，合先敘明。
⒉原告於起訴時所提原證6 之進度報告之封面記載計畫名稱
為「基底膜對表皮層－基質層交互作用及對眼表層表皮細胞及分化及分泌細胞素的功能」，執行期間為87年8 月1日至88年7 月31日，被告為計畫主持人，原印製之計畫編號為「NSC88-2314-B-182-101-M47」，經人劃除並於其下方手寫「90-2314-B-182-105 」（見本院卷第1 冊第44頁）；於原證6 後附之中譯文第1 頁第1 行亦記載「NSC90-2314-B-182-105」（見本院卷第1 冊第55頁）。原告嗣於98年12月29日提出民事訴訟爭點狀，其中第4 頁提及原證
6 之「計畫編號原NSC88-2314-B-182-101-M 47 」（見本院卷第1 冊第126 頁）。被告則辯稱其於91年12月13日所提計畫編號NSC90-2314-B-182-105之第一年成果報告封面有誤植情形，已於97年1 月22日請求更正計畫名稱為「以羊膜輔助輪部表皮細胞之體外基因改造並用於眼表層重建（計畫編號：NSC90-2314-B-182-105」，並經國科會准許，故原告所提之原證6 ，其正確之計畫編號應為NSC90-2314-B-182-105等語，並提出申請函、國科會網站之NSC90-2314-B-182-105研究計畫資訊為證（見本院卷第1 冊第17
7 至178 、184 至212 頁）。是以原證6 進度報告之計畫名稱應為「以羊膜輔助輪部表皮細胞之體外基因改造並用於眼表層重建」，計畫編號應為「NSC90-2314-B-182-105」。
⒊系爭專利申請專利範圍共28項，其中第1 、17項為獨立項
，第2 至16項為第1 項之相關附屬項、第18至28項為第17項之相關附屬項。系爭專利申請專利範圍第1 項：「一種手術移植物，其將被施用於一受捐部位，該移植物包含：
一羊膜；及擴展於該羊膜上之上皮幹細胞。」第17項：「一種製造供用於受捐部位的手術移植物之方法，該方法包含以下步驟：(a) 將一活組織切片放在羊膜上，其中該活組織切片包含有上皮幹細胞；以及(b) 使該上皮幹細胞在羊膜上擴展。」（見本院卷第1 冊第21至24頁）。
⒋系爭專利係提供一種手術移植物，其為表皮幹細胞的移植
，體外培養於特殊處理的羊膜，而連同羊膜的這一手術移植物使得上皮幹細胞得以擴展；表皮幹細胞的來源可以是一非常小的移植體從健康的自體和異體組織切片獲得，其羊膜經過特殊處理使它的細胞死亡而細胞外基質得以保留（見本院卷第1 冊第13頁之系爭專利說明書中【發明摘要】）。而原證6 之進度報告之技術內容主要係培養在羊膜上的眼表層上皮之細胞激素表現，並非經羊膜培養自活組織切片之技術；其中圖3b（Fig 3b）以下記載「細胞向外生長的測量（Measurement of Cellular Outgrowth ）」「將輪部外植物在60mm培養皿和羊膜上培養，經二或三週即丟棄培養基......」（見本院卷第1 冊第52頁，中譯文見本院卷第1 冊第56頁第4 至5 行），雖已提及「將含有幹細胞之輪部表皮細胞培養在羊膜」之事實，惟此僅能證明此研究計畫係利用在羊膜上培養輪部表皮細胞之技術，並由此所得之輪部表皮細胞進行研究培養在羊膜上的眼表層上皮之細胞激素表現，無法證明系爭專利所請（即將活組織切片於羊膜上培養）為此研究計畫之研究成果。則原告主張：被告利用國科會資源，進行利用羊膜培養輪部表皮細胞（包括上皮幹細胞）的技術，檢視所培養細胞分泌細胞激素之消長，被告明顯使用該計劃之經費，從事系爭發明之研究云云，自屬無據。
㈥本件事實之認定悉依兩造於本件民事訴訟所提之主張、抗辯
及卷證資料而定，至系爭專利舉發審定書之認定，並無拘束本院之效力，原告僅援引該審定書中有利於己之部分，其餘不利部分略而不提，自有不當，附此敘明。
㈦綜上所述，原告未能證明兩造間成立僱傭關係，及被告於大
學任職期間中因其職務之工作完成系爭專利之發明，故系爭專利並非被告職務上之發明。從而，原告請求確認系爭專利之專利申請權及專利權，屬原告單獨所有，為無理由，應予駁回。
㈧至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院
斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 99 年 8 月 30 日
智慧財產法院第二庭
法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 99 年 8 月 30 日
書記官 林佳蘋