智慧財產法院民事判決
98年度民專訴字第59號原 告 甲○○訴訟代理人 楊祺雄律師（兼送達代收人）
張東揚律師黃于珊律師被 告 台北富邦商業銀行股份有限公司兼法定代理人 丙○○共 同訴訟代理人 乙○○律師（兼送達代收人）
簡秀如律師丁○○○○○上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於98年11月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序事項：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者或擴張或減縮應受判決事項之聲明，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第3 款定有明文。
查原告於起訴時聲明：⑴被告等應連帶賠償原告150 萬元整，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。⑵原告願供擔保，請准宣告假執行。嗣於98年
7 月21日本於同一請求之基礎事實，擴張及追加聲明為：⑴被告等應連帶賠償原告165 萬元整，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。⑵被告等不得實施「運動彩券網路投注機制」系爭產品或其他侵害發明第187552號「彩券投注機制」之系統或方法。⑶原告願供擔保，請就第一項聲明部分，准宣告假執行。揆諸前開說明，自應認原告所為訴之追加及訴之聲明擴張係屬合法，應予准許。
貳、實體事項：
一、原告起訴主張：㈠其為發明第187552號「彩券投注機制」（下稱系爭專利，如
系爭專利附圖所示）之專利權人，專利期間自民國92年10月
1 日起至111 年6 月6 日止。詎伊發現被告台北富邦商業銀行股份有限公司（下稱富邦銀行）在未獲原告授權同意下，竟於97年11月開始實施與系爭專利申請專利範圍第1 項至第
4 項實質相同之「運動彩券網路投注機制」（下稱系爭產品），原告除曾於96年11月2 日以書面通知被告富邦銀行暨其代表人兼被告丙○○等尊重系爭專利，並表示願意授權外，並於98年1 月委請台灣省機械技師公會進行專利侵害鑑定，比對分析結果與原告系爭專利申請專利範圍實質相同，有該機關所出具之專利侵害鑑定報告（下稱鑑定報告）可稽。復原告檢附前揭鑑定報告，要求被告等停止侵害專利權行為，然被告等皆置之不理，仍繼續實施與系爭專利申請專利範圍保護範圍相同之系爭產品。被告丙○○為該公司之法定代理人，對於公司業務之執行，業已侵害伊專利權，顯已違反法令規定，依法應與被告富邦公司負連帶賠償之責。爰依專利法第84條第1 項、第85條第1 項第2 款及民事訴訟法第244條第4 項、第255 條規定，暫以最低金額165 萬元為本件之請求。聲明：⑴被告等應連帶賠償原告165 萬元整，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。⑵被告等不得實施「運動彩券網路投注機制」系爭產品或其他侵害系爭專利之系統或方法。⑶原告願供擔保，請准就第一項聲明部分宣告假執行。
㈡對被告抗辯之陳述：
1.被證1是否可證明系爭專利申請範圍第1至4項不具進步性：⑴由被證1 圖1 及圖2A、圖2B可知，被證1 主要包含：有與多
數個玩家終端設備通訊10的一代理系統30、與該代理系統30相互通訊的一政府彩券管理端40，及與該政府彩券管理端40通訊的一銀行業務系統50。該代理系統具有依據一限制條件篩選玩家的一篩選單元31、儲存有對應玩家身分的一代理資料庫33、用於核實彩券與玩家身份的一認證單元35，及提供投注遊戲的一遊戲伺服器37。該政府彩券管理端40用於產生一中獎號。該銀行業務系統50用於扣除賭注，及發放贏取的獎金至對應該玩家終端設備所指定的帳戶。因被證1 會依據限制條件篩選玩家，故其技術特徵為：設有篩選單元31及設有代理資料庫33。由被證1 圖2A可知，被證1 的安全機制為：輸入玩家與彩券訊息（步驟101 ）、彩券代理接收前述玩家與彩券訊息（步驟103 ）、依據一標準（限制條件）、認證玩家（步驟105 ），才能進行後續買售流程；然而，依系爭專利申請專利範圍第1 項及第四圖之交易流程可知，系爭專利「可透過密碼輸入通過安全系統的檢驗，並啟動買授系統」，因此在取得消費憑證後，只需輸入授權密碼，即可進行後續買售流程。
⑵因此，系爭專利申請專利範圍第1 項與被證1 之「驗證流程
」係存有下列明顯差異：被證1 中玩家每次購買彩券，皆須輸入個人資訊，例如姓名、年齡、帳號、密碼…等；惟，系爭專利中玩家只需輸入授權密碼即可。被證1 除驗證密碼外，還需進行篩選玩家的流程；然系爭專利只需驗證授權密碼即可，並無篩選玩家的限制。又二者在「功效」上亦存有下列差異：被證1 中玩家每次登入皆要輸入姓名、年齡、帳號、密碼…等個人資訊，而系爭專利玩家只需輸入授權密碼即可，在登入流程方面，系爭專利較被證1 簡易便利。且被證
1 有篩選玩家的限制，例如最低年齡和是否居住邊界內等限制（請參閱被證1 說明書第4 欄第6 段，及圖2A步驟105 ，其中譯如下：當彩券玩家在終端機10輸入個人訊息及購買彩券的信息時，篩選單元31會獲取玩家及彩券信息，並依據個人訊息及某些標準檢核玩家。例如，以最低年齡、邊界內的居住狀態做為購買彩券的標準。這樣的標準會預先存放在篩選單元31），亦即，被證1 並不開放給境內所有的人民，也不開放給境外的其它玩家，因此，被證1 必須設置有代理資料庫33與篩選單元31，用於儲存境內所有人民的身份資料帳務資料，及篩選符合條件的玩家，非但資料庫十分龐大，倘若資料外洩，後果難以設想。反之，系爭專利對玩家並無限制，只要具有消費能力，皆可購買彩券，係透過一消費憑證30做為認證的依據，而該消費憑證30可以是一種信用卡、金融卡、或彩券商發行的儲值卡，或註冊、開戶後所取得的虛擬帳號及密碼，所以系爭專利並不會限制玩家的年齡、身分、種族、戶籍地等，而是人人都有獲獎的機會。是以，系爭專利僅需記錄註冊或交易完成的玩家身分即可，不但資料庫容量明顯小於引證案，可加快作業處理時間，亦不需設置篩選單元及代理資料庫，與被證1 顯然不同。綜上可知，系爭專利申請專利範圍第1 項並不需輸入個人訊息，亦不需篩選玩家，或針對境內所有人民建立資料庫，不但可簡化組件與流程、節省操作時間，且能避免網路資源的浪費，應視為突出之技術思想及有顯著之進步，而非運用申請前既有技術所能輕易完成，因此系爭專利申請專利範圍第1 項與被證1 相較，當然無違核准當時專利法第20條第2 項之規定，具有進步性。
⑶系爭專利申請專利範圍第2 至4 項係附屬於申請專利範圍第
1 項之附屬項，故解釋各該申請專利範圍皆必須包含第1 項所載之構成元件，亦即判斷各該附屬項是否具新穎性時，必須以第1 項所載之元件及該附屬項所構成之整體論究，又系爭專利申請專利範圍第1 項相較於被證1 具進步性業如前述，則系爭專利申請專利範圍第2 至4 項當然亦具進步性。
2.被告所實施之「運動彩券網路投注機制」，與系爭專利申請專利範圍第1 至4 項之權利範圍實質相同，有前述之台灣省機械技師公會出具之專利侵害鑑定報告可證。再者，被告所實施之「運動彩券網路投注機制」系爭產品，亦需有系爭專利申請專利範圍第1 項之「顧客終端機」始能測試、使用、提供客戶服務等，故被告公司勢必會有「顧客終端機」。此外，由系爭專利申請專利範圍第1 項可知，該「顧客終端機」係具有一操作介面、一螢幕、一印表器及一買授系統，故被告公司僅需任一設備包含前述系統即可謂一「顧客終端機」。退萬步言，縱認被告所經營之運動彩券網路投注設備中，並未包含「顧客終端機」，惟亦應引用專利法修正草案之法理，而認被告係「間接侵害」系爭專利申請專利範圍第1項。又以，被告之系爭產品係利用「密碼」作安全認證，而與系爭專利申請專利範圍第1 項之「消費憑證」構成「文義讀取」。根據「專利侵害鑑定要點」可知申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍，因此被告將說明書關於「消費憑證」之說明引入申請專利範圍，並不正確。此外，被告係比對系爭專利申請專利範圍第1 項與系爭產品，故不應以申請專利範圍第2 項之內容來限制第1 項之「消費憑證」。實則，系爭專利申請專利範圍第1 項已明確表示「消費憑證」可透過密碼輸入通過安全系統的檢驗，並啟動買授系統，因此，被告「利用密碼作安全認證」之「運動彩券網路投注機制」系爭產品，實與系爭專利申請專利範圍第1 項之「消費憑證」構成「文義讀取」。
3.依財政部國庫署公布之97年、98年運動彩券營業報告書簡表，被告等自97年5 月起至98年8 月止，因銷售運動彩券所獲得之管銷費用，亦即侵害系爭專利所獲得之利益，為新台幣（下同）1,765,343,594 元（37,987 ,366 + 50,708,973 +60,377,350 + 113,252,204 + 88, 273,849 + 105,631,864+ 89,625,087 + 97,809,686 +99, 843,986 + 99,936,425+ 136,509,954 + 162,430,500 + 165,293,505 + 137,331,
580 + 148,571,477 + 171,759, 788 = 1,765,343,594）。今被告等未就其成本或必要費用舉證，且原告在上開被告等所獲取之侵權行為利益1,765,343,594 元範圍內，主張165萬之損害賠償金額，係符合專利法第85條第1 項第2 款之規定。
二、被告則以：㈠原告提出之鑑定報告第4 頁第3 點指明系爭專利係屬「物之
發明」。惟原告在本案審理中卻稱系爭專利為「方法」發明，顯見其前後矛盾。系爭專利申請專利範圍之標的為「彩券投注機制」，雖使用「機制」二字，但核其性質應等同於「系統」，而非任何「方法、製法或用法」。系爭專利申請專利範圍第1 項描述一種「彩券投注機制」之結構特徵，不僅羅列其各項組成元件（包括「客服終端機」、「顧客終端機」及「消費憑證」等「元件」，均為「物品」、「裝置」或「設備」），並列舉各元件之功能及連接關係；該申請專利範圍並非以「條件及步驟」之記載形式界定其「彩券投注機制」，顯然系爭專利申請專利範圍第1 項係屬「物品專利」無疑。原告以現行專利審查基準第2-1-14頁中例示「方法請求項」包括「處理方法」及「物品用於特定用途的方法」等為由，即稱系爭專利為「方法」發明，無視審查基準中所列「處理方法」或「物品用於特定用途的方法」其重點仍為「方法」，原告說法已與其系爭專利申請專利範圍之記載不符。再依系爭專利說明書用以說明其申請專利範圍內容之圖式，其中第一圖（為系爭專利「彩券投注機制」之實施例），其所揭示之發明構成要件包括各「終端機」及消費憑證等「裝置」或「物品」。第二圖為「客服終端機」，其由安全系統等三個「系統」所構成，依現行專利審查基準第2-1-14頁規定，以「系統」表示之標的應為「物」。第三圖則為「顧客終端機」之例示，其清楚顯示系爭專利所謂之「顧客終端機」可為一般常見之固定據點式讀卡機或跨行存提款機，當然亦為「物」。由此均可證，申請專利範圍第1 項之「彩券投注機制」其性質確為「物」。進步言之，縱認系爭專利係屬如原告所稱之「方法專利」或為「利用電子裝置購買彩券的交易方法」，然觀諸系爭專利申請專利範圍，該內容僅指出「彩券投注機制」含有何等「裝置」及「物品」，及各該裝置及「物品」之功能與彼此間之連接關係，並未具體指明該「方法」（依原告所述，其「方法」為「利用電子裝置購買彩券的交易流程」）之實際操作「條件」及「步驟」，與專利法及專利審查基準「應充分揭露」之規範均不相合。又若係方法專利，則其撰寫方式應如同被證1 （如被證1 附圖所示）之申請專利範圍第10項「一種彩券投注之方法，包括下述步驟：接收顧客輸入密碼及檢驗消費憑證；進行安全檢驗確認顧客身份；接收顧客進行投注服務之指令；…」之形式，系爭專利之申請專利顯非採此形式，而是以各種「裝置」或「物品」作為申請專利範圍之構成要件。甚且若系爭專利果屬「方法專利」，被告提出之被證1 亦含有「方法」請求項（即申請專利範圍第10至19項），仍已涵蓋原告所聲稱之「利用電子裝置購買彩券」的全部「交易流程」。系爭專利不具進步性之事實至明。
㈡被證1 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 至第4 項不具進步性：
1.如被證1 說明書第1 欄第58-61 行及第3 欄第42-50 行之敘述，被證1 之「審查單元」（即原告所稱「篩選單元」）31接收到玩家資訊（包含帳戶資訊）後，根據玩家資訊驗證其是否可參加投注，其功能在於「驗證身分」，毫無疑問；而系爭專利申請專利範圍第1 項之客服終端機中的「安全系統」，其功能亦在「驗證顧客身分」，並授與該顧客使用權，二者並無不同。縱被證1 指出「玩家身分必需符合政府預先設定之身分限制」（被證1 第58-61 行「a screening unit
in the agent server, having criteria required by thestate pre-stored therein…」），然此僅係在說明身分驗證之「條件」係事先預設，並無礙於被證1 確已揭示一具有「身分驗證」功能之「安全系統」之事實。再者，參照「下位概念之公開會使其所屬上位概念之發明不具新穎性」之專利法基本概念，被證1 是在身分驗證之安全系統上，進一步限定所謂之身分驗證「需確認符合政府預先設定之身分條件」；相較於系爭專利申請專利範圍第1 項之「安全系統」僅概括式界定具有「驗證顧客身分」之功能，卻未說明何種「身分」（或由何人所預設）能符合該系統之「驗證」而言，被證1 所揭示者顯為相對應技術之「下位概念」，而系爭專利所述則為「上位概念」。既然被證1 已對於相對應技術（即身份驗證）具體例示其應驗證之條件，空泛揭露「具有驗證顧客身分功能」之「上位概念」之系爭專利，如何認定具有進步性？
2.系爭專利申請專利範圍第1 項並無「資料庫容量」之技術特徵，說明書內亦從未提及，原告以之作為系爭專利之限制條件，主張其發明較被證1 為「進步」，與法不合。實則，依據被證1 說明書第4 欄第39-44 行之敘述，「代理資料庫」係用於儲存玩家資訊、彩票資訊及州樂透中心產生之流水號（an agent database 33 for storing the player andticket information and serial number generated by astate lottery administrator ）。相較於此，系爭專利申請專利範圍第1 項之客服終端機中的「投注系統」界定為可記憶顧客買授之獎碼群，此與被證1 所述「代理資料庫」所儲存之「彩票資訊」（ticket information ） 雖用語不同，但顯係指涉相同之概念，毫無疑問。再者，系爭專利既強調「驗證顧客身分」之設備及機制，雖未指明另有儲存顧客身分之資料庫，但以系爭專利申請當時之通常知識甚至一般生活經驗，即可推知系爭專利必然有顧客身分之資料庫，否則如何達成「驗證顧客身分」之目的？此由原告所述「系爭專利需記錄註冊或交易完成的玩家身份」等語，即可得證。嗣後若被告辯稱系爭專利「不需儲存玩家身分資料」，則其發明是否可以實施、是否符產業利用性，即有疑問。且依據被證1 說明書第4 欄第39-44 行之內容可知，其僅要求「代理資料庫」儲存「玩家資訊」（player information）而已，與原告自承之「記錄註冊或交易完成的玩家身分」相符；縱被證1 說明書在其他段落確曾提及「境內所有人民的身分資料及帳務資料」，亦僅為「代理資料庫」所儲存之「玩家資訊」內容之一項具體例示，並不因此妨礙被證1 之「代理資料庫」與系爭案之對應技術構成確實相符之事實。
3.被證1 之彩券代理系統，其玩家需在玩家終端輸入其玩家資訊及彩票資訊，玩家資訊包括姓名、年齡、地址、及玩家帳戶資訊（account information ）等（被證1 說明書第6 欄第44行至第7 欄第3 行及圖1 ），經過驗證程序後，由樂透代理對玩家帳戶扣款；其所謂「帳戶」則可為玩家之信用卡帳戶或銀行帳戶，或其他事先為玩家設定的獨立帳戶（被證
1 說明書第6 欄第26-31 行）。此等「帳戶」即可對應於系爭專利之「消費憑證」之技術意涵。顯然，被證1 之「驗證流程」已涵蓋系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之「一代表顧客之消費憑證，可透過密碼通過安全系統之檢驗，並啟動買授系統」之技術內容。蓋如系爭專利之說明書所述，系爭專利之「消費憑證」，可為「信用卡、金融卡或彩券商發行的儲值卡」，「…透過密碼輸入通過安全系統檢驗，…直接從消費者帳戶扣除交易金額」（系爭專利說明書第6 頁第
1 段），其實施態樣例如「將消費憑證30插入固定據點式的顧客終端機20，並輸入登入者的授權密碼…進入安全系統11驗證顧客身分…完成扣款作業」（系爭專利說明書第6 頁第
3 段）。顯然，系爭專利之驗證流程與被證1 所揭示者，並無差異。系爭專利在91年6 月7 日申請之前，金融卡、信用卡或儲值卡之各項應用早已發展成熟，此乃眾所皆知之普通常識，無庸舉證，可參專利審查基準第2-3-29頁第（6 ）點。除可利用系爭專利說明書中所述「固定據點式」之顧客終端機（例如隨處可見之提款機）直接插卡進行各種交易外，在系爭專利申請當時，透過網路進行金融卡或信用卡交易，亦早已廣泛流行。以固定據點式之顧客終端機而言，金融卡或信用卡本身磁條或晶片中均記載詳盡之持卡人資訊，搭配密碼之輸入而供系統進行驗證。換言之，以金融卡或信用卡等作為消費憑證，以簡化個人資料之輸入手續、省去現金付費之問題，以及利用金融卡或信用卡進行網路交易，均非原告所首創；原告之所謂「發明」不過將習知技術進行「簡單轉用」（由一般購物、繳費等功能，轉用為彩券下注），此乃技藝人士均可輕易思及輕易完成者，並未產生無法預期的功效，亦未克服任何相同技術領域中前所未有但長期存在之問題，毫無進步性可言（專利審查基準第2-3-24頁最末行至第2-3-25頁第3 行之規定）。更何況被告所提出之被證1早已具體揭示利用信用卡等消費憑證在網路上進行彩券下注之技術內容，原告所辯毫無足採。
4.申請專利範圍第2至4項均為第1項之附屬項，茲將各附屬項所界定之額外技術特徵，比對被證1 之揭示，申請專利範圍第2 項係依據申請專利範圍第1 項所述之彩券投注機制，其中，該消費憑證可以是信用卡、金融卡、儲值卡其中一種。而被證1 樂透代理系統中的金融伺服器50，用以記入或扣款樂透玩家的帳戶，而用於參與樂透遊戲的帳戶，可以是樂透玩家的信用卡帳戶或銀行帳戶，或其他事先為玩家設定的獨立帳戶（第6 欄第26-31 行）。申請專利範圍第3 項係依據申請專利範圍第1 項所述之彩券投注機制，其中，該顧客終端機可以是個人電腦透過網際網路連線與客服終端機連線。而被證1 係玩家終端10可以是個人電腦…玩家及彩票資訊經由通信網路20傳送至代理伺服器30，而通信網路20可以是全球電子網路，例如網際網路，透過全球電子網路，彩票玩家可登入樂透網站（第4 欄第26-38 行）又申請專利範圍第4項係依據申請專利範圍第1 項所述之彩券投注機制，其中，該顧客終端機可以是一種固定據點的讀卡機。而被證1 係樂透玩家利用玩家終端10輸入資訊，以進行樂透遊戲。玩家終端10可能是…及／或在特定位置為進行樂透遊戲而設的樂透終端機（第4 欄第26-29 行）。
5.綜上，系爭專利申請專利範圍第1 至4 項均為熟習該項技術者依據被證1 之揭示而能輕易完成者，僅為習知技術之簡單轉用，毫無「突出的技術特徵」或「顯然的進步」，不具進步性。
㈢被告無侵害系爭專利：
1.系爭專利應有得撤銷原因，已如前述。縱認系爭專利為有效，被告亦無侵害系爭專利之行為。查原告所舉唯一證據，即上開鑑定報告係以被告發行之「愛贏俱樂部」手冊為「待鑑定對象」，並將該手冊稱為「運動彩券網路投注資料」，且將其中各頁內容以「外觀一」至「外觀三十六」命名，逐一與原系爭專利申請專利範圍第1 項各項構成要件加以比對後，作成「待鑑定對象符合本專利申請專利範圍獨立項之『文義讀取』」之結論。惟被告製作發行前述「愛贏俱樂部」手冊目的係為供消費者參考，再由消費者自行使用其自己所有之通訊或電子產品（例如個人電腦），連接網路或以語音方式後進行投注；換言之，該手冊所載述之「整套」投注機制、設備及操作，並非均由被告所獨力提供或實施者。例如：該鑑定報告依據所謂之外觀四、八及外觀十四至三十六，謂被告運動彩券網路投注官方網站中，會員可透過電話和個人電腦進行投注，符合系爭專利申請範圍第1 項之組成要件「一顧客終端機」之文義讀取云云（鑑定報告第7 頁及第9頁）。然無論「電話」或「個人電腦」，其所有權屬消費者，使用人亦為該消費者本身，並非被告所經營之運動彩券網路投注設備之一部份。再者，該報告依據所謂之外觀十二至三十六，謂被告運動彩券網路投注官方網站提供會員專戶密碼（即電話投注密碼）及憑證密碼（即網路投注密碼），作為登入該網站及投注交易時使用，符合系爭專利申請範圍第1項之組成要件「一代表顧客的消費憑證，可透過密碼輸入通過安全系統的檢驗，並啟動買授系統」之文義讀取云云（鑑定報告第8 頁及第10頁）。按「消費憑證」乃系爭專利申請專利範圍第1 項「彩券投注機制」之構成元件之一，既然該申請專利範圍之標的已確認為「物」，則屬於其構成元件之「消費憑證」，其性質當亦為「物」。惟「消費憑證」此用語於一般日常生活消費行為中雖非前所未見，但以專利文件之具體揭露要求而言，系爭專利申請專利範圍第1 項中對於「消費憑證」卻未給予任何實質上之技術定義，僅有「一代表客戶的消費憑證，可透過密碼輸入通過安全系統的檢驗，並啟動買授系統」數語界定該「消費憑證」與其他構成元件之連接與作動關係，其技術內容甚屬模糊，不易明瞭。則依據專利法第56條第3 條後段即有必要參酌系爭專利說明書之內容。系爭專利說明書對於「消費憑證」較為具體之說明共有兩處，分別為第6 頁第2 段及第7 頁第2 段。換言之，系爭專利說明書對於「消費憑證」之具體技術內容提供兩種實施態樣：一係以實體卡片（包括金融卡、信用卡及儲值卡）之「消費憑證」搭配「固定據點式」的「顧客終端機」，將該等卡片「插入」該顧客終端機後，再輸入「密碼」，以啟動與「客服終端機」之連線；依系爭專利說明書第6 頁之說明，此種實施態樣之操作模式應即與現行一般提款機交易之作法相同或類似，消費者所持有之金融卡或信用卡等「卡片」（即「消費憑證」），與其另外輸入至顧客終端機之「密碼」，顯屬「不同」層次之物或技術概念。另一種實施態樣，則係直接將「密碼」或電子憑證作為「消費憑證」，搭配家用個人電腦，消費者直接在個人電腦上連接至網際網路，輸入「密碼」或電子憑證進行交易，此種實施態樣之操作模式應與現行一般網路交易之作法相同，以「密碼」直接作為虛擬式之消費憑證。被告認為申請專利範圍第1 項之「消費憑證」，應僅能認為包含第一種實施態樣。因該申請專利範圍中關於「消費憑證」之描述為：「一代表顧客的消費憑證，『可透過密碼輸入』通過安全系統的檢驗，並啟動買授系統」。觀其文義可知，「消費憑證」尚必須「透過密碼輸入」才能通過安全系統檢驗，顯然「消費憑證」與「密碼」係分屬不同層次之概念，二者並非指涉同一技術內容。再者，系爭專利說明書第6 頁第2 段關於第一種實施態樣之用語為「消費憑證…可以是一種信用卡、金融卡…，可透過密碼輸
入通過安全系統11的檢驗」，與申請專利範圍第1 項之「…消費憑證，可透過密碼輸入通過安全系統的檢驗」之用語「完全相同」。基於「明示其一，排除其他」之法律解釋原則，可知申請專利範圍第1 項確僅主張說明書所載之第1 種實施態樣；專利權人有意地依循第1 種態樣之用語，而將第2種態樣排除於其欲保護之範圍之外。被告上述解釋，係基於專利法第56條第3 項前段之「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之基本原則，參酌同條項後段之「解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」原則而來者，確有所本。準此，被告認為申請專利範圍第1 項之「消費憑證」，參諸其請求項之界定方式及說明書所記載之實施態樣，應認為限於「有體物」之情況，而不包括「虛擬物」之可能性，洵為明確。退萬步言，縱認系爭專利申請專利範圍第1 項之「消費憑證」仍可解讀為包括其說明書第7 頁所揭示之「密碼」而非僅限於實體物（被告仍否認之），此種實施態樣亦已涵蓋於被證1 所揭示之範圍中（事實上，以家用電腦連上網際網路並輸入密碼進行網路交易，依一般生活經驗即可知，係早在系爭專利申請前即已發展成熟之交易方法）。按依被證1 說明書第6 欄第44-49 行之記載：「為購買樂透彩票，樂透玩家在玩家終端輸入他（她）的玩家資訊及彩票資訊，玩家資訊包括姓名、年齡、地址、及玩家帳戶資訊等」，及被證1 第6 欄第26-31 行，「玩家用於參與樂透遊戲的帳戶，可以是樂透玩家的信用卡帳戶或銀行帳戶，或其他事先為玩家設定的獨立帳戶」，參以在網路交易領域眾所皆知之普通常識（專利審查基準第2-3-29頁第(6) 點參照），玩家若係經由個人電腦在網路上輸入之信用卡帳戶或銀行帳戶之資訊，必然包含密碼或其他足以表彰身分之資訊在內。亦即，由被證1 所揭示之技術內容，技藝人士自可輕易推知並完成系爭專利「以輸入密碼作為消費憑證」俾進行投注之技術內容。是以，無論採取如何之解釋方式，系爭專利申請專利範圍第1 項之內容均不能認為具備「進步性」。
況且系爭專利91年6 月7 日申請之日前，利用金融卡、信用卡或儲值卡之固定據點式ATM 交易或利用銀行帳戶、信用卡帳戶等在個人電腦上進行網路交易，均早已是發展成熟之技術，均非原告所首創。暫不論事實上早已有國外博奕業者採用實體消費憑證投注或網路投注系統，系爭專利之發明本不足為奇；即便認為原告將傳統消費方式用於「彩券投注」之技術構想未具體見諸於先前技術（實則至少已揭載於被證1），其至多僅能認為是「習知技術之簡單轉用」，此乃技藝人士均可輕易思及、輕易完成者，並未產生任何「無法預期之功效」，亦未「克服任何相同技術領域中前所未有但長期存在之問題」，毫無進步性可言（專利審查基準第2-3-24頁最末行至第2-3-25頁第3 行參照）。智慧財產局之舉發成立審定書，可徵被告主張非虛。
2.系爭專利申請專利範圍第1 項之「消費憑證」應限於諸如「金融卡、信用卡或儲值卡」等「實體物」之情況，已如前述。因該等「實體物」均屬消費者所有，使用者為消費者本身，被告經營運動彩券事業之行為，並不包括製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何含有此等「實體卡片」為構成元件之「物」（即系爭專利之「彩券投注機制」），縱認系爭專利有效，被告亦不構成任何侵權行為。此外，依系爭專利說明書第6 頁所述，使用「實體物」作為消費憑證之實施態樣，係搭配「固定據點式顧客終端機」供消費者自行操作，由消費者在該顧客終端機上插入該消費憑證並透過密碼輸入通過安全系統檢驗，而被告之運動彩券系統並未設置此種由消費者自行插卡操作之固定式「顧客終端機」，被告固設有實體投注站，但消費者至投注站下注時並非自行操作，且一律以現金付款，不採用任何實體或虛擬之消費憑證；而被告銀行之ATM 提款機不提供運動彩券下注服務，不符合侵權鑑定理論之全要件原則。即使認為「消費憑證」為「實體物」之情況亦可搭配個人家用電腦及個人讀卡機，而非限於系爭專利說明書第6 頁所例示之「固定據點式顧客終端機」，該「個人家用電腦」等設備顯非由被告所提供或使用，被告自己無論如何均未利用「含有全部構成要件」之「彩券投注機制」以進行彩券投注。再者，即便認為系爭專利申請專利範圍第1 項之「消費憑證」可等同於「密碼」或為其他虛擬憑證，於此情形，被告所經營之運動彩券投注系統固提供會員「密碼」，然「密碼」一經系統發放即屬該會員專有，被告亦無使用該密碼進行投注之行為。此外，依系爭專利說明書第7 頁所示之實施態樣，當其「消費憑證」為密碼或電子憑證時，其係搭配一般家用的個人電腦作為「顧客終端機」，但被告經營運動彩券之行為顯不涉及製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口任何包含「會員家中個人電腦」為「顧客終端機」之「物」（即系爭專利之「彩券投注機制」），與系爭專利申請專利範圍第1 項之構成要件並不相當。縱認「消費憑證」為密碼等虛擬憑證之情形，亦可能搭配「固定據點式之顧客終端機」（例如固定據點式之
ATM 或讀卡機等）進行彩券投注，然如上所述，被告經營之運動彩券並不提供由消費者自行插卡操作之固定式「顧客終端機」，不符合全要件原則。又被告縱使有相關「測試」用之設備，亦不符合系爭專利申請專利範圍第1 項任何提及「顧客」之要件，包括「驗證顧客身份」、「顧客交易金額」、「顧客買授之獎碼群」、「代表顧客的消費憑證」等，即非用以「投注」。是以，無論系爭專利申請專利範圍第1 項如何解釋，被告經營運動彩券事業之行為，均不符合全要件原則。原告逕自主張被告經營運動彩券之行為構成侵害，毫無理由。原告復稱，「縱使被告所經營之投注設備中並未包含顧客終端機，惟亦應引用專利法修正草案之法理，而認被告係『間接侵害』」云云。然暫不論現行法並無「間接侵權」之規範，而是採「全要件原則」，在原告無法證明存在有符合系爭專利請求項全部構成要件之直接侵權行為人之情況下，其依法自不能擅以「間接侵權」相繩。事實上，經濟部智慧財產局已於98年8 月6 日公告「專利間接侵權制度將不納入本次專利法修正草案」，原告顯引義失據。末由於申請專利範圍第2 至4 項係申請專利範圍第1 項之附屬項，其專利範圍較申請專利範圍第1 項為小；則當已證明被告並未侵害範圍較為廣泛之申請專利範圍第1 項時，自然不可能落入範圍較小之申請專利範圍第2 至4 項之權利範圍。
㈣關於原告對於損害賠償額之主張，在本件尚未確認其專利權
為有效、原告亦尚未能證明被告確實有侵害其專利權行為之前，被告應無先為答辯之必要況原告迄今並未對其損害賠償額之請求舉證實其說，其主張無可採信。
㈤聲明：⑴原告之訴及其假執行之聲請均駁回。⑵如受不利之
判決，請准供現金或等值之台北富邦商業銀行可轉讓定期存單為擔保免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：㈠原告為發明第187552號「彩券投注機制」之專利權人，專利期間自民國92年10 月1日起至111 年6 月6 日止。
㈡原告委託台灣省機械技師公會所鑑定之「運動彩券網路投注機制」，確為被告所生產之系爭產品。
四、兩造之爭點：㈠原告系爭專利權申請專利範圍第1 項至第4 項是否違反專利
法第22條第4 項而不具進步性，被證1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項不具進步性。
㈡被告之系爭產品是否侵害原告系爭專利申請專利範圍第1 項到第4 項。
㈢若被告系爭產品侵害原告之系爭專利，原告得請求損害賠償
數額為何，得否依專利法第84條第1 項規定，請求被告等不得實施「運動彩券網路投注機制」系爭產品或其他侵害系爭專利之系統或方法。
五、得心證之理由：㈠按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之
原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文；次按關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要者，不在此限，智慧財產案件審理細則第35條亦設有規定。依上開規定意旨，於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則應先就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。是以，在當事人就專利有效性為主張或抗辯之情形，法院自應先就專利之有效性先為判斷，唯有專利有效性經確認後，始須再就侵權事實之有無再為判斷，合先敘明。本件原告提起本件訴訟，主張被告所生產、銷售之產品落入原告系爭專利申請專利範圍內，業已侵害原告專利，為此訴請被告賠償損害及不得實施侵害云云。由於被告就原告系爭專利之有效性提出爭執，依上開說明，本院自應先就原告系爭專利之有效性進行調查。原告主張本件民事訴訟應裁定停止訴訟，待前舉發案件之行政訴訟確定後再行審理云云，顯於法未合，尚無足採。
㈡經查，系爭專利為一彩券投注機制，其申請專利範圍共計4
項請求項，第1 項為獨立項，其餘第2 項、第3 項、第4 項為附屬項。1.一種彩券投注機制，包含：一客服終端機，具有一安全系統、一金融系統及一投注系統，該安全系統可驗證顧客身分，並授予該顧客使用權，該金融系統可依據顧客的交易金額做累計的運算，該投注系統可記憶顧客買授之獎碼群；一顧客終端機，具有一操作介面、一螢幕、一印表器、及一買授系統，該操作介面可輸入獎碼群，該螢幕可顯示獎碼群、交易金額及餘額，該印表器可列印買授的獎碼群單據，及交易金額、餘額的金融單據，該買授系統可與客服終端機連線，並能傳送交易金額、買授的獎碼群給金融系統及投注系統，同時接收金融系統回傳的金額運算結果，及投注系統的確認訊息；一代表顧客的消費憑證，可透過密碼輸入通過安全系統的檢驗，並啟動買授系統。2.依據申請專利範圍第1 項所述之彩券投注機制，其中，該消費憑證可以是信用卡、金融卡、儲值卡其中一種。3.依據申請專利範圍第1項所述之彩券投注機制，其中，該顧客終端機可以是個人電腦透過網際網路連線與客服終端機連線。4.依據申請專利範圍第1 項所述之彩券投注機制，其中，該顧客終端機可以是一種固定據點的讀卡機（如附件圖一所示）。
㈢原告主張系爭專利係申請一種利用電子裝置購買彩券的交易
流程( 屬方法) ，係透過硬體的呈現來表達虛擬程式的執行步驟，故系爭專利實質上為一種「方法專利」等情，然為被告所否認。經查，依現行專利審查基準第2-1-15頁關於獨立項記載形式之規範：「…技術特徵，於物之發明為結構特徵；於方法發明為條件及步驟等特徵。」。系爭專利申請專利範圍之標的為「彩券投注機制」，其中「機制」是屬「方法」或「物」固不明確，但查系爭專利申請專利範圍第1 項所揭露之技術特徵，其包括「客服終端機」、「顧客終端機」及「消費憑證」等「元件」，及該等元件之功能及連接關係等。故該等技術特徵為「物品」、「裝置」或「設備」等之結構特徵，是以該請求項實質上為一「物」之發明。至於「機制」一詞，若依前揭所述系爭專利申請專利範圍所揭露之技術特徵及其連接關係，該「機制」實質意涵應為「系統」，故整體觀之，系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項係屬「物品專利」，而依附第1 項獨立項之第2 項、第3 項、第4項附屬項亦應係屬「物品專利」，原告前開主張，尚無可採。
㈣被告於本件民事訴訟中提出被證1 （如附件圖2 所示），抗
辯系爭專利申請專利範圍第1 至第4 項不具進步性，而被證
1 為西元2001年11月27日公告之美國第0000000 號專利「System and a method for operating on-line statelotte
ry games」，其公告日早於系爭專利申請日91年6 月7 日，自得作為論究系爭專利有效性之先前技術資料。查系爭專利為「彩券投注機制」，而被證1 為操作線上州樂透遊戲的系統及方法，揭示使用者終端設備可經通訊網路通過安全驗證機制後，可線上投注州樂透遊戲。可知系爭專利與被證1 兩者技術領域相同。是以，就系爭專利與被證1 兩者間之比較，可析論如下：
1.被證1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
⑴依被證1 線上州樂透遊戲系統之圖1 揭露玩家終端10藉由
網路20連線至代理伺服器30的資料處里單元39，該代理伺服器30除具有資料處理單元39外，亦具有審查單元31與代理資料庫33，其中該資料處理單元39亦連線至金融伺服器50。所以由該圖1 所示之網路20右邊之代理伺服器30加上金融伺服器50，即可對應到系爭專利申請專利範圍第1項之「客服終端機」。雖原告主張被證1 並非開放給所有玩家，故須檢核玩家身分，而系爭專利則對玩家並無限制，因此不需具備被證1 之審查單元(screening unit)云云。
然查，系爭專利申請專利範圍第1 項所揭示之安全系統為可驗證顧客身分，並授予該顧客使用權，所以該安全系統之解釋包含被證1 之審查單元(screening unit)對玩家之身分檢核。且被證1 說明書第4 欄第39-44 行說明該代理資料庫33可用以儲存玩家及彩票資訊，該彩票資訊即等同於系爭專利申請專利範圍第1 項之投注系統之獎碼群，雖原告主張被證1 之代理資料庫33必須儲存境內所有人民身分及帳務資料，資料庫龐大。惟系爭專利申請專利範圍第
1 項中並未界定資料庫容量作為技術特徵，故此無需考量，原告前開主張，並不可採。
⑵依被證1 之圖1 所示之網路20左邊之玩家終端10(PlayerT
erminal)，即對應到系爭專利申請專利範圍第1 項之顧客終端機，而該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易得知被證1 之玩家終端10在螢幕上既然可以顯示虛擬樂透彩票，則簡易即可思及可顯示金融系統的交易金額及餘額等資訊；此外，被證1 說明書第6 欄第7-13行揭示玩家終端10可列印請求單據，亦即其具有印表機，故該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及該印表機亦可以列印買授之獎碼群單據，及交易金額、餘額的金融單據等。
⑶依被證1 說明書第6 欄第44行至第7 欄第3 行揭示玩家需
要於玩家終端輸入玩家資訊及彩票資訊，玩家資訊包含姓名、年齡、地址及玩家帳戶資料(account information)等，且說明書第6 欄第26-31 行揭示該帳戶可為玩家之信用卡帳戶或銀行帳戶，雖然此與系爭專利申請專利範圍第
1 項之具有密碼輸入之消費憑證略有不同，惟信用卡或金融卡為消費憑證之下位概念（揭示於系爭專利申請專利範圍第2 項），其與密碼結合以為安全檢驗更為普遍習知之技術，且系爭專利透過消費憑證與密碼相較於被證1 之輸入各種個人資訊，兩者皆為安全或登入啟動之檢核，功效上並無不同，消費憑證密碼結合以為安全檢驗，更是普遍之習知技術。
(4)綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1 項僅為被證1 習知技術之簡單改變，且不具備不可預期之功效，係該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及，被證1 自可證明系爭專利申請專範圍第1項不具進步性。
2.被證1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第2 項依附於系爭專利申請專利範圍第1 項，其更加揭示：「該消費憑證可以是信用卡、金融卡、儲值卡其中一種。」。惟如前所述，被證1 揭示有信用卡帳戶或銀行帳戶，且以信用卡或金融卡與密碼結合以為安全檢驗更為普遍之習知技術。故整體觀之，系爭專利申請專利範圍第2 項僅為被證1 習知技術之簡單改變，且不具備不可預期之功效，係該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及，被證1 自可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
3.被證1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第3 項依附於系爭專利申請專利範圍第1 項，其更加揭示：「該顧客終端機可以是個人電腦透過網際網路連線與客服終端機連線。」。惟被證1 說明書第4欄第26-38 行已揭示玩家終端10可以是個人電腦，網路20可以是全球電子網路，例如網際網路，所以系爭專利申請專利範圍第3 項所附加之技術特徵已揭示於被證1 。故整體觀之，系爭專利申請專利範圍第3 項僅為被證1 習知技術之簡單改變，且不具備不可預期之功效，係該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及，被證1 自可證明系爭專利申請專範圍第3 項不具進步性。
4.被證1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第4 項依附於系爭專利申請專利範圍第1 項，其更加揭示：「該顧客終端機可以是一種固定據點的讀卡機。」。惟被證1 說明書第4 欄第26-29 行已揭示玩家終端10可以是在特定位置為進行樂透遊戲而設的樂透終端機，且於樂透終端機上裝設讀卡設備亦一般人即可理解與思及之功能。故整體觀之，系爭專利申請專利範圍第4 項僅為被證1 習知技術之簡單改變，且不具備不可預期之功效，係該所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及，通常知識者可輕易思及，被證1 自可證明系爭專利申請專範圍第4 項不具進步性。
六、綜觀上述比對分析，系爭專利所揭露之技術特徵均為被證1所揭示，系爭專利請求項第1 、2 、3 、4 項係熟習該項技術者由被證1 中所揭露之技術手段，即能輕易完成且未能增進功效者，是系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3 、4 項自應認為不具進步性，而有應撤銷、廢止之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定，本件原告即不得於本件民事訴訟程序中對被告主張權利，從而，有關本件被告所實施之「運動彩券網路投注機制」其技術特徵是否落入原告系爭專利申請專利範圍第1 至4 項，而有無侵害原告專利權之情形，即無庸再論。本件原告依專利法第84條第1 項、第85條第1 項第
2 款及民事訴訟法第244 條第4 項、第255 條規定，請求被告等應連帶賠償原告165 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。及被告等不得實施「運動彩券網路投注機制」系爭產品或其他侵害系爭專利之系統或方法云云，即屬無據，不應准許。
七、假執行部分：本件原告之訴既經駁回，其願供擔保為假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
九、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 12 月 15 日
智慧財產法院第一庭
法 官 王俊雄以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 12 月 15 日
書記官 王英傑