智慧財產法院民事裁定
98年度民專訴字第98號原 告 聯茂電子股份有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 蕭富山律師
陳薏如律師丙○○○○○被 告 美商埃索拉美國公司（Isola USA Corporation）法定代理人 乙000000 0訴訟代理人 蔣大中律師
陳佳菁律師上列當事人間請求確認請求權不存在事件，本院裁定如下：
主 文本件移送臺灣臺北地方法院。
理 由
一、本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：㈠按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一
方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。
㈡我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律
，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
㈢本件涉訟之當事人，原告為依我國法律設立之法人，其營業
處所設在我國；被告則為依美國法律設立之法人。另本件依原告所起訴之事實，係主張被告為我國第142122號發明專利（下稱系爭142122專利）之權利人，前於民國97年9 月間，以原告產銷之型號200DK 產品侵害系爭142122專利而提起訴訟，原告為免滋訟源，而於同年11月9 日與被告簽訂「和解契約（Settlement Agreement）」（下稱系爭和解契約），所約定之標的為我國第142122、123529號專利、及美國第0000000 、0000000 及0000000 號專利（下稱系爭專利）。原告嗣後新設計發開型號200DK-2 產品（下稱系爭產品），並未侵害系爭142122專利之虞，原告為免爭議，仍依系爭和解契約第5 條之約定，將系爭產品及中山科學研究院出具之報告交予被告律師，供被告驗證系爭產品是否侵害系爭142122專利，詎被告屢屢提出不合理之要求，並恫嚇原告應賠償其專利受侵害之損失，故意延遲驗證，其違約及不誠信，至為明確，使系爭產品有無落入系爭142122專利申請專利範圍，久久無法確認，爰起訴請求確認被告對原告之系爭產品侵害系爭142122專利權之損害賠償請求權不存在（見本院卷第1冊第7 至19頁之起訴狀），並提出專利說明書、專利查詢資料、和解契約暨中譯文、專利申請再審查理由書、中山科學研究院報告暨中譯文、200DK 鑑定比對說明、兩造律師往來電子郵件、民事假處分聲請狀及補充理由三狀、溝通經過一覽表、中央大學鑑定報告書為證（見本院卷第1 冊第21至16
6 頁）。㈣觀諸系爭和解契約第1 條約定：「自生效日起至最後到期之
中華民國發明專利第142122號、第123529號及美國專利第6,187,852 號、第6,322,885 號及第6,509,414 號（下稱「系爭專利」）到期日止，ITEQ (即原告) 不得在全球任何地方製造、使用、販賣、為販賣之要約或散布（distribute）其型號200DK 或其他任何落入系爭專利申請專利範圍內之產品。」（見本院卷第43、230 頁。就原告所提之系爭和解契約中譯文《見本院卷第1 冊第230 至232 頁》，被告除就第5條第4 句部分外，其他部分均無意見《見本院卷第2 冊第21
5 頁》，附此敘明）。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於專利權民事事件，且就管轄原因事實，原告業已證明客觀上兩造間就系爭專利與原告製造、使用、販賣、為販賣之要約、散布（distribute）相關產品，成立一和解契約，原告依系爭和解契約第5 條約定，請求被告驗證系爭產品是否侵害系爭142122專利未果，而提起本件確認損害賠償請求權不存在之訴。亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於法律行為發生債之關係，故本件為涉外民事事件，且我國法院之對有國際裁判管轄權。
二、我國民事事件之管轄：㈠按合意定外國法院管轄，雖非單純定訴訟管轄之問題，而係
排除受中華民國法院審判之權利，但衡諸處分權主義之原則，應無不許之理。惟應審酌是否並無民事訴訟法第402 條第
1 項第1 、4 款規定之消極要件，及調查合意選擇管轄法院有無違背我國之專屬管轄，資為判斷（最高法院98年度臺上字第1933號民事判決參照）。準此，合意管轄具有定訴訟管轄及排除法院審判之權利的效力。
㈡次按（第1 項）當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關
於由一定法律關係而生之訴訟為限，（第2 項）前項合意，應以文書為之，民事訴訟法第24條定有明文。又訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院，同法第28條第1 項亦有明文。另外國法院之確定判決，有下列各款情形之一者，不認其效力：依中華民國之法律，外國法院無管轄權者，無相互之承認者，同法第402 條第1 項第1 、4 款亦有明文。
三、智慧財產民事事件之管轄法院：㈠按智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款規定：「智慧
財產法院管轄案件如下：依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。... 其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」智慧財產案件審理法第7 條規定：「智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第
4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。」司法院於97年4 月24日發布司法院指定智慧財產法院管轄之民事、行政訴訟事件函，指定不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件，及當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權者，如係基於同一原因事實而不宜割裂之民事事件，均屬智慧財產權民事訴訟。
㈡前開智慧財產民事事件之管轄規定，並無「專屬」2 字，性
質上即為非專屬管轄，如當事人合意由普通法院管轄，自應尊重當事人之意思，應許其等以合意方式定普通法院為管轄法院。
四、系爭和解契約第13條合意管轄條款之效力：㈠智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法均係於97年7 月
1 日施行，本院亦於是日正式成立。其後，兩造於同年11月19日簽訂系爭和解契約（Settlement Agreement）（見本院卷第43頁之約首），並於其中第13條約定：「任何涉及本和解契約事項之爭議或問題（Any dispute or question involving any matter under this Settlement Agreement），當事人未能於友善磋商後解決者，應由（"shall" be submitted to ）臺灣臺北地方法院或美國亞利桑那州地方法院管轄。在爭訟此類爭議時，本和解契約之存在及條款以及為達成本契約之討論及協商之歷程，得向法院揭露之。」（見本院卷第1 冊第44至45、232 頁）。核其所使用之文句"shall" ，兩造就有關系爭和解契約之爭議（一定之法律關係），業已合意以臺灣臺北地方法院或美國亞利桑那州地方法院為其管轄法院，並排除任何其他法院（含本院）之管轄權，亦即此國際合意管轄條款具有排除法院管轄權之效果（即排他效力說）。
㈡原告主張系爭和解契約第13條前段約定之文字，顯未排除臺
灣臺北地方法院或美國亞利桑納州地方法院以外法院之原有管轄權云云，雖據其援引最高法院91年度臺抗字第268 號民事裁定，惟查：
⒈涉外案件之國際合意管轄條款，當事人既已明確約定國際
管轄權之決定及程序，得以有效避免當事人分向各國起訴，所產生浪費司法資源、各國法院裁判之歧異判斷、以及射悻性「逛選法庭」（Forum Shopping）之流弊，國際規範及共識（如西元2005年6 月30日「海牙合意管轄公約」（the Convention on Choice of Court Agreement ））原則上均尊重當事人意思而予以承認，且其合意之效果以排他效力說（專屬合意，exclusive choice of cour tagreement ）為主，以併存效力說為例外。⒉最高法院91年度臺抗字第268 號民事裁定所為「國際裁判
管轄之合意，除當事人明示或因其他特別情事得認為具有排他亦即專屬管轄性質者外，通常宜解為僅生該合意所定之管轄法院取得管轄權而已，並不當然具有排他管轄之效力。」之法律見解，係針對該案票據上記載兩造就該票據所證明之債務涉訟，「願」受美國內華達州之州或聯邦法院之司法管轄等語（國際裁判管轄之合意），而認該案兩造並未合意排除我國法院之管轄權。反之，如當事人明示或因其他特別情事得認為具有排他亦即專屬管轄性質者，即發生排他管轄之法律效果。
⒊系爭和解契約第13條係使用"shall "乙字，足見兩造就有
關系爭和解契約之爭議，專屬合意由臺灣臺北地方法院或美國亞利桑那州地方法院管轄，具有排除效果。故原告此部分主張，委無可採。
五、兩造就本件管轄法院之爭執：㈠原告主張：
⒈本件訴訟係請求確認「被告身為系爭專利之權利人，對原
告200DK-2 層板依專利法第84條第1 項規定之專利權受侵害之損害賠償請求權是否存在」，並非因系爭和解契約所生之權利義務關係，故無系爭和解契約第13條合意管轄適用之餘地。
⒉原告於起訴狀引述和解契約第5 條驗證程序等，乃敘明本
件之事實背景，用以說明原告法律上地位之不安定，而非以此限定本案請求確認者乃契約爭議事項，原告亦未基於系爭和解契約第5 條或第7 條為任何請求。
⒊系爭和解契約第1 條係宣示性、原則性之約定，並屬功能
性之條款，並非兩造約定之爭議事項，自無系爭和解契約第13條之適用。
㈡被告抗辯：
⒈原告提起本件訴訟之主要目的無非係要確認原告系爭產品
並未侵害被告系爭142122專利，即為系爭和解契約所欲解決之事項。而原告提起本件確認訴訟是否有訴之利益，首應判斷「被告是否違反和解契約第5 條驗證程序之約定」及「原告是否無視被告依據和解契約第5 條約定所為之驗證意見銷售侵權產品而違反和解契約第7 條」，此等判斷皆涉及系爭和解契約之約定內容及其適用，故應適用系爭和解契約第13條之約定。
⒉本件訴訟所涉爭議為原告所產製之系爭產品有無侵害被告
系爭142122專利，依系爭和解契約第1 條規定可知，本件訴訟所涉爭議明顯係為系爭和解契約所欲解決之爭議，故原告應按照系爭和解契約第5 條所約定之程序辦理，非得逕行提起本件訴訟。如兩造因本件訴訟所涉爭議而涉訟，按照系爭和解契約第13條之約定，應由臺灣臺北地方法院管轄。系爭和解契約第13條約定之適用範圍，並非僅限於依據該和解契約所提起之訴訟。
㈢綜上，兩造之爭點在於本件消極確認之訴是否屬於「涉及本
和解契約事項之爭議或問題」（Any dispute or questioninvolving any matter under this Settlement Agreement），而有系爭和解契約第13條合意管轄約定之適用？
六、本院就本件消極確認之訴並無管轄權：㈠綜觀系爭和解契約下列約定（見本院卷第43至44、230 至23
1 頁）：⒈第1 條：「自生效日起至最後到期之中華民國發明專利第
142122號、第123529號及美國專利第6,187,852 號、第6,322,885 號及第6,509,414 號（下稱「系爭專利」）到期日止，ITEQ( 即原告) 不得在全球任何地方製造、使用、販賣、為販賣之要約或散布（distribute）其『型號200D
K 或其他任何落入系爭專利申請專利範圍內之產品』。」⒉第5 條前段：「ITEQ得提供其現有及／或『新產品』及／
或其他相關文件（例如，專利侵權鑑定報告、測試報告或專家意見）給ISOLA （即被告），以供其驗證『該產品』是否侵害任一系爭專利。ISOLA 應展開驗證，並在不超過兩個月之合理期間內，由ISOLA 自行負擔費用以書面形式提供意見給ITEQ。... 」⒊第6 條：「如ISOLA 懷疑『任一ITEQ之產品』侵害任一系
爭專利時，ISOLA 應以書面通知ITEQ，並要求ITEQ於一個月內解決該侵權爭議。... 」⒋第7 條：「如ITEQ無視依據第5 條約定ISOLA 之驗證意見
或第三人之驗證結論，或無視ISOLA 依據第6 條約定所為之書面請求，而製造或散布（distribute）經ISOLA 或第三人認定『侵害任一系爭專利之產品』者，ITEQ應支付IS
OLA 懲罰金美金1,000 萬元整。」⒌第11條後段：「...ITEQ 約定並承認系爭專利之有效性及
可實施性，並同意不在全球任何地方製造、使用、販賣、為販賣之要約或散布（distribute）其『型號200DK 或其他任何落入系爭專利申請專利範圍內之產品』。」⒍綜上，兩造於系爭和解契約所規範之對象包含被告之系爭
專利，以及原告所製造、使用、販賣、為販賣之要約、散布（distribute）之所有產品（含97年11月19日簽約時之現有產品，與日後之「新產品」）。且原告得依系爭和解契約第5 條約定，提供其現有產品、「新產品」、其他相關文件，供被告驗證其產品是否侵害任一系爭專利，而被告應進行相關驗證程序，並以書面提供其意見。
㈡依原告起訴所主張之事實（見第一㈢項），原告係於系爭和
解契約簽訂之後，依系爭和解契約第5 條之約定，將新設計發開之系爭產品及中山科學研究院報告交予被告，以驗證系爭產品是否侵害系爭142122專利，原告認為被告故意延遲驗證，致無法確認系爭產品有無落入系爭142122專利申請專利範圍，為此提起本件消極確認之訴。是以原告係認被告未依系爭和解契約第5 條約定進行系爭產品之驗證程序，「故意抑留不發不侵害意見」、「是其違約及不誠信，至為明確」（見本院卷第1 冊第16頁第9 、17行），經核原告所主張之本案原因事實與系爭和解契約密切關連。而被告於起訴後98年7 月28日第一次提出書狀，即對原告之上開主張有所爭執（見本院卷第1 冊第194 至196 頁），故兩造之爭執係屬「涉及本和解契約事項之爭議或問題」，自有系爭和解契約第
13 條 合意管轄約定之適用。㈢至原告主張本件訴訟係請求確認「被告身為系爭專利之權利
人，對原告200DK-2 層板依專利法第84條第1 項規定之專利權受侵害之損害賠償請求權是否存在」，並非因系爭和解契約所生之權利義務關係，且原告於起訴狀所述僅為事實背景，非以此限定本案請求確認者乃契約爭議事項，原告亦未基於系爭和解契約第5 條或第7 條為任何請求，又系爭和解契約第1 條並非兩造約定之爭議事項，故無系爭和解契約第13條合意管轄適用之餘地云云。然查：
⒈原告刻意將被告就系爭產品因系爭142122專利所可能享有
之損害賠償請求權，與系爭和解契約之規範範圍（被告之系爭專利與原告之現有產品及「新產品」）予以割裂解釋，顯然忽略兩造當初簽訂系爭和解契約之目的，即在希冀藉由系爭和解契約第5 條所定之相關驗證程序，以釐清原告之現有產品及「新產品」有無落入系爭專利申請專利範圍。雖原告之聲明係以請求確認損害賠償請求權不存在之消極確認之訴的形式，綜觀其主張內容，經核其本質並未逸脫系爭和解契約之爭議範疇。是以原告徒以其訴訟標的並非因系爭和解契約所生之權利義務關係，或系爭和解契約第5 條或第7 條之請求為辯，即無可取。
⒉另系爭和解契約第1 條明確約定系爭和解契約之標的涵蓋
被告之系爭專利，及原告所製造、使用、販賣、為販賣之要約或散布（distribute）之產品，得據此解釋系爭和解契約之規範客體，並非純為「宣示性、原則性之約定」或「功能性之條款」。
㈣本件既屬「涉及本和解契約事項之爭議或問題」，應依系爭
和解契約第13條合意管轄約定，由臺灣臺北地方法院或美國亞利桑那州地方法院為其管轄法院，並排除其他法院之管轄。而如前所述，我國智慧財產民事事件之管轄規定，性質上為非專屬管轄（見第三項），是以此合意管轄之約定，並無違反我國專屬管轄之情事。且依我國民事訴訟法第24條規定，臺灣臺北地方法院有管轄權，且本件無須進一步探討外國法院確定判決相互承認與否之問題，即無民事訴訟法第402條第1 項第1 、4 款規定之消極要件。從而，本件應以臺灣臺北地方法院為有管轄權之法院，本院並無管轄權，原告向無管轄權之本院提起本件訴訟，顯係違誤，爰依職權將本件移送於該管轄法院。
中 華 民 國 98 年 12 月 4 日
智慧財產法院第二庭
法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。
中 華 民 國 98 年 12 月 4 日
書記官 林佳蘋