智慧財產法院民事裁定
98年度民抗更(一)字第4號抗 告 人 台灣東洋藥品工業股份有限公司法定代理人 甲○○代 理 人 黃三榮律師
范曉玲律師陳貞妤律師相 對 人 美國禮來大藥廠公司Eli Lilly and Company法定代理人 乙00000 00代 理 人 邵瓊慧律師
盧柏岑律師馮達發律師上列當事人間撤銷定暫時狀態處分裁定事件，抗告人對於臺灣臺北地方法院中華民國97年12月31日96年度全聲字第1064號第一審裁定，提起抗告，本院裁定後，經最高法院廢棄發回，本院更為裁定如下：
主 文原裁定廢棄。
抗告人於提供新台幣貳仟玖佰陸拾參萬元或同面額之華南商業銀行可轉讓定存單為相對人供擔保後，臺灣台北地方法院95年度智裁全字第16號定暫時狀態假處分裁定准予撤銷。
聲請、抗告及發回前再抗告費用由相對人負擔。
理 由
一、抗告人於原審聲請及抗告意旨略以：㈠兩造間專利爭議事件，前經臺灣臺北地方法院以95年度智裁
全字第16號裁定准予為定暫時狀態處分（下稱系爭定暫時狀態處分），抗告人對系爭定暫時狀態處分曾提起抗告，經臺灣高等法院95年度抗字第819 號裁定駁回抗告，抗告人未續提再抗告而確定。
㈡相對人系爭定暫時狀態處分所欲保全之請求，確實得以金錢
給付達其目的：相對人係以抗告人進口之原料藥吉姆賽它賓侵害系爭專利為由起訴，業經最高法院將二審判決部分廢棄，發回臺灣高等法院更審。而系爭定暫時狀態處分僅於系爭專利權效力範圍之限度內予以准許。相對人之本案請求及於系爭定暫時狀態處分所欲保全之請求，係依專利法第84條第
1 項之排除侵害及損害賠償，以金錢給付達其目的，得依民事訴訟法第536 條第2 項聲請供擔保撤銷系爭處分。㈢抗告人因系爭定暫時狀態處分而受難以補償之重大損害：系
爭定暫時狀態處分之執行，函送關稅總局、中央健康保險局及臺中榮民總醫院等單位，非但使抗告人自國外進藥困難，更使醫療院所就抗告人合法產製之健仕注射液產生嚴重誤解，實已對抗告人造成遠於系爭暫時狀態處分效力範圍之重大損害。又相對人曲解系爭定暫時狀態處分內容，濫發內容不實之警告函予各大醫療院所，嚴重影響各大醫療院所之進藥意願。相對人更不斷向執行法院不實檢舉抗告人違反系爭定暫時狀態處分，更以此為憑向其他法院聲請高額假扣押，非但使抗告人不堪其擾，更係嚴重浪費司法資源，抗告人因此所受損害實際上應有新臺幣（下同）數十億元。抗告人自臺灣神隆公司購買原料藥吉姆賽它賓，以產銷健仕注射液之行為，並未侵害相對人之系爭專利權，本於利益衡量判斷，抗告人當得供擔保據以撤銷系爭定暫時狀態處分。且系爭定暫時狀態處分撤銷，非但對相對人之系爭專利權之行使無任何影響，更可有效避免相對人濫用其專利權以打擊國內本土藥廠，藉以維持其於癌症藥品市場之獨占地位。
㈣本件確有撤銷系爭定暫時狀態處分之特別情事：系爭定暫時
狀態處分所涉本案之最高法院96年度臺上字第1710號判決，已實質變更系爭定暫時狀態處分作成時所據之前提事實，本於民事訴訟法第536 條「維護債務人權益」、「放寬撤銷假處分類型」、「重啟審查機制」等立法意旨，應認為本件當屬民事訴訟法第536 條第1 項所稱「其他特別情事」之適用類型。
㈤爰依法提出抗告，請求⒈原裁定廢棄；⒉廢棄部分，願以現
金或等值之華南商業銀行龍江分行可轉讓定存單或由華南商業銀行龍江分行出具之保證書為相對人提供擔保，請准撤銷系爭定暫時狀態處分。
二、按假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者，法院始得於假處分裁定內，記載債務人供所定金額之擔保後免為或撤銷假處分，民事訴訟法第536 條第1 項定有明文。復按假處分裁定未依前項規定為記載者，債務人亦得聲請法院許其供擔保後撤銷假處分，為同條第2 項所明定。又除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之，民事訴訟法第538 條之4 亦有明文。足見法院為定暫時狀態處分之裁定，除應審究該保全之處分方法是否為防止債權人發生重大損害或避免急迫危險或有其他相類情形所必要者外，尚應斟酌其性質如與保全假處分相類，原得以金錢之給付達其目的，而以定暫時狀態處分為保全方法，將對債務人造成難以補償之重大損害，或債權人所受之損害非不能以金錢補償時，即非不得准許債務人供擔保後免為假處分或撤銷假處分，以資平衡兩造間之權利義務，兼顧雙方之利益。又所謂「特別情事」，係指債權人因撤銷假處分所受之損害，可得以金錢彌補，且不致因假處分之撤銷使債權人失卻其保全之情形而言。而債務人陳明願供擔保聲請撤銷假處分裁定時，依前開規定，非有特別情事不得准許，至有無適於為此處置之特別情事，應由法院自由裁量，如依債務人之供擔保足以達假處分之目的者，即可認為有適於為此處置之特別情事，法院自得許債務人供擔保而撤銷假處分之裁定（最高法院48年台抗字第80號判例、同院86年度台抗字第552 號裁判意旨參照）。
三、經查：㈠相對人就系爭定暫時狀態處分所欲保全之請求，係依專利法
第84條第1 項規定請求排除侵害及防止侵害，亦即排除及防止抗告人之侵權行為，而專利權之目的係在將專利權結合產品之製作及銷售等營業行為，而獲取營業利益，則專利權人於其專利權受侵害致損害其營業利益時，其營業利益之損失，性質上非不得以金錢補償之，此觀專利法第84條規定，發明專利權受侵害時，專利權人除得請求排除或防止其侵害外，並得請求賠償損害即明。是以專利權之受害人依專利法第84條規定行使排除侵害及防止侵害請求權，其最終目的既為損害賠償，性質上，本非不得以金錢補償之。
㈡本件相對人聲請定暫時狀態之處分，係主張其投入美金數億
元之研發經費，取得系爭發明專利，並經藥品申請查驗登記程序，於市場上推出「健擇」藥品，專用於治療非小細胞肺癌、胰臟癌、乳癌及膀胱癌，而抗告人以學名藥程序，向衛生署申請「健仕」之查驗登記，侵害其發明專利，倘抗告人於95年3 月取得藥證上市，其第1 年即將損失新台幣（下同）7,000 萬元，至98年累積損失將達6 億1,300 萬元（見台北地院95年度智裁全字第16號裁定第2 項及第3 頁第19行以下）等情，參以相對人對抗告人提起本案訴訟，除請求抗告人不得使用中華民國第66262 號、第110476號、第109978號發明專利及使用為販賣之要約、販賣及進口吉姆賽他賓或進口含有吉姆賽他賓之藥品之排除及防止侵害外，並請求抗告人與其法定代理人應連帶賠償200 萬元本息，有相對人民事起訴狀影本可考( 見本院卷第75頁背面），依上說明，相對人行使排除侵害及防止侵害請求權之最終目的之損害賠償非不得以金錢補償。是以相對人縱因抗告人之侵權行為受有損害，非不得以金錢之賠償，達到相對人聲請系爭定暫時狀態處分之目的，抗告人主張相對人所保全之請求，得以金錢給付達其目的乙節，應為可採。
㈢相對人雖辯稱：前開臺灣臺北地方法院95年度智裁全字第16
號假處分裁定已審酌兩造所受利益或損害之衡量、抗告人可能受有之損害及公共利益等因素，而否准抗告人供擔保免為或撤銷假處分之請求，應有確定力，抗告人不得再就同一事由重為爭執云云。然查，所謂確定裁定，係指該裁定內容對於程序上之事項所作之判斷，已具有實質上之確定力者而言。復按該確定裁定之確定力，以經表現於主文判斷事項為限，至裁定理由雖無確定力，但法院於裁定理由中就主要爭點以外之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除顯然違背法令或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，同一當事人於就該重要爭點所提起之訴訟，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，基於民事訴訟法上之誠信原則，固皆不得為任何相反之判斷或主張，惟仍應以該重要爭點於前案業經當事人為充分之辯論，並經法院於判決理由為判斷，其理自明。卷查，前開假處分裁定固於理由中就抗告人是否可供擔保免為或撤銷假處分為認定，惟其認定之依據係以假處分之請求代以金錢，並不能達其債權之終局目的，而不許抗告人供擔保免為或撤銷假處分。惟相對人所保全之請求，係得以金錢給付達其目的，業經本院認定如前述，是原假處分之裁定，就此之認定，顯有違誤，此足以推翻原判斷之情形，抗告人主張不受前開假處分裁定確定之拘束，尚屬可採。
㈣本件相對人聲請系爭定暫時狀態假處分之目的係在保護系爭
專利權不繼續受危害，而所欲保全者，為請求禁止抗告人繼續為侵害系爭專利權之行為，原法院乃准相對人所請，裁定命相對人提供擔保2 千萬元後，准相對人定暫時狀態假處分之聲請，禁止抗告人使用系爭專利等行為。而抗告人聲請撤銷系爭定暫時狀態處分所應提供之擔保，旨在擔保相對人因不能為系爭定暫時狀態處分所受損害，是以斟酌系爭定暫時狀態處分所定之擔保金額、雙方可能肇致之損害、抗告人之產業規模、相對人之業務範圍、就系爭產品的預期利潤等因素，並審酌原假處分裁定對於相對人如不為假處分可能受之損害為29,623,613元（見原假處分裁定第16頁）（計算式為依相對人於該假處分裁定中所主張「健擇（Gemzar）」2005年在台灣之銷售額為4 億1 千5 百77萬元，抗告人之藥品會分食相對人一半之市場，是以可能所受之損害計算式為415,770,000 ×50％×同業利潤標準19％×0.75年之辦案期間），認抗告人以2,963 萬元為相對人供擔保撤銷系爭定暫時狀態處分之標準為適當。雖相對人主張抗告人迄今持續侵害相對人系爭專利，自2008年起影響之銷售額合計為17億8千7 百73萬元，抗告人應至少供擔保17億8 千7 百73萬元(見本院98年度民專抗字第7 號卷，卷二第22至23頁) ，然上開數額相對人並未提出任何具體證據可資佐證，尚非可採。是抗告人聲請供擔保後撤銷系爭假處分裁定，為有理由，應予准許，原法院駁回抗告人聲請之裁定，殊有未合。
四、從而，抗告人依民事訴訟法第536 條第1 、2 項及第538 條之4 之規定，聲請供擔保後撤銷系爭假處分裁定，尚屬有據，應予准許，原裁定駁回抗告人之聲請，尚有未洽，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，應由本院將原裁定此部分廢棄，改判如主文第二項所示，爰裁定如主文。
中 華 民 國 99 年 2 月 4 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿法 官 王俊雄以上正本係照原本作成。
本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為訴訟代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新台幣1,000元。
中 華 民 國 99 年 2 月 4 日
書記官 王英傑