智慧財產法院民事判決
99年度民專上字第12號上 訴 人 加新正企業有限公司法定代理人 郭新政訴訟代理人 桂齊恆律師複代理人 江郁仁律師訴訟代理人 胡書慈被上訴人 國興機電股份有限公司兼 上法定代理人 陳梅堂共 同訴訟代理人 劉秋絹律師
張宇攸上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年11月27日本院98年度民專訴字第49號第一審判決提起上訴，本院於100 年3 月10日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張
(一)本案應審酌系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項，依專利法第64條之規定，合法之更正不得實質擴大或變更申請專利範圍，只要係合法之更正即不會使系爭專利產生實質變化，此與是否主張全部申請專利範圍之請求項無涉。故上訴人依專利法第108 條準用第64條之規定，所提出更正之申請係申請專利範圍之減縮且未有實質變更申請專利範圍，上訴人之合法更正並非新事實、新證據。縱更正後之申請專利範圍屬於新攻擊防禦方法，惟依民事訴訟法第447條第一項但書之規定，因更正係發生於第一審法院言詞辯論終結後，故就更正後之申請專利範圍加以審酌並未違反該條之規定。且上訴人所提出之更正既合於專利法之規定，依法智慧財產局自應准許，而就更正後之申請專利範圍加以審酌，可使裁判所依據之基礎與智慧財產局所認定之申請專利範圍一致。
(二)系爭專利更正後之申請專利範圍第一項係具有可專利性：
1.被證1 、被證4 （即本件證據1 、4 ）未揭露關於系爭專利「包覆片」之技術特徵，且無任何教示得使所屬技術領域中具有通常知識者參考被證1 、被證4 後顯能輕易完成系爭專利，被證1 、被證4 不足以證明系爭專利不具進步性。被證
1 不僅未揭露系爭專利「有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近」之技術特徵，且於被證1 說明書中明確記載圓管182 之二邊182b和182c為相平行並受兩彎耳172 、174 卡制而遠離鋸片，可見被證1 相較於系爭專利明顯作出反向教示，足以證明系爭專利無法輕易完成。被證1 中所揭露之圓管180 其兩邊182b 、182c 在被證1 說明書第4 欄第24至25行中已指定其為兩相平行之側壁，配合圖2 及圖5 可得知該兩側壁182b、182c為平行向上延伸而無朝鋸片靠近之結構。
又被證1 說明書第4 欄第40至46行中進一步界定彎耳172 、
174 用來擋卡該兩側壁182b、182c以防止其在圓管180 「不當轉動」後撞擊鋸片，故可知該兩側壁182c、182b不但有彎耳172 、174 來防止其接近鋸片。且該兩側壁182c、182b係在圓管180 「不當轉動」下才有機會撞擊鋸片，可知該兩側壁182c、182b的位置並未靠近鋸片的位置。故被證1 不僅未揭露或教示系爭專利的主要技術特徵，且被證1 顯係提供了相反之教示。
2.被證4 未揭露系爭專利「有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近」之技術特徵且無任何相關之教示，無法證明系爭專利不具進步性，被證4之內管60之兩側壁無論由圖式或說明書中均未揭露其「向鋸片兩側接近」或「與鋸片不平行」，且被證4 中揭露內管60自出口端64朝入口端62漸縮，係指內管60之管徑改變，並非等同於內管60之兩側壁有「向鋸片兩側接近」或「與鋸片不平行」之意思，顯與系爭專利「有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近」之技術特徵有別。且不論是被上訴人所引用之被證1 中圓管180 其兩側壁182b、182c或是被證4 內管60之兩側壁，均為該等管體與生俱來之管壁面，反觀系爭專利之包覆片，係為集塵罩管壁所延伸出之額外構件，無論被證1 或被證4 均未揭露或教示類似於包覆片之結構。故系爭專利確實無法為所屬技術領域中具有通常知識者透過被證1 或被證4 而可輕易完成。
(三)以「全要件原則」下比較系爭專利更正後之申請專利範圍第
1 項與系爭物品後，可知其符合文義讀取，系爭物品落入系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項之專利權範圍。且依智慧財產法院99年度民專上字第2 號判決之見解可知，若被控侵權產品落入系爭專利之文義範圍時，不得主張先前技術阻卻而不構成侵害。故本案被上訴人並未說明被控侵權產品何以不符合文義讀取，亦未說明如何適用均等論，僅空言辯稱適用先前技術阻卻云云，顯不足採。
(四)被上訴人於民國99年5 月12日就系爭專利提出舉發之申請，該舉發案雖經智慧財產局於100 年2 月24 日以(100)智專三
(三)05055字第10020157410 號專利舉發審定書所為成立之處分，惟上訴人不服該處分，擬於法定期間內提起訴願以為救濟，故該處分依專利法第73條第1 項之規定尚未發生撤銷確定之效力。
1.上開審定書以舉發證據2 即本案被證1 或舉發證據5 即本案被證4 認定系爭專利有違反專利法有關進步性規定，而做出舉發成立之處分。惟將系爭專利請求項第1 項所界定記載之技術特徵與舉發證據2 及舉發證據5 比對後可知，該等證據並未能將系爭專利技術特徵完全揭露公開，且系爭專利所記載之技術特徵除了所設計之集塵罩40為覆蓋在該鋸片20之部分係小於該鋸片20之二分之一之外，更重要之技術特徵係設計有一對不平行於鋸片20之包覆片402 向鋸片20兩側接近，而不接觸影響鋸片20之作動者，對於此部分重要技術特徵上訴人在舉發答辯理由書第4 頁第二段特別說明了此一構造特徵可提供該圓鋸機「……在鋸切時藉由該鋸片20旋轉時所形成的氣流將碎片粉塵導引入集塵罩40中，該等包覆片402 可將作動時產生之粉塵完全包覆於集塵罩40中，而不會任由粉塵不規則散逸。」等功效，此等功效明顯為舉發證據2 及舉發證據5 之構造所無法達成，故原處分機關之認定實有違誤，本件系爭專利確實具有進步性。
2.舉發證據2（下稱證據2，即本件證據1）所公開內容相較於本件系爭專利請求項第1 項之技術特徵，無法證明系爭專利不具進步性。系爭專利之構造設計，係將該集塵罩40覆蓋該鋸片20之部分有一對不平行於鋸片20之包覆片402 ；而證據2在說明書第4 欄第19至23行所述的構造，該圓管180 具有一方形長槽182 ，該長槽182 具有兩平行側邊182b和182c，故圓管180 之側邊為設計有兩平行的側邊182b和182c，以及在圓管180 上並沒有設計任何具有朝鋸片118 兩側接近的包覆片構造，故證據2 所揭露之構造與系爭專利不同。系爭專利在集塵罩40上設有一對不平行於鋸片20之包覆片402 ，惟依證據2 之說明書第4 欄第36至46行所述，套筒164 具有兩彎耳172 、174 係用以抵靠圓管180 之長槽182 的封閉端182d，以定位圓管180 的位置且避免圓管180 之位置過前而與鋸片118 發生撞擊，以及當圓管180 穿設於套筒164 中時，該兩平行側邊182b、182c分別卡合於兩彎耳172 、174 ，可避免因圓管180 不當旋轉而使得兩側邊182b、182c撞擊鋸片11
8 ，故證據2 中所教示之圓管180 係穿設於套筒164 中固定，圓管180 之側邊182b、182c是遠離鋸片118 之結構，且利用彎耳172 、174 來迫使側邊182b、182c必須遠離鋸片118，故系爭專利此部分專利特徵與證據2 之構造不同。系爭專利之集塵罩40上所設包覆片402 向鋸片20兩側接近，而不接觸影響鋸片20之作動，觀諸證據2 所揭露公開之構造，其中圓管180 之側邊182b、182c是遠離鋸片118 ，即兩側邊182b、182c與鋸片118 間形成有較大的間距，故系爭專利的專利特徵與證據2 之構造不同。又由於系爭專利所設計集塵罩40上具有一對不平行於鋸片20的包覆片402 且該包覆片402 朝向鋸片20兩側接近，如此設計之下，於實際鋸切使用時，藉由該鋸片20旋轉時所形成的氣流可將鋸切下的碎片粉塵由集塵入口401 導引入集塵罩40中，藉由該等接近於鋸片20側邊的包覆片402 設計，可將作動時產生之粉塵導入完全包覆於集塵罩40中，在受到包覆片402 的限制阻擋之下而不會任由粉塵由兩包覆片402 之間不規則散逸。再者證據2 所揭露之內容中並沒有任何教示可達到或用於將碎屑或粉塵有效的收存在圓管180 內之設計或理念，再由證據2 的鋸片118 與圓管180 之兩側邊182b、182c是呈遠離設計，即在鋸片118 與兩側邊182b、182c之間形成有較大間距，在實際進行切割作業時，雖鋸片118 可將碎屑或粉塵由圓管180 的端口帶入，但高速旋轉的鋸片118 在通過間隔較大的兩側邊182b、182c之間時，仍然將大部份的碎屑或粉塵帶出圓管180 外部，因而無法有效的將鋸切後的碎粒粉塵收集排出，極可能由所述的間距任意的散逸出，而影響到工作環境品質。故本件系爭專利該等接近於鋸片20側邊的包覆片402 設計可達到不會任由粉塵不規則散逸及有效的將粉塵收存在集塵罩及由圓孔收集排出之功效，此為證據2 所公開揭露之內容所無法達成。
綜合前述比對可知，系爭專利請求項第1 項之整體技術特徵並未被證據2 所公開揭露，且兩者構造有極大差異，故任何具有本件相同技術領域具有通常知識者均無法依證據2 所公開之先前技術內容顯能輕易完成，故證據2 無法證明本件系爭專利請求項第1 項不具進步性。
3.舉發證據5 （下稱證據5 ，即本件證據4 ）所公開內容相較於本件系爭專利請求項第1 項之技術特徵，無法證明系爭專利不具進步性。證據5 所運用圓鋸機，係一種將待切割的物件定位在基座10上，在基座10上樞設一搖臂20，鋸片20樞設在搖臂20的頂端，該鋸片20可相對於基座10偏轉移動，在使用時係以一受驅轉裝置40所帶動旋轉的鋸片30以偏轉擺動移動方式朝向待切割物品移動，以進行切割，此種構造及作動方式與系爭專利所運用的技術特徵將高速旋轉的鋸片20以水平移動方式朝向待切割物品移動進行切割不同，系爭專利與證據5 屬於不同機構設計的切割工具。且證據5 於說明書的創作背景及指出主要係針對所提出的00000000美國前案在使用時，仍然存在有切屑不容易完全進入集塵管問題，證據5對此問題所提出之解決手段係設計一種可伸縮內管60、外管50以及帶動裝置70，即可達到具有集塵功能及提高集塵效率較高的目的，藉以在操作鋸切時，該內管60可隨鋸片30的移動而移動，以提高其集塵效率，明顯與系爭專利有別。系爭專利之構造，除將該集塵罩40覆蓋在該鋸片20之部分設計為小於該鋸片20之二分之一，進一步將設計有一對不平行於鋸片20之包覆片402 ，且該對包覆片402 為朝向鋸片20兩側接近，但不會接觸影響鋸片20的旋轉作動，即系爭專利之創作設計係利用位於鋸片20兩側之包覆片402 以達到將粉塵及碎片阻撐位在集塵罩40內，以提高其集塵效率，故證據5 所揭露用以集塵之構造與本件系爭專利所設計在進行切割後進行集塵之構造設計不同。又系爭專利的鋸片20在旋轉時所形成的氣流可將鋸切下的碎片粉塵由集塵入口401 導引入集塵罩40中，藉由該等接近於鋸片20側邊的包覆片402 設計，可將作動時產生之粉塵導入完全包覆於集塵罩40中，在受到包覆片402 的限制阻擋之下而不會任由粉塵由兩包覆片402 之間不規則散逸；觀諸證據5 之鋸片30在旋轉進行切割時，鋸片30之部分底緣經由溝槽66伸入內管60，鋸切時以離心力將切屑甩入內管60的入口端62內收集，由於所設計的溝槽66的間隔距離遠大於鋸片30的厚度，在切割後所產生的切屑粉塵仍然會由溝槽66被帶出至內管60外部，故證據5 的構造設計無法有效達到集塵效果，本件系爭專利與證據5 為達到集塵功效所運用的技術手段及創作理念背景不同，且系爭專利具有較佳的集塵效果。綜合前述比對，可知系爭專利請求項第1項之整體技術特徵並未被證據5 之內容所公開揭露，且兩者之構造有極大差異，因此任何一位具有本件相同技術領域具有通常知識者均無法依證據5 所公開之先前技術內容顯能輕易完成，故證據5 亦無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。
(五)上訴人於原審主張被上訴人國興機電股份有限公司(下稱國興公司) 製售之產品，侵害上訴人所有系爭專利更正前申請專利範圍第1 項，被上訴人應負連帶損害賠償責任，請求被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）11,893,770元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，並願供擔保請准宣告假執行。原審以被上訴人所舉證據
1 至4 均可證明系爭專利更正前申請專利範圍第1 項有不具進步性之得撤銷理由，而依智慧財產案件審理法第16條第2項之規定，為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，除向智慧財產局申請更正申請專利範圍第1 項外，並主張系爭專利更正後申請專利範圍第1 項具進步性，被上訴國興公司製售之產品確實侵權，惟依據同業利潤率之毛利率，減縮上訴聲明為：1.判決關於不利於上訴人部分廢棄。2.前項廢棄部分，被上訴人等應連帶給付2,259,816 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。3.第二項聲明，上訴人願供擔保請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：
(一)被上訴人不同意上訴人主張本件系爭專利變更，因該變更影響被上訴人就系爭專利有效性攻擊防禦之審級利益，依民事訴訟法第447 條第1項規定，當事人不得提出新攻擊或防禦方法。上訴人主張本件為系爭專利原申請範圍之減縮，然仍應討論更正後就有效性之爭點是否屬新攻擊防禦方法之提出，進而討論是否能在二審之民事訴訟程序列入審酌，亦即系爭專利更正前之技術內容業經原審認定不具進步性，二審若同意上訴人增列原審所未曾主張之技術內容，則被上訴人就該新增技術內容答辯之程序利益當然喪失。若專利範圍之更正，確為限縮專利範圍者，於二審當無新事實、新證據之問題，然上開理論應適用於主張侵權專利之全部請求項之案件，上訴人於原審僅主張請求權項第一項，而於二審將第三項加入，就整體專利權範圍果有減縮者，仍未能說明該項加入非新事實、新證據之提出。故上訴人更正原已限縮請求之第一項專利範圍，應屬新攻擊防禦方法，不應許可提出。且兩造於原審98年9 月29日審理時，主張本件侵害係以申請專利範圍第一項為主，即已捨棄原專利範圍第3 項之主張，亦為兩造均答稱無意見，依民事訴訟法第270 條之1 規定，雙方均應受其拘束，本件上訴人於就系爭專利範圍之更正，將附屬項第三項併入獨立項第一項中，已變更系爭專利第一項之專利範圍，亦將爭點由第一項擴張至系爭專利第三項，故有害於被上訴人之審級利益，故系爭專利縱經主管機關依專利法之規定核准其更正，亦不得於本件主張。又本件訴訟標的所主張之專利範圍，二者間專利權範圍並不相同，亦即上訴人所據以請求之專利權範圍並非同一，乃所據以請求損害賠償之專利權範圍不同者，其相對抗辯有效性及是否侵權之證據、結論即屬不同，本件如係主張系爭專利所有請求權項，則更正前、後其專利範圍並無歧異或限縮，則被上訴人所提抗辯及證據應無變化，本件兩造協商限縮請求基礎為系爭專利請求項第一項，則更正後之請求項內容已有所變更，難再謂係訴訟法上之同一事實，上訴人為此變更應屬訴之變更，被上訴人依民事訴訟法第446 條第1 項之規定，應可拒絕。
而二者之專利權範圍並不相同，是否有民事訴訟法第253 條規定之一事不再理原則之適用，亦屬有疑。綜上所述，系爭專利於本件是否准予變更除參酌是否該當專利法規定之要件外，更應量酌民事訴訟法之相關規定，本件被上訴人已不同意上訴人訴之變更，其更正之主張更為民事訴訟法270 條關於爭點效及同法第447 條第1 項不得提出新攻擊、防禦方法之規定，本件應以更正前之專利內容進行審酌。
(二)縱依上訴人所主張更正後之專利範圍，系爭專利亦不具可專利性：
1.系爭專利請求項1 更正後專利範圍「該集塵罩覆蓋該鋸片之部分細小於該鋸片之二分之一，並有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近，而不接觸影響鋸片之作動者」之部分不具進步性。觀諸原審被證1 已揭露系爭專利技術，本件專利於第2 、3 圖中均顯示「一圓鋸機110 、一後圓盤56、一鋸片118 」及「覆蓋鋸片一部分之兩側的一套管164 及一可相對於套管164 伸縮以封閉套管164 與後圓盤56間之間隙之圓管180 」結構，該圓管180 等同系爭專利的集塵罩40；該圓管的內部中空，等同於系爭專利的空間50。原審被證1第
3 圖已顯示「該集塵罩覆蓋該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一」之技術特徵。該圓管的一端設有一長形槽182，其二邊即182b、182c係覆蓋於鋸片118 一部分之兩側，其結構與系爭專利之「覆蓋該鋸片一部分之兩側」相同；而圓管的另一端形成一開口，以經由軟管連接吸塵器，雖該開口並未標示，惟由第2 、3 、6 圖中可知等同於該開口之結構。上訴人稱原審被證1之美國專利所揭露之圓管180，其側邊為兩平行之側邊，不具有朝鋸片118 兩側接近之包覆片云云，惟依該項美國專利圖式2 及6 可知，該專利設有一圓管180 即為集塵罩裝置，其圓管狀之結構覆蓋於鋸片，圓管自然形成包覆片即182b、182c，而該包覆片係向鋸片接近，乃182b、182c確具有如系爭專利包覆片向鋸片兩側接近之特徵，至於平行與否，端視觀察之角度不同，亦即如以系爭專利係以向鋸片接近之角度觀察，該包覆片與鋸片均不平行，反之以鋸片、包覆片位置比較，二者即為平行，不得以僅因專利說明書原文即認182 必為平行，上訴人之主張顯無理由。原審被證1之圓管180 兩側邊182b、182c成弧形向鋸片包覆而不影響鋸片作動而達集塵之效果，即如系爭專利之「…有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近，而不接觸影響鋸片之作動者」，原審被證1 之圓管結構係為包覆鋸片而達集塵效果者，其包覆片必不平行於鋸片，因平行於鋸片者則無包覆作用，系爭專利之結構業已揭露於被證1 之182b、182c。上訴人另主張，被證1 之圓管180 兩邊182b、182c係平行180而分別卡合於兩彎耳172 、174 ，惟被證1 之圓管180 兩邊182b、182c係彎曲向鋸片包覆，亦即非與鋸片平行，至於彎耳僅為固定作用，與是否包覆並無關聯，系爭專利已為習知之技術。
2.由原審被證4 說明書第7 頁第6 至13行之內容可知，該專利內管(60)具有一入口端(62)以及一出口端(64)，入口端(62)之壁面係呈自出口端(64)方向朝入口端(62)漸縮之錐狀，且截面為圓形，內管60之頂部具有一溝槽66，溝槽66係自入口端62之端面朝出口端64延伸一預定距離…鋸片30之部分抵源經由溝槽66伸入內管60」之技術特點，而第1 圖中，則顯示該內管60入口端62具有長方形截面的內管本體，溝槽66本身係形成於圓形截面及長方形截面上，且溝槽66的寬度小於圓形截面的半徑及長方形截面的一邊。在圓形截面上形成等同於「不平行於鋸片之包覆片」的兩邊。又觀諸原審被證4 說明書第5 頁第19至20 行之內容「本創作利用可伸縮之內、外管以及帶動裝置，即可達到具有集塵功能，且集塵效率較高之目的。」，可知本項專利技術係再改良圓鋸機集塵效果為其特徵，為集塵之效果者，如未包覆鋸片，則毫無集塵之可能，乃鋸片之包覆堪為系爭專利之習知技術，而鋸片之包覆片則如前述，其是否為平行於鋸片，端視角度不同而言，可謂平行，亦可謂不平行，如以系爭專利其係以向鋸片接近之角度觀察者，該包覆片與鋸片均不平行，反之，以鋸片、包覆片位置比較，二者即為平行，鋸片為運動設置，包覆片之包覆鋸片其為達集塵效果者，自須接近鋸片惟不得妨礙其運動，「接近」、「不平行」皆屬相對位置之說明，即原審被證1 、被證4 均有相同技術特徵已揭露，系爭專利不具進步性。綜上所述，被上訴人並未侵害上訴人之專利權。
(三)系爭商品係依習知技術所實施，亦無侵權之虞，系爭專利之「主體、鋸切鋸片、基部及集塵罩」結構已分別揭示於被證
6 內頁第80、81頁之DW351 、DW365 、DW62、DW65四種機種、被證7 內頁第41頁之GNF 45CA、GNF 65A 、GSF 100A三種機種、被證8 至11之型錄封面及被證12內頁第22、23頁之92
11 、9211K、9211D-T2三種機種中，乃被上訴人產品之「主體、鋸切鋸片、基部及集塵罩」結構實為公知技術之應用，並不受系爭專利權所拘束。又原審被證1 之第2 、3 圖中亦已揭示出「一圓鋸機110 、一後圓盤56、一鋸片118 」及「覆蓋鋸片一部分之兩側的一套管164 及一可相對於套管164伸縮以封閉套管164 與後圓盤56間之間隙之圓管180 」，其與被上訴人所生產製造的195MM 溝鋸機具有相同的之結構、功能及目的，被上訴人之商品乃襲自先前技術所實施，無侵權之虞。綜上所述，被上訴人產品結構與上訴人專利相同之部分係公知公用之基本集塵圓鋸機結構，屬於公知自由技術之應用，而依「先前技術阻卻」之原理，被上訴人並未侵犯上訴人第M317912 號「具有集塵罩之圓鋸」之專利權。
(四)關於損害賠償部分被上訴人於原審已否認開立原證四號之估價單，該文件無證據能力。而上訴人主張損害賠償之金額計算，以被上訴人製造編號推論編號之尾末四碼即為被上訴人產製商品之數量，被上訴人否認上開推論，上訴人上開推論應屬無據，原審原證7 之發票亦非被上訴人所開立，上訴人未善盡損害賠償之舉證，被上訴人拒絕提出帳冊。上訴人亦得以其系爭專利銷售減損作為請求依據，若上訴人並未實施系爭專利，則本件請求應屬無據。為此，請求駁回上訴人之上訴，且如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本院之判斷
(一)按專利係保護技術思想，並非保護依該技術思想所實施之物，因此在判斷專利是否被侵權時，係以被控侵權之物品或方法與專利權人之技術思想加以比對。惟按專利權之授與，係國家基於經濟及產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，專利權一旦被授予，同時也宣告了排除他人享有及限制他人使用該項權利之機會，因此確認專利權所欲保護之範圍，係維持專利制度的首要之務。故以文字表達技術思想雖屬不易，然要將技術思想作為客觀權利之保護範圍，仍必須以文字表現，因此專利法第56條第3 項、第106 條第2項均規定，專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。而依據現行專利申請實務，關於專利之撰寫，均係以單一項次代表發明人所欲保護之技術思想，因此原則上每一個項次，無論是獨立項或附屬項，只要具備可專利要件之技術思想，均係一單獨之權利。而以文字表現技術思想，既屬不易，則於專利公告後，如有疏失、闕漏，或有不明瞭之記載，專利權人當然必須加以更正，以便讓公眾得以清楚知悉被剝奪享有及限制利用之權利範圍。此外，可專利要件係採絕對新穎性以及客觀進步性之原則，因此專利經核准公告後，如專利權人發現有足使該專利無效之理由時，非不得允許其在原申請說明書或圖式所揭露之範圍內，減縮其申請專利範圍，此亦係專利制度鼓勵、保護發明與創作，以促進產業發展之表現。惟專利申請案一經核准公告，倘允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大或變更其業經核准公告於世之專利權範圍，亦會影響公眾利益。故專利制度一方面採公眾審查制度，即依專利法第67條第2 項後段、第
68 條 之規定，任何人均得附具證據，向專利專責機構提起舉發，且只要利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益，即便專利權期滿亦得提起舉發；一方面依據專利法第64 條 第1 、2 項及第108 條準用前開各項之規定，亦准許專利權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項申請更正專利說明書或圖示，且其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更申請專利範圍。另專利法第71條第1 項第3款復規定，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為專利法第64條第1 項及第2 項規定之更正。因此，專利之更正，係專利權人之義務，亦係權利。
(二)次按依現行專利法之相關規定，更正其實並無期限及次數之規定。惟依專利法第64條第4 項、第108 條準用之規定，說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。經查上訴人於99年4 月18日提出之更正申請，係將原申請專利範圍之第3項併入第1項中，並依序調整後續項次序號，此有上訴人該次之專利更正申請書在卷可按（見本院卷一第56至59頁）。
嗣上訴人於收受本院認系爭專利99年4 月8 日之更正本主要係將原申請專利範圍第3 項「該集塵罩覆蓋該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一，並有一對不平行鋸片之包覆片向鋸片兩側靠近」之技術特徵併入原申請專利範圍第1 項之中。
因系爭專利原申請專利範圍第3 項之「包覆片」非原申請專利範圍第1 項之界定構件，故原申請專利範圍第3 項為「附加式」之附屬項。而原申請專利範圍第3 項併為第1 項獨立項後，其他附屬項仍依附更正後申請專利範圍之獨立項。則因原申請專利範圍之第2 項；第4 至11項等附屬項，並無涵蓋「包覆片」之技術特徵，因此就更正本之申請專利範圍第2-10項，似有實質變更原公告本申請專利範圍之虞（見本院99年12月20日通知函），以及智慧財產局以相同意見之函通知上訴人於期限內提出更正本後（見智慧財產局99年10月15日通知函），又於99年10月25日再次提出更正申請，除仍將原申請專利範圍第3 項附屬項併入第1 項獨立項外，並刪除其餘所有項次，此更正顯然屬申請專利範圍之減縮，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質變更發明內容，依法應予准許。除本院於99年11月2 日發函通知兩造系爭更正符合專利法第64條第1 項第2 款及第2 項之規定外，智慧財產局亦已於100 年2 月24日之舉發審定書中敘及系爭更正合於專利法之相關規定，應予准許，且揆諸首揭規定更正一經核准公告，溯及申請日生效。故上訴人於99年10月25日所提出之系爭專利更正，係屬合法之更正，合先敘明。
(三)再按關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，併徵詢兩造之意見後，指定適當之日期，智慧財產案件審理法第32條定有明文。本件上訴人於99年10月25日所提出之系爭專利更正，係將原申請專利範圍第3 項附屬項併入第1 項獨立項，並刪除其餘所有項次，此更正顯然屬申請專利範圍之減縮，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質變更發明內容，本院斟酌此更正顯然合法，且於99年11月2 日通知兩造得以該更正本為主張及舉證，上訴人遂於99年11月9日提出準備書狀，並依更正範圍提出專利比對分析報告，被上訴人亦於99年11月22日提出準備書狀，針對該更正後之申請專利範圍為答辯，且其抗辯該更正本具有得撤銷理由之證據，仍為原審時所提出之證據1 及4 ，顯然並未妨礙被上訴人之攻擊防禦，況本院於通知兩造更正應屬合法後，被上訴人於99年11月24日行準備程序時，亦同意以該更正本為本件審理範圍（見該次準備程序筆錄第1 頁），嗣本院於12月21日、100 年1 月5 日、1 月12日、2 月17日、23日數次行準備程序，均係以該更正本為本件審理範圍，迄3 月10日行最後言詞辯論，亦均係徵詢兩造意見後所指定之日期，已予兩造充分攻擊防禦機會，況智慧財產局亦已於本院言詞辯論終結前之2 月24日就該更正表示准予之意見，與本院先前所為見解相同，故本院以更正本之申請專利範圍作為本件專利侵權訴訟之專利權範圍，於法有據。
(四)另按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但民事訴訟法第255 條第1 項第2 款至第6 款情形，不在此限。又請求之基礎事實同一者，縱於訴狀送達後，原告仍得將原訴變更或追加他訴，無須得被告同意。此觀民事訴訟法第446 條第 1項、第255 條第1 項第2 款規定自明。原告於第二審為訴之變更追加，苟其請求之基礎事實同一者，即非法所不許。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之（最高法院99年度台上字第1653號判決意旨參照）。本件上訴人於原審係僅請求被上訴人國興公司侵害其更正前申請專利範圍第1 項，於提起上訴並更正後，雖仍係主張侵害其申請專利範圍第1 項，然更正後之申請專利範圍第1 項，係包括原申請專利範圍附屬項第3 項，而依據前開說明，說明書所載之申請專利範圍之每一項次，如具有可專利要件之技術思想，均係獨立之權利。原申請專利範圍第3 項之附屬技術特徵係：「該集塵罩覆蓋該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一，並有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近」，依原公告之新型專利而言，其雖附屬於原申請專利範圍第1項，然其係因附加之技術特徵亦具可專利性要件，而經智慧財產局核准為一附屬項。因此，本件上訴人於第二審所為專利更正，應屬訴之變更。惟其更正後之主要爭點仍有共同性，被上訴人仍係以與原審所提出相同之證據1 、4 抗辯該更正後之申請專利範圍有不具進步性之得撤銷理由，應認其請求之基礎事實同一，無須得被上訴人同意，亦為法之所許。至於民事訴訟法第447 條第1 項規定當事人除有第1 款至第
6 款之情形外，不得於第二審提出新攻擊或防禦方法，係指當事人不得於第二審就原訴提出新攻擊防禦方法，倘係於第二審為訴之變更、追加，則其合法與否，應專依民事訴訟法第446 條第1 項規定斷之（最高法院99年度台上字第1055號判決意旨參照）。被上訴人雖抗辯該更正為新攻擊防禦方法之提出，惟揆諸首揭說明，更正涉及申請專利範圍之變更，與權利內涵有關，應屬訴訟標的變更之問題，而非新攻擊防禦方法之提出，併此敘明。
(五)經查本件原審係以被上訴人所提證據1 至4 均足以證明系爭專利更正前申請專利範圍第1 項不具進步性，而為上訴人全部敗訴之判決，上訴人於提起上訴後並更正申請專利範圍第
1 項，其更正顯然合法，已如前述，而被上訴人則以證據1、4 抗辯該更正後之申請專利範圍第1 項仍不具進步性，且其所製售之被控侵權物品亦未落入該更正本之申請專利範圍等語置辯。按主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。故本件爭點仍為被上訴人所舉上開證據1 、4 是否足以證明系爭更正本不具進步性，如不具進步性致該權利有得撤銷之理由時，上訴人即不得執該有無效原因之權利向被上訴人主張權利。次查系爭「具有集塵罩之圓鋸」專利之申請日為95年11月13日，公告日為96年9 月1 日，其於99年10月25日提出之合法更正，依據專利法第64條第4 項之規定，說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效，故該更正本有無不具進步性之得撤銷專利權情事，仍應依核准審定時所適用之92年2 月6日修正公布，並於93年7 月1 日施行之專利法規定為斷。而依審定時專利法第94條第4 項之規定，新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，不得申請取得新型專利，此即新型專利之進步性要件。而此要件可由系爭專利申請是否在該技術領域中達到無法預期的功效，或解決了該領域中長期未能解決的需要，或他人之努力均告失敗等等為參考之判斷標準。
(六)又查依據系爭專利說明書之記載，系爭專利主要係提供一種具有集塵罩之圓鋸結構，用以提供一種擁有高度效率並具有極佳安全性及方便性之集塵圓鋸結構，該具有集塵罩之圓鋸係具有一主體，其中係接納一馬達；一鋸切鋸片，其係由該馬達所轉動；一基部，其係被提供在該主體之一下方部分上；一集塵罩，其係覆蓋該鋸片一部分之兩側並形成一空間且具有一開口，而該集塵罩具有一集塵入口，藉由氣流引動粉塵進入該集塵罩之該空間，又該集塵罩覆蓋於該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一，並有一對不平行於鋸片之部位向鋸片兩側接近，而不接觸並影響鋸片之作動者，再者，該空間與該開口係成一斜角或圓角，可以達到粉塵完全排出之效果。而系爭專利更正後申請專利範圍第1項為：一種具有集塵罩之圓鋸，其係包括有：一主體，其中係接納一馬達；一鋸切鋸片，其係由該馬達所轉動；一基部，其係被提供在該主體之一下方部分上；一集塵罩，其係覆蓋該鋸片一部分之兩側並形成一空間且具有一開口，該集塵罩覆蓋該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一，並有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近，而不接觸影響鋸片之作動者（其主要圖式見附表一）。而被上訴人所提之證據1 為西元1981年3 月
3 日美國公告第4,253,362 號專利案，其係一種圓鋸機，含有一圓管藉由蓋體連接至一吸引設備，圓管包含一狹縫可做逕向的延伸，並且可容納鋸片部分圓周，以使鋸木屑可以更有效的被收集（其主要圖式見附表二）；證據4 則為94年8月1 日公告之我國專利第00000000號專利案，其係一種圓鋸機，包含有一基座、一搖臂、一鋸片、一驅轉裝置、一外管、一內管，以及一帶動裝置；鋸片可隨樞設於基座之搖臂偏擺，且藉由驅轉裝置所驅轉，外管係設於搖臂，且與一集塵通道相互連通，內管具有一入口端以及一出口端；出口端係設於外管，入口端則朝向鋸片，並且對應於鋸片旋轉之切線方向，而帶動裝置係設於基座與搖臂之間，藉由搖臂之偏轉可帶動內管相對於外管伸縮，以達到集塵效率較高之目的（其主要圖式見附表三）。查證據1 與證據4 均為於圓鋸機上，在既有的外殼罩上加入集塵管件，利用可調整的圓管以及抽吸氣流的方式達到有效集塵的效果，其與系爭專利所欲解決的問題相，屬相同技術領域，且其公告日期均早於系爭專利申請日前，因此得以作為證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1項是否具有進步性之引證。
(七)另查系爭專利申請專利範圍第1 項之主體具有馬達以及鋸切鋸片由馬達帶動等技術特徵，屬實施一般圓鋸機工具所固有之基本動力方式，又系爭專利所界定的基部，在主體之一下方部分上，亦屬圓鋸機載置之固有元件。而系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之「集塵罩，其係覆蓋該鋸片一部分之兩側並形成一空間且具有一開口，該集塵罩覆蓋該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一，並有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近，而不接觸影響鋸片之作動者。」與證據
1 之圓管180 相較，其均為進一步之集塵使用，證據1 將其設於外罩殼138 之側邊，另藉由套管164 與圓管180 及環形夾190 的鎖設，可使集塵圓管作向內及向外的延伸，其中輔以彎耳172 以及174 之設計，可避免圓管180 往內延伸過多並避免旋轉，且在證據1 之創作摘要上已經說明該圓管可逕向延伸的特點。又外罩殼138 為保護鋸片，亦具有將逸散於圓管外之粉塵再次收集的功能，外罩殼覆蓋住鋸片圓周之大部分，側向斜置之集塵圓管屬另外設置，僅涵蓋鋸片之部分圓周，設置於大量粉塵產生之順向氣流處，此由證據1 之圖面上亦可看出圓管180 與套筒164 之組合圓管覆蓋該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一，又該等界定表示集塵罩與殼體屬不同的結構，且其僅覆蓋鋸片小於二分之一之處，該數值之界定為所屬技術領域中具有通常知識者運用證據1 為基礎經推理即能得知之數值範圍，其所產生之集塵之功效亦屬相同。系爭專利更正本有關集塵罩之設計目的，仍係以旋轉氣流帶動粉塵並使粉塵限定包覆片所圍區域，其與證據1 利用圓管設置於外殼體旁，藉由旋轉氣流帶動粉塵並收集於圓○○○區○○○○○段相同，其功效均係利用鋸片周圍所形成的有限空間達到粉塵集中的效果。又系爭專利將先前技術之圓管變換為一對包覆片之結構，該等形狀上的改變，仍在形成一有限空間，該等形狀的改變為所屬技術領域中具有通常知識者所能簡易變換者，其所能到粉塵集中的功效亦與證據1 相同。
(八)上訴人雖主張證據1 並未揭露如同包覆片的結構，認為側邊182b和182c已在證據1 中指定為兩平行側邊，且從其輔助圖
2 及圖5 可知應為平行向上延伸的側壁。惟就證據1 說明書第4 欄第19-27 行之描述，其係在圓管上開設一矩形狹長縫
(rectangular slot)182，而其上的編號182b與182c為對等側邊（parallel side edges ），由上下文及圖式可知，以矩形搭配對等之文字，不代表該側邊一定是平行的，且其所稱的對等側邊為狹長縫本身，並非指圓管開設狹長縫後，整體改變為矩形槽。故上訴人推論證據1 具有平行向上延伸的側壁解釋難謂正確。另上訴人稱證據1 之彎耳172 、174 可避免因圓管180 不當旋轉，而使得兩側邊182b、182c撞擊鋸片118 ，故證據1 所教示的結構使圓管遠離鋸片與系爭專利之包覆片402 為朝鋸片兩側接近為相反之結構等云云。然就證據1 圓管之整體組成係藉由套管164 與圓管180 及環形夾
190 的鎖設，可使集塵圓管作向內及向外的延伸，其中輔以彎耳172 以及174 之設計可避免圓管180 往內延伸過多，並避免旋轉。其彎耳與狹長縫對等側邊在方向上相互垂直，而本件系爭專利申請專利範圍所指之「接近」係指向鋸片盤體的方向接近，而非鋸片之刀口方向，故上訴人所稱證據1 狹長縫另一方向的彎耳之目的為遠離鋸片，尚難採信。況就證據1圓 管上所開設的狹長縫而言，其結構特徵亦揭示其狹長縫的側邊接近鋸片兩側，而不接觸影響鋸片之作動者之技術特徵。
(九)再查比對系爭專利申請專利範圍第1 項與證據4 ，除系爭專利申請專利範圍第1 項之主體具有馬達以及鋸切鋸片由馬達帶動及基部等技術特徵，屬實施一般圓鋸機工具所固有之基本動力方式及組成外，系爭專利更正後申請專利範圍第1項之「集塵罩，其係覆蓋該鋸片一部分之兩側並形成一空間且具有一開口，該集塵罩覆蓋該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一，並有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近，而不接觸影響鋸片之作動者。」，與證據4 之可伸縮之內管60及外管52相較，其均為進一步之集塵使用，且證據4 第一圖之內管亦覆蓋該鋸片一部分之兩側並形成一空間且具有一開口。另就證據4 之第2 至4 圖之內管60與外管52亦揭示系爭專利申請專利範圍第1 項集塵罩覆蓋該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一之技術特徵。另以證據4 第1 圖及證據4說明書第7 頁第6 至9 行之記載：「……該內管60具有一入口端62以及一出口端64，入口端62之壁面係成自出口端62漸縮的錐狀且截面為圓形……」及第8 頁第6 至10行有關「……入口端62截面呈圓形，使內管60之吸氣效果佳……」之記載可知，內管具有溝槽66其狹長邊靠近鋸片兩側，且其伸長與縮短的情形均不影響鋸片作動。系爭專利申請專利範圍第
1 項集塵罩之設計目的，係以旋轉氣流帶動粉塵並使粉塵限定包覆片所圍區域，與證據4 利用內管與外管設置於外罩殼體下，藉由旋轉氣流帶動粉塵並收集於內○○○區○○○○○段相同，其功效亦均是利用鋸片周圍所形成的有限空間達到粉塵集中的效果。而系爭專利將先前技術之圓管變換為一對包覆片之結構，此形狀上的改變，仍在形成一有限空間，為所屬技術領域中具有通常知識者所能簡易變換者，其所能到粉塵集中的功效亦與證據4 相同。
(十)上訴人以證據4 之內管60呈漸縮之錐形變化代表截面由大而小的變化，認為與包覆片朝鋸片兩側接近為不同的技術手段，並認為系爭專利之包覆片為獨立構件，與集塵管之兩側壁非獨立構件等語云云。然就系爭專利說明書之包覆片朝鋸片兩側接近之目的，主要係在組成一限制空間，其與圓管所圍之限制空間達到集塵目的之技術手段實無不同。又專利是否具有進步性之判斷，係以其整體之技術特徵，是否為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，與侵權各要件一一進行比對並不相同，上訴人所舉包覆片應屬獨立構件，即具專利有效性之說理，尚難採信。從而，依據系爭專利更正後申請專利範圍第1 項與被上訴人所提證據1 、4 之該相同技術領域之先前技術比對後，發現上訴人並未能證明系爭專利在該技術領域中達到無法預期的功效，或解決了該領域中長期未能解決的需要，或在該領域中有他人之努力卻告失敗等之情形存在，系爭專利應係為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術即能輕易完成，而不具取得新型專利之進步性要件。
四、綜上所述，系爭專利之結構特徵均與先前技術差異有限，且其差異所欲達成之功能並非無法預期，而不具新型專利之進步性要件，故被控侵權物品之要件固可分析為6 要件，即：
1. 一 種具有集塵罩之圓鋸；2.主體，係接納一馬達；3.鋸切鋸片，其係由馬達帶動；4.基部，其係被提供在該主體之一下方部分上；5.一集塵罩，其係覆蓋該鋸片一部分之兩側並形成一空間且具有一開口；6.集塵罩覆蓋該鋸片之部分係小於該鋸片之二分之一，並有一對不平行於鋸片之包覆片向鋸片兩側接近，而不接觸影響鋸片之作動者。以此6 要件與系爭專利申請專利範圍第1 項之要件比對後，固可認為於字義上即已落入其更正後之申請專利範圍，惟該專利既已因不具進步性而有得撤銷理由，揆諸前開智慧財產案件審理法第
16 條 第2 項之規定，上訴人即不得主張權利。從而，上訴人主張被上訴人應連帶給付上訴人2,259,816 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息，為無理由，不能准許，其假執行之聲請亦失所據，應併予駁回。原審駁回上訴人之請求及假執行之聲請，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，聲明廢棄改判，為無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不一一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 3 月 23 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 蔡惠如法 官 熊誦梅如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 100 年 3 月 23 日
書記官 陳士軒附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。