智慧財產法院民事判決
99年度民專上更(一)字第12號上 訴 人 闊腦有限公司法定代理人 林韋廷訴訟代理人 張澤平律師被 上 訴人 傲勝國際股份有限公司兼法定代理人 沈財福上二人共同訴訟代理人 李世章律師
徐念懷律師上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年2 月27日臺灣臺北地方法院96年度智87號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於99年10月28日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第一審、第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：㈠上訴人起訴主張：
⒈訴外人拓腦新科技股份有限公司（下稱拓腦新公司）為中華
民國新型專利第195314號「多功能保眼眼罩之改良構造」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國89年1 月21日起至100 年6 月3 日止。訴外人拓腦新公司嗣於96年8 月15日將系爭專利之專利權轉讓予上訴人，並授權上訴人有進行製造、銷售、經營、追究仿冒、訴訟取得損害賠償之權利。上訴人依系爭專利製造舒眼立康」產品「上市後，發現被上訴人傲勝國際股份有限公司（下稱被上訴人傲勝公司）所販售之「icare200按眼舒」產品（下稱系爭產品）仿冒系爭專利。經原告委請專業機關為專利比對分析後，由該專利比對分析報告可知系爭產品所利用之技術，與系爭專利之技術特徵具有功能實質上相同，已落入系爭專利專利申請範圍，而侵害系爭專利。上訴人遂發函請求被上訴人傲勝公司停止製造、販賣系爭產品及相類似產品之行為。詎被上訴人傲勝公司僅承認其有販賣系爭產品，並主張系爭產品係訴外人中國深圳輕松科技開發有限公司（Shenzhen Breeze Technolo-gyCo.,Ltd，下稱中國輕松公司）所製造，並以訴外人中國輕松公司在我國已申請新型登記制第M274950 號專利案為由，繼續銷售系爭產品迄今，造成「舒眼立康」產品銷售量大減，足見被上訴人係惡意侵害系爭專利。又訴外人中國輕松公司在我國申請之新型登記制第M274950 號專利案經提起舉發，案經經濟部智慧財產局為「專利權自始不存在」之審定處分，且其專利技術報告屬於「無進步性」之等級，足見該專利案不具有專利權。是被上訴人並無任何專利權利，足以合法製造、銷售系爭產品。上訴人乃發函請求被上訴人傲勝公司停止製造販賣系爭產品及相類似產品之行為，詎被上訴人仍置之不理。上訴人爰依專利法第108 條準用第84條第1項、第85條第1 項第1 款、同條第3 項規定，請求侵權行為損害賠償。另依公司法第23條規定，請求被上訴人傲勝公司之負責人即被告沈財福負連帶損害賠償責任。
⒉有關被上訴人侵害系爭專利之賠償金額，依據尼爾森市場調
查公司自94年7 月起至94年12月止，對台灣家庭使用健康器材情形之調查可知95年間台灣家庭總戶數約為739 萬4758戶，而擁有健康器材，除了按摩椅、跑步機、腳踏機、腳底按摩椅之外，它種類健康器材之戶數約佔4.7%，「舒眼立康」眼部活氧按摩器係屬於其它種類健康器材，其銷售量以客觀推估約可佔上開數據之1/10，即約為台灣家庭戶數之0.47%，則推估「舒眼立康眼部活氧按摩器」一年之銷售量至少為34,755部（計算式：7,394,758 ×0.47% ＝34,755）。若計算2 年之銷售時間（即自94年7 月起至96年7 月止），則預計可販賣69,510部（計算式：34,755×2 ＝69,510）。又上訴人平均每部可獲利新台幣（下同）260 元，而每部之成本為800 元，出廠價為1,060 元，市場末端定價為3,680 元，則預計可獲利18,072,600元。
⒊上訴人於二年多來，受系爭產品銷售之影響，系爭專利產品
於國內之實際銷售數量算至96年7 月間，共減少至6,500 部，僅獲利169 萬元。是上訴人所受損害為16,382,600元（計算式：18,072,600－1,690,000 ＝6,382,600 ）。而所失利益部分，因系爭產品上市後，導致上訴人之客戶取消訂單，其中較大筆為95年1 月，被取消12,000部之訂單，其每部成本為800 元，該訂單出廠價為980 元，故上訴人之所失利益為216 萬元（計算式：12,000×180 元）=216萬元。是以，上訴人之損害為18,542,600元。另依專利法第108 條準用第85條第3 項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。並聲明：被上訴人應連帶給付上訴人600 萬元，及自繕本送達翌日起，按週年利率5%計算之利息。
㈡原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張：
⒈由更上證2 及更上證1 所示系爭產品之技術內容編號3 及編
號5 之內容可知，系爭產品與系爭專利之技術特徵不同之處，乃在於系爭產品將充氣幫浦，洩氣閥，蜂鳴器等充氣裝置由系爭專利之主機本體中，置換到控制器中。又系爭產品將充氣幫浦，洩氣閥，蜂鳴器等充氣裝置之位置予以置換，依專利侵害要點之全要件原則雖難認定系爭產品技術落入系爭專利之文義範圍，然本件系爭產品與系爭專利之技術差異，是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成予以審酌，實為重要關鍵。參酌學者見解、美國法院見解、我國法院見解，可知系爭產品與系爭申請專利範圍應適用均等論。
⒉就系爭產品與系爭專利申請專利範圍適用均等論部分：⑴系
爭產品之功能與系爭專利實質相同：兩者皆運用充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器以使氣囊產生脹縮及蜂鳴器產生聲響。系爭產品縱將本專利之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器放於控制器內部，並無產生實質功能之變化。⑵系爭產品之技術手段與系爭專利實質相同：兩者構成之元件相同，且皆運用充氣幫浦、洩氣閥使氣囊產生脹縮，及運用蜂鳴器產生聲響（依系爭專利說明書中第5 頁對蜂鳴器之解釋），兩者之技術思想與結構既然相同，則兩者之技術手段實質上係相同的。至於被上訴人將充氣幫浦、洩氣閥等移設於控制器，然而此僅為表面的不同而非實質上的不同。⑶系爭產品之結果與系爭專利實質相同：由原證9 、上證5 、被上證6 、原證10可知，系爭產品之技術置換乃該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，同理，則被上訴人宣稱之可減輕主機本體重量之效果，亦屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。
⒊被上訴人引用之台北高等行政法院90年度訴字第4079號判決
，係探討新穎性要件之判決，與本訴訟爭點並無關聯。況該案件與本件屬不同技術手段，自不適用均等論。又被上訴人主張之均等論比對原則，並無法律依據，且違反「專利侵害鑑定要點」第41頁㈣之3 之內容。至被上訴人主張系爭產品將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等物件自配戴於眼睛上之主機本體移出設於控制器，具有「減輕鼻部負荷」之效果，有意藉此在均等論之「效果」比對上，主張其位置置換導致之效果與系爭專利相較，並非實質上相同。再者，被上訴人經上訴人發函告知其銷售系爭產品之行為係侵害系爭專利後，仍持續侵害系爭專利，屬故意行為，該應依專利法第85條第3項規定，計算本件之損害賠償。爰上訴聲明：⑴原判決廢棄。⑵上廢棄部分，被上訴人應給付上訴人600 萬元，及自起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止，均按週年利率5%計算之利息。⑶第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。⑷上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：㈠就本件不適用全要件原則之均等論部分：系爭專利申請專利
範圍第1 項之技術特徵，可解析為「主機本體」、「氣壓熱敷裝置」、「彈性束緊帶」、「控制器」等四個主元件。而系爭產品之技術特徵，則可解析為「主機本體」、「氣壓熱敷裝置」、「彈性束緊帶」、「控制器」、「導氣管」等五五個主元件。在比對「主機本體」這個主元件是否適用均等論時，應就系爭專利申請專利範圍第1 項「主機本體」內之全部技術特徵，與系爭產品「主機本體」內之全部技術特徵進行均等論之比對，不得省略「主機本體」內所載之全部技術特徵，而僅就「主機本體」下之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等次元件個別比對。
㈡就本件重要之技術手段為位置變更部分：由系爭專利說明書
第2 頁最後一行可知，系爭專利提供之功效不僅係「熱敷振動」，最重要係其習知技藝整體構成之體積極為龐大及複雜，傳統之眼部按摩器將造成鼻部負荷過重，倘位置變更能達到解決減輕鼻部負荷之問題，則位置變更即為重要之技術手段。上訴人主張設於控制器中之元件（如控制電路）與設於主機本體中之同一元件不同，兩者非同一技術手段，並藉此區別系爭新型專利與先前技術之不同，即系爭新型專利之「主機本體」重量較輕，可有效免除鼻部之負荷。而臺北高等行政法院90年度訴字第4079號判決亦認同被上訴人之理由，肯認將控制電路設在控制器內，可達減輕主機本體重量及有效免除鼻部負荷之有利效果，其與將控制電路設在主機本體內之技術手段不同。又系爭專利將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器及導氣管設在主機本體內；至系爭產品則將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器移出主機本體之外，而設在控制器內，導氣管則獨立設於主機本體與控制器之間，足見系爭產品所為之位置變更，具有減輕主機本體重量，達到免除鼻部負荷之結果，亦屬不同技術手段。
㈢系爭專利申請專利範圍第1 項之主機本體，與系爭產品之主
機本體兩者不構成均等部分：系爭專利申請專利範圍第1 項所揭示「主機本體」下之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器，與系爭產品所揭示「主機本體」下之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器，雖均為提供充氣、洩氣、發聲之功能，以使氣囊脹縮及發聲警示，然該「主機本體」下之次元件並非均等論應比對之對象。本件應就系爭專利申請專利範圍第1 項所揭示「主機本體」與系爭產品所揭示「主機本體」之技術特徵相較，兩者內部之次元件位置確實不同，亦即系爭產品係採取不同於系爭專利之位置變更之技術手段，以致「主機本體」重量減輕之結果，其具有實質上差異，故本件不適用全要件原則之均等論。
㈣上訴人於系爭專利之先前異議案主張將系爭專利控制電路從
「主機本體」改設置在「控制器」內，以此技術手段達到減輕「主機本體」重量及有效免除鼻部負荷之有利效果，故主張系爭專利具有進步性，卻又在本件訴訟主張系爭產品採取足以達到減輕「主機本體」重量之技術手段，將構成全要件原則均等論侵權，足見上訴人之主張前後矛盾，自不足採。並答辯聲明：⒈駁回上訴人之上訴。⒉第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。⒊如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：㈠訴外人拓腦公司為中華民國新型專利第195314號「多功能保
眼眼罩之改良構造」之專利權人，專利期間自89年1 月21日起至100 年6 月3 日止。嗣於96年8 月15日將系爭專利之專利權轉讓予上訴人，並授權上訴人有進行製造、銷售、經營、追究仿冒、訴訟取得損害賠償之權利。
㈡被上訴人傲勝公司有販售「icare200按眼舒」產品之行為。
四、兩造之爭點及論斷：㈠按專利法第106條第2項規定：新型專利權範圍，以說明書中
之申請專利範圍為準。換言之，專利權人就其得主張專利權之範圍，必須以其獲得專利權之範圍為其界線，而其界線之大小，胥以其專利說明書中以文字呈現之內容為判斷依據，倘專利權人其原創作之範圍為百分之百，惟因申請專利範圍時，僅就其中百分之五十記載於說明書之「申請專利範圍」項目下，則就其中未記載於「申請專利範圍」項目下之百分之六十至一百部分，縱使於「創作說明欄」中述及，亦因專利權人未記載於「申請專利範圍」項目中，成為貢獻予公眾之技術；反之，若某一技術之創作，創作人於申請專利時所申請之範圍大過於其所創作之內容，例如其所創作之內容僅有百分之五十之功效，於申請專利時卻浮誇其詞，欲申請至百分之百之專利範圍，則因其中百分之五十係無法據以實施或記載不明確，則該專利及欠缺可專利性，不應給予專利。進一步而言，既然專利權人之權利範圍以其專利說明書所載之內容為準，則有關專利有效性之比對，以及專利侵權比對時，概以專利說明書所載之內容為準，而非以專利權人所生產之產品為其依據，蓋專利權人於生產其產品時，未必盡依其專利說明書所載之內容加以實施，倘其確實係依據專利說明書之內容而生產其產品時，因其既然係依據說明書之內容加以實現，則依據專利說明書所載之內容，作為比對判斷標準，其實質上亦等同於比對實際之實體物，此種將專利說明書所載之文字內容，由抽象而具象，本即為所屬技術領域中具有通常知識者，於觀看專利說明書時必須具備之能力。倘專利權人未盡依據其申請專利範圍生產其產品，而僅具備其申請專利範圍中若干技術特徵，甚或完全不依其申請專利範圍製造產品，此際若以專利權人所生產之產品與被控侵權物、甚至所謂先前技術（包含公開在前之專利，該專利有無經具體實施製造產品問世，在所不問）互為比對，以決定是否欠缺新穎性、進步性，或有無侵害專利權之事實，恐完全背離專利說明書中所記載之專利申請範圍。準此，本件被上訴人系爭產品是否落入上訴人系爭專利權範圍，應以系爭專利說明書中所記載之申請專利範圍為準，據以判斷系爭產品是否落入該申請專利範圍中所載之文字所構成之專利權範圍，而非就實施系爭專利之產品與系爭產品予以比對，合先敘明。
㈡經查，由於本件被上訴人並未爭執上訴人系爭專利之有效性
，而係在爭執系爭產品是否落入上訴人系爭專利申請專利範圍，故本件首要釐清者，乃被上訴人公司是否侵害上訴人系爭專利之申請專利範圍第1項？而本件上訴人系爭專利乃「多功能保眼眼罩之改良構造」，其創作之目的在於提供一造型輕巧可免除鼻部之負荷，且可施予人體舒熱敷、間歇式按摩、震動按摩等交互多重作用，令使用者能以控制器簡易操作之構造。其申請專利範圍共有6項，其中第1項乃獨立項，第2至6項則為依附於第1項之附屬項，所揭露之技術特徵分別為：「1.一種多功能保眼眼罩之改良構造，係包含有彈性束緊帶 (131)、主機本體 (10)、氣壓熱敷裝置(20) 及一控制器 (30)等，其中彈性束緊帶 (131)用來緊縛於人體眼部，帶體前方結合有主機本體 (10)及氣壓熱敷裝置(20) ，該主機本體 (10)內設有充氣幫浦 (15)、洩氣閥(16)、導氣管
(15 1)、震動馬達 (17)、蜂鳴器 (18)、接線板(14)等，外表延伸一導線 (141)與控制器 (30)銜接，氣壓熱敷裝置
(20)係由前後擋片 (21、22)構成一罩狀，內置有氣囊 (23)、發熱元件 (24)等，氣囊 (23)、發熱元件 (24)之進氣口
(231) 及導線 (141)分別與主機本體 (10)結合，控制器 (30)內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕，俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊 (23)及發熱元件 (24)產生脹縮、發熱功效，且得以控制器 (30)之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用，為其特徵者。」、「2.如申請專利範圍第1項所述之多功能保眼眼罩之改良構造，在其中，彈性束緊帶 (131)具有可伸縮部份，兩端設黏扣帶 (133)，前方設固定片 (13)，而主機本體 (10)由前蓋 (11)、後蓋(12)組合而成，後蓋 (12)與前蓋 (11)結合之凸緣部份係套固該固定片 (13)，使後蓋 (12)表面位於固定片 (13)後方者。
」、「3.如申請專利範圍第1項所述之多功能保眼眼罩之改良構造，在其中，發熱元件 (24)係藉黏片 (25)而固定在一隔熱襯體(26)上，該隔熱襯體 (26)兩側係以車縫方式與前後擋片 (21、22)作結合者。」、「4.如申請專利範圍第1項所述之多功能保眼眼罩之改良構造，在其中，後擋片 (22)於外側暨貼靠於眼睛部份上之表面係設有數個遠紅外線凸粒
(221)及磁石(222)者。」、「5.如申請專利範圍第1項所述之多功能保眼眼罩之改良構造，在其中，主機本體 (10)與氣壓熱敷裝置 (20)間係設有一襯片(134)，該襯片 (134)兩側係與彈性束緊帶 (131)之可伸縮部份作結合者。」、「6.如申請專利範圍第1項所述之多功能保眼眼罩之改良構造，在其中，震動馬達 (17)係設為兩個狀 (註：依說明書之記載為「兩膨突狀」)，且其相對應於人體眼睛部位，達均勻震動按摩眼睛部位，而震動馬達 (17)固定處周緣係開有適當之溝槽(123) ，使震動力能集中者。」（參附件圖示1-1、1-2 、1-3 、1-4 、1-5 、1-6 所示）。
㈢本件上訴人主張被上訴人係侵害系爭專利申請專利範圍第1
項，而依據前揭所示上訴人系爭專利申請專利範圍之記載，系爭專利申請專利範圍第1 項之內容可解析為如下6 個要件，分別為：
A.為「一種多功能保眼眼罩之改良構造」；
B.為「彈性束緊帶(131) 用來緊縛於人體眼部，帶體前方結合有主機本體(10)及氣壓熱敷裝置(20)」；
C.為「主機本體(10)內設有充氣幫浦(15)、洩氣閥(16)、導氣管(151)、震動馬達(17)、蜂鳴器(18)、接線板(14)等，外表延伸一導線(141)與控制器(30)銜接」；
D.為「氣壓熱敷裝置(20)係由前後擋片(21 、22) 構成一罩狀，內置有氣囊(23)、發熱元件(24)等，氣囊(23)、發熱元件(24)之進氣口(231) 及導線(141) 分別與主機本體(10)結合」；
E.為「控制器(30)內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕」；及
F.為「俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊(23)及發熱元件(24)產生脹縮、發熱功效，且得以控制器(30)之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用，為其特徵者」。
相對於上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項上揭所列之要件，被上訴人系爭產品亦可拆解為如下所示6 個要件，分別為：
a.為「一種多功能保眼眼罩」；
b.為「彈性束緊帶用來緊縛於人體眼部，帶體前方結合有主機本體及氣壓熱敷裝置」；
c.為「主機本體內設有震動馬達、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接（主機本體外設導氣管，該導氣管一端接充氣幫浦另一端接氣囊之進氣口）」；
d.為「氣壓熱敷裝置係由前後擋片構成一罩狀，內置有氣囊、發熱元件等，氣囊之進氣口及發熱元件之導線分別與主機本體結合」；
e.為「控制器內部設有電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕（以及充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器）」；
f.為「俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效，且得以控制器之操控預設作動之流程，整體以旋予眼部具有間歇式脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用，為其特徵者」。
㈣本件上訴人既係主張被上訴人系爭產品侵害系爭專利申請專
利範圍第1 項，基於全要件原則，首須就上訴人系爭專利「說明書」中所列之申請專利範圍第1 項前揭要件，與就被上訴人系爭產品「實體物」所解析之上開要件，進行文義讀取之比對。經比較兩者，被上訴人系爭產品可以讀取到系爭專利要件A 、B 、D 、E 及F 之文義。其中差異，僅在於C 要件，由於被上訴人系爭產品之主機本體內並無充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器、導氣管，而係將前三者移設控制器內，另將導氣管移設於主機本體與控制器之間，此所以從系爭產品無法讀取到系爭專利要件C 中主機本體內設充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器及導氣管之文義。基於前述說明，被上訴人系爭產品與上訴人系爭專利就要件C 部分既仍有不同，顯然兩者就要件C 之要件文義無法契合，故被上訴人系爭產品並未落入上訴人系爭專利請求項1 之文義範圍。而上訴人系爭專利與被上訴人系爭產品確實在結構上有如上所述差異，上訴人就被上訴人系爭產品並未構成文義侵權一節，亦無爭執。
㈤按於解釋申請專利範圍時，原則上應以系爭專利（指某一特
定號碼之專利，例如本件即上訴人系爭新型專利第195314號「多功能保眼眼罩之改良構造」專利）本身相關之內部資料為優先，例如說明書、圖式，或者系爭專利申請時或於維護專利時（例如遭舉發時所為之答辯、更正時所為之主張等）所為之陳述或所提供之資料為首要，倘上開資料已臻明確，即無再援引其他非系爭特定專利以外之外部資料，做為解釋系爭專利之資料，經濟部智慧財產局所制頒之專利侵害鑑定要點第30頁所載：「用於解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據。若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。」亦同此見解，可資參照。準此，以下分別就上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項與被上訴人系爭產品兩者有關要件C 之差異部分，析論如下：
⒈本件被上訴人系爭產品並未文義讀入上訴人系爭專利申請專
利範圍第1 項中，已如前述，基於全要件原則，須就上開差異部分（即C 要件）進行均等論分析。本件上訴人於爭點整理狀第2 至5 頁依原證9 智慧財產局第00000000000 號撤銷第000000000 號申請案（非本件上訴人系爭專利）之專利審定書、上證5 第00000000號專利、被上訴人援引被上證6 第356714號專利案之答辯及原證10第0000 00000號申請案之專利技術報告書主張系爭專利與系爭產品所用之技術手段實質相同云云。惟查，上開證據資料乃被上訴人另案申請專利之相關證據資料，並非本件上訴人系爭專利之證據資料，亦非系爭專利之說明書或申請或維護專利之歷史檔案，自非本件之內部證據，參酌前揭說明，自不應作為解釋本件系爭專利之證據資料。上訴人系爭專利第2頁第10至11行記載：「本創作之另一目的，係在提供一種整合多種功能且體積小、操作方便之保眼眼罩構造。」，上訴人在被上證3 （發回前本院卷第74頁）系爭專利之異議答辯理由書第4 頁主張：「證據三將控制電路設於主機本體中，本案則係將控制電路裝設於控制器中，如此本案主機本體之重量較輕，可有效免除鼻部之負荷。」，上開見解為臺北高等行政法院所接受，並認為：「須換裝較長狀之氣管及導線…技術手段…尚有不同」（見前述被上證4 臺北高等行政法院90年度訴字第4079號判決），是解釋系爭專利申請專利範圍時，仍應以前述系爭專利說明書中所載之創作目的及被上證3 中所載之答辯理由，做為優先考量之資料。
⒉茲解析上訴人系爭專利，其中要件C 為「主機本體內設有充
氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接」；而解析被上訴人系爭產品，對應上開要件C 之要件c 為「主機本體內設有震動馬達、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接（主機本體外設導氣管，該導氣管一端接充氣幫浦另一端接氣囊之進氣口）」，從要件c 無法讀取到充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器及導氣管，係因前三者移置要件e 之控制器內，而導氣管移置於主機本體與控制器之間，此為兩者主要差異。依經濟部智慧財產局所制頒之專利侵害鑑定要點第41頁揭示：「均等論比對應…逐一比對（element by element），不得以申請專利範圍之整體（as awhole ）與待鑑定對象比對。」之侵害鑑定原則，本件單就要件c 而言，從被上訴人系爭產品僅能讀取到「主機本體內設有震動馬達…」之元件，並無幫浦、洩氣閥、導氣管、蜂鳴器等，兩者之實質構件顯然不同。上訴人主張上開元件位置之改變，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者，此舉無異係將要件C 及E 合而為一，並以該合而為一之要件與系爭產品之要件c 及e 之合體比對，始能對應到原屬要件C 主機本體內部之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器及導氣管，及原屬主機本體外部之要件E ，始能進一步稱兩者技術手段實質相同。
⒊按專利侵害鑑定比對時，若必須破壞請求項之界定（例如使
某一技術特徵消失），始能使系爭產品對應系爭專利請求項所載之技術特徵，則不適用均等論，而此種破壞某一請求項或申請專利範圍之界定行為，學理上稱之為請求項破壞原則（the claim vitiation doctrine, CVD ）。所以將「破壞請求項之界定範圍」排除於均等論之適用，其目的在於防止權利人利用此種方式解釋其申請專利範圍，將顯然存有差異之他人物品，納入所謂均等範圍，進而主張構成均等，侵害專利權，此種原則之適用，於美國法院實務上頗為習見（Warner -Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co . ,520
U.S. 17,39 1997 ）。本件倘依上訴人前揭主張，需將要件
C 及E 合而為一，並以該合而為一之要件與系爭產品之要件
c 及e 之合體比對，始能對應到原屬要件C 主機本體內部之充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器及導氣管，及原屬主機本體外部之要件E ，勢將破壞上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之「主機本體內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、…、蜂鳴器」，而要件C 及E 結合為一要件，則會破壞系爭專利申請專利範圍所界定之「主機本體…外表延伸一導線與控制器銜接」，因而打破了主機本體之內、外連結關係。再者，系爭專利之「主機本體『內』設有…導氣管…」，而非將導氣管界定為設於主機本體之「外」，適與系爭產品導氣管之連結關係不同，尤其前述臺北高等行政法院判決：「須換裝較長狀之氣管及導線…技術手段…尚有不同」，認為導氣管之長短及連結關係對於技術手段是否實質相同應為判斷重點。基於前述說明，將要件C 及E 結合為一要件，不僅破壞原有對於申請專利範圍請求項之界定，且將不當擴張系爭專利之均等範圍，極端而言，倘將請求項之界定完全破壞，其結果就是將請求項作為一整體予以比對，有違逐一（請求項）比對原則，故不宜破壞請求項之界定始符合我國專利侵害鑑定要點中所載均等論之逐一比對原則。
⒋次按申請專利範圍中某一技術特徵經申請人特別限定其意義
或經特別描述時，其所賦予之特別意義或所描述之範圍，將限制申請人於取得專利後，透過均等之解釋擴張其意義或所描述之內容，此稱之為特別排除原則（specific exclusionprinciple ；Bicon , Inc. v. The Straumann Co., Fed.
cir. 2006, 05-1168），又稱意識限定原則，換言之，在此等情形下，則可限制或阻卻均等論之適用。例如請求項記載之技術特徵為「大部分」、「高溫」時，則「大部分」與「小部分」即不均等、「高溫」與「低溫」亦不均等。本件上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項記載：「該主機本體內設…，外表…」等語，明確界定主機本體之內、外結構，且上訴人於被上證2 （參更審前本院卷第74頁）異議答辯理由：
「將控制電路裝設於控制器中…可有效免除鼻部之負荷」云云，明確主張主機本體之內、外結構之差異會影響所生之功效，顯然係有意識地特別限定主機本體之內、外結構，以排除不同之結構。若上訴人認為元件位置之置換係可輕易完成時，即應避免使用相對之二元選項用語（binary，例如系爭專利所使用之「內、外」，或「陰、陽」、「正、負」等字詞），或應將可預期之實施方式記載於說明書，亦即描述若干可能之置換方式，據以支持申請專利範圍中上位概念用語之界定，或至少在維護申請專利之過程中不宜有扞格之主張，否則即應有特別排除原則之適用。
⒌本件上訴人自稱系爭專利之創作目的之一在於「體積小、操
作方便」，上訴人於前揭被上證2 異議答辯理由中亦一再主張「將控制電路裝設於控制器中…可有效免除鼻部之負荷」之功效，而參酌臺北高等行政法院90年度訴字第4079號判決中認為：「須換裝較長狀之氣管及導線…技術手段…尚有不同」等語，則被上訴人系爭產品之導氣管設於主機本體與控制器之間，參照前述判決，系爭產品之技術手段與系爭專利即尚有不同，蓋系爭產品之充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器均設於控制器內，系爭產品移設控制器之元件較系爭專利為多，對於鼻部負荷減輕更多，系爭產品減輕鼻部負荷之結果與系爭專利亦有不同。是以，就要件C而言，系爭專利與系爭產品之技術手段及結果實質不同，故兩者不適用均等論，換言之，被上訴人系爭產品與上訴人系爭專利自不構成均等，而落入上訴人系爭專利申請專利第1 項。
㈥補充說明事項：
⒈茲有再深論必要者，乃上訴人系爭專利申請專利範圍並無有
關各元件「重量」之記載，且有關專利侵權之比對，係以說明書中文字記載之「申請專利範圍」與「被控侵權產品」互為比對，中外司法實務上均無以專利權人自稱之依專利製造之實體物與被控侵權物比對之案例，是上訴人主張其依系爭專利所製造之物與被上訴人系爭所謂侵權產品兩者「實質相同」之主張並不可採，自亦無鑑測「舒眼立康第二代」產品重量之必要。蓋上訴人於系爭專利申請專利範圍中既未就產品材質、重量加以限定，則實際實施時，即有可能因所使用之材質不同，而影響其重量，例如，上訴人系爭專利將各項元件放置於主機內，惟倘其各項元件之材質均選擇質輕之材料，如鈦金屬、碳纖維等，而被上訴人雖將充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器等元件自主機移除，放置於控制器內，惟其所使用之材料並非質輕之材料，例如鐵、鉛等，其結果仍有可能是上訴人將所有材料放置於主機內之重量輕於被上訴人將部分元件抽離主機後之重量。由此可知，材質、重量等項目既非上訴人系爭專利特別限定之事項，縱然其重量確有差別，亦因上訴人於申請專利範圍中對於材質、重量未有限定，自無從作為比較之依據。上訴人系爭專利說明書第1 頁宣稱先前技術之缺點，末行記載：「更重要的是其整體構成之體積極為龐大及複雜」，第2 頁第10至11行則記載：「本創作之另一目的，係在提供一種整合多種功能且體積小、操作方便之保眼眼罩構造。」等語，上訴人在被上證3 系爭專利之異議答辯理由書第4 頁主張：「證據三將控制電路設於主機本體中，本案則係將控制電路裝設於控制器中，如此本案主機本體之重量較輕，可有效免除鼻部之負荷。」云云，另被上證4 之臺北高等行政法院90年度訴字第4079號判決，理由四之1 認為：「引證案係將主機本體與按摩熱敷裝置作一分離，而仍由主機本體操控，並須換裝較長狀之氣管及導線，與系爭案係將數個開關及調節鈕等控制電路設置於一控制器上，再經由導線使控制器與主機本體銜接者不同…系爭案為達眼部按摩之效用所用之技術手段與結構與引證案尚有不同。」、理由五結論中記載：「系爭案為達眼部按摩之效用所用之技術手段與結構與引證案尚有不同，應認具新穎性。」等語，而新型專利權範圍，既以說明書中之申請專利範圍為準，則被上訴人系爭產品是否落入系爭專利權範圍，自應以系爭專利申請專利範圍中所載之文字所構成之專利權範圍為準，系爭專利權範圍並無有關所載元件之「重量」、「材質」或「產製技術能力」等內容，是以在界定系爭專利之技術特徵時，自無須考量「重量」、「材質」或「產製技術能力」等因素。
⒉上訴人於系爭專利說明書中記載「體積小、操作方便」之目
的，且上訴人在被上證3 主張：「將控制電路裝設於控制器中，如此本案主機本體之重量較輕，可有效免除鼻部之負荷。」等語，則依前揭專利侵害鑑定要點第41頁所載，均等論之適用必須是「待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同之技術手段（way ），達成實質相同之功能（function），而產生實質相同之結果（result）」，故系爭產品是否適用均等論，可以考量元件位置之改變對於技術手段及其所生之結果是否構成實質相同，而非直接以「重量」、「材質」或「產製技術能力」為系爭專利之限定條件，據以判斷系爭產品是否落入系爭專利權範圍。換言之，依前述系爭專利之創作目的及異議案之答辯理由，元件之位置改變可以作為改變前、後之技術手段是否實質相同之考量因素，元件之位置改變可以作為改變前、後所生之結果（鼻部負荷減輕）是否實質相同之考量因素，惟「重量」、「材質」或「產製技術能力」三者既均非系爭專利之技術特徵，自非考量結果是否實質相同之因素，充其量，「重量」僅能作為鼻部負荷是否減輕之指標。上訴人於提起上訴時及在本件發回更審中雖一再就兩者重量加以爭執，本院為應其所需，亦曾加以秤量，其結果，上訴人之主機本體重量為238 公克，被上訴人之產品則為186 公克，另上訴人之導線重量為19公克，被上訴人之導線重量則為54公克等（參本院卷第132 頁勘驗筆錄所示），就主機及控制器之重量而言，被上訴人之產品均較上訴人之產品為輕。惟因上訴人申請專利時，並非執其產品向智慧財產局申請專利，而係以文字描述之方式向智慧財產局提出申請，是以，上訴人申請專利範圍以及其專利權範圍之認定，自仍應以其專利說明書中所申請之範圍為比對標準，而非以上訴人所生產之產品為比對依據，此經本院一再說明如上，茲不再贅。而上訴人系爭專利既未就其所使用之各元件之重量、材質為限定，則縱然其所生產之產品與被上訴人所生產之系爭產品互有輕重，亦無從作為判斷被上訴人之產品是否確有「落入」上訴人系爭專利申請專利範圍之判斷因素之一，此不可不辨。
⒊按專利侵權判斷時，有關均等論比對應以解析後申請專利範
圍之技術特徵與待鑑定對象中…不符合文義讀取之技術內容逐一比對（element by element），不得以申請專利範圍之整體（as a whole）與待鑑定對象比對；次按有關進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。…審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成；而均等論之判斷，則係以系爭專利與系爭產品一對一之比對，且係就技術特徵逐一比對；進步性審查，係系爭專利與證據之組合一對多之比對，且係就技術特徵之組合所構成之請求項整體比對。由於均等論之判斷與進步性審查的比對方法、對象不同，均等論之判斷尚難比附援引進步性審查之結果，前揭意旨，分別有智慧財產局制頒之專利侵害鑑定要點第41頁及發明專利審查基準第2-3-20頁可資參照。經濟部智慧財產局於第00000000000 號撤銷第000000000 號申請案之專利審定理由中論及：「引證一已揭示系爭專利由眼罩、加熱單元、振動單元及控制單元之各項技術特徵，又系爭專利將氣閥與幫浦係裝設於控制單元之殼體之技術特徵同樣可見於引證二說明書第6 頁及圖式第十一圖將主機本體與按摩熱敷裝置相互分離之技術特徵，故結合引證一、二可證明申請專利範圍第1 項係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，難謂具進步性。」等語，縱然該審定理由中所稱之「系爭專利」即為本件之「系爭產品」，「引證一」即為本件之「系爭專利」，惟因該審定理由係「結合引證一、二」據以認定不具進步性，而非以引證一（本件系爭專利）單獨證明本件系爭產品為「顯能輕易完成」，亦即並非一對一比對，亦非逐一比對，故尚難據以主張本件系爭產品適用均等論，上訴人以該審定理由認為被上訴人之系爭產品於申請專利時既因經智慧財產局認為「顯能輕易完成」，足認系爭產品與系爭專利構成均等云云，尚非可採。
五、綜上所述，本件被上訴人系爭產品並未文義讀取上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項，其間差異亦不符合均等論，被上訴人系爭產品自未落入上訴人系爭專利申請專利範圍第1 項，未侵害上訴人系爭專利，是上訴人訴請被上訴人應給付上訴人600 萬元，及自起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止，均按週年利率5%計算之利息，以及提供擔保為准許假執行之聲請，即無理由。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 1 月 13 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉法 官 汪漢卿以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 100 年 1 月 13 日
書記官 邱于婷附註：
民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。