智慧財產法院民事判決
99年度民專上更(四)字第5號上 訴 人 莊榮兆訴訟代理人 陳敏秀
李義雄張靜律師被上訴人 民安瓦斯實業股份有限公司法定代理人 許革非
洪孟欽上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議事件，上訴人對於中華民國88年1 月4 日臺灣臺中地方法院86年度訴字第989 號第一審判決提起上訴，經最高法院第四次發交本院更審，本院於
100 年8 月25日言詞辯論終結，茲判決如下：
主 文原判決廢棄。
被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審及發回前第三審訴訟費用均由被上訴人負擔。
事實及理由
一、按民事訴訟法第87條規定，法院為終局判決時，應依職權為訴訟費用之裁判，即將訴訟費用的負擔，記載於裁判文書中。故有關訴訟費用之負擔，法院並不受當事人聲明之拘束，且訴訟費用之負擔對象為訴訟當事人。查本件上訴人上訴聲明原請求：1.原判決廢棄。2.被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。3.第一、二審及發回前第三審訴訟費用均由被上訴人負擔。嗣於民國（下同）100 年8 月25日之言詞辯論程序時，主張本件上訴審因陳賢慧法官誤導合議庭誤判，已被廢棄，更二審曾謀貴法官已簽迴避卻仍參與裁判，亦被廢棄，故變更上訴聲明3.為：上訴審費用由陳賢慧法官負擔，更二審裁判費用應由曾謀貴法官負擔。揆諸上開法條規定及說明，上訴人不得聲明非本件訴訟之當事人負擔訴訟費用，本院亦不受其關於訴訟費用負擔聲明之拘束，仍應依其原上訴聲明為裁判，並依職權為訴訟費用之負擔，合先敘明。
二、被上訴人起訴主張：被上訴人自75年起，從事瓦斯防爆自動控制器系列商品之製造與銷售業務，而與上訴人簽訂專利契約書及專利租與契約書。上訴人無故向台灣台中地方法院聲請假處分，禁止被上訴人就上訴人已在專利契約租與之專利標的為製造、仿造、販賣或意圖販賣而陳列其產品，且在報刊雜誌刊登不實廣告，惡意攻擊被上訴人之產品為仿冒品。上訴人並未經雙方書面同意，擅自將專利權授與新品瓦斯安全設備股份有限公司（下稱新品公司）及保你家國際事業股份有限公司（下稱保你家公司）實施，且擔任新品公司副董事長，並擔任保你家公司之發起人。上訴人上開行為違反兩造專利契約第1 條、第8 條、第12條，被上訴人即得依契約第28條、第29條、第31條規定「解除」契約（終止之意）。被上訴人已於80 年5月11日由其法定代理人尤景三為代表發函終止契約，又於81年2 月24日以許文村為代表發函終止契約，並主張依契約第28條、第29條、第31條之規定，向上訴人請求5,000 萬元之賠償及處罰罰金，並請求返還2,100 萬元等。惟被上訴人暫先請求500 萬元之違約金。被上訴人之原任董事長許文村已請辭董事長職務，被上訴人之董事會則於81年9 月17 日 補選許革非為董事長，並已經辦妥變更登記，許革非於起訴時仍為被上訴人之董事長。為此，起訴聲明請求：上訴人應給付被上訴人500 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依年息百分之5 計算之利息，並願供擔保，請准宣告假執行。
三、上訴人於原審抗辯如下：
(一)上訴人以假處分、排除侵害等限制或妨礙被上訴人公司專利權之實施，並非無因，亦經台灣高等法院於81年11月16日以81年重訴字第149 號判決上訴人勝訴，顯見上訴人前開假處分等之提起有相當之理由。況民安公司受假處分後，以原公司之人員於原址、原辦公室，另設遠寶國際股份有限公司（下稱遠寶公司）繼續生產金額達6 億3 千萬元以上，並未導致被上訴人無法營運之情形。被上訴人亦違反專利契約第11條之規定，於81年3 月20日遠寶國際股份有限公司（遠寶公司）成立時，擅將專利權授與遠寶公司製造及販賣。又案外人陳俊華本係被上訴人公司之股東，卻於82年7 月20日接任遠寶公司之董事長，且被上訴人公司之董事趙水章亦擔任遠寶公司之董事。再遠寶公司之董事尤陳淑霞則係遠寶公司董事長尤景三之妻。另被上訴人董事長許革非亦係天然實業有限公司（下稱天然公司）之股東，被上訴人之董事趙水章、陳俊華皆係天然公司之股東。被上訴人上開行為均違反契約第12條中所定所有股東不得從事任何與專利契約所載明標的專利產品相同或類似性質之事業。
(二)被上訴人81年2 月24日所寄發之存證信函，係以許文村為被上訴人之法定代理人，而許文村雖係80年7 月26日股東臨時會所選出之五位董事所推選之董事長。然該次推選許文村之股東會係由早於80年5 月25日已辭任董事之尤正昌所召集，由無召集權人所召集股東會之決議當然無效，故該次股東會所選出之董事長許文村自屬無效。況被上訴人設立公司未依約籌足資金5,000 萬元，且依契約第19條之約定，被上訴人每年至少應給付每個50元、12萬個，共600 萬元之權利金，惟被上訴人自76年1 月1 日訂約至今，從未履行上開規定，。另80年4 月20日迄今，被上訴人尚應給付上訴人技術酬金4,000 萬元。被上訴人80年2 月11日即違約在先，契約已經終止，上訴人除於80年4 月20日又去函終止外，並以86年6月5 日答辯狀之送達，再為終止專利契約之意思表示，並依契約第30條之規定請求被上訴人賠償5,000 萬元。縱被上訴人積非成是認上訴人違約，上訴人亦主張以上開金額抵銷之。為此，於原審答辯聲明：求為判決駁回被上訴人之訴及假執行之聲請，如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、原審為被上訴人全部勝訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：1.原判決廢棄；2.被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。兩造自
86 年5月15日被上訴人提起本件違約金訴訟迄本院100 年8月25日辯論終結已逾14年，原審係以曾判決確認許革非董事長委任關係不存在之台中地方法院84年度訴更字第10號判決，業經台灣高等法院台中分院廢棄發回審理中，且許革非之董事任期雖至83年7 月間屆滿，但因尚未改選，應認許革非仍有法定代理權，以及被上訴人主張上訴人對被上訴人聲請假處分，以及授權新品公司、保你家公司實施契約所載專利之行為違反契約第1 、12條，且被上訴人所主張之違約事由則均無理由，而為被上訴人全部勝訴之判決（判決理由見本院卷一第21至30頁）。上訴人不服，提起上訴，經台灣高等法院台中分院（下稱台中高分院）以上訴人未繳納上訴費用，上訴不合法，而以88年度上字第253 號裁定駁回，上訴人不服，提起抗告，最高法院以88年度台抗字第310 號裁定將原裁定廢棄，發回台中高分院更為裁判。嗣台中高分院以88年度上更（一）字第50號判決，認許革非因故已自91年7 月
1 日起當然解任，台中地方法院91年度聲字第1571號已裁定選任許革非、趙水章為臨時管理人確定，該二人並已依法承受訴訟，故其代理權之欠缺已經補正，及兩造契約已於80年
4 月20日、80年5 月11日經兩造分別行使契約終止權而合意終止，被上訴人主張之違約事由均在契約終止後而無理由（判決理由見本院卷一第45、31至32、35至37頁），故將原審判決廢棄，並駁回被上訴人第一審之訴及假執行之聲請。被上訴人不服，提起上訴，最高法院以94年度台上字第1594號判決認兩造各以他方違約為由行使契約終止權非合意終止契約，而廢棄發回更為審理。台中高分院復以94年度智上更（二）字第3 號認許革非之法定代理權已經法院選任為臨時管理人且承受訴訟而補正，且已經最高法院86年度台上字第1000號裁定駁回確定之台灣高等法院重上更（一）字第125 號判決所認上訴人主張80年2 月11日之違約事由及80年4 月20日所主張之終止事由均無理由為基礎，認被上訴人主張80年
5 月11日終止契約之違約事由及損害賠償均有理由，而判決駁回上訴人之上訴（判決理由見本院卷一第70、74至79頁）。上訴人不服，提起上訴，最高法院以96年度台上字第2222號判決認被上訴人主張之違約事由均發生原判決所認80年5月11日契約終止之後，則其是否違約，非無研求之餘地等語，廢棄發回更為審理。台中高分院嗣以96年度智上更（三）字第5 號判決認許革非之法定代理權已經補正，惟認兩造分別行使契約終止權仍屬契約自治下之合意，故兩造契約已於
80 年5月11日因雙方合意而終止，被上訴人所主張違約事由均發生於契約終止後而無理由，故將原判決廢棄，並駁回被上訴人第一審之訴（判決理由見本院卷一第93、98至99頁）。被上訴人不服，提起上訴，最高法院復以99年度台上字第60號判決認兩造分別所為之終止通知，均另有附加要件，已為必要之點，兩造既對該必要之點未達成合致之意思表示，契約自屬尚未成立，而將原判決廢棄，並發交本院更為審理。而兩造除於原審之主張及抗辯外，並於歷次前審及本院審理時補充陳述如下：
(一)上訴人略以：
1.被上訴人民安公司於80年5 月15日起訴時自稱具法定代理人之許革非董事長及另四位公司董事即許文村、封德台、陳俊華、趙水章等四人，均已為經濟部於91年7 月12日以經商字第09102139170 號函知依公司法相關規定當然解任，故被上訴人之起訴不合法，應予駁回。又被上訴人雖於75年9 月30日與上訴人訂有專利契約及專利租與契約，但因被上訴人於81年2 月12日核發權利金時，即擅自以單方之意思將權利金原本每只35元之計價，減付至每只10元，依上開專利契約書第19條雙方所約定之權利金計價標準，即已構成違約，專利契約書即因條件成就而生終止之效力，契約效力既已終止，被上訴人與上訴人間因簽訂上開專利契約所由生之權利，應自違約時起歸於消滅。專利契約既因解除條件成就或終止契約而失效，上訴人仍為專利權人，上訴人假處分專利權及將專利權授權他人行使，並無違約之情事。
2.依專利契約書第2 條約定，新設立之公司即被上訴人實收資本額須5,000 萬元，且須全額發行股票，故登記資本額須5,
000 萬元始足當之，復依專利契約書第18條之約定，新公司須於簽立專利契約書後三個月內籌組及設立登記，該專利契約書簽定於75年9 月30日，截至75年12月30日新成立之公司資本額卻僅1,000 萬元，依「屆時本契約書當然解除並即行失效」之約定，專利契約書當然失其效力。又專利契約書第
30 條 約定，被上訴人若違反契約書第2 條或第19條之規定，無條件解除本契約之效力並賠償5,000 萬元違約金，依其文義，亦屬附解除條件之約定，縱或不然，至少亦為終止權之約定。專利契約書第19條關於專利承租權利金之支付約定，「不得以任何理由拒付或拖遲、刁難，否則視為違約」，故被上訴人片面減付，上訴人於80年4 月20日依第30條發函被上訴人終止契約，專利契約書亦因終止而失其效力，除非兩造間另有重新遵守已失效契約之合意而可認為成立新約外，殊無由被上訴人以失效之契約主張上訴人違約之理。
3.依專利契約第19條關於「專利租與承租金」之約定，並無專利授權期間及使用每個專利權之代價，復依契約書第1條 之規定，契約有效期間乃至兩造之合意終止為止，故專利契約書之性質，並非專利授權實施契約，而係技術移轉契約，上訴人授與被上訴人專利實施權，乃移轉專利技術所必要，從而專利承租金在性質上實屬技術移轉報酬金，專利契約書既係技術移轉契約，性質上屬雙務契約，則上訴人移轉專利技術、授權實施及被上訴人給付技術移轉報酬金乃互為對待給付，被上訴人既然短付技術報酬金，上訴人自得行使同時履行抗辯權，且上訴人已依專利契約書第30條於80年4 月20日發函被上訴人表示終止契約，則被上訴人已無權實施系爭專利，故上訴人所為假處分應無不當。又兩造專利契約書有以下記載：「雙方基於誠信原則及共同利益之原則，擬共同設立一股份有限公司（即被上訴人）......從事製造與銷售業務」（契約書前文），顯係揭示雙方共同設立新公司之旨意，再按「甲方（即上訴人）有權監督查核乙方及新公司生產暨銷售資料」、「甲方及甲方合法所派委任之代表人，隨時有對乙方實施核對......」及「乙方同意甲方推薦一位會計人員在新公司任相關職務，並得經甲方授權......」，可見上訴人有權參與新公司之經營，且上訴人亦任被上訴人副董事長乙職，如此約定與「共同設立新公司」之目的亦互為呼應。再契約書第16條、第19條之約定亦符合一方以金錢出資，一方以技術勞務出資，故本契約符合民法第667 條之規定而為一合資契約。再依契約書第1 條及乙方應依契約書第4條、第5 條、第19條分別應給付上訴人有關專利租與之無價性報酬、專利租與報酬、專利實施承租金、專利權利金、專利承租權等，可見本契約為經營合作契約，而非單純專利租與契約，故專利屆滿契約仍繼續存在，被上訴人仍不得藉口專利消滅為由而拒付專利承租金。
4.本件上訴人之專利租與除第13395 號於79年12月31日屆滿外，尚有第17103 號（81年3 月31日屆期）及第28502 號（84年9 月15日屆期）專利，然80年2 月10日被上訴人依79年按月給付核發權利金時，即已承租5 件專利，其中一件第1339
5 號屆滿減付，對未屆滿之第17103 、28502 號亦一併逕自減付，且前開專利之期限均為被上訴人所知悉，又被上訴人減付之依據為所謂「股東會議決議」，而非經過上訴人同意，已違反系爭契約第19條（甲）款及（丙）款之約定，被上訴人主張其於80年1 月15日曾以存證信函通知專利租金減付，以證其非單方面逕自減付。惟該信函是被上訴人單方面之減付決議後而為之通知。又其81年2 月24日之再解約通知理由，上訴人業於80年5 月17日以律師函通知甚明，且兩造均於84年4 月20日、5 月11日互為解除契約之意思表示，自無須再回應被上訴人81年2 月14日之函。
5.上訴人以系爭專利契約經其於80年4 月20日聲明終止，被上訴人則主張於80年5 月11日聲明終止，故雙方80年5 月11日同一日即已合意不再繼續合作而同意解約。其雖另附有「台端等自解除日起30日後不得再使用上述契約專利權外，並請給付違約金新台幣5,000 萬元，將經營權及整廠生產設備歸還，台端等若有違反上述任一請求，莊榮兆先生將追究台端侵害專利民刑責任，另請求賠償新台幣5,000 萬元，並一併追訴台端偽造文書、背信、侵占、詐欺等刑責，請查照」等語，惟該文句係主張被上訴人公司違約及其違約後之權利行使情形，並非終止意思表示之附條件，其終止之意思表示，已具有要約之性質，故被上訴人公司於接獲上訴人之上開意思表示後，乃於80年5 月11日股東會表示同意終止系爭專利契約，應認為承諾之表示，雖該存證信函亦附加「並要求賠償5000萬元整，且台端有百分之20乾股作為專利租金報酬之權利並因而喪失，同時台端應無條件協同辦理讓與專利契約書中所載明標的設計等案之專利權，並履行台端依約應負之其他義務，請查照辦理」等語，亦僅屬對上訴人為上開通知之附加要求之回覆，非承諾之附條件。雖依系爭專利契約第
1 條後段約定終止系爭專利契約，應以書面為之，惟探其約定之目的應為保存證據之用，故所謂書面約定，自無須一定之方式，故本件經兩造分別以信函通知終止契約之意思表示，其方式應已與系爭專利契約之上開約定無違。系爭專利契約既經兩造80年4 月20日、80年5 月11日互為終止契約之意思表示，其等之系爭專利契約於80年5 月11日應即視為兩造合意終止。保你家公司於81年7 月7 日核准登記，另新品公司係於78年1 月20日設立，新品公司之董、監事名單並無上訴人。新品公司於81年6 月30日變更登記時，上訴人登記為副董事長，均在80年2 月12日、80年5 月11日終止系爭契約之後，上訴人應無違約情事。
6.系爭契約係約定上訴人將其所有新型專利第13395 號及其追加專利「瓦斯定時自動關閉總開關連體調整器、第17103 號及其追加專利「瓦斯定時安全自動控制器」、第28502 號「管路通道超流量自動控制裝置」與新型專利申請案00000000號（76.02.16獲准專利刊登專利公報編號為85393 號）及同一發明美國專利第0000000 號、英國專利第0000000 號等6件專利權暨世界各國之專利實施權利，租與被上訴人獨家實施，則被上訴人係向上訴人承租六項專利，另關於900 型專利品應有使用到第17103 號之專利等情，亦經被上訴人之訴訟代理人到庭陳稱，顯見被上訴人對於900 型系列產有使用17103 號等情已為兩造所不爭執。而第17103 號專利又於81年3 月31日始行屆期，故就900 型之產品而言，仍有使用到上訴人之專利，尚難因該產品未使用到專利契約書所約定之第28502 號專利，即可由民安公司以單獨一方之意思擅自即將權利金由35元降為10元。又中央標準局81年11月4 日之函釋認專利第17103 號與專利第28502 號範圍不同，而認民安公司無使用專利第28502 號云云。然前開函文之釋疑範圍因涉及專業層面太深及有設答而問之疑，且因範圍不同並不等於未使用範圍不同之追加專利，故上訴人另於85年間函請前中央標準局為本案之爭執釋示，中央標準局另於85年8 月17日作成解釋認系爭專利第17103 號之追加專利確有引用第28
502 號為主要技術內容及特徵所完成之另一新專利，可證MA806 均有使用第28502 號於配管瓦斯而非未使用，上訴人並未違約。
7.縱被上訴人將MA505 、MA405 、MA415 型35元減為10元為有理由，民安公司之前負責人尤景三曾與上訴人於77年12月19日簽立協議書，雙方就500 型、800 型、900 型產品，又約定內銷權利金不變，外銷權利金原告只領每只25元，剩餘10元作為民安公司業務推展之用，足見900 型產品內銷部分之權利金即MH905 型仍應維持35元不變，外銷部分之權利金，民安公司至少亦應支付每個25元予上訴人。被上訴人於80年
1 月起將權利金35元擅自刪減為10元亦屬違約。上訴人依專利契約第30條終止專利契約書，因被上訴人亦有違約之情事，上訴人得向被上訴人請求5,000 萬元違約金，其中4,100萬元之部分仍未經裁判，故主張抵銷。縱認上訴人未合法終止契約，然如臺灣高等法院85年度重上更（一）字第125 號判決所認，使用第17103 號專利之產品每個給付10元計算，該專利於81年3 月31日到期，上訴人於80年11月4 日實施假處分，被上訴人不得實施該專利之期間不足五個月，復依被上訴人所陳報之生產數量，單月最高為24,768個，則被上訴人不得實施之損害至多不過123 萬8400元（計算式：24,768
X 10 X 5=1,238,400）。又依台中地方法院檢察署80年度偵字第15666 號、第11754 號、81年度偵字第627 號案件所為之刑事扣押，臺中地方法院80年度聲字第847 號、第18號、81年度聲字第61號、第234 號所為之保全證據以及商檢局函被上訴人自80年6 月起至81年6 月仍累計請領91,000張商檢合格證，均證明被上訴人在假處分後仍繼續產銷使用假處分專利之產品，難謂受有損害。且縱有損害，違約金500 萬元亦屬過高，應予酌減。
8.雙方於簽訂契約後，被上訴人有諸多未依契約履行之情事，如依契約第4 條約定應給付1000萬元之履約保證金，該契約之簽約人尤景三並未如期給付，而依契約第17條約定之1000萬元廠房設備購買款，尤景三亦未給足。且被上訴人亦未依契約第2 條履行實收資本額5000萬，而依契約第19條有關專利實施承租金，被上訴人亦常未如期如數給付，故雙方曾於77年12月19日就系爭契約為第一次重新協議，再於79年3 月23日為第二次重新協議，第二次之再次協議，雙方就之前所有爭議應已經由此次協議解決，而願再繼續合作，故被上訴人主張上訴人於75年9 月30日所授權之新型專利申請第00000000號，因第三人異議而於78年7 月12日經經濟部中央標準局審定不予專利之違約事由為無理由，且此一被上訴人主張之違約事由，本不在起訴之範圍內，亦非被上訴人於80年5月11日及81年2 月24日存證信函所主張之違約事由，應不得以被上訴人於更二審時方主張之事由，回溯其於80年5 月11日及81年2 月24日即已通知終止或解除系爭契約，故縱使上訴人確有此一違約情事，亦非被上訴人上揭2 存證信函解約之意思表示所能涵蓋。況依證人徐建興於100 年4 月6 日證稱之內容，亦可知此為上訴人主動提出以彰顯其合作誠意，原非系爭契約所約定之範圍，則縱嗣後因第三人異議而經經濟部中央標準局審定不予專利，亦不能認定係上訴人違約。
9.觀諸尤景三與上訴人於76年9 月30日所簽定之系爭專利契約書可知，兩造係為設立新合資公司而為約定，故上訴人之專利授權僅係專利技術作價之手段，其目的係以其專利技術作價為新合資公司之股權。而公司之設立係以永續經營為目標，故方有系爭專利契約書第1 條之約定，然每一專利之專利權則有其存續期間之限制，況將專利權授權作價出資之各專利，或可能遭撤銷，或可能無法取得專利權，故系爭合資契約應不會因上訴人原所有之部分或全部專利陸續屆期，或因某些原因遭撤銷專利權註冊，或因某些原因無法申請取得專利權，即視專利權人即上訴人違約。故兩造所訂系爭專利契約書有第9 之約定，由該條規定即可知之，縱上訴人已非專利權人，合資契約亦仍有效成立並繼續存在，並非違約，除非造成新合資公司之損害，上訴人方應依約負賠償責任，縱為如此，亦不構成合資契約之終止事由，此由系爭專利契約書第28及29條就上訴人違約而得終止之事由皆不包括第9 條即可知。另由系爭契約第19及30條之規定可知，於系爭契約有效期間內，絕無可能因專利權屆滿而消滅或合資公司之未使用某件專利而受影響，而僅受不生產某型產品之影響。故配合系爭專利契約書第32條之約定，除非上訴人嗣後書面同意降價，否則被上訴人不能自行擅自調降權利金，上訴人如擅自調降權利金，依系爭契約書第19條（丙）及30條之約定被上訴人即應支付5 千萬元予上訴人作為賠償與處罰，並無條件終止系爭合資契約書。故僅需被上訴人未依第19條（丙）所約定之給付權利金期限給付依約應給付之權利金數額，系爭專利契約書即合資契約即因約定終止事由之條件成就而終止，無待上訴人發函催告或通知終止。
(二)被上訴人則以：
1.兩造間之契約關係乃繼續性之契約，上訴人虛構事實誣指被上訴人違約而無專利實施權，向原法院聲請假處分，顯已妨害被上訴人依據契約之專利實施權。被上訴人固已向法院提起假處分損害賠償之請求，惟本案所爭執者乃上訴人無端以假處分限制被上訴人應有之產銷權利，使被上訴人自接獲假處分命令後於80年11月間不得不全面停產，直至87年恢復產銷，且因而造成銀行信用破產，拒絕往來，上訴人顯然違反契約第1 條之約定，上訴人縱主張免責，亦僅適用於假處分損害賠償之理由。又上訴人主張專利契約自80年2 月11日起即因終止條件成就而契約終止云云，因被上訴人資本額登記為1,000 萬元及股東往來4,000 萬元，業經臺灣高等法院85年度重上更（一）字第125 號判決認定在案，上訴人未舉出新事證推翻原判決，亦未能具體指出原判決有何違背法令之具體情事，故上訴人指摘上開確定判決不適當云云，顯不可採。
2.上訴人於80年4 月20日無理由擅自寄發律師函予被上訴人為終止契約之意思表示，以被上訴人違反契約為理由對被上訴人及人員展開一系列之攻擊，該行為違反契約第1條：「...租予乙方獨家實施（包括製造、加工、經紀販賣與銷售）之權利」，依契約第28條之規定甲方無條件將專利設計等案之專利權益，全部讓與乙方，並解除（應係終止）契約效力；依契約第29條規定，應支付5,000 萬元予乙方作為賠償與處罰，同時放棄先訴抗辯權。且該終止契約行為業經臺灣臺北地方法院80年度重訴字第742 號民事判決、臺灣高等法院85年度重上更（一）字第125 號民事判決、最高法院86年度台上字第1000號民事裁定確定上訴人敗訴確定，即該終止契約之行為無效，契約仍為有效。
3.75年9 月30日原始契約第19條關於承租金支付之規定載明「有關專利實施承租金....」，上訴人於他案違約訴訟書狀中承認對於400 型、900 型專利承租金每個35元是標的專利權三個專利權合計給付，原本每個35元係含第17103 、28502、13395 號專利。被上訴人承租金計算基礎係以標的專利權的合計給付，實際上卻僅一個專利權有效使用，按標的專利喪失一部給付不能，各型號均應減付，而有民法第266 條之適用。追加專利與本案專利應視為一專利。上訴人主張追加專利應視為單獨專利，而認為租與被上訴人之專利應為六種，甚或將經撤銷者亦列入計算。依專利法第28條之規定，追加專利指利用原發明之主要技術內容所完成之發明，專利期間為原專利權之期限屆滿為止，縱如上訴人所稱共六種專利，則第13395 、13395 追加一、28502 、00000000號屆期或未能使用，僅餘第17103 、17103 追加一號，且上訴人向經濟部申請免稅亦以三個專利為標的，被上訴人減付專利承租金並無不當，更無違約之情事。
4.上訴人主張專利屆期而有價值減少之虞者，應由兩造協議減付租金，非由契約單方面逕自決定，進而主張被上訴人減付專利承租金係違約行為云云，顯與事實不合，因被上訴人80年 1月15日之存證信函，已正式通知上訴人專利承租金依約減付，上訴人80年1月20日函覆主張專利承租金不得減付，否則涉及違約。雙方對於承租金給付之契約主張完全相反，被上訴人主張專利屆期及專利未能使用而主張減付租金，於法並無不合。被上訴人80年2月8日股東會決議，承租金如經法院裁定應補足，被上訴人願補足差額，足證被上訴人有依契約支付專利承租金之誠意。上訴人任意解釋契約，主張承租金不得減付，又主張被上訴人未經協商逕自減付係違約行為，前後行為矛盾。上訴人認被上訴人80年1 月15日專利承租金減付之通知係逕自減付，或係協議減付，此爭議於本案並無關聯，上訴人稱無須對被上訴人81年2 月24日補充解約函之理由予以回應，顯見其主張無理由。上訴人另主張依民法第435 條承租人於租賃關係存續中，因不可歸責於承租人之事由，致租賃物之一部滅失者，得按滅失之部分請求減少租金云云。按該條之立法意旨係指不動產之租賃，自不適用於專利權之租賃。再者，該條文亦認可承租人得請求減少租金，且被上訴人於80年1 月15日對上訴人存證信函通知專利屆期租金減付為每只10元，上訴人據而以80年4 月20日存證信函通知終止契約，上開違約事實且經臺灣高等法院85年度重上更(一)字第125 號確定判決被上訴人減付之行為合理，並未違反契約，足證被上訴人降低承租金合理合法，並未違約。
5.上訴人於76年至第79年間領取股東往來款600 萬元，此係獨立之事件，與契約19條專利實施租金之支付不同事實。上訴人違約事實，前審判決理由所載述之事實均聲明援用。另補充上訴人於80年4 月20日無由擅自寄發律師函予被上訴人為終止契約之意思表示，乃違反契約第1 條之行為。而第1339
5 號專利權非契約產品之實施，即產品不受該專利保障，喪失契約載明簽約目的，即喪失國際性專利品的製造銷售權利，新型00000000號專利權，明知不具首創性，不得申請專利權，僅申請中以新型專利權名義簽約，上訴人無法提供該專利供公司實施，為當然違約行為。美國0000000 號、英國0000000 號亦因缺首創性，不具專利權。上訴人既未提供上開實施權利予被上訴人，自係違約之行為，上開違約事實，即契約第1 條載明：專利實施權利，於本契約訂定之日起，租予乙方獨家實施，即日起由乙方爰法取得執行上揭專利等案之實施權利的違約行為。契約28及29條載明違反第1 條當係違約，甲方承擔違約責任(1) 專利權益全部移轉乙方。(2)解除（實為終止）契約效力。(3) 賠償5,000 萬元。(4) 契約31條另訂損害賠償責任。
6.上證1 號為最新之契約書，上訴人明知應以新的契約書為準，且經兩造以正本勘驗，原審證1 號之契約書非許革非所簽，係尤景三所簽，應以上證1 號為準，此方為正本契約書。
更上證5 不足以證明許革非非法定代理人，此由80年7 月26日所召開股東會臨時董監事之會議記錄可知。而80年7 月26日所召開之股東會臨時會亦屬合法有效，因民安公司於78年
1 月6 日股東會選任莊榮祿、尤景三、尤正昌、趙水章、吳友人等五人為董事，嗣後董事莊榮祿因移轉股權過半而喪失董事資格，再於80年2 月8 日召開股東會改選陳敏秀、封德台、尤景三、尤正昌、趙水章、吳友人等六人為董事，因違反公司章程而無效，又80年5 月25日股東會選出之董事亦經法院判決確定撤銷，此已符合所謂緊急情事，故縱非依法以書面載明事由，亦係因所謂之緊急情事，且尤正昌並未於80年5 月25日股東會中辭去董事職務，則尚執行職務之董事三人於董事長出缺之情形下，依公司法28條之規定互推董事代理董事長之職務，於此情形下董事均得依董事會決議合法召開股東會，故尤正昌依董事會決議所召集之股東會，難謂有何無效之原因，相關理由可參臺灣臺中地方法院87年度訴更一字第1 號民事判決書。
7.上訴人違約後，契約雖當然終止，惟契約終止後上訴人所有之專利權益，已全部讓與被上訴人，被上訴人自有權利生產。雙方自定約以來，就專利租金之交付歷經協調，方有77年12月19日之協議書，再有79年3 月23日之協議書，上開協議書已就79年3 月23日之爭議一次解決，被上訴人願給付上訴人0000000 元，上訴人不得再提出任何異議及請求，然該協議僅係針對上訴人所提出之部分協議，惟存在於被上訴人方面之爭議並未解決，又被上訴人於75年間之遲延付款已於75年11月20日支付完畢，而對於原約定之1000萬元廠房設備購買款，則於移交合約第2 項對於支付款項雙方協議交付方式載明現場交付650 萬元支票，餘款俟產權過戶完成後付清，尤景三亦依約付清。上訴人另於80年4 月20日發函終止契約，再以因契約經終止之事由對民安公司提起違約訴訟，同時提起假扣押900 萬，並對民安公司提起假處分之行為，皆為80年4 月20日終止契約之接續行為，依契約第1 、28、29條之規定，契約自屬終止，上訴人應負賠償責任。又民安公司確有於80年7 月26 日 召開臨時股東會改選董監事，故董監事之改選係合法有效。上訴人雖爭執資本額5000萬是否收足，惟事實上資本額業經二造協商降低為1000萬，上訴人主張被上訴人資本額未達5000萬係屬違約顯不足採。
8.證人徐建興於準備程序中證稱，產品如不受系爭專利權保護，則無須支付專利租金，亦即契約第1 條所列之專利權及第19條所列之各型號租金既同時列入契約中，顯見契約保障各型號之專利權，故若新型第13395 、0000000 號專利無法保障產品500 型，契約甲方自已違反契約。又契約第19條明訂有關專利實施承租金及有關事項，雙方協議如下，亦即民安公司所支付者乃專利實施承租金，非技術合作權利金。另被上訴人自76年1 月1 日起算至少溢付MA-500型專利租金652萬元，亦足供抵銷，上訴人亦曾以短付租金為由起訴，亦經最高法院86年台上字1000號裁定駁回確定，此可參臺灣高等法院85年重上更（一）字125 號判決理由，再以上開85年重上更（一）字125 號判決理由輔以本案重新提出之專利契約書，契約19條之租金，應依比例降低為四分之一，方符合雙方權益。另就被上訴人提出之76至79年間租金統計表及相關證據可知，被上訴人絕未有短付租金之情形。且由契約名稱為「專利契約書」、「專利租與契約書」觀之，兩造所為之契約應為專利權約定協議。
五、得心證之理由
(一)按於能力、法定代理權或為訴訟所必要之允許有欠缺之人所為之訴訟行為，經取得能力之本人、取得法定代理權或允許之人、取得法定代理權或允許之人、法定代理人或有允許權人之承認，溯及於行為時發生效力。民事訴訟法第48條定有明文。經查本件被上訴人於86年5 月15日起提本件訴訟時，係列許革非為其法定代理人，而因被上訴人公司原登記之所有董事、監察人包括登記董事長許革非因屆期未改選，且經經濟部限期改選仍不改選而當然解任，此有經濟部91年11月
1 日經授中字第09132912440 號函等影本在卷可稽（見更㈠審卷四第141 至149 頁），上訴人聲請台中地方法院選任臨時管理人，經該院以91年度聲字第1571號民事裁定選任許革非、趙水章為被上訴人之臨時管理人確定，此有該相關裁定附卷可稽（見更㈠審卷五第173 至180 、208 至209 頁），並經許革非、趙水章聲明承受訴訟（見更㈠審卷五第130 至
132 、210 至213 頁），是縱許革非於起訴時之法定代理權有所欠缺，揆諸上開規定，亦已因其經法院選任為臨時管理人確定且承受訴訟而經補正，且溯及行為時發生效力。嗣許革非、趙水章又經上訴人聲請解任，並經台中地方法院以94年度聲字第250 號民事裁定選任許革非、洪孟欽為被上訴人之臨時管理人確定，此有該相關裁定在卷可憑（見更㈡審卷二第126 至129 頁），雖上訴人提起抗告，亦經抗告法院以無理由駁回而確定，此亦有該裁定在卷可證（見同上卷二第
130 頁），許革非、洪孟欽並於更㈡審95年7 月19日行準備程序時起到庭續行訴訟，是上訴人主張許革非之法定代理權有欠缺，應有誤會，合先敘明。
(二)次按當事人不得提出新攻擊防禦方法。但對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者，及如不許其提出顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第447 條第1 項第3 、6 款定有明文。本件被上訴人於原審起訴時原主張因上訴人對被上訴人聲請定暫時狀態處分、登報稱被上訴公司產品係仿冒品、授權新品公司、保你家公司實施兩造契約所載之專利、擔任新品公司副董事長及保你家公司發起人，違反契約第1 、12條之規定，故依契約第28、29、31條之規定，契約所載專利權應讓與被上訴人，且以80年5 月11日之信函及81年2 月24日之補充信函終止契約，並主張得向上訴人請求違約金5,000萬元等，但暫向上訴人請求500 萬元之違約金。上訴人於原審則抗辯被上訴人起訴不合法；上訴人於80年4 月20日已因被上訴人違反契約第19條等而發函終止契約；被上訴人授權遠寶公司實施專利、被上訴人股東陳俊華擔任遠寶公司董事長、被上訴人董事趙水章擔任遠寶公司董事、許革非、趙水章、陳俊華又擔任天然公司股東，違反契約第12條；拒絕上訴人指派公司監察人，違反契約第14條；未將生產銷售資料送上訴人核對，違反契約第15條；片面減付實施專利授權金，違反契約第19條，被上訴人亦應賠償上訴人5,000 萬元，再加上短付之權利金、技術酬金等，縱認上訴人違約，亦行使抵銷權（見原審卷一第178 頁）。嗣於訴訟進行中，兩造仍主張他方違約，並均認得各依契約第29、30條之規定終止契約並請求違約金，惟被上訴人復主張上訴人未依約提出契約所載專利，亦違反契約第1 條之規定等；被上訴人亦又抗辯依據契約之用語係因約定終止事由之條件成就而終止，無待上訴人發函催告或通知終止，故80年2 月12日被上訴人違反契約第19條減付權利金時，契約即已終止；以及兩造契約已因互相行使終止權而於80年5 月11日終止等，均屬原已提出攻擊或防禦方法之補充，且如不許其提出顯失公平，況兩造均已就各該主張抗辯為攻擊防禦，揆諸前開規定，核無不合，應予准許。另被上訴人於原審原亦以上訴人與關於聯海工業股份有限公司（下稱聯海公司）之紛爭尚未解決，違反契約第22條之規定，以及上訴人於菲律賓之專利係與紀懷義共有，無法取得菲律賓地區之獨家實施權，違反契約第8 條之規定，亦得依契約第29條之規定向上訴人請求違約金，惟被上訴人於更㈢審表明捨棄關於聯海公司之違約及上訴人與菲律賓紀懷義共有專利權違約部分之主張（見更㈢審卷二第36頁），於本院審理時則再次陳明捨棄（見本院卷一第170頁），被上訴人既已捨棄此違約主張，本院即不再就此主張加以審究，併此敘明。
(三)被上訴人主張兩造曾於75年9 月30日簽訂專利契約書、75年12月26日簽訂專利租與契約書；上訴人於80年10、11月間對被上訴人向台灣台中地方法院聲請定暫時狀態處分，且旋即聲請強制執行，及上訴人於83年2 月間於報紙上刊登被上訴人販售專利仿冒品；被上訴人於81年間未得上訴人同意將專利權授予新品公司及保你家公司，並擔任新品公司副董事長、保你家公司發起人；上訴人所授權之新型申請第00000000號專利案，經第三人異議而於78年7 月12日經經濟部中央標準局審定不予專利等事實，為上訴人所不爭執，並有上開二契約書影本、台灣台中地方法院80年度全一字第1664號民事裁定及其執行命令、83年2 月26日自由時報及83年2 月28日工商時報影本、新品公司變更登記事項卡、保你家公司設立登記事項卡及其設立章程、股東名簿等件影本（見原審卷一第6 至25頁）及異議審定書影本（見更㈠卷三第180 至182頁）在卷可憑，應信為真實。惟被上訴人主張上訴人前開行為，違反兩造所簽契約第1 條、第12條之規定，依契約第28條、第29條、第30條、第31條之規定，被上訴人得請求讓與契約所載之專利權、得終止契約，並得請求5,000 萬元之損害賠償及返還1,200 萬元，惟被上訴人先向上訴人請求500萬元違約金之事實，則為上訴人所否認，並以前揭情詞置辯，上訴人雖亦臚列許多被上訴人違約之事實，惟本件係由被上訴人以契約之約定為基礎，請求上訴人給付違約金，故本件之首要爭點應為被上訴人之主張有無理由，上訴人是否因上開行為而必須對被上訴人負契約所定之違約金責任。如上訴人須負契約所定之違約金責任，則須審酌被上訴人有無上訴人所抗辯之違約事由，以及上訴人以被上訴人亦應負違約之損害賠償責任及其他給付而主張抵銷，有無理由。
(四)依據民法第98條規定，解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。且解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院96年度台上字第2631號判決意旨參照）。又所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義（最高法院99年度台上字第2395號判決意旨參照）。經查兩造原以上訴人及以尤景三為代表人之籌設中公司即被上訴人前身於75年9 月30日簽訂專利契約書（見原審卷原證1 ），嗣於同年12月26日由設立後之被上訴人與上訴人簽訂所謂專利租與契約書，約定概括承受前開專利契約書之所有權利義務（見原審卷原證2 ）。依據上開專利契約書之前言，兩造係擬共同設立一股份有限公司即新公司，從事國際性專利品「瓦斯防爆自動控制器」系列產品之製造與銷售業務。其第一條約定，依其原以機器打字之文字係：「甲方（即上訴人，下均稱上訴人）同意將所有獲得中華民國新型專利第13395 號及其追加專利（瓦斯定時自動關閉總開關連體調整器）、17103 號（瓦斯定時安全自動控制器）、28502 號（管路通道超流量自動控制裝置）及同一發明已獲得美國發明專利第0000000 號，英國專利第0000000 號等專利權案暨世界各國之專利實施權利，於本契約訂定之日起，租予乙方（即被上訴人，下均稱被上訴人）獨家實施（包括製造、加工、經紀販賣與銷售）......。本契約之有效期間，為自本契約簽訂之日起生效，迄至上訴人、被上訴人雙方均未違反本契約書約定事項之情況下，經上訴人、被上訴人雙方共同書面同意解除本契約之日止。」。故本件係未定期限之繼續性契約，兩造雖誤用「解除」二字，但其真意應係「終止」，兩造對此解釋亦不爭執，故依該條後段之規定，如未違反契約書之約定事項，必須雙方共同以書面合意始能終止契約；如違反契約之約定事項時，則悉依契約之約定終止契約。
(五)惟按終止權之行使，不妨礙損害賠償之請求。民法第263 條準用同法第260 條。契約如尚未終止，但如已發生契約所定之違約事由，非不得於契約存續中請求因違約所生之損害賠償。又按終止權係形成權之一種，因權利人一方之意思表示，法律關係即直接發生變動。換言之，權利人得依其意思形成一定法律效果，相對人並不負有相對應之義務，僅受該項形成及其法律效果。故依據民法第263 條契約終止準用民法第258 條第1 、3 項之規定，契約終止祇須向他方當事人以意思表示為之，其效力於意思表示達到他方時即已發生，不待相對人之承諾或同意。經查依據上開契約第28條之規定，於契約有效期間內，倘上訴人違反契約第1 條、第8 條、第12條、第25條之約定時，上訴人同意無條件將本約所載明標的專利設計等案之專利權益，全部讓與被上訴人，並解除本契約之效力，絕無異議；第29條規定，於契約有效期間內，倘上訴人違反契約第1 條、第3 條、第4 條、第8條 、第11條、第12條、第22條、第25條之約定時，除本契約其他條款已訂明之罰則外，須另支付5,000 萬元予被上訴人作為賠償與處罰，並無條件解除本契約之效力；第30條規定，倘被上訴人違反契約第2 條、第3 條、第5 條、第6 條、第7 條、第11條、第12條、第14條、第15條、第17條、第18 條 、第19條、第22條、第25條之約定時，除本契約其他條款已訂明之罰則外，須另支付5,000 萬元予被上訴人作為賠償與處罰，並無條件解除本契約之效力。核其法條用語，雖稱「解除」，實係「終止」，且其用語「無條件解除」，即係規定本件契約之意定終止原因，故只須各該條文約定之違約事由發生，即生行使契約終止之權利。雖上訴人主張該等規定係指當然終止，即不待終止權之行使即生契約終止之效力。惟查上開契約，除第29、30條有「無條件解除（即終止）」之用語外，第21條復有如以支票或本票支付契約約定之款項時，如遭跳票無法兌現時，上訴人應保證於到期日七日內，以同額現金給付，否則視為違約，「本約當然解除（即終止）」之規定，同一契約中既有不同之用語，顯見應為不同之解釋，核其理由，後者為債務明確，卻因跳票而無法履行時，如被上訴人無法以現金補足，即當然終止契約，毋須再為終止契約之意思表示；前者則雖規定為「無條件解除（即終止）」，其意思應係指如發生違約事由，單方行使終止契約之意思表示，即生契約終止之效力。故兩造如於契約存續期間發生契約第29、30條所定之違約事由，即得向他方請求損害賠償，並得行使契約終止權，然契約是否發生終止效力，則應視行使終止權人有無合法為終止契約之意思表示。
(六)又按契約是否終止雖無礙損害賠償請求權之行使，惟因契約第29、30條規定請求違約金之前提係於契約有效期間內所為之行為，因此兩造契約何時終止攸關兩造是否發生契約所定之違約事由。經查上訴人抗辯兩造契約於80年2 月12日因被上訴人違反契約第19條規定短付權利金等而當然終止等語，並不可採，已如前述，而上訴人抗辯曾於80年4 月20日以被上訴人資本額不足5,000 萬元及未發行股票；被上訴人未選任上訴人擔任監察人；自80年1 月份起短付專利承租金，違反契約第2 、14、19等規定，依第30條發函行使終止權之事實，雖有被上訴人所提出之信函在卷可按（見更㈠審卷四第
193 至199 頁），惟被上訴人否認有該違約事由，而上訴人以相同理由對被上訴人所提起之請求違約金訴訟，亦經台灣高等法院85年度重上更（一）字第125 號判決駁回，並經最高法院86年度台上字第1000號裁定駁回確定（見更㈠審卷四第93至117 頁），雖上訴人仍多所爭執，惟按法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符民事訴訟法上之誠信原則（最高法院100 年度台上字第692 號判決意旨參照）。且查兩造於75年9 月30日、同年12月26日契約簽訂後，即因契約之履行發生爭議，而於77年12月19日由上訴人及以尤景三為法定代理人之被上訴人，在原契約見證人之一徐建興之見證下，簽訂一份協議書，依據協議內容第1 點規定，被上訴人應將77年之盈餘提出1,500,000 元，已補足實收資本額5,
000 萬元；第3 點規定，上訴人繼續擔任被上訴人之名譽董事長，......，一切建言均以書面透過監察人向董事會提出；第4 點則包括400 型、500 型、800 型、900 型權利金減付之規定；第5 、6 點則係關於契約第19條最低銷售數量之解釋及說明（見本院卷二第48頁），足見關於資本額之爭議，兩造已於該次協議中達成解決合意；另依據契約第14條，係規定選任上訴人或其指派之代表人任監察人，而依上開協議，顯係合意由上訴人任名譽董事長，並未協議由上訴人任監察人；且兩造所約定之減付標的與契約第19條（A ）之標的相同，並對同條之適用亦有協議。又上訴人與以尤景三為法定代理人之被上訴人，於79年3 月23日又簽訂一份協議書，其前言為「對以往在理念上所發生之差異獲得共識，繼續合作」（見本院卷二第49頁），其中㈠規定上訴人得行使公司監察權；㈢規定第19條承租金之減付條件；㈣規定該協議成立（79年3 月23日）前之所有爭議款項，一次結清，被上訴人願給付上訴人1,022,328 元；㈤規定77年12月19日協議書漏列之瓦斯防爆器200 系列型（即契約第19條（
B ）之部分）......，並規定除內容衝突部分外，77年12月19日協議書仍繼續有效（見本院卷二第50至51頁）。故由此二協議內容觀之，兩造於77、79年間已有權利金減付之約定，而系爭契約係一共同設立公司以製造銷售契約所載專利產品之合作契約，並非一單純之專利授權契約，然專利之提供仍係上訴人之契約義務，而專利申請案未經核准、專利屆期失效或專利經公眾審查而致無效，原則上均係不可歸責於雙方當事人之事由，惟如上訴人提供之專利數量少於契約所載之專利時，被上訴人依據民法第266 條後段之規定，以一部不能，按比例減少對待給付，應屬可採。此由系爭契約之權利金，並非依專利數量，而係依產品型號、數量亦可為證。故上訴人抗辯系爭契約已於80年2 月11日當然終止或4 月20日因行使終止權而失效，均因所主張之違法事由不成立而無理由。
(七)又查被上訴人雖主張其法定代理人尤景三曾於80年5 月11日以被上訴人名義發函上訴人終止本件契約，其理由為關於聯海公司之違約及上訴人與菲律賓紀懷義共有專利權之違約主張（見原審卷第32至36頁），惟查被上訴人於更㈢審已陳明捨棄此等違約主張（見更㈢卷二第36頁），於本院審理時亦再次陳明捨棄（見本院卷一第170 頁），且被上訴人並不致因與聯海公司之紛爭而生契約第22條所定「無法營運」之情形，另上訴人於菲律賓之專利登記為共有，亦係發生於兩造契約成立前，故被上訴人以此等理由主張上訴人有終止契約之意定違約事由，本即不可採，惟其既已捨棄上開主張，則其於80年5 月11日以此為理由所為終止契約之信函亦不生終止之效力。另被上訴人又主張其於81年2 月24日曾補充上訴人聲請假處分等違約事由發函上訴人主張終止契約，惟查該次信函具名為法定代理人之許文村，並非合法之法定代理人，因被上訴人原法定代理人尤景三於80年5 月13日辭職，雖80年5 月25日召開臨時股東會決議許文村為被上訴人董事長，惟查該次決議因召集程序違反章程，已經法院判決決議應予撤銷確定，此有原審卷附台灣台中地方法院80年度訴字第1060號判決、台灣高等法院台中分院70年度上字第577 號判決、最高法院81年度台上字第636 號裁定在卷可憑（見原審卷一第67至75頁），故許文村於發函時並非合法之被上訴人法定代理人，故其所發終止契約之信函亦未生終止之效力。上開兩造主張契約已因其行使終止權而終止之理由，既均不可採，而兩造於此期間亦未以書面合意終止契約，則兩造之契約仍有效繼續存在，迄上訴人於86年5 月15日提起本件訴訟（見原審卷一第1 頁）前之86年4 月28日，以被上訴人自80年4 月21日迄86年4 月14日止，均未依契約第19條支付各型號權利金為由，發函被上訴人終止契約（見原審卷一第76頁），被上訴人則辯稱有依約支付，並提出專利承租金統計表及支票簽收影本等件為證（見原審卷一第113 至119 頁）。雖上訴人於80年5 月17日、6 月24日之簽收人欄內載有專利授權契約已於80年4 月20日合法終止，所收款項為賠償金之用等語，然查上訴人於80年4 月20日之終止並不合法，且上訴人自陳對該統計表之數量不爭執，但價格有爭議（見原審卷一第143 至144 頁），惟如前所述，兩造於77、79年所為之減付協議，為有理由，上訴人既對數量不爭執，則被上訴人應已依約給付。惟依據該統計表，被上訴人僅迄80年6月24日尚有給付上訴人專利承租金，此有上訴人簽收之統計表、支票簽收回條等件為證（見原審卷一第119 頁），而被上訴人亦自陳兩造之契約已於80年5 月11日終止，故被上訴人已再無給付之義務等語（見原審卷一第230 頁），惟查被上訴人主張兩造契約已於80年5 月11日終止並無理由，已如前述，則上訴人抗辯因被上訴人未再依約給付專利承租金，即違反契約第19條規定，並以此行使契約終止權，則有理由。
(八)再查上訴人於86年4 月28日係以許革非為被上訴人之法定代理人發函終止，而許革非登記為被上訴人董事長之任期已於83年7 月15日屆滿，屆期未改選，經經濟部限於91年6 月30日前改選，被上訴人仍未改選，故依公司法第195 條第2 項之規定，許革非自91年7 月1 日起當然解任，此有上開經濟部函在卷可憑（見更㈡審卷四第141 至150 頁），故上訴人發函時，許革非應係被上訴人之合法代理人，雖上訴人抗辯許革非與被上訴人之董事長委任關係不存在，惟由第三人提起之相關確認委任關係不存在訴訟，業經台中高分院89度上字第17號判決駁回，並經最高法院93年度台上字第294 號裁定駁回確定。且按約定終止權之行使為單獨行為，其效力發生與否，端視有無約定終止之事由存在，無待他方當事人之承諾或同意，故縱許革非不具合法代理人資格，且上訴人亦未能提出送達證明，亦因法院選任許革非為臨時管理人，且其於86年6 月7 日當庭收受上訴人再次以原審答辯狀（一）繕本之送達為終止契約之意思表示（見原審卷一第49至50頁），而對被上訴人發生效力，故兩造契約至遲應於86年6 月
7 日發生終止之效力。另按契約之合意終止為契約行為，於合意終止後得否請求他方賠償損害，悉依當事人之約定定之。而約定終止權之行使則屬單獨行為，其發生效力與否，端視有無約定終止之事由存在，至當事人之於行使終止權後得否請求他方賠償損害，則取決於契約之約定，無待他方當事人之承諾或同意（最高法院100 年度台上字第783 號判決意旨參照）。兩造契約既已於86年6 月7 日始生終止效力，則上訴人於契約存續期間之80年11月對被上訴人聲請不得實施契約所載專利之定暫時狀態處分並執行之及於83年間登報公開被上訴人產品已經刑事認定為仿冒品之行為，違反契約第
1 條上訴人將契約所載專利標的授予被上訴人獨家實施之規定；另上訴人未得被上訴人之書面同意，於81年間擔任新品公司之副董事長及寶你家公司之發起人，從事與被上訴人類似之瓦斯安全設備業務等行為，亦違販契約第12條之規定，惟被上訴人主張專利申請案未經核准、專利屆期失效或專利經公眾審查而致無效，則係不可歸責於上訴人之事由，故被上訴人以上訴人提供之專利數量少於契約所載之專利，亦屬違約之主張，則不可採。
(九)另按違約金有賠償性違約金及懲罰性違約金，其效力各自不同。前者係以違約金作為債務不履行所生損害之賠償總額；後者則係以強制債務履行為目的，確保債權效力之強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。準此，約定違約金額是否過高，前者係以債權人所受之損害為主要準據，後者則非以債權人所受損害為惟一審定標準，尤應參酌債務人違約之情狀斷之。而當事人約定之違約金究屬何者，應依當事人之意思定之（最高法院100 年度台上字第533 號判決意旨參照）。經查系爭契約第29、30條分別規定上訴人及被上訴人於違反契約約定條款時，得請求5,000 萬元做為賠償與處罰，該契約第31條復規定，除第29、30條之規定外，如因違約導致對方受有損害，均可另要求損害之賠償。故依據契約之解釋，系爭契約第29、30條應係懲罰性違約金之規定。且按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。民法第334 條本文定有明文。抵銷為消滅債務之單獨行為，只須與民法第334 條所定之要件相符，一經向他方為此意思表示即生消滅債務之效果，原不待對方之表示同意（50年台上字第291 號判例參照）。又抵銷應以意思表示向他方為之，其性質為形成權之一種，為抵銷時既不須相對人之協助，亦無經法院裁判之必要（47年台上字第355 號判例參照）。而被告對於原告起訴主張之請求，提出抵銷之抗辯，祇須其對於原告確有已備抵銷要件之債權即可，至原告對於被告所主張抵銷之債權曾有爭執，或被告已另案起訴請求，均不影響被告抵銷權之行使(67年台上字第1674號判例參照) 。經查上訴人抗辯被上訴人於兩造契約終止前未付權利金、被上訴人董事陳俊華於81年間擔任遠寶公司董事長、另與被上訴人董事趙水章、許革非於82年間擔任天然公司之股東（見原審卷一第111 、112 頁），均未得上訴人之書面同意，從事與被上訴人類似之瓦斯安全設備業務等行為，亦違反契約第19條、第12條之規定，則上訴人依契約第30條，抗辯被上訴人亦應給付違約之損害賠償，亦有理由，揆諸前揭規定及判例意旨，上訴人抗辯以此行使抵銷權，非無理由。
(十)末按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。且按約定之違約金數額過高者，法院得減至相當之數額。民法第252 條亦定有明文。經查系爭契約第29、30條均係懲罰性違約金之規定，其目的係為確保契約之履行。次查被上訴人主張上訴人違反契約第1 、12條之規定，依契約第29條之規定，請求上訴人給付
500 萬元之違約金數額，以及上訴人抗辯被上訴人違反契約第12、19條之規定，依契約第30條之規定，抗辯以5,000 萬元之違約金數額，行使抵銷權，均未就數額部分舉證以實其說，惟兩造確實分別有第29、30條所規定違約情事，爰審酌兩造因互信基礎不夠，致無法依契約本旨履行契約，且本應基於其所共同設立之被上訴人利益為基礎，未得對方之之書面同意，不得於契約存續期間，從事與契約所載專利產品相同或類似性質之事業，竟均紛紛設立或參與其他相同或類似性質之事業，損及兩造共同設立之被上訴人，其違約情節相當。另被上訴人未依約給付權利金，以及上訴人聲請定暫時狀態處分等違約情節，其實際所受之損害賠償額或有不同，然因本件係請求及抵銷懲罰性之違約金，依其違約情節觀之，均係因誤解契約已經終止所生之違約事由，其應受之處罰數額亦應相當。另審酌兩造原約定之懲罰性違約金為5,000萬元，以契約簽定當時以及違約事由發生之7 、80年間之社會經濟狀況觀之，顯屬過高，惟核其上開違約情節，已影響契約之存續，則被上訴人以十分之一請求500 萬元之懲罰性違約金，應屬適當，另以兩造之違約情節相當以觀，本院認上訴人所得請求之違約金亦應以500 萬元為適當，則上訴人抗辯以其所得請求之違約金行使抵銷權，為有理由，被上訴人於本件所提之違約金請求因被上訴人之抵銷抗辯而消滅。
六、綜上所述，兩造契約係於86年6 月7 日始合法終止，而於契約終止之前，兩造均分別有契約第29、30所定之違約行為，則被上訴人主張上訴人應給付500 萬元違約金之部分，為有理由，上訴人抗辯被上訴人亦應給付懲罰性違約金之部分，於500 萬元之範圍內，亦有理由，則上訴人抗辯以該違約金數額抵銷被上訴人之違約金請求，亦有理由。從而，被上訴人主張本於契約違約金請求權之法律關係，訴請上訴人給付
500 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，即為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦因而失所附麗。原審判命上訴人如數給付，並為假執行之宣告，即有未合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院予以廢棄改判，如主文第二項所示。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘陳述與舉證，經審酌後，認於判決結果已不生影響，無予逐一論述之必要。上訴人於本院言詞辯論終結後，多次以調查反訴等為由具狀聲請本院再開言詞辯論，惟其聲請僅係促使法院職權之發動，而本件事證已臻明確，反訴等部分亦已經本院以不合法駁回，本件自無再開言詞辯論之必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450 條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 9 月 22 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 蔡惠如法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 100 年 9 月 30 日
書記官 陳士軒附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。