智慧財產法院民事判決
100年度民商上字第15號上 訴 人 南臺灣釣具有限公司兼法定代理人 柯桂美共 同訴訟代理人 謝智硯 律師
韓聖光 律師複代理人 張湘怡被上訴人 日商丸九股份有限公司法定代理人 宮澤政信訴訟代理人 蔡淑美 律師上列當事人間侵害商標權其他契約爭議事件，上訴人對於中華民國100 年9 月2 日臺灣臺北地方法院100 年度智字第17號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國101 年3 月15日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人給付超過新臺幣壹佰貳拾萬元本息部分，暨訴訟費用除確定部分外之裁判均廢棄。
前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。
上訴人其餘上訴駁回。
第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由上訴人負擔五分之三，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件為商標法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、按法律行為發生債之關係者，其成立要件及效力，依當事人意思定其應適用之法律，涉外民事法律適用法第20條第1 項定有明文。查本件被上訴人日商丸九股份有限公司（下稱日商丸九公司）為外國法人，具有涉外因素，被上訴人主張上訴人侵害其商標權所生之其他契約爭議事件，自應適用涉外民事法律適用法以定本件之管轄法院及準據法。再者，被上訴人主張其前與上訴人簽訂和解書，該和解書第8 條約定：因本契約所生之糾紛，當事人同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。故兩造已合意選擇臺灣臺北地方法院本案之管轄法院，並依兩造在我國簽訂之上開和解書，渠等合意選擇臺灣臺北地方法院為管轄法院等情狀以觀，當事人之意思應係以中華民國法律為準據法，揆諸前揭規定，我國本院自有管轄權，且本件和解契約之法律關係，應以中華民國法律為準據法，合先敘明。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：
（一）被上訴人起訴主張：
1.被上訴人為日本釣餌公司，擁有如附圖1 所示之我國第0000000 號「KEEP NATURE CLEAN 」商標（下稱系爭商標），並已在我國註冊，專用期間自民國95年7 月1 日起至10
5 年6 月30日止，指定使用於粉狀、條狀、液狀、塊狀釣餌、釣魚用誘餌、人造魚餌等商品。上訴人柯桂美為上訴人南臺灣釣具有限公司（下稱南臺灣釣具公司）之負責人，因自92年11月間起迄至96年4 月9 日止，未得被上訴人同意而於同一商品使用近似於被上訴人之系爭商標，業經臺灣桃園地方法院97年度易字第528 號刑事判決判處徒刑，兩造為此於98年9 月17日簽訂和解書（下稱系爭和解書），業經本院98年度刑智上易字第73號刑事判決判處緩刑在案。依系爭和解書第1 條約定，上訴人南臺灣釣具公司及柯桂美同意立即停止使用相同或經我國商標主管機關認定為近似於系爭商標之圖樣，並保證不再製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳相同或經認定近似於系爭商標之商品。因前揭刑事案件中業已函請經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）認定上訴人當時實際使用如附圖2 所示之圖樣（下稱近似圖樣），其與被上訴人之系爭商標構成近似商標，故兩造成立和解時，上訴人承諾停止使用當時使用之近似圖樣而改用其他圖形。
2.詎被上訴人發現上訴人於和解後，竟於99年8 月11日起至同年月13日止之期間，參加世界最大規模釣具展即中國河北廊坊國際會議展覽中心之秋季釣具展銷訂貨會時，在現場展示、販售標有近似系爭商標圖樣之釣餌；亦在中國設立廈門魚夫釣具店為營業總部，其網站以文字標示「南臺灣釣餌震撼登陸」，並利用該網站大量宣傳販售標示近似圖樣商品。上訴人另在深圳寶安區之代理商「鱗風漁具」，亦於其網站上大量宣傳販售上訴人標示近似圖樣商品，甚至標示「丸本株式會社技術提供」；上訴人復於其www.
nt n.com.tw 網站仍繼續廣告宣傳、販賣標示近似圖樣商品，迄被上訴人委託第三人於99年11月4 日至上訴人南臺灣釣具公司購買釣餌，上訴人仍繼續提供標示近似圖樣之2009年商品手冊予客戶。上訴人前揭行為，已違反系爭和解書第1 條之約定，被上訴人自得依和解書第7 條約定，請求上訴人給付新臺幣（下同）200 萬元之懲罰性違約金。而上訴人前揭行為亦涉觸犯商標法第81條、第82條規定，被上訴人得依商標法第61條、公司法第23條第2 項規定向上訴人請求連帶損害賠償。準此，被上訴人聲明求為判決：上訴人應連帶給付被上訴人200 萬元，暨自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
（二）被上訴人於本院審理時補充陳述：
1.上訴人於其http://www.ntn.com.tw 網站自行標示「臺灣總公司」及「中國營業總部：廈門魚夫釣具店」之聯繫電話與傳真等訊息，可證上訴人係對外表示廈門魚夫釣具店為其在中國之營業總部；而原審證人楊國順亦自承係以上訴人「南臺灣釣餌」名義申請參展與宣傳。至於楊國順網路相冊所示之商品照片，並無拍攝日期，亦無法證明確在廈門魚夫釣具店所拍攝，且該相片所示商品與本件訟爭無關。因上訴人之商品始欲進入中國市場，其產品能否在中國推廣、銷售或獲取利潤，仍屬未定。故上訴人未禁止願意擔任其營業總部之廈門魚夫釣具店不能同時兼賣其他競爭同業之商品，以維持開店所需成本開銷。參諸廈門魚夫釣具店所印製之信封，該信封上印有「南臺灣中國營業總部」與「SHIMANO 釣具專賣店」字樣，顯見廈門魚夫釣具店除為「SHIMANO 釣具專賣店」外，亦為上訴人之中國營業總部。職是，上訴人於和解後之違約行為如後：⑴2010年8 月11日起至13日止期間，參加世界最大規模釣具展之「秋季釣具展銷訂貨會」，在現場展示、販售標有近似圖樣之釣餌；⑵「廈門魚夫釣具」利用網站標示文字「南臺灣釣餌震撼登陸」，並進行大量宣傳與販售標示近似圖樣商品；⑶位於中國深圳寶安區之上訴人經銷商「鱗風漁具」，在其網站上大量宣傳販售近似圖樣商品，甚至標示「丸本株式會社技術提供」，迄至100 年6 月6 日止，「鱗風漁具」仍於大陸淘寶網販售標示近似圖樣商品；⑷上訴人於www.nt n.com.tw 網站仍繼續廣告宣傳、販賣標示近似圖樣商品；⑸上訴人南臺灣釣具公司迄至99年11月4 日止，仍繼續提供標示近似圖樣之2009年商品手冊予客戶。
2.依據自2010年8 月11日起至13日期間之展銷訂貨會之會場照片可知，其會場布幔之上訴人商品係逐一放置妥當後，始拍攝之，並無搬運問題，會場置物架上所拍攝之同種類商品包裝袋上均有標示近似圖樣，並未貼上其修改之小標籤，顯非偶爾疏失所致。非如原審證人楊國順所稱：雖貼有標籤，然時間久，有些於搬運過程中自行脫落，其違約情節不符合系爭和解書第1 條但書第3 項所稱需通知更換之情形云云。再者，上訴人架設網站，藉由網路打破時間與空間上之限制，全年24小時無休，更以有效率廣告與宣傳，以行銷其商品，自應就其網站內容負責。上訴人推稱委外處理，而未予更新，亦無心之過，實不可採。況依系爭和解書第1 條明確要求上訴人不得再「廣告宣傳」近似商標商品，即將不得再「廣告宣傳」視為與不得再製造、販賣同等重要，上訴人於自由意志下充分瞭解和解內容後，始簽署系爭和解書，其未依約更改其網路廣告內容與商品手冊，實屬「可歸責於上訴人事由」之違約。
3.兩造簽訂系爭和解書之真意，在於禁止上訴人再以任何方式使用近似系爭商標圖樣，且系爭和解書明文禁止上訴人將近似商標圖樣商品輸出至我國境外，或從境外輸入至我國，已含有禁止於我國境外使用近似系爭商標圖樣之意，否則無須特約禁止「輸出」及「輸入」。況自簽訂系爭和解書之背景，上訴人柯桂美當時已因使用近似圖樣，遭臺灣桃園地方法院判處徒刑在案，其使用近似圖樣為非法行為，理當全面禁止，豈有仍准於境外繼續實施違法行為之理，依經驗法則及誠信原則，上訴人不惟於境內，縱使在境外亦不應再展銷近似系爭商標商品。而被上訴人雖容許上訴人得繼續販賣庫存品，惟係指已貼附更改圖樣貼紙之庫存品，此為兩造和解之真意。
4.依系爭和解書第1 條但書之約定，被上訴人具有通知義務者，係針對上訴人無法掌控、力有未逮，無法立即予以處置之有殘存未覆蓋商標之經銷商庫存品。倘為上訴人能控制之中國營業總部與其網站所為之販賣、行銷宣傳商品，上訴人依系爭和解書第1 條本文約定，應有義務立即停止製造、販賣、輸出、輸入或廣告，被上訴人無依該條但書通知上訴人之必要。
5.被上訴人在本院刑事二審中願意與上訴人和解，並同意僅賠償50萬元，暨未要求上訴人登報道歉，亦未銷燬上訴人貼附近似圖樣之商品，甚至容許上訴人可於黏貼修改圖樣之貼紙後，繼續販賣大量庫存品，係因被上訴人為日本最大釣餌製造公司，長期耕耘臺灣市場，相關業者及消費者均知悉之，而上訴人亦為臺灣釣界之知名公司，被上訴人願意釋出善意，希望上訴人勿再使用近似系爭圖樣，造成混淆誤認。詎上訴人於和解後，竟轉將貼附上開近似圖樣商品輸出至大陸地區傾銷，且在臺灣地區之網站載明其大陸地區之營業總部與聯絡方式，並刻意不更換其網站之商品文宣，繼續使用近似圖樣，使相關業者產生混淆誤認，而達其繼續攀附被上訴人在釣界之聲譽，販售近似圖樣庫存品之目的。致相關業者對被上訴人查緝仿冒能力及決心造生質疑，其對被上訴人形象實已造成嚴重傷害。僅依上訴人之商品教戰手冊貼有近似圖樣之商品，其零售單價達2, 980元，倘以1,500 倍計算，被上訴人亦得請求447 萬元之損害賠償，足見兩造所約定之違約金並未過高。上訴人使用近似系爭商標圖樣，有致相關消費者發生混淆誤認之虞，業據本院98年度刑智上易字第73號刑事判決認定在案。是上訴人抗辯稱：其可能於88年，或至少於92年11月已於「縱橫四海」雜誌使用該近似圖樣，並於96年9 月1日取得商標註冊等事由云云，即非可憑。被上訴人前自88年1 、2 月已陸續將系爭商標刊登於「臺灣釣魚」、「釣魚世界」等雜誌，行銷予相關消費者，且上訴人不否認曾見過被上訴人之系爭商標，故上訴人非善意使用近似圖樣。上訴人既然可提供200 萬元擔保撤銷假扣押之查封執行命令，其辯稱：小本生意經營，利潤微薄，無力負擔本件違約金云云，係屬卸責之詞，實不可信。爰答辯聲明：上訴駁回。
二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，其主張與抗辯：
（一）本件不得類推適用著作權法第37條規定解釋系爭和解書，蓋商標法與著作權法之規範目的不同，著作權法規定授權事宜，而非民法之和解制度。就系爭和解書內容以觀，屬禁止上訴人為一定行為，而與授予他人權利之「授權契約」相距甚遠。縱使可類推適用著作權法規定，仍應依民法第98條規定解釋而無結論後，始得為之。則依系爭和解書第1 、6 、8 條之約定，受限使用之對象為相同或類似於我國註冊之系爭商標，且約定禁止行為含有「輸出」、「輸入」等；除應將和解事實陳報予本院，未來因系爭和解書所生爭議，亦由我國法院管轄。準此，系爭和解書約定均以我國境內為基準，系爭和解書約定之真意係禁止上訴人在我國境內製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳相同或經認定近似於系爭商標之商品，未包括境外行為。準此，廈門魚夫釣具店於99年8 月11日起至同年月13日止，在中國使用近似圖樣行為，係發生於我國境外，非系爭和解書所禁止，是原審判決認上訴人有違約行為，自屬有誤。
（二）廈門魚夫釣具店負責人楊國順在被上訴人之訴訟代理人於原審詢問時證稱：店內有賣其他商品，基本上日本大品牌均有販賣，並包括被上訴人公司之釣餌等語。而被上訴人訴訟代理人未當庭否認楊國順證言之真實性，且楊國順在http://000000000.qzone.qq.com 網站所顯示之相片，均屬該釣具店所擺置之真實照片。再者，被上訴人之100 年11月18日民事答辯（一）狀亦自承：上訴人並無禁止廈門魚夫釣具店販售其他競爭同業商品之約定等情。衡情酌理，上訴人亦無禁止願意擔任其營業總部之廈門魚夫釣具店，不能同時兼賣其他競爭同業商品維持開店所需成本開銷之理。嗣被上訴人雖提出廈門魚夫釣具店信封，惟其自承該證據乃「列印本」，且未說明取得過程，亦未經公證，該證據之真實性可疑。職是，廈門魚夫釣具店確有販賣非上訴人提供之商品，故非上訴人專賣店，遑論為營運總部，廈門魚夫釣具店於中國展銷近似圖樣商品之行為，非上訴人指示，而係楊國順個人所為。
（三）系爭和解書第1 條但書所示「就乙方已製造之商品部分」，未單用「商品」二字，反係以「商品部分」為描述；且緊接於「不再製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳」之語句，故上開但書之真正意義，除可能單指「已製造之商品」，亦可能係針對「製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳已製造商品」等行為。而系爭和解書第1 條第3 項之約定，係針對「市面上有殘存未覆蓋商標商品」，就「市面上」涵義，因目前利用網路購物、宣傳行為普及，故除在市面上「實體通路」販賣時所展示之商品外，亦包括於網路「虛擬店舖」廣告宣傳者。因系爭和解書第1 項但書及第
3 款之約定，均未明示通知義務對象僅限於實體通路之已製造商品，且就對商標權人之損害程度，虛擬商店所展示者，未直接交付予消費者，損害較輕微。舉重明輕，倘被上訴人發覺已製造之實物時，應先負通知義務，則其於網路發覺有展示商品之網頁，亦應先行通知加以改善。依民法第98條規定，此為當事人間之真意，原判決認定有誤。
而上訴人「www.ntn.com.tw」網站內容為系爭和解書締結前，即約96年前後所製作，網頁所載商品，均為締結系爭和解書前所製造，是被上訴人於98年11月30日後，發現該網頁，即應依約先通知上訴人撤下，而非逕行起訴。嗣10
0 年8 月之中國「秋季釣具展銷訂貨會」中廈門魚夫釣具店販賣標有近似圖樣之商品，被上訴人並未舉證為上訴人於系爭和解書締結後，始製造者，原判決未詳查，致誤認被上訴人毋庸負擔告知義務。縱使原判決認定該釣具店在中國參展時，刻意摳除覆蓋標籤，惟該摳除行為非上訴人所為，被上訴人應於發覺後，依約事先通知，使上訴人得於一定期限內命該釣具店改善。被上訴人未依約事先通知，為達到不當競爭之目的，竟貿然起訴，是原判決未查明被上訴人無權請求賠償，自有不當。
（四）原判決所引用之最高法院93年度臺上字第909 號民事判決，僅要求主張違約金過高之債務人，就違約金額過高而顯失公平負舉證責任，而未要求舉證應酌減至如何之金額，反應由法院於舉證後，依法裁量酌減額度。上訴人已於原審提出被告100 年8 月22日民事陳報狀，論及本件為小本生意經營、利潤微薄，無力負擔本件違約金，已支付700萬元改版，無再犯之意，並舉出原審被證2 、3 等受告知改版之廠商清單及改版花費概要為據，非如原判決所稱未舉證，況違約金酌減額度，並非上訴人之舉證責任範圍。故原判決誤解上開最高法院判決內容，認定本件無懲罰性違約金過高應酌減之情云云，顯有違誤。
（五）系爭和解書第7 條雖約定本件為懲罰性違約金，惟依最高法院82年度臺上字第2529號判決，仍不影響本院得依法酌減之權。另原判決明載，被上訴人雖另依商標法第61條請求被告負連帶損害賠償責任，惟被上訴人未依商標法第63條證明其因上訴人違反商標法之行為受有若干金額之損害。顯見，被上訴人一再聲稱其因廈門魚夫釣具店及上訴人「www. ntn. com.tw」網站使用近似商標圖樣侵害其商標權，致受若干損害云云，係屬無稽。況被上訴人復於101年3 月2 日庭訊時聲稱受到無形商譽損失，惟無法舉證。
嗣系爭商標為環保標章，僅係訴求商品具有環境保護性質，其與該商品由「何廠商製造」之關聯性較小。而被上訴人雖於其商品上主打商標為「丸」及其他日文字樣，惟系爭商標僅位於商品之角落，且僅約佔整體面積133 分之1，顯非屬主要提供予相關消費者識別之標示，系爭商標之識別性，本質上或被上訴人具體使用方式，均弱於一般商標。復上訴人使用之近似圖樣係於商品包裝之角落位置，且僅約佔包裝面積298 分之1 ，該圖樣之訴求亦屬環保性質而非由何人製造，對被上訴人之損害甚微。況自88年間起，上訴人將近似圖樣標示於商品，並持續刊登雜誌廣告，早於系爭商標註冊日95年7 月1 日2 年餘；上訴人並於96年9 月1 日取得我國第0000000 號註冊商標，亦早於本件相關行為。反觀被上訴人系爭商標圖樣中「KEEP NATUR-E」及「CLEAN 」文字均非在專用之列，致上訴人認為得合法使用近似圖樣之行為。職是，本件被上訴人未受損害，僅係為本程序支付相關律師費用，倘以本件已進行之假扣押、第一審及本審級之程序，一般當事人支出約20萬元以內。倘被上訴人因上訴人行為致減少商品銷售量，依一般常情最多損失5 萬元之淨利潤，縱使有商譽損失，亦僅萬餘元。準此，違約金應酌減之適當範圍約30萬元以內。
爰上訴聲明：1.原判決不利於上訴人部分廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。3.第一審及第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。
四、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：
（一）兩造不爭執之事實有四（見本院卷第83至84、90至91、12
6 頁）：1.被上訴人為系爭商標權人（見原審卷第10頁）。2.兩造前於98年9 月17日簽訂系爭和解書（見原審卷第28至29頁）。3.上訴人柯桂美為上訴人南臺灣釣具公司之負責人（見原審卷第11頁）。4.被上訴人未曾先行通知上訴人，有關市面上有殘存未覆蓋商標之商品。此等不爭執之事實，將成為判決之基礎。
（二）兩造主要爭點有二（見本院卷第85至86、91至97、126 至
127 頁）：1.上訴人是否有違反系爭和解書約定之行為？
2.系爭和解書第7 條約定之200 萬元違約金，是否過高？本院應否酌減？準此，本院參諸上揭爭點，首應探究上訴人是否違反系爭和解書約定之行為？倘上訴人確有違約行為，則系爭和解書第7 條約定之200 萬元違約金，是否過高？最後審酌被上訴人請求金額是否適當？本院應否酌減之。
參、本院得心證之理由：
一、解釋系爭和解書之約定：按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。所謂意思表示之解釋者，係指當事人之意思表示，有因約定有欠周全，或用語不同或前後矛盾，因此必須加以闡明，以確定當事人之真意及內容。故解釋契約之真意，應通觀契約全文，並斟酌訂立契約當時及過去之事實暨交易上之習慣，依誠信原則，自契約之主要目的與經濟價值等作全般之觀察。倘契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解，避免當事人事後任意翻異，否認其意思表示。上訴人雖主張系爭和解書約定之真意係禁止上訴人在我國境內製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳相同或經認定近似於系爭商標之商品，未包括境外行為云云。然被上訴人抗辯稱系爭和解書意禁止上訴人再以任何方式使用近似系爭商標圖樣，且和解書明文禁止上訴人將近似商標圖樣商品輸出至我國境外，或從境外輸入至我國等語。職是，兩造爭執厥在系爭和解書是否有禁止上訴人在我國境外製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳相同或經認定近似於系爭商標之商品。本院茲依序探討系爭和解書禁止侵害系爭商標之地區範圍為何？上訴人違約行為之成立要件為何？
（一）禁止侵害地區包含臺灣地區以外區域：被上訴人為系爭商標權人，因上訴人侵害系爭商標，兩造前於98年9 月17日簽訂系爭和解書（見原審卷第28至29頁）。系爭和解書第1 條前段約定：上訴人（即乙方）尊重被上訴人（即甲方）之權利，上訴人同意立即停止使用相同或經中華民國商標主管機關（即智慧財產局）認定為近似於系爭商標之圖樣（即如附圖2 所示之近似圖樣），並保證不再製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳相同或經認定近似於系爭商標之商品。本院據此解釋系爭和解書第1條前段之真意如後：
1.參諸系爭和解書第1 條前段之文義可知，其禁止上訴人製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳相同或經認定近似於系爭商標之商品等情。業已約定上訴人不得輸出與輸入侵害系爭商標之商品，禁止地區應包含臺灣地區與臺灣地區以外之區域，並不限臺灣地區，此觀特約禁止輸出及輸入甚明。況兩造簽訂系爭和解書時，上訴人柯桂美因使用近似圖樣，經臺灣桃園地方法院判處徒刑在案（見原審卷第12至19頁；本院卷第134 至140 頁），而上訴人柯桂美為上訴人南臺灣釣具公司之負責人，是上訴人侵害系爭商標應各負民事與刑事責任。衡諸常理，自應全面禁止侵害系爭商標之行為，豈有臺灣地區不得侵害系爭商標，而在臺灣地區以外得繼續侵害系爭商標，被上訴人自棄境外之龐大市場而不顧之理。
2.系爭和解書第1 條第1 項、第2 項分別約定：系爭合約書簽訂後，上訴人立即發函各經銷商請求退回具有系爭商標之產品，俟退回後再以貼紙覆蓋系爭商標圖樣。就無法退回之商品部分，由上訴人派員進行更換或寄送貼紙進行覆蓋等情。參諸上揭文義可知，被上訴人雖容許上訴人得繼續販賣已侵害系爭商標之庫存品，惟應主動貼附更改圖樣之貼紙，不得再使用系爭商標或近似圖樣在商品上。益徵系爭合約書第1 條之真意，係禁止侵害系爭商標之地區應包含臺灣地區與其境外之區域，自無須別事探求。故上訴人不得反捨棄系爭和解書之文字而反為曲解，事後否認兩造之合意內容。
（二）上訴人違約行為之成立要件：系爭和解書第1 條第1 項至第3 項約定：上訴人就已製造之侵害系爭商標商品，被上訴人同意上訴人以下列方式辦理：1.系爭合約書簽訂後，上訴人立即發函各經銷商請求退回具有系爭商標之產品，俟退回後再以貼紙覆蓋系爭商標圖樣。2.就無法退回之商品部分，由上訴人派員進行更換或寄送貼紙進行覆蓋。3.前開作業應至遲於2009年11月30日前完成，倘市面上尚有未覆蓋貼紙之商品，上訴人經被上訴人通知後，上訴人應立即進行更換等情。第7 條約定：上訴人同意如有違反第1 條至第4 條之行為者，願意支付懲罰性違約金200 萬元等情。參諸上揭約定內容可知，上訴人倘有違反系爭和解書第1 條第1 項至第3 項之各約定，其就違約行為，應負賠償懲罰性違約金200 萬元之責任。經查：
1.被上訴人主張兩造成立和解後，上訴人嗣於99年8 月11日至13日期間，參加世界最大規模釣具展即中國河北廊坊國際會議展覽中心之秋季釣具展銷訂貨會，在現場展示、販售標有近似圖樣之釣餌。另在中國設立廈門魚夫釣具店營業總部網站，以文字標示「南臺灣釣餌震撼登陸」，並利用該網站宣傳販售標示近似圖樣之商品等事實，業據提出展銷訂貨會現場照片、產品照片、網站網頁、廈門魚夫釣具店網站網頁、銷售單及發票等件附卷可稽（見原審卷第
37 至 第50頁）。職是，兩造簽訂系爭和解書後，上訴人仍繼續販售標示近似圖樣之商品，其未依據系爭和解書第
1 條第1 項至第2 項之約定，全部更換或寄送貼紙進行覆蓋系爭商標之工作，故上訴人違反系爭和解書第7 條之內容，成立違約行為。
2.系爭和解書第1 條第3 項雖約定：上訴人更換或寄送貼紙進行覆蓋之作業，應至遲於2009年11月30日前完成，倘市面上尚有未覆蓋貼紙之商品，上訴人經被上訴人通知後，上訴人應立即進行更換等情。然此條款僅為上訴人不遵守被上訴人通知更換貼紙之義務，上訴人應負違約條件之一，並非指上訴人可不受系爭和解書第1 條第1 項至第2 項約定之拘束。縱使被上訴人未依第1 條第3 項之約定，先行通知上訴人更換貼紙，然上訴人倘有違反第1 條第1 項或第2 項之事由，亦無法脫免其違約之責任。準此，被上訴人抗辯稱上訴人有先通知改正之義務，被上訴人受通知後，倘不改正者，始負違約之責任云云，顯係擇取部分文義，任意曲解不利於已之約定，即非可憑。
3.被上訴人主張上訴人在其http://www.ntn.com.tw 之網站標示「臺灣總公司」及「中國營業總部：廈門魚夫釣具店」之聯繫電話及傳真等訊息等事實，業具提出相關網頁在卷可稽（見原審卷第43至44頁）。可證上訴人有對外表示廈門魚夫釣具店為其在中國之營業總部。參諸中國河北廊坊國際會議展覽中心之秋季釣具展銷訂貨會現場照片，暨原審證人楊國順自承係以被上訴人「南台灣釣餌」名義申請參展及宣傳等情（見原審卷第129 頁）。益徵上訴人經由廈門魚夫釣具店在中國進行廣告、宣傳及展銷等營業行為。故上訴人抗辯稱：廈門魚夫釣具店為楊國順個人經營，自與上訴人無涉云云，並提出個體工商戶營業執照為憑（見原審卷第112 頁），要難遽信。
4.至於上訴人雖提出其與廈門魚夫釣具店間之訂單及匯款紀錄為憑（見原卷第167 至199 、208 至243 頁），自其內容記載，僅能說明上訴人與廈門魚夫釣具店間存有買賣關係，然無法推翻上訴人透過廈門魚夫釣具店在中國進行廣告、宣傳、展銷等營業等行為認定。而原審證人楊國順固證稱：兩造間之商標訴訟後，上訴人有印小標籤，要求其將原環境保護商標貼掉，卷附照片所示，有部分商品無貼標籤之原因，是因時間久遠，在搬運過程中掉落云云（見原審卷第128 頁）。惟衡諸經驗法則，標籤黏貼在商品包裝後，除非刻意將標籤除去，否則殊難想像，標籤會在商品搬運過程中自行脫落，是證人楊國順之上開說詞，即難置信。
5.被上訴人亦主張上訴人於兩造簽訂爭和解書後，仍繼續在其www.ntn.com.tw網站繼續廣告宣傳標示近似圖樣商品之事實，業具提出上訴人之網站網頁紙本在卷可憑（見原審卷第74頁）。復為上訴人所不爭執，自應認為真實。上訴人雖抗辯稱其將網站委外處理，實非故意云云。然上訴人使用其架設之網站，作為商品之廣告與宣傳，其作為網站之管理者，自應就該網站內容負責，不得將其應負之義務，諉稱不知或出自過失，藉以免除法律之責任。
（三）上訴人有違約行為：綜上所述，兩造於98年9 月17日簽訂系爭和解書，系爭和解書禁止上訴人侵害系爭商標之地區，包含臺灣地區以外之區域，上訴人於簽訂系爭和解書後，除以廈門魚夫釣具店為其中國營業總部在中國進行廣告、宣傳、展銷附加近似圖樣之釣餌產品外，並在上訴人之網站廣告、宣傳附加近似圖樣之釣餌產品之行為，足認上訴人未發函於全部經銷商退回具有系爭商標之產品，並以貼紙覆蓋系爭商標之圖樣，暨就未退回之侵害系爭商標商品，亦未全部更換或寄送貼紙進行覆蓋，致交易市場上仍有上訴人製造與銷售之侵害系爭商標商品。職是，上訴人之行為違反系爭和解書第1 條第1 項與第2 項約定，其成立違約之行為，自應負第7 條之違約責任。
二、違約金額過高之酌減：按當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。民法第250條第1 項、第252 條分別定有明文。違約金是否相當，應依一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為斟酌之標準，最高法院79年臺上字第1915號著有判例。上訴人主張原審命其給付200 萬元之違約金過高，應酌減之等語。被上訴人抗辯稱上訴人銷售侵害系爭商標之商品，對被上訴人形象造成嚴重傷害，是兩造所約定之違約金相當云云。
職是，本院自應審究被上訴人依據系爭和解書請求之200 萬元違約金，是否相當？有無酌減之必要性？經查：
（一）違約金之約定：系爭和解書第7 條約定：上訴人同意如有違反第1 條至第
4 條之行為者，願支付懲罰性違約金200 萬元（見原審卷第29頁）。上訴人之行為違反系爭和解書第1 條第1 項與第2 項之約定，其成立違約之行為，既如前述，故上訴人依據系爭和解書第7 條約定，自應依約負賠償違約金之義務甚明。上訴人與被上訴人雖於本院101 年3 月15日言詞辯論期日分別陳述願意各以90萬元、125 萬元，作為本案之和解金額等情（見本院卷第210 頁）。然兩造經本院審判長當庭勸諭和解，渠等於本案言詞辯論期日並未達成和解之合意，故本院自應酌情認定系爭和解書約定之200 萬元違約金，是否為相當數額。
（二）相當金額之認定：上訴人因本件侵害系爭商標事件，依據系爭和解書第4 條、第5 條之規定，其於98年11月30日前已支付50萬元和解金予被上訴人（見原審卷第29頁），故被上訴人已取得部分損害賠償。被上訴人依據第6 條後段之約定，同意不再追究上訴人與本件有關之民事、刑事責任。參諸上訴人自92年11月間起至96年4 月9 日止之期間侵害系爭商標，而上訴人南臺灣釣具公司之資本額為500 萬元，99年度之全年所得額僅66,588元等事實，此有營業稅籍登記資料公示查詢資料、99年度營業事業所得稅結算申報書、臺灣桃園地方法院刑事判決等件附卷可證（見本院卷第59至61、13
9 頁）。職是，本院參酌上訴人侵害系爭商標期間、上訴人資力與所得、被上訴人所受損害、兩造願意和解金額等情事，認被上訴人請求200 萬元違約金，顯然過高，應酌減為120 萬元為相當。
三、綜上所述，被上訴人本於系爭和解書第1 條、第7 條約定之違約金法律關係，請求上訴人給付120 萬元及自起訴狀繕本送達翌日即100 年3 月19日起（見原審卷第89頁之送達回證）至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，原審就超過上開應准許金額本息部分，為上訴人敗訴之判決，自有未洽。是上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將該部分廢棄改判如主文第1 項、第2 項所示。至於上開應准許部分，原審判命上訴人所為給付，核無違誤，上訴意旨，就此部分，仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。
四、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 3 月 29 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀法 官 林洲富以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 101 年 3 月 29 日
書記官 吳羚榛本判決附圖：