智慧財產法院民事判決
100年度民商訴字第37號原 告 心任國際有限公司法定代理人 梁廷榜訴訟代理人 王銘助律師被 告 葉正義上列當事人間排除侵害商標專用權行為等事件，本院於民國101年2月13日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告於網路使用「yes3c 」、「my yes3c」於其原使用之商品或服務時，應於同一網頁附加「本商品或服務與『YE's 3C 』無關」之文字。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔三分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限；被告於訴之變更或追加並無異議，而為本案言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第2 、
7 款、第2項分別定有明文。
二、本件原告原聲明請求：（一）被告不得使用「yes3c 」、「
my yes3c」之文字於其所販售商品包裝，亦不得使用於銷售前揭商品所製作之廣告文宣、網站及其他媒體。（二）被告應將違反前項所使用於商品、包裝、廣告文宣、網站及其他媒體上「yes3c 」、「my yes3c」之文字除去或刪除（見台灣台中地方法院（下稱台中地院）卷第4 頁）。嗣於民國
101 年2 月6 日將上開聲明列為先位聲明，另依商標法第30條第1 項第3 款後段規定追加備位聲明：被告使用「yes3c」、「myyes3c 」字樣於被告相同或類似之商品、商品包裝、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上時，均應以同一比例及同一版面方式加註「本商標及產品與附表圖樣所示之商標無任何關係」之字樣或附加其他適當之區別標示（見本院卷第116 至117 頁）。因請求之基礎原因事實同一，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，且被告於訴之追加並無異議，而為本案言詞辯論，原告所為之變更追加應予准許。
貳、實體方面：
一、本件原告主張：
（一）原告已向經濟部智慧財產局取得註冊號數00000000、註冊日期、註冊公告日期、如附表所示之註冊商標（下稱系爭商標），商標名稱、專用期限、專用商品及指定使用類別（網路拍賣、網路購物等）亦如附表所示，商標專用期限自2008年1 月16日至2018年1 月15日止。然被告竟於網站以「yes3c 」、「my yes3c」表彰其商品及服務，又使用「yes3c 」、「my yes3c」等字樣於產品包裝上，顯然極易造成消費者混淆誤認，且被告使用上開文字所販售之電腦週邊產品與原告所販售之指定商品亦為同一商品。為此依商標法第29條第2 項第1 款、第3 款、第61條第1 、2、3 項、第62條第2 款及公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條等規定，請求被告不得使用上開文字於其所販售之商品包裝、不得使用於廣告文宣、網站或其他媒體，且應將上開文字除去；退步言之，倘若認被告係善意先使用，原告亦得依商標法第30條第1 項第3 款後段規定請求被告附加適當之區別標示。
（二）對被告抗辯之陳述：
１、原告於93年2 月22日加入奇摩拍賣，早於被告之94年8 月13日。且使用「yes3c 」亦於94年4 月13日即開始使用，更早於被告主張使用之最早日期即95年9 月3 日。原告前身為心任企業社即梁廷榜（即原告法定代理人）早於93年間即開始營業，並使用「yes3c 」商標。
２、原告以每月數萬元費用支付網站公司，以利刊登於網頁並取得優先排序之優勢，被告使用「yes3c 」、「my yes3c」，係搭原告之便車，欲於消費者以「yes3c 」於網頁搜尋時，得將被告之網頁排序於前順位以利搜尋。被告使用之「yes3c 」、「my yes3c」文字與原告聲請註冊之商標十分近似，且使用於同一商品，有致相關消費者混淆誤認之虞。被告確有未經商標權人同意，於同一商品使用相同於其註冊商標之商標，及於同一商品，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之侵害原告商標權行為。
３、被告欲攀附原告商標，蓋被告大可申請「葉氏3C」為其商標，然被告捨「葉氏3C」不申請，卻申請「MY YES 」 為商標，再於使用時加註「3C」。況「my yes3c」中之「yes3c 」已與原告之商標相同，明顯侵害原告之商標權。
另原告於YAHOO 奇摩拍賣上之評價高達42,877，而被告於YAHOO 奇摩拍賣上之評價僅4,145 ，兩者相差10倍餘，被告執意使用「yes3c 」、「my yes3c」，違反公平交易法第20條第1 項第2 款規定。
４、原告前對被告提起違反商標法之刑事告訴，雖經檢察官為不起訴處分確定，然被告自收受上開不起訴處分書後，即捨「葉氏3C」文字不用，而以高比例之「yes3c 」、「myyes3c 」文字表彰營業主體或來源之標識，並以MY YES註冊商標，則被告於100 年4 月1 日申請註冊商標時，顯已知悉原告係「yes3c 」商標專用權人，惟仍以「yes3c 」作為表彰營業主體或來源之標識之一部分，並未得原告同意以「yes3c 」、「my yes3c」在網路上銷售產品，是被告顯有侵害原告商標專用權之情。
５、退萬步言，縱認被告係善意使用在先，亦應受商標法第30條第1 項第3 款之限制，限於原使用之商品或服務，且需附加適當之區別標示。
（三）聲明求為判決：
１、先位聲明：
（１）被告不得使用「yes3c 」、「my yes3c」之文字於其所販售商品包裝，亦不得使用於銷售前揭商品所製作之廣告文宣、網站及其他媒體。
（２）被告應將違反前項所使用於商品、包裝、廣告文宣、網站及其他媒體上「yes3c 」、「my yes3c」之文字除去或刪除。
２、備位聲明：被告使用「yes3c 」、「my yes3c」字樣於被告相同或類似之商品、商品包裝、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上時，均應以同一比例及同一版面方式加註「本商標及產品與如附表圖樣所示之商標無任何關係」之字樣或附加其他適當之區別標示。
二、被告則以：
（一）被告早於94年8 月13日即以「yes3cgogogo 」帳號註冊於YAHOO 拍賣，自加入即用「yes3c 」為標題在網路販售商品，後於露天拍賣開始營運時亦使用「yes3cgogogo 」帳號註冊於露天拍賣，最早於2006年9 月3 日即使用「yes3c 」標題在露天拍賣販售商品。被告之所以會使用「yes3c 」當賣區標題，主要是因為被告姓葉，所以想說使用葉氏3c，並取英文諧音「yes3c 」為標題。
（二）原告使用YAHOO 帳號為「yeeeekimo 」，並於93年2 月22日加入YAHOO 拍賣，雖原告加入日期比被告使用「yes3cgogogo 」註冊日即94年8 月13日為早，但註冊帳號卻與「yes3c 」無任何關聯。又原告設立日期為95年12月
20 日 ，系爭商標註冊日為97年1 月16日，然被告在露天拍賣紀錄最早於95年9 月3 日即先行使用「yes3c 」。況台灣高等法院檢察署智慧財產分署99年度上聲議字第116號處分書亦認定被告使用在先，其使用「YES3C 」或「yes3c 」無違反系爭商標。
（三）被告使用「MY YES3C」係根據中華民國商標註冊號數：00000000，圖樣為「MY YES」，權利期間自2011年4 月1 日起至2021年3 月31日。另因明文「3C」不在專用之列，故被告是使用自己合法註冊商標「MY YES」，權利至2021年
3 月31日。當時被告為何未申請「葉氏」而申請「MY YES」，乃因一般廣大網友習慣使用英文搜尋，網址也習慣使用英文，所以一般人就「葉氏」與「MY YES」來2 選1 ，應該也都會挑「MY YES」。
（四）被告於94年8 月13日開始使用「yes3cgogogo 」帳號，向YAHOO 奇摩網路拍賣註冊時即以「YES3C 」為標題，及「YES3C 網拍行」作為商店名稱，當時也在網路上確認，確定搜尋「YES3C 」無人使用才開始註冊帳號「yes3cgogogo 」及使用「YES3C 」作為拍賣標題及網路商店，且已使用數年之久。系爭商標為97年1 月16日才註冊公告，然被告使用之「YES3C 」早於原告註冊公告前即已善意合理使用，且「MY YES」商標亦經經濟部智慧財產局准予商標註冊等語，資為抗辯。
（五）答辯聲明：
1、駁回原告之訴及其假執行之聲請。
2、如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項：（見本院卷第109至110頁）
（一）原告為註冊第00000000號「YE's3C及圖」註冊商標之商標權人，權利期間自2008年1 月16日至2018年1 月15日止，指定使用於商標法施行細則第13條第035 類「網路拍賣、網路購物、代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價、代理國內外廠商各種產品之投標、代理經銷服務、企業管理顧問、超級市場、便利商店、郵購、電視購物」等商品。
（二）原告曾對被告提出違反商標法刑事告訴，經台灣台中地方法院檢察署99年度偵字第2204號為不起訴處分，原告不服聲請再議，經台灣高等檢察署智慧財產分署99年度上聲議字第116 號駁回再議確定。
（三）被告為註冊第00000000號「MY YES」商標之商標權人，權利期間自2011年4 月1 日起，至2021年3 月31日止。
四、本件經依民事訴訟法第271 條之1準用同法第270 條之1 第1項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第110 頁）
（一）先位之訴部分：
１、原告可否依商標法第29條第2 項第1 、3 款，第61條第1、2 、3 項，第62條第2 款請求排除侵害？
２、原告可否依公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條規定請求排除侵害？
（二）備位之訴部分：若被告行為符合商標法第30條第1 項第3 款之情形，原告可否請求被告依同款但書附加適當之區別標示？
五、本院之判斷：
（一）先位之訴部分：
１、原告可否依商標法第29條第2 項第1 、3 款，第61條第1、2 、3 項，第62條第2 款規定請求排除侵害？
（１）按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第30條第1 項第3 款前段定有明文。
另明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，商標法第62條第2款亦有明文。
（２）原告主張系爭商標於96年4 月4 日申請註冊，被告於網站以「yes3c 」、「my yes3c」表彰其商品及服務之事實，為被告所不否認，並有智慧財產局商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細、露天拍賣、YAHOO 奇摩拍賣等網頁資料附卷可稽（見台中地院卷第9 、12至47頁、本院卷第49至88頁），堪信為真實。惟被告早於95年9 月
3 日即於露天拍賣網站使用「yes3c 」作為賣場名稱，販賣電子產品；且於94年8 月13日即以「yes3cgogogo」帳號加入YAHOO 奇摩拍賣等情，有網頁資料在卷足憑（見本院卷第24、27至28頁），姑不論「yes3c 」、「
my yes3c」是否與系爭商標相同或近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，惟被告既於96年4 月4 日系爭商標申請日以前之95年9 月3 日即善意使用「yes3c 」於其商品或服務，自不受系爭商標效力所拘束。至原告雖主張於93年2 月22日加入YAHOO 奇摩拍賣，早於被告之94年
8 月13日，且於94年4 月13日使用「YE's 3c 」等語。然原告係95年12月20日始核准設立，有公司及分公司基本資料查詢附卷可稽（見本院卷第7 頁），斯時既尚未申請註冊系爭商標，尚無從執此即認被告非屬善意使用。準此，原告主張被告符合商標法第29條第2 項第1 、
3 款之規定，依同法第61條規定請求排除侵害，尚有未洽。
（３）原告雖另主張依商標法第62條第2 款規定請求排除侵害；惟被告既早於系爭商標申請日以前之95年9 月3 日即善意使用「yes3c 」於其商品或服務，自非明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為表彰營業主體或來源之標識，與該條所規定之要件不符；且原告所提證據資料亦無法證明有何使商品或服務相關消費者產生混淆誤認之結果發生，原告此部分主張，亦有未合。
２、原告可否依公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條規定請求排除侵害？
（１）按公平交易法第20條第1 項第2 款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：……二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」。同條第2 項第4 款規定：「前項規定，於左列各款行為不適用之︰……四、對於前項第1 款或第2 款所列之表徵，在未為相關事業或消費者所普遍認知前，善意為相同或類似使用，或其表徵之使用係自該善意使用人連同其營業一併繼受而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品者」。
（２）本件被告於系爭商標申請日以前之95年9 月3 日即善意使用「yes3c 」於其商品或服務，已如上述，而原告雖主張於94年4 月13日使用「YE's 3C 」，然依其所提證據資料亦無法證明「YE's 3C 」於95年9 月3 日時即屬相關事業或消費者所普遍認知表示原告營業、服務之表徵，堪認被告在未為相關事業或消費者所普遍認知系爭商標前，即已善意使用。準此，原告主張被告符合違反公平交易法第20條第1 項第2 款之規定，依同法第30條規定請求排除侵害，尚有未合。
３、從而，原告先位之訴部分既無理由，本院自應就原告備位之訴部分為裁判。
（二）備位之訴部分：若被告行為符合商標法第30條第1 項第3 款之情形，原告可否請求被告依同款但書附加適當之區別標示？
１、按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第30條第1 項第3 款定有明文。而所謂商標有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標，致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：1.以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；2.商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；3.商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。再者，判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年判字第1144號判決意旨參照）。
２、系爭商標與被告使用之「yes3c 」、「my yes3c」相較，均有吸引消費者注意之「yes 」，讀音、觀念並無不同，僅字體大小寫、粗細及有無「' 」、「my」、圖樣之差異，然就整體外觀、觀念、讀音予人印象相似，倘標示在相同或類似之商品或服務時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離及通體觀察，仍會有所混淆而誤認二商品或服務係自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯；況商標之使用不限於圖樣，以此主要部分為「yes 」文字之商標，於唱乎使用之際，更有發生混淆誤認之可能。準此，系爭商標應屬構成近似之商標。再者，系爭商標指定使用於網路拍賣、網路購物等商品或服務，為兩造所不爭執（見兩造不爭執事項（一）），並有商標註冊證在卷足憑（見台中地院卷第10頁），被告復自承於網站以「yes3c 」、「my yes3c」作為賣場名稱表彰其商品及服務，是兩者均使用於網路拍賣、網路購物，且均販售電子3c商品，並有透過相同之網路平台露天拍賣、YAHOO 奇摩拍賣進行銷售，故系爭商標指定使用之商品服務與被告所使用之商品服務，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬同一或類似之商品或服務。從而，系爭商標與被告使用之「yes3c 」、「my yes3c」主要部分，因外觀、觀念、讀音均相當接近而屬構成近似之商標，故於使用於上開類似之商品或服務時，自有致相關消費者混淆誤認之虞。
３、本件被告雖於系爭商標申請日以前之95年9 月3 日即善意使用「yes3c 」於其商品或服務，不受系爭商標效力所拘束，已如上述，惟原告即商標權人依商標法第30條第1 項第3 款後段仍得要求其附加適當之區別標示；而所謂適當之區別標示，係指該標示在客觀上足以區別兩者商品或服務非屬同一來源，且不致誤認為不同來源但有所關聯，並屬必要者而言。本件原告雖備位聲明請求：被告使用「yes3c 」、「my yes3c」字樣於被告相同或類似之商品、商品包裝、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上時，均應以同一比例及同一版面方式加註「本商標及產品與如附表圖樣所示之商標無任何關係」之字樣或附加其他適當之區別標示；然兩造均不爭執被告僅在網路使用「yes3c 」、「my yes3c」，並未於其他實體通路使用（見本院卷第139 至140 頁）；且被告亦未使用於商品包裝，僅係在網路圖片使用「yes3c 」浮水印（見台中地院卷第43至47頁），以防他人盗用圖片，是原告主張被告使用「yes3c 」、「my yes3c」於商品包裝，尚有誤會。準此，本院審酌上開情事及一切必要情狀，認被告於網路使用「yes3c 」、「my yes3c」於其原使用之商品或服務時，應於同一網頁附加「本商品或服務與『YE's 3C 』無關」之文字，應有必要，並屬適當之區別標示，足使消費者在客觀上得以區別兩者商品或服務非屬同一來源，且不致誤認為不同來源但有所關聯，尚無須在商品包裝、看板、招牌標示，或以同一比例加註並再特別標示系爭商標之圖樣。
六、綜上所述，被告既早於系爭商標申請日以前之95年9 月3 日即善意使用近似之商標於其商品或服務，則原告先位之訴請求被告不得使用「yes3c 」、「my yes3c」之文字於其所販售商品包裝，亦不得使用於銷售前揭商品所製作之廣告文宣、網站及其他媒體。被告應將違反前項所使用於商品、包裝、廣告文宣、網站及其他媒體上「yes3c 」、「my yes3c」之文字除去或刪除，即有未合，應予駁回。惟備位之訴依商標法第30條第1 項第3 款後段規定，請求被告於網路使用「yes3c 」、「my yes3c」於其原使用之商品或服務時，應於同一網頁附加「本商品或服務與『YE's 3C 』無關」之文字，為有理由，應予准許，至逾此範圍之請求，為無理由，不應准許。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 3 月 7 日
智慧財產法院第三庭
法 官 陳容正以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 101 年 3 月 13 日
書記官 劉筱淇