智慧財產法院民事判決
100年度民專上字第27號上 訴 人 Ｋoninklijke Philips Electronics,N.V.(荷蘭商
皇家飛利浦電子股份有限公司)法定代理人 Eric Coutinho訴訟代理人 張哲倫律師
林嘉興陳佳菁律師複代理人 朱仙莉律師
金若芸被上訴人 巨擘科技股份有限公司法定代理人 祁甡訴訟代理人 楊祺雄律師（兼送達代收人）
張東揚律師廖嘉成律師黃于珊律師被上訴人 邱丕良訴訟代理人 蔡雪苓律師共 同訴訟代理人 張靜律師
徐宏昇律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國100 年4 月29日臺灣新竹地方法院91年度訴字第426 號第一審判決提起上訴，本院於101 年12月6 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於駁回上訴人後開第2 項之訴部分，及該部分假執行之聲請，並訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。
被上訴人應連帶給付上訴人新台幣壹仟萬元，及自民國91年6 月14日起，至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用，由被上訴人連帶負擔。
本判決命被上訴人給付部分，於上訴人以新台幣叁佰叁拾叁萬元或台北富邦商業銀行股份有限公司敦化分行無記名可轉讓定存單為被上訴人預供擔保後得假執行；但被上訴人如於假執行程序實施前以新台幣壹仟萬元為上訴人預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按訴狀送達後，原告雖不得將原訴變更或追加他訴，然擴張或減縮應受判決事項聲明，不在此限。第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第255 條第1 項第3 款之情形，不在此限。民事訴訟法第255 條第1 項第3款、第446 條第1 項分別定有明文。查上訴人於原審起訴請求被上訴人連帶給付新台幣（下同）2 億6 仟萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
嗣原審為其全部敗訴判決後，其提起上訴，惟聲明請求金額減縮為1 仟萬元本息（見本院卷一第56頁），揆諸前揭說明，應予准許。惟其減縮後僅就原審判決金額中之1 仟萬元部分上訴，原審逾此金額部分即已判決確定，併予敘明。
二、本件上訴人荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司（下稱上訴人）係依荷蘭法律設立之外國公司，具有涉外因素，為涉外民事事件。又中華民國涉外民事法律適用法雖於民國100 年
5 月26日修正施行，惟無論修正前後之涉外民事法律適用法均無關於國際管轄權之規定，而依據修正前第30條及修正後第1 條之規定：「涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理」。又民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。故中華民國法院對本件有無國際管轄權之認定，應類推適用中華民國民事訴訟法之規定。再按訴訟，由被告住所地之法院管轄。被告住所地之法院不能行使職權者，由其居所地之法院管轄。訴之原因事實發生於被告居所地者，亦得由其居所地之法院管轄；對於私法人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主營業所所在地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄。中華民國民事訴訟法第1 條第1 項、2 條第2 項、第15條第1 項分別定有明文。本件上訴人主張被上訴人巨擘科技股份有限公司（下稱被上訴人公司）在臺灣地區侵害其專利權，邱丕良於侵害當時為被上訴人公司之法定代理人，且被上訴人公司及邱丕良之主事務所或住居所均在臺灣境內，揆諸前開說明及規定，中華民國法院就本件涉外事件有國際管轄權。又依專利法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條復有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權。又關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。修正前涉外民事法律適用法第9 條第1 項本文定有明文；而以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1 項亦定有明文。準此，本件涉外事件之準據法無論依修正前後之涉外民事法律適用法之規定，均應依中華民國之法律。
三、被上訴人抗辯稱上訴人公司在我國未經認許登記，認其無當事人能力，不得提起本件侵權訴訟云云。惟查，上訴人公司係依荷蘭法律設立之外國公司，設有代表人，有獨立組織及事務所，並有獨立之財產，縱在我國未經認許登記，仍屬非法人團體，依民事訴訟法第40條第2 項規定，有當事人能力，被上訴人稱上訴人無當事人能力云云，自無可採。
四、按「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。攻擊或防禦方法之意旨不明瞭，經命其敘明而不為必要之敘明者，亦同。」、「當事人就其主張之爭點，經依第一項第三款或前項為協議者，應受其拘束。但經兩造同意變更，或因不可歸責於當事人之事由或依其他情形協議顯失公平者，不在此限。」、「未於準備程序主張之事項，除有下列情形之一者外，於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之：一、法院應依職權調查之事項。二、該事項不甚延滯訴訟者。三、因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出者。四、依其他情形顯失公平者。前項第三款事由應釋明之。」民事訴訟法第196條及第276條分別定有明文；又關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。」智慧財產案件審理細則第33條第2 項亦有明定，其立法意旨即在避免及改正當事人輕忽第一審程序，遲至第二審程序始行提出新攻擊或防禦方法。本件被上訴人於原審並未抗辯上訴人之專利權無效，且於本院準備程序中經協同兩造二度爭點整理，被上訴人均同意將上訴人之專利權有效性列為不爭執事項（見本院卷二第133 至135 頁、卷七第4 頁筆錄），嗣被上訴人遲至101 年10月22日本件準備程序即將終結之際，始具狀主張上訴人專利有未充分揭露得撤銷之原因（見本院卷七第19頁），顯係違反上開規定，並影響訴訟之終結，被上訴人亦未釋明有何符合民事訴訟法第447 條第1 項但書之事由，故本院不予審酌（見本院卷八第42、43頁筆錄），先此敘明。
貳、實體方面：
一、上訴人主張：㈠上訴人於原審起訴主張：
上訴人係中華民國第29646 號發明專利「記錄資訊用之可以光學方式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於此記錄載體上之裝置，及讀取記錄於此記錄載體上之資訊裝置」（下稱「系爭專利」）之專利權人。被上訴人巨擘公司為取得CD-R可錄式光碟產品之製造技術，前曾與上訴人簽訂可錄式光磁碟專利授權契約，惟因怠於履約，經上訴人於89年3 月21日終止授權契約，詎料被上訴人巨擘公司於終止契約後繼續產銷CD-R可錄式光碟產品，經上訴人購得光碟樣品（原證5 ）作分析比對，發現被上訴人巨擘公司製造及銷售CD-R可錄式光碟產品之行為確有侵害上訴人系爭專利情事。系爭專利申請專利範圍第1 項為「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。」所有CD-R可錄式光碟片均包含輻射敏感層（記錄層）及以螺旋或同心軌道（伺服軌）圖案之方式安排之資訊記錄區域。而任何相容於CD-R/CD-RW標準規格書（即橘皮書）之CD-R可錄式光碟片更包含以ATIP調變之週期軌道調變特性（原證19：橘皮書，指CD-R/CD-RW之標準規格，第II-6頁）。而ATIP（Absolute Time In Pregroove，預刻溝槽之絕對時間）可以使得CD-R可錄式光碟片包含時間碼資訊。經由時間碼資訊即可得到CD-R可錄式光碟片相應之絕對位址（即系爭專利申請專利範圍第1 項特徵中之數位位置資訊信號）。舉凡相容於橘皮書規格之CD-R可錄式光碟片，由於其係具有以ATIP調變之週期軌道調變特性，亦即「軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變」，其即使用到系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵。被上訴人巨擘公司於其歷年年報及公司網站中載明，其所生產之CD-R可錄式光碟產品與橘皮書規格相符，則該等CD-R可錄式光碟產品即包含以ATIP調變之週期軌道調變特性，亦即「軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變」，而具有系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，明顯侵害系爭專利權。被上訴人邱丕良為被上訴人巨擘公司93年2 月1 日前之法定代理人，主導巨擘公司CD-R光碟片之生產，於上訴人89年3 月21日終止授權契約後，仍繼續產銷符合橘皮書規格之CD-R光碟片，故意侵害系爭專利，依公司法第23條第2 項規定，自應與被上訴人巨擘公司負連帶賠償責任。爰依專利法第84條第1 項前段、民法第184 條第1 項前段、第2 項及同法第185 條、公司法第23條請求被上訴人連帶損害賠償外，並依民法第177 條第2 項及第179 條之規定請求被上訴人巨擘公司賠償損害。並聲明求為判決⑴被上訴人應連帶給付上訴人2 億6 仟萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⑵訴訟費用由被上訴人連帶負擔。⑶上訴人願以現金或同額之花旗（臺灣）商業銀行股份有限公司無記名可轉讓定存單供擔保，請准宣告假執行。
㈡原審為上訴人全部敗訴判決，其不服上訴並主張：
上訴人業已提出侵權分析比對，證明系爭侵權產品侵害系爭專利申請專利範圍第1 項。系爭侵權產品符合橘皮書規格之事實，足證其侵害系爭專利。舉凡相容於橘皮書規格之CD-R可錄式光碟片，由於其係具有以ATIP調變之週期軌道調變特性，亦即「軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變」，其即使用到系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，故僅憑橘皮書規格即足以證明系爭專利申請範圍第1 項之全要件。被上訴人巨擘公司於其歷年年報、公司網站中載明，其所生產之CD-R可錄式光碟產品與橘皮書規格相符。被上訴人另於檢舉上訴人違反公平交易法之另案中，屢次表示橘皮書規格為CD-R唯一之規格。美國ITC 判決亦認定被上訴人在臺灣生產之所有CD-R以及CD-RW 符合橘皮書規格。被上訴人產銷之CD-R光碟片（空白片及燒錄片）經AudioDev TestCenter以CATS分析方式檢測後顯示具有ATIP（即數位位置資訊信號）之特徵而落入系爭專利申請範圍第1 項。本院另案98年度民專訴字第46號專利侵權訴訟程序，於99年3 月1 日針對上訴人提供之被上訴人產銷之編號5 之CD-R可錄式光碟當庭檢測後確認該CD-R可錄式光碟具有系爭專利之「可調變信號」特徵。被上訴人主張其所製造銷售之CD-R產品係使用「雙雷射」之方法製造，且具有「坑點」之技術特徵云云，實為虛詞。且被上訴人之CD-R產品縱有「坑點」存在，其所謂之「坑點」顯係位於軌道內，亦係在資訊記錄區域進行軌調變，仍侵害系爭專利。上訴人委請閎康科技股份有限公司（下稱「閎康公司」）針對編號4 之系爭侵權產品（上訴人於市場上自行購得）及編號6 之光碟片（被上訴人於另案一審主動提出於本院，經本院交付上訴人）進行AFM 測試，測試結果顯示編號4 光碟片溝槽(Groove)及脊(Land)分明，並無所謂被上訴人宣稱之「坑點」。又編號6 光碟片之AFM 測試結果，顯示該光碟片縱有所謂之「坑點」，該坑點亦非獨立於軌道（溝槽或脊）而存在，反位於軌道內。被上訴人聲稱系爭侵權產品係實施我國公告第491999號發明專利以及美國第2011/0000000A1號專利申請案，惟被上訴人迄未比對證明其生產製造之光碟片係實施該二專利，且專利權性質上屬排他權，實施一專利無法排除對於另一專利之侵害，再者上訴人提出之編號6 光碟與上揭美國專利之坑點結構、長度、週期性及軌道深度均不同，中華民國專利第491999號與系爭專利之主軌道結構、坑點結構、坑點週期性亦不相同。上訴人於91年2 月7 日購得之編號5 之CD-R光碟係被上訴人於本件請求期間所製造銷售。被上訴人迄今未提出任何證據而空口否認，自非可採。上訴人侵害系爭專利所得利益至少達129 億元，自應給付一仟萬元損害賠償金額。被上訴人遲於100 年3月15日提出安永會計師事務所○○○會計師出具之協議程序執行報告及○○○會計師意見書，試圖證明其CD-R光碟片產品於本件請求期間呈虧損狀態及被上訴人編製之CD-R銷貨收入及成本與費用表中的銷貨成本為CD-R銷貨應負擔之成本云云。然該等報告不僅其真實性及完整性堪疑，亦多有謬誤之處，自不足採信。縱如被上訴人所述，其本件請求期間係屬虧損狀態，亦不能認其並未因侵害系爭專利受有利益。蓋經營不善所造成之營業虧損，並不能抵免侵害系爭專利權所獲得之利益。
二、被上訴人則抗辯：系爭專利之「軌道」與美國US2011/0000000A1專利申請案之「軌道」，兩者定義不同。在系爭專利技術領域中對於軌道之認知均認定軌道需為連續之凹槽並具有「記錄資訊」之功能。由系爭專利及與系爭專利高度相關之TW34345 專利可知軌道具有記錄資訊之功能，另由系爭專利第4 圖(4a 及4b)及專利說明書之文字記載（多次將軌道與槽互用），可知「軌道」即等於「槽」。在系爭專利技術領域有通常知識者均有認知，「軌道」應為連續之凹槽；「軌道」應能「記錄」、「播放」資訊；軌道應等於資訊記錄區；若未作為「記錄資訊」之區域，自不是軌道的範圍。該美國專利申請案US2011/0000000A1之申請人係為上訴人。系爭專利申請專利範圍第1 項之正確解釋，不應以凹槽兩側最高水平線間之區域，來定義「資○○○區○○○○道」，「軌道」及「資訊記錄區」不應包含坑點。上訴人於系爭專利之日本及歐洲對應案申請時，面對審查機構提出之引證案時，自承：「本發明是對固定寬度的軌道的徑向搖動頻率作頻率調變，因此只需控制雷射光的偏向，這種控制相對於改變軌道寬度而控制雷射光之強度而言，相當容易」。此事實為系爭專利中「軌道」及「具有週期性軌道調變」之意義提供了非常明確的解釋。編號6 光碟無任何偏擺為一連續的螺旋軌道，而在軌道旁有平行於軌道之不連續坑點來表達時鐘信號及位置信號。由財團法人工業技術研究院（下稱工研院）及宜特公司鑑定報告可知：「坑點位於資訊型態區（即記錄或燒錄區域）之外」，且坑點未有任何記錄或燒錄痕跡（資訊型態）。所以坑點位於「資訊記錄區域」之外，亦即在「軌道」之外。系爭產品之軌道完全不符系爭專利「在資訊記錄區域顯示週期性軌調變之特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」之技術特徵；其軌道公式r ＝
a θ亦與前揭軌道調變公式不符，所以系爭產品不侵害系爭專利。原審法院函命上訴人逕行送至中央大學進行鑑定之編號5 光碟片非被上訴人公司於本件請求期間所製造者。被上訴人曾於90年9 月26日因台灣高等法院90年抗字第1527號假處分擔保金事件之要求，委由安永會計師事務所指派相關人等至被上訴人公司生產線隨機抽取20片光碟片，由該等光碟片可證明被上訴人公司於90年間已使用與編號六光碟片相同之「坑點技術」來製造CD-R光碟片。本件訴訟縱認定被上訴人侵害系爭專利，但被上訴人並無任何故意或過失，應不負損害賠償責任。CD-R光碟片產品因競爭劇烈，被上訴人公司之CD-R產品呈虧損狀態，由安永會計師事務所協議程序執行報告及○○○會計師事務所之意見書可知被上訴人公司89年
3 月22日至91年6 月4 日之CD-R產品呈虧損狀態。最高法院是以淨利（即營業收入×淨利率）來作專利侵權損害賠償請求之認定，實務上其他判決，亦多以淨利來認定所得利益，故為確保裁判之一致性，是請求本院至少以損益表之營業利益來作認定。
三、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，其上訴聲明為：⑴原審判決廢棄。⑵上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人之金額減縮為1 仟萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⑶第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。⑷就第二項聲明，上訴人願以現金或同額之台北富邦商業銀行股份有限公司敦化分行無記名可轉讓定存單供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：⑴上訴駁回。⑵第一審及第二審訴訟費用由上訴人負擔。⑶如受不利之判決，願供擔保請准免為假執行之宣告。
四、兩造不爭執之事項（見本院卷二第133 至135 頁、卷三第3頁、卷七第4 頁筆錄）：
㈠系爭專利申請專利範圍第1項之有效性。
㈡系爭專利申請專利範圍第1 項中「一種可以光學方式讀取之
記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊」，為CD-R光碟片共通之技術特徵，被上訴人產銷之光碟具有此部分技術特徵。
㈢被上訴人所製造之CD-R產品具有時鐘信號及位置資訊信號。
五、本件經本院與兩造整理並協定簡化之爭點如下（見本院卷二第133至135頁、卷七第4頁筆錄）：
㈠系爭產品是否侵害系爭專利申請專利範圍第1項？㈡上訴人於91年2 月7 日購得之CD-R產品是否為被上訴人所製
造？㈢如本院認定系爭產品侵害系爭專利，則損害賠償金額應為若
干？
六、本院之判斷：㈠系爭專利之技術分析：
1.系爭專利申請前之習知技術：依據系爭專利說明書公告本第3 頁最末段：「該已知『記錄載體』有一『螺旋軌道，顯示一恒定頻率之軌道調變』，於『讀』『錄』期間利用輻射波束『掃描螺旋軌道』時，此軌道調變而『產生輻射波束之調變』，此一調變『被檢波』並由如此檢波之調變『產生一時鐘信號』，此信號用以控制記錄或讀取過程。」，可知系爭專利申請前已知之記錄載體具有螺旋之軌道圖案，且該軌道圖案順著螺旋方向呈現一恒定頻率調變之圖案，當對該記錄載體進行讀取資料或進行燒錄資料時，可利用輻射波束對於該軌道圖案順著螺旋方向進行照射掃描，該輻射波束照射至該軌道圖案後將產生部分輻射波束反射，而該反射之部分輻射波束之強度變化將會依所照射軌道圖案順著螺旋方向之圖案變化而變化，因此該反射之部分輻射波束之強度變化將依該一恒定頻率調變之圖案而變化，該反射之部分輻射波束被檢波器接收後對應產生一恒定頻率調變之電信號，該電信號即為時鐘信號，該時鐘信號將用以控制該記錄載體進行讀取資料或進行燒錄資料之過程。依據系爭專利說明書公告本第4 頁首段：「此外，螺旋軌道並備有『資訊記錄區域』，二記錄區域之間則插入有『同步區域』，『資訊記錄區域』旨在『記錄資訊』，『同步區域』並含有『位置資訊』以相鄰資訊記錄區域位址之方式顯示，在同步區域之位址資訊可以在掃描時能自所反射之輻射波束中『發現記錄載體之任何一部分正被掃描』，此可迅速而準確地找出磁碟之某一特別部位。」，可知該軌道圖案順著螺旋方向之圖案係以資訊記錄區域之圖案以及同步區域之圖案「相互穿插」而成，當輻射波束順著螺旋方向照射至「該資訊記錄區域之圖案」時，反射之部分輻射波束經檢波後產生一恒定頻率調變之時鐘信號，該時鐘信號經解調變後可獲得一「資訊信號」，該資訊信號即為記錄於該記錄載體之資料；當輻射波束順著螺旋方向照射至「該同步區域之圖案」時，反射之部分輻射波束經檢波後產生一恒定頻率調變之時鐘信號，該時鐘信號經解調變後可獲得一「位置資訊信號」，該位置資訊信號即為該記錄載體正被輻射波束掃描照射之位置資訊。綜上，可知習知之記錄載體上之圖案，係先將「資訊信號」以及「位置資訊信號」以一恒定頻率「調變」為「時鐘信號」，再者將調變後所得出之「時鐘信號」順著螺旋方向刻劃在記錄載體上以形成螺旋之軌道圖案，刻劃後之記錄載體，其具有螺旋之軌道圖案，且該軌道圖案順著螺旋方向呈現一恒定頻率調變之圖案。由於習知之軌道圖案順著螺旋方向之圖案係以資○○○區○○○道圖案以○○○區○○○道圖案「相互穿插」而成，因此資訊記錄區域總是被同步區域所阻擾而中斷，準備記錄EFM-編碼資訊於記錄載體上時，此乃一項缺點，此係由於此種記錄法需要一個無間斷的資訊記錄區域。
2.系爭專利技術：⑴依據系爭專利申請專利範圍第1 項：「一種可以光學方式讀
取之記錄載體，含有一盤形基質上之一『輻射敏感層』，並備有以『螺旋或同心軌道圖案』之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束『錄』『放』資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性, 以產生一時鐘信號，其特徵為『軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變』。」，可知系爭專利解決問題所使用之技術手段，係將「資○○○區○○○道圖案」以及○○○區○○○道圖案」「重疊」於記錄載體之上以解決資訊記錄區域被同步區域中斷之問題，亦即，「資○○○區○○○道圖案」將於後續「錄」資訊時，形成於載體之「輻射敏感層」；○○○區○○○道圖案」於「錄放」資訊前，預先以「數位位置資訊信號之調變頻率」形成「螺旋或同心軌道圖案」於載體上，而「輻射敏感層」以及「螺旋或同心軌道圖案」「重疊」於記錄載體上。「重疊」方式可參酌系爭專利說明書公告本中實施例之圖式FIG. 4a 與FIG.4b（如本判決附圖一所示），圖式FIG. 4b 中之43為「輻射敏感層」，43下方之41為「螺旋或同心軌道圖案」下位實施例之「徑向紋波之軌道圖案」，其中41「徑向紋波之軌道圖案」順著螺旋方向呈現一恒定頻率調變之軌道圖案（即圖式FIG.4a）以顯示週期軌道調變特性，使輻射波束照射後被檢波而產生一「時鐘信號」，且調變之頻率係以一「數位位置資訊信號」調變，而其中43「輻射敏感層」為整片平鋪於41「徑向紋波之軌道圖案」上之一層。
⑵當利用輻射波束「錄」資訊時，參考系爭專利說明書公告本
第8 頁第13行起：「…波束54之強度可視要記錄的資訊信號Vi而特別加以調變，使在槽54處『有光學可檢知之資訊型態形成於資訊層43中』。」，可知「錄」資訊係利用「輻射敏感層」被相當強度之輻射波束照射後而改變其反射特性以將資訊記錄於43「輻射敏感層」中，「錄」資訊之過程係利用雷射光束聚焦「輻射敏感層」加熱以形成一氣泡於其中，進而改變「輻射敏感層」之反射特性。當利用輻射波束「讀」資訊時，參考系爭專利說明書公告本第9 頁倒數第6 行起：
「…在裝具70中，記錄有資訊信號Vi的記錄載體40由輻射源53a 產生之輻射束54a 所掃描，『輻射束54a 之強度太弱無法在資訊層43之光學特質中產生變化』，故已形成之資訊圖案未被過度書寫…」，可知「讀」資訊係利用「輻射敏感層」被強度較弱之輻射波束照射後而產生反射波束，藉由接收反射波束進而讀取先前已記錄於43「輻射敏感層」中之資訊且不會使43「輻射敏感層」之光學反射特性產生變化。
㈡系爭專利申請專利範圍第1項之解釋：
1.系爭專利申請專利範圍第1項：係一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。其申請專利範圍第1 項可解析為下列之要件：
1A 一種可以光學方式讀取之記錄載體，1B 含有一盤形基質上之一輻射敏感層，1C 並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區
域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，1D 該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘
信號，1E 其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。
2.兩造對於被控侵權物品為系爭專利編號A 、B 、C 要件之文義所讀取之事實，均不爭執，惟對於系爭專利編號D 、E 要件所界定之「資○○○區○○○○道」、「軌道調變」是否包括「軌道寬度調變」之解釋有爭執，則本院於判斷被控侵權物品是否侵權時，自有必要對上開爭執部分加以解釋。
3.系爭專利所界定之「軌道」與「資訊記錄區」之解釋：⑴審酌系爭專利說明書第3 頁最末段：「該已知記錄載體有一
螺旋軌道，顯示一恒定頻率之軌道調變，於『讀錄期間』利用輻射波束『掃描螺旋軌道』時，此軌道調變而『產生輻射波束之調變』，此一調變『被檢波』並由如此檢波之調變『產生一時鐘信號』，此信號用以控制記錄或讀取過程。」、第8 頁第3 段：「圖5 為一根據本發明之一裝具50用來將資訊信號Vi『記錄』在記錄載體40之上…輻射源53產生一輻射波束54以『掃描槽41』…『調變後之波束54』於是部分被資訊層43所『反射』，反射之波束由一檢波電路57所『檢波』…」以及第9 頁最末段：「圖6 顯示根據本發明用以『讀取』記錄於記錄載體40上的資訊信號Vi的裝具…記錄載體40由輻射源53a 產生之輻射束54a 所『掃描』…『螺旋槽』中帶有徑向紋波之資訊圖案及『將輻射束54a 加以調變』，隨後並予『反射』，反射及調變過之輻射束54a 由檢波裝置57所『檢波』…」，綜合前開較客觀之系爭專利內部證據之系爭專利說明書中對於「軌道運作」之相關說明，可解釋「軌道」為：「在記錄或讀取於記錄載體時，為使輻射波束被調變、反射並被檢波後產生一時鐘信號，該輻射波束所照射之範圍即為軌道」。
⑵即被上訴人抗辯其製造之編號6 光碟具有不連續之坑點，係
依美國US2011/0000000A1專利技術製造云云，依其提出之US2011/0000000A1專利說明書（見本院卷四第94至114 頁）中對於光學讀取記錄載體相關技術之背景知識有相關之介紹，其中段落[0003]：「Optical recording media areproduced by a multi-level process, using a masterdevice. On the master device, information in theform of main track and secondary track structures isstored,which is transferred to the recording media
as main and secondary tracks, commonly known as atrack.」揭露光學記錄載體（Optical recording media ）中儲存有信息（information ）之主軌道結構（main trackstructures）與次軌道結構（secondary track structures）皆為一般所認知的軌道（commonly known as a track ）。接下來之段落對於軌道（track ）的四個性質加以介紹說明。關於第一個性質揭露於段落[0005]：「In the firstplace,the preformed track serves the purpose thatdata can be recorded in it by an informationrecording device.This takes place by a predetermined change of afirst property of the track, preferably such as thereflection or transmission properties of certainareas of the track. 」，可知為使軌道（track ）可達到儲存資料之目的（serves the purpose that data can berecorded in it ） ，軌道（track ）須具備可改變光學反射或穿透之特性（reflection or transmissionproperties）以將資料儲存於記錄載體（data can berecorded in it）之第一個性質（first property of thetrack ）。關於第二個性質揭露於段落[0006]：「…Inorder to keep the accuracy requirements for themechanical components of a corresponding informationrecording and/or playback device in a practicablerange, the track normally also serves the purpose oftracking the scanning light beam of the informationrecording and/or playback device by detecting secondoptically detectable properties.」，可知為維持光學讀取機械元件之精準度（In order to keep the accuracyrequirements for the mechanical components），軌道（track ）須具備可被光學偵測之第二個性質(secondoptically detectable properties)，由其中之信息
(information)可用於追蹤雷射光點（tracking thescanning light beam ）。關於第三個性質揭露於段落[0008 ] ：「Often, the track is provided with thirdoptically detectable properties,from whichinformation about the linear recording velocity withwhich the data structures are preferably to bewritten can be derived. 」，可知軌道（track ）須具備可被光學偵測之第三個性質(third optically detectableproperties) ，由其中之信息(information) 可得知適合之記錄速度（recording velocity with which the datastructures are preferably to be written can bederived.）。關於第四個性質揭露於段落[0009]：「Incertain recording media in the prior art, a track isprovided with fourth optically detectableproperties. For positioning the read and writehead--in particular above an unrecorded recordingmedium--, auxiliary information containing aconsecutive address code is prerecorded in the trackwith these recording media. 」，可知軌道（track ）須具備可被光學偵測之第四個性質(fourth opticallydetectable properties)，由其中之信息(information) 包含連續位址碼且被預先記錄於記錄載體上（a consecutiveaddress code is prerecorded in the track with theserecording media.）。由被上訴人自行提出引用之US2011/0000000A1專利說明中對於光學讀取記錄載體相關技術之背景知識有相關之介紹，可知系爭專利技術領域中對於軌道之認知，並非以記錄載體上之外型物理結構為判斷依據，而是以其光學性質（optically detectable properties）為準，亦即，只要可使輻射波束被調變、反射並可被檢波偵測以獲得其中相關信息（information ）者皆為軌道，並不會因為記錄載體上有多個不同外型物理結構之主軌道結構、次軌道結構或多個其他軌道結構而僅認定其中之一結構為軌道，亦可佐證上揭依系爭專利說明書之內部證據所為「軌道」之解釋並無誤。
⑶再者，系爭專利第4b圖之螺旋軌道41所指之凹槽部分，觀諸
系爭專利第4b圖，亦即自螺旋軌道41所指位置，以及伺服軌
4 所指位置上方水平線以下之凹槽部分，均為軌道。又系爭專利申請專利範圍第1 項記載「備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區」、「該資訊記錄區域顯示週期性軌道調變特性」等語，與系爭專利第4b圖對照而觀，可見系爭專利之「資訊記錄區」之最外緣可包含軌道之最寬部分，因此，系爭專利第4b圖之基質42之最高水平處中間斷點所形成之凹槽，覆蓋透明圖料層44或保護塗層7 之部分，均屬「資訊記錄區」。
⑷系爭專利所界定之「資訊記錄區」之最大範圍必須與軌道寬
度相等，且大於「資訊燒錄區」，而非僅指「資訊燒錄區」：
①依據被上訴人所提出○○○先生出具之專家意見書所記載「
實際記錄資訊的位置即為軌道，對於碟型的記錄媒體而言，軌道都是以同心圓或是螺旋的形式，製作於基板表面，以提供資料記錄以及讀取之用」，被上訴人亦稱：軌道即等於槽，系爭專利說明書第8 頁記載，輻射源53產生一輻射波束54以掃描槽41；說明書第9 頁記載，螺旋槽中帶有徑向波紋之資訊圖案；說明書第9 頁記載：此信號IP指出與槽播放時間起點相對的槽被掃描部分的位置；該說明書之部分說明係使用槽來代替軌道，可知二者應屬相同等語。則對於系爭專利第4b圖之螺旋軌道41所指向之凹槽，係屬系爭專利所界定之軌道之事實，兩造並不爭執。再參酌系爭專利申請專利範圍第1 項所記載「備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊」，顯見系爭專利之「資○○○區○○○○道相接，否則資訊記錄區即無法以「螺旋或同心軌道圖案之方式安排」。
②上訴人所提出之前開專家意見書雖於「軌道」與「資訊記錄
區」外，再創造出一個系爭專利所無之名詞「軌道範圍」，並謂：「軌道範圍」與「可燒錄資料的範圍」具有約略相當的物理意義，…「軌道範圍」之定義為光碟表面，預錄溝槽軌道中心起算，兩側有足夠染料可以擔供燒錄，以產生代表資訊之記錄標示型樣之區域，…該「軌道範圍」無法以距離讀取光學頭較遠的「脊」位置定義，這是因為該位置邊緣為一緩坡區，無從確定哪一個位置可以稱之為軌道的範圍起點，因此，無法精確地定義軌道的範圍，…CD-R光碟的「資訊記錄區」寬度不會超過「軌道範圍」太多等語，亦即認為「資訊記錄區」約等於「資訊燒錄區」。惟查依據CD紅皮書碟片規格與讀取頭規格（紅皮書P.2 至P.10 DiscSpecification）之記載，紀錄標示型樣（氣泡）的寬度不會超過600 奈米（通常約為500 奈米）之事實，已據兩造所不爭執。則溝槽之寬度如超過600 奈米，依據前開專家意見書之見解，溝槽內部未被600 奈米「資訊燒錄區」涵蓋之部分即非屬「軌道範圍」，亦非屬「資訊記錄區」，顯然與系爭專利申請專利範圍所記載「軌道」必須位於「資訊記錄區」之文義不符；再者，前開專家意見亦認為「針對光碟片而言，記錄資料的位置，即通稱之軌道」，亦即認為「資訊記錄區」必須包括軌道在內，但卻又認為CD -R 光碟之「資訊記錄區」不會超過「軌道範圍」（亦即認為「資訊記錄區」恆小於「軌道」），前後邏輯顯屬矛盾。再者，前開專家意見認為「無法精確地定義軌道的範圍」，則「軌道範圍」既無法精確地定出，自無法由「軌道範圍」顯示出「週期軌道調變特性」（註：藉由週期軌道調變之特性光碟片即可定址）；而系爭專利申請專利範圍第1 項記載「該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性」，亦即系爭專利所界定之「資訊記錄區」可藉由顯示「週期軌道調變」之資訊達成定址功能。因此，系爭專利所界定之「資訊記錄區」記錄之資訊，不僅必須包括「資訊燒錄區」所燒錄之資訊，尚須包括「資訊燒錄區」以外之「週期軌道調變資訊」，則前開專家意見所出具「資訊記錄區」不會超過「軌道範圍」（即約為「資○○○區○○○○道（或稱為「槽」）內部非屬「資訊燒錄區」部分即屬非軌道之意見，顯然嚴重背離系爭專利申請專利範圍文義之解釋，且謂軌道內部非屬「軌道範圍」（即約為「資訊燒錄區」）之部分即非屬軌道，亦顯然邏輯不通，顯無可採。
⑸依專利侵害鑑定要點（或修正前之專利侵害鑑定基準）均規
定解釋專利範圍之參考資料應以內部證據（如系爭專利說明書）為優先，如內部證據已足夠作為解釋參考依據，即不得參考外部證據而為與內部證據不同之解釋，經本院將依上開系爭專利說明書之內部證據所做之「軌道」解釋提供予兩造表示意見（見本院卷三第3 頁筆錄），之後並將被上訴人抗辯所提出之US2011/0000000A1專利說明書有關「軌道」之上揭說明提供予兩造表示意見（見本院卷七第5 至7 頁筆錄），並說明比對US2011/0000000A1專利說明書有關「軌道」之說明，可見依系爭專利說明書之內部證據所做之「軌道」解釋並無不當等情，之後被上訴人方又否定US2011/0000000A1專利說明書有關「軌道」之說明，復引用維基百科、CD-iNF.com等網站資料等之外部證據，稱「軌道」係可用以「燒錄（記錄）」資訊的區域，若一區域無法燒錄（記錄）資訊，則當不屬於「資訊記錄區」，且非位於「軌道」範圍內云云，自非可採。被上訴人復稱上開US2011/0000000A1專利申請案係上訴人提出申請云云，惟為上訴人否認，且上訴人提出之美國專利商標局該專利檢索資料之申請人欄（APPLICANTS）記載係由四名德國人申請（見本院卷八第100 頁），故被上訴人所述不足採信。況且該美國專利案僅是申請案，由誰申請，與系爭專利「軌道」之解釋應無關連。
⑹系爭專利申請專利範圍第1 項之「軌道調變」包括「軌道寬度調變」：
①系爭專利第4a圖等實施例所示者為徑向紋波之軌道調變，至
於技術中之軌道調變是否僅限於實施例中之軌道調變係以「徑向紋波之軌道圖案」方式呈現？由於軌道調變並非系爭發明之核心，參考系爭專利申請專利範圍第1 項「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，『其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變』。」，可知系爭專利發明之核心在於軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變，且參考系爭專利說明書公告本第10頁最末段起：「上述之以徑向紋波方式做軌道調變係在讀取和記錄裝具中作掃描速度控制之用，顯然其他之軌道調變也適合作此用途。例如，德國專利第3,100,278 號（PHN 9667）及3,100,421 號（PHN 9666）所述即是。」，可知系爭專利申請專利範圍第1 項中之軌道調變為「螺旋或同心軌道圖案」，其並不僅限於實施例之「徑向紋波之軌道圖案」方式呈現之軌道調變，應包含前開德國專利所揭露之「雷射強度調變、軌道寬度變化調變、軌道徑向變化調變及軌道深度變化調變等」方式呈現之軌道調變以及系爭專利發明申請時熟習該項技術者參考前開德國專利所能組合推得之軌道調變，上述之揭露可參閱德國專利第3,100,278 號之美國相應案US0000000 說明書（本院卷二第166 頁至174 頁上證40）第12欄第3-49行以及德國專利第3,100,421 號之英國相應案GB0000000 說明書（同上揭卷第197 至216 頁上證42）第18頁第30行至第20頁第9 行。系爭專利申請專利範圍第1 項係採吉普森式撰寫，在「其特徵」前者係屬習知技術範圍，D要件係在「其特徵」之前，應屬習知技術範圍，故D 要件中之「軌道調變」特性亦應屬習知技術，而系爭專利說明中復已說明「軌道調變」包含德國專利第3,100,278 號（PHN9667 ）及3,100,421 號（PHN 9666）所揭露之「雷射強度調變、軌道寬度變化調變、軌道徑向變化調變及軌道深度變化調變等」方式呈現之軌道調變，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「軌道調變」包括「軌道寬度調變」在內。
②被上訴人固稱系爭專利在日本、歐洲之對應專利均僅具固定
寬度的連續軌道調變，故系爭專利之「軌道調變」亦應解釋為僅具固定寬度的軌道調變，不包括寬度調變云云。惟查被上訴人自承上訴人系爭專利在日本、歐洲之對應專利經核准之申請專利範圍中均有「固定寬度的軌道調變」之限定（見本院卷六第120 至288 頁該日本、歐洲專利說明書），惟系爭專利申請專利範圍第1 項中並無「固定寬度」的軌道調變之限定，復於說明中引用習知技術之德國專利第3,100,421號之英國相應案GB0000000 說明書所揭露之「雷射強度調變、軌道寬度變化調變、軌道徑向變化調變及軌道深度變化調變等」方式呈現之軌道調變，則系爭專利申請專利範圍第1項之「軌道調變」之解釋，自不受日本、歐洲之對應專利之限制。
③被上訴人復稱依75年專利法第21條規定，系爭專利之軌道調
變只有固定寬度之徑向波紋之螺旋軌道才是與系爭專利說明為同一發明，其餘方式都不能申請在同一申請案中，必須分割申請，故其他的軌道調變方式都不在系爭專利的專利範圍云云。惟查，依系爭專利申請時（76年1 月27日）之專利法第21條固規定：「申請專利權者，應就每一發明各別申請。
但兩個以上之發明利用上不能分離者，不在此限。」然縱有二專利同時申請，專利專責機關未通知申請人分割各別申請，而於同一案核准專利者，依同法第60、61條規定，並未列為舉發撤銷專利權之事由，故專利申請案是否應分割僅為審查管理事項，並不影響已核准專利之效力及權利範圍，被上訴人上開所稱亦不足採。
㈢編號5 光碟應為被上訴人巨擘公司所產銷，並落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍：
1.查上訴人提出之原證5 即空白CD-R可錄式光碟乃係上訴人於
91 年2月7 日向永鑽有限公司所購買，且上訴人於本件起訴時即在起訴狀內載明所購買之空白CD-R可錄式光碟產品編號為Z0000000000000，有原證5 統一發票原本及起訴狀在卷可稽。嗣因被上訴人舉發上訴人之系爭專利應予撤銷，而因該舉發案尚在臺北高等行政法院審理中，原審乃於91年11月25日裁定停止本件訴訟程序，致上訴人於本件裁定停止訴訟程序期間迄未提出該空白CD-R可錄式光碟，迨至原審98年1 月21日依法裁定撤銷停止訴訟程序後，上訴人始提出該空白
CD -R 可錄式光碟聲請鑑定，自屬不可歸責於上訴人。再經原審當庭勘驗上訴人提出供鑑定即上訴人在本院98年度民專訴字第46 號被上訴人等侵害專利權有關財產權爭議事件於99年3 月1日進行檢測之編號Z0000000000000空白CD-R可錄式光碟（參原審99年7 月30日訊問筆錄），確與上訴人在起訴狀即載明之原證5 空白CD-R可錄式光碟產品編號相同，自堪認上訴人提出供鑑定即上訴人提出在本院98年度民專訴字第46號請求侵害專利權有關財產權爭議事件於99年3 月1 日進行檢測之空白CD-R可錄式光碟，確係上訴人於91年2 月7日向永鑽有限公司所購買之原證5 即編號Z0000000000000空白CD-R可錄式光碟。
2.被上訴人自承巨擘公司所生產之CD-R、CD-RW ，一般從生產完成到國內消費者手中通常大約為2 、3 個月，輸往國外則稍長，但應也不可能超過4 個月等情，而上訴人提出之原證
5 即空白CD-R可錄式光碟乃係上訴人於91年2 月7 日向訴外人永鑽有限公司所購得，依此推算，上訴人提出之原證5 空白CD-R可錄式光碟，應確係落入上訴人所主張之請求權期間（即89年3 月22日至91年6 月4 日），確係被上訴人巨擘公司於上訴人主張侵權期間所產銷。
3.上訴人因恐被上訴人於訴訟中否認其購得之CD-R光碟非巨擘公司產銷，曾向原審新竹地方法院聲請證據保全巨擘公司產銷之光碟，惟原審法院以上訴人所取得之光碟產品上已明白標示相對人巨擘公司之商標及公司名稱「Princo」，且該產品亦有公開販售，不難取得，無滅失之虞，認無保全必要，而駁回聲請，經上訴人抗告後臺灣高等法院亦以相同理由駁回抗告，亦有上訴人提出之原審法院95年度全字第30號裁定在卷可稽（見本院卷四第35頁以下）。是上訴人向永鑽公司購得之編號5 空白CD-R光碟已明白標示巨擘公司之商標及公司名稱「Princo」，應係巨擘公司產銷之光碟無誤。
4.上開編號5 空白光碟前經上訴人在本院兩造另案98年度民專訴字第46號事件中99年3 月1 日當庭提出由法官勘驗編號為Z0000000000000無誤（該事件中列為編號2 光碟），並由林嘉興專利師當庭檢測，列印ATIP資料，證明有調變信號（見本院卷二第113 、114 頁該庭筆錄）。
5.被上訴人巨擘公司於其89、90年報（見本院卷二第33至34頁上證18號、第35至36頁上證19號）及公司網站（同上揭卷第37頁上證20號）中載明，其所生產之CD-R可錄式光碟產品與橘皮書規格相符，而橘皮書規格包含系爭專利申請專利範圍第1 項全部要件亦為被上訴人所不爭執。
6.被上訴人前於88年6 月8 日向公平交易委員會舉發上訴人有違反公平法規定之行為，該檢舉書中明指：荷蘭飛利浦公司與日本新力公司於1990年共同制定可錄式光碟產品統一規格書，用以規範可錄式光碟之資料存取、控制方式等技術項目。此等技術項目完全包含於飛利浦公司及新力公司所擁有關於可錄式光碟之專利權範圍中。可錄式光碟製造廠商如欲生產可應用於各種電腦平台之可錄式光碟產品，勢必須使其符合該統一規格書所訂內容，在技術上並無其他替代性專利權可供選擇。上訴人於受公平交易委員會裁罰之後，因不服該決定而提起行政訴訟，93年7 月28日於台北高等行政法院審理時，被上訴人巨擘公司（當時為參加人）及被告（即公平交易委員會）均答稱：（問：系爭CD-R產品之標準規格是否一定就是原告飛利浦公司與新力公司訂定之『橘皮書』規格？）是，目前CD-R產品標準規格只有一種，即『橘皮書』所定之標準規格。』；另於台北高等行政法院同事件另次審理程序中，被上訴人及公平交易委員會再度答稱：『（問：是否如原告訴訟代理人所述，只有依據原告飛利浦公司與新力公司訂定之『橘皮書』規格所製造生產之光碟產品才可以稱做為『CD-R』？國內光碟製造廠商欲生產製造這項產品是否均需使用原告等三家公司所擁有之專利？單獨使用其中一家的專利是否即無法做出CD-R產品？）是，均不爭執。又巨擘公司於上開行政訴訟程序中之訴訟代理人於審理程序亦稱：
CD -R 應該是可錄式光碟的通稱，只是市場上目前現存的CD-R產品規格只有一種，那就是依據原告飛利浦公司與新力公司共同訂定之橘皮書規格，因此被告才以CD-R專利技術授權市場作為市場劃分區隔，目前市場上CD-R只有一種規格，就是橘皮書的規格等情（見本院卷二第40頁至57頁檢舉書、筆錄）。被上訴人於上開不同程序中均一再自陳所謂CD-R產品之規格僅有一種，即符合橘皮書規格之產品，且此一橘皮書規格之產品其使用之技術即被上訴人之系爭專利技術。而編號5光 碟經於本院另案當庭檢測有可調變信號，亦符合橘皮書規格，被上訴人嗣於本件翻異稱其自89年9 月起即以與系爭專利技術不同之坑點方式製造CD-R光碟，編號5 光碟非其產銷云云，顯違反誠信原則，亦與事實不符而不可採。
7.上訴人指稱被上訴人巨擘公司產銷之CD-R光碟輸往外國，先後被外國法院判決侵害包含系爭專利要件之外國對應專利，德國Mannheim地方法院於2002年（即民國91年）3 月1 日判決侵害上訴人在歐洲之對應專利EP0000000B1 專利（包含系爭專利之要件），並經上級法院（the Upper DistrictCourt of Karlsruhe）於2002年11月確認而確定，巨擘公司之德國子公司對於該案之CD-R光碟係由巨擘公司所產銷，具有系爭專利申請專利範圍第1 項之特徵，均無爭執（見本院卷三第11頁背面至13頁）；繼之美國國際貿易委員會（ITC）於2004年3 月判決，認為於上訴人與巨擘德國子公司在英國之訴訟中，巨擘德國子公司在英國專利高等法院自認巨擘公司製造之CD-R光碟具有週期軌道調變、該軌道調變之頻率是被調變的、該軌道調變之頻率乃符合位置資訊信號之調變等技術特徵，被上訴人於ITC 之程序中亦自承其製造之CD-R光碟具有徑向週期性擺動之軌道，ITC 乃認定巨擘公司製造之CD-R光碟符合橘皮書規格，侵害美國專利US0000000('856) （即系爭專利對應專利）（見本院卷二第18至21頁）；之後美國巡迴上訴法院（CAFC）判決亦做同樣認定。對上訴人所述之上開外國法院判決內容，被上訴人均無爭執，苟如被上訴人所稱其自88年9 月間起即以坑點方式製造CD-R光碟，不具有徑向週期性擺動之軌道等技術特徵，為何於上開外國法院訴訟、ITC 程序中始終未為如此之抗辯，並有所舉證，反而均自認或自承其製造之CD-R光碟具有週期軌道調變、該軌道調變之頻率是被調變的、該軌道調變之頻率乃符合位置資訊信號之調變等技術特徵，而符合橘皮書規格。顯見其於本院抗辯稱自88年9 月間（後又稱從90年間）起產銷以坑點方式製造之CD-R光碟云云，應非實在。
8.被上訴人雖於本院抗辯稱其自88年9 月間起即進口雙光束雷射雕刻機，以坑點方式製造CD-R光碟，不具有徑向週期性擺動之軌道調變等技術特徵，提出編號6 光碟為證，並稱編號
6 光碟與臺灣高等法院90年度抗字第1527號假處分擔保金裁定事件，法院通知提出光碟，其委託安永會計師事務所派人於90年9 月26日至巨擘公司生產線抽取之20片CD-R光碟相同，請求調取該20光碟調查云云。惟查，該編號6 光碟係被上訴人自行提出，並非在外購得，且另20片光碟係在工廠生產線所取得，亦非在外購得，並不能證明被上訴人已有銷售其所稱之編號6 光碟，上訴人即屢次質疑並請被上訴人提出銷售編號6 光碟之證據，惟被上訴人始終無法提出銷售編號6光碟之證據，故被上訴人之抗辯至多僅能證明其有於90年9月26日左右試產編號6 光碟（編號6 光碟仍落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍詳後述），然並無銷售，否則其於上揭外國法院訴訟、ITC 程序中為何始終未為如此之抗辯。甚且依被上訴人所提出之雙光束雷射雕刻機進口報單上之物品英文名稱亦記載「WOBBLE」（見本院卷八第68頁），中文即「擺動」之意，即該進口雙光束雷射雕刻機亦係供製造有擺動軌道之光碟。故被上訴人巨擘公司89、90、91年報及網站所稱銷售符合橘皮書規格之CD-R光碟，應非編號6 光碟，而是編號5 光碟。是被上訴人聲請調閱上開20片CD-R光碟已無調查之必要，併予敘明。
9.被上訴人固稱編號5 光碟於原審法院送國立中央大學鑑定，經函覆光碟已損壞無法鑑定云云。惟查，經原審法院再函詢，國立中央大學函覆稱該光碟不排除以其他儀器設備仍可讀取內容資訊等情，經上訴人於本院另案98年度民專訴字第46號訴訟中當庭提出編號5 光碟一片，經法官勘驗光碟編號無誤，並當庭檢測可讀取可調變信號，已如上述，故該光碟內容應無損壞。
10.被上訴人僅否認有產銷編號5 之CD-R光碟，對於上訴人主張編號5 之CD-R光碟符合橘皮書規格，具有週期性軌道調變及以數位位置信變等技術特徵，並無爭執，且於另案當庭檢測亦已證明可讀取可調變信號，且在本件侵權時間內於德國地方法院之訴訟中及美國ITC 程序中均承認巨擘公司製造之CD-R光碟具有週期軌道調變、該軌道調變之頻率是被調變的、該軌道調變之頻率乃符合位置資訊信號之調變等技術特徵，符合橘皮書規格（橘皮書規格包含系爭專利申請專利範圍第
1 項全部要件），故亦應落入系爭專利申請專利範圍第1項之D 、E 要件，另被上訴人對系爭專利申請專利範圍第1項之A 、B 、C 要件為CD-R光碟片共通之技術特徵，被上訴人產銷之光碟具有此部分技術特徵亦不爭執（詳兩造不爭執事項第2 項），故編號5 光碟與系爭專利申請專利範圍第1項比對，應落入其文義範圍。因被上訴人未主張逆均等論，故勿庸為逆均等之分析。
11.至於上訴人提出之編號4 光碟，係97年12月3 日所購得，已在系爭專利權96年1 月26日屆滿之後，無法證明係被上訴人於本件上訴人主張侵權期間89年3 月22日至91年6 月4 日中所產銷，併予敘明。
㈣退步而言，縱被上訴人抗辯稱自88年9 月間（或改稱之90年
間）起即以坑點方式製造編號6 之CD-R光碟屬實，編號6 光碟亦落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍：
1.編號6之CD-R光碟（下稱系爭光碟）之技術分析：⑴依據被上訴人101 年8 月23日「民事爭點整理（二）狀」第
6 頁最下圖，圖示中左邊為系爭專利實施例之上視圖、右邊為系爭光碟之上視圖（如本判決附圖二第1 圖所示），差異在於系爭專利實施例之軌道調變係以「徑向紋波之軌道圖案」方式呈現，而被上訴人抗辯系爭光碟之軌道調變係以「徑向無紋波之主軌道圖案」及主軌道圖案周邊之「不連續坑點之次軌道圖案」方式呈現。其中「不連續坑點之次軌道圖案」係順著螺旋方向呈現一恒定頻率調變之圖案以顯示週期調變特性，且調變之頻率係以一「數位位置資訊信號」調變，製作過程首先如被上訴人101 年3 月6 日投影片第4 頁之圖示（如本判決附圖二第2 圖所示），「數位位置資訊信號」即圖中之「Ip信號」，經「光調變裝置驅動器30A 」調變後信號為「光束7Bon/off信號」。再者，將調變後所得出之「光束7Bon/off信號」順著螺旋方向刻劃在記錄載體上以形成「不連續坑點之次軌道圖案」，刻劃方式即被上訴人101 年
3 月6 日投影片第5 頁之圖示（如本判決附圖二第3 圖所示），記錄載體即圖中之碟片5 ，將「光束7Bon/off信號」順著螺旋方向刻劃在碟片5 上，另外亦同時將「不控制光束7A」順著螺旋方向刻劃在碟片5 上以形成「徑向無紋波之主軌道圖案」在碟片5 上。刻劃後之記錄載體，其具有「徑向無紋波之主軌道圖案」及主軌道圖案周邊之「不連續坑點之次軌道圖案」，且其中「不連續坑點之次軌道圖案」順著螺旋方向呈現一恒定頻率調變之圖案，即被上訴人101 年3 月6日投影片第6 頁之圖示（如本判決附圖二第4 圖）中所示之「軌道圖案」，如同被上訴人於投影片中加註「『軌道圖案』與『Ip數位位置資訊信號』變化呈密切關連性」，當輻射波束順著螺旋方向照射至「軌道圖案」中之主軌道圖案周邊之「不連續坑點之次軌道圖案」時，該輻射波束照射至「不連續坑點之次軌道圖案」後將產生部分輻射波束反射，而該反射之部分輻射波束之強度變化將會依所照射「不連續坑點之次軌道圖案」順著螺旋方向之圖案變化而變化，因此該反射之部分輻射波束之強度變化將依該一恒定頻率調變之圖案而變化，該反射之部分輻射波束被檢波器接收後對應產生一恒定頻率調變之電信號，該電信號即為「時鐘信號」，「時鐘信號」經「解調變」後可獲得「數位位置資訊信號」，「數位位置資訊信號」即為記錄載體正被輻射波束掃描照射之位置資訊。而所謂「解調變」，可參考被上訴人101 年3 月
6 日投影片第4 頁之「調變」圖示，「解調變」即為「調變」之反向處理，亦即將圖中「on/off信號」（即「時鐘信號」）還原恢復出「Ip信號」（即「數位位置資訊信號」）之過程為「解調變」。
⑵系爭光碟進行燒錄資料時，亦即利用輻射波束「錄」資訊時
，參考被上訴人於101 年7 月10日所提「最高法院上訴理由」之投影片第7 、8 頁，亦即「錄」資訊之過程係利用雷射光束聚焦「輻射敏感層」加熱以形成一氣泡於其中，進而改變「輻射敏感層」之反射特性，可知「錄」資訊時，輻射波束同時照射「輻射敏感層」以及「徑向無紋波之主軌道圖案」、主軌道圖案周邊之「不連續坑點之次軌道圖案」（可參考被上訴人101 年5 月15日投影片第3 頁之示意圖，如本判決附圖二第5 圖，其中輻射波束中高能量之深藍色部分照射「徑向無紋波之主軌道圖案」、輻射波束中低能量之淺藍色部分照射「不連續坑點之次軌道圖案」），輻射波束中高能量之深藍色部分之照射改變「徑向無紋波之主軌道圖案」上方「輻射敏感層」之反射特性以將資訊記錄於其中，輻射波束中低能量之淺藍色部分被「不連續坑點之次軌道圖案」所反射，反射產生之光束調變信號即「不連續坑點之次軌道圖案」之軌道圖案所反射產生的光束調變信號，經檢波、再經解調變後，可恢復得出「數位位置資訊信號」，以此可得知輻射波束正「錄」系爭產品的哪個部分。
⑶系爭光碟進行讀取資料時，亦即利用輻射波束「讀」資訊時
，輻射波束同時照射「輻射敏感層」以及「徑向無紋波之主軌道圖案」、主軌道圖案周邊之「不連續坑點之次軌道圖案」，與前述「錄」資訊不同的是整個輻射波束必須不含有高能量之深藍色部分而僅含有低能量之淺藍色部分，以避免「輻射敏感層」再次改變光學反射特性，反射之輻射波束包含二個部分，第一部分為對「徑向無紋波之主軌道圖案」上方「輻射敏感層」圖案所反射產生的光束調變信號，第二部分為對「不連續坑點之次軌道圖案」所反射產生之光束調變信號，第二部分之光束調變信號經檢波、再經解調變後，可恢復得出「數位位置資訊信號」，以此可得知輻射波束正「讀」系爭光碟的哪個部分。
⑷被上訴人雖稱上開「不連續坑點」係位於「徑向無紋波之主
軌道圖案」之周邊，並另成一「不連續坑點之次軌道圖案」，非在主軌道內云云，惟該「不連續坑點」應在主軌道內，並非在主軌道外，詳後述。
2.比對系爭光碟落入系爭專利申請專利範圍第1項之文義範圍：
⑴關於1A、1B及1C技術特徵比對，由於「1A一種可以光學方式
讀取之記錄載體, 」、「1B含有一盤形基質上之一輻射敏感層, 」、「1C並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域, 該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊, 」為一般光碟片共通之特性，對此依據被上訴人「民事答辯（一）狀」第9 頁可知被上訴人對此亦不爭執，因此，系爭光碟落入系爭專利請求項1 之「1A」、「1B」及「1C」技術特徵之文義範圍。
⑵關於1D及1E技術特徵比對，由於系爭光碟之記錄載體，其具
有「徑向無紋波之主軌道圖案」及「不連續坑點」，且其中「不連續坑點」順著螺旋方向呈現一恒定頻率調變之圖案，當輻射波束順著螺旋方向照射至「軌道圖案」中之「不連續坑點」時，該輻射波束照射至「不連續坑點」後將產生部分輻射波束反射，而該反射之部分輻射波束之強度變化將會依所照射「不連續坑點」順著螺旋方向之圖案變化而變化，因此該反射之部分輻射波束之強度變化將依該一恒定頻率調變之圖案而變化，該反射之部分輻射波束被檢波器接收後對應產生一恒定頻率調變之電信號，該電信號即為「時鐘信號」，「時鐘信號」經「解調變」後可獲得「數位位置資訊信號」，「數位位置資訊信號」即為記錄載體正被輻射波束掃描照射之位置資訊。被上訴人亦自承系爭光碟具有時鐘信號及位置資訊信號，坑點之頻率係以位置資訊信號IP調變，利用坑點週期化即可讀出ATIP信號（見本院卷二第118 至122 頁、卷三第30頁、卷七第4 頁）。依據系爭專利「軌道」之解釋：「在記錄或讀取於記錄載體時，為使輻射波束被調變、反射並被檢波後產生一時鐘信號，該輻射波束所照射之範圍即為軌道」，則「徑向無紋波之主軌道圖案」及「不連續坑點」皆屬軌道之範圍，因此，系爭光碟之軌道因主軌道具有「不連續坑點」而落入系爭專利請求項1 「1D該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，」以及「1E其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。」技術特徵之文義範圍。因被上訴人未主張逆均等論，故勿庸為逆均等之分析。
⑶被上訴人自承由宜特公司所製作之「編號六光碟片母版及基
板（未塗佈染料，且未鍍反射層及保護膠）中軌道與坑點間凸脊之高度」鑑定報告中，「光碟基板剖面圖-3」可知，該光碟基板脊最高點之高度為223.792nm （即Pair 0，非上訴人所稱之200nm ），且其軌道與坑點間凸脊的高度為171.482nm（即Pair 1），又將脊最高點之高度223.792nm 減去軌道與坑點間凸脊之高度171.482nm ，即可知該「軌道與坑點間之凸脊」與「凸脊最高點」之高度差為52.310nm，而占其脊高度之23.3% （即52.310÷223.792 ）」等情（見本院卷三第177 頁），由其提出之宜特公司所作之電子顯微鏡照片及圖示（見本院卷三第142 至144 頁、第213 至217 、231頁），坑點並非位於脊上，而係位於凹槽中心線與脊中心線間之斜坡位置（如本判決附圖二第7 圖所示，該第七圖係被上訴人所提出），即上訴人所稱差脊高度1/3 ，或被上訴人所稱之差脊高度23.3% 之位置，與凹槽並無分融，而被上訴人自承凹槽為軌道，足見坑點係位於軌道內，並非位於軌道外而另成一次軌道（另案本院99年度民專上字第74號判決亦同此認定，見本院卷三第247 頁以下）。亦即系爭光碟係因「不連續坑點」使軌道為週期性的寬度調變，而依上述對系爭專利申請專利範圍第1 項中之軌道調變解釋應包含軌道寬度調變在內，故系爭光碟應落入系爭專利申請專利範圍第1項文義範圍。
⑷被上訴人固稱：一、系爭光碟之「徑向無紋波之主軌道圖案
」才為系爭專利申請專利範圍第1 項中所稱之「軌道」，而系爭光碟之「不連續坑點之次軌道圖案」既然在主軌道圖案之外當然非系爭專利申請專利範圍第1 項中所稱之「軌道」，由於系爭光碟之「徑向無紋波之主軌道圖案」沒有任何軌道調變之特性，故系爭產品未落入系爭專利請求項1 之「1D該資訊記錄區域顯示週期『軌道調變』特性，以產生一時鐘信號；」、「1E其特徵為『軌道調變』之頻率將以一數位位置資訊信號調變。」技術特徵之範圍。二、即使系爭光碟之「不連續坑點之次軌道圖案」亦為系爭專利申請專利範圍第
1 項中所稱之「軌道」，由於系爭光碟之「不連續坑點之次軌道圖案」並未有徑向紋波之搖動而未如系爭專利實施例之「徑向紋波之軌道圖案」以搖動方式呈現軌道調變，因此可證明系爭光碟之「不連續坑點之次軌道圖案」並沒有軌道調變之特性，且由於系爭光碟之「不連續坑點之次軌道圖案」呈現不連續而未如系爭專利實施例之「徑向紋波之軌道圖案」以連續圖案搖動方式呈現軌道調變，因此可證明系爭光碟之「不連續坑點之次軌道圖案」並沒有軌道調變之特性，故系爭光碟未落入系爭專利請求項1 之「1D該資訊記錄區域顯示週期『軌道調變』特性，以產生一時鐘信號；」、「1E其特徵為『軌道調變』之頻率將以一數位位置資訊信號調變。」技術特徵之範圍云云。惟查：一、系爭光碟之「不連續坑點」係位於軌道內，並非另於軌道外成另一次軌道，而「不連續坑點」順著螺旋方向呈現一恒定頻率調變，因此，被上訴人主張系爭光碟之軌道無軌道調變並不可採。二、雖系爭光碟之「不連續坑點」並未有徑向紋波之搖動而未如系爭專利實施例之「徑向紋波之軌道圖案」以搖動方式呈現軌道調變，惟「徑向紋波之軌道圖案」僅為系爭專利申請專利範圍第1 項之「螺旋或同心軌道圖案」下位概念，因此雖「不連續坑點」與「徑向紋波之軌道圖案」不同，但皆有顯示週期軌道調變特性且軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變，故被上訴人主張「不連續坑點」並沒有軌道調變之特性不可採。
⑸被上訴人雖主張工研院、宜特公司、國家實驗室等測試報告
書之量測結果雖顯示，上訴人生產的光碟片之軌道間距無明顯變化云云。惟上訴人係認為較寬之「深紅色」條狀部分為凹槽（即軌道，groove）、「淡黃色」之部分為脊（land）、接近線狀之「深紅色」部分係坑點（見本院卷三第145頁被上證18號），故認為編號6之CD- R光碟片之軌道並無「徑向波紋方式的軌道調變」。惟依本院卷三第145 頁被上證18號第2 頁之圖示所附之顏色高度表所示，係將凹槽至谷底
0 奈米起算至200 奈米左右用「深紅色」表示，自200 奈米起算至400 奈米之高度就用「淡黃色」表示，因此，高度未滿400 奈米至200 奈米之軌道斜坡部分，均會被視為脊（land）。上訴人將「淡黃色」部分解釋為脊（land），不當擴大了脊（land）的範圍，使原本係不在脊（land）上之事物（例如：坑點Pit ）均被錯誤解讀為在脊上，而依本判決附圖二第7 圖所示，坑點並非位於脊上，而係位於凹槽中心線與脊中心線間之斜坡位置，亦已見上述。因此，上訴人所提出之前揭鑑定報告，因為對於凹槽（groove）高度的測試不夠精確，根本無法正確顯示凹槽（groove）與脊（land）之範圍，上訴人以此作為編號6 之CD-R之軌道沒有偏擺，就是基於錯誤解讀而為之錯誤推論。再觀諸本院另案（99年度民專上字第74號）於100 年4 月27日準備程序期日對編號6之CD-R光碟片當庭以可錄式媒體規格分析器（CATS）進行測試，亦發現編號6 光碟之軌道（預刻溝槽，即伺服軌）具有擺動溝槽振幅，並非軌道之間距無明顯變化，亦可證明前開鑑定報告所為之推論，與實測結果不符，顯有錯誤，自不足採信。
⑹被上訴人復抗辯系爭光碟採用坑點方式係利用美國UZ000000
00000A1 專利及我國第491999號發明專利製造，應不侵害系爭專利云云。惟查，系爭專利申請專利範圍第1 項係屬「物」之發明專利，不論以何方式製造之CD-R光碟，只要落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍，即侵害系爭專利。
被上訴人並未證明系爭光碟確係利用上揭二專利製造者，且上揭我國第491999號發明專利係公告於91年6 月21日，而美國UZ00000000000A1 專利則於2011年（即民國100年）2 月10日始公開，被上訴人則稱於89年9 月（或90年）間即製造系爭光碟，其於89年9 月或90年間如何知悉利用上揭二專利製造光碟，亦屬費解，如其於89年9 月或90年間即知該二專利之技術，為何未先提出專利申請？尚且於上揭外國法院、美國ITC 判決其侵權程序中均未為此抗辯？顯見被上訴人抗辯系爭光碟採用坑點方式係利用美國UZ00000000000A1 專利及我國第491999號發明專利製造云云，應無可能。況且專利權有排他權，系爭光碟既落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍，即侵害系爭專利，亦不因系爭光碟係實施他專利而可排除侵權責任，縱被上訴人所稱屬實亦不能排除其侵權責任。再者，系爭光碟與上揭美國專利至少有以下之不同：
1.坑點結構不同：美國專利之坑點係與主軌道完全分離，坑點與主軌道之間互相獨立；惟系爭光碟之坑點係位於軌道上，屬軌道寬度之延伸，亦即軌道寬度之調變，兩者明顯不同。2.坑點長度不同：美國專利之坑點長度不一且不具週期性，而系爭產品之坑點長度一致且具週期性。3.軌道深度不同：美國專利之軌道深度為80 nm-130nm ，最佳為105nm ，而系爭產品之軌道深度為223.792 nm，二者相差一倍以上（以上見本院卷六第67、68頁）。系爭光碟與上揭我國專利亦有下列不同：1.主軌道結構不同：我國第491999號專利之主軌道具有徑向擺動之螺旋軌道；系爭光碟並無徑向擺動之螺旋軌道。2.坑點結構不同：我國專利之坑點的寬度和導槽的寬度相差不遠（分別為0.3mm 及0.25mm），而系爭光碟之坑點的寬度和導槽的寬度相差數倍；另我國專利之坑點的深度和導槽深度則相同（皆為70nm），而系爭光碟之坑點的深度和導槽深度則相差約4 倍（分別為52.310nm及223.792nm ）。
3.坑點週期性不同：我國專利不具週期性，而系爭光碟之坑點具週期性（見同上揭卷第69至71頁）。足見系爭光碟之技術特徵與上揭我國及美國專利並不同。被上訴人所稱不足採信。
㈤被上訴人巨擘公司應負侵權損害賠償責任，被上訴人邱丕良為侵權時之公司法定代理人應負連帶賠償責任：
1.按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專利法第84條第1 項定有明文。現行專利法雖未規定侵害人須具有故意、過失之主觀要件時始得請求損害賠償，惟關於侵權損害賠償之債，係為填補權利人因侵權事實所生之財產或非財產上損害，在調和個人自由及社會安全之價值衡量下，應採有責主義，以侵權人具有故意、過失時，始得請求其賠償損害。現行專利法雖未規定侵權人之主觀要件，惟其亦為侵權損害賠償之一環，故通說仍認以侵害人具有故意、過失之主觀要件時始得請求損害賠償（102 年1 月1 日起施行之新專利法已有此主觀要件之規定）。
2.法人（公司）是否有侵權行為能力，爭議已久，惟最近我國學者通說採法人實在說，認為法人（公司）有侵權行為能力，法定代理人為其代表機關，代表法人為行為，法定代理人之侵權行為即為法人之侵權行為（王澤鑑著「民法總則」，2006年8 月版，第188 頁；梁宇賢著「公司法精義」，97年
9 月1 日修訂初版，第27頁；最高法院84年度台上字第1532號、93年度台上字第1154號民事判決等參照）。本件上訴人主張被上訴人巨擘公司侵害系爭專利，惟依前述仍須其專利侵權行為具有故意、過失，始能請求其負損害賠償責任。
3.上訴人於86年6 月23日與被上訴人巨擘公司簽訂專利授權契約，依該契約之約定，被上訴人巨擘公司得使用上訴人所授權有關CD-R之專利（包含系爭專利），並應就此給付上訴人合約所訂之權利金及交付相關權利金報告。惟被上訴人巨擘公司於簽約後，自86年第4季起即違約拒絕給付權利金，亦不交付權利金報告，上訴人遂於89年3月21日終止專利授權契約，有郵局存證信函附卷可證。上訴人終止專利授權契約之行為，依該契約準據法荷蘭法之規定，核屬合法有效，自非被上訴人巨擘公司以我國法律規定所得任意指摘否認其效力。被上訴人巨擘公司本件侵權時之法定代理人邱丕良，明知上開授權契約已經上訴人終止，巨擘公司已無使用系爭專利之權利，不得再使用系爭專利技術製造光碟，卻仍繼續使用系爭專利製造CD-R光碟，且巨擘公司製造之CD-R光碟輸出德國，業經德國Mannheim地方法院於2002年（即民國91年）
3 月1 日判決侵害上訴人在歐洲之對應專利EP0000000B1 專利（包含系爭專利之要件），且邱丕良於本件訴訟中就系爭專利及其製造之CD-R光碟技術均能當庭詳細解說，顯見其具備該領域之專業能力，則邱丕良自無不知巨擘公司製造之CD-R 光 碟仍侵害系爭專利，詎其仍繼續主導巨擘公司製造侵害系爭專利之CD-R光碟，足見其有侵害系爭專利之故意。
再者，上訴人與巨擘公司另案權利金爭議案件中，巨擘公司始終主張專利授權契約違反公平交易法第10條第1 項第2 款，故依民法第71條之規定，應歸無效云云。惟倘如被上訴人巨擘公司主張專利授權契約自始無效，則邱丕良未經被上訴人同意即主導巨擘公司利用系爭專利製造銷售CD-R，即為故意侵害上訴人系爭專利權之行為。被上訴人邱丕良及巨擘公司辯稱無故意、過失皆不足採。故上訴人主張被上訴人巨擘公司應負專利侵權損害賠償責任，應為可採。
4.按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。次按公司法第23條所謂公司業務之執行，指公司負責人處理有關公司之事務而言（最高法院65年台上字第3031號判例參照）。復按公司法第23條規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償責任。此一公司負責人對於第三人之責任，乃係基於法律之特別規定，與一般侵權行為之構成要件不同；此所定連帶賠償責任，乃係基於法律之特別規定，並非侵權行為上之責任，故其請求權之消滅時效，應適用民法第125 條一般時效15年之規定（最高法院76年度台上字第2474號、78年度台上字第154 號、90年度台上字第382號、95年度台上字第1953號、96年度台上字第2517號等民事判決意旨參照）。上訴人主張被上訴人邱丕良為本件侵權時間89年3 月22日至91年6 月4 日時之巨擘公司之法定代理人，為邱丕良所不爭執，其執行巨擘公司製造銷售CD-R光碟業務，故意侵害系爭專利，故上訴人主張依公司法第23條第2項規定被上訴人邱丕良應與被上訴人巨擘公司負連帶賠償責任，即為可採。
㈥被上訴人巨擘公司自起訴回溯二年前之侵權行為時效已完成：
1.「按民法第197 條第1 項規定：因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。該條項所稱『自請求權人知有損害時起』之主觀『知』的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定（損害顯在化）或不法侵害之行為終了時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生（加害之持續不斷），致加害之結果（損害）持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別（量之分割）者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第197 條第1 項規定之趣旨，且不失該條為兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的。」（最高法院94年度台上字第148 號判決意旨參照）。
2.次按本條所定之請求權，自請求人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。」專利法第84條第5 項定有明文。未得專利權人之同意，意圖銷售而生產製造侵害專利權之產品，並於產製後銷售予他人，自生產製造時起以迄銷售予他人之時為止，侵權行為固在持續狀態中，惟侵害專利權之產品銷售予他人後，該部分侵害行為所造成之損害即可確定，損害結果亦可現實各自獨立存在，而可與其他侵權狀態尚在持續中之侵權行為相互區別，在量上亦可分割，被害人即可知悉該部分侵權行為之實際受損情形，故被害人因加害人銷售侵害專利權產品所受之損害係不斷漸次發生，應自被害人知悉或可得而知悉各該不斷發生之獨立行為所生損害之時起算侵權行為之消滅時效。再按以販賣為目的而生產製造侵害專利權產品，僅須加害人未得專利權人同意而生產製造即足以生損害於專利權人。蓋於專利權人未自行生產製造侵權產品之場合，其將受有授權金之損害。於專利權人或其被授權人自行生產製造專利品之場合，銷售專利品之業者除經專利權人或其被授權人寄售外，均須向專利權人或被授權人購買合法之專利品，則銷售專利品業者未向專利權人或被授權人購買專利品，轉而生產製造侵害專利之產品，專利權人或其被授權人銷售專利品之市場，即會因銷售專利品者業自行非法生產製造侵權物品而不購買合法專利品而萎縮，並受有同等數量之合法專利品無法售出之經濟上損害。是以販賣為目的而生產製造侵害專利產品，並非於侵害專利權之產品銷售後始會對於專利權人造成損害，且於侵害專利權產品銷售予他人前，被害人實際受損之情形尚無法確定，損害仍在繼續狀態中，尚無從起算侵權行為損害賠償請求權之消滅時效。
3.經查被害人因加害人生產製造侵害專利權產品並予銷售所受之損害，固應自加害人銷售時起算侵權行為之消滅時效，然被害人因加害人已生產製造尚未銷售所受之損害，則屬侵權持續尚在狀態中所受之損害，該部分之侵權行為消滅時效因侵權狀態尚在持續中而不得開始起算。則被害人於加害人提出侵權行為2 年短期消滅時效之抗辯後，其所得請求之損害即為自請求往前回溯2 年內因加害人銷售侵害專利權產品所受損害，及請求時因加害人已生產製造而尚未銷售之侵害專利權庫存品所受損害之總和。本件上訴人於91年6 月5 日對於巨擘科技公司提起本訴，請求被上訴人巨擘科技公司賠償損害，其請求超過自起訴之日起往前回溯逾2 年之部分，自已罹於侵權行為2 年之短期時效而消滅。就此部分被上訴人為二年時效完成之抗辯應為可採。則被上訴人僅得請求被上訴人巨擘公司賠償自89年6 月5日（即自起訴之日往前回溯2年之日）起至91年6 月4 日止之損害。
㈦損害賠償金額之計算：
1.按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」，「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益（第1 項）。」，專利法第84條第1 項、第85條第1 項分別定有明文。次按「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考」，辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2 項定有明文。而前開規定應為民事訴訟法第222 條、專利法第108 條準用第85條之補充解釋，且依據前開規定，關於損害賠償之計算基準中，原告係有選擇權，亦即為免原告已證明被告確實有侵害其專利權時，倘就關於損害賠償之計算方法加以限制，將導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，故規定由原告擇定關於損害賠償之計算方式。查本件上訴人選擇依被上訴人因侵害行為所得之利益，為其損害賠償之數額，並主張依被上訴人巨擘公司販售被控侵權物品侵害系爭專利權之數量及價額，計算本件損害賠償金額，即屬有據。
2.次按專利法第85條第1 項第2 款規定：專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。即明定於侵害人得證明其成本與必要費用時，得主張自所得利益中扣除成本或必要費用。然對於何謂成本與必要費用則未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，專利法第85條第1 項第2款所規定之成本與必要費用趨近於會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本。因此，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵害人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，通常為會計學上之毛利，而非再予扣除間接成本或稅捐之淨利或稅後淨利。
3.被上訴人巨擘公司未提出具體生產、銷售CD-R產品所支出之成本及必要費用之帳冊等財務資料，僅提出系爭會計師報告所揭示之概括「營業成本」、「營業費用」等資料，顯不足作為被上訴人巨擘公司生產、銷售CD-R產品所具體支出之成本及必要費用之證明。再者，所謂「必要費用」應係指費用之支出係作為侵害系爭專利權之行為所必要者，並非凡名為某某費者皆屬必要費用，被上訴人巨擘公司迄未就系爭會計師報告中何者為必要費用且有何支出必要為舉證，自不得認其已依專利法第85條第1 項第2 款就「必要費用」為舉證。
縱如被上訴人巨擘公司所述，其89至91年度係屬虧損狀態，主張其無任何獲利云云，亦不能認其並未因侵害系爭專利受有利益。蓋經營不善所造成之營業虧損，並不能抵免侵害系爭專利權所獲得之利益。
4.被上訴人所提之安永會計師事務所○○○會計師出具協議程序執行報告並未檢附相關CD-R客戶訂單、出貨單及庫存報表等原始帳簿憑證，除無法供查外，因會計師僅核對其總金額，復採抽核方式，亦無從勾稽，會計師所為之報告，顯不足允當表達被上訴人於本件請求期間針對CD-R銷貨收入及成本與費用，自不足資為被上訴人有利之證明。另提出○○○會計師之意見書，除未說明其為該意見書所憑據之審查準則公報及法律依據為何外，其完全未審閱、查核被上訴人CD-R產品之出貨單紀錄、客戶訂單紀錄、銷售發票開立明細、銷售明細表（應收帳款立帳明細表）及銷貨收入科目明細帳報表、成本費用等原始帳簿憑證，完全僅憑被上訴人單方製作及提出之彙總報表何以可空言主張被上訴人編製之CD-R銷貨收入及成本與費用表中的銷貨成本為CD -R 銷貨應負擔之成本，其意見書之憑信性及證明力顯有疑義，不足採信。
5.上訴人主張依被上訴人巨擘公司年報、網站所示，其89年至91年之銷售額達129 億餘元云云。惟查，上開銷售額係被上訴人巨擘公司之總銷售額，然被上訴人巨擘公司產銷之產品有多種，CD-R光碟僅是其中一種而已，自不得以上銷售額12
9 億餘元作為本件請求之CD-R光碟之銷售額而以之計算本件得請求金額。查被上訴人於原審自行提出之安永會計師事務所之協議程序執行報告（見原審卷六第330 至336 頁），其中列計巨擘公司自89年3 月22日起至91年6 月4 日止之CD-R營業收入淨額為8,242,951,544 元，雖其列計營業成本8,354,635,806 元，扣除營業成本後之毛利為負111,684,262 元，惟其係扣除那些營業成本，並未詳列，被上訴人亦未舉證，本院無從審核是否係確實為營業之成本，故其列計扣除營業成本後之毛利為負數者，即不足採信。按財政部同業利潤標準表89至91年之光碟毛利率均為31% ，淨利率均為13% （見本院卷四第11至16頁），上開收入淨額8,242,951,544 元係89年3 月22日起至91年6 月4 日（計26.4月）之收入，而本件上訴人僅得請求89年6 月5 日起至91年6 月4 日止（計
24 月 ）之損害，依比率計算該24月之收入淨額為7,493,592,313 元（元以下四捨五入，下同），上訴人主張應以毛利率計算，乘以31% 所得毛利為2,323,013,617 元。縱以被上訴人主張以淨利率計算（見本院卷八第4 至5 頁），乘以13% 所得淨利為974,167,001 元。而本件上訴人僅請求1 仟萬元，尚在上開淨利範圍內，應予准許。
七、綜上所述，本件上訴人依專利法第84條第1項、第85條第1項第2 款、公司法第23條等規定，請求被上訴人巨擘公司、邱丕良連帶給付一仟萬元，及均自起訴狀送達翌日即91年6 月14日起至清償日止，均按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。原審為上訴人敗訴判決，上訴人就上開金額本息部分上訴指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決該部分廢棄改判如主文第2 項所示，並依兩造聲請，分別酌定擔保金額准免假執行宣告。
八、因上訴人依上開規定請求被上訴人連帶賠償損害，業經判決准許如上，已達其本訴目的，上訴人另依民法第184 條第1項前段、第2 項、第185 條、第177 條第2 項及第179 條為同一聲明金額之請求，即無審酌必要。另兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，亦無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
九、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450 條、第
463 條、第78條、第85條第2 項，第390 條第2 項、第392條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 1 月 3 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 熊誦梅法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 102 年 1 月 9 日
書記官 蔡錦輝附註：
民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。