智慧財產法院民事判決
100年度民專上字第23號上 訴 人 博斯普有限公司兼法定代理人 陳俊璋被上訴人 日商‧宜麗客股份有限公司（エレコム株式会社）法定代理人 葉田順治訴訟代理人 陳和貴律師
吳婷婷律師施穎弘律師
參 加 人 經濟部智慧財產局法定代理人 王美花（局長）訴訟代理人 謝孟峰上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於本院中華民國100 年4 月21日99年度民專訴字第173 號第一審判決提起上訴，本院於101 年4 月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人銷燬產品，及命上訴人連帶給付逾新臺幣貳拾陸萬玖仟陸佰元本息部分，並該部分假執行之宣告，暨命上訴人連帶負擔訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請駁回。
原判決主文第一項關於命不得為一定行為部分，減縮為：博斯普有限公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用，或以上述目的而進口如附圖3 所示之產品。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用由上訴人連帶負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。
原判決主文第三項命上訴人連帶給付新臺幣貳拾陸萬玖仟陸佰元本息部分，上訴人如於執行標的物拍定、變賣或物之交付前，以新臺幣貳拾陸萬玖仟陸佰元預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
一、程序事項：㈠本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：
⒈按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之
一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。
⒉我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法
律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
⒊本件涉訟之當事人，被上訴人為依日本法律設立之法人，
其營業處所在日本，上訴人博斯普有限公司（下稱上訴人公司）、陳俊璋則為依我國法律設立之法人及中華民國人民，其營業處所及住所均在我國。另本件依被上訴人所起訴之事實，係主張上訴人於我國有侵害被上訴人之第D134
711 號「電腦用滑鼠」新式樣專利權（下稱系爭專利）之行為，應負連帶損害賠償、不為一定行為，並提出多項證據為證。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於專利權民事事件，且被上訴人業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院之對有國際裁判管轄權。
⒋被上訴人享有系爭專利權，此為兩造所不爭執。而依專利
法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
㈡準據法之選定：
⒈查被上訴人主張上訴人自民國99年5 月28日起至100 年3
月3 日止在我國境內侵害系爭專利權等語（見本院卷第2冊第4 頁之準備程序筆錄），據此請求上訴人連帶賠償，及不為一定之行為。是以依被上訴人主張之事實，本件涉外民事，在涉外民事法律適用法100 年5 月26日修正施行前發生，依自是日開始施行之涉外民事法律適用法第62條本文規定，本件應適用依修正施行前之規定以定準據法。
2.按（第1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第2項）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，100 年5 月26日修正施行前之涉外民事法律適用法第9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。
3.查被上訴人主張上訴人有侵害系爭專利權之行為，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際專利權法制，均認屬與專利權相關之侵權法律關係。而被上訴人主張本件侵權行為係發生在我國境內，且被上訴人所為損害賠償及不為一定行為之請求，亦為我國專利法所認許。是以依100 年5 月26日修正施行前之涉外民事法律適用法第9 條規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。
㈢查被上訴人未經我國經濟部認許，亦未指定我國境內之訴訟
及非訟代理人（見本院卷第1 冊第236 頁之陳報狀），故本件並無我國公司法第372 條第2 項規定之適用，而依我國專利法第91條規定、及世界貿易組織協定（WTO Agreement ）之「與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs ）」，被上訴人得提起本件民事訴訟。
㈣起訴聲明及上訴聲明之變動：
⒈被上訴人之起訴聲明第1 項請求不行為之對象原為被告（
包含上訴人公司、陳俊璋），嗣於本院審理時減縮請求對象為上訴人公司，經上訴人同意（本院卷第1 冊第215 至
216 頁之準備程序筆錄），依民事訴訟法第446 條第1 項規定，亦應准許。
⒉上訴人之上訴聲明原為：「原判決廢棄。」「請求舉
發D134711 系爭專利無效性。」（本院卷第1 冊第39頁），上訴人嗣於100 年9 月5 日當庭更正為：「原判決不利於上訴人部分廢棄。」「上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。」，並撤回原上訴聲明第2 項，經被上訴人同意（本院卷第1 冊第214 至215頁），依民事訴訟法第446 條第1 項本文規定，自應准許。
㈤參加訴訟部分：
查被上訴人起訴主張上訴人公司、陳俊璋侵害系爭專利權，請求上訴人公司、陳俊璋賠償損害，並請求上訴人公司不為一定行為。惟上訴人公司及陳俊璋抗辯系爭專利不具新穎性、創作性云云。經核上訴人公司及陳俊璋抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，而影響裁判之結果，該爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）表示意見之必要，經本院依智慧財產案件審理法第17條第1項規定，裁定命智慧財產局參加訴訟（見本院卷第1 冊第
223 頁），以關於系爭專利權有無應撤銷之原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。
二、兩造、參加人之聲明及陳述如下：㈠被上訴人起訴主張：被上訴人在我國取得系爭專利，上訴人
未經被上訴人之同意或授權，竟製造、販賣侵害系爭專利之系爭產品。被上訴人雖未於系爭專利產品上標示專利證書號數，然被上訴人前於99年5 月27日委請臺灣國際專利法律事務所寄發（99）林法字第118 號函予上訴人，是上訴人明知或可得而知系爭專利、專利產品及其內容等情，而上訴人進口之系爭產品1,050 件，應已全數售出，每件獲利200 元，故上訴人公司應賠償被上訴人之損害210,000 元，並依專利法第129 條準用同法第85條第3 項規定，請酌定3 倍之賠償金額即630,000 元。復依同法第129 條準用同法第85條第2項規定，請求上訴人公司應賠償被上訴人營業上信譽損害300,000 元。另上訴人陳俊璋為上訴人公司之法定代理人，應依民法第28條、公司法第23條第2 項規定，與上訴人公司負連帶賠償責任等語，求為命上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用，或以上述目的而進口系爭產品，其已進口未販賣之系爭產品應銷燬，且上訴人應連帶給付被上訴人930,000 元及自起訴狀送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息之判決。並陳明願供擔保，請准宣告假執行。
㈡上訴人則以：引證案早於系爭專利之申請日97年5 月28日，
故系爭專利不具新穎性。又滑鼠之滾輪裝置係於91年間所發明，引證案加上滾輪裝置即成為系爭專利，因滾輪裝置非系爭專利之特徵，故系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，且為熟習該項技術者所能輕易完成，並未增進功效，不具創作性。另系爭專利產品為有線之滑鼠，帶有連接電線用之圓管形連接部，經濟部商業局分類為一般電腦周邊產品，無須經過國家認證，兩者在法規上為不同之產品，且系爭專利具延伸出連接電線用之圓管形連接部，此為系爭產品所無，兩者在整體造型與製作模具均不相同，故系爭產品未侵權。
又上訴人公司於99年4 月16日接獲被上訴人警告書後，自同年5 月1 日起即未再銷售系爭產品，至今尚餘800 件系爭產品，而上訴人公司進口、販賣系爭產品時，系爭專利並不存在，直至同年7 月22日收到民事起訴狀始知悉系爭專利，故上訴人主觀上無侵害系爭專利之故意。另被上訴人並未舉證其損害及賠償金額之計算，且系爭專利有應撤銷之原因，依據智慧財產案件審理細則第35條規定，上訴人自無提出損害賠償事證或商業帳冊之義務與必要，又被上訴人於系爭專利產品上均未標示專利證號，依專利法第79條規定，被上訴人不得於我國向上訴人請求損害賠償。況系爭產品於系爭專利申請前已經存在於國內，依同法第57條第1 項第3 款規定，被上訴人無權請求銷燬等語，資為抗辯。
㈢原審判命上訴人不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販
賣、使用，或以上述目的而進口如原判決附圖三所示之系爭產品，並應銷燬其持有如附圖三所示之系爭產品，且上訴人應連帶給付被上訴人420,000 元及自99年7 月28日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並駁回被上訴人其餘之訴及假執行之聲請。上訴人就其敗訴部分聲明不服，提起上訴，並聲明：⒈原判決不利於上訴人部分廢棄、⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人就其敗訴部分則未聲明不服，故該部分已告確定，且其就原起訴聲明第1 項於本院審理時減縮為「上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用，或以上述目的而進口如原判決附圖三所示之產品。」，並就上訴人之上訴部分，則答辯聲明：駁回上訴。
㈣參加人之陳述：
系爭專利有舉發案，參加人於本件民事訴訟不便表示意見。
又本件舉發已作成審定舉發不成立，如兩造和解不成，即將公文寄出。
三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。
㈠被上訴人前於97年5 月28日以「電腦用滑鼠」向參加人申請
新式樣專利，並以日本00000000000 專利主張優先權（優先權日：西元2008年4 月18日），經參加人審查准予專利，於民國99年5 月1 日公告（公告號數：D134711 ，證書號數：
D134711 。即系爭專利），專利權期間自同年5 月1 日至11
9 年5 月27日止（原審卷第14至17頁之專利證書、專利公報，本院卷第1 冊第238 至242 頁之新型專利說明書）。
㈡上訴人公司（法定代理人為上訴人陳俊璋）於99年3 月10日
進口「卵形MOUSE 」（即系爭產品）1,050 件，每件成本不含稅為美金10元，當時匯率為美金1 元兌換新臺幣（下同）
33.2元，含稅成本為350 元。其後上訴人公司將之對外販賣，每件所得利潤為200 元，被上訴人於原審所提之「卵形MO
USE 」產品即為上訴人所進口者。另上訴人公司於100 年3月3 日，仍在「1111商搜網」張貼有關系爭產品之資訊（原審卷第19至20、151 、187 、213 、221 、225 、228 至23
7 、251 頁之系爭產品實物發票、原審言詞辯論筆錄、進口報單、網頁資料，本院卷第2 冊第6 頁之準備程序筆錄，並有系爭產品實物置於外放證物箱）。
㈢被上訴人於99年4 月16日寄發警告書予上訴人公司，表明系
爭產品侵害被上訴人之版權（日本設計專利第0000000 號）。嗣被上訴人於同年5 月27日委託陳和貴律師、吳婷婷律師發函予上訴人公司，表明系爭產品侵害系爭專利之意，並檢附日本外觀設計專利第0000000 號專利公報影本、系爭專利之專利公報影本、產品比較照片等，上訴人於同年月28日收受（原審卷第53至69、192 頁之律師函暨回執、警告書，本院卷第2 冊第7 頁之準備程序筆錄）。
㈣上訴人於99年8 月18日，以引證案（84年2 月11日公告之我
國第241085「電腦滑鼠」新式樣專利），主張系爭專利有違專利法第110 條第1 項及第111 條規定，對之提起舉發。經參加人審查，已為舉發不成立之審定，但尚未送出公文（本院卷第1 冊第158 至206 頁之專利舉發申請書、舉發答辯理由書，本院卷第2 冊第4 、58頁之準備程序筆錄）。
㈤被上訴人並未在系爭專利產品及其包裝上標示專利證書號數
（原審卷第186 頁之言詞辯論筆錄，本院卷第2 冊第4 頁之準備程序筆錄）。
㈥系爭產品之品名、型號分別為「無線卵形彩蛋滑鼠（型號P8
00-P）」（見原審卷第228 至229 頁）、「2.4G無線滑鼠（型號P800）」（本院卷第230 至232 、234 頁）、「2.4GHz無線蛋形滑鼠（型號P800）」（見原審卷第232 、236 頁）。其中P800-P是USB 的無線接收器，P800是滑鼠本體，USB的無線接收器置於滑鼠本體內，使用時始將該接收器插置於電腦USB 孔內。又2.4G、2.4GHz均為無線的頻率，二者相同，差異僅在前者的G 為後者的赫茲（GHz ）的簡稱。另「2.4GHz無線蛋形滑鼠（型號P800）」只在強調滑鼠的蛋形形狀，實際上與「2.4G無線滑鼠（型號P800）」並無不同（原審卷第228 至237 頁之網頁資料，本院卷第2 冊第4 至5 頁之準備程序筆錄）。
㈦上訴人公司自99年5 月1 日起迄今未再進口系爭產品（原審
卷第248 、250 頁之財政部關稅總局函、原審言詞辯論筆錄）。
四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第1 冊第21
6 至217 頁、第2 冊第26頁）：㈠系爭專利權有無應撤銷之原因？
⒈引證案能否證明系爭專利不具新穎性？⒉引證案能否證明系爭專利不具創作性？㈡被上訴人得否依專利法第129 條、第84條第1 項後段規定，
請求上訴人公司不得為一定行為？⒈系爭產品是否落入系爭專利申請專利之新式樣範圍？
（上訴人有為先前技藝之阻卻）⒉系爭產品是否於系爭專利優先權日前已存在國內之物品，
而依專利法第125 條第1 項第3 款、第27條第1 項規定，非系爭專利專利權之效力所及？㈢被上訴人得否依專利法第129 條、第84條第1 項前段、第85
條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項規定，請求上訴人連帶負損害賠償責任？⒈上訴人是否具侵害系爭專利權之故意？被上訴人是否依專
利法第129 條、第79條規定，因未標示專利證書號數而不得請求損害賠償？⒉被上訴人得否依專利法第129 條、第85條第1 項第2 款規
定，請求被上訴人公司賠償420,000 元？⒊被上訴人得否依公司法第23條第2 項規定，請求上訴人與
上訴人公司連帶負損害賠償責任？
五、得心證之理由：㈠關於系爭專利與引證案、系爭產品、先前技藝（即韓國KZ00
00000000000 號新式樣專利案，等同於我國第D112603 號專利）之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院依智慧財產案件審理法第8 條第1項 、第2 項規定，於審理時詳列各爭點明細，對兩造適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命兩造、參加人陳述意見，令其有辯論之機會，且經兩造充分攻防行言詞辯論，參加人表明因系爭專利有舉發案，於本件不便表示意見等語（本院卷第1 冊第224 至227 頁之審理單、通知，本院卷第2 冊第3 至4 頁之筆錄）。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會，本院即得參酌兩造、參加人所提之意見加以判斷。
㈡被上訴人之系爭專利權無應撤銷之原因：
⒈按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢
止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第
2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。
⒉上訴人於本件抗辯系爭專利不具新穎性及進步性，本院就
此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於97年5 月28日申請，以同年4 月18日為優先權日，經參加人審定准予專利後，於99年5 月1 日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法為斷。
⒊次按92年2 月6 日修正公布之專利法第109 條第1 項規定
：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」又同法第110 條第1 項第1 款、第
4 項規定：「（第1 項）凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。
（第4 項）新式樣雖無第1 項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利。」而系爭專利有無違反同法第110 條第1 項第1 款、第4 項所定情事而應撤銷其新式樣專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即上訴人）附具證據證明之。
⒋新式樣專利之判斷原則：
按新式樣專利乃對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作（92年2 月6 日修正公布之專利法第10
9 條規定參照），上揭規定原為90年10月24日修正公布之專利法第106 條第1 項規定，當時修正理由第一項載明：
「按新式樣專利與發明、新型專利之主要區隔，在於新式樣專利著重於視覺效果之增進強化，故明定創作須透過視覺訴求（eye-appeal）始受本法保護，所謂透過視覺訴求，係指創作藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺；至於視覺以外之其他感官作用，諸如聽覺、觸覺，縱對該創作亦發生感覺的認識，仍不屬於本法保護之範疇，爰參照英、日、韓等國之規定予以增訂。」可知立法者當時所稱「透過視覺訴求」，係限於「視覺之感官作用」及「藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺」，而排除「視覺以外之其他感官作用」（如聽覺、觸覺）。
⒌系爭專利之技術內容：
⑴系爭專利之創作的物品是電腦用滑鼠，主要是供一般事
務機器例如電腦等設備執行操作控制所用。由系爭專利之新式樣專利圖說各圖觀之，該滑鼠之造型為一握持部為橢圓形殼體，由前視圖觀之，該滑鼠的外殼大致分為三部分，最上層是屬於操作控制部，在圖面的較左邊具有一長圓形槽，且在該長圓形槽的前端形成1 道細溝，將該外殼分成左鍵及右鍵兩部分，並在該長圓形槽內配置一圓盤形的滾輪；另如仰視圖所示，該滑鼠的的底座（最下層），其高度一致，於一端延伸出連接電線用的圓管形連接部，而在底部的中間有一圓形部（光學感應部）者（本院卷第1 冊第239 頁之新式樣專利圖說中【創作說明】）。其相關圖式如附圖1 所示。
⑵解釋申請專利之新式樣範圍：
①按新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說
明，92年2 月6 日修正公布之專利法第123 條第2 項定有明文。
②系爭專利之圖面、創作說明已於前述。另參加人於系
爭專利申請專利過程中，曾於98年3 月4 日以韓國KZ0000000000000 、KZ0000000000000 、KZ0000000000
000 號新式樣專利案為參考文獻，認為：系爭專利與既有同類物品相較，係將上殼體頂面之橢圓形凹槽刪除及將圓形鈕變更為滾輪，此簡易變更、刪除係為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及之創作，難謂具創作性等語（本院卷第1 冊第
147 至149 頁之審查意見通知函、檢索報告），雖被上訴人為申復之說明，參加人仍於同年6 月3 日為不予專利之核駁審定（本院卷第1 冊第137 至146 頁之專利核駁審定書、）。嗣經被上訴人申請再審查，敘明系爭專利與參加人於初審時索引之韓國專利案之差異後，參加人即於99年2 月24日准予專利（本院卷第
1 冊第119 至136 頁之專利再審查核准審定書、專利再審查理由書）。因此，經參加人再審查，系爭專利與前開3 項韓國專利案比對後，客觀上具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，始准予新式樣專利。
③綜上，系爭專利之新穎特徵在於渾圓外觀、兩環簡潔
之分割線設計，暨1 道細溝將外殼分成左鍵及右鍵兩部分。該滑鼠握持之整體造型呈一渾圓似半個卵形殼體，外殼大致分為三層，最上層是屬於操作控制部，具有一長圓形槽，槽的前端形成1 道細溝，將該外殼分成左鍵及右鍵兩部分，並在該長圓形槽內配置一圓盤形的滾輪；最上層與中層間具一傾斜環狀之分割線；下層為底座，其與中層間為一水平環狀之分割線，致底座之高度一致，底座之一端延伸出連接電線用之圓管形連接部，並在底部之中間設一圓形光學感應部。
⒍引證案之技術內容：
⑴上訴人所提之引證案為84年2 月1 日公告之我國第2410
85號「電腦滑鼠」新式樣專利（原審卷第161 至170 頁之專利公報、新式樣專利圖說。相關圖式如附圖2 所示），其公告日早於系爭專利優先權日（97年4 月18日），且二者均為電腦滑鼠，故引證案得為系爭專利之先前技藝。
⑵引證案係於滑鼠本體前緣兩側表面具有一凹面，使其外
型更顯示凹凸有緻，配合其圓滑柔美之整體外型，且在柔順外型之下亦具有剛勁之美，亦能凸顯出其整體造型之設計創意（原審卷第165 頁之新式樣專利圖說中【創作說明】）。
⒎引證案無法證明系爭專利不具新穎性：
依引證案之圖面（如附圖2 所示）及創作說明觀之，引證案的電腦滑鼠整體外觀呈扁橢圓形體，腰間設一環分割線，將整體分成上、下兩層，上層為操作部，其一端設三個併排之操作鍵，構成「皿」字形，底部設長圓形內含圓形設計。而系爭專利之滑鼠的造型為一握持部為橢圓形殼體，其外殼大致分為三部分，最上層是屬於操作控制部，較左邊具有一長圓形槽，且在該長圓形槽的前端形成一道細溝，將該外殼分成左鍵及右鍵兩部分，並在該長圓形槽內配置一圓盤形的滾輪；另該滑鼠的的底座（最下層），其高度一致，於一端延伸出連接電線用的圓管形連接部，而在底部的中間有一圓形部（光學感應部）。經比對引證案與系爭專利，引證案之橢圓形體較扁，僅為兩層之設計構成，故二者的控制鍵部分設計不同，且引證案並無滾輪。
因此，以一般消費者選購電腦滑鼠之觀點，如將引證案與系爭專利為異時異之整體比對，透過視覺觀察後綜合判斷二者之整體視覺性設計，系爭專利之圓潤、簡潔的視覺印象未見於引證案，且系爭專利所產生之視覺印象，不致使相關消費者將系爭專利之整體設計誤認為引證案，而產生混淆之視覺印象。是以，引證案與系爭專利之整體視覺性設計並不相同，亦不近似，故引證案無法證明系爭專利不具新穎性。
⒏引證案無法證明系爭專利不具創作性：
系爭專利之半卵形的圓潤輪廓線之視覺印象與引證案之輪廓線呈橢圓形體較扁者具有差異性。又系爭專利以1 道細溝將控制部分，形成左鍵及右鍵兩部分之設計，其與引證案呈「皿」字形之控制鍵設計不同，且系爭專利整體為三層式之設計形式，上、中層之分隔線係由一端向另端斜傾，而引證案為上、下雙層式設計，亦不具有類似之傾斜分隔線，故引證案與系爭專利明顯具有前述多處設計差異點，亦即系爭專利之整體設計在視覺上並未已揭露於引證案。整體觀之，引證案與系爭專利之視覺效果與設計手法迥異，所屬電腦滑鼠技藝領域中具有通常知識者透過眼睛對引證案所生之感覺，難以依引證案之較扁橢圓形體輪廓線、「皿」字形之控制鍵及兩層分隔線等特徵之先前技藝，思及系爭專利之半卵形的圓潤輪廓線、頂部控制鍵設計、及上中下之三層分隔線等造形特徵，故系爭專利之整體造形設計非可由引證案易於思者及，引證案無法證明系爭專利不具創作性。
⒐上訴人之下列主張不可採：
⑴上訴人於100 年5 月26日、同年8 月5 日所提上訴狀、
上訴爭點整理狀主張：「被上訴人於民事起訴狀中所提供專利申請之引證案中，因有參考其KZ000000000000的習知技術之設計（原證五）；又查等同於與中華民國專利D112603 號專利相同，有該先前技術存在並該專利技術創作說明：很清楚表達該滑輪前具分割細縫而分為左右寬弧狀鍵面，完全揭露先前技術。」云云（本院卷第
1 冊第23、39至40頁）。然被上訴人於原審所提「原證五」，係臺灣國際專利法律事務所於99年7 月14日所出具之「專利侵害鑑定意見書」（原審卷第21至52頁），所稱「KZ000000000000」引證案，乃系爭專利申請過程中，參加人於初審時所提之引證案。又上訴人雖提及韓國第KZ000000000000號專利案、我國第D112603 號專利及其創作說明，惟兩造嗣於同年9 月5 日準備程序時協議簡化爭點，確認於本件係以引證案（即第241085號新式樣專利）為判斷系爭專利是否具有新穎性及創作性之引證（本院卷第1 冊第216 頁），是韓國第KZ000000000000號專利案、我國第D11260 3號專利均非本件判斷系爭專利有無應撤銷原因之引證，本院即無庸審究。況上訴人僅以我國第D112603 號專利之創作說明所載「該滑輪前具分割細縫而分為左右寬弧狀鍵面」等文字，遽謂系爭專利有參考韓國第KZ0000 00000000 號專利案之習知技術設計、等同於我國第D112 603號專利，而未比對各該專利之整體造形設計及其視覺效果有何異同之處，亦有違誤。
⑵上訴人主張滑鼠之滾輪裝置係於91年間所發明，引證案
加上滾輪裝置即成為系爭專利，因滾輪裝置非系爭專利之特徵，故系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，且為熟習該項技術者所能輕易完成，並未增進功效，不具創作性云云（本院卷第1 冊第23頁）。惟按新式樣專利乃對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，其與發明、新型專利之主要區隔，在於新式樣專利著重於視覺效果之增進強化，已於前第五㈡⒋項所述。上訴人前開有關「滾輪裝置」、「增進功效」等主張，並未本於視覺訴求、視覺之感官作用判斷，於本件新式樣專利案誤用發明專利、新型專利之進步性判斷原則，顯不可採。
⑶上訴人主張被上訴人於原審所提之專利侵害鑑定報告書
所載：系爭專利於審查階段，參加人之前案檢索報告的KZ0000000000、KZ0000000000、KZ0000000000等3 項先前技藝韓國專利案，在先前技藝的物品中僅分別揭示與系爭專利近似的圓盤形滾輪、長圓形槽及1 道細溝，但不具備「蛋形」殼體等語，而上訴人所提之引證案是依「蛋形」所設計，已將相當的「蛋形」完全揭示，所以「蛋形」所指的渾圓外觀及兩環分割線均為先前技藝之習知技藝云云（本院卷第1 冊第90至91、208 、252 頁）。惟本件業經兩造當庭協議簡化爭點，確認本件係以引證案（第241085號新式樣專利）為引證（本院卷第1冊第216 頁），是上訴人所指前開3 項韓國專利案並非本件判斷系爭專利有無應撤銷原因之引證，本院無須審究，合先敘明。況參加人於系爭專利初審階段，固以前開3 項韓國專利案為先前技藝而認系爭專利不具創作性，惟經再審查之後，即准予專利（如前第五㈡⒌⑵②項所述），新式樣專利之判斷重點在於其整體設計所產生的視覺效果，雖前開3 項韓國專利案的電腦滑鼠各有揭露類似的圓盤形滾輪、長圓形槽及1 道細溝等細部設計，上訴人所提之本件引證案亦揭露橢圓形殼體的細部設計，惟系爭專利之整體設計與前開3 項韓國專利案、本件引證案之整體設計予人之視覺效果並不相同，而具新穎性、創作性。上訴人逕以各先前技藝的物品中所揭示的圓盤形滾輪、長圓形槽及1 道細溝、與本件引證案的「蛋形」，遽謂渾圓外觀及兩環分割線均為習知技藝云云，忽略新式樣專利整體設計視覺效果之判斷原則，亦誤解被上訴人所提專利侵害鑑定報告書第5 至6 頁所為「系爭專利之新穎特徵」亦採整體設計之分析內容與結論（原審卷第25至26頁）。
⑷上訴人主張：系爭專利在專利再審查理由書中，於「本
創作的創作理念」中說明被舉發人在創作理念以「蛋」作為創作理念，而「蛋」原屬於自然物是自始即有的，本案之形狀特徵乃利用具自然物之蛋為主體形狀，顯係利用自然之直接模仿轉用。又系爭專利係用蛋形殼身與漸進式三層，但本案之形狀特徵乃利用具象之蛋形為主體形狀，顯係利用自然之模仿轉用，按自然物之形狀為自始即有的，並非人為所設計，其直接轉用於物品上時，不具物品形狀之創作性云云（本院卷第1 冊第251 至
254 頁）。然按申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係動物、植物、礦物、彩虹、雲朵、日月星辰、山川河海等宇宙萬物、萬象等之直接應用，整體設計並未產生特異之視覺效果者，均應認定為易於思及，不具創作性；惟若新穎特徵不在於該自然形態，即使該新式樣中包含自然形態，只要整體設計具特異之視覺效果，仍得認定該新式樣具創作性，而系爭專利核准審定時有效之2005年版專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查「3.
4.1.1 模仿自然界形態」亦有類似規定。系爭專利雖係「蛋」之輪廓，然其尚有「蛋形輪廓係為半個卵形體，又分為上、中、下三層，在控制部頂面具有細溝、控制鍵、長圓形槽及圓盤形滾輪之修飾及元件，下層為底座，一端具有無線接收之圓形部，底部中間設一圓形光學感應部等」之造形特徵，此類造形特徵顯非天然之「蛋」所具有，系爭專利因具有此類設計修飾而顯現其特異之視覺效果，故整體觀察系爭專利之設計的視覺上效果，系爭專利並非自然物之直接應用，而具有創作性。上訴人此部分主張，要無足取。
⒑綜上，引證案無法證明系爭專利不具新穎性及創作性，故
上訴人抗辯系爭專利有應撤銷之原因云云，於法無據，而被上訴人依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，於本件民事訴訟中得對於上訴人主張新式樣專利之權利。
㈢被上訴人得請求上訴人公司不得為一定行為，而不得請求銷燬系爭產品：
⒈被上訴人主張上訴人侵害系爭專利之期間為99年5 月28日
起至100 年3 月3 日止（見本院卷第2 冊第4 頁之準備程序筆錄），是以系爭專利權是否受到侵害，應以當時有效之99年8 月25日修正公布專利法（即現行專利法）為法規依據（最高法院98年度臺上字第997 號民事判決參照）。
⒉按新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害，
有侵害之虞者，得請求防止之，且對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置（專利法第129 條準用第84條第1 項中段、後段、第3 項規定參照）。另關於新式樣專利侵權判斷，首應審酌系爭產品是否落入系爭專利專利權範圍，此係比對系爭產品之技藝內容與系爭專利申請專利之新式樣範圍，而與專利權人依系爭專利所實施之產品無涉。至其判斷流程，分為「解釋申請專利之新式樣範圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與系爭產品」。關於第二階段「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與系爭產品」包括下列步驟：
⑴解析系爭產品之技藝內容：以該新式樣所屬技藝領域中
具有通常知識者之水準，先就系爭產品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。
⑵判斷系爭產品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似
：以普通消費者之水準，判斷解析後系爭產品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入⑶之判斷；如否，則未落入專利權範圍。
⑶判斷系爭產品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是
否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後系爭產品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入⑷之判斷；如否，則落入專利權範圍。
⑷若系爭產品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同
或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷系爭產品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入⑸之判斷；如否，則未落入專利權範圍。
⑸若系爭產品包含新穎特徵，且行為人主張適用「禁反言
」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷系爭產品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」。
①行為人可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。
②若系爭產品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷系爭產品為落入專利權範圍。
若系爭產品不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則判斷系爭產品落入專利權範圍。
⒊系爭產品落入系爭專利申請專利之新式樣範圍：
⑴如前第三㈡項所述，系爭產品為上訴人公司所進口、販
賣，本院即得據此與系爭專利申請專利之新式樣範圍為技術比對。而系爭專利申請專利之新式樣範圍之解釋，已於前第五㈡⒌項所述。
⑵系爭產品技藝內容之解析：
系爭產品概呈半個卵形體，分為上、中、下三層，上層為操作控制部，在控制部頂面一端設1 道細溝，將控制部分成左鍵及右鍵兩部分，細溝之另一端連設一長圓形槽，並在長圓形槽內配置一圓盤形之滾輪；中層與上層間為一傾斜環狀之分割線；下層為底座，其與中層間為一水平環狀之分割線，致底座之高度一致，底座之一端具有無線接收之圓形部，並在底部之中間設一圓形光學感應部（如附圖3 所示）。
⑶系爭產品與申請專利之新式樣物品之比對：
①按物品是否相同或近似之判斷，應考量商品產銷及使
用的實際情形，並得參酌「國際工業設計分類」。查系爭產品為無線滑鼠，而系爭專利為有線滑鼠，其聯合新式樣專利第D134711U01號則為無線滑鼠，此有前開聯合新式樣專利之新式樣圖說公報本附卷可稽（本院卷第1 冊第98至103 頁），並為兩造所不爭執（原審卷第151 頁之筆錄，本院卷第1 冊第51頁之被上訴人書狀第4 頁第㈡⒈項，本院卷第1 冊第246 頁之被上訴人書狀第3 頁第㈢⒉項。本院卷第1 冊第253 頁上訴人書狀第4 頁第⒊項）。惟無論是有線滑鼠或無線滑鼠，其均是作為電腦輸入裝置使用、或供電腦執行操作控制所用，其用途、功能相同，且二者之銷售管道亦同。並參酌國際工業設計分類LOC 「14-02 」為第二階分類號碼「數據處理設備及相關的儀器、裝置」，第三階分類號碼「C0607 」為「滑鼠」。而系爭專利（有線滑鼠）之國際工業設計分類LOC 為「14-02 C0607-02」（本院卷第1 冊第237 頁）；被上訴人之聯合新式樣專利第D134711U01號（無線滑鼠）的國際工業設計分類LOC 為「14-02 C0607 」（本院卷第1 冊第99頁）；上訴人於原審所提之訴外人第D133
572 號「滑鼠MOUSE 」新式樣專利，為「一種以有線或無線方式連接於具顯示器之電子裝置，用以控制螢幕畫面之游標移動以及相關功能的滑鼠」，其國際工業設計分類LOC 亦為「14-02 C0607 」（原審卷第19
3 至194 頁）；訴外人正崴精密工業股份有限公司之第D139659 號「無線滑鼠」新式樣專利，其國際工業設計分類LOC 亦為「14-02 C0607 」（本院卷第1 冊第57頁）。足見「有線滑鼠」與「無線滑鼠」之國際工業設計分類LOC 第二、三階分類號碼同為「14-02C0607 」，而同屬「滑鼠」物品，故系爭專利與系爭產品均為相同之物品。
②上訴人辯稱系爭專利為有線滑鼠，而系爭產品為無線
滑鼠，該國際工業設計分類為「14-3」屬通訊設備、無線遙控和無線電放大器，且販賣無線電波產品之業務為經濟部商業司分類F401021 營業項目，且須向國家通訊委員會NCC 申請無線電低功率射頻器材，可證系爭產品與系爭專利並不相同云云（本院卷第1 冊第
21、41、93至94、208 至209 頁）。如前所述，無論有線滑鼠或無線滑鼠，均屬國際工業設計分類LOC 「14-02 C0607 」之「滑鼠」物品，而非國際工業設計分類LOC 「14-03 」之「通訊設備、無線遙控和無線電放大器」物品，上訴人此部分抗辯應屬未洽。又國際工業設計分類為我國專利法導入羅卡諾協定之國際工業設計分類（Locarno Agreement Establishing
an International Classfication for IndustrialDesigns ），作為新式樣專利分類之基礎，自可作為判斷系爭產品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似之參考標準。至上訴人所指經濟部商業司之營業項目分類、NCC 無線電低功率射頻器材之產品認證，分別為各該主管機關為管理公司營業、通訊與傳播服務所為之設定與分類，與本件新式樣專利案件判斷物品是否相同或近似無涉。故上訴人此部分抗辯，委無可採。
⑷系爭產品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體之判斷：
系爭專利與系爭產品比對，二者均呈半個卵形體，分為上、中、下三層，上層為操作控制部，在控制部頂面一端設1 道細溝，將控制部分成左鍵及右鍵兩部分，細溝之另一端連設一長圓形槽，並在長圓形槽內配置一圓盤形之滾輪；中層與上層之間為一傾斜環狀之分割線；下層為底座，其與中層之間形成一水平環狀之分割線，致底座之高度一致，底座一端皆有一圓形部，並在底部中間設一圓形光學感應部，是系爭專利與系爭產品整體視覺性設計幾乎相同。經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，系爭產品所產生之視覺印象，會使普通消費者將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆的視覺印象，故系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似。
⑸系爭產品具系爭專利之新穎特徵：
系爭專利之整體視覺性設計與系爭產品近似程度幾近相同，已於前述，而以系爭專利所屬滑鼠技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷系爭產品顯具系爭專利「呈一渾圓似半個卵形殼體，外殼大致分為三層，最上層是屬於操作控制部，具有一長圓形槽，槽的前端形成1 道細溝，將該外殼分成左鍵及右鍵兩部分，並在該長圓形槽內配置一圓盤形的滾輪；最上層與中層間具一傾斜環狀之分割線；下層為底座，其與中層間為一水平環狀之分割線，致底座之高度一致，底座之一端延伸出連接電線用之圓管形連接部，並在底部之中間設一圓形光學感應部」之新穎特徵，而可認定系爭產品包含系爭專利之新穎特徵。
⑹先前技藝阻卻之判斷：
如前所述，系爭產品包含系爭專利申請專利之新式樣的新穎特徵。而上訴人以韓國第KZ000000000000號專利案（等同於我國第D112603 號專利），主張本件應有「先前技藝阻卻」云云。惟上訴人所提之「先前技藝」韓國KZ0000000000000 號專利案（原審卷第42至44頁，相關圖面如附圖4 所示。相當於我國D112603 號專利），該滑鼠之造形，其外殼非如系爭產品（如附圖3 所示）般呈卵形體，其上、中、下三層分隔線亦與系爭產品不同，且該滑鼠上層為操作控制部頂面之整體線條取向與按鍵分配形狀均與系爭產品具明顯差異性。因此，整體觀之，系爭產品與上訴人所提之先前技藝（韓國第KZ000000000000號專利案）既不相同亦不近似，自無「先前技藝阻卻」之適用。
⑺至上訴人主張其於原審「提出系爭產品是否全要件落入
系爭專利及文義讀取、均等論，原審答應給予上訴人資料是否落入資料，但是卻未有下文」云云（本院卷第1冊第40頁）。然所謂「全要件」、「文義讀取」、「均等論」等，乃判斷是否侵害發明專利及新型專利之原則，並非新式樣專利侵害判斷原則。是上訴人此部分主張顯有誤解。
⑻綜上，系爭產品落入系爭專利之專利權範圍。
⒋系爭產品非於系爭專利優先權日前已存在國內之物品，而為系爭專利權之效力所及：
⑴按新式樣專利權之效力，不及於申請前已存在國內之物
品，專利法第125 條第1 項第3 款定有明文。又申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第1 次依法申請專利，並於第1 次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權，同法第27條第1 項亦有明文。又同法第125 條第
1 項第3 款所定申請前，於依同法第27條第1 項或第29條第1 項規定主張優先權者，指該優先權日前，專利法施行細則第37條規定甚明。
⑵查系爭專利之申請日為97年5 月28日，優先權日為同年
4 月18日，公告日為99年5 月1 日，已於前第三㈠項所述。是以本件得依專利法第125 條第1 項第3 款規定主張非新式樣專利權之效力所及者，以該物於優先權日（97年4 月18日）前已存在國內者為限。而上訴人公司係於99年3 月7 日始進口系爭產品（如前第三㈡項所述），因此，系爭產品並非於系爭專利優先權日前已存在國內之物品，上訴人無從依同法第125 條第1 項第3 款、第27條第1 項規定，主張非系爭專利專利權之效力所及。
⒌查被上訴人起訴時即提出「卵形MOUSE 」物品實物、照片
及發票（原審卷第19至20頁，產品實物置於外放證物箱），上訴人於原審99年12月30日準備程序自承該物品為其所進口（原審卷第151 頁）。而上訴人公司於99年3 月10日進口系爭產品1,050 件，已於前第三㈡項所述，被上訴人則主張已全數售出等語（本院卷第1 冊第5 頁），上訴人則辯稱被上訴人於99年4 月16日發給上訴人警告函，故店家退貨予上訴人，之後均未發貨予店家（原審卷第152 頁），上訴人自同年5 月28日後即未繼續銷售系爭產品，尚餘800 多個（原審卷第186 頁），目前尚有800 個，販售部分是在被上訴人取得專利之前（原審卷第225 頁）云云。經被上訴人於原審100 年3 月3 日審理時請求上訴人提出販售系爭產品之出貨資料，上訴人表明於詢問會計後陳報等語，原審即諭知如上訴人未提出系爭產品出貨資料，將受不利益影響（原審卷第225 頁）。其後上訴人於原審同年4 月8 日審理時陳稱：請會計整理尚未取得（帳冊資料）等語（原審卷第251 頁），遲至原審言詞辯論終結後、宣判前，上訴人於同年月13日始提出送貨單、發票，並辯稱其於99年4 月6 日出貨250 件滑鼠予訴外人琥昇科技有限公司（下稱琥昇公司）云云（原審卷第271 至273 頁）。嗣經本院於100 年10月3 日準備程序曉諭上訴人應就何時售出系爭產品？售出之價格、數量為何？現餘數量為何？等事項，依民事訴訟法第344 條第1 項第4 、5 款規定，提出商業帳簿、與販賣系爭產品之資料，如無正當理由不提出者，本院將依同法第345 條第1 項規定，審酌情形認被上訴人所為上訴人已全部售出進口系爭產品1,050件之主張為真實，上訴人即表明可再提出系爭產品的帳冊等資料及存貨照片（本院卷第2 冊第5 頁之準備程序筆錄）。惟直至本件101 年4 月11日言詞辯論終結時止，上訴人均未提出其他銷售、送貨、退貨資料或存貨照片等供參，應認上訴人公司進口之系爭產品1,050 件業已全數售出。
⒍綜上所述，系爭產品落入系爭專利申請專利之新式樣範圍
，且系爭產品非於系爭專利優先權日前已存在國內之物品，而為系爭專利權之效力所及。因被上訴人就系爭專利指定新式樣所施予之物品「電腦用滑鼠」，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權（專利法第
123 條第1 項規定參照），而上訴人公司所販賣之系爭產品侵害系爭專利權，且上訴人公司於99年5 月28日即已收到被上訴人表明系爭產品侵害系爭專利權之律師函（如前第三㈢項），仍於100 年3 月3 日在網路上張貼販賣系爭產品之網頁資料（原審卷第225 、228 至237 頁），是上訴人公司日後確仍有侵害系爭專利權之虞。因此，被上訴人依專利法第129 條、第84條第1 項後段防止侵害規定，請求上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用，或以上述目的而進口如附圖3 所示之產品，於法有據。惟因上訴人於99年3 月10日所進口之系爭產品1,050 件業已全數售罄，已於前述，則被上訴人依同法第
129 條、第84條第3 項規定，請求銷燬已進口未販賣之系爭產品，即屬無據。
㈣上訴人應負連帶損害賠償責任：
⒈按新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害（專
利法第129 條準用第84條第1 項前段規定參照）。又同法第129 條準用第85條第1 項第2 款、第3 項規定：「（第
1 項）依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。（第3 項）依前2 項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3 倍。」⒉上訴人是具侵害系爭專利權之故意：
⑴按新式樣專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證
書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未附加標示者，不得請求損害賠償，但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限（專利法第
129 條準用第79條規定參照）。⑵上訴人公司雖於99年3 月10日進口系爭產品1,050 件，
並於同年4 月6 日販賣其中250 件予琥昇公司（原審卷第273 至274 頁之送貨單、發票），惟系爭專利之專利權期間自同年5 月1 日至119 年5 月27日止（如前第三㈠項所述），故上訴人公司上開進口系爭產品1,050 件、及販賣其中250 件之行為，即未侵害系爭專利權。至被上訴人固未在系爭專利產品及其包裝上標示專利證書號數（如前第三㈤項所述），惟上訴人公司於99年5 月28日即已收到被上訴人表明系爭產品侵害系爭專利權之律師函暨系爭專利之專利公報影本等附件（如前第三㈢項），上訴人自此時起即已明知侵權情事，卻仍繼續販賣系爭產品，並於100 年3 月3 日在網路上張貼販賣系爭產品之網頁資料（原審卷第225 、228 至237 頁），堪認被上訴人主張上訴人公司自99年5 月28日起至100年3 月3 日止，故意以擅自販賣、為販賣之要約的方式侵害系爭專利權之主張（本院卷第2 冊第4 頁之準備程序筆錄）為可取，而依專利法第129 條準用第79條但書規定，被上訴人仍得請求損害賠償。
⒊查上訴人於99年3 月進口系爭產品1,050 件，於同年4 月
6 日售出250 件（原審卷第273 至274 頁），尚餘800 件（1,050-250=800 ），業已全數售罄，已於前述。因上訴人公司遲未提出相關銷售、退貨或存貨資料，故推論所餘
800 件係於同年4 月7 日起至100 年3 月3 日之期間（計10個月25日，共325 日）所出售，以平均方式推算自99年
5 月28日起至100 年3 月3 日止（計9 個月4 日，共274日）販賣系爭產品674 件（800 件X274/325=674.4件，小數點以下四捨五入）。而上訴人公司販賣系爭產品，其每件所得利潤為200 元（如前第三㈡項所述），是以上訴人公司因本件侵害行為所得之利益為134,800 元（$200X674件=$134,800 ）。並審酌上訴人公司於收受被上訴人之律師函後，仍於99年5 月28日起至100 年3 月3 日故意販賣系爭產品674 件，並於網路上張貼販賣系爭產品之網頁資料等情，酌定上訴人公司應賠償2 倍損害額即134,800 元（$134,800X2=$269,600 ）。而上訴人陳俊璋為上訴人公司之法定代理人，自應依公司法第23條第2 項規定，與上訴人公司連帶負損害賠償責任。
六、綜上所述，被上訴人請求上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用，或以上述目的而進口如附圖
3 所示之產品，並請求上訴人連帶給付269,600 元及自起訴狀繕本送達翌日（即99年7 月28日，見原審卷第82頁）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就超過上開應准許部分（即命上訴人銷燬產品，及命上訴人連帶給付逾269,600 元本息部分），為上訴人敗訴判決，自有未洽。上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2 項所示。至上開應准許部分，原審判命上訴人不得為一定行為及連帶給付，並依職權為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。而因被上訴人於本院審理時將請求不行為之對象減縮為上訴人公司（本院卷第1 冊第215 至216 頁之準備程序筆錄），爰將原判決主文第1 項關於命不得為一定行為部分，減縮判決如主文第3 項所示。另原審僅就命上訴人連帶給付部分，依職權宣告假執行，而未為免為假執行之宣告，爰依民事訴訟法第392 條第2 項、第3 項規定，依職權宣告上訴人就原判決主文第3 項命上訴人連帶給付269,600 元本息部分，得預供擔保，免為假執行。
七、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第85條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 4 月 26 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 何君豪法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）中 華 民 國 101 年 4 月 26 日
書記官 林佳蘋附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。