智慧財產法院民事判決
100年度民專上字第47號上 訴 人 昌澤工業股份有限公司兼 上法定代理人 林坤益共 同訴訟代理人 黃世瑋 律師被 上 訴人 鑫龍精密股份有限公司法定代理人 林坤炎訴訟代理人 林殷世律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國100 年8 月25日本院99年度民專訴字第215 號第一審判決提起上訴，本院於101年4月12日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人主張
(一)被上訴人為新型第M333949 號專利之專利權人，系爭專利並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）所核發之新型技術報告認系爭專利具有專利性。詎上訴人昌澤工業股份有限公司（下稱昌澤公司）未經被上訴人之同意或授權，利用系爭專利之技術生產、製造、販賣品名、型號為UB-2100ECK、UB-23S
ECK、UB-25SECK 、UB-3100VECK 及UB-3100ECK 之集塵器產品（下稱系爭產品），經被上訴人自市場上取得並送鑑定後，認系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍第2 項，侵害系爭專利。上訴人雖於97年1 月17日提出專利舉發，並經智慧局認定系爭專利申請專利範圍第1 至4 項不具進步性，為舉發成立，應撤銷系爭專利之審定。然該審定書中之附件9、附件10之實物照片與附件2 上訴人昌澤公司型錄產品型號雖相同，然外殼形狀、銘牌、告示牌大小、濾網、束環及集塵袋，均不相同。且附件2 之型錄係96年10月所印製，與附件
9 、附件10並非同期產品，況附件9 、附件10之提出日期距舉發日已逾2 年，與經驗法則有違，並參酌現場勘驗結果，實不得作為舉發證據。該審定即駁回之訴願決定，並已經智慧財產法院100 年度行專訴字第60號為訴願決定及原處分均撤銷之判決。系爭專利仍然有效，且上訴人所製售之系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第2項。
(二)關聯證據應採嚴格認定，其間略有差異，即應認定無法勾稽。依被證8 至11之實物照片顯示，雖可得知實物外觀及其相關組成構件之結構，惟被證8 至11均未顯示產品型號銘牌，僅有上訴人自行書寫標註型號。被證17之實物照片上銘牌，顯示集塵器產品型號為UB-2100ECK及UB-3100 ECK ，銘牌所顯示之製造日期「MFG.DATE 2007.10」與被證7 印製發行日期相同，惟其銘牌上顯示上訴人公司商標位置，與被證7 型錄之產品銘牌上顯示公司商標之位置，兩者不同。而上訴人向智慧局就系爭專利提起舉發案相關書證，在被證2 中之附件2 為產品型錄，該型錄與被證7 產品型錄明顯不同，上訴人亦自承：目錄上圖片有經過修圖，且角度不同，銘牌標示位置確實不同云云。則依關聯證據應採嚴格認定原則，其間略有差異，即應認定無法比對，故被證8 至11之實物與附件
2 、被證7 之型錄證據，顯難依比對而發現其關聯性。另被證17、18實物照片與被證7 產品型錄不同，被證17、18亦無法證明被證7 與被證8 至9 之關聯性，當無法證明被證8 至
9 之產品在系爭專利申請前已公開；被證10、11亦未顯示產品型號銘牌。故被證7 與被證10、11亦無法比對，不足以證明被證10、11之產品，在系爭專利申請前已公開。
(三)上訴人另以被證14、22、25含採購單、對帳單、銷貨單、統一發票及出口報單、被證26即96年度產銷存明細表及上證1、3 、4 、5 、6 之新證據組合，主張系爭專利不具專利要件，然上訴人未於原審準備程序中就上證1 、3 、4 、5 、
6 之新證據主張或抗辯，遲至言詞辯論終結前，始於100 年
7 月辯論意旨狀㈢主張，將請美國The JDS COMPANY （下稱
JDS 公司）寄回產品所附說明書及向美國客戶取回民國96年12月當時售出之UB-2100ECK、UB-3100ECK等型號之集塵器即上證1 、3 、4 、5 、6 之新證據。惟上開新證據，應不得在上訴審或原審準備程序後言詞辯論再行提出，既上證1 、
3 、4 、5 、6 等證據不得再行提出，則上訴人主張與上開證據組合，以證明系爭專利不具進步性，顯屬無理。另上訴人於上訴時始提出依專利法第57條第1 項第2 款之先使用權主張，亦屬逾時提出，均違反智慧財產案件審理細則第33條第2項之規定。
(四)上訴人自承「系爭專利與先前技術之技術特徵差異，在於先前之撥掃裝置係利用人力轉動旋轉把手，以帶動撥掃構件旋轉，進而帶動撥掃翼片，並利用軟質膠片對該集塵濾網(11)內壁的濾材(12)所積附的塵屑做全面性的撥掃。系爭專利之技術特徵係以馬達帶動撥掃構件旋轉。」「設有馬達之自動撥掃裝置，是將該撥掃構件之作動方式，改成電動馬達，與連軸裝置軸接，再由連軸裝置與撥掃構件銜接之方式，使該撥掃構件得以隨馬達之轉動而轉動。」顯見系爭專利確有增進系爭產品之功能。而上訴人於發行之銷售型錄中就侵權產品UB-2100ECK、UB-3100ECK等型號，強調具有自動撥掃裝置，甚或銷售該產品之美國JDS 公司，亦以該功能作為產品之特點，如上訴人發行之000000000 年、000000000 年型錄及
JDS 銷售網頁查詢資料供參，若自動撥掃裝置非屬重要，何需於銷售型錄上強調其功能，益證上訴人以自動撥掃裝置吸引消費者，並為消費者決定購買與否之依據，亦可知自動撥掃裝置對系爭集塵器產品之重要性，則上訴人主張「撥掃裝置」之有無或以「手動」或「馬達電動」帶動旋轉，並不影響集塵器發揮其功能之主要關鍵組件，更非消費者購買集塵裝置之主要考量因素云云，顯與事實不符。則上訴人以自動撥掃裝置占系爭產品之成本比例，計算所受利潤，顯不合理。
(五)上訴人林坤益為上訴人昌澤公司之法定代理人，其因執行業務致侵害原告系爭專利權，依公司法第23條第2 項、民法第28條等規定，自應與上訴人昌澤公司負連帶賠償之責。爰依民法第184 條第1 項、專利法第108 條準用同法第84條、公司法第23條第2 項請求排除侵害及上訴人連帶負損害賠償之責。並依專利法第108 條準用同法第85條第1 項第2 款規定，依財政部臺灣省中區國稅局東山稽徵所（下稱東山稽徵所）100 年5 月13日中區國稅東山一字第1000003971號函檢附之製成品進產銷明細表，統計上訴人97年度、98年度銷售侵權產品數量；暨財政部臺中關稅局（下稱臺中關稅局）99年度及100 年度之出口報單，統計上訴人99年度、100 年度侵權產品之數量，並依上訴人提貨單所載之成本，計算上訴人之利潤為新臺幣（下同）15,641,090元。因系爭專利相關技術已揭示於專利公報，且上訴人與被上訴人為同業，上訴人明知前揭技術，被上訴人已取得專利，竟加以製造與販賣，其係故意侵權甚明，依專利法第108 條準用同法第85條第3項規定，被上訴人並得請求3 倍之損害賠償，故被上訴人請求上訴人連帶賠償300萬元，應屬合理。
(六)被上訴人於原審起訴聲明：1.上訴人就系爭產品或其他侵害系爭專利之產品，不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為。2.上訴人應連帶給付被上訴人3百萬元，暨自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。3.被上訴人願供擔保請准宣告假執行。原審就損害賠償部分，為一部勝敗之判決，判命上訴人應連帶給付被上訴人2,660,569 元，暨自99年11月19日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；另就排除侵害部分，為被上訴人全部勝訴之判決，並命被上訴人及上訴人分別供擔保後，得為假執行及免為假執行。上訴人不服，就其敗訴部分，提起上訴，被上訴人則未不服，答辯聲明：上訴駁回。
二、上訴人則以
(一)上訴人所有第M333944 號專利即原審被證5 之申請日係96年10月18日，早於系爭專利。被證5 為一種集塵筒自動撥掃裝置，利用減速馬達傳動縱向軸桿旋轉，藉以連動縱向軸桿所設之數撥桿撥掃濾網，進而使濾網積附之粉塵、積屑落入集塵袋中。被證5 已揭示縱向軸桿、縱向軸桿受馬達傳動之設計，系爭專利與被證5 均係利用連軸裝置，作為集塵濾網頂部馬達與內部撥掃機件之銜接連動，兩者之結構、連動關係相同。上訴人昌澤公司曾就系爭專利提出舉發，並經智慧局認定系爭專利請求項第1 至4 項均不具進步性，而為舉發成立，應撤銷系爭專利之審定。系爭產品於系爭專利申請前已公開銷售，系爭產品之外型雖因下游零件廠商不同或內外銷因素，有些微不同，惟其結構均相同，再觀諸上訴人於96年10月份印製之產品型錄及上訴人請求美國JDS 公司寄回96年12月時隨上開產品所附之產品使用說明書可知，上訴人確於系爭專利申請前已公開銷售系爭產品，且與系爭專利使用相同結構，自不受系爭專利之效力所及。
(二)上開舉發案之原審定處分及原訴願決定之認事用法並無違誤，系爭專利確得因舉發附件2 、9 、10、11之結合而可證明不具進步性，原審判決之判斷顯與上開審定處分及原訴願決定之結論不同，顯有違誤。縱認原審定處分、原訴願決定認定系爭專利不具進步性所依憑之證據，無法證明系爭專利不具進步性，惟依上訴人於智慧財產法院100 年度行專訴字第60號新型專利舉發之行政訴訟事件中，於100 年10月7 日自美國JDS 公司運回上訴人前於96年間公開銷售予第三人世朗貿易股份有限公司（下稱世朗公司），再由世朗公司銷售至美國之型號「2100CK」之集塵器機器實物，並結合上訴人在原審所提出之被證25、被證26等，亦得以證明系爭專利不具進步性：
1.該自美運回之型號「2100CK」集塵器實物係在系爭專利申請日前，即已進行公開銷售。再對照世朗公司2007年11月6 日之採購單、上訴人昌澤公司之應收帳款對帳單、銷貨單、上訴人昌澤公司於96年12月27日開立發票字軌號碼為WU00000000之統一發票、財政部台中關稅局所留存之96年度「昌澤工業股份有限公司製成品進產銷明細表」、「昌澤96年度集塵器製成品資料」、出口報單、世朗公司之商業發票，透過上開證據結合，可證明上訴人自美運回之該部「2100CK」之集塵器機器實物具有證據能力。至於該部「2100CK」集塵器實物，其機器外殼上銘牌之「DATE」雖載有「2008 01 」，係因該批機器係於96年12月間，由上訴人昌澤公司先行銷售交機給世朗公司，再由世朗公司售予美國JDS 公司，再由JDS公司銷售予在美之消費者。而該批集塵器於出廠報關時已接近2007年年底，再加上海運至美國的時間，於抵達美國時已為2008年，故上訴人方依客戶即世朗公司之要求於銘牌之「DATE」打印「2008 01 」，以合於該批集塵器實際運抵美國之時間。然此一自美國運回之機器確為2007年11月間世朗公司向上訴人訂購，並於2007年12月27日由上訴人交貨，世朗公司於2007年12月28日辦理報關出口之機器。另該部自美運回之「2100CK」集塵器實物，係美國JDS 公司前於2008年5月15日出售給位於美國加州之ED RIZZARDI ，此有美國JDS公司之「Packing Slip/Receipt」（裝箱單）、貨物提單可證。其中裝箱單「Description 」欄第1 項記載「2100CK-2
HP Cyclone＃073624」，與上證1 號自美運回之「2100CK」銘牌上集塵器製造序號「073624」相符，故可知該自美運回之「2100CK」集塵器即為JDS 公司於2008年5 月15日出售予
ED RIZZARDI 之集塵器。且依財政部台中關稅局所留存之96年度「昌澤工業股份有限公司製成品進產銷明細表」、「昌澤96年度集塵器製成品資料」所載，上訴人昌澤公司在96年間僅於12月27日有發票字軌號碼：WU00000000之型號：「2100ECK 」集塵器29部之交易記錄。至於97年間則須至9 月間上訴人昌澤公司方有第一筆「2100ECK 」集塵器之交易記錄，而上訴人自美運回之「2100CK」集塵器卻係於97年5 月即由JDS 公司銷售予最終端消費者ED RIZZARDI。可知該「2100CK」集塵器應確為96年12月27日上訴人昌澤公司交貨給世朗公司、世朗公司於96年12月28日報關出口之集塵器產品，否則美國JDS 公司何能於97年5 月即有「2100CK」集塵器產品售予ED RIZZARDI ，綜上所述「2100CK」集塵器機器實物，確有證據能力。
2.自該美國運回台灣之型號「2100CK」集塵器實物觀之，該集塵器亦同樣利用一「自動撥掃裝置」達到過濾收集塵屑，並使塵屑落入與集塵濾網套接之集塵袋中。而拆解該集塵器實物後，亦可發現系爭專利申請專利範圍第2 項之技術特徵，包括：一機架，其橫向跨置於該集塵濾網上部；一馬達，其設於該機架上方，且透過穿透該機架的一轉軸固接帶動位於該機架下方的一連軸裝置；以及一撥掃構件，其與該連軸裝置銜接，插架於該集塵濾網內部，俾藉該馬達來帶動該連軸裝置連動操作該撥掃構件旋轉。而上開連軸裝置則包括：一上轉臂，其一端固定於該轉軸上，且橫向遠離該轉軸；一固定塊設於該上轉臂另一端；以及一下轉臂藉由一端與該固定塊連接，一端設有一套管，用以銜接該撥掃構件。則系爭專利申請專利範圍第2 項之技術特徵已幾為該部自美國運回之「2100CK」集塵器實物所揭露，而不具進步性。
3.上訴人在世朗公司型號「2100CK」、「3100CK」集塵器機器出貨時，均會隨機提供操作說明書以供購買客戶參酌。且依該操作說明書封面載有「JDS 2 HP Cyclone」、「The JDSCompany」等字樣，亦可證明該操作說明書係供美國JDS公司在銷售型號「2100CK」、「3100CK」集塵器時所使用，故該操作說明書之出版日期應早於型號「2100CK」、「3100CK」集塵器出廠時間或至少與型號「2100CK」、「3100CK」集塵器出廠、報關時間相當。即在系爭專利申請前，而應認具有證據能力。依上證6 號附件2 型號「2100CK」操作說明書第
8 頁（FIG.2B）圖、第11頁「EXPLODED DIAGRAM」圖，以及型號「3100CK」操作說明書第11頁（FIG.6-A）、第12頁「EXPLODED DIAGRAM 」圖所載，系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵，均可在前開操作說明書內發現相對應之構件及其組合。
4.至被上訴人雖於原審稱型號「2100CK」集塵器操作說明書之目錄載明第10頁為爆炸圖（EXPLODED DIAGRAM），然該操作說明書第10頁卻非爆炸圖，爆炸圖在第11頁云云，惟該份操作說明書為上訴人於96年間由自世朗公司提供底稿以進行印刷並裝訂，所有資料均由世朗公司提供，或因世朗公司所提供之底稿本身即於頁碼編碼發生錯誤所導致，此自原審被證
28、上證6 號附件2 ，二份均為「2100CK」集塵器之操作說明書均有此一情形即可知，實非上訴人刻意編纂。
(三)被證7 產品型錄印刷出版日期為2007年10月，早於系爭專利申請日（97年1 月17日），然依經驗法則，該型錄實際上之製作日期應更早於其出版日期。至於被證17照片所呈現之「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」機器實物，依被證18智慧局99年7 月間之勘驗結果及勘驗照片所載，於機器實物銘板上之製造日期（MFG. DATE）均載為「2007.10」。故可知被證17照片所示之機器製造日期實物也應在系爭專利申請前。至被證17照片所呈現之「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」機器實物，係屬內銷機種，而被證7 產品型錄上之照片則為外銷機種，其外觀及規格本即因客戶要求、各國電壓、電流、頻率規格不同而會有不同之調整，被證7 產品型錄僅為一機器型錄，當無可能將所有不同規格或不同外觀之機器照片全數拍照後作成型錄，此亦不符一般交易常態，故上訴人方於被證7 產品型錄內頁最下面一行均以英文記載「昌澤保留未經告知而改變或調整規格以及產品外觀之權利。實際產品外觀可能變更」等語以使客戶知悉縱為相同之機器型號，機器外觀、規格仍可進行調整，既被證7 產品型錄在集塵器型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」之介紹頁下方均已記載上開說明，則雖屬相同型號機器產品，仍可能因規格不同等因素調整機器外觀，故對上訴人而言，雖屬不同規格，但仍使用相同型號進行交易，應為上訴人之交易常態。則雖被證7 產品型錄所載之機器型號為「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」之集塵器外觀、規格，與被證17照片所示之「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」集塵器實物之外觀、規格略有不同，然依上開說明，堪認被證7 產品型錄得與被證17照片所示之機器實物進行比對，具關連性而可證明系爭專利申請專利範圍第
2 項不具進步性。
(四)依被證5 ，上訴人所有之新型第M333944 號「集塵機之集塵筒自動撥掃裝置」專利所示，早於系爭專利申請前，上訴人即已有使用與系爭專利相同之技術，此觀原判決認定之內容亦可為證。且依被證26上訴人96年間集塵器製成品資料所載，上訴人確於96年間即有生產、製造型號「UB-2100ECK」集塵器之事實。另依另案行政訴訟事件判決所認定之事實，無論上訴人自美運回之「2100CK-2HP Cyclone＃073624」集塵器實物係如上訴人於該案所陳，係在96年12月27日銷售予第三人世朗公司，亦或於97年1 月7 日銷售予世朗公司，均係在系爭專利申請日發生，合於專利法第57條第1 項第2 款規定所稱之「申請前已在國內使用」，或至少可認為「已完成必須之準備者。」，而依上訴人96年間「UB-2100ECK」集塵器、「UB-3100ECK」集塵器生產數量推估，可知上訴人97年至100 年系爭型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」、「UB-23SECK 」、「UB-25SECK 」集塵器之生產數量、乃係利用原有之生產設備得達到之生產量或根據原有之準備所達到之生產量，而屬上開專利法第57條第2 項規定所稱之「限於在其原有事業內繼續利用」。綜上所述，應認系爭專利權效力依專利法第57條第1 項第2 款、第2 項規定不及於上訴人生產、製造系爭型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」、「UB-23SECK」、「UB-25SECK 」集塵器之行為。
(五)縱認系爭專利確為有效，且上訴人亦對系爭專利構成侵害，惟原審認定並計算上訴人之損害賠償金額仍有疑義：
1.以上訴人所銷售集塵裝置之運作原理說明，集塵器自左側將塵屑吸入，約有9 成以上之塵屑會自動掉入與吸塵器馬達相連通之集塵桶內，另約有不到1 成之細微塵屑會隨吸入之空氣進入內設有濾網、濾材之過濾桶內，其下並套接一集塵袋，以盛接掉落之細微塵屑。而在集塵器未設有撥掃裝置時，細微塵屑容易附著在設有濾網、濾材之過濾桶內。至於如系爭專利說明書所揭之先前技術，乃係在過濾桶內設有一撥掃構件，並依桶身長度設置不同組數之撥掃翼片，在撥掃翼片之一端則設有軟質膠片。而該撥掃構件則透過在桶身上、下二軸座之設置，使其得以旋轉，再透過該撥掃構件之一端穿出過濾桶，並套接把手，使操作者得以利用把手旋轉該撥掃構件，並利用該撥掃構件之撥掃翼片、軟質膠片，撥掃卡附在過濾桶之濾網、濾材上之細微塵屑。至於設有馬達之自動撥掃裝置即系爭專利申請專利範圍第2 項技術特徵，則是將該撥掃構件之作動方式，改成電動馬達與連軸裝置軸接，再由連軸裝置與撥掃構件銜接之方式，使該撥掃構件得以隨馬達之轉動而為轉動。然而此類集塵裝置之主要功能應在於吸塵器得否順利的將空氣中之塵屑吸入裝置。以及吸塵器之吸塵功率可否達到工業場合之要求。故所謂「撥掃裝置」之有無或以「手動」、「馬達電動」帶動旋轉等節，並不影響集塵裝置，主要吸塵功能之發揮及運作，且亦應非集塵裝置發揮其功能之主要關鍵組件，更非消費者購買集塵裝置之主要考量因素。則無論自系爭專利申請專利範圍第2 項之範圍、先前技術與系爭專利間之差異，以及系爭專利申請專利範圍第2 項對於整體集塵器運作之影響，既然系爭專利申請專利範圍第2 項之主要技術，乃為與集塵裝置發揮其重要吸塵功能無關之以電動方式帶動過濾桶內「撥掃裝置」旋轉，則計算上訴人應負之損害賠償責任，即不應以上訴人銷售整體集塵裝置機台之利潤為基礎。而上訴人所生產之系爭四種型號之集塵器，依其零組件與系爭專利申請專利範圍第2 項技術特徵有關之生產成本計算，上訴人就銷售落入系爭專利申請專利範圍第2 項技術特徵之裝置之獲利應為79,693元。
2.又系爭「自動撥掃裝置」既以「裝置」為其專利名稱，則系爭專利申請專利範圍第2 項之各個構件本即各自單獨可發揮其功能，而在計算損害賠償時，並非不能單獨計算。至於被上訴人雖稱系爭專利之構件沒有單除拆賣，故上訴人主張之損害賠償計算方式並不可採云云，惟沒有單獨拆賣，並非即表示不能單獨拆賣，故系爭專利之各項構件既可單獨發揮其功能，則計算本件上訴人應負擔之損害賠償責任，即不應以整部集塵裝置進行計算，而應以與系爭專利相關之構件進行計算。
(六)上訴聲明：1.原判決不利於上訴人之部分廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴暨假執行之聲請均駁回。3.若受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、被上訴人主張其為系爭專利之專利權人，專利權期間自2008年6 月11日起至2018年1 月16日止。上訴人林坤益為上訴人昌澤公司之法定代理人，上訴人製造之系爭產品，結構相同，且均落入系爭專利申請專利範圍第2 項，另對原審調閱財政部台灣省中區國稅局東山稽徵所函覆上訴人昌澤公司97及98年度營利事業所得稅結算申報所檢附之製程品進產銷明細表，及向財政部臺中關稅局調閱所函覆上訴人昌澤公司自97年度起迄今由該局通關之進出口報單影本，所核算上訴人昌澤公司自97年起至100 年止之銷售數量、銷貨金額、生產成本等（如原審判決附表4 所示）之事實，為兩造所不爭執，並有系爭專利證書（見原審原證1 ）、專利公報（見原審原證2 ）、公司登記資料（見原審原證7 ）、中國生產力中心專利侵害鑑定報告（見原審原證6 ）、財政部台灣省中區國稅東山一字第1000003971號函（見原審卷第180 頁）、財政部臺中關稅局中普業二字第1001006148號函（見原審卷第286頁），及上訴人於本院準備程序時表明不爭執系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第2 項及不爭執原審所認定之銷售金額之筆錄（見本院卷第120 、122 頁）等件在卷可憑，應認為真正。惟被上訴人主張系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第2 項，上訴人應排除侵害及連帶負損害賠償責任等情，則為上訴人所否認，並以前揭情詞置辯；被上訴人於原審判決後，並未上訴，且對原審判決內容均不爭執（見本院卷第120 至122 頁），並援引本院100 年度行專訴字第60號之判決內容（見本院卷第147 至159 頁）主張上訴人於100 年10月7 日運抵台灣之型號「2100CK」集塵器實物，並不能證明係早於系爭專利販售，且上訴人於上訴時始提出上證1 、
3 、4 、5 、6 ，及專利法第57條第1 項第2 款規定抗辯先使用權部分，均違反智慧財產案件審理細則第33條第2 項之規定，而不得再行主張等語。
四、按智慧財產案件審理細則第33條第2 項固規定，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。惟查上訴人於原審即以型號「2100CK」集塵器實物有關之型錄、世朗公司之採購單、應收帳款對帳單、銷貨單、發票等作為證明系爭專利不具進步性之攻擊防禦方法，其於本院審理時更提出上證1 、3 、4 、
5 、6 等，僅係抗辯該集塵器實物確實存在，應認僅係攻擊防禦方法之補充，而非新的攻擊防禦方法，故應無智慧財產案件審理細則第33條第2 項之適用；另查上訴人有關先使用權之抗辯，雖係一新的攻擊防禦方法，惟其並非關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，而係抗辯為系爭專利權效力所不及，且其所憑證據即被證5 及「2100CK」集塵器等，亦已於原審提出，故上訴人釋明應適用民事訴訟法第
447 條第1 項第6 款之規定，如不許提出顯失公平（見本院卷第132 頁），尚屬可採，應予准許。故本件主要爭點應為：1.上訴人於100 年10月7 日運抵台灣之型號「2100CK」集塵器實物配合原審被證14、22、25、26等及上證1 、3 、4、5 等資料，是否可證明該型號「2100CK」集塵器早於系爭專利販售，而足以證明系爭專利不具進步性；2.依上開「2100CK」集塵器等販賣事實及被證5 即上訴人所有之新型第M333944 號專利，是否足以證明上訴人之行為係合於專利法第57條第1 項第2 款規定所稱之「申請前已在國內使用」，或至少可認為「已完成必須之準備者。」，而不為系爭專利權效力所及；3.原審所核定之損害賠償是否因系爭專利僅係系爭產品之內部結構之一，而應依原審核算之銷售金額為基礎按比例計算。
五、次按專利產品型錄僅係就產品向銷售對象等對外之書面說明，當然並無應完全描繪、揭露產品內部結構或專利技術之必要，亦無型錄所記載之各技術元件與實體產品稍有不同，即否認其為該實體產品型錄之理，若確有證據證明該產品型錄與實體產品具有證據關連性，該產品型錄仍得作為舉發要件之證據（如公開日等），殊不容僅以產品型錄記載技術元件與實體產品稍有不同，即率予否認產品型錄之證據關聯性。此固有最高行政法院100 年度判字第299 號判決意旨可供參照。惟按縱公開於申請日前之型錄得作為可專利要件之比對證據，然仍應明確證明型錄上所載產品之實質結構為何，始為上開判決之主要意旨。經查上訴人雖提出被證7 即上訴人昌澤公司發行之產品型錄正本，其中第13、14頁刊載有型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」之產品圖示及規格，且由其封底可看出印刷出版日期為2007年10月（見原審卷第258至266 頁），早於系爭專利之申請日（即97年1 月17日），可作為比對系爭專利可專利要件之證據，惟查該型錄僅有外觀，並不見系爭專利結構，而上訴人雖提出其自行拍攝之「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」實物照片（見原審被證8、9、10、11），然查該產品照片均未顯示產品型號銘牌，僅有上訴人自行書寫標註型號，則實難認被證8 、9 、10、11即可證明被證7 型錄上之產品結構為何。上訴人又提出其自行拍攝之被證17實物照片，惟查該實物照片上之銘牌，雖顯示集塵器產品型號為「UB-2100ECK」及「UB-3100ECK」，製造日期為「MFG.DATE 2007.10」與被證7 印製發行日期相同，然銘牌上顯示公司商標之位置與被證7 型錄之產品銘牌上顯示公司商標之位置並不相同，且該照片係以拆解之方式分別拍攝銘牌及其內部結構等，亦無法證明該照片上實物與被證
7 型錄上之產品相當。另查依上訴人於系爭專利舉發審查階段所提舉發附件9 、10之實物（見原審卷二第46至50頁），即智慧局於99年7 月22日至上訴人昌澤公司之現場勘驗紀錄雖記載：「勘驗之『自動撥掃裝置』圖片與99年6 月18日補充理由書之附件照片相同，型號為UB-2100ECK及UB-3100ECK。……」等語（見原審卷二第47頁）。然依該現場勘驗機器之銘板照片，型號「UB-2100ECK」實物之規格為AM P12（見原審卷二第48頁），型號「UB-3100ECK」實物之規格為60HZ（原審卷二第49頁反面），舉發附件2 型錄則記載型號「UB-2100ECK」之規格為AMP9.6，型號「UB-3100ECK」之規格為50HZ，顯見其規格不同，上訴人雖辯稱：前述規格不相同係因應各國電壓、頻率不同，惟販賣產品本即因應各國電壓、頻率不同而有不同型號、規格因應，而無同一型號之實物與型錄之規格不符之理，方符合商業交易習慣，上訴人所辯即非可採。綜觀舉發附件2 型錄所載型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」產品圖示及規格，核與舉發附件9 、10之機器外觀及99年7 月22日現場勘驗實物之規格均非一致，故本院100 年度行專訴字第60號行政判決即以此認實難單憑上訴人自行製作且得任意置換之銘板上所標示型號相同，即遽予認定兩者間得相互勾稽（見本院卷第155 至156 頁）。是上訴人於原審所提證據均不足以證明被證7 型錄上之產品結構為何，是單以被證7 之型錄，並不足以證明系爭專利欠缺可專利要件。
六、又查上訴人雖於原審判決後之100 年10月17日於上開舉發之行政訴訟中提出自美運回型號「2100-CK 」之集塵器一台（即上證1 ），並抗辯該集塵器即係上訴人於96年12月27日銷售予世朗公司之產品云云。惟查原審被證14、22、25係世朗公司於96年11月6 日向上訴人採購「UB-2100ECK」及「UB-3100ECK」型集塵器各30台之採購單、應收帳款對帳單、銷貨單、發票，及世朗公司於96年12月28日將此機台出貨給美國
JDS 公司之出口報單等，惟查被證14之採購單、應收帳款對帳單、銷貨單等，均係上訴人自行製作之公司內部文件，且依據該註記為96年11月6 日之採購單（見原審卷一第285 、
286 頁）上記載之採購數量為「3HP/220V/60Hz1Ph」與「2HP/220V/60Hz1Ph」各30組（SET ），其上並無採購者之記載，而與世朗有關之記載係以手寫方式製作，並與註記為96年12月27日應收帳款對帳單（見原審卷一第287 頁、原審卷三第7 頁即被證25）上之品名及數量均有不同，該對帳單上之品名有3 ，即集塵器「UB-3100ECK」、「UB-2100ECK」及過濾桶「CK-500S 」，其數量分別為20、29、1 ，另註記同為96年12月27日之銷貨單上，其品名數量以打字記載之部分並不相同，但以手寫刪除後則同為20、29、1 ，再觀之上訴人所提世朗公司96年12月28日之出口報單（見原審卷一第287頁），其上之品名數量又不相同，分別為「2100CK」、「3100CK」、「……MOTOR 」、「CK-500S 」，數量各為30、30、3 、1 ，因此尚不能證明世朗公司於96年12月28日出口報單上所載買方為美國JSD 公司之產品，即為上訴人所提96年11月6 日採購單上所採購之產品，亦不能證明上訴人所提被證26昌澤96年集塵器製成品資料上所載發票日為96年12月27日，品名「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」之產品即為出口報單上之「2100CK」、「3100CK」。況縱如上訴人抗辯世朗公司係買賣29台，再加上一台樣品，一併寄送美國，且其規格分別同為「3HP/220V/60Hz1Ph」與「2HP/220V/60Hz1Ph」，故確實有販賣型號為「2100CK」即為「UB-2100ECK」之產品予世朗公司等語，亦僅能證明世朗公司有於96年12月底將向上訴人購買之集塵器轉賣至美國JSD 公司，惟仍無法證明該販售之產品結構為何。另查上訴人於本院審理時，提出上證5 、6 （見本院卷第74至79頁）證明美國JSD 公司曾於97年5 月15日出售型號「2100CK」之產品予ED RIZZARDI ，並已於100 年10月7 日將該台載運回台等語，惟查該等文件均係未經認證之外國私文書，且為被上訴人所爭執，況縱其係真正，亦僅能證明美國JSD 公司於97年5 月15日出售型號「2100CK」之集塵器予ED RIZZARDI 。而上訴人辯稱運回之「2100CK」集塵器，其銘牌上雖記載為「2100CK」，然自97年迄該產品運回時，已近4 年，其內部結構有無經過修改，並無從得知，故縱序號（000000）相同，亦難認該產品結構與出售時相同，且97年5 月15日之出售日期已晚於系爭專利之申請日期（97年1 月17日），而上訴人辯稱隨機所附之使用說明書（見本院卷第80至87頁）上亦無日期之顯示，故實難以證明該說明書所示產品結構早於系爭專利之申請日，且縱如上訴人所辯該機器即為97年12月27日售予世朗公司並轉賣予美國JSD 公司，再轉賣予他人之集塵器，然亦已無從證明其內部結構是否即為售出時之結構。綜上，上訴人於原審及本院審理時，不斷更異其攻擊防禦內容，然其所提證據資料之證明力薄弱，多係自行製作之文件、自行拍攝之照片或自行運回之機器，故誠如原審及本院100 年度行專訴字第60號行政判決所述尚無法相互勾稽為關聯證據，而均無法明確證明被證7 型錄上「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」之產品結構，亦無法證明自美運回之上證1 ，其內之結構即與被證7型錄上之產品相同，或即為系爭專利申請日前即已存在之結構，故無法作為證明系爭專利有應撤銷理由之證據。
七、另查被上訴人係主張上訴人侵害其系爭專利申請專利範圍第
2 項，惟其第2 項係直接附屬於系爭專利申請專利範圍第1項之獨立項，其第1 項之內容為：一種自動撥掃裝置，其應用於一集塵裝置，該集塵裝置包括上層的一集塵濾網與下層的一集塵袋套接組成，利用集塵濾網內壁的濾材得過濾收集塵屑，並使塵屑落入該集塵袋集中，其包括：一機架，其橫向跨置於該集塵濾網上部；一馬達，其設於該機架上方，且透過穿透該機架的一轉軸固接帶動位於該機架下方的一連軸裝置；以及一撥掃構件，其與該連軸裝置銜接，插架於該集塵濾網內部，俾藉該馬達來帶動該連軸裝置連動操作該撥掃構件旋轉，用以撥掃該集塵濾網內壁之濾材積附的塵屑。第
2 項則為：如申請專利範圍第1 項所述之自動撥掃裝置，其中，該連軸裝置包括：一上轉臂，其一端固定於該轉軸上，且橫向遠離該轉軸；一固定塊設於該上轉臂另一端；以及一下轉臂藉由一端與該固定塊連接，一端設有一套管，用以銜接該撥掃構件（系爭專利主要圖式見附表一）。而被上訴人既不爭執其所生產之UB-2100ECK、UB-23SECK 、UB-25SECK、UB-3100VECK 及UB-3100ECK之集塵器產品落入系爭專利申請專利範圍第2 項，並有原審所附財團法人中國生產力中心之專利侵害鑑定報告在卷可按（見原審原證6 ），本院亦認該報告製作程序及內容無誤，是被上訴人所製銷之系爭產品確實侵害系爭專利申請專利範圍第2 項。雖被上訴人另辯稱因有前開銷售「2100CK」之事實及其所有之被證5 專利，故合於專利法第57條第1 項第2 款之先使用權規定，而不為系爭專利權之效力所及等語云云，惟查前開銷售「2100CK」等情，並無法證明其所販售產品之結構為何，故自不能證明其有先使用之情形，而被證5 之專利雖早於系爭專利申請日申請，且同為集塵器裝置，惟查被證5 並未揭露如系爭專利「連軸裝置」之技術特徵（被證5 主要圖式見附表二），而該連軸裝置正係系爭專利足以達成輕鬆撥掃集塵濾網內壁濾材所積附的塵屑至下方集塵袋之創作目的之主要技術特徵，且被上訴人所提新型技術報告中，智慧局亦係以被證5 與系爭專利相較，仍認系爭專利具進步性（見原審原證3 ）。系爭專利之技術特徵既與被證5 並非完全相同，則上訴人抗辯其係因被證5 而先使用，故為專利權效力所不及，亦不可採。
八、末按排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論侵害人之主觀要件，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除該妨害，以保全權利的完整性，此時應與侵權人之主觀要件無關。對此，無體財產權亦同，專利權人所享有之排他權利，因加害人之妨害行為而喪失其完整性，或有妨害之虞，而可能喪失完整性，專利權人當然可請求排除侵害或防止侵害，而毋庸論其主觀上是否有故意或過失。上訴人製銷之系爭產品既已侵害被上訴人系爭專利申請專利範圍第2 項之專利權，且上訴人與被上訴人所營事業相同，則就既存之危險狀況加以判斷，其確有再度侵害之之虞，故亦有事先加以防範之必要。從而，被上訴人請求上訴人就其型號UB-2100ECK、UB-23SECK 、UB-25SECK 、UB-3100VECK 、UB-3100ECK集塵器產品或其他侵害原告中華民國第M333949 號新型專利之產品，不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為，為有理由。又按侵權行為損害賠償之債，係為填補權利人因侵權行為所生財產上或非財產上之損害，旨在調和個人自由及社會安全之基本價值下，係採過失責任主義為原則，亦即以加害人有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。經查上訴人昌澤公司與被上訴人均為製造、銷售集塵筒自動撥掃裝置之同業，且其法定代理人間並有親戚關係，被上訴人並早於上訴人經營此業，則上訴人昌澤公司應熟悉相關技術與其產品特性，未加查證，即製造、銷售系爭產品，致侵害系爭專利，屬應注意而不注意或怠於交易上所必要之注意，自仍應對被上訴人負損害賠償責任。而上訴人昌澤公司製造或販賣系爭產品侵害系爭專利時，上訴人林坤益為其公司之負責人，此有經濟部商業司公司資料查詢在卷可憑（見原審卷一第57至58頁），上訴人林坤益執行上訴人昌澤公司之業務，因而侵害被上訴人所有之系爭專利申請專利範圍第2 項，致被上訴人受有損害，上訴人昌澤公司與林坤益應依對被上訴人負連帶損害賠償責任。至損害賠償額之計算，被上訴人係依專利法第85條第1 項第2款請求，即以侵害行為所得利益作為本件請求之損害賠償額。而原審參照財政部台灣省中區國稅局東山稽徵所函覆上訴人昌澤公司97及98年度營利事業所得稅結算申報所檢附之製程品進產銷明細表，及向財政部臺中關稅局調閱所函覆上訴人昌澤公司自97年起迄今（即100 年5 月底）由該局通關之進出口報單影本（見原審卷二第180 、286 頁），統計上訴人製銷之型號UB-2100ECK、UB-23SECK 、UB-25S ECK、UB-3100VECK 、UB-3100ECK集塵器，自97年起至100 年5 月底之銷售數量、銷貨金額、生產成本及利潤如原審判決附表
4 所示之金額，被上訴人並未不服，上訴人則對銷售金額等均不爭執（見本院101 年3 月14日準備程序筆錄即本院卷第
122 頁），而僅爭執應依與系爭專利技術有關之零組件生產成本占各型號生產成本之比例計算其所獲利潤（見上訴人於本院所提附表2 、3 ，見本院卷第142 至144 頁），計算損害賠償額等語云云。惟查系爭專利之創作目的在於提供一自動撥掃裝置，應用在清理及塵濾網內部的塵屑，透過馬達的轉動，自動透過該連軸裝置連動操作該撥掃構件旋轉，用以撥掃該集塵濾網內壁之濾材積附的塵屑（見系爭專利說明書第7 至8 頁，見原審卷一第74頁最後一段起），其與先前技術之差異即在於過去撥掃裝置係利用人力轉動旋轉把手，使撥掃軸件旋轉，帶動撥掃翼片而產生集塵之功能（見系爭專利說明書第6 頁，見原審卷一第73頁反面），故系爭專利產品之主要功能即係自動撥掃裝置，且係該產品有別於其他產品之技術特徵，亦係消費者著眼購買之主要依據，若無此功能，消費者自會購買一般手動產品，故上訴人因侵害行為所得利益，自然應依整台機器計算，而非單以該技術裝置之構件比例計算。則原審依據東山稽徵所100 年5 月13日中區國稅東山一字第100003971 號函檢附之製成品進產銷明細表及臺中關稅局100 年6 月7 日中普業二字第1001008544號函覆之出口報單所載型號UB-2100ECK、UB-23SECK 、UB-25SECK、UB-3100VEC、UB -3100ECK 集塵器之銷售數量、銷貨金額、生產成本及利潤，作為上訴人侵害系爭專利之所得利益，並以此核算出上訴人應連帶賠償被上訴人2,660,569 元，為有理由。
九、綜上所述，上訴人所製造、銷售之系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第2 項，故被上訴人依專利侵權之法律關係，請求上訴人排除侵害，為有理由，並請求上訴人應連帶給付被上訴人2,660,569 元，及自99年11月19日起至清償日止，按年息5%計算之利息部分，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求則無理由，應予駁回；該部分假執行之聲請，亦應併予駁回（原審判決就其餘假執行駁回部分，漏未記載，應係明顯疏漏，併此敘明）。是原審為上訴人部分敗訴之判決，並就被上訴人勝訴部分，酌定擔保金，分別宣告假執行及免為假執行，核無不合。上訴意旨仍執前詞及本院100 年度行專訴字第60號行政訴訟中之相同理由指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，其上訴應予駁回。
十、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 4 月 26 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 101 年 4 月 30 日
書記官 陳士軒附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。