智慧財產法院民事判決
101年度民商上更(一)字第1號上 訴 人 鼎錩國際有限公司兼法定代理人林美玲上 訴 人 000000共 同訴訟代理人 賴鎮局律師被 上 訴人 美商三邁能源股份有限公司（SUNMAX ENERGY,
INC.）法定代理人 林宥榛訴訟代理人 王志哲律師上列當事人間因侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於本院中華民國99年9 月14日99年度民商訴字第7 號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於102 年1 月31日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人連帶給付超過肆佰肆拾陸萬貳仟伍佰元及自民國九十九年四月二日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判，均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
第一、二審及發回前第三審訴訟費用，由上訴人連帶負擔十分之九，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
一、程序事項：㈠本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：
⒈按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之
一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。
⒉我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法
律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
⒊本件涉訟之當事人，上訴人為中華民國人民及依我國法律
設立之法人，其營業處所及住所均在我國；被上訴人則為依美國加州法律設立之法人，其營業處所在我國。另本件依被上訴人所起訴之事實，係主張上訴人於我國有侵害被上訴人註冊第00000000號「STEAM SAVERS」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）之行為，應負連帶損害賠償責任。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於商標權民事事件，且被上訴人業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院之對有國際裁判管轄權。
⒋被上訴人就系爭商標得依我國商標法享有商標權，此為兩
造所不爭執。而依商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
㈡準據法之選定：
⒈本件涉外民事事件發生於000 年0 月00日涉外民事法律適
用法修正施行前，依修正後該法第62條本文規定，應適用修正施行前之該法，定其準據法。按（第1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第2項 ）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。
⒉查被上訴人所主張上訴人之侵害商標權行為，而提起本件
訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際商標權法制，均認屬與商標權相關之侵權法律關係。而被上訴人主張本件侵權行為係發生在我國境內，且被上訴人所為損害賠償之請求，亦為我國商標法所認許。是以依涉外民事法律適用法第9 條規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。又本院命被上訴人當庭確認上訴人侵害商標權物之數量，被上訴人主張台灣電力股份有限公司大林發電廠（下稱台電大林廠）向上訴人鼎錩國際有限公司（下稱上訴人公司）所採購之15個祛水器中，僅有1 個侵害商標權等語（本院卷第165 頁之準備程序筆錄），而台電大林廠係於96年10月8 日、97年1 月4 日、同年4 月25日、及98年7 月20日向上訴人公司採購祛水器（原審卷第259至260 頁、本院卷第155 至157 頁之統一發票），是系爭商標權是否受到侵害，應以當時有效之92年5 月28日修正公布之商標法為法規依據（最高法院98年度台上字第997號民事判決參照），業經本院當庭曉諭，並命兩造陳述意見（本院卷第117 頁之準備程序筆錄）。
㈢查被上訴人為經經濟部認許而設立之外國法人，原指定邊曉
陽為我國境內之訴訟及非訟代理人，嗣於101 年6 月13日改定林宥榛，並辦妥變更登記，且於同年10月1 日具狀聲明承受訴訟（本院卷第60至61頁之聲明承受訴訟狀、經濟部函），依公司法第372 條第2 項規定，應以林宥榛為被上訴人之法定代理人，且應許其承受訴訟。
二、兩造之聲明及陳述如下：㈠被上訴人起訴主張：被上訴人為系爭商標之商標權人與上訴
人公司簽訂製造與經銷合約，約定被上訴人自93年3 月1 日起至94年2 月28日止，授權上訴人公司製造、銷售使用系爭商標之祛水器（下稱系爭商品），授權金為美金（下同）312,500 元（下稱系爭合約）。詎系爭合約期間屆滿，上訴人擅自使用系爭商標，製造系爭商品並銷售，被上訴人前向臺灣臺北地方法院聲請假扣押獲准，兩造嗣於95年9 月27日簽訂和解書，約定上訴人公司支付被上訴人150,000 元作為賠償金，被上訴人則對於和解日之前上訴人公司之侵權行為放棄請求損害賠償之權利。詎上訴人公司之後仍未停止侵權行為，繼續使用系爭商標製造、銷售系爭商品予訴外人富僑工業股份有限公司（下稱富僑公司）、東展興業股份有限公司（下稱東展公司）及台電大林廠，依（92年5 月28日修正公布）商標法第63條第1 項第3 款規定，以系爭商品每個平均銷售價格新臺幣（下同）13,125元之1,500 倍計算，並依公司法第8 條第1 項、第23條規定，請求上訴人公司法定代理人林美玲及總經理000000與上訴人公司負連帶損害賠償責任。爰求為命上訴人連帶給付被上訴人6,000,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息之判決。
並陳明願供擔保，請准宣告假執行。
㈡上訴人則以：上訴人公司簽訂和解書後，即未再生產銷售系
爭商品，亦未使用系爭商標，並自行於96年9 月1 日取得中華民國新型第M318087 號「可調式之祛水器」新型專利，並於產品上使用「鼎錩及標章」商標。又被上訴人主張上訴人公司仍使用系爭商標，並繼續製造、銷售系爭商品予富喬公司等，惟上訴人公司係以善意且合理使用方法表示該商品之英文名稱，並非以之作為商標使用，依（92年5 月28日修正公布）商標法第30條第1 項第1 款規定，自不受系爭商標權之效力所拘束。另上訴人公司已於商品上為「鼎錩及標章」商標，自無侵害系爭商標之行為。縱認上訴人公司侵害被上訴人之商標權，惟依民法第197 條第1 項規定，被上訴人之損害賠償請求權亦已罹於時效而消滅等語，資為抗辯。
㈢原審判決上訴人應連帶給付被上訴人6,000,000 元，及自99
年2 月12日起至清償日止按年息5%計算之利息。上訴人提起上訴，並聲明：㈠原審判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴駁回。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。
㈣被上訴人於本院之主張：
⒈上訴人於系爭商標授權期滿後，在96年10月、97年1 、4
月或98年7 月間，販售系爭商品1 個予台電大林廠，而侵害被上訴人之系爭商標權，此有證人000000於原審之證述。且上訴人於前審辯稱：95年4 月間兩造間仍有合法授權契約存在，台電大林廠所發現1 組系爭商品，應屬當時上訴人之員工000000曾拿1 組產品到台電大林廠裝設試用之試用品等語，是上訴人業已自認在台電大林廠之系爭商品為其所提供，而依台電大林廠數次函覆，上訴人上開抗辯並不足採。
⒉卷附統一發票4 紙著重於上訴人係96年1 月起非授權期間
銷售系爭商品予台電大林廠，因無法確認上訴人出售系爭商品1 個之發票，且卷附統一發票之交易價並不完全相同，而無法作為計算損害額之基礎。
⒊兩造於95年9 月27日簽訂和解書，依第2 條、第3 條約定
，由上訴人支付被上訴人美金150,000 元作為和解金，係侵權賠償金，而非授權之權利金。被上訴人不追究上訴人至95年9 月12日止之侵權行為，雖就上訴人而言，效果等同補授權予上訴人，但依法仍非有合法之授權關係存在。⒋依台電大林廠100 年7 月12日函覆「所查該期間本廠未有
其他公司提供『祛水器』試用品。」之內容、及000000於本院101 年12月18日準備程序期日證述「鄭先生介紹完產品就將產品帶走了」，且參酌台電大林廠為國營企業，有嚴格會計審計制度，其廠區內財產設備，自有嚴格登記查核作業，殊難認有上訴人所稱：伊公司業務人員000000安裝之試用品，台電大林廠未依上訴人指示予以拆下之事實。至證人000000之證述係維護上訴人之詞，與事實不符，且不足以證明上訴人所主張之試用品確有裝設於台電大林廠。
㈤上訴人於本院之抗辯：
⒈被上訴人並未證明上訴人侵害其商標專用權：
⑴上訴人於95年9 月27日以後即未再使用原證4 所指之產
品目錄及名片，否認被上訴人所提富喬公司、東展公司之訂購單，原審亦已認定被上訴人此部分之主張不可採。
⑵被上訴人主張上訴人於和解後未經授權銷售系爭商品予
台電公司大林發電廠1 個云云。惟證人000000及台電大林廠現場照片（原審卷第65頁），無法確切證明如被上訴人所主張及原審所認定「被告於96年10月、97年1 、
4 月、或98年7 月間使用系爭商標銷售相同產品至少1個予台電大林廠，確有違反商標法第29條第1 款所規定之情事，自屬侵害原告之商標專用權」之事實。
⑶上訴人未曾如被上訴人所稱有自認或視同自認「於台電
大林廠發現使用被上訴人所有系爭商標之袪水器，確係上訴人所提供」之情形。
⑷證人000000之證詞，經與證人000000之證詞對照，其證
述並非虛偽。本件由台電大林廠函覆「查該期間本廠未購買祛水器」，即可證明上訴人於95年間簽訂權利金協議後，即未再販賣系爭商品予台電大林廠。台電大林廠雖另回覆「所查該期間本廠未有其他公司提供『祛水器』試用品」，惟因非實際交易，並未採購，無發票等請款資料，台電大林廠上開回覆並不能證明上訴人有侵害被上訴人商標專用權之情事。
⑸95年9 月12日以後，被上訴人仍在市場上販售其產品，
惟市場上均未發現有上訴人販賣被上訴人產品STEAM SA
VER 之侵權情事，被上訴人直至98年5 月方因被上訴人經銷商因欲至台電大林廠推銷STEAM SAVER 產品，方在現場看到000000於95年9 月12日以前送到台電大林廠之試用品，而台電大林廠確實共向上訴人購買15個節流閥，則上訴人即無且亦無必要其中摻雜1 個被上訴人之產品，否則即與常理及經驗法則不合。
⒉上訴人公司並無違反商標法之行為，95年9 月27日給付被
上訴人之款項亦屬商標權利金，並非和解金，被上訴人請求上訴人連帶賠償並無依據。又本件上訴人並無所謂「查獲侵害商標權商品」情事，並無（92年5 月28日修正公布）商標法第63條適用餘地。而上訴人並非於95年9 月12日雙方就系爭商標仍有授權關係存在時以如原審附表所示之價格銷售STEAM SAVER 15個予台塑關係企業總管理處採購部（下稱台塑總管理處採購部），原判決認新臺幣（下同）「13,592.27 元」之單價與上訴人出售予台電大林廠之15個STEAM SAVER 之發票價格為8,500 元不同。
⒊兩造於95年9 月27日之協議並非因侵害系爭商標權而和解
，而係因銷售率大幅下滑衍生權利金過高爭議之和解，此有臺灣高等法院96年度上易字第985 號刑事判決、證人000000（即被上訴人前任負責人）證述可稽。
三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實（前審卷第126 至128 頁之準備程序筆錄，本院卷第116 、164 至165 頁之準備程序筆錄）：
㈠被上訴人係系爭商標（如附圖1 所示）之專用權人（原審卷
第16頁之商標註冊證，本院卷第182 、202 頁之商標檢索資料、言詞辯論筆錄）。
㈡被上訴人與上訴人公司簽訂「製造與經銷合約」，約定被上
訴人自93年3 月1 日起至94年2 月28日止授權上訴人公司製造、銷售STEAM SAVERS袪水器（即系爭商品），授權金為美金（下同）312,500 元，且合約到期後，不論是否與產品銷售有關，上訴人公司均無使用被上訴人商標、專利、版權、商業機密、技術之權利（原審卷第18至33頁之製造與經銷合約暨中譯本）。
㈢兩造於95年9 月27日簽訂和解書（下稱系爭和解書），約定
至同年月12日止雙方在中華民國境內就製造或銷售STEAM SAVERS產品，任一方如曾對他方有債務不履行或侵權行為，雙方同意放棄對他方請求損害賠償之權利，但不包括放棄其他違約者或債權行為者之請求權，雙方如有未到期之合約、授權，均於同年月12日失其效力，並由上訴人公司、林美玲、000000支付被上訴人150,000 元作為和解金額（原審卷第58至59頁）。
㈣富喬公司於95年10月17日於訂購單上記載品名規格為「蒸汽
節能器STEAM SAVER 1/2" SUS304 牙口+ 過濾器」、訂購數量2 個、單價每個新臺幣（下同）7,500 元、總價15,000元等文句。上訴人公司則於同年10月24日開立品名「節流閥1/2"」、數量2 個、總價15,750元（含5%之營業稅）之統一發票予富喬公司（原審卷第60至61頁）。
㈤東展公司於95年11月27日於訂購單上記載品名或出貨名稱「
STEAM SAVER 3/4 」、訂購數量2 個，單價每個17,500元、訂購數量2 個、總價35,000元等文句。上訴人公司則於同年12月4 日開立品名「過濾器3/4"」、數量2 個、總價36,750元（含5%之營業稅）之統一發票予東展公司（原審卷第63至64頁）。
㈥被上訴人向臺灣新北地方法院（原名臺灣板橋地方法院）聲
請保全證據，經該院於96年8 月21日以96年度聲字第2128號裁定准被上訴人於證據保全程序，對於上訴人公司在臺北縣0000市（現改制為「新北市○○區○○○○路○段○○巷○號，自94年4 月1 日起至實施證據保全之日止使用「STEAM
SA VERS 」商標之產品，於現場勘驗後，以拍照、攝影之方式予以保全，並就上訴人公司生產、銷售前證產品之訂單、出貨紀錄、商業帳簿資料，於現場勘驗後，以拍照、影印、電腦列印、複製電磁紀錄等方式予以保全（原審卷第118 頁）。上開第㈣、㈤項之證據資料均係被上訴人於96年8 月24日依據前開裁定於上訴人公司營業所在地影印取得（原審卷第125 、128 頁）。
㈦被上訴人向臺灣雲林地方法院聲請保全證據，經該院以97年
度智全字第4 號民事裁定准許，並於97年5 月9 日至雲林縣000000000000000000施行勘驗，經廠區人員提供袪水器新品，並同意以該新品保全之方式代替原聲請保全方法，該袪水器新品，經徵詢台化公司特助0000000之同意，由臺灣雲林地方法院帶回保管，並於現場拍攝該新品之照片，該新品上載有「STEAM SAVERS」字樣（原審卷第136 至140 頁）。依上訴人公司於94年3 月3 日與台塑總管理處採購部所簽訂合約資料表，上訴人公司銷售廠牌型號「STEAM SAVER 」之貨品共15個，價格如原判決附表所示（原審卷第135 頁）。㈧被上訴人於98年8 月3 日寄發板橋站前郵局第282 號存證信
函予上訴人，請求賠償19,687,500元，並於99年2 月3 日向本院提起本件訴訟（原審卷第4 、147 至148 頁）。
㈨「祛水器」、「節流閥」為同一產品名稱（前審卷第153 頁之準備程序筆錄）。
㈩台電大林廠向上訴人公司購買下列祛水器（節流閥）（本院
卷第135 至136 頁之證人000000《台電大林廠鍋爐組之鍋爐輔機主辦》證述，及原審卷第259 至260 頁、本院卷第155至157 頁之統一發票、本院卷第143 至148 、151 至154 、
158 至160 頁之內部請購單、交貨單、祛水器照片、報銷單）：
⒈於96年9 月29日購買4 個，於同年10月24日交貨，上訴人
公司開立同年月8 日之統一發票（本院卷第151 、155 、
159 頁）。⒉於96年12月19購買4 個，於同年12月25日交貨，上訴人公
司開立97年1 月14日之統一發票（本院卷第143 至144 、
151 、156 、160 頁）。⒊於97年3 月29日購買3 個，於同年4 月7 日交貨，上訴人
公司開立同年月10日之統一發票（本院卷第145 至146 、
151 、157 、160 頁）。⒋於98年7 月6 日購買4 個，於同年月17日交貨，上訴人公
司開立同年月20日之統一發票（本院卷第147 至148 、15
1 、158 、159 頁）。
四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第117 、19
9 至200 頁之筆錄）：被上訴人得否依92年5 月28日修正公布之商標法第61條、第63條第1 項第3 款、公司法第23條第2 項規定，請求上訴人連帶負損害賠償責任？㈠上訴人公司有無違反92年5 月28日修正公布之商標法第29條
第2 項第1 款所規定，而侵害被上訴人之系爭商標權？⒈上訴人公司是否於95年10月17、25日，擅自使用系爭商標
各銷售系爭商品 2 個予富喬公司、東展公司？⒉上訴人公司是否於96年10月、97年1 、4 月、或98年7 月
間，擅自使用系爭商標，銷售系爭商品1 個予台電公司大林廠？㈡被上訴人得否依92年5 月28日修正公布之商標法第63條第1
項第3 款規定，請求上訴人賠償6,000,000 元？㈢被上訴人得否依公司法第23條第2 項規定，請求上訴人林美
玲、000000與上訴人公司連帶負損害賠償責任？㈣被上訴人對上訴人之損害賠償請求權是否罹於時效？
五、得心證之理由：㈠按除92年5 月28日修正公布之商標法第30條另有規定外，於
同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者，應得商標權人之同意，同法第29條第2 項第2 款定有明文。又（第
1 項前段）商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，（第2 項）未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權，同法第61條第1 項前段、第
2 項亦有明文。㈡上訴人有侵害被上訴人之系爭商標權：
⒈關於富喬公司、東展公司：
被上訴人主張上訴人公司於95年10月17、25日，擅自使用系爭商標各銷售系爭商品2 個予富喬公司、東展公司云云，並提出富喬公司、東展公司出具之訂購單2 件為證（原審卷第60、63頁）。惟上開訂購單係由富喬公司、東展公司製作，並非上訴人所製作，且上訴人公司開立予富喬公司、東展公司之統一發票僅分別記載品名「節流閥1/2"」、「過濾器3/4"」（原審卷第61、64頁）。又富喬公司、東展公司先前均曾就系爭商品與上訴人公司交易，自有可能就相類之蒸汽節能器或過濾器商品沿用先前交易品名，自難僅憑上開訂購單即認上訴人公司交付富喬公司、東展公司之商品即有系爭商標「STEAM SAVERS」圖樣，而侵害系爭商標權。被上訴人於本院審理時亦自陳：（問：從卷內資料顯示被上訴人可證明上訴人總計有幾個侵害商標權物？）... 被上訴人主張台電大林廠向上訴人公司所採購的15個祛水器中，僅有1 個侵害商標權... 等語（本院卷第165 、202 頁之準備程序筆錄），並於言詞辯論時表示就富喬公司、東展公司部分舉證有困難等語（本院卷第20
2 頁），是被上訴人未能舉證此部分主張。況被上訴人於96年8 月24日因實施證據保全而影印取得有關富喬公司、東展公司之證據資料，已於前第三㈥項所述。遲至98年9月3 日寄發存證信函予上訴人，復於99年2 月3 日提起本件訴訟，已於前第三㈧項所述，是此部分被上訴人對上訴人之損害賠償請求權業已罹於時效。
⒉關於台電大林廠：
⑴被上訴人主張上訴人公司於96年10月、97年1 、4 月、
或98年7 月間，擅自使用系爭商標銷售系爭商品1 個予台電公司大林廠等語。惟此為上訴人所否認，並辯稱：
上訴人公司出售台電大林廠15個祛水器均為其自行開發之產品，並未使用系爭商標，至000000所證述於98年5月12日看見的STEAM SAVER 祛水器乃000000前於95年3、4 月間所交付測試用的樣品云云。因此，自應先由被上訴人就此有利於己之事實（即上訴人公司出售台電大林廠之15個祛水器中有1 個為系爭商品）負舉證之責。
⑵查兩造於代理期間均未銷售產品予台電大林廠，此為兩
造所自陳（原審卷第279 頁、前審卷第162 頁之言詞辯論筆錄）。另前審於100 年6 月10日、同年7 月1 日函詢台電大林廠，自93年3 月1 日起至95年12月31日止所使用之祛水器（節流閥）係向何人所購買？其型式、數量各如何？有無任何公司提供祛水器（節流閥）之試用品？若有，其型式、數量各為何？台電大林廠先後於10
0 年6 月21日及同年7 月12日函覆「所查該期間本廠未購買祛水器」、「所查該期間本廠未有其他公司提供『祛水器』試用品」等語（前審卷第169 、171 、179 、
181 頁），並經證人000000證述明確（本院卷第138 至
139 頁）。又上訴人公司分別於96年10月24日、同年12月25日、97年4 月7 日、98年7 月17日，交付4 個、4個、3 個、4 個祛水器（共15個）予台電大林廠，已於前第三㈩項所述。因此，自93年3 月1 日至98年7 月17日止，上訴人公司出售台電大林廠之祛水器，乃96年10月24日、同年12月25日、97年4 月7 日、98年7 月17日所交付之15個。
⑶證人000000於原審時結證稱：伊與同事000000、邊先生
（即被上訴人之前任法定代理人）於98年5 月12日至台電大林廠，台電員工帶渠等至現場查看何處可安裝袪水器，行至空壓機旁有1 排水管線邊，就看到數個類似邊先生產品之東西，上面有寫鼎錩商標，也看到有1 個寫「STEAM SAVERS」商標，000000有帶相機，將其拍照下來；後來回到辦公室，渠等即詢問是何人所賣，他們說是鼎錩（即上訴人公司）賣的；伊與000000、邊先生、公證人於99年3 、4 月再去台電大林廠，台電人員、公證人000000去空壓機現場看，有「STEAM SAVERS」商標的祛水器已被換掉等語（原審卷第250 至253 頁），並有台電大林廠現場照片2 紙為證（如附圖2 所示，本院卷第177 、178 頁。影本附於原審卷第65至66頁之原證10）。而上訴人訴訟代理人對於被上訴人於本院審理時當庭所提之前開彩色照片2 紙表示沒有意見等語（本院卷第166 頁之準備程序筆錄）。衡酌證人000000與兩造素無嫌隙，復與本件訴訟無利害關係，自無附和被上訴人、誣攀上訴人之動機與必要。佐以上訴人於原審並未提及000000交付試用品或樣品予台電大林廠一事，係於前審及本院審理時始辯稱：於台電大林廠所發現1 組系爭商標之產品，應屬試用品，應係95年4 月間上訴人員工000000拿1 個台電大林廠裝設試用，同年5 月間兩造已因授權契約而生嫌隙，可能是該廠未依上訴人指示拆下云云（前審卷第17至18、56、57、160 至161 、183頁），是上訴人自陳曾交付1 個系爭商品予台電大林廠乙情，僅抗辯交付期間係於同年4 月間云云。參諸自93年3 月1 日至98年7 月17日止，上訴人公司出售台電大林廠之祛水器，乃96年10 月24 日、同年12月25日、97年4 月7 日、98年7 月17日所交付之15個。堪認證人000000於98年5 月12日至台電大林廠所見1 個有「STEAMSAVERS」商標之祛水器（即系爭商品，如附圖2 所示），係上訴人公司於96年10月24日、同年12月25日、97年
4 月7 日所交付之11個祛水器（4 個+4個+3個=11 個）其中1 個，是被上訴人業已就其主張盡其舉證責任。
⑷因上訴人自始否認有販賣系爭商品1 個予台電大林廠之
情，本院僅能依上揭證人000000之證述、如附圖2 所示之系爭商品照片、上訴人公司與台電大林廠間之交易資料（含統一發票4 紙）等本案卷證，推認上訴人公司於96年10月24日、同年12月25日、或97年4 月7 日交貨時，交付如附圖2 所示之系爭商品1 個予台電大林廠。
⑸至上訴人公司與台電大林廠間就15個祛水器之訂單、發
票、報價單、簽准之報價單等（前審卷第61至67頁），雖無「STEAM SAVERS」字樣，惟證人000000證稱：台電大林廠採購祛水器，主要是看是否符合器材規範，對於其上有無任何公司名稱標示或圖案，已無印象等語（本院卷第136 至137 頁）。是以上開文件並無系爭商標之圖樣乙情，無足為有利於上訴人之認定。
⑹被上訴人於本件係主張上訴人公司於96年10月、97年1
、4 月、或98年7 月間，擅自使用系爭商標銷售系爭商品1 個予台電公司大林廠等語（本院卷第165 頁），則上訴人引用台電大林廠於100 年6 月21日函覆：「所查該期間（即93年3 月1 日起至95年12月31日）本廠未購買祛水器」等語（前審卷第169 、171 頁），辯稱其確無侵權販售之事實，要無足取。
⑺上訴人未能證明於95年4 、5 月間提供試用品一事：
①被上訴人業已證明上訴人公司96年10月24日、同年12
月25日、或97年4 月7 日交付台電大林廠11個祛水器中，有1 個為系爭商品之事實，已於前述。則上訴人辯稱台電大林廠所發現1 組系爭商標之產品，應屬試用品，而非上訴人侵權販售之產品，應係95年4 月間，兩造間仍有合法授權契約存在，上訴人員工000000拿到台電大林廠裝設試用，同年5 月間兩造已因授權契約而生嫌隙，上訴人乃要求該廠將該試用品拆下，可能是該廠未依上訴人指示拆下，且兩造於同年9 月27日簽訂系爭和解書，上訴人已給付授權金至同年月12日，並未侵害系爭商標權云云，即應由上訴人就此抗辯事實應負證明之責任（最高法院18年上字第2855號民事判例、43年台上字第377 號民事判例參照）。
為此，上訴人舉出證人000000，並提出和解書、臺灣高等法院96年度上易字第985 號刑事判決、及該案證人000000、000000、告訴代表人000000之陳述為證。
②證人000000固證稱：伊曾於95年3 、4 月間拿被上訴
人之祛水器2 組予台電大林廠測試，後於96年5 、6月間拿上訴人公司自己開發的祛水器（節流閥）予台電大林廠人員，請其自行安裝測試，後來台電大林廠於同年10月份向上訴人購買節流閥等語（本院卷第13
0 至132 頁）。惟台電大林廠於100 年6 月21日及同年7 月12日函覆稱：自93年3 月1 日起至95年12月31日止，並未購買祛水器，且未有其他公司提供祛水器試用品等語（前審卷第169 、171 、179 、181 頁），證人000000亦證稱：000000於96年間向其介紹上訴人公司的祛水器產品，由其經手於96年12月19日、97年3 月29日、98年7 月6 日購買11個，當初000000有拿樣品並介紹，介紹完畢後即帶走產品等語（本院卷第135 至139 頁），與證人000000所述會交付樣品供測試之用乙情不一致。雖上訴人辯稱與000000接觸之台電大林廠人員不只000000云云，經本院詢問上訴人有關樣品部分，除證人000000外，尚有無其他證據補強？上訴人亦稱：「現在人事變遷，上訴人也無法確定當初000000交付樣品的人員姓名等語（本院卷第20
2 頁之言詞辯論筆錄），是以本院已無從再為證據之調查。況證人000000亦證稱：交付樣品後，伊無印象是否曾至現場查看，且於95年5 月間經公司告知與被上訴人之間的問題，僅口頭通知台電廠，並未要求索回該樣品，因產品推廣不易，盡量不將產品取回，日後有機會可以去找他人等語（本院卷第133 至135 頁），然000000既知與原代理廠商（即被上訴人）有商品代理問題，卻僅口頭通知台電大林廠拆卸，而未到場確認果否拆卸、並將之取回，復於本案審理時以有利日後拜訪客戶為由推諉其責，顯與常情有違。是以上訴人未能證明000000確有於同年3 、4 月間交付樣品（試用品）予台電大林廠、台電大林廠將之安裝並使用至98年5 月12日證人000000到場親見之時等情。
故上訴人此部分所辯，委無可採。
③因上訴人未能證明於95年4 、5 月間提供祛水器試用
品予台電大林廠乙節，則兩造於同年9 月27日簽訂系爭和解書，上訴人因此支付美金150,000 元，究係權利金、或侵權賠償金，即無論究之必要。
⑻另上訴人辯稱其有能力研發取得新型第095408號專利，
且取得「鼎錩及標章」之商標云云，然本件係商標權侵權訴訟，上訴人是否有能力研發取得新型專利、業已獲准「鼎錩及標章」商標註冊，與其本件是否侵害系爭商標權係屬二事，故上訴人此部分之辯解，亦非可採。⒊綜上，兩造於95年9 月27日所簽訂之系爭和解書第三條，
業已載明兩造間之未到期合約、授權，均於同年月12日失其效力（原審卷第58頁），是上訴人已無權使用系爭商標。然上訴人公司於96年10月24日、同年12月25日、或97年
4 月7 日交貨時，交付如附圖2 所示之系爭商品1 個予台電大林廠，是上訴人公司至少販賣未經被上訴人之同意、於同一商品使用相同於系爭商標之商標的系爭商品1 個予台電大林廠，復無92年5 月28日修正公布之商標法第30條第1 項各款之情事，依同法第29條第2 項第1 款、第61條第2 項規定，該系爭商品為侵害商標權之商品，而侵害被上訴人之系爭商標權。
⒋至上訴人於原審所提臺灣臺北地方法院97年度智字第67號
民事判決（原審卷第230 至234 頁），係被上訴人與台塑石化股份有限公司等間有關是否侵害被上訴人專利權之民事事件，與本件上訴人是否侵害被上訴人之系爭商標權無涉，並無何既判力或爭點效之可言，附此敘明。
㈢被上訴人所得請求之損害賠償：
⒈按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得
以查獲侵害商標權商品之零售單價500 倍至1,500 之金額計算其損害，但所查獲商品超過1,500 件時，以其總價定賠償金額，92年5 月28日修正公布之商標法第61條第1 項前段、第63條第1 項第3 款定有明文。又同法第63條第1項第3 款前段所謂零售單價，係指侵害他人商標權之商品實際出售之單價（最高法院101 年度台簡上字第9 號民事判決參照）。
⒉次按商標權人請求損害賠償時，賠償金額顯不相當者，法
院得予酌減之，92年5 月28日修正公布之商標法第63條第第2 項有明文規定。而侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件。同法第63條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則。商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，在於填補被害人實際損害之立法目的相符（最高法院97年度臺上字第1552號民事判決參照）。
而判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及商標真品之性質與特色、在市場上流通情形、加害人可能對商標權人創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等均為審酌之因素。
⒊查兩造於95年9 月27日所簽訂之系爭和解書，約明雙方如
有未到期之合約、授權，均於同年月12日失其效力，惟上訴人公司卻於96年10月24日、同年12月25日、或97年4 月
7 日交付1 個系爭商品予台電大林廠，乃故意侵害被上訴人之商標權，被上訴人自得請求上訴人公司賠償其因此所受之損害。而上訴人公司分別於96年10月8 日、97年1 月
4 日、同年4 月25日各出售祛水器（節流閥）4 個、4 個、及3 個予台電大林廠，價格分別為35,700元、35,700元、及26,775元（原審卷第259 至260 頁、本院卷第155 至
157 頁之96年10月8 日、97年1 月4 日、同年4 月25日統一發票），每一產品祛水器（節流閥）的單價均為8,925元（$35,700 ÷4=$8,925，$ 26,775÷3=$8,925），是上訴人公司侵害被上訴人商標權之系爭產品實際出售之單價為8,925 元，即應以此為計算基準。原審以上訴人否認，故無從辨識上訴人公司銷售商品15個予台電大林廠的交易中究何筆為侵害被上訴人商標權之商品，是上開資料無法作為計算「原告（即被上訴人）商標商品」之基礎，改以上訴人銷售STEAM SAVER 15個予台塑總管理處採購部之平均價格13,592.27 元計算「原告（即被上訴人）系爭商標商品」之單價（原判決第12至13頁第⒊項），自有未洽。
⒋爰審酌被上訴人雖僅能證明上訴人公司販賣系爭商品1 個
予台電大林廠，惟系爭商品係使用與系爭商標之真品相同之商標圖樣「STEAM SAVERS」，會影響系爭商標真品市場之交易秩序，且上訴人公司之資本總額為5,000,000 元，所營事業包含各類工業用原料之買賣、各類日用品之買賣、機械五金之買賣、產品之進出口貿易業務（原審卷第70頁、本院卷第32頁之公司登記查詢資料），以及上訴人公司前與被上訴人簽訂系爭合約，並於95年9 月27日達成和解，給付被上訴人美金150,000 元之和解金，約定兩造間之未到期合約、授權，均於同年月12日失其效力，上訴人公司卻於其後仍未經授權而使用系爭商標於系爭商品等一切情狀，以系爭產品單價500 倍即新臺幣（下同）4,462,
500 元計算（$8,925X500倍=$4,462,500 ）為適當，並無依92年5 月28日修正公布之商標法第63條第2 項規定酌減之必要。
⒌另被上訴人請求自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週
年利率5%計算之利息，因本件乃被上訴人自行送達起訴狀繕本予上訴人（原審卷第4 頁之起訴狀首頁左上方註記「繕本逕送對造2/23」），惟僅憑「2/23」尚不足以認定上訴人收受起訴狀繕本之日期，至原判決第13頁第七項第3至4 行所載「本院卷第26頁、第27頁」乃被上訴人所提原證3 ，與上訴人收受起訴狀繕本一事無涉，本案卷內復無其他證據足資佐證，因上訴人於原審委任訴訟代理人之日為99年4 月1 日（原審卷第74至75頁之委任狀），據以推認上訴人至遲於是日收受起訴狀繕本，故被上訴人所得請求之利息起算日為同年4 月2 日，而非原判決所認定之「99年2 月12日」。
㈣上訴人應連帶負損害賠償責任：
⒈按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人
受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。又有限公司董事，為公司負責人，公司之經理人在執行職務範圍內，亦為公司負責人，同法第8 條第1 項、第2 項亦有明文。
⒉查上訴人林美玲為公司法定代理人，上訴人000000為上訴
人公司之總經理，兩人並為夫妻關係，有名片、公司及分公司基本資料查詢明細、送達回證各1 件在卷足憑（原審卷第34、67、27頁），且上訴人公司於95年9 月27日與被上訴人簽訂系爭和解書時，上訴人林美玲、000000均以個人名義並與被上訴人達成和解（原審卷第59頁），顯見就銷售系爭商品之業務，上訴人林美玲、000000均為上訴人公司有代表權之人，卻因執行上訴人公司職務，不法侵害被上訴人之商標權，自應依前揭規定，與上訴人公司負連帶賠償責任。
㈤被上訴人對上訴人之損害賠償請求權並未罹於時效：
如前所述，上訴人公司於96年10月24日、同年12月25日、或97年4 月7 日交貨時，交付如附圖2 所示之系爭商品1 個予台電大林廠，侵害被上訴人之系爭商標權。而被上訴人前任法定代理人於98年5 月12日與000000前往台電大林廠時發現如附圖2 所示之系爭商品，嗣於同年9 月3 日寄發存證信函予上訴人（原審卷第147 至148 頁），復於99年2 月3 日提起本件訴訟（原審卷第4 頁之起訴狀第1 頁右上方之本院收狀戳），是被上訴人對上訴人之損害賠償請求權並未罹於時效自明。
六、綜上所述，被上訴人請求上訴人連帶給付4,462,500 元，及自99年4 月2 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴判決並為假執行宣告，自有未洽。上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2 項所示。至於上開應准許部分，原審判命上訴人給付，並為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。
七、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第450 條、第79條、第85條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 2 月 27 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 李得灶
法 官 陳容正法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）中 華 民 國 102 年 2 月 27 日
書記官 林佳蘋附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。