智慧財產法院民事判決
101年度民商訴字第12號原 告 美商‧新巴倫斯運動鞋公司
(New Balance Athletic Shoe, Inc.)法定代理人 Edward J. Haddad
送達代收人 林志剛律師訴訟代理人 陳和貴律師
吳婷婷律師蘇芳儀律師被 告 彤璐國際有限公司兼法定代理人 白家旭共 同訴訟代理人 徐鼎賢律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於101 年10月4 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告彤璐國際有限公司、白家旭不得使用相同或近似於如附圖所示註冊商標於所指定之商品上，其已進口使用相同或近似於如附圖所示註冊商標之侵權物品應予以銷毀。
被告彤璐國際有限公司、白家旭應連帶給付原告新台幣壹佰捌拾柒萬參仟貳佰元，及自民國一百零一年三月二十一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
被告彤璐國際有限公司、白家旭應連帶負擔費用，將本件民事確定判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以高四點八公分乘以寬七點八公分之篇幅，登載於經濟日報全國版頭版之報頭旁壹日。
訴訟費用由被告連帶負擔。
本判決第二項所命給付，於原告以新台幣陸拾貳萬肆仟肆佰元為被告供擔保後，得假執行；但被告以新台幣壹佰捌拾柒萬參仟貳佰元為原告預供擔保後，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本件乃涉外民事事件，本院有國際裁判管轄權：按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照）。查本件原告美商‧新巴倫斯運動鞋公司（下稱美商新巴倫斯公司）係外國法人，故本件具有涉外因素，而為涉外事件。再者，原告主張被告於我國境內侵害其商標權，而應負損害賠償責任，依原告主張之事實，本件應定性為商標侵權事件，經類推民事訴訟法第15條第
1 項規定，應認原告主張之侵權行為地之我國法院有國際管轄權。另依商標法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第3 款定有明文，故本院自得就本件商標侵權事件為審理。
二、本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，民國100 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。查原告依我國商標法規定取得商標權，其主張被告有侵害其商標權之行為，本件應定性為商標侵權事件已如前述，揆諸上開規定，本件之準據法，自應依中華民國法律。
三、再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。查原告美商新巴倫斯公司起訴時聲明第2 項原為「被告等應連帶給付原告新台幣1,753,500元整，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。」，嗣於101 年6 月1 日以書狀變更聲明第2 項為「被告等應連帶給付原告新台幣1,873,200元整，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。」（見本院卷㈠第4 、186 頁），核屬訴之聲明之擴張，揆諸上開說明應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：原告為註冊第751720號、及第0000000 號商標之商標權人（下稱系爭商標，註冊號碼、權利期間、商品或服務名稱等如附圖所示），詎被告彤璐國際有限公司（下稱彤璐公司）未經原告之同意或授權，擅自進口使用「N 」及「N NEW TEENS」等相同或近似原告系爭商標圖樣之WOMEN SNEAKERS SHOES運動鞋1,710 雙（下稱系爭產品），而侵害原告之商標權。被告在PChome商店街「HIKOREA 購物城」販售仿冒原告系爭商標圖樣之運動鞋一雙售價920 元，且查扣之產品已超過1,500 雙，是被告應連帶賠償原告1,573,200 元（計算式：
920 元×1,710 雙）。又消費者購買被告之商品後，誤以為是原告之商品，但卻無預期之售後服務等保障，進而影響及減損原告之信譽，爰請求被告等應連帶賠償原告業務上之信譽損失30萬元，並連帶負擔費用將本件民事確定判決書部分內容登報，又為防止系爭產品日後流入市場而侵害原告系爭商標權，侵權物品應予銷毀，並請求被告排除、防止侵害。爰依修正前商標法第61條第1 項、第3 項、第63條第1 項第
3 款、第3 項、第64條、民法第28條、公司法第23條第2 項規定，提起本件請求，並聲明：⑴被告等不得使用相同或近似於如附圖所示註冊商標於所指定之商品上，其已進口使用如附圖所示註冊商標之侵權物品應予以銷毀。⑵被告等應連帶給付原告1,873,200 元整，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。⑶被告等應連帶負擔費用將本件民事確定判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以高4. 8公分乘以寬7.8 公分之篇幅，登載於經濟日報全國版頭版之報頭旁一日。⑷原告願供擔保，請求就訴之聲明第二項准予宣告假執行。
二、被告等則以下列等語置辯：㈠系爭產品係屬韓商GUDUMARU公司出錯貨：
被告彤璐公司於100 年12月21日向韓商訂購者為在韓國取得商標權並授權被告在台使用之「N NEW STAR」及「N NEWTEENS 」圖樣之增高運動鞋，非本件遭查扣標示「N 」及「
N NEW TEENS 」之一般運動鞋，系爭產品係韓商出錯貨。㈡系爭產品圖樣與系爭商標並不近似：
1.原告前所另外註冊公告之第0000000 號「N 英文圖樣」（墨色）商標，經訴外人林秋月提出異議後，遭智慧局於98年6月16日予以撤銷商標註冊。是原告所餘附圖商標既未遭智慧局撤銷，顯然認均未與林秋月註冊之「N NNK 」圖樣商標近似，自可依此推認遭查扣系爭產品之「N 」及「N NEWTEENS 」圖樣，當亦不近似於原告附圖所示商標，且無致消費者混淆誤認之虞。
2.原告所提資料充其量僅能證明系爭商標所表彰之商品信譽已為相關事業或消費者所熟悉，尚不足證明已達著名程度。又單純未經設計之「N 」字母為英文字母之一，並不具有識別性，故系爭產品圖樣與系爭商標是否近似，仍應以二者整體商標圖樣作為判斷基礎而不能單以二者均有不具識別性之「
N 」字母，即謂二者近似。系爭產品圖樣與系爭商標雖均有「N 」字母，惟系爭產品圖樣其或為實心N 字，或為空心N字底下加NEW TEENS ，與系爭商標於異時異地隔離觀察，在外觀上、構圖意匠及設計觀念上，均迥然有別。因此，系爭產品圖樣與系爭商標，於鞋類消費市場予消費者施以普通注意所得印象，尚不致達混淆誤認之相近程度，應認非屬近似商標。
㈢系爭產品圖樣之使用者為韓商GUDUMARU公司，並非被告，且
系爭產品如侵害系爭商標，亦不可能發還原告等自行銷毀，故原告訴之聲明第1 項並無正當性及保護必要性。
㈣被告公司係以每雙4 塊美金（約合120 元），向韓商購買增
高運動鞋，而擬以每雙250 元至300 元批發予零售商，零售價亦應在每雙350 元至400 元間，原告所提PChome商店街網頁資料所載920 元實為HIKOREA 韓國增高鞋價格，與系爭產品為一般運動鞋價格有異，自不得比附援引計價。至原告請求業務上信譽損失30萬元，並未提出其業務上因侵害致減損之證據資料證明之，亦屬無理由。
㈤並聲明：⑴原告之訴暨假執行之聲請均駁回。⑵訴訟費用由
原告負擔。⑶如受不利益之判決，被告願供擔保，請准宣告免予假執行。
三、兩造不爭執之事項（見本院卷㈠第180 頁、第168 至171 頁、第297頁、第327頁）：
㈠原告為附圖所示系爭商標一、系爭商標二之商標權人，註冊號碼、權利期間、商品或服務名稱等如附圖所示。
㈡財政部基隆關稅局於101年2 月16日查扣標示「N 」及「N
NEW TEENS 」之系爭產品計1,710 雙，係由被告公司所進口。
㈢原告前於95年6 月1 日註冊公告之第0000000 號「N 英文圖
樣」商標，因與訴外人林秋月註冊在先之「N NNK 」商標構成近似，而經智慧局於98年6 月16日予以撤銷商標註冊確定。
㈣PChome Online 商店街之HIKOREA 購物城為被告所經營，其
於101 年5 月18日於PChome商店街網頁上，刊登「【HIKORE
A 韓國增高鞋】710017- 彩色N 字款運動休閒鞋、流行女鞋、korea 紐巴倫慢跑鞋NB鞋（現＋預）」、「一次付清特價
920 元」。
四、本院之判斷：查商標法雖於100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行，惟本件原告主張被告侵害系爭商標權之時間為新修正商標法施行前，是以系爭商標權是否受到侵害，應以當時有效之92年5 月28日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）為法規依據，合先敘明。本件原告主張被告所進口之系爭產品未經原告同意使用相同或近似於系爭商標之圖樣，而侵害原告商標權，惟為被告所否認。經查：
㈠系爭產品使用之圖樣與系爭商標構成相同或近似：
1.按未經商標權人同意，而於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者，或於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標，修正前商標法第29條第2 項第1 、3 款定有明文。而所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：1.以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；2.商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；3.商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。又判斷二商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院91年度判字第1559號判決參照）。
2.查系爭商標指定使用於「男、女及孩童鞋靴、襪子及衣服」、「運動用鞋」等商品，而系爭產品為運動鞋，兩者自屬同一或類似商品。再者，經查扣之系爭產品所使用之圖樣有二類，一為「N 」、一為「N NEW TEENS 」，經將系爭產品所使用之圖樣與系爭商標圖樣相較，其中於鞋側使用大寫「N」圖樣者（見本院卷㈠第117 頁），其圖樣與系爭商標二完全相同，並與系爭商標一構成近似；其中於鞋側使用「N
NEW TEENS 」圖樣者（見本院卷㈠第118 頁），其「N 」字體較大，而「NEW TEENS 」則以極小字體置於「N 」之下方，因此系爭產品雖多了「NEW TEENS 」字樣，然其占整體圖樣比例甚小，整體觀之予人之鮮明印象仍為英文字母「N 」，具有普通知識經驗之一般消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離及通體觀察，仍會有所混淆誤認，自與系爭商標一、二構成近似商標。
3.被告雖辯稱不得單以不具識別性之「N 」字母判斷是否構成近似云云，然查系爭商標雖為單一字母，惟原告為世界知名之運動品製造商，「N 」系列商標業經原告於世界各國註冊，且自86年起即於鞋側使用「N 」圖樣之運動鞋於我國各大百貨公司及全省指定體育用品社販售，並經原告廣泛宣傳，已為相關消費者所知悉等情，有系爭商標在世界各國註冊一覽表、相關報章雜誌廣告資料等附卷可參（見本院卷㈠第
202 至277 頁），是以於鞋類使用「N 」字母圖樣已使相關消費者得以認識其商品或服務之來源來自於原告，自有識別性可言。被告又以系爭商標既未遭智慧局撤銷，顯然未與訴外人林秋月「N NNK 」圖樣商標近似，亦可推認未與系爭產品之「N 」及「N NEW TEENS 」商標圖樣近似云云，然訴外人林秋月前所異議之商標為原告之註冊第00000000號商標，該異議案中僅審查原告第00000000號商標有無違反商標法第23條第1 項第13款情事，而未及於本件系爭商標，且該案中據以異議之商標為訴外人林秋月所註冊之「N NNK 」，與系爭產品所使用之「N 」及「N NEW TEENS 」無涉，被告以此推論系爭產品所使用之圖樣與系爭商標不構成近似云云，顯屬無稽。
㈡被告有侵害系爭商標權之故意存在：
被告雖辯稱系爭產品係韓商出錯貨，其所進口者為標示「N
NEW STAR」及「N NEW TEENS 」圖樣之增高運動鞋云云，並提出合約書影本、退貨道歉通知書影本、韓商授權同意書影本等為證，然上開私文書經原告否認其真正，依民事訴訟法第352 條第2 項規定自應由被告舉證其真正，然被告並未提出原本、經我國駐外單位認證之認證書或其他相關資料供本院審酌，且觀之被告所提合約書（見本院卷㈠第151 至153頁），其賣方記載「GUDUMARU」公司，惟簽名欄SELLER卻記載「FOD COMMERCE CO., LTD 」，且其上「金種慶」之簽名字跡亦與被告所稱之韓商道歉聲明書上「金種慶」之簽名不同（見本院卷㈠第156 頁），而均無法相互勾稽，是其真實性顯非無疑。縱認該等文書為真正，然被告所提韓商道歉通知書上並未記載日期，且其內容為「致所有台灣相關廠商，我們購自Newstar 公司及Newteen 公司之鞋子應送至其他國家，我們發生錯誤，希望這些鞋子可送回韓國....」（見本院卷㈠第156 頁），不僅未載明受文者為被告公司，且其內容亦難證明與本件有關。況被告所提合約書記載「1.COMMOD
ITY ：SNESKERS SHOES（貨物：運動鞋）」（見本院卷㈠第
151 頁），並非被告所辯稱之「增高鞋」，又PChome Online商店街之HIKOREA 購物城為被告所經營，被告曾於101 年5月18日於PChome商店街網頁上，刊登「【HIKOREA 韓國增高鞋】710017- 彩色N 字款運動休閒鞋、流行女鞋、korea 紐巴倫慢跑鞋NB鞋（現＋預）」等情，有PChome Online 網頁
1 紙附卷可參（見本院卷㈠第297 至301 頁），且為兩造所不爭執，自堪信為真實，而被告於上開網頁中標明「紐巴倫」、「NB鞋」，且所附照片亦為鞋側使用英文字母「N 」圖樣之運動鞋，與原告產品幾乎完全相同，足見被告係故意販售侵害原告商標圖樣之運動鞋，以上均證被告辯稱遭查扣之系爭產品係韓商出錯貨云云，顯不足採。至被告雖提出韓國商標註冊證及授權書，主張系爭產品使用之圖樣於韓國取得商標註冊並授權被告使用等語（見本院卷㈠第157 至165 頁），然商標權之取得採屬地主義，系爭產品使用之圖樣既未在我國註冊，自難以此而認不受原告系爭商標權之拘束。
㈢損害賠償金額之計算：
按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償；商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價50
0 倍至1,500 倍之金額請求賠償，但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額。修正前商標法第61條第1 項前段、第63條第1 項第3 款分別定有明文。被告雖辯稱其擬以每雙新台幣250 元至300 元批發予零售商云云，惟被告並未提出任何證據以實其說，況依前開PChome Online 網頁所示，被告係以每雙920 元價格販售予第三人，因此原告主張應以每雙920 元作為損害賠償之計算基礎，自屬有據。被告雖又辯稱前開PChome Online 網站所販賣者為增高鞋故售價較高云云，然被告於PChome Online 網站除販賣運動鞋外，亦販售一般平底鞋、高跟鞋，然無論販售何種鞋款，網頁上均一律標註【HIKOREA 韓國增高鞋】等情，有PChome Online網頁資料附卷可參（見本院卷㈠第341 至374 頁），足見「HIKOREA 韓國增高鞋」係被告商店名稱，非謂所販售者即為增高鞋，又被告所販售之增高鞋均會標明增高之高度，且售價為2,000 至3,000 元不等（見本院卷㈠第328 至340 頁），被告亦於無名網站中自承：「專賣增高鞋的業者白家旭說：還有看過169 公分高的女生上門買鞋，其實主要就是買一份自信。雖然一雙1800起跳，甚至可以貴到四五千，每個月還是能賣出上百雙」（見本院卷㈠第291 頁），此益證被告辯稱前開每雙售價920 元之網頁所販售者為增高鞋而非運動鞋云云，並不足採。準此，本件查獲仿冒商品共計1,710 雙已超過1,500 件，應以總價定其賠償金額為1,573,200 元（計算式：920 ×1,710 ＝1,573,200 ）。
㈣請求業務上信譽損失部分：
按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，修正前商標法第63條第3 項定有明文。該項之規定，係有別於同條第一項財產上損害賠償請求權之非財產上商譽損害請求權，祗須商標專用權人之業務上信譽，因商標受侵害致減損時，即足當之。至其賠償之金額，自應審酌當事人雙方之資力、侵害商譽之程度及其他一切情形定之，最高法院91年度台上字第1949號判決意旨可資參照。本件被告於PChome Online 網站經營網路商店，並將產品販售與下游零售商，系爭產品商標與原告真品幾乎相同或極其近似，被告並刻意於販售網頁上標明「紐巴倫」、「NB鞋」，顯係故意攀附原告商譽使消費者誤認被告所販售之鞋類係來自原告，原告亦因此刊登聲明提醒消費者所詢問之韓國進口
N 字鞋並非原告公司產品（見本院卷㈡第28頁），足見原告之商譽已因被告侵害行為而致減損，原告自得依上開規定請求被告賠償其信譽損害。本院審酌原告為世界知名運動用品製造商，被告所為侵權方式已嚴重影響原告商譽，認原告請求被告賠償其業務上信譽損失30萬元為適當，應予准許。
㈤請求排除、防止侵害與銷毀侵權物品部分：
按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具得請求銷毀或為其他必要處置。修正前商標法第61條第1 項、第
3 項定有明文。本件被告為鞋類之批發商及零售商，其於本件101 年2 月2 日遭查扣系爭產品後，仍於101 年5 月18日於網路上販賣系爭產品，原告系爭商標權仍有繼續遭侵害之可能，是原告對被告行使排除侵害與防止侵害請求權，洵屬正當，又系爭產品既為侵害商標權之物品，原告自得依前開規定請求銷毀。被告雖辯稱系爭產品圖樣使用者為韓商非被告，且原告請求銷毀欠缺保護必要云云，然被告所進口販售之系爭產品既附加相同或近似於系爭商標之圖樣，即屬商標之使用，又所進口之系爭產品既屬被告所有且為侵害商標權之物，為避免日後流入市場侵害原告權益，即有銷毀之必要，被告上開置辯委無足採。
㈥請求將判決書登報部分：
按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。修正前商標法第64條定有明文。此屬權利人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院仍應參酌被害人之請求及其身份、地位、被害程度等各種情事而為裁量。且所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656 號參照）。本院爰審酌原告為國際知名企業，被告以網路或批發方式販售侵權物品，嚴重侵害系爭商標權，是原告請求被告將本件民事確定判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以高4. 8公分乘以寬7.8 公分之篇幅，登載於經濟日報全國版頭版之報頭旁一日，以回復原告信譽損害，為由理由，應予准許。
㈦連帶責任部分：
按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。民法第28條、公司法第23條第2項定有明文。被告白家旭為被告公司法定代理人，其明知系爭產品為侵害原告商標權之產品仍進口販賣，不僅應對原告負侵權行為責任，且被告公司與被告白家旭亦應依上開規定對原告負連帶賠償之責。
㈧至被告雖聲請本院將系爭產品送智慧局鑑定是否侵害原告系
爭商標權，並聲請傳喚證人即韓商金種慶證明系爭產品係韓商出錯貨等語（見本院卷㈠第149 頁），然系爭產品所使用之圖樣與系爭商標構成相同或近似而足使一般相關消費者產生混淆誤認之虞，且由被告於PChome Online 網頁所登載之販賣資訊已足證被告確實有販賣仿冒原告商標商品之故意，均已如前述，故被告上開聲請調查證據並無必要，附此敘明。
五、綜上所述，原告依修正前商標法第61條第1 項、第3 項、第63條第1 項第3 款、第3 項、第64條、民法第28條、公司法第23條第2 項規定，請求被告連帶賠償原告1,873,200 元（計算式：1,573,200 ＋300,000 ＝1,873,200 ），及自起訴狀繕本送達翌日起即101 年3 月21日起（見本院卷㈠第134頁送達證書）按週年利率百分之5 計算之利息，並請求被告等不得使用相同或近似於如附圖所示註冊商標於所指定之商品上，且應將侵權物品銷毀，並將民事確定判決書部分內容登報等，為有理由，應予准許。就原告聲明第2 項部分，兩造分別陳明願供擔保聲請宣告假執行或免為假執行，經核於法並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第85條第2 項、第390 條第2 項、第39
2 條第2 項，判決如主文。中 華 民 國 101 年 11 月 1 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡如琪以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 101 年 11 月 2 日
書記官 王英傑