智慧財產法院民事判決
101年度民商訴字第38號原 告 德商．默克公司（Merck KGaA）法定代理人 烏爾里希．福格（Ulrich Fogel）
湯姆斯．連斯（Thomas Zens）訴訟代理人 蔡淑美律師被 告 臺灣艾爾加生命科學股份有限公司兼 法 定代 理 人 孫承儒共 同訴訟代理人 陳素雯律師被 告 郭淑樺上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國102年5月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。又國際私法上關於國際管轄權之決定，係依各國司法實務之發展及準用或類推適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原則而定。而我國涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第1 條第1項前段、第15條第1 項定有明文。經查，原告係外國人，被告則為本國人，故本件為一涉外民事事件。又被告之營業所或住所均在我國之臺北市，且原告係主張被告於民國100 年
9 月30日在我國境內侵害其商標權，揆諸前開說明及規定，我國法院就本件涉外事件即有國際管轄權。另依商標法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第3 款亦分別定有明文。本件原告依我國商標法規定取得商標權，並主張被告有侵害其商標權之事實，是本件為商標侵權事件，依前揭規定，本院自得就本件商標侵權事件為審理。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，10
0 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項著有規定。查如前所述，本件應定性為商標侵權事件，依前揭規定，本件之準據法，自應依中華民國法律，合先敘明。
二、復按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3 項規定，自有當事人能力。至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問，最高法院50年度台上字第1898號判例可資參照。經查，原告係在德國依法律設立之法人，有原告提出業經我國駐法蘭克福辦事處認證之外國法人證明書正本1 份及中文摘譯在卷可稽（見本院卷一第200 至第204 、276 至282 頁），雖未經我國政府認許，但原告設有代表人，應可視為非法人團體，故仍具有當事人能力，得為本件訴訟當事人。被告雖稱：原告固提出經認證之外國法人證明書及中文摘譯，惟並未為全文翻譯，仍與法院組織法第99條規定有違，被告無從判斷所證明之文書內容。又該文書僅為認證之外國法人證明書，然因其上未有法定代理人之簽名並經認證，亦無從判斷該外國法人是否設有代表人或管理人而符合民事訴訟法第40條第3 項規定，而有當事人能力等語。惟查，該外國法人證明書上已有記載原告公司設立登記之相關資料，並有記載其中2 位法定代理人姓名為烏爾里希．福格、湯姆斯．連斯，且原告亦就該部分為中文摘譯，顯足證明原告具有當事人能力。至原告未為翻譯部分大都為原告其餘法定代理人之姓名、出生年月日，核與原告是否具當事人能力無涉。又前開外國法人證明書僅係要證明原告之外國法人身分，自無經法定代理人簽名之必要。
是以，被告以前開事由否認原告之當事人能力，洵非可採。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）訴外人美國Millipore 公司（下稱密理博公司）設立於西元1954年，主要生產實驗室純水、過濾系統、幫浦、廢水淨化處理器等商品，其過濾系統為世界上第一台純水系統，商品深受消費者信賴與喜愛，2009年密理博公司營業額已達17億美元，在全球30多國約有6 千多名員工。又密理博公司早於79年即已向我國申請「Millipore 」商標註冊，經獲准註冊為第517866、508824、49286 號商標（以下分別簡稱第517866號、第508824號、第49286 號商標，並合稱系爭商標，註冊號碼、商標圖樣、權利期間、商品或服務名稱等如附圖一、二、三所示），且於90年5 月18日於臺灣設立分公司，經營臺灣市場，積極拓展業務，是系爭商標已成為我國相關業者及消費者所熟知之著名商標。
（二）原告是世界知名之化學及製藥公司，已於99年5 月併購密理博公司，並自101 年3 月1 日受讓系爭商標，成為系爭商標之商標權人。而被告孫承儒與被告郭淑樺原為密理博公司台灣分公司之員工，惟其2 人於原告併購密理博公司後即先後於100 年1 月1 日、同年5 月1 日離職，並於同年8 月9 日共同設立被告臺灣艾爾加生命科學股份有限公司（下稱艾爾加公司），以被告孫承儒為公司之負責人，被告郭淑樺則擔任公司之董事，且被告艾爾加公司已加入法商威立雅公司名下ELGA品牌專營純水系統之經銷商。
（三）被告郭淑樺趁密理博公司與原告仍在處理併購後續事宜之際，無暇顧及先前搶註者之註冊期間已屆滿，竟未經原告之同意，於100 年9 月30日註冊登記「millipore.com.tw」網域名稱（下稱系爭網域名稱），並於鍵入「http：//
www.millipore.com.tw」後，即直接連結至被告艾爾加公司網站。原告遂發函要求被告郭淑樺應將系爭網域名稱移轉歸還，被告郭淑樺自知理虧，僅要求原告須負擔新臺幣（下同）720 元之申請費用，嗣原告於支付費用後，直至
101 年8 月10日始完成相關之技術程序，排除原來之網路連結，惟此舉已使得系爭商標單純指向原告所有商標商品之特定來源聯想逐漸遭減弱或分散，商標識別性已受稀釋或弱化，被告艾爾加公司亦實質取得轉址增加曝光率之機會，且一般具有普通知識經驗之消費者，絕不致懷疑網路連結有問題，而認為被告艾爾加公司與系爭商標商品之產製者有關，二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，造成混淆誤認之情形，依被告郭淑樺行為時即92年5 月28日修正公布、同年11月28日施行之商標法（下稱修正前商標法）第62條第1 、2 款規定，被告郭淑樺所為實已侵害原告商標權甚明，依同法第61條第1 項前段之規定，被告郭淑樺自應就原告所受損害負賠償責任。
（四）被告郭淑樺為被告艾爾加公司之董事、股東，曾擬與被告孫承儒共同設立經營與密理博公司所專精製造之純水系統相同之分子十八純水科技股份有限公司（下稱分子十八公司），嗣因分子十八公司無法繼續經營方另設立被告艾爾加公司，足見被告郭淑樺與被告艾爾加公司具有共同以註冊系爭網域名稱侵害原告權益之意圖。且縱被告郭淑樺僅為被告艾爾加公司之員工，惟被告郭淑樺不僅擔任被告艾爾加公司對外接洽之聯絡窗口，且代表被告艾爾加公司申請「elga.com.tw 」網域名稱供被告艾爾加公司使用，並將註冊之系爭網域名稱連結至被告艾爾加公司網站，此舉被告艾爾加公司焉有可能不知，況轉址涉及設定技術，絕非被告郭淑樺一人可專擅獨為，而被告艾爾加公司亦受有轉址之利益，故被告艾爾加公司與被告郭淑樺就前揭侵害商標權實為共同侵權行為人，依民法第185 條第1 項前段之規定，應負連帶賠償責任。又被告郭淑樺不僅為被告艾爾加公司之董事，亦為被告艾爾加公司之員工，依民法第28條、第188 條第1 項前段之規定，被告艾爾加公司對被告郭淑樺之侵權行為，均應負連帶賠償責任。再者，被告孫承儒為被告艾爾加公司之法定代理人，依公司法第23條第2 項規定，自應與被告艾爾加公司負連帶賠償責任。
（五）被告郭淑樺曾使用系爭商標之文字作為系爭網域名稱之特取部分，已侵害原告之商標權，其嗣後雖同意將系爭網域名稱移轉返還予原告，惟其與被告艾爾加公司均宣稱系爭商標已完全消失、「Millipore 」品牌早已不存在，再加上其等搶註法商威立雅集團所有商標「ELGA」之域名「elga.com.tw 」之行為，足見其等不尊重他人商標權之心態，仍有極大可能日後會再使用「Millipore 」之文字作為其行銷之用，爰依修正前商標法第61條第1 項之規定，請求被告郭淑樺、艾爾加公司不得使用含有「Millipore」之文字作為行銷方式。
（六）被告郭淑樺係於100 年9 月30日申請系爭網域名稱，並至
101 年6 月11日該網域方不再連結至被告艾爾加公司網站，被告郭淑樺此申請域名並轉址行為，使得相關業者及消費者均誤以為被告艾爾加公司與原告之間存有授權或種種關係，嚴重影響原告公司之聲譽及信用。是以，原告確實受有損害。為此，爰依修正前商標法第63條第1 項第1 款、第3 項及民事訴訟法第222 條第2 項之規定請求被告連帶賠償5 萬元。再者，被告郭淑樺曾使用系爭商標作為其網域名稱從事行銷，致相關業者及消費者多有混淆，實有必要將其侵害系爭商標權之事實登報以正視聽，並回復原告之信譽，爰依修正前商標法第64條規定，請求被告連帶負擔費用，將本判決之案號、當事人、案由欄及主文，以半版版面大小刊載於科技報導雜誌1 次。
（七）聲明：
１、被告艾爾加公司及被告郭淑樺不得使用含有「millipore」之文字作為行銷方式。
２、被告應連帶給付原告5 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。
３、被告應連帶負擔費用，將本件判決之案號、當事人、案由欄及主文之全文，以半版版面大小刊載於「科技報導」雜誌（不分版）一次。
二、被告郭淑樺抗辯如下：：
（一）被告郭淑樺在101 年3 月底接到○○國際專利商標事務所（下稱○○事務所）通知函之前，並不知悉「Millipore」文字有註冊過商標，且被告郭淑樺於100 年9 月30日申請系爭網域名稱時，原告尚非系爭商標之商標權人，自無權請求被告郭淑樺賠償。
（二）被告艾爾加公司所代理之ELGA品牌隸屬法商威立雅集團，該集團於2011年為全球財富排名第175 大公司，ELGA是Veolia Water水事業部旗下的事業體，Veolia Water水事業部在全球66個國家就僱用了95,789名員工，且水事業營收超過125 億歐元，ELGA品牌只專營純水系統，所以在全球享譽盛名更甚Millipore ，是被告艾爾加公司自不需攀附系爭商標，由此可見轉址事件只是個誤會。
（三）雖然在100 年10月12日（付費開始使用）至101 年4 月16日（讓渡給原告）期間，鍵入系爭網域名稱會轉址到被告艾爾加公司網站，但因為密裡博公司從未使用過系爭網域名稱作過任何網站，消費者普遍知道鍵入此網域名稱沒有公司網站，且雙方客群皆為高知識學術研究者，具有高度的閱讀及理解能力，百分之百知道「ELGA」與「Millipore 」為不同品牌。何況，原告自101 年2 月20日已重新申請公司登記，全面由新商標「MerckMillipore」取而代之，對外代表的網址為「www.merckmillipore.com.tw 」，而非系爭網域名稱，消費者自然不會將「Millipore 」與「ELGA」品牌混淆，且因為「Millipore」品牌早已不存在，自無損其識別性及信譽。
（四）被告郭淑樺於101 年3 月底接獲原告委請之○○事務所來函請求歸還系爭網域名稱時，始知誤用系爭商標之文字為系爭網域名稱之特取部分，遂立刻歸還，而觀諸前開來函之文義，顯然倘被告郭淑樺將系爭網域名稱轉讓給原告，即已獲圓滿解決。詎被告郭淑樺已將系爭網域名稱移轉歸還予原告，原告竟出爾反爾仍提起本件訴訟，顯已違反當初之協議，有違誠信。
（五）被告郭淑樺已於101 年4 月9 日切結不會再申請系爭網域名稱，且已將系爭網域名稱移轉予原告所有，亦從未以系爭商標行銷，是原告請求防止侵害部分，要無理由。又原告迄未舉證證明其受有損害，況密理博公司臺灣分公司雖有申請註冊系爭商標，但並未架設中文網站，亦未以系爭商標之文字作為網域名稱，是系爭網域名稱顯然無商業價值，原告並未因被告郭淑樺之行為而受有損害。
（六）聲明：原告之訴駁回。
三、被告艾爾加公司及孫承儒除援引前開抗辯外，並補充抗辯如下：
（一）被告郭淑樺係於100 年9 月30日利用私人下班時間誤申請系爭網域名稱，且其申請網域名稱所留資料乃為私人住所及電話，其上皆無被告艾爾加公司住址、電話或任何資訊，是被告艾爾加公司豈能知情。再參以原告為返還被告郭淑樺申請系爭網域名稱之費用720 元時，係以匯款方式直接匯至被告郭淑樺之個人帳戶，且原告於101 年3 月21日寄發律師函時，受文者亦僅列被告郭淑樺，不含被告艾爾加公司等情，再再顯示被告郭淑樺誤申請系爭網域名稱一事，被告艾爾加公司確不知情。準此，原告主張被告艾爾加公司為共同侵權行為人，洵非可採。
（二）被告艾爾加公司之營業項目係有關水器材料批發及零售，被告郭淑樺當時只是單純覺得被告艾爾加公司網站具知識性，本著善意分享及推廣純水知識的初衷作了簡單的轉址動作。是以，被告郭淑樺單純誤用網域名稱，出發點是善意的推廣知識，並無任何行銷之目的且足以使相關消費者認識其為商標，應可視為商標之善意及合理使用，不受他人商標權之效力所拘束。
（三）被告郭淑樺申請系爭網域名稱時僅為被告艾爾加公司之員工，而非董事，亦非公司之股東，是原告依民法第28條之規定請求被告艾爾加公司負連帶賠償責任，亦無依據。又原告應先舉證證明被告艾爾加公司對原告應負賠償責任，否則自無權請求被告孫承儒需負連帶賠償責任。
（四）聲明：原告之訴駁回。
四、兩造不爭執之事實：
（一）原告於99年5 月併購專營實驗室純水設備及週邊商品之密理博公司，且密理博公司於79年即向我國申請「Millipor
e 」商標註冊，並經獲准註冊為第517866、508824、4928
6 號商標，原告因前揭併購案自101 年3 月1 日起成為系爭商標之商標權人。
（二）被告孫承儒、郭淑樺原均為原告併購前之密理博公司臺灣分公司之員工，嗣被告孫承儒於密理博公司被併購後選擇不受原告聘僱，並自100 年1 月1 日終止與密理博公司間之勞動契約；至被告郭淑樺則於100 年5 月1 日離職。被告艾爾加公司則於100 年8 月9 日設立，所營事業為水器材料批發業、水器材料零售業等，被告郭淑樺於101 年2月16日登記為該公司之董事。
（三）被告郭淑樺於100 年9 月30日註冊登記系爭網域名稱，鍵入「http：//www.millipore.com.tw」後，即直接連結至被告艾爾加公司網站。原告曾委請○○事務所於101 年3月21日發函要求被告郭淑樺應將系爭網域名稱移轉予原告，被告郭淑樺乃於101 年4 月9 日回覆○○事務所，表明願意將系爭網域名稱移轉給原告，但原告必須支付720 元之申請費用，倘原告不願負擔此費用，伊於101 年9 月30日網址到期後亦不會再申請等語，並於101 年4 月16日簽署網域名稱讓渡申請書報網域申請機構即亞太電信股份有限公司（下稱亞太電信公司），嗣亞太電信公司於101 年
5 月2 日回覆○○事務所，系爭網域名稱已完成讓渡處理。
五、本件原告主張被告郭淑樺與被告艾爾加公司有修正前商標法第62條第1 、2 款視為侵害商標權之情事，並致原告受有損害等情，為被告所否認，並以前揭情詞置辯。是以，本院茲就被告郭淑樺與被告艾爾加公司是否有修正前商標法第62條第1 、2 款視為侵害商標權之情事暨其等應否負侵害商標權之責任，分述如下：
（一）按商標法雖於100 年6 月29日經總統修正公布，並經行政院以101 年3 月26日院臺經字第1010011767號令定自101年7 月1 日施行，惟本件原告主張被告侵害其商標權之期間為自100 年9 月30日起至101 年6 月11日止，是本件就被告郭淑樺、艾爾加公司是否侵害原告商標權一節，自應適用92年5 月28日修正公布、92年11月28日施行之商標法即修正前商標法為斷，合先敘明。
（二）就修正前商標法第62條第1 款部分：
１、按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權，修正前商標法第62條第1 款定有明文。次按依商標法施行細則第16條規定，商標法所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。而著名商標之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：⒈商標識別性之強弱、⒉相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、⒊商標使用期間、範圍及地域、⒋商標宣傳之期間、範圍及地域、⒌商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、⒍商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、⒎商標之價值、⒏其他足以認定著名商標之因素。又商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。
２、原告主張密理博公司設立時間久遠，並首先創用系爭商標使用於實驗室純水、過濾系統、幫浦、廢水淨化處理器等商品，其過濾系統為世界上第一台純水系統，不僅商品深受消費者信賴與喜愛，2009年密理博公司營業額並達17億美元。又密理博公司於79年即已向我國申請註冊系爭商標，且於90年5 月18日於我國設立分公司，經營臺灣市場，積極拓展業務，是系爭商標已成為我國相關業者及消費者所熟知之著名商標等語，固據其提出原告公司及密理博公司之介紹資料、原告公司併購密理博公司之相關訊息報導、系爭商標之檢索資料、密理博公司經我國認許之基本資料查詢明細等件為證（參本院卷一第11至29頁），惟查：
原告公司及密理博公司官方網站之公司歷史沿革及榮耀紀錄網頁乃原告及密理博公司單方面製作，且均未敘及系爭商標在我國之知名度，自不足憑以認定系爭商標為著名。至原告公司併購密理博公司之報導，亦僅是敘明原告公司斥資72億美元併購密理博公司，亦無從窺知系爭商標在我國之使用情形。又原告提出之系爭商標檢索資料及密理博公司經我國認許之基本資料查詢明細雖可證明密理博公司於79年間即申請系爭商標，且於90年間即在我國設立分公司，但該等事實仍不足以認定系爭商標在國內相關業界之排名、商業價值、消費者滿意度、市場占有率、行銷統計等，更無法證明系爭商標是否為相關消費者所普遍認知。此外，原告復未提出其他證據以實其說，是原告主張系爭商標為著名商標一節，即非可採。
３、綜上，原告所提之證據，尚不足以證明系爭商標已達相關消費者所普遍認知之著名程度。從而，原告主張系爭商標為著名商標，被告郭淑樺與被告艾爾加公司以該著名商標之文字作為系爭網域名稱之特取部分，致減損系爭商標之識別性或信譽，而有修正前商標法第62條第1 款視為侵害商標之情事云云，洵非有據。
（三）就修正前商標法第62條第2款部分：
１、被告郭淑樺部分：⑴按依修正前商標法第61條第1 項規定，商標專用權人對於
侵害其商標專用權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號、97年度台上字第681 號判決要旨可資參照）。第按未得商標權人同意，明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，修正前商標法第62條第2 款定有明文。又現行商標法已將上開條款刪除，刪除之理由為：「現行條文第二款規定僅明知為他人之『註冊商標』，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除」。準此，對於他人之「註冊商標」而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權之情形，現行法已修正為以「著名商標」為必要，避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題。揆諸前開說明，因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定。易言之，在現行商標法施行前，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，於現行商標法101 年7 月1 日施行後，即無所謂侵害之問題，則其侵害既不存在，亦無被侵害之可能，商標權人於此情形即不得請求排除侵害或防止侵害。反之，修正前商標法第62條第2 款規定，現行商標法雖已刪除，但倘被告於現行商標法101 年7 月1 日施行前所為符合該條款規定，致原告受有損害，仍無礙原告就現行商標法施行前之損害請求被告賠償之權利。
⑵經查，原告為第517866號商標之商標權人，被告郭淑樺於
100 年9 月30日以第517866號商標之文字作為系爭網域名稱之特取部分申請註冊登記，且鍵入「http：//www.millipore.com.tw」後，即直接連結至被告艾爾加公司網站，已如前述。是以，被告郭淑樺確有以第517866號商標之文字作為系爭網域名稱之特取部分。又第517866號商標係指定使用於註冊時商標法施行細則第24條所定商品類別及商品名稱第84類之「農工機械器具、幫浦、廢水淨化處理器、氣體產生分解純化及回收機、液體過濾器、氣體液化機及氣體機、鑷子」等商品。而該網域所連結之被告艾爾加公司，其營業項目包括水器材料批發業、水器材料零售業，且代理之「ELGA」品牌亦是生產濾水器等商品，此有原告提出之第517866號商標檢索資料、被告艾爾加公司之登記資料查詢明細、「ELGA」商標檢索資料可證（參本院卷一第26、31、43頁），是被告艾爾加公司所營業之項目與第517866號商標所指定使用之商品有高度重疊性。且因被告郭淑樺雖申請系爭網域名稱，但於鍵入該網域名稱後，卻直接連結至被告艾爾加公司網站，足證被告郭淑樺以第517866號商標之文字作為系爭網域名稱之特取部分，卻非原告公司事業群，且該網域所連結之被告艾爾加公司所營業之項目又與第517866號商標所指定使用之商品高度類似，將使消費者誤認為商品來源與原告有授權、加盟或類似關係存在，堪認已致相關消費者產生混淆誤認。再者，第517866號商標業於80年4 月16日註冊公告，而被告郭淑樺原為原告併購前之密理博公司臺灣分公司之員工，且其自承在密理博公司臺灣分公司任職8 年，嗣於100 年5月1 日方離職等情（參本院卷一第178 頁），而在其任職密理博公司臺灣分公司期間，曾擔任公司對外之聯絡人及台北市儀器商業同業公會之會員代表（參本院卷一第30、
98 頁 ），則被告郭淑樺自當知悉第517866號商標之存在，是被告郭淑樺辯稱伊不清楚第517866號商標之存在云云，委無可採。至第508824號商標係指定使用於註冊時商標法施行細則第24條所定商品類別及商品名稱第74類「科學儀器及醫療器材、包括實驗室用過濾膜、試料採取器、燒瓶、（大腸桿菌）培養器、實驗用液體樣品收集器、離心管、超速離心機」等；而第49286 號商標（原服務標章）則係指定使用於註冊時商標法施行細則第25條所定服務標章第8 類「代理產品之報價、投標、商情之提供及公證」等服務，均與被告艾爾加公司之前揭營業項目有所差異，是被告郭淑樺以第508824、49286 號商標之文字作為系爭網域名稱之特取部分，當不致使相關消費者產生混淆誤認。職是，被告郭淑樺就此部分並無修正前商標法第62條第
2 款規定視為侵害商標權之情事。⑶被告郭淑樺雖又稱：原告係於101 年3 月1 日始受讓成為
第517866號商標之商標權人，而伊則早於100 年9 月30日便已申請系爭網域名稱，顯見被告郭淑樺申請系爭網域名稱時，原告尚非第517866號商標之商標權人等語，惟查，第517866號商標原屬密理博公司所有，而原告於99年5 月間即併購密理博公司，故密理博公司之權利義務概由原告所承受，是系爭商標固遲至101 年3 月1 日方移轉登記予原告所有，然原告就第517866號商標移轉前所發生之損害賠償權利仍得行使，是被告郭淑樺所為之前開抗辯，亦非可取。
⑷被告郭淑樺未得商標權人之同意，明知第517866號商標為
他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為系爭網域名稱之特取部分，致商品相關消費者混淆誤認，依修正前商標法第62條第2 款規定，固屬擬制侵害原告之商標權。惟按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第148條第2 項定有明文。如權利人透過權利之行使，使自己陷於和自己先前行為矛盾之狀態，且他方當事人業因權利人先行行為，造成一合理值得保護之信賴時，權利人之行使權利即違反自我行為矛盾之禁止，而不應准許。經查，原告於知悉被告郭淑樺以第517866號商標作為系爭網域名稱之特取部分後，即委請○○事務所於101 年3 月21日發函通知被告郭淑樺，而依該律師函記載：「一、茲據本所上述當事人（即原告）委稱：『……惟為睦商誼並避免紛爭擴大，本公司特委請貴律師函請郭淑樺女士，將網域名稱
www. millipore.com.tw 無條件移轉予本公司。如本事件未獲圓滿解決，本公司定當依循法律途徑，追訴其一切法律責任』等語。二、合代函達如上，……」等語（參本院卷一第163 頁），可以反推倘圓滿解決此事件，原告將不對被告郭淑樺之行為追訴其法律責任。嗣被告郭淑樺於10
1 年4 月9 日乃回覆○○事務所，並表明：「原以為Millipore 是家消失的公司，所以才申請www.millipore.
com.tw網址當紀念，既然Merck 公司提出他們有Millipore 的商標權，我願意將此網址轉移給Merck 公司，但此網址使用權到2012年09月30日才到期，當初我花了新台幣720 元購買此網址（附件1 ），若是Merck 公司希望提早拿回網址請將$720元匯到以下帳戶（附件2 ）……若是Merck 公司不願意負擔此費用，就等網址9/30到期後我不會再申請，請Merck 公司自行申請回去即可」等語（參本院卷一第44頁），且檢附其申請系爭網址所支付費用之統一發票及帳戶資料（參本院卷一第45至46頁）。其後，被告郭淑樺復於101 年4 月16日簽署網域名稱讓渡申請書予網域申請機構即亞太電信公司，原告並於101 年4 月24日透過○○事務所以匯款方式將申請系爭網域名稱費用
720 元返還予被告郭淑樺，此亦有被告郭淑樺提出之網域名稱讓渡申請書、存摺明細在卷足憑（參本院卷一第165至166 頁）。據此，由原告與被告郭淑樺間就系爭網域名稱爭議所為之書信往來及系爭網域名稱讓渡之過程觀之，原告與被告郭淑樺間就被告郭淑樺申請系爭網域名稱所生爭議確已達成協議，即原告支付被告郭淑樺系爭網域名稱之申請費用720 元，而被告郭淑樺則將系爭網域名稱移轉予原告所有，足見此事件已圓滿解決，依前揭說明，原告自不得再對被告郭淑樺追訴其法律責任。原告嗣後反悔復提起本件訴訟，顯已違反自我行為矛盾之禁止，不應准許。
⑸原告雖稱：○○事務所並未被授權處理追究被告郭淑樺之
侵權行為，遑論被授權與被告郭淑樺洽談和解。況被告郭淑樺於原告發函要求返還系爭網域名稱時，竟向原告要求支付申請費，否則即不願配合辦理移轉手續，而只願承諾到期後不再申請。原告為免被告郭淑樺將系爭網域名稱移轉予善意第三人，致節外生枝，不得不先配合被告之無理要求。再者，○○事務所所發之律師函已清楚載明係以被告郭淑樺無條件移轉系爭網域名稱為前提，而嗣後被告郭淑樺並非無條件移轉，是原告並未與被告郭淑樺達成和解等語。然查，前開律師函原係載稱：「……將網域名稱
www.millipore.com.tw無條件移轉予本公司。如本事件未獲圓滿解決，本公司定當依循法律途徑，追訴其一切法律責任」等語，嗣因被告郭淑樺於102 年4 月9 日函覆○○事務所，要求原告支付申請費720 元，伊方願意將系爭網域名稱移轉予原告所有，則倘○○事務所未經原告同意，並與被告郭淑樺達成協議，被告郭淑樺豈有可能出具網域名稱讓渡申請書，○○事務所亦如何會以自己名義匯款72
0 元予被告郭淑樺，是原告顯係透過○○事務所與被告郭淑樺達成上開協議無訛。又原告透過○○事務所收受被告郭淑樺之回覆後，對於被告郭淑樺之要求，自可考量接受被告郭淑樺之提議，支付720 元以取回系爭網域名稱，避免日後造成更大之損害，或不接受其提議，直接訴請被告郭淑樺不得使用系爭網域名稱，並請求被告郭淑樺因使用系爭網域名稱所造成之損害，且容忍在訴訟期間該網域名稱可能繼續存在，對原告所造成之影響。而原告考量過後既然選擇前者，且於被告郭淑樺出具網域名稱讓渡申請書、原告支付720 元申請費用予被告郭淑樺之同時，未言明將保留其法律追訴權，致被告郭淑樺因原告之行為信賴其已與原告達成和解，則原告嗣後又以同一原因事實對被告郭淑樺提起本件訴訟，確已違反誠信原則。至前開律師函雖記載：「……本公司特委請貴律師函請郭淑樺女士，將網域名稱www.millipore.com.tw無條件移轉予本公司」等語，但其後亦記載：「如本事件未獲圓滿解決，本公司定當依循法律途徑，追訴其一切法律責任」等語，故是否追訴法律責任，以該事件是否圓滿解決為斷，是自難因被告郭淑樺要求原告支付720 元之申請費用，即遽認雙方並未達成協議而圓滿解決，是原告所為之前開主張，均非可採。
２、被告艾爾加公司部分：原告另主張被告郭淑樺為被告艾爾加公司之董事、股東，曾擬與被告孫承儒共同設立經營與密理博公司所專精製造之純水系統相同之分子十八，嗣因分子十八公司無法繼續經營方另設立被告艾爾加公司，足見被告郭淑樺與被告艾爾加公司具有共同以註冊系爭網域名稱侵害原告權益之意圖。且縱被告郭淑樺僅為被告艾爾加公司之員工，惟被告郭淑樺不僅擔任被告艾爾加公司對外接洽之聯絡窗口，且代表被告艾爾加公司申請「elga.com.tw 」網域名稱供被告艾爾加公司使用，並將註冊之系爭網域名稱連結至被告艾爾加公司網站，此舉被告艾爾加公司焉有可能不知，況轉址涉及設定技術，絕非被告郭淑樺一人可專擅獨為，而被告艾爾加公司亦受有轉址之利益，故被告艾爾加公司與被告郭淑樺就前揭侵害商標權實為共同侵權行為人等語。然按民法第28條規定法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。此係就法人侵權行為責任所作之特別規定。至所稱法人董事或其他有代表權之人，雖包括未經登記之董事，但仍以實際為該法人之負責人即有權代表法人之實質董事為前提（最高法院101 年度台抗字第861 號裁定意旨參照）。查被告郭淑樺係於100 年9 月30日申請系爭網域名稱，而當時被告郭淑樺並未登記為被告艾爾加公司之董事，有被告艾爾加公司100 年8 月9 日設立登記表、101 年2月16日變更登記表在卷足憑（參本院卷一第91至96頁）。
又被告郭淑樺縱然擔任被告艾爾加公司對外接洽之聯絡窗口，且代表被告艾爾加公司申請「elga .com.tw」網域名稱供被告艾爾加公司使用，並將註冊之系爭網域名稱連結至被告艾爾加公司網站，惟此尚難遽認被告郭淑樺係有權代表被告艾爾加公司之實質董事，或係被告艾爾加公司之董事指示被告郭淑樺為之，是自難以被告郭淑樺之舉即遽認被告艾爾加公司為共同侵權行為人。至被告郭淑樺雖曾為分子十八公司之股東，然其股份僅為分子十八公司5,00
0 股中之350 股（參本院調閱分子十八公司之登記案卷），是此事實僅能說明被告郭淑樺曾投資該公司，尚難認定其與之後設立之被告艾爾加公司有共同侵權之意圖。此外，原告復未舉他證以實其說，是原告以前開事由主張被告艾爾加公司為共同侵權行為人，並應依民法第28條之規定負連帶責任云云，洵非有據。原告復主張被告郭淑樺於10
0 年9 月30日申請系爭網域名稱時，為被告艾爾加公司之員工，依民法第188 條第1 項前段之規定，被告艾爾加公司自應就被告郭淑樺之侵權行為負連帶責任等語。惟姑且不論被告郭淑樺所為侵害商標權之行為是否屬其執行職務之範圍，惟因僱用人於賠償損害時，對於為侵權行為之受僱人，有求償權（民法第188 條第3 項規定參照），故被告艾爾加公司依法並無應分擔之部分，則原告與被告郭淑樺達成前開不追訴法律責任之協議時，被告艾爾加公司即因而就免除部分亦同免其責任（最高法院85年度台上字第42號判決意旨參照）。
３、被告孫承儒部分：按依公司法第23條第2項規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令，致他人受有損害者，對他人應與公司負連帶賠償責任。通說認為此項係指公司侵權行為能力之規定，蓋公司代表機關之行為即視為公司本身之能力，是公司代表機關之行為構成侵權行為者，應屬公司之侵權行為，公司應以侵權行為人之身分對被害人負損害賠償責任，且為使被害人增加求償機會，故令其負責人與之負連帶賠償之責（最高法院101 台上字第1695號判決要旨參照）。查如前所述，原告既未能舉證證明被告郭淑樺係有權代表被告艾爾加公司之實質董事，或係被告艾爾加公司之董事指示被告郭淑樺為之，則被告郭淑樺申請系爭網域名稱自難認係被告艾爾加公司之侵權行為，是被告孫承儒自無庸依公司法第23條第2 項規定負連帶責任。
六、綜上所述，系爭商標並非著名商標，且原告亦與被告郭淑樺達成協議，不再追訴被告郭淑樺之法律責任，而其復未能舉證證明被告艾爾加公司有為侵權行為。從而，原告依修正前商標法第61條第1 項、第64條、民法第185 條第1 項前段、第28條、第188 條第1 項前段及公司法第23條第2 項之規定，請求被告艾爾加公司及被告郭淑樺不得使用含有「millip
ore 」之文字作為行銷方式、被告應連帶給付原告5 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，暨被告應連帶負擔費用，將本件判決之案號、當事人、案由欄及主文之全文，以半版版面大小刊載於「科技報導」雜誌（不分版）一次，即無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 102 年 6 月 28 日