智慧財產法院民事判決
101年度民專上字第18號上 訴 人即被上訴人 張煥鄉訴訟代理人 周進文律師複 代 理人 郭瓊茹律師被上訴人即上 訴 人 劉漢鈞被 上 訴人 陳鈺惠共 同訴訟代理人 林佐偉律師複 代 理人 林宇柔上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國101 年4 月27日本院100 年度民專訴字第91號第一審判決提起上訴，本院於民國102 年3 月27日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命劉漢鈞給付新臺幣壹佰柒拾玖萬肆仟捌佰捌拾元，及自民國一百年七月二十八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，張煥鄉在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
張煥鄉之上訴駁回。
第一、二審訴訟費用由張煥鄉負擔。
事實及理由
一、張煥鄉主張：
(一)張煥鄉係開發設計寺廟使用光明燈之廠商，其於民國（下同）89年5 月10日向經濟部智慧財產局提出申請，並經該局於90年12月21日公告取得新式樣專利證書第78298 號「光明燈」新式樣專利（下稱系爭專利），專利權有效期間至101 年
5 月9 日止。劉漢鈞與陳鈺惠二人為夫妻關係，由陳鈺惠擔任○○○○○之負責人，劉漢鈞則實際負責○○○○○之相關業務。劉漢鈞前因執行聖文實業社之職務，而侵害張煥鄉之系爭專利權，故張煥鄉與劉漢鈞於93年2 月26日訂立和解書，由劉漢鈞賠償張煥鄉新臺幣（下同）50萬元，另為免劉漢鈞嗣後再為侵害張煥鄉所有專利權之行為，特別於該和解書第4 條約定：「乙方（指劉漢鈞）如有惡意隱瞞，再仿冒、及侵害甲方（指張煥鄉）其他任何專利權，除了願負法律相關責任，並願加受懲罰性處罰金壹佰萬元之處罰。」而依該約定書之意旨，如劉漢鈞再有侵害原告專利權之情形，應依該和解書第4 條約定給付違約金。而依和解書第3 行所載係包括系爭專利權，故劉漢鈞於該和解書訂立時，已知悉系爭專利之存在。然劉漢鈞未經張煥鄉同意而擅自製作並販賣與系爭專利專利權範圍相同之產品，並以每座光明燈25萬元出售與他人。嗣張煥鄉於址設桃園縣蘆竹鄉00000000之○○○（下稱○○○）發現劉漢鈞製造並出售之光明燈產品，與系爭專利一致，侵害張煥鄉之系爭專利權。
(二)陳鈺惠應負連帶賠償之責陳鈺惠登記為○○○○○之負責人，由上開和解書上記載「○○○○○劉漢鈞」可知，雙方進行和解時，劉漢鈞係代表○○○○○之名義為之，亦即和解書所載之內容係劉漢鈞以○○○○○名義執行職務範圍內所簽立。再由劉漢鈞之名片、聖文實業社之產品目錄、郵政劃撥帳戶戶名、○○○於10
1 年3 月21日所發（101 ）○○○賢字第4 號函及其檢送之免用統一發票收據，客觀上可認定劉漢鈞係以○○○○○之名義對外執行職務。則參照相關實務見解可知，○○○○○既藉由劉漢鈞對外管理事務，擴張其活動範圍，而享受利益，而劉漢鈞亦均以○○○○○名義對外經營光明燈、佛具製作銷售之生意，客觀上應為○○○○○所使用之人，而於執行管理○○○○○之業務時侵害系爭專利，則依民法第28、
184 及188 條，公司法第23條之規定，○○○○○自應與劉漢鈞負連帶賠償責任，且因○○○○○為獨資商號，並登記陳鈺惠為商號負責人，則○○○○○有應對他人負賠償責任之情形時，應由商號負責人陳鈺惠負責，故陳鈺惠就劉漢鈞管理○○○○○事務有致他人受損害者，應與劉漢鈞連帶負損害賠償責任。
(三)系爭專利並未有先前技藝阻卻或申請前已公開等不具新穎性之事由：
1.劉漢鈞於原審已不就系爭專利有效之事實或法律效果為爭執，此為原審行爭點整理程序後列為兩造之不爭執事項，劉漢鈞再為系爭專利有先前技藝阻卻之主張，顯違反爭點協議。
2.縱認劉漢鈞所主張之第76468號新式樣專利、第134494號新型專利等得作為系爭專利先前技藝阻卻之認定依據，惟上開二專利，亦未揭露系爭專利之新穎性、創作性特徵，不足以證明系爭專利有無效之事由：
⑴第76468號新式樣專利部分
上開新式樣專利，依經濟部智慧財產局之專利資料檢索系統查詢資料可知其公告日為90年10月1 日，而系爭專利之申請日為民國89年5 月10日，則第76468號新式樣專利之公告日既較系爭專利為晚，自無證據能力，無法作為系爭專利之先前技藝。
⑵第134494號新型專利部分
劉漢鈞所為係以系爭專利之設計為藍圖，利用張煥鄉於系爭專利所創作之各項設計元素，如二層式塔狀物飾樣，尋找散見於先前技藝中之設計元素，並加以拼湊組合，認定系爭專利不具創作性，此種「後見之明」之組合行為，違反專利審查基準，無法證明系爭專利不具創作性。
3.關於彰化縣員林鎮○○○（下稱○○○）光明燈之部分：⑴福寧宮所有之「S型36層*6 支柱一對」光明燈係向第三人○
○○○○所購買，由張煥鄉所研發之光明燈相關產品，確有一部分係委託○○○○○銷售。而張煥鄉分別於89年4 、5 月間、93年5 月25日及97年2 月29日出售光明燈予○○○，第一次交易所出售之光明燈產品樣式，與系爭專利之產品樣式不同，第二、三次交易所出售者，係10800 燈之光明燈，該光明燈樣式與系爭專利外觀樣式相同。而第一次交易即89年4 、5 月間時，係就張煥鄉依其他專利所生產之產品洽談訂購事宜，而當時所洽談訂購之產品外觀與新式樣第76468 號「長明燈」樣式相似，與系爭專利外觀不同。其後，雙方就訂購光明燈之樣式、燈數合意後，張煥鄉即由○○○○○開立請款單予○○○，請款單上記載「S 型36層*6支柱一對380000元」，待○○○同意後，張煥鄉始開始製作該訂製之光明燈，並於製作完成後交付予彰化○○○。則張煥鄉於89年4 、5 月與○○○洽談時，僅就所訂購之產品樣式、外觀、金額達成合致，當時所訂購之產品尚未由被上訴人開始製作、交付，自未達公開而使公共知悉之程度。而於93年5 月25日第二次交易時，張煥鄉將系爭專利之產品出售予○○○，○○○為求廟內光明燈一致性，便商請張煥鄉就第一次交易所購買之光明燈頂部樣式再為修改，並改成與系爭專利相同樣式，以使廟宇光明燈整體趨於一致，張煥鄉乃委由工人在第一次交易之光明燈上再增設一座二層式小塔，並作細部修飾使其與系爭專利一致。則現於○○○中由張煥鄉於89年4 、5 月間第一次交易所出售之光明燈一對，並非自始即與系爭專利產品之外觀相似，而係修改工事之結果。
⑵證人○○○之證述顯不足採
參照證人○○○之證述可知，○○○進行光明燈之採購事宜時，係由○○○之主委與總務負責，而89年4 月間○○○與張煥鄉進行「S 型36層*6支柱一對」之交易時，係由當時之主委與總務負責，○○○當時為○○○之顧問，故未參與該次交易。且上開交易之時間為89年4 月間，距今已逾十年，一般親自參與交易之人因時間久遠已未必能忠實還原該次交易內容、交易客體，況○○○並未參與該次交易，其所證述之內容亦屬逾十年以上之事實，因時間久遠難以查證，則其證稱該次交易之客體為系爭專利之產品，實不足採。又其證稱上開「S 型36層*6支柱一對」光明燈係於89年4 月22日交付予○○○，由○○○總務○○○簽收，同於上開時間久遠因素等理由，亦不足採。另參照張煥鄉與○○○於93年間進行第二次交易流程可知，雙方於89年4 月進行第一次交易時，○○○應非於89年4 月22日即取得該次交易產品，雙方進行交易流程係由張煥鄉先行提出報價單後，雙方就訂購內容、金額確認無誤後，張煥鄉始開始進行產品之製作，且於訂購後需經歷數十個工作天始能完成產品並交付。則張煥鄉提出報價單時，雙方所交易之產品尚未開始製作，自亦未公開為公眾所知悉。
⑶張煥鄉與○○○89年間所進行之「S 型36層*6支柱一對」應非系爭專利之產品：
依新式樣第76468 號專利「長明燈」專利公報第五圖立體圖所示，該創作係由六支圓柱狀光明燈圍繞所組成，六支圓柱狀光明燈頂部各有一個壽桃形狀之光明燈。又因各支圓柱狀光明燈係由一層一層之神明所組成，高度甚高，為穩固各支圓柱狀光明燈，並使其取得平衡，六支圓柱狀之光明燈中間係處於一中空之狀態，該六支圓柱狀光明燈之中間有一支鐵製中柱，分別與各六支圓柱狀相連接，目的在使六支圓柱狀光明燈能相互牽制，故上開新式樣第76468 號專利公報第二圖俯視圖中心之圓圈，並非代表一個圓柱，而係指中空狀態。則依新式樣第76468 號專利之俯視圖、立體圖觀之，新式樣第76468 號專利之頂部係由六支圓柱所組成，六支圓柱中間係呈現中空狀態，自非劉漢鈞所稱新式樣第76468 號專利頂部係由七支圓柱所構成，與上開「S 型36層*6支柱一對」頂部係由六支圓柱所構成，不一致，即不足採。而解釋新式樣第76468 號專利之新式樣範圍亦應以圖面外觀整體設計為準，而依新式樣第76468 號專利之第三圖仰視圖所示，可知新式樣第76468 號專利底部係由四支柱腳所構成，與上開「
S 型36層*6支柱一對」底部相同。則劉漢鈞以新式樣第7646
8 號專利之底部、頂部之構造與上開「S 型36層*6支柱一對」以及系爭專利之構造進行比對，亦與專利申請範圍之解釋原則不符。
(四)張煥鄉依據和解書請求應屬有理縱認系爭專利有不具新穎性之事由，亦不影響張煥鄉依據兩造之和解書為本件之請求，該和解書係依兩造意思所簽立，則於該和解書簽立後，張煥鄉即取得和解契約所記載權利之效力，兩造應受和解書效力之拘束。而依該和解書第4 條約定之內容可知，如劉漢鈞嗣後有侵害張煥鄉之專利權之情事者，劉漢鈞尚應給付違約金100 萬元，則劉漢鈞所製造售予五福宮之系爭產品既已落入系爭專利之專利權範圍，侵害系爭專利，張煥鄉自得請求劉漢鈞給付違約金100 萬。另參照相關實務見解及民法第90、738 條之規定可知，劉漢鈞於上開和解書之意思表示內容並未為其他關於系爭專利有效性與否之記載，即和解書中並未就張煥鄉之系爭專利有效性與否為記載，則劉漢鈞縱於和解書簽立時有主張系爭專利無效，亦屬其內心動機，而非意思表示之內容，自不得主張撤銷和解之意思表示；縱認得主張撤銷，然二造係於93年2 月26日為和解書之意思表示，迄今已逾1 年除斥期間，自不得以此主張撤銷和解書之意思表示。
(五)違約金不應酌減劉漢鈞為光明燈、佛具之經營業者，以529920元出售系爭產品予桃園○○○，既有原審向桃園○○○函詢資料可稽，則劉漢鈞販售侵權物品流入市場，將使張煥鄉依系爭專利所生產產品之消費市場受瓜分或排擠，而張煥鄉依系爭專利製作之產品係視各寺廟之實際需求，每座光明燈之售價為30萬元至70萬元不等，張煥鄉因劉漢鈞對外販售系爭產品，所受之損害除有上開市場受瓜分及排擠外，更因耗費心力所設計之專利權受有信譽上之損害等，此外尚包括為發現、追訴侵權者所付出之勞力、時間、費用等，足見100 萬元之違約金為並無過高。
(六)劉漢鈞既有前述侵害專利權及違反和解書約定之行為，爰依和解書第4 條及專利法第129 條第1 項準用第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、第3 項，民法第185 條、第188條等規定，起訴聲明請求：1.劉漢鈞應給付張煥鄉100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。2.劉漢鈞、陳鈺惠應連帶給付張煥鄉150 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。3.張煥鄉願供擔保，請准宣告假執行。
(七)原審判命劉漢鈞應給付張煥鄉179 萬4,880 元，及自100 年
7 月28日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。張煥鄉其餘之訴駁回。張煥鄉以60萬元供擔保後，得假執行。但劉漢鈞如以179 萬4880元為張煥鄉預供擔保，得免為假執行。張煥鄉就其敗訴部分，提起上訴，上訴聲明：1.原判決不利於張煥鄉部分廢棄。2.上開廢棄部分，陳鈺惠就原判決諭知劉漢鈞應給付張煥鄉179 萬4,880 元部分，應連帶給付之。3.劉漢鈞、陳鈺惠應再連帶給付上訴人70萬5,120 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息。對劉漢鈞、陳鈺惠之上訴答辯聲明：上訴駁回。
二、劉漢鈞及陳鈺惠則以
(一)系爭產品未落入系爭專利之申請專利範圍：經比對系爭產品與系爭專利，於元件一之六支圓柱狀燈柱部分，二者形成圓柱之光明燈之結構均非相同。系爭專利之圓柱光明燈製作方法，為以一層層衝模鐵圈堆疊而成柱狀，而系爭產品係以直版衝模再圈成柱狀。於元件二之光明燈崁佛像光明燈部分，係由一格格燈光所排列組合而成，而正統之佛像圖形本身非任何法律所規範使用之圖像，元件三之二層式塔狀物部分，廟宇之六柱所構成之塔狀物不論幾層，早於諸多廟宇實體造型中實現，元件四之紅色桃型燈飾部分，常見於各廟宇內，亦常於民宅中自設神明廳之二側設置，元件五之金色蓮花瓣部分，為顯神威廟宇內金色組合之物品甚多，而蓮花自宋朝觀音坐蓮圖，已存在數百年，元件六之古式圓形四腳鼎桌腳部分，不論基座為方或圓，由四腳所支撐，為任何之桌所構成之元件，而上開元件二光明燈內崁入一佛像，元件三將廟宇之六柱所構成之塔狀物縮小置於光明燈頂，將元件四之紅色桃型燈飾置於光明燈頂以及元件五、六皆非專利法第109 條所規範。雖為相同，但屬同法第110 條第
2 項所規定之申請前已為公眾所知悉者。
(二)由○○○之光明燈可證系爭專利有無效、得撤銷之事由：
1.於系爭專利申請前，系爭專利之「光明燈」外觀造型已見於各大廟宇，經劉漢鈞搜尋後，發現○○○○○於89年4 月9日將S 型36層*6支柱1 對之「光明燈」，以380,000 元之價格販售予○○○。而劉漢鈞至○○○實地勘查後，得知上開收據所記載之S 型36層*6支柱1 對之「光明燈」與系爭專利所揭示之外觀造型完全相同，經劉漢鈞發現置於○○○之「光明燈」中之，1.六支圓柱狀燈柱 ，與系爭專利之一層層衝模鐵圈堆疊成柱狀之製造方法相同，且外型結構類似。2.「光明燈」內崁佛像與與系爭專利之專利公報第4 圖所揭示外觀完全相同。3.置於○○○之「光明燈」塔頂有一廟宇，與系爭專利專利公報所揭示之第1 圖造型外觀亦完全相同。
4.該「光明燈」塔頂有紅色桃型燈飾，與系爭專利專利公報第2 圖所揭示之造型相同。5.又該「光明燈」之底層與桌腳連接處以金色蓮花瓣為塗裝，與系爭專利專利公報第1 圖所揭示之外觀造型完全相同。而該「光明燈」底部係以古式圓形四腳鼎之桌腳所構成，亦與系爭專利專利公報第1 圖所揭示之外觀造型相同。則上開「光明燈」外觀形狀與系爭專利完全相同，系爭專利不具可專利性，而有得撤銷之事由。
2.依第78298 號新式樣專利之專利公報所揭示之第二圖及第三圖可知，該光明燈之頂部由6 個圓柱及塔頂所構成，而圓柱內呈現十字交叉；底部如第三圖所示為圓形鏤空之物，圓內由三根支柱將該圓形鏤空物劃分為三等份。另依第76468 號新式樣專利之專利公報所揭示之第二圖及第三圖可知，該光明燈之頂部由7 個圓柱所構成，而圓柱內並無十字交叉；而底部如第三圖所示呈現圓形中間並無鏤空。則系爭專利與新式樣第76468 號專利之光明燈與長明燈有如上之不同。經劉漢鈞檢視張煥鄉與○○○89年4 月間所交易之光明燈後發現，該光明燈之底部為圓形鏤空之物，圓內由三根支柱將該圓形鏤空物劃分為三等份，與系爭專利之專利公報第三圖完全相同；而該光明燈之頂部由6 個圓柱及塔頂所構成，而圓柱內呈現十字交叉，與系爭專利專利公報所揭示之第二圖亦屬相同。
3.證人○○○之證述應屬可信：證人○○○現為○○○之財務組長，與○○○於89年間任職○○○財務組長時所擔任之職務相同，自知悉光明燈採購之流程，況○○○於89年時，係擔任○○○之顧問，且其住在福寧宮後方，整日皆於○○○中，其既證稱當時之光明燈塔係89年4 月22日由○○○所簽收，自屬親身見聞所為之證述，應屬可採。而張煥鄉所主張之交易流程並非89年間之交易流程，自不得比附援引，作為89年交易流程之依據。
(三)劉漢鈞於二審主張系爭專利有無效、得撤銷之事由，應不受原審爭點協議之拘束：
二造於原審言詞辯論期日時雖不爭執系爭專利之有效性，原審並以之為裁判之基礎。劉漢鈞於原審雖已詳為訪查各廟宇，然因全國廟宇眾多，於原審言詞辯論終結前，僅能訪查至北部之廟宇。原審言詞辯論後，上訴人續為訪查，終查知○○○內之光明燈於系爭專利申請前即已存在。我國廟宇眾多已如前述，劉漢鈞實難於原審言詞辯論終結前均為訪查，並提出作為證據，該事由實不應歸責於劉漢鈞，否則將有失公平，故劉漢鈞依民事訴訟法第270 條之1 第3 項但書之規定，應不受該爭點協議之拘束。另參照最高法院86年度台上字第2322號判決可知，劉漢鈞應得於第二審隨時爭執之。
(四)陳鈺惠雖為○○○○○之名義負責人，惟實際負責該社之管理及業務為上訴人劉漢鈞，陳鈺惠對劉漢鈞並無指揮監督之權，且因陳鈺惠並未實際參與○○○○○之運作，僅係名義上之負責人。故縱認劉漢鈞有侵害系爭專利之情形，惟陳鈺惠主觀上並無故意、過失，客觀上對劉漢鈞亦無指揮監督關係，自無庸負連帶賠償責任。又關於二造所簽立之和解書，參照該和解書第4 條約定之內容可知，其係約定劉漢鈞有惡意隱瞞及仿冒之情形始應負懲罰性違約金之責任，然系爭專利之外觀特徵既於85年間已習見於各大廟宇，自當無所謂惡意隱瞞之情形；又系爭專利既不具新穎性及進步性，張煥鄉自無法取得專利，亦無所謂「仿冒」之情形。故張煥鄉自不得依和解書第4條約定向劉漢鈞請求100 萬元之懲罰性違約金。縱認上訴人有違反和解書第4 條之約定，因劉漢鈞僅出售一個光明燈予○○○，且系爭專利之專利期間亦將屆至，違約金之金額亦屬過高，應予酌減。劉漢鈞並對原審判命其應連帶給付洪世賢等部分不服，提起上訴，上訴聲明：1.原判決不利劉漢鈞之部分廢棄。2.上廢棄部分張煥鄉於原審之訴駁回。劉漢鈞及陳鈺惠對於張煥鄉之上訴，則均答辯聲明：上訴駁回。
三、本院之判斷如下：
(一)張煥鄉主張其為系爭專利之專利權人，專利期間自90年12月21日至101 年5 月9 日止。劉漢鈞與陳鈺惠二人為夫妻關係，陳鈺惠為○○○○○之登記負責人，劉漢鈞則實際負責○○○○○之相關業務。劉漢鈞前因執行○○○○○之職務而侵害張煥鄉所有之專利權（含系爭專利），雙方於93年2 月
26 日 簽訂和解書，約定被告劉漢鈞賠償原告50萬元，且如再仿冒、侵害原告其它任何專利權，願加受懲罰性處罰金10
0 萬元。劉漢鈞製作並販賣系爭產品，出售予位於桃園縣蘆竹鄉00000000之「○○○」之事實，有專利證書、專利公報、○○○○○之商業登記資料查詢、產品目錄影本、和解書影本及照片（見原審原證1 、2 、3 、4 ）等件在卷可憑，另劉漢鈞主張○○○○○即張煥鄉於89年4 月間曾出售光明燈予○○○之事實，亦有收據及會計紀錄（見本院卷證1 ）在卷可按，且為兩造所不爭執，均應信為真實。惟張煥鄉主張劉漢鈞所製造販賣予○○○之系爭產品侵害系爭專利之專利權，並應依前開和解書負懲罰性損害賠償之責，陳鈺惠並應就劉漢鈞侵害系爭專利之行為，與劉漢鈞負連帶損害賠償責任，則為劉漢鈞及陳鈺惠所否認，並以前開情詞置辯。從而，本件之主要爭點為：1.系爭專利是否有效，及系爭產品是否侵害系爭專利，致劉漢鈞、陳鈺惠應負連帶損害賠償責任；
2.張煥鄉得否依和解書之約定，請求劉漢鈞給付懲罰性之損害賠償。
(二)按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程式之規定。智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。經查劉漢鈞於100 年11月17日之民事答辯續狀中即提出系爭專利申欠缺新穎性及進步性之主張（見原審卷第99頁），故劉漢鈞與陳鈺惠於原審之共同訴訟代理人○○○雖曾於101 年4 月6 日當庭陳稱：「我們現在不爭執系爭專利為有效」（見原審卷第195 頁背面），核其本意，應係指因於原審言詞辯論程序時無法即時提出能證明系爭專利不具有效性之證據，故於斯時不爭執其有效性，若於日後尋得能證明系爭專利不具有效性之證據，仍會將其提出而爭執系爭專利之有效性。況權利是否於最後事實審言詞辯論終結前確實有效存在，本即係法院應依職權調查事項，當事人如未提出權利無效抗辯，即應推定由行政機關核發之權利係有效存在，但如當事人提出權利無效抗辯，或法院依卷內資料認權利有無效之可能時，本即應命當事人攻擊防禦後自為判斷。智慧財產案件審理法第16條第1 項僅係規定法院應就此抗辯自為判斷，並非謂縱當事人未提出抗辯，法院即不得就權利是否有效存在為調查。況當事人不得提出新攻擊或防禦方法，但如不許其提出顯失公平者，不在此限；前項但書各款事由，當事人應釋明之，民事訴訟法第447 條第1 項第6 款、第2 項分別定有明文。查劉漢鈞於本院審理時提出○○○○○即張煥鄉於89年4 月間售予○○○之光明燈交易收據、會計紀錄及實物照片（見本院卷證物1 至7 ）等證據，作為抗辯系爭專利無效之釋明，而張煥鄉對其所營○○○○○確有販賣過光明燈予○○○，且對劉漢鈞所提實物照片之形式真正並不爭執，並表示毋庸至○○○履勘實物（見本院卷第138 、234 頁），故本院仍應就系爭專利是否有效加以判斷，原告主張被告已不得就權利是否有效為抗辯，或本院不得就權利是否有效為判斷，均不可採。
(三)經查系爭專利係於90年11月28日核准審定，故其是否有應撤銷之原因，應依核淮審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法規定為斷，合先敘明。又系爭專利係一「光明燈」之外觀造型創作。參閱其圖面所示，系爭專利係由六支龍柱所排列而成，其龍柱頂端各設有一壽桃造型，有一柱擎天、高聳直立之視覺感，而中央則有一層次分明，擬為塔狀之飾樣，龍柱外圍則有如魚麟般之彿像，且燈座再設一圓形鼎腳桌，並於周圍則環設有蓮花瓣型亦可設為旋轉用之寺廟造形；整體觀之，系爭專利係一具有視覺效果之設計（系爭專利圖式見附表一）。而本件主要引證即○○○○○張煥鄉售予○○○之光明燈（見本院卷證物2 至7 ），依卷附之89年4月9 日收據及89年5 月10日會計紀錄影本，○○○○○張煥鄉曾於89年4 月間販售如本院卷證物2 至7 所示之光明燈予○○○，且依其上之時任總務組長○○○之簽名，可知系爭交易係於同年4 月22日驗收，即早於系爭專利89年5 月10日之申請日。雖張煥鄉主張前開○○○○○於89年4 月9 日售予○○○光明燈，並非自始即與系爭專利產品之外觀相似，證物2 至7 係修改工事之結果云云；惟查本院於101 年10月19日曾函詢○○○（負責人即主任委員○○○），請其查明依證物1 收據所購買之光明燈是否如證物2 至7 之照片所示，以及購買迄今有無修改過？（見本院卷第145 至148 頁），經○○○於101 年12月5 日以賴坤甲具名函覆並未經過修改（見本院卷第172 頁）。且經主任委員○○○委託出庭說明之證人○○○即○○○財務組長於本院102 年1 月24日行準備程序時到庭具結後證稱「（問：你在彰化縣「○○○」擔任何職？）我現在擔任「○○○」的財務組長。」、「（經提示上訴理由二暨答辯一狀所附證物1 ＜○○○○○售予○○○光明燈之89年4 月9 日收據及89年5 月10日會計紀錄影本。＞後問：請證人確認這張收據是不是「○○○」與張煥鄉所作的交易？）對啊，這是當初買「光明燈」塔時交貨的簽單。」、「（問：證物2 至證物7 的照片是否即為證物
1 所示之交易客體？）是。」、「（問：你剛看到證物2 至證物7 的「光明燈」，從89年購買到現在有無經過修改？）沒有，買來就是這個樣子。」、「（問：剛看的證物1 ，收據上面寫的日期是89年4 月19日，請問89年交易的「光明燈」是在什麼時候交付的？）那天他拿過來的時候，4 月22日當時的總務組長○○○她去簽收的。」、「（問：「○○○」的回函所稱本宮所購買的「光明燈」迄今均未修改，所指的「光明燈」是否僅指89年4 月19日所交易之「光明燈」？）回函是我們主委擬的，89年的燈塔沒有經過修改，93年也沒有改，97年的太矮了，我們有要求加高。」、「（問：89年你在「○○○」是哪個職位？）我是顧問。」、「（問：如果要買「光明燈」的話是由何人負責？）89年時，是主委○○○跟總務○○○。」、「（問：89年在跟張煥鄉購買「光明燈」時，你有無參與？）沒有。」、「（問：那你如何可以確認89年時的「光明燈」是如證物2 至證物7 照片上所示？）因為當時我住在宮的後面，我每天一定都是在那邊坐、在那邊看，包括現在也是，他們都會來問我的意見。」、「（問：「○○○」總共跟張煥鄉購買過幾次「光明燈」？）三次我都知道，89年、93年及97年。」、「（問：三次交易的客體是否都知悉？）知悉，那邊都比較透明化，都會給我們看。」、「（經提示被上證1 之專利公報後問：第五圖部分，89年張煥鄉與「○○○」交易的時候買的「光明燈」是不是跟這個相同？）不一樣，上面有個媽祖的圖樣，媽祖座底下會有兩排的永久燈，每年都是我在叫工人做的，不像這個第五圖，沒有媽祖塔是不行的。」、「（問：你剛有提到，「○○○」回函裡面所指的本宮購買迄今「光明燈」無經過修改，是指哪個「光明燈」？）89年的，因為89年、93年的都沒有修改。」、「（問：你如何知悉該函所指的「光明燈」是指89年的？）因為收據是89年的，我們主委他沒有去想到97年的因為太矮，所以有請人家去加高，加高了六層，有兩座，共花了十萬元。」、「因為主委的疏忽沒有把年份寫上去，我們那是一個很大眾化的廟，我們都很注意東西的好壞，很戰戰兢兢的去管理，因為是信眾的錢。」、「收據我們都一直有保留著，我可以告訴上訴人（張煥鄉）訴訟代理人，我一定說的都是實話。這個廟我是住在後面，從小我的父親就教我跟這個廟有關的事情，所以我講的一定是實話，如果說我講的不實的話，要有證據，所有相關的人都死掉了，只剩○○○還在，且這個有偽證罪，我也具結了，我說的一定是實話。」（見本院卷第195 至199 頁），參照上開證人○○○所證述之內容可知，○○○○○確實於89年4月間售予○○○之光明燈如本院卷證物2 至7 所示，並於同年4 月22日點收迄今均未修改，仍維持當初購買時之原貌。
張煥鄉雖以證人○○○作證時已距89年4 月間進行交易之時間久遠，且證人○○○亦未實際參與該次交易，而參照張煥鄉與○○○於93年間進行第二次交易流程可知89年4 月間第一次交易之流程亦非證人○○○所述，而主張證人○○○之證述顯不足採云云。惟查，觀諸前開證人○○○證述之內容可知，89年4 月間進行買賣時，○○○居於○○○後方，鎮日皆坐於宮中綜覽宮中所發生之事務，則其雖未參與該次交易，仍能知悉該次交易之流程，而參照證物1 即○○○○○售予○○○光明燈之89年4 月19日收據及89年5 月10日會計紀錄影本可知，該次交易之光明燈單價為38萬元，其價格不貲，非一般日常生活之小額買賣所能比擬，則一般人對於此等高單價物品之買賣過程，必能留下深刻之印象，縱經相當時日，仍應能記憶當時交易之經過，況證人○○○與兩造並無任何親屬或僱傭等關係，更無甘冒偽證罪責而為不實陳述之可能，且其證述前後連續一貫，其證言應屬可信，故張煥鄉關於證人○○○證言不具憑信性之主張，顯不足採。證物
1 至7 既可證明目前置於○○○之光明燈係公開於系爭專利申請日，即可作為判斷係爭專利是否具備專利要件之先前技術。
(四)次查依據證物2 至7 所示之光明燈（實物照片見附表二），係由6 支圓柱所排列而成，其各圓柱頂端皆設有一壽桃燈，
6 支圓柱環列頂端之中央處設置有一塔層之設計，每支圓柱外圍則有如魚麟般之彿像，整體圓柱下端設置一圓形燈座，燈座下方具一圓形鼎腳桌，並於周圍環設有蓮花瓣修飾紋，如是形成一具有視覺效果之整體設計。雖張煥鄉辯稱89年間購買光明燈係以新式樣第76468 號專利之產品樣式為交易客體，而93年及97年交易始以系爭專利為交易客體，且93年進行雙方第二次交易時，有將第一次交易之光明燈修改云云（
101 年12月19日民事答辯二狀，本院卷第178 頁），然查89年購買光明燈與新式樣第76468 號專利在圓柱及底部鏤空係有差異，尚難稱89年交易之客體為新式樣第76468 號專利之產品樣式。將系爭專利與證物2 至7 相較，系爭專利之光明燈由六支圓柱所排列而成，其圓柱頂端各設有一壽桃造型，整體柱體頂部中央設有一具層次之塔狀飾樣之設計，證物2至7 之光明燈亦由六支圓柱所排列而成，其圓柱頂端各設有一壽桃造型，整體柱體頂部中央設有一具層次之塔狀飾樣之設計；系爭專利圓柱外圍則有如魚麟般之佛像，整體柱體底部設一燈座設計，證物2 至7 圓柱外圍亦有如魚麟般之佛像，整體柱體底部設一燈座設計；系爭專利燈座下方為一圓形鼎腳桌，燈座周圍環設有蓮花瓣型之造形設計，證物2 至7燈座下方為一圓形鼎腳桌，燈座周圍環設有蓮花瓣型之造形設計。因此，經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，系爭專利所產生視覺效果與證物2 至7 整體設計構成近似，故證物2 至7 可證明系爭專利不具新穎性。雖系爭產品之光明燈亦係由6 支圓柱所排列而成，其各圓柱頂端皆設有一壽桃燈，6 支圓柱環列頂端之中央處設置有一塔層之設計，每支圓柱外圍則有如魚麟般之彿像，整體圓柱下端設置一圓形燈座，燈座下方具一圓形鼎腳桌，並於周圍環設有蓮花瓣修飾紋，如是形成一具有視覺效果之整體設計，其整體視覺性設計與系爭專利近似，且系爭產品包含系爭專利之新穎特徵，故系爭產品應係落入系爭專利之專利權範圍，惟查系爭專利既已因欠缺新穎性而有應撤銷之原因，依據智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，張煥鄉即不得對劉漢鈞、陳鈺惠主張權利。
(五)至張煥鄉主張縱認系爭專利有不具新穎性之事由，亦不影響其依據兩造之和解書為本件之請求等語云云，惟按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第16條第1 、2 項分別定有明文。經查觀諸張煥鄉與劉漢鈞於93年2 月26日所簽訂之和解書（見原審卷第25頁）第一至三款之內容可知，該和解書主要係針對劉漢鈞生產並販賣於第二款所列之各大廟宇之光明燈有侵害張煥鄉所有專利權之事實所為和解之約定，而第四款關於「乙方（即劉漢鈞）如有惡意隱瞞、再仿冒、及侵害甲方（即張煥鄉）其他任何專利權，除了願負法律相關責任，並願加受懲罰性處罰金新台幣100 萬元之處罰。」之約定，應係避免日後劉漢鈞再有侵害張煥鄉所有專利權之情形發生，所為懲罰性損害賠償之約定。系爭專利既經本院認定不具新穎性而有應撤銷之原因，劉漢鈞即無侵害張煥鄉所有專利權之行為可言，亦無依該和解書第四款之約定須對張煥鄉負懲罰性損害賠償之情事產生，故張煥鄉此部分之主張，並無理由。
四、綜上所述，劉漢鈞抗辯系爭專利因欠缺新穎性而有應撤銷之原因，故系爭產品並未侵害系爭專利，應屬可採。從而，張煥鄉請求劉漢鈞應給付1 百萬元及其法定遲延利息，及請求劉漢鈞與陳鈺惠連帶給付2 百萬元及其法定遲延利息，均無理由，不應准許，其就該部分所為假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審就上開請求判命劉漢鈞應給付179 萬4,
880 元本息，並為假執行之宣告，尚有未洽。劉漢鈞上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由。爰由本院將原判決此部分予以廢棄，改判如主文第2 項所示。另張煥鄉上訴部分，則無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，張煥鄉聲請傳喚之證人林仕評為其員工，且無必要，此外，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，亦認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。
六、據上論結，本件劉漢鈞之上訴為有理由，張煥鄉之上訴則無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 4 月 25 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 102 年 5 月 1 日
書記官 陳士軒附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。