智慧財產法院民事判決
101年度民專上字第1號上 訴 人 許振興訴訟代理人 李妙英
高瑞錚律師陳在源律師張梅音律師被 上 訴人 寶齡富錦生技股份有限公司法定代理人 林智明訴訟代理人 王仁君律師
孫小萍律師徐瑞毅律師上列當事人間專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國100 年11月30日本院所為99年度民專訴字第158 號第一審判決之反訴部分提起上訴，本院於101年9月27日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：上訴人為中華民國專利證書號第108931號「防止腎臟病患腎功能衰退之醫藥組合物」發明專利（專利權期間自民國88年11月11日起至106年3月30日止）及美國第0000
000 號「治療腎衰退方法」發明專利（下稱系爭專利）之權利人，系爭專利為以習知之檸檬酸鐵治療腎臟病患腎衰退，為一化合物之新用途專利。又兩造於90年7 月20日簽署專利授權合約（Patent License Agreement，下稱系爭合約），依系爭合約第2 條約定，被上訴人須取得上訴人之書面同意始得將系爭專利再授權。詎被上訴人先於94年6 月間，在隱瞞上訴人之情況下，先將其就系爭合約所取得之系爭專利授權轉讓予訴外人英屬開曼群島寶齡富錦生技公司（Panion &
BF Biotech Inc.，下稱開曼寶齡公司），嗣又依系爭合約第2 條約定要求上訴人於94年10月23日、94年10月23日、94年11月2日分別簽署3份同意書（下稱系爭同意書），同意被上訴人再授權予美商Keryx Biopharmaceuticals,Inc.（下稱Keryx 公司），其後被上訴人再將該同意書交付開曼寶齡公司，而由開曼寶齡公司於94年11月7日與Keryx公司簽訂再授權契約。惟上訴人並不知開曼寶齡公司之存在，亦未同意開曼寶齡公司與Keryx公司簽訂再授權契約。易言之，被上訴人隱瞞其已將系爭專利轉讓予開曼寶齡公司，且擬以開曼寶齡公司之名義與Keryx 公司簽訂再授權契約之重要事實，致上訴人陷於錯誤而簽署3 份同意書，上訴人已於原審訴訟繫屬中以99年9 月6 日答辯暨反訴狀繕本之送達，撤銷上訴人於94年間簽署3 份同意書之意思表示，是上訴人關於3 份同意書所為同意被上訴人再授權予Keryx 公司之法律關係已不存在，被上訴人亦無依系爭合約第2 條約定與Keryx 公司簽訂再授權契約之權利。又縱上訴人未能撤銷簽署3 份同意書之意思表示，然3 份同意書自簽訂之日起迄今已逾6 年，被上訴人始終未基於上開同意書與Keryx 公司簽訂再授權契約，如今時空背景全非，參照民法第156 條、第157 條、第
158 條等意思表示因時間之經過而失效之法理，該3 份同意書亦不能做為上訴人同意被上訴人再授權予Keryx 公司之依據，亦即被上訴人依系爭合約第2 條約定再授權予Keryx 公司之權利已不復存在。再者，系爭3 份同意書是否因撤銷而失效，攸關被上訴人是否有依系爭合約第2 條約定與Keryx公司簽訂再授權契約之權利，並決定上訴人是否受該再授權合約之拘束及上訴人可否依系爭合約第4D條約定收取權利金，是上訴人自有確認利益等語。
二、被上訴人則抗辯如下：
（一）與Keryx 公司簽訂再授權契約之對象為被上訴人，而非開曼寶齡公司，Keryx 公司對此亦無爭執。況無論與Keryx公司簽訂再授權契約之對象為被上訴人或開曼寶齡公司，系爭3 份同意書既明載上訴人再授權之主體為被上訴人，而非開曼寶齡公司，開曼寶齡公司並無法基於系爭3 份同意書而取得與Keryx 公司簽約之權能，則上訴人簽署系爭
3 份同意書而同意被上訴人再授權Keryx 公司，自始至終並無任何錯誤可言。又依系爭合約第2 條及第4D條約定，被上訴人雖須取得上訴人書面同意始得將系爭專利再授權，然上訴人不得無理拒絕同意，且如被上訴人進行再授權，只要符合系爭合約第2 條約定，且再授權契約與系爭合約同時終止，被上訴人即得全權決定再授權之條款及再授權之對象。原審判決既已確認系爭合約授權關係存在，除非上訴人有合理之理由，否則被上訴人自得依系爭合約第
2 條及第4D條約定，將系爭專利再授權予Keryx 公司，上訴人請求確認被上訴人將系爭專利再授權予Keryx 公司之權利不存在，顯然不當剝奪被上訴人依約所享有之合法權利。再者，系爭3 份同意書係上訴人單方意思表示同意被上訴人再授權予Keryx 公司，並非要約，上訴人援引民法第156 條至第158 條規定之法理，於法無據。
（二）上訴人簽署系爭3 份同意書係屬上訴人不爭執之事實，且同意為單方之意思表示，並非契約，是兩造間並不因上訴人簽署同意被上訴人再授權Keryx 公司之同意書而創設任何法律關係，依民事訴訟法第247 條之規定，上訴人請求確認系爭3 份同意書之法律關係不存在，洵非有據。又縱認與Keryx 公司簽約之當事人為開曼寶齡公司，惟系爭3份同意書既已明載上訴人同意之再授權對象為被上訴人，開曼寶齡公司並無法基於系爭3 份同意書而取得與Keryx公司簽約之權能，故被上訴人並未欺騙上訴人，是上訴人在法律上之地位並無任何不安之狀態，則上訴人請求確認系爭3 份同意書之法律關係不存在，即無確認利益。再者，依系爭合約第2 條及第4D條約定，被上訴人雖須取得上訴人書面同意始得將系爭專利再授權，然上訴人不得無理拒絕同意，原審判決既已確認系爭合約授權關係存在，除非上訴人有合理之理由，否則被上訴人自得依系爭合約第
2 條及第4D條約定，將系爭專利再授權予Keryx 公司。是故，被上訴人依系爭合約第2 條約定，只要在取得被上訴人同意之前提下，即有將系爭專利再授權予Keryx 公司或任何第三人之權利，故此法律關係之存否並無任何不明確之處。從而，上訴人請求確認被上訴人將系爭專利依系爭合約第2 條約定再授權予Keryx 公司之權利不存在，亦不合法。
三、原審就反訴部分判命上訴人全部敗訴，上訴人不服，提起上訴，並聲明：（一）原判決關於後開第二項之訴部分廢棄。
（二）前開廢棄部分，確認系爭3 份同意書之法律關係及被上訴人將系爭專利依系爭合約第2 條約定再授權予Keryx 公司之權利均不存在。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。
四、上訴人主張伊為系爭專利之權利人，為研發新藥，乃於90年
7 月20日與被上訴人簽署系爭合約，將系爭專利專屬授權被上訴人，使被上訴人取得於中國以外之全球各地製造、使用並銷售授權產品之權利。而依系爭合約第2 條約定，被上訴人須取得伊之書面同意始得將系爭專利再授權，嗣被上訴人先於94年6 月間，將其就系爭合約所取得之系爭專利授權轉讓予開曼寶齡公司，其後又依系爭合約第2 條約定要求伊分別於94年10月23日、94年10月23日、94年11月2 日簽署系爭
3 份同意書，同意被上訴人再授權予Keryx 公司等情，有系爭合約、被上訴人與開曼寶齡公司簽署之權利讓與合約、系爭3 份同意書為證（參原審卷一第11至16頁、第45至47 頁、第125 至127 頁），且為被上訴人所不爭執，自堪信為真實。
五、惟上訴人另主張被上訴人施用詐術致其陷於錯誤而簽署系爭
3 份同意書，爰依民法第92條第1 項前段之規定撤銷系爭3份同意書之意思表示。又依民法第156 條至第158 條規定之法理，系爭3 份同意書之意思表示應已失效，爰依法提起本件確認訴訟等情，則為被上訴人所否認，並以前詞置辯。是以，本院應審酌者厥為：（一）上訴人提起本件訴訟有無確認利益？（二）被上訴人是否有施用詐術致上訴人陷於錯誤而簽署系爭3 份同意書？（三）系爭3 份同意書是否有民法第156 條至第158 條規定要約失效之情事？茲分述如下：
（一）上訴人提起本件訴訟有無確認利益？
１、按民事訴訟法第247條所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益，最高法院42年臺上字第1031號判例可資參照。
２、經查，上訴人主張其受被上訴人之詐騙而簽署系爭3 份同意書，並以99年9 月6 日答辯暨反訴狀繕本之送達，作為撤銷系爭3 份同意書之意思表示，是上訴人關於系爭3 份同意書所為同意被上訴人再授權予Keryx 公司之法律關係已不存在，被上訴人亦無依系爭合約第2 條約定與Keryx公司簽訂再授權契約之權利等情，既為被上訴人所否認，足見兩造間就系爭3 份同意書之效力是否仍然存在有所爭執，致此法律關係存否不明確，而該等不明確之情形，上訴人主張此攸關被上訴人是否有依系爭合約第2 條約定與Keryx 公司簽訂再授權契約之權利，並決定上訴人是否受該再授權契約之拘束及可否依系爭合約第4D條約定收取權利金之權利義務，致上訴人在法律上之地位有不安之狀態存在，而此種法律上地位不安之狀態，當得以本件確認判決加以除去，是上訴人提起本件訴訟自有確認利益。
３、被上訴人雖稱：系爭同意書已明載上訴人同意之再授權對象為被上訴人，開曼寶齡公司並無法基於系爭同意書而取得與Keryx 公司簽約之權能，則被上訴人並未欺騙上訴人，是上訴人在法律上之地位並無任何不安之狀態。又原審判決既已確認系爭合約授權關係存在，除非上訴人有合理之理由，否則被上訴人自有將系爭專利再授權予Keryx 公司或任何第三人之權利，故此法律關係之存否並無任何不明確之處等語。惟查，被上訴人是否有詐騙上訴人，或被上訴人是否有將系爭專利再授權予Keryx 公司之權利，既為兩造所爭執，則自上訴人之主張而言，其紛爭非經法院判斷，無從解決，是上訴人提起本件訴訟難謂無確認利益，被上訴人上開辯詞洵非可採。
４、被上訴人又稱：上訴人簽署系爭3 份同意書係屬上訴人不爭執之事實，且同意為單方之意思表示，並非契約，是兩造間不因此而創設任何法律關係，依民事訴訟法第247 條之規定，上訴人請求確認系爭同意書之法律關係不存在，洵非有據等語。然查，系爭合約第2 條、第4D條分別約定：「被授權人必須取得授權人書面同意始得將系爭專利再授權，惟授權人不得無理拒絕同意」、「……被授權人就應依本合約約定就其自己銷售部分、及其對再授權被授權人銷售依相同之比例及相同定義之淨銷售額支付權利金予授權人」等語（參原審卷一第11頁背面、第12頁、第15頁），顯見被上訴人欲將系爭專利再授權予第三人時，須取得上訴人之同意，上訴人一旦同意後，被上訴人即應依系爭合約第4D條約定給付權利金。是以，系爭同意書是否存在，將決定兩造關於系爭專利授權之權利義務，自難謂上訴人簽署之系爭3 份同意書非法律關係而不得確認，被上訴人前開抗辯，亦非可取。
（二）被上訴人是否有施用詐術致上訴人陷於錯誤而簽署系爭3份同意書？
１、按「被詐欺而為意思表示者，依民法第九十二條第一項之規定，表意人固得撤銷其意思表示，惟主張被詐欺而為表示之當事人，應就此項事實，負舉證之責任，本院著有四十四年台上字第七五號判例。本件被上訴人既依民法第九十二條第一項之規定，撤銷其所為意思表示，即應就上訴人如何欲被上訴人陷於錯誤，故意示以不實之事，令其因錯誤而為意思表示，負舉證之責任」，最高法院72年度台上字第3526號判決要旨可資參照。
２、經查，系爭合約第2 條約定：「被授權人必須取得授權人書面同意始得將系爭專利再授權，惟授權人不得無理拒絕同意」（參原審卷一第11頁背面、第15頁），亦即上訴人須取得被上訴人之同意始得再授權。又上訴人依上開約定於94年10月23日、同年月23日、同年11月2 日簽署之3 份同意書分別記載：「Based on the faxed portion fromPanion of the proposed agreement between Panion
and Keryx with respect to milestone payments androyalty rate, the Inventor gives consent Panion toenter licensing agreement with Keryx. 」、「Panion
is desirous to grant Keryx Boipharmaceuticals, Inc(Keryx) of New York the right to further develop
and commercialize the Hsu Patent. The inventorhereby gives consent to Panion to enter licensingagreement with Keryx. 」等語，有系爭3 份同意書在卷可考（參原審卷一第125 至127 頁）。而系爭3 份同意書係出具予被上訴人，亦為兩造所不爭執。準此，被上訴人基於系爭合約第2 條約定，方要求被上訴人出具系爭3 份同意書，而上訴人亦係基於上開約定，出具系爭3 份同意書同意被上訴人將系爭專利再授權予Keryx 公司。雖上訴人主張因被上訴人未經上訴人同意先於94年6 月8 日將系爭專利授權契約讓與開曼寶齡公司，後於94年11月7 日以開曼寶齡公司名義將系爭專利授權契約再授權予Keryx 公司，如上訴人知悉該等事實，斷不可能簽署系爭3 份同意書，故被上訴人之行為顯屬施用詐術致上訴人陷於錯誤等語云云。惟按債權之讓與，非經讓與人或受讓人通知債務人，對於債務人不生效力。民法第297 條本文定有明文。
上開債權讓與因被上訴人或開曼寶齡公司未通知上訴人，非經上訴人承認，對上訴人並不生效力。且此行為已經上訴人通知被上訴人限期改善後於99年5 月20日再將系爭授權契約讓與被上訴人後而回復原契約效力，原審即依此而於本訴認定系爭專利授權契約仍繼續有效存在於上訴人與被上訴人間，上訴人對此本訴部分，亦未上訴而確定，且被上訴人辯稱因新藥上市須耗費金錢，為募資方便等理由，一時不察，未通知上訴人而將系爭契約讓與開曼寶齡公司，非不可採，故難認被上訴人係故意示以不實之事，為使上訴人陷於錯誤而簽署同意書，否則被上訴人毋須設立與其公司名稱相近之開曼寶齡公司，亦毋須於上訴人知悉表示不滿後，隨即再將權利讓與回被上訴人。而上訴人本即知悉系爭專利授權契約已再授權於Keryx 公司，雖上訴人主張係於訴訟中始知悉與Keryx 公司簽約之對象為開曼寶齡公司，而非被上訴人，然上訴人並不能證明被上訴人自開曼寶齡公司與Keryx 公司於94年11月7 日簽署再授權契約迄本件言詞辯論終結前，有何未依約履行或侵害被上訴人契約權利之情事發生，且被上訴人亦提出其於94年3月17日向我國衛生署申請進行第2 期臨床試驗，經我國衛生署於同年4 月12日核准，並於97年12月30日經我國衛生署核准結案；及於97年2 月26日向我國衛生署申請進行第
3 期臨床試驗，於98年3 月30日經我國衛生署核准之事實，已據提出我國衛生署函4 件為證（詳原證34、36-38 ，附於原審卷二第21、24-27 頁），足認被上訴人仍繼續履行契約義務，故實難認被上訴人有何為侵害上訴人利益而施以詐術之行為，縱認被上訴人與開曼寶齡公司享有獨立法人格，開曼寶齡公司無權將系爭授權契約再授權予Keryx 公司，然因上訴人與被上訴人間之授權契約仍繼續有效存在，則亦難認上訴人之利益已受有侵害，且無從認被上訴人有何施以詐術之行為。是以，被上訴人於履約過程中雖有瑕疵可言，然此瑕疵尚不足以構成終止契約之事由，致原審仍認系爭授權契約仍有效繼續存在，上訴人對此亦已不再爭執，而此瑕疵亦不足以認被上訴人有何為致上訴人陷於錯誤而施以詐術之行為，故上訴人主張因被詐欺而撤銷同意書之意思表示，難認有理由。
（三）系爭3 份同意書是否有民法第156 條至第158 條規定要約失效之情事？按對話為要約者，非立時承諾，即失其拘束力；非對話為要約者，依通常情形可期待承諾之達到時期內，相對人不為承諾時，其要約失其拘束力；要約定有承諾期限者，非於其期限內為承諾，失其拘束力，民法第156 條至第158條分別定有明文。查如前所述，上訴人係基於系爭合約第
2 條約定出具系爭3 份同意書，同意被上訴人將系爭專利再授權予Keryx 公司，是上訴人所為之意思表示顯與要約是以訂立契約為目的所為之意思表示有間，自難比附援引前揭民法第156 條至第158 條規定之法理，故上訴人主張系爭3 份同意書業因時間之經過而失效，被上訴人依系爭合約第2 條約定再授權予Keryx 公司之權利亦不復存在云云，即非可取。
六、綜上所述，被上訴人既未施用詐術致上訴人陷於錯誤而簽署系爭3 份同意書，則上訴人依民法第92條第1 項前段之規定撤銷系爭3 份同意書之意思表示，即非有據。又上訴人既無從撤銷系爭3 份同意書之意思表示，則其就系爭3 份同意書所為同意被上訴人再授權之意思表示之效力仍然存在，且被上訴人依系爭合約第2 條約定仍有與Keryx 公司簽訂再授權契約之權利。又上訴人基於系爭合約第2 條約定出具系爭3份同意書，同意被上訴人將系爭專利再授權予Keryx 公司之意思表示，並非要約，自難援引民法第156 條至第158 條規定之法理，而認定系爭3 份同意書已因時間之經過而失效。從而，上訴人請求確認系爭同意書之法律關係不存在及被上訴人將系爭專利依系爭合約第2 條約定再授權予美國Keryx公司之權利不存在，均屬無據，不應准許。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 10 月 18 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 101 年 10 月 22 日
書記官 陳士軒附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。