智慧財產法院民事判決
101年度民專上字第36號上 訴 人 國際基因科技股份有限公司法定代理人 曾政德訴訟代理人 蕭顯忠律師被 上訴 人 行政院國家科學委員會法定代理人 朱敬一訴訟代理人 王岐正律師
黃士洋律師被 上訴 人 中央研究院法定代理人 翁啟惠被 上訴 人 余淑美上二人共同訴訟代理人 林光彥律師上列當事人間專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國101 年
7 月6 日臺灣臺北地方法院100 年度智字第39號第一審判決提起上訴，本院於102 年5 月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、兩造之聲明及陳述：
（一）上訴人於原審起訴主張：
１、被上訴人余淑美在被上訴人行政院國家科學委員會（下稱國科會）經費支持下，於民國82年成功利用植物基因轉殖，利用水稻組織培養細胞及種子，生產具有工業、醫藥用途之基因工程蛋白質，是全球成功首例，研究成果並獲得多國專利，所生產之蛋白質不僅費用低廉，品質更為純化，不產生污染，亦勿須擔心動物或微生物在製造過程可能產生之毒素或病毒感染，如能擴大應用於製藥、釀酒、食品、飼料、疫苗等方面，將可為國家帶來兆元產業。上訴人代表人對被上訴人余淑美之理念極為贊同，乃召募志同道合之股東，斥資1 億3,500 萬元設立上訴人公司，並於88年12月10日與被上訴人中央研究院（下稱中研院）簽訂技術授權契約書（下稱系爭技術授權契約），由被上訴人中研院將其研究員即被上訴人余淑美研發之「Production
of phytase in plants using the gene expressionsystem comprising the promoter region of the α-amylase genes」（下稱植物生產植酸酵素）技術授權上訴人使用，上訴人則支付授權費新台幣（下同）600 萬元權利金及上訴人之股票15萬股。且因被上訴人中研院之生產植酸酵素技術中之「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」係被上訴人國科會補助被上訴人中研院、被上訴人余淑美研究員之專題研究計劃之研究成果，其專利及非專利之智慧財產權依被上訴人所簽訂之專題計劃補助合約歸屬於被上訴人國科會所有。上訴人為取得完整之植物生產植酸酵素技術，於89年7 月14日再與被上訴人簽訂「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」之技術移轉合約書（下稱系爭技術移轉合約）。由被上訴人將上開技術授權上訴人使用，上訴人則應給付被上訴人權利金，包括現金500 萬元及上訴人之股票15萬股，並提供履約保證金30萬元。上訴人隨即積極投入生產植酸酵素技術之研發，選聘相關科系之碩士、博士前往被上訴人中研院向被上訴人余淑美學習其研發之技術。數年間，經被上訴人余淑美之熱心指導及上訴人員工之齊心協力，終於研發出含有高附加價值之植酸酵素。
２、92年兩造成功開發植酸酵素之基因轉殖水稻後，惟依法令規定，上開產品需經行政院農業委員會（下稱農委會）認可，始能生產、銷售，農委會基因轉殖植物審議委員會依上訴人申請，同意由該會農業試驗所進行轉殖植物隔離田間試驗。95年3 月27日農委會基因轉殖植物審議委員會第
3 次委員會議依該評估報告認「轉殖基因流佈至一般水稻之風險評估為高。基於水稻為台灣主要糧食作物，若基因流佈發生混雜，除生態安全問題外，將引致產業嚴重衝擊。本案經本委員會審慎討論，依據農委會農業試驗所提送被上訴人並衡酌國內糧食產業及國際發展現況，植酸酵素基因轉殖水稻隔離田間試驗案，不予通過」，農委會於95年4 月11日以農糧字第0951057556號函知上訴人並於同日以農糧字第0951057557號公告，主旨為公告上訴人「生產植酸酵素基因轉殖水稻隔離田間試驗生物安全評估」案，審查不予通過，上訴人對該處分不服，依法提起訴願，嗣經行政院以院臺訴字第0960081568號決定書駁回訴願。兩造則於系爭技術授權契約書及系爭技術移轉合約書到期時，合意將有效期限延展至101 年12月31日及100 年5 月31日止，嗣於100 年再次函詢農委會，據農委會函復依據植物品種及種苗法第52條第2 項規定，基因轉殖植物經農委會許可為田間試驗完成後，經農委會審查通過，並檢附依其申請用途經中央目的事業主管機關核准之同意文件，即得於國內推廣或銷售，意即經田間試驗通過為必備要件，惟就如何通過田間試驗則迄今無技可施，始確認基因轉殖植物在我國已無推廣或銷售之可能。
３、被上訴人授權上訴人使用其技術，雖成功研發出植酸酵素之基因轉殖水稻，惟經主管機關禁止生產及銷售，被上訴人迄今無法提出突破法令限制之方法，則被上訴人之給付陷於法律上之給付不能。又依行政程序法第2 條第2 項規定被上訴人國科會係行政主體國家之代表機關，代表國家與上訴人簽訂技術授權契約，其效果則歸屬於國家，而國家委由被上訴人國科會簽約後，修改法令，造成履行契約成為給付不能，而後委由其另一代表機關農委會執行法令，不准上訴人依其授權技術生產產品並販賣，則本件契約給付不能之責任自應由國家承擔，並由其代表機關被上訴人國科會履行給付不能之責任。被上訴人中研院係依總統組織法第17條規定成立之組織，亦屬代表國家機關，與被上訴人國科會之責任相同，至於被上訴人余淑美雖為私人，惟其既與被上訴人國科會、中研院共同與上訴人簽訂契約，與二機關共同享受權利、負擔義務，自應與二機關承擔相同之責任。
４、本件之給付不能因不可歸責於上訴人，故上訴人應於合約生效後三年內完成應用本授權技術內容所製造之產品並有商業化產品上市之給付義務，依民法第225 條規定因而免除。本件給付不能既可歸責於被上訴人，上訴人自得依民法第226 條規定請求損害賠償，並請求被上訴人賠償上訴人給付權利金、授權費等之損害共計1,100 萬元，上訴人依民法第213 條第1 、2 項及系爭技術移轉合約書第5 條第1 項第1 款及系爭技術授權契約書第6 條第1 項約定請求按給付1,100 萬元之最後給付日即90年1 月1 日之翌日起加計利息。
５、退步言之，本件若認給付不能係不可歸責於雙方當事人，上訴人依系爭技術移轉合約給付被上訴人之授權費500 萬元，被上訴人國科會分取195 萬元、被上訴人余淑美分取
200 萬元、被上訴人中研院分取105 萬元，另被上訴人中研院依系爭技術授權契約書取得600 萬元授權費，總計70
5 萬元，上訴人爰依民法第266 條及不當得利之規定請求被上訴人國科會返還195 萬元、被上訴人中研院返還705萬元、被上訴人余淑美返還200 萬元之不當得利。
６、聲明求為判決：
（１）先位聲明：被上訴人應給付上訴人1,100 萬元及自90年
1 月2 日起至清償日止，按週年利率百分之5計 算之利息；願供擔保，請准予宣告假執行。
（２）備位聲明：被上訴人國科會應給付上訴人195 萬元、被上訴人中研院應給付上訴人705 萬元、被上訴人余淑美應給付上訴人200 萬元，並均自101 年3 月7 日起至清償之日止，按週年利率百分之5 計算之利息；願供擔保，請准予宣告假執行。
（二）原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：
先位聲明：（１）原判決廢棄。（２）被上訴人應給付上訴人1,100 萬元及自90年1 月2 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。（３）上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
備位聲明：（１）原判決廢棄。（２）被上訴人國科會應給付上訴人195 萬元、被上訴人中研院應給付上訴人705萬元、被上訴人余淑美應給付上訴人200 萬元，並均自10
1 年3 月7 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。（３）上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並主張：
１、原判決認被上訴人之給付，縱因法律限制而陷於法律上給付不能，被上訴人亦不必負擔任何義務，包括損害賠償義務或返還不當得利之義務。其理由係認兩造所簽訂之系爭二份契約，皆載有不擔保條款，因之被上訴人依據該條款可不負擔任何義務，洵有未洽，說明如下：
（１）依系爭技術授權契約書第2 條第3 項授權範圍第1 款約定，被上訴人授權上訴人使用、實施及販賣產品，其給付之債務本旨當然包括法律上能生產、銷售產品。系爭技術授權契約第3 條約定上訴人「應於本合約生效後三年內完成應用本授權技術內容所製造之產品上市」，上訴人欲履行依技術內容所製造之產品上市，當然須法律上准許生產、銷售產品始有可能。可知兩造欲履行本件技術授權契約，該技術除須事實上可行外，法律上亦須獲准生產、銷售產品始有可能。若法律上不准生產、銷售產品，兩造之給付當然有法律上不能之給付不能。且系爭技術授權契約之不擔保條款為定型化契約之不公平條款，依民法第247 條之1 規定，該約定當然無效。
（２）系爭技術授權契約係簽訂於88年、89年，而造成本件契約給付不能之植物品種及種苗法係於93年修正公布，兩造訂約時皆未預料法律之修正。因植物品種及種苗法之修訂，本件基因轉殖水稻之生產、銷售須通過隔離田間試驗，審查通過。然因主管機關以基因轉殖水稻之花粉可能傳播至原生水稻而不予通過，故不論被上訴人授權上訴人生產基因轉殖水稻之給付義務或上訴人應於三年內有商品化之產品上市之給付義務皆陷於給付不能。且系爭之「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」之專利技術移轉授權合約書，被上訴人授權上訴人使用其技術，惟因其技術之啟動子區域之動能不足，無法使用，屬於給付一部不能，而該部分係基因轉殖水稻之技術中不可或缺的部分，捨該部分，其他部分之履行於上訴人毫無利益，上訴人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償。故上訴人請求被上訴人賠償損害，依法有據。再者，農委會修訂植物品種及種苗法，本意即在阻擋基因改造作物，故本件基因改造作物之不能獲准生產、銷售，農委會之行為應可認為係故意。至少可預見基因改造作物皆可能因之不能獲准生產、銷售，具有不確定故意。而如前所述農委會之行為與被上訴人之行為同視為國家之行為，是本件之給付不能應認為係可歸責於被上訴人。
２、系爭技術授權契約及系爭技術移轉合約，雖分別簽訂兩份契約，實則其標的相同，皆為基因轉殖水稻之技術，且皆為被上訴人余淑美所發明，兩份契約中，由被上訴人中研院單獨簽訂之一份，被上訴人余淑美雖未列名，然由被上訴人所共同簽訂之系爭技術移轉合約，被上訴人余淑美即列為契約當事人，並取得200 萬元之授權費。被上訴人余淑美既以授權人之身份與上訴人簽訂技術授權契約，取得
200 萬元授權費，當然就授權人應為之給付負有給付義務，上訴人自得請求被上訴人余淑美共同負擔損害賠償義務。
（三）被上訴人中研院、余淑美答辯聲明：１、上訴駁回。２、如受不利為決，願供擔保請准免假執行。並以：
１、先位聲明部分：
（１）被上訴人之給付義務不包含上訴人得使用其技術生產及銷售產品之義務，且被上訴人余淑美無給付義務：
系爭技術授權契約第8 條第1 項及第2 項及系爭技術移轉合約第7 條第1 項約定，被上訴人就本授權技術之合用性及商品化之可能性不負擔保責任，故上訴人自不得以基因轉殖水稻未獲主管機關許可生產及銷售為由，主張被上訴人有任何債務不履行之情形，其請求顯無理由。上開條款所定「不擔保本授權技術之合用性及商品化之可能性」，當然包括本授權技術商品化在技術上及法律上商品化之可能性。所謂「產學合作」之模式，一方面由業者負擔各項風險，但一方面亦由業者享受商品成功開發上市之各項利潤，研發者則以授權金或權利金之方式，獲取固定但成數較低之收入。因此，業者一方面雖承擔較大風險，但若開發成功則由其獲取較大利益；研發者雖不承擔上開風險，但其得獲得之利益亦較小；故兩者之風險及利潤係成正比，其各項風險（包括法律風險）均應由業者承受，均屬上開「不擔保本授權技術之合用性及商品化之可能性」之範疇。且就系爭技術授權契約而言，契約當事人為上訴人及被上訴人中研院，被上訴人余淑美並非契約當事人，故被上訴人余淑美並非債務人，被上訴人余淑美亦無給付不能債務不履行之問題。
（２）系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第7 條第
1 項無民法第247 條之1 所定情形，該部分之約定為有效：
系爭技術授權契約係由被上訴人與各業者個別磋商後訂定，且上訴人為資本額2 億元、實收資本額1 億3,500萬元之大型企業，其具有相當之締約磋商能力，故系爭技術授權契約是否為定型化契約，已有疑義。其次，依證人梁啟銘、謝幸娟證述系爭技術授權契約顯非當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，非屬民法第247 條之1 規定之定型化契約。又依系爭技術授權契約第3 條第2 項及系爭技術移轉合約第2 條第4 項可知，系爭技術授權契約為專屬授權，相關權利行使均由上訴人為之，無擔保條款之約定並無顯失公平之情形。再者，上訴人為法人組織，並非以消費為目的而為交易、使用商品或接受服務之消費者，被上訴人中研院、余淑美亦均非以設計、生產、製造、輸入、經銷商品或提供服務為營業之企業經營者。本件為技術授權契約之爭議，亦非消費者與企業經營者間因商品或服務所生之爭議，顯無消費者保護法之適用。
（３）被上訴人中研院就系爭技術授權契約及被上訴人就系爭技術移轉合約所負給付義務，並無給付不能之情形：
依系爭技術授權契約第1 條、第3 條約定係被上訴人中研院將其研究員即被上訴人余淑美研發之植物生產植酸酵素技術及其技術資料授權上訴人使用，依系爭技術移轉合約第2 條則係被上訴人國科會將補助被上訴人中研院及被上訴人余淑美研發之「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」技術授權上訴人使用，現被上訴人既已將上開技術授權上訴人使用，即已履行契約之給付義務，並無任何給付不能之情形。且依系爭技術授權合約第2 條第3 項第1 款約定，契約之授權人為被上訴人國科會，被上訴人中研院並非債務人，被上訴人中研院無給付不能等債務不履行之問題。再者，被上訴人授權上開二項技術分別為「植物生產植酸酵素」及「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」，並非「植酸酵素之基因轉殖水稻」，因此後者是否成功生產、銷售，均非屬授權事項，故即使基因轉殖水稻經主管機關禁止生產及銷售，亦不使被上訴人之給付陷於給付不能。另植物品種及種苗法第52條第2 項並未禁止基因轉殖植物之生產及銷售，而需要求中央主管機關許可為田間試驗經審查通過，並檢附依其申請用途經中央目的事業主管機關核准之同意文件，方得在國內推廣或銷售，此為上訴人應自行負擔之法律風險，難謂係被上訴人之給付不能，產品上市實為上訴人之義務，而非被上訴人之義務；產品無法上市之債務不履行者為上訴人，而非被上訴人，上訴人自不得以產品無法上市為由反向被上訴人求償，故上訴人不得向被上訴人請求損害賠償。從而，本件並無給付不能，上訴人之請求為無理由。
（４）上訴人不得依民法第226 條第1 項規定請求被上訴人賠償損害，且上訴人請求之金額亦過高：
基因轉殖植物之管制係因立法院制定通過之法律所致，故此項給付不能（法律不能）是否係因農委會之行為所致，已屬有疑。且個別行政機關之意思能力係各自獨立，被上訴人中研院無法影響農委會之決定及措施，被上訴人國科會亦無法影響農委會之決定及措施，則是否可歸責於「債務人」之事由，自應分別自被上訴人中研院、國科會自身之行為以觀，不應不當擴大至其他行政機關。其次，基因轉殖植物是否開發成功，是否獲得中央主管機關之許可，係屬上訴人應努力之事項，上訴人實難以其自身開發之產品未通過審查一事，主張可歸責於被上訴人，故上訴人不得向被上訴人請求損害賠償。再者，上訴人主張之1,100 萬元係上訴人給付被上訴人之授權費及權利金，為被上訴人為「植物生產植酸酵素」及「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」技術授權之對價，現被上訴人既已取得上開技術之授權並實際使用，則已享有該技術使用之利益，難謂受有權利金給付之損害。又依系爭技術授權契約第5 條第1項約定，被上訴人中研院所取得之授權費為上訴人承受被上訴人之該資料所給付之對價，上訴人不得主張其為產品開發未獲許可之損害金額，因此，上訴人不得以權利金之金額計算其損害。
２、備位聲明部分：上訴人不得依民法第266 條第2 項規定請求被上訴人返還已為之給付，且上訴人請求之金額亦過高：
被上訴人已將系爭技術授權上訴人使用，即已履行契約之給付義務，並無任何給付不能之情形，且依系爭技術移轉合約第3 條第2 項約定，產品上市實為上訴人之義務，而非被上訴人之義務，故產品無法上市之「給付不能者」為上訴人，而非被上訴人。其次，該基因轉殖植物是否開發成功，是否獲得中央主管機關之許可，均屬上訴人應努力之事項，上訴人自身開發之產品未能通過審查，係屬可歸責於上訴人，並非不可歸責於雙方當事人之事由，上訴人不得主張民法第266 條之適用。再者，上訴人主張之1,100 萬元係上訴人給付被上訴人之授權費及權利金，係被上訴人為「植物生產植酸酵素」及「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」技術授權之對價，現被上訴人既已取得上開技術之授權並實際使用，則已享有該技術使用之利益，難謂受有權利金給付之損害。又依系爭技術授權契約第5 條第1 項約定，被上訴人中研院所取得之授權費為上訴人承受被上訴人之該資料所給付之對價，上訴人不得主張其為產品開發未獲許可之損害金額，因此，上訴人不得以權利金之金額計算其損害等語，資為抗辯。
（五）被上訴人行政院國家科學委員會答辯聲明：1 、上訴駁回。２、如受不利判決，願供擔保請准免假執行。並以：
１、先位聲明部分：
（１）被上訴人國科會之給付義務僅為授予上訴人一定期間之權利，而未包含使上訴人使用其技術生產及銷售產品之義務：
上訴人與被上訴人中研院及被上訴人余淑美間於88年12月10日簽訂系爭技術授權契約，將被上訴人中研院之植物生產植酸酵素技術授權上訴人使用，由於該技術中之「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」係被上訴人國科會補助被上訴人中研院與被上訴人余淑美進行專題研究計畫之研究成果，其專利及非專利智慧財產權歸被上訴人國科會所有，故上訴人復於89年7 月14日與被上訴人簽訂系爭技術移轉合約，以獲得植物生產植酸酵素技術之完整授權。依系爭技術移轉合約第2條第3 款之約定，其關於技術移轉等事項之給付內容為「同意授予上訴人專屬使用、實施、修改本授權技術並販賣依本授權技術所發展之技術所製造或組裝之產品權利」。第7 條並約定：「本授權技術係以合約簽訂時乙方所完成且已取得專利權之技術狀態交付丙方。乙方擔保盡力協助丙方自行使用本授權技術，但不擔保本授權技術之合用性及商品化之可能性」，是上訴人得使用其技術生產及銷售產品，核非被上訴人國科會之義務甚明；另依系爭技術移轉合約第3 條第2 款約定：「丙方（即上訴人）應於本合約生效後三年內完成應用本授權技術內容所製造之產品並有商業化產品上市」，足見所謂「得使用其技術生產及銷售產品」，依系爭技術移轉合約之約定，純為上訴人之義務，而非被上訴人國科會之義務。
（２）系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第7 條第
1 項約定並無民法第247 條之1 之適用，是該部分之約定仍為有效：上訴人非經濟上之弱勢，且無因未訂定契約而即受不締約之不利益，亦無因經濟生活受制而不得不簽署系爭契約之情形，自難謂有民法第247 條之1 所規定顯失公平而無效可言。
（３）被上訴人國科會就系爭技術移轉合約業已履行所負給付義務，並無給付不能之情形：
被上訴人國科會有關技術移轉之給付義務，為「同意授予上訴人專屬使用、實施、修改本授權技術並販賣依本授權技術所發展之技術所製造或組裝之產品權利」是被上訴人國科會之契約上給付義務業已完全履行。其次，93年間修正之植物品種及種苗法第52條規定雖增加上訴人履行商品化給付義務之困難，然非因此即陷上訴人於給付不能，是上訴人以其迄未能通過田間試驗審查，主張本件有給付不能云云，自無可採。
（４）被上訴人國科會乃依行政院國家科學委員會組織條例所設置，有權對外獨立締結與執行契約；而農委會則係依行政院農業委員會組織條例所設置，並各自依其主管法規依法執行職務；農委會依法所為之行為，自亦不可歸責於被上訴人國科會。
２、備位聲明部分：上訴人不得依民法第266 條第2 項規定請求被上訴人等返還已為之給付：
本件上訴人締約時所交付之權利金與股票，乃為取得被上訴人國科會一定期間技術移轉之對價，與民法第266 條所定情形迥不相同。再者，民法第266 條第2 項規定，乃以契約得減免對待給付之一方，已為全部或一部之對待給付者，始得主張，然本件權利金與股票之交付既為被上訴人國科會一定期間技術移轉之對價，則於該期間經過後，上訴人即已充分受有利益，故上訴人既不得主張減免對待給付，自亦不得就其已為之對待給付請求返還等語，資為抗辯。
二、兩造不爭執事項：（見本院卷171至173頁）
（一）上訴人於88年12月10日與被上訴人中研院簽訂系爭技術授權契約書，由被上訴人中研院將植物生產植酸酵素之技術及技術資料授權上訴人使用，上訴人則應支付授權費600萬元及權利金上訴人之股票15萬股，有系爭技術授權契約附卷可稽（見臺北高等行政法院卷第23、24頁）。
（二）兩造於89年7 月14日簽訂系爭技術移轉合約書，由被上訴人將上開技術中之「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」技術授權上訴人使用，上訴人則應給付被上訴人權利金，包括現金500 萬元及上訴人之股票15萬股，並提供履約保證金30萬元，有系爭技術移轉合約書附卷可稽（見臺北高等行政法院卷第31至33、36頁）。
（三）兩造於上開二契約到期時，合意將系爭技術授權契約有效期限延展至101 年12月31日，並將系爭技術移轉合約有效期限延展至100 年5 月31日止，有中央研究院98年11月23日公共字第0980373210號函、「α澱粉水解酵素基因之啟動子區域的基因表現系統」技術移轉授權合約書延展期限暨修改條文同意書在卷足憑（見臺北高等行政法院卷第55至58頁）。
（四）上訴人已給付系爭技術授權契約及技術移轉合約之授權費、權利金共計1,100 萬元予被上訴人。
（五）上訴人向農委會申請轉殖植物隔離田間試驗，並由農委會農業試驗所作成植酸酵素基因轉殖水稻安全評估報告，95年3 月27日農委會基因轉殖植物審議委員會第3 次委員會議作成「依農委會農業試驗所提送報告顯示：AAN 基因轉殖水稻之花粉能力整體言略遜於對照組，但可確定其基因可以流佈至一般品種，特別是與一般品種混合種植且開花期相當時，天然雜交發生機率不容忽略，因此，建議ANN之轉殖基因流佈至一般水稻之風險評等為高，基於水稻為台灣主要糧食作物，若基因流佈發生混雜，除生態安全問題外，將引致產業嚴重衝擊。本案經本委員會審慎討論，依據農委會農業試驗所提送報告並衡酌國內糧食產業及國際發展現況，植酸酵素基因轉殖水稻隔離田間試驗案，不予通過」之決議，農委會並於95年4 月11日函上訴人並於同日公告「生產植酸酵素基因轉殖水稻隔離田間試驗生物安全評估」案，審查結果不予通過，有農委會基因轉殖植物審議委員會第3 次委員會議紀錄、農委會95年4 月11日函及公告在卷足憑（見臺北高等行政法院卷第46至48頁）。
（六）上訴人對農委會上開基因轉殖植物田間試驗不予通過之函文提起訴願，經行政院以院臺訴字第0960081568號決定駁回上訴人之訴願，有行政院決定書附卷可參（見臺北高等行政法院卷第49至54頁）。
（七）上訴人於100 年1 月10日函詢農委會上訴人所開發之「植酸酵素基因轉殖水稻」是否有經核准在國內推廣、銷售之可能性案，經農委會於100 年1 月27日函覆「依據前開法規定第52條第2 項規定，基因轉殖植物經本會許可為田間試驗，於田間試驗完成後，其試驗結果報告經本會審查通過，並檢附依其申請用途經中央目的事業主管機關核准之同意文件，即得於國內推廣或銷售」，有上訴人及農委會函在卷足稽（見臺北高等行政法院卷第59至60頁）。
三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第
3 款、第3 項規定整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第173頁）
（一）先位聲明部分：
１、被上訴人之給付義務是否包含上訴人得使用其技術生產及銷售產品之義務？被上訴人余淑美有無給付義務？
２、系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第7 條第1項有無民法第247 條之1 所定情形？該部分之約定是否有效？
３、被上訴人中研院就系爭技術授權契約及被上訴人就系爭技術移轉合約所負給付義務，是否給付不能？
４、倘若已給付不能，可否歸責於被上訴人？上訴人可否依民法第226 條第1 項規定請求被上訴人賠償損害？損害賠償金額如何計算？
（二）備位聲明部分：倘若已給付不能，且不可歸責於被上訴人，上訴人可否依民法第266 條第2 項規定請求被上訴人返還已為之給付？金額如何計算？
四、得心證之理由：
（一）先位聲明部分：
１、被上訴人之給付義務是否包含上訴人得使用其技術生產及銷售產品之義務？被上訴人余淑美有無給付義務？系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第7 條第1 項有無民法第247 條之1 所定情形？該部分之約定是否有效？
（１）按定型化契約應受衡平原則限制，係指締約之一方之契約條款已預先擬定，他方僅能依該條款訂立契約，否則，即受不締約之不利益，始應適用衡平原則之法理，以排除不公平之「單方利益條款」，避免居於經濟弱勢之一方無締約之可能，而忍受不締約之不利益，是縱他方接受該條款而締約，亦應認違反衡平原則而無效，俾符平等互惠原則（最高法院96年度台上字第1246號判決意旨參照）。其次，88年4 月21日民法債編增訂第247 條之1 ，係鑑於我國國情及工商發展之現況，經濟上強者所預定之契約條款，他方每無磋商變更之餘地，為使社會大眾普遍知法、守法起見，乃於本法中列原則性規定，明定附合契約之意義，並為防止此類契約自由之濫用及維護交易之公平，列舉四款有關他方當事人利害之約定，如按其情形顯失公平者，明定該部分之約定為無效。是該法條第1 款所謂：「免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者」，及第3 款所謂：「使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者」，應係指一方預定之該契約條款，為他方所不及知或無磋商變更之餘地，始足當之。而該法條所稱「按其情形顯失公平者」，則係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷，有顯失公平之情形而言（最高法院96年度台上字第168 號判決意旨參照）。再者，依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為加重他方當事人責任之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效，為民法第247 條之1 第2 款所明定。所謂加重他方當事人之責任，乃係指一方預定之契約條款，為他方所不及知或無磋商變更之餘地者而言，所稱按其情形顯失公平者，則係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷，有顯失公平之情形而言（最高法院94年度台上第2340號判決意旨參照）。
（２）上訴人與被上訴人中研院簽立之系爭技術授權契約第8條約定：「一、除本契約有明文規定者外，甲方（指被上訴人中研院）不負任何擔保責任，包括不擔保本資料之合用性及商品化之可能性。二、甲方擔保忠實履行本契約，盡力協助促成乙方（指上訴人）順利自行製造本產品；但甲方不擔保甲方之盡力協助絕對使乙方具有製造本產品之能力」（見臺北高等行政法院卷第25頁）。
另兩造簽訂之系爭技術移轉合約第7 條第1 項亦約定：
「一、本授權技術係以合約簽訂時乙方（指被上訴人余淑美）所完成且已取專利權之技術狀態交付丙方（指上訴人）。乙方擔保盡力協助丙方自行使用本授權技術，但不擔保本授權技術之合用性及商品化之可能性」（見臺北高等行政法院卷第35頁）。本件上訴人雖主張系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第7 條第1 項為定型化契約之不公平條款，蓋上開條款約定被上訴人不擔保本授權技術之合用性及商品化之可能性，但系爭技術移轉合約第3 條第2 項卻要求上訴人應於本合約生效後三年內完成應用本授權技術內容所製造之產品並有商業化產品上市，有民法第247 條之1 及消費者保護法第12條所定情形而無效；且上開約定係指不擔保其技術能產製出產品或所產製之產品能商品化而言，並不包括技術依法令不准產製或銷售之情形等語。惟查：
①上訴人為資本總額2 億元，實收資本額達1 億3,500 萬
元之公司，有公司及分公司基本資料查詢在卷足憑（見本院卷第23頁），上訴人亦自承其實收資本為1 億3,500 萬元，有相當之資力及足夠之磋商能力，並非屬經濟上弱者，且對於是否與被上訴人簽立契約，悉由上訴人自由決定，上訴人不因未與被上訴人簽訂契約即生不利益，或處於附合地位，於經濟生活受制於被上訴人不得不訂立系爭技術授權契約或系爭技術移轉合約情形。而證人即00000000000000000000000000000000000000於本院結證稱：被上訴人中研院契約一向都是可以與業者談的，可以更改，沒有說是制式契約不能改等語（見本院卷第184 頁）；證人即被上訴人0000000000000000亦結證稱：被上訴人中研院之契約會有彈性可以討論要修改的地方，這二份契約當時是先就授權條件溝通，之後把條件擬上去，再把整份契約寄給上訴人，看上訴人有無問題，獲得共識後再簽約等語（見本院卷第188 頁）。則就系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第7 條第1 項之約定，既非不能修改或磋商變更，並在締約前即經兩造溝通，交由上訴人檢視有無問題，獲得共識後始行訂約，足徵就系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第7 條第1 項之約定，尚難認係上訴人所不及知或無磋商變更之餘地；且依上訴人所提被上訴人中研院公共事務組（科技移轉）簡介即載明：「當公共事務組擬好一份契約書時，可依每一發明和授權狀況的不同而作修改。例如，一個小而剛起步的公司，或許不能負擔鉅額的授權費，可能需要一個較高的權利金比率，這樣就可以付較低的授權費，直到產品已上市……我們公共事務組會努力讓中央研究院和被授權人雙方對契約書的內容都感到滿意」，有中研院公共事務組（科技移轉）簡介網頁資料附卷可稽（見本院卷第144 頁），是被上訴人中研院授權契約既係依每一發明和授權狀況而作修改，並會與被授權人磋商修改契約內容，能否謂係附合契約不能修改或磋商變更，自有可疑。況對上訴人而言，取得技術授權、移轉及將授權技術商品化乃簽立系爭技術授權契約及系爭技術移轉合約最核心亦最重要之問題，上訴人訂立契約時對於被上訴人授權、移轉之技術可否商品化不可能毫未注意或漠不關心，換言之，被上訴人對於商品化應否負擔保責任之相關條款，上訴人無從諉為不知，檢視後倘認對其不利益，亦可及時提出磋商變更甚或選擇不訂約。其次，上訴人為營利性質之公司，被上訴人則分屬政府機關、研究機構及個人，不具備製造販賣商品之能力，亦非屬營利性質，且本件授權技術之內容係屬生物技術，能否應用該技術而生產、銷售商品，尚待更進一步研發，故兩造簽立契約書及合約書，由被上訴人將學術研究之成果授權上訴人，上訴人再基於該研究成果或專利內容進一步研發達到商品化目的，是對於移轉技術能否具體商品化可否獲利，則由瞭解市場之上訴人自行承擔費用及風險；又系爭技術移轉合約第3 條第2 項約定上訴人應將技術內容商品化之條款，無非被上訴人為使該研究成果能儘速上市利用，以防有心人士取得技術授權後故不實施，用以阻礙技術創新。是上訴人倘認對其不利益，於締約時亦可提出磋商變更甚或選擇不訂約，難認對上訴人有重大不利益情事，並顯失公平。再者，上訴人為公司，並非以消費為目的而為交易、使用商品或接受服務之消費者，被上訴人亦均非以設計、生產、製造、輸入、經銷商品或提供服務為營業之企業經營者。本件為技術授權契約之爭議，尚非消費者與企業經營者間因商品或服務所生之爭議，自無消費者保護法之適用。準此，依上訴人所提證據資料尚無從認系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第7 條第1 項有民法第247 條之1 或消費者保護法第12條所定情形而有無效情事。
②系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第7 條第
1 項既非無效，則依上開條款之約定，被上訴人就授權、移轉技術之合用性及商品化之可能性並不負擔保責任。且所謂商品化係指產品之上市即銷售，然產品無法商品化之原因眾多，依上開約定既未限制僅指技術原因所致，自應包含全部之情形在內，亦即因法令限制導致產品無法上市銷售之情形，當仍包括在內，並未排除，故本件縱因法令限制使得應用授權、移轉技術所製出之產品無法商品化，被上訴人仍不負擔保責任。
（３）從而，系爭技術授權契約第8 條及系爭技術移轉合約第
7 條第1 項尚難謂有民法第247 條之1 或消費者保護法第12條所定情形而有無效情事，則依上開條款之約定，被上訴人之給付義務並未包含上訴人得使用其技術生產及銷售產品之義務，上訴人此部分主張，尚無可採。
２、被上訴人中研院就系爭技術授權契約及被上訴人就系爭技術移轉合約所負給付義務，是否給付不能？上訴人固主張本件系爭技術授權契約、系爭技術移轉合約簽訂於88年、89年，因植物品種及種苗法係於93年修正公布，兩造訂約時皆未預料法律之修正，本件基因轉殖水稻之生產、銷售須通過隔離田間試驗，審查通過。然因主管機關農委會以基因轉殖水稻之花粉可能傳播至原生水稻而不予通過，故不論被上訴人授權上訴人生產基因轉殖水稻之給付義務或上訴人應於三年內有商品化之產品上市之給付義務皆陷於給付不能等語。惟被上訴人之給付義務並未包含上訴人得使用其技術生產及銷售產品之義務，已如上述，故縱上訴人主張本件授權技術因法令限制無法商品化上市部分屬實，仍非被上訴人中研院就系爭技術授權契約及被上訴人就系爭技術移轉合約所負給付義務，陷於給付不能，上訴人此部分主張，尚無可採。
３、倘若已給付不能，可否歸責於被上訴人？上訴人可否依民法第226 條第1 項規定請求被上訴人賠償損害？損害賠償金額如何計算？被上訴人之給付義務既未包含上訴人得使用其技術生產及銷售產品之義務，已如上述，則被上訴人中研院就系爭技術授權契約及被上訴人就系爭技術移轉合約所負給付義務，並未陷於給付不能，上訴人自無從依民法第226 條第1項規定請求被上訴人賠償損害。況縱依上訴人主張認因法令限制致本件授權技術無法商品化上市部分屬實，然農委會與被上訴人國科會、中研院非屬相同機關，彼此間並無相互隸屬關係，被上訴人國科會、中研院無從指揮監督農委會為一定行為，此種不能自不可歸責於被上訴人，準此，上訴人先位聲明請求依民法第226 條第1 項規定請求被上訴人賠償損害，尚有未合。至上訴人雖聲請訊問證人賀端華，並請求函詢立法院有關植物品種及種苗法於93年修正是否為農委會研擬之修正案，經行政院院會通過後送請立法院通過之法律案，請求被上訴人提出88年、89年之合約範本，因不影響上開判斷，尚無調查之必要。
（二）備位聲明部分：倘若已給付不能，且不可歸責於被上訴人，上訴人可否依民法第266 條第2 項規定請求被上訴人返還已為之給付？金額如何計算？被上訴人之給付義務既未包含上訴人得使用其技術生產及銷售產品之義務，已如上述，則被上訴人中研院就系爭技術授權契約及被上訴人就系爭技術移轉合約所負給付義務，並未陷於給付不能，上訴人自無從依民法第266 條第2項規定請求被上訴人返還已為之給付。況縱依上訴人主張認因法令限制致本件授權技術無法商品化上市部分屬實，然依系爭技術授權契約第5 條約定，上訴人因承受被上訴人中研院之資料同意支付授權費600 萬元；另就商品化上市後所得利益另有約定支付一定金額予被上訴人中研院（見臺北高等行政法院卷第24頁）。而系爭技術移轉合約第
5 條就權利金500 萬元及商品化上市後所得利益亦有約定支付一定金額予被上訴人（見臺北高等行政法院卷第33頁）。則上訴人依系爭技術授權契約支付予被上訴人中研院之授權費600 萬元，依系爭技術移轉合約支付予被上訴人之權利金500 萬元，應係為取得被上訴人之技術授權或移轉所支付之對價，與該技術日後可否商品化上市並無對待給付或對價關係，上訴人自不得以該技術無法商品化上市請求返還所支付授權費或權利金。準此，上訴人備位聲明依民法第266 條第2 項規定請求被上訴人返還已為之給付，亦有未合。
六、綜上所述，上訴人先位之訴依民法第226 條第1 項規定請求被上訴人應給付上訴人1,100 萬元及自90年1 月2 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息；備位之訴依民法第266 條第2 項規定請求被上訴人國科會應給付上訴人195萬元、被上訴人中研院應給付上訴人705 萬元、被上訴人余淑美應給付上訴人200 萬元，並均自101 年3 月7 日起至清償之日止，按週年利率百分之5 計算之利息，均有未合，不應准許，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 6 月 13 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 蔡惠如法 官 陳容正以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 102 年 6 月 24 日
書記官 劉筱淇附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。