智慧財產法院民事判決
101年度民專上字第50號上 訴 人 Toshiba Corporation（東芝股份有限公司）法定代理人 Hiroshi Miyauchi（宮內弘）訴訟代理人 黃章典律師
簡秀如律師陳佳菁律師複 代理 人 林芝余律師訴訟代理人 游象敏複 代理 人 余景仁上 訴 人 吉祥全球實業股份有限公司兼 法 定代 理 人 陳碧華共 同訴訟代理人 林秀香律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，兩造對於中華民國101 年9 月7 日本院100 年度民專訴字第60號第一審判決，各自提起上訴，東芝公司並為訴之追加，本院於103 年1 月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於駁回東芝股份有限公司後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
吉祥全球實業股份有限公司、陳碧華應再連帶給付東芝股份有限公司新台幣陸仟陸佰伍拾伍萬玖仟參佰陸拾貳元，及自民國一百年六月四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
東芝股份有限公司其餘上訴及其餘追加之訴均駁回。
吉祥全球實業股份有限公司、陳碧華上訴駁回。
第一審及第二審（含追加之訴部分）訴訟費用，由吉祥全球實業股份有限公司、陳碧華連帶負擔百分之七十三，餘由東芝股份有限公司負擔。
本判決第二項所命給付部分，於東芝股份有限公司以新台幣貳仟貳佰貳拾萬元或同面額之兆豐國際商業銀行安和分行可轉讓定期存單供擔保後得假執行。但吉祥全球實業股份有限公司、陳碧華如以新台幣陸仟陸佰伍拾伍萬玖仟參佰陸拾貳元為東芝股份有限公司預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面
一、本件為涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：
（一）按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院應先確定有國際管轄權，始得受理，須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度台再字第22號、98年度台上字第2259號判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度台上字第1179號判決參照）。
（二）我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。又合意定外國法院管轄，雖非單純定訴訟管轄之問題，而係排除受中華民國法院審判之權利，但衡諸處分權主義之原則，應無不許之理。惟應審酌是否並無民事訴訟法第402 條第1 項第1、4款規定之消極要件，及調查合意選擇管轄法院有無違背我國之專屬管轄，資為判斷（最高法院98年度台上字第1933號判決參照）。
（三）本件涉訟之當事人，其中上訴人即被上訴人東芝股份有限公司（下稱東芝公司）為外國法人，具有涉外因素。又東芝公司於原審起訴主張被上訴人即上訴人吉祥全球實業股份有限公司（下稱吉祥公司）於我國境內侵害其專利權，應負損害賠償責任，依東芝公司主張之事實，本件應定性為專利侵權事件，經類推民事訴訟法第15條第1 項規定，應認東芝公司主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。
再者，依專利法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條定有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
二、準據法之選定：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，
100 年5 月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。東芝公司依我國專利法規定取得專利權，並主張吉祥公司有侵害其專利權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。
三、訴之追加：
（一）按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第44
6 條第1 項但書、第255 條第1 項第2 款定有明文。所謂「請求之基礎事實同一」，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程式得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之（最高法院90年度台抗字第2 號、91年度台簡抗字第33號、95年度台上字第1573號裁判意旨參照）。
（二）本件東芝公司於原審依93年7 月1 日修正之專利法（下稱修正前專利法）第84條第1 項、公司法第23條第2 項規定請求吉祥公司及法定代理人陳碧華連帶賠償新台幣（下同）9 千9 百萬元，嗣於本院追加民法第184 條第1 項前段侵權行為、民法第179 條不當得利之法律關係，並請求擇一為有利判決（見本院卷㈡第223 頁），因請求之基礎原因事實同一，東芝公司所為之追加應予准許。
貳、實體方面：
一、兩造聲明及陳述：
（一）東芝公司於原審起訴主張：其為中華民國第098207號「具有評估光碟之評估圖案的光碟」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自87年11月1 日起至105 年4 月11日止。吉祥公司之業務主要為資料儲存媒體製造及複製業、電腦及事務性機器設備批發業等，吉祥公司製造、銷售之DVD-ROM 光碟（下稱系爭光碟）係依DVD-ROM 標準規格所製造，而系爭專利之技術內容為DVD-ROM 標準規格之必要核心技術，凡符合該標準規格者，必使用系爭專利之技術。吉祥公司為取得上開DVD-ROM 光碟之製造技術，曾於91年3 月27日與東芝公司簽訂DVD 專利授權契約，惟因怠於履約經東芝公司於99年4 月15日終止上開授權契約，詎吉祥公司於契約終止後，仍繼續產銷DVD-ROM ，吉祥公司於其公司網站中載明，其所生產之DVD-ROM 與DVD-ROM規格相符。吉祥公司所生產製造之系爭光碟既符合DVD-ROM 規格，自具有系爭專利申請專利範圍第1 項、第
3 項、第6 項及第7 項之技術特徵，侵害系爭專利權。且其曾向東芝公司就系爭專利尋求專利授權，對於系爭專利之存在及其利用系爭專利產銷DVD-ROM ，應無不知之理，是其未經授權而仍繼續製造、販賣系爭光碟，顯屬故意侵害系爭專利，而被上訴人即上訴人陳碧華（下稱陳碧華）擔任吉祥公司之法定代理人，自應就其擔任吉祥公司法定代理人期間，吉祥公司之侵權行為負連帶賠償責任，東芝公司自得依修正前專利法第84條第1 項前段、第3 項及公司法第23條之規定，請求吉祥公司、陳碧華連帶賠償9 千
9 百萬元，為此提起本件訴訟。並聲明：
１、吉祥公司、陳碧華應連帶給付東芝公司9 千9 百萬元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
２、吉祥公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的進口侵害系爭專利之「唯讀預錄型DVD-ROM 光碟片」。
３、吉祥公司、陳碧華應予回收並銷毀99年4 月16日以後製造或販賣之品名「原來是美男（TV Original Soundtrack）」、母版碼為IFPI LB75 、LB76、LB80及其他侵害系爭專利之「唯讀預錄型DVD- ROM光碟片」。
４、就第一項之聲明，東芝公司願以現金或兆豐國際商業銀行安和分行同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
（二）原審為東芝公司一部有理由，一部無理由之判決，判決吉祥公司、陳碧華應連帶給付東芝公司589 萬4,772 元，及自100 年6 月4 日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。吉祥公司不得製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之「唯讀預錄型DVD-
ROM 光碟片」。吉祥公司應回收並銷毀99年4 月16日以後製造或販賣之品名「原來是美男（TV OriginalSoundtrack）」、母版碼為IFPI LB75 、LB76、LB80及其他侵害系爭專利之「唯讀預錄型DVD-ROM 光碟片」。並駁回東芝公司其餘之訴，東芝公司對其敗訴部分一部不服，吉祥公司、陳碧華對其敗訴部分不服，各自提起上訴。
（三）東芝公司上訴聲明：１、原判決關於駁回東芝公司下列金錢賠償請求之部分廢棄。２、上開廢棄部分，吉祥公司、陳碧華應連帶給付東芝公司93,105,228元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。３、就第二項聲明，東芝公司願以現金或同額之兆豐國際商業銀行安和分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。答辯聲明：上訴駁回。並主張：
１、吉祥公司產銷之系爭光碟落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項、第3 項、第6 項及第7 項而侵害系爭專利：
本件侵權事實之證明方法有三，其一係基於「凡DVD-ROM產品，必定符合DVD-ROM 規格書所規範技術內容」之前提，DVD-ROM 規格書證明方法，DVD-ROM 規格書既然要求所有DVD-ROM 光碟均需具備系爭專利申請專利範圍第1 項的所有技術特徵，則符合DVD-ROM 規格書要求的DVD-ROM 光碟，必然落入系爭專利申請專利範圍第1 項的範圍，進而證明吉祥公司生產之系爭光碟必落入系爭專利之範圍。其二係以「程式判讀」（Reference Code Viewer 軟體），就吉祥公司之系爭光碟之測試圖案區域進行讀取，依DVD規格書製造之DVD-ROM 落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項、第3 項、第6 項及第7 項文義範圍，並經吉祥公司於100 年11月17日親自在東芝公司訴訟代理人事務所檢視及確認無誤。其三則係以原子力顯微鏡所附之光學顯微鏡直接觀察吉祥公司系爭光碟上之測試圖案配置，亦證明系爭光碟落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項、第3項、第6 項及第7 項，且系爭光碟上確實具有DVD-ROM 規格書所界定的「3T-6T-7T特殊圖案」，即系爭專利所界定的「測試圖案」。吉祥公司既自認其所生產的DVD-ROM 光碟（所有DVD-ROM 光碟，而非侷限於測試之特定產品）係依DVD-ROM 規格書的規範製造，自具有DVD-ROM 規格書所規範且相當於系爭專利所界定的「測試圖案」以及「包含一資料區域」、「包含一測試圖案區域」、「資料以坑、地形式儲存」、「坑、地具有最短3T、最長14T 的長度」等技術特徵。因此，吉祥公司製造的所有DVD-ROM 均落入系爭專利申請專利範圍，構成專利侵害。再者，吉祥公司自99年4 月15日與DVD 6C終止授權合約後仍繼續製造侵權產品，應負故意侵權行為責任。
２、東芝公司得依修正前專利法第84條第1 項、第85條第1 項、第3 項、民法第184 條第1 項前段、第179 條及公司法第23條規定請求吉祥公司、陳碧華連帶負9 千9 百萬元之損害賠償：
（１）吉祥公司產銷之系爭光碟侵害系爭專利，自應與其法定代理人連帶負損害賠償責任。原審以吉祥公司99年度侵害行為所得全部收入扣除成本或必要費用後，已無所餘，即認吉祥公司99年無庸就其專利侵權行為負任何損害賠償，惟專利侵權人不得以企業於侵權期間處於虧損狀態為由，脫免侵權行為損害賠償責任，侵權人經營不善所造成之營業虧損，並不能抵免侵害系爭專利權所獲得之利益。其次，系爭光碟(DVD5,9,10) 之總銷貨成本中之製造費用，有近九成為委外費用（不含包裝費）。其中99年度委外費用（不含包裝費）計151,763,132 元，占該年度系爭侵權產品總銷售成本之83.7％；而100 年度委外費用（不含包裝費）計170,220,628 元，占該年度系爭光碟總銷售成本之89.7％。吉祥公司係將系爭光碟(DVD5,9,10) 之獲利由其關係企業即委外廠商浩瀚數位股份有限公司（下稱浩瀚公司）享有，吉祥公司則承受鉅額系爭光碟(DVD5,9,10) 之製造成本，藉以規避權利金支付義務及損害賠償責任。
（２）損害賠償計算：東芝公司請求期間為99年4 月16日至100 年12月31日，（共1 年8 個月又15日），提出下列損害賠償金額計算方式：
①吉祥公司所得利益之損害賠償計算方案：
僅承認委外費用為必要成本與費用，其中，吉祥公司生產系爭光碟（DVD5,9,10 ）之必要成本與費用，已將製造全數委外，理應即不會有任何製造費用項目之存在，包括租金、旅費、修繕費、保險費、折舊、各項攤提、權利金、包裝費、勞務費、什項購置、交通費與其他費用等之支出，吉祥公司財務資料中共有49,161,048元屬此類支出，不應歸屬或分攤至系爭光碟（DVD5,9,10 ）項下。對於上開無關費用之錯誤歸屬與分攤，已使系爭光碟（DVD5,9,10 ）於99年度與100 年度之製造費用分別被高估27,106,116元與22,054,932元，應自其財務資料顯示之銷貨成本中扣除。考量吉祥公司故意侵權之事證甚明，原判決亦課以3 倍之懲罰性賠償金，準此計算所得之損害賠償金額達109,998,269 元，遠高於東芝公司所主張之9,900 萬元，是東芝公司之上訴為有理由。
退步言之，若斟酌吉祥公司除委外費用外之其他成本與費用（東芝公司仍認不應考量），經詳閱其財務資料並將無關者剔除後，至多僅有部分「折舊」由憑證形式上觀之可能歸屬於系爭光碟（DVD5,9,10 ），吉祥公司所列「折舊」中，99年度至多僅能承認3,565,576 元，而
100 年度至多僅能承認2,404,746 元，將此等金額納入毛利計算，所得金額95,207,182元，但仍與東芝公司請求金額9,900 萬元相差無幾，而此乃承認吉祥公司全額委外代工費用後之計算結果。由於吉祥公司之非常規代工模式在真實性及合理性、正當性方面尚有疑問，其代工費用本不應全部承認，更遑論進一步承認其在此種非常規模式下所產生的設備折舊。倘若類此前例一旦開啟，將造成其他廠商紛而效尤，藉以達到規避權利金支付義務及損害賠償責任之目的，是東芝公司之請求金額應為有理由。
②權利金之損害賠償計算方案：
依吉祥公司於原審提供之會計師底稿揭示之DVD-ROM 光碟（DVD5,9,10 ）銷售片數，經加總後可得其於本件請求期間共計為50,139,147片（計算式：(27,039,849 ÷12x8+27,039,0000000x15)+30,985,920＝50,139,147）。再以東芝公司單獨授權DVD-ROM 專利之權利金費率即每片美金0.025 元加以計算，可得東芝公司於本件請求期間（99年4 月16日至100 年底）得收取之權利金數額總計達37,604,360.3元，以3 倍之懲罰性賠償計算，準此吉祥公司應賠償之金額達1 億1 千萬餘元（112,813,080.9 ）。
（３）吉祥公司與浩瀚公司間代工關係之說詞，顯不足採：吉祥公司主張其與關係企業浩瀚公司之代工模式，乃由吉祥公司向浩瀚公司承租林口廠房並按月支付租金，將所有固定設備搬遷至該林口廠房，由浩瀚公司使用吉祥公司之設備產製吉祥公司之光碟製品。吉祥公司固提出其與浩瀚公司間之租賃合約，然該租賃合約不足證明其代工模式之合理性，係因該租賃合約簽訂日期為100 年
2 月10日（本件起訴前4 個月），可證吉祥公司非若其於102 年10月22日民事理由㈠狀第6 頁以下主張其乃自97年起承租浩瀚公司林口廠房並委其代工DVD-ROM 產品云云，且該租賃合約之租賃期間為100 年2 月9 日至10
5 年2 月8 日，亦未涵蓋本件全部請求期間（99年4 月16日至100 年12月31日），可證吉祥公司99年及100 年
2 月前之高額代工費用，顯不足採。其次，浩瀚公司免費使用吉祥公司之設備製造產品，又向吉祥公司收取租金以及高達1 億5 千萬元（99年）、近2 億元（100 年）之委外代工費用，而所有設備之折舊、DVD 包裝費用、運送等費用，仍由吉祥公司支出。若兩公司間之代工模式中，僅有人工、原料由浩瀚公司支出，其餘費用均由吉祥公司負擔，在浩瀚公司完全不承擔風險及成本費用之情況下，何以吉祥公司仍須對浩瀚公司支付兩億元之委外費用？況該委外費用占吉祥公司系爭光碟總銷售成本近九成，吉祥公司顯有透過與其非公開發行之子公司間之帳務安排，達到規避各種法律責任及應盡義務之企圖。再者，吉祥公司復主張並未支付「異常高額代工費」，因扣除機器設備折舊之前，吉祥公司仍有近8 ％之毛利，而其他光碟同業，所得毛利亦僅約有10％云云，惟其他同業之獲利與吉祥公司產製DVD-ROM 之成本、費用資料是否合理，兩者間並無關係，且依吉祥公司所提出之豐聲公司及華鎂公司99年及100 年之個別損益表，華鎂公司99年營業毛利為13.35 ％，100 年營業毛利為16.67 ％；豐聲公司99年營業毛利為16.93 ％，100年營業毛利則達22.69 ％，均非如吉祥公司所稱同業之毛利僅約有10％。而吉祥公司以浩瀚公司並未因獲得每年一億多代工費而獲利，反於99年度虧損3 千萬、100年度虧損上億，主張其並未支付異常高額代工費予浩瀚公司。然浩瀚公司是否虧損，與吉祥公司支付之代工費是否合理，無必然關連，亦無因果關係。吉祥公司以浩瀚公司虧損情事，合理化其支付高額代工費之正當性，顯無理由。況浩瀚公司並非公開發行公司，其會計帳目及財務資訊，外界均無從得悉，吉祥公司僅提供浩瀚公司99年及100 年損益表，並無該公司相關成本費用細項，亦無其他資料佐證，難以證明該公司虧損之原因。是吉祥公司是否確曾支付浩瀚公司如相關報表資料中所示之高額委外費用，或僅係與子公司間作帳之結果，顯有疑議。則該等「委外費用」能否全額認為屬其製造成本而自DVD5,9,10 之總銷售額中扣除，尚有疑問。
（４）吉祥公司主張東芝公司提出「權利金」計算方案，欠缺法律基礎之主張，並無理由：
新專利法102 年1 月1 日修正施行前，實務上已承認且採用以權利金作為損害賠償金額之計算方法，其所援用之請求權基礎則為民法第179 條之不當得利。吉祥公司主張東芝公司所提權利金費率即每片美金0.025 元，乃多年前之費率、東芝未能證明第三人確曾依此支付云云，惟專利法本允許以「侵權人所得利益」之全部作為損害賠償金，專利權人以「權利金」計算損害賠償，已屬保守，使侵權人僅需支付少許賠償即得將大多數侵權獲利保留於己，難謂公平。而東芝公司所提之權利金費率，確曾於先前與第三人所締結之授權契約中採用，且遠低於DVD6C 及其他專利權人（如飛利浦）所收取之權利金費率。其次，吉祥公司以東芝公司僅為DVD6C 會員之一，故應依DVD6C 之權利金費率按比例計算本件之權利金費率云云，惟DVD6C 採取集合式授權，其用意在提供被授權人以較為優惠之方式獲取授權，若被授權人無意透過DVD6C 取得授權，亦可與個別權利人單獨商議授權條件，是東芝公司為DVD6C 會員之事實，並無礙於東芝公司得依個別授權之權利金費率計算吉祥公司應負之損害賠償金額。再者，吉祥公司於民事辯論意旨狀提出新聞剪報（被上證23號）主張吉祥公司等DVD-ROM 製造商因所負擔之權利金，造成碟片業幾乎無法生存云云，然依吉祥公司自行提出2008年7 月24日之部落格新聞，紀錄型DVD 光碟片，DVD6C 權利金從每片7.5 美分（
0.075 美元）降至6.5 美分（0.065 美元）等語，更可證東芝公司本件主張之單獨授權權利金費率美金0.025元顯低於上開DVD6C 費率，自屬合理適切。
（５）從而，吉祥公司先與DVD6C 談妥授權契約以避免遭權利人求償，但締約後未誠實申報及支付權利金，於契約終止後，在明知其製造DVD-ROM 產品為侵權行為，仍繼續該產品之各項業務，獲取高額利潤，又透過與子公司間非常規代工關係及財務作帳之安排，將產銷系爭光碟之所有利潤歸於非公開發行之子公司，而一切製造成本及費用，則留由自己負擔；其目的為規避應盡之法律責任，意圖脫免對東芝公司之侵權行為賠償義務，且違背上市公司對股東及投資大眾之責任與義務。故東芝公司起訴僅主張吉祥公司應賠償9 千9 百萬元，以扣除成本或費用計算吉祥公司毛利為計算方法，或以「權利金」計算方法為準，且吉祥公司故意侵權之事證明確，依法本應負擔最高三倍之損害賠償等情，均可證明東芝起訴請求之金額為合理且保守，應為有理由。
３、東芝公司得依修正前專利法第84條第1 項及第3 項規定請求吉祥公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口侵害系爭專利之DVD-ROM 產品並請求其回收及銷毀上開侵權產品：
修正前專利法第84條第1 項規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。又同條第3 項復規定，發明專利權人依上開規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。吉祥公司製造、販賣侵害系爭專利之系爭侵權產品，東芝公司自得依修正前專利法第84條第1 項規定訴請排除侵害及損害賠償。另對於吉祥公司所製造及販賣之侵權產品，依修正前專利法第84條第3 項規定，東芝公司亦得請求其銷毀，並應自市場上回收已鋪貨產品等必要之處置。
（四）吉祥公司、陳碧華上訴聲明：１、原判決不利於吉祥公司、陳碧華部分均廢棄。２、東芝公司於第一審之訴駁回。
吉祥公司、陳碧華答辯聲明：上訴駁回。並均以：
１、吉祥公司99年度、100 年度DVD 產品製造之直接成本支出，主張如下：：
（１）專利法上所指「成本及必要費用」雖未有明確定義，然實務認定均以：可扣除之成本與必要費用僅限於直接成本，會計學上所謂直接成本係指可追溯成本，亦即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，而間接成本則指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本與必要費用。修正前專利法第85條第1 項第2 款之規定，對於損害賠償數額得扣除「成本及必要費用」，僅就吉祥公司經會計師簽證之審核之會計憑證提出主張與答辯，東芝公司質疑各項出於上市公司簽證會計師按照審計公報原則分類、審核之各項製造DVD 直接製造成本，不應納入製造成本等語，然現今商業交易之規模及模式，「直接製造成本」，非如東芝公司所認定僅單純為原、物料，其餘均推翻，如無設備如何製造？而按財務報告編列及會計審計原則，設備成本逐年攤提或折舊有國稅局之計算成本公式，並非吉祥公司得以刻意調整，東芝公司身為
DVD 產品研發及製造者，對於光碟片之製造流程及直接成本知之甚詳，卻對其中多數項目為挑剔，實非公平，謹逐項說明如下:
①租金：
吉祥公司因出售中和廠房後，已無自有廠房，在考量建置成本實際效益後，選擇將生產碟片設備移至林口浩瀚公司廠房，（浩瀚公司製造產品為空白光碟、與吉祥公司營業項目為「有內容之預錄光碟」設備不同）。由吉祥公司向浩瀚公司承租具有無塵室設備之廠房，且照使用區域為行政人員作業區域或產線承租區域劃分，列帳於製造成本中，吉祥公司會計憑證已細拆為DVD 「射出成型」（射出機）之廠租租金，與其他行政區域另論租金，為製造直接成本。
②保險費：
DVD 設備、DVD 存貨保險費為DVD 製造之「直接支出成本」，在製造產業慣例，客戶下單時言明相關產品需有產品保險之投保，甚至部分客戶會要求製造商檢附投保證明以降低產品之交付前之風險，其屬於直接成本。
③權利金：
東芝公司認為對他人負擔之權利金不得計「直接製造成本」或不應轉嫁東芝公司云云，然造成DVD 碟片產業之所以市場萎縮，除新世代之存儲設備（大容量硬碟）問世影響外，製造成本無法降低導致被市場淘汰已是事實，製造商所負擔權利金，除「DVD 6C」外，尚有「DVD3C」即PHILIPS 公司等權利金支出，如此層疊剝削製造商，造成碟片業幾乎無法生存並非吉祥公司一家，而是全球普遍狀態，此亦為東芝公司所屬之權利金DVD 6C組織多年來與吉祥公司採取消極協商而非積極興訟之原因。權利金支出均為客戶端訂單收入衍生而來，並非如東芝公司所言，該部分應予排除，而吉祥公司確有支出該部分之費用，其為直接成本性質，其支付目的並非為「侵害、轉嫁」於東芝公司，僅依法認列。
④委外包裝費：
碟片製程中半成品「裸片」與「包裝」後成品圖片均已提出被上證16，包裝費為「可直接歸屬」於DVD 製造成本之一。
⑤其他費用：
吉祥公司對於東芝公司質疑「印刷、母版」等修繕費用，折舊費用，甚至DVD14.18設備之直接攤提，所謂DVD5,9,10 均為DVD 產品，5,9,10之區分僅為DVD 容量之大小，例如DVD 4.7G即是DVD5，故DVD14,18亦為DVD 產品。其次，吉祥公司之簽證會計師已將CD與DVD 設備均逐一分項，其DVD 射出、印刷、母版等均為DVD 製程之一部分。再者，東芝公司雖請求吉祥公司因99年4 月與
100 年度之DVD 產品侵權損害賠償，因吉祥公司DVD 產業萎縮，上兩年度僅有DVD5,9,10 之少量訂單，並不表示所有DVD 設備之建置成本及相關維修費用均當然排除為成本支出，其認定顯不合理。吉祥公司之設備建置成本依行政院頒佈之固定資產耐用年數依法認列（被上證26），故在支出的折舊年限中必須按年提列以計算成本，設備建置支出為DVD 製造成本之一部分，僅誤將「DVD14,18、射出成型、及印刷部」等設備定為非為DVD製造所需故予以排除。因此，上證32中吉祥公司於99及
100 年度關於折舊認列之「22,962,836」、「18,541,845」為真正。
（２）修正前專利法第85條第1 項第2 款規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」，惟現行專利法第97條第2 款僅保留總利益說，而刪除總銷售額說，較符合侵權行為損害賠償請求權旨於填補權利人實際損害之立法目的。雖總利益說仍有侵害人因侵害行為所得利益並不等同於權利人所受實際損害之疑慮，但考量專利權人舉證之困難度及預防、遏止侵權行為之發生，故於現行法中仍規定專利權人得以侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害，且得依實際個案情況衡量計算之。再者，吉祥公司確有上證32各項費用之支付，亦因碟片產業萎縮導致營業收入不佳、連年虧損，確無獲有利益，方進行企業轉型，朝其他產業發展。至於100 年度在上證32製造成本項目下，雖顯示為正毛利，然至銷售端，加上各筆訂單之運費DVD 產品運費總支出392 萬687 元，其銷售利益即為負數（被上證20），上開運費源於各筆訂單之運送成本而來，雖在會計分類下屬於「銷售」項下，屬於「必要費用」之性質，於結算後100 年度之DVD 營業收入確實為負數。
２、東芝公司提出合理權利金請求計算，並無理由：東芝公司損害賠償請求，應依本件起訴請求事實發生時施行之專利法主張，即修正前專利法第85條規定。東芝公司主張其依據民法第216 條之規定，則其所失利益之舉證，即不得採用「合理」權利金判斷，而應回歸「損失填補」之制度本質。其次，東芝公司主張「合理權利金」權利金費率美金0.025 元計算標準云云，惟DVD6C 權利金組織含Hitachi 、JVC 、Mitsubishi、東芝公司等總計9 家公司共同分配美金0.0375至0.075 元之權利金（被上證12），東芝公司自6C能分配到的權利金約僅有美金0.0038元至
0.0083元不等，其引據6C公司之權利金相比較其每片計價匯率，實有誤導之嫌。再者，東芝公司提出92、93年間與西班牙、愛爾蘭公司簽約之授權合約節本，證明當時締結每片收取美金0.025 元之權利金云云，惟簽約不等於收款，東芝公司另加入為6C團體之成員，倘被授權人再與6C簽約即取代與東芝公司單獨授權，並取代對東芝公司所負擔之義務。故東芝公司主張之締約被授權三家國外廠商有無支付東芝公司權利金？或直接與6C交易？縱使東芝公司有收到權利金，則最終每片單價收訖多少？東芝公司均無說明，僅以授權契約實仍不足為證。且十年前商業價格與今日截然不同，除當時光碟製造商接單每片售價遠高於今日四、五倍以上，對照同一時期，6C對被授權者收取之權利金為每片美金0.05元，然目前6C權利金已降至美金
0.035 元，假設東芝公司曾於93年間締結每片美金0.025元權利金授權契約，此價格至100 年為止，已多次隨市場調降。
３、在專利授權人與被授權者間關係，並非僅如一般私權單純，尚有諸多經濟因素併入考量，是吉祥公司縱有侵權之舉，其惡性程度亦非如東芝公司所言需以三倍違約金懲罰為當：
吉祥公司前與含東芝公司在內之DVD 6C權利金組織簽訂授權契約存續近十年，礙於光碟片市場衰敗，DVD 6C亦能體諒該產業之衰退，被授權者已是經濟弱勢，是選擇以協商談判解決權利金爭議，從未對外興訟，吉祥公司於99年、
100 年度多次前往日本協商，企圖尋求雙方共識，創造雙贏。而DVD 製造專利權之紛爭，相關產業被各權利金組織層層剝削窘境，導致無法生存之困境，然企業經營難處在於設備建置之投資並非得以恣意停產或報廢設備即可解決，尚有其他稽核控管之顧慮。因此，專利法兼慮各節訂出損害賠償規定，其非出於對侵權者「報復」式處罰，而是就侵權者所得之利益進行調整等語，資為抗辯。
二、兩造不爭執事項：（見本院卷㈠第203至204頁）
（一）東芝公司為系爭專利之專利權人，專利權期間自87年11月
1 日起至105 年4 月11日止。
（二）吉祥公司之主要業務為資料儲存媒體製造及複製業、電腦及事務性機器設備批發業等。
（三）吉祥公司製造之DVD-ROM 光碟係依DVD-ROM 標準規格書（即DVD Specifications for Read-Only Disc ）所製造。
（四）東芝公司（即DVD 6C Licensing Group之授權人代表）與吉祥公司間於91年3 月27日簽訂DVD 專利授權契約，且該授權契約業於99年4 月15日終止。
（五）系爭「原來是美男」光碟（原證6 附件2 ）係吉祥公司所製作。
（六）吉祥公司所生產製造之DVD （本件系爭「原來是美男」光碟）落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 、3 、6 、7項文義範圍。
（七）兩造對於系爭專利具有效性不爭執。
（八）系爭專利之更正符合專利法之規定。
三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第
3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷㈠第204 頁）
（一）吉祥公司所製造、銷售之系爭光碟是否落入系爭專利申請專利範圍第1 、3 、6 、7 項？
（二）東芝公司可否依修正前專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、第85條第3 項、公司法第23條第2 項規定向吉祥公司、陳碧華連帶賠償？損害賠償金額如何計算？
（三）東芝公司可否依修正前專利法第84條第1 項中段、後段、第84條第3 項規定請求吉祥公司排除、防止侵害，並銷燬侵害系爭專利之DVD-ROM 光碟產品？
四、得心證之理由：
（一）吉祥公司所製造、銷售之系爭光碟是否落入系爭專利申請專利範圍第1 、3 、6 、7 項？
１、系爭專利技術內容：系爭專利係「具有評估光碟之評估圖案的光碟」，在一光碟上的內軌道區域中的引入區域中交替地形成坑與地，作為評估光碟之錯誤率的測試圖案，此坑與地具有3T之坑長度，*6T 之地長度，7T之坑長度，*3T 之地長度，6T之坑長度與*7T 之地長度。此由一再生系統來再生此測試圖案以偵測錯誤率，得到一補償係數以使錯誤率減至最小，且藉由使用此補償係數而補償一再生信號，使得可由再生系統來再生具有最小錯誤率之再生信號（如附圖所示）。
２、東芝公司於101 年11月8 日向智慧財產局申請更正系爭專利，經智慧財產局准予更正（見本院卷㈠第215 至260 頁），並於102 年9 月11日公告，更正後之系爭專利申請專利範圍共計37項，其中第1 、8 、15、22、29項為獨立項，其餘項次為附屬項。東芝公司主張系爭光碟侵害系爭專利申請專利範圍第1 、3 、6 、7 項，兩造並同意以更正後之系爭專利申請專利範圍為比對（見本院卷㈠第203 頁），是本件僅就上開請求項為論述。
（１）第1 項：一種光碟，包含：一資料區域，其上資料記錄於一圖案的坑與地中，該坑具有最短的坑長度（3T）、最長的坑長度（kT）及介於該最短坑長度（3T）與該最長坑長度（kT）之間之坑長度等三者之一，這裡T 為波道坑長度，3 ＜m ＜n ＜k 且，n 、m 與k 為整數，該地具有最短非坑長度（*3T ）、最長非坑長度（*kT ）、及介於該最短非坑長度（*3T ）與該最長非坑長度（*kT）之間的非坑長度等三者之一；及一測試圖案區域，
設於該資料區域外側且記錄具有坑及地之測試圖案，該測試圖案具有重覆之預定配置，每一配置均具有下述之坑及地，坑長度為3T、mT、nT的其中之一的坑，地長度為*3T 、*mT 、*nT 的其中之一的地，坑長度為3T、mT、nT的其中之其它一個的坑，地長度為*3T 、*mT 、*nT 的其中之一的地，坑長度為3T、mT、nT的其中之另外一個的坑，地長度為*3T 、*mT 、*nT 的其中之其餘一個的地。
（２）第3 項：如申請專利範圍第1 項之光碟，其中m 與n ≧
6 ，m<n ，且m 與n<14（=k）。
（３）第6 項：如申請專利範圍第3 項之光碟，其中一圖案的坑、地與坑等於一碼字〝0000000000000000〞，坑具有該坑長度3T，地具有該地長度*6T （m=6 ），且坑具有坑長度7T（n=7 ）。
（４）第7 項：如申請專利範圍第3 項之光碟取還裝置，其中m=6 且n=7 ，且一圖案的重覆之坑與地係選自：3T-*6T-7T-*3T-6T-*7T長度、3T-*7T-6T-*3T-7T-*6T長度、6T-*3T-7T-*6T-3T-*7T長度、7T-*3T-6T-*7T-3T-*6T長度、6T-*7T-3T-*6T-7T-*3T長度、與7T-*6T-3T-*7T-6T-*3T長度的其中之一。
３、吉祥公司對所生產製造之DVD （本件系爭「原來是美男」光碟，見原審卷㈠第89至93頁）落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 、3 、6 、7 項文義範圍，且其製造之DVD-
ROM 即系爭光碟係依DVD-ROM 標準規格書（即DVDSpecifications for Read-Only Disc ）所製造等節並不爭執（見兩造不爭執事項㈢、㈤、㈥），兩造並同意系爭光碟以DVD-ROM 標準規格書所載內容與更正後之系爭專利申請專利範圍為比對（見本院卷㈠第203 頁），是關於吉祥公司所製造除「原來是美男」以外之系爭光碟是否亦落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 、3 、6 、7 項，自得以DVD-ROM 標準規格書（見原審卷㈠第189 至193 頁、卷㈡第55、56、65至72頁）記載之內容與系爭專利更正後申請專利範圍進行侵權比對分析。
４、經解析系爭專利更正後申請專利範圍第1 項，其技術特徵可解析5 個要件（element ），分別為：
（１）要件A「一種光碟，包含」；
（２）要件B 「一資料區域，其上資料記錄於一圖案的坑與地中」；
（３）要件C 「該坑具有最短的坑長度（3T）、最長的坑長度
（kT）及介於該最短坑長度（3T）與該最長坑長度（kT）之間之坑長度等三者之一，這裡T 為波道坑長度，3＜m ＜n ＜k 且n 、m 與k 為整數，該地具有最短非坑長度（＊3T）、最長非坑長度（＊kT）、及介於該最短非坑長度（＊3T）與該最長非坑長度（＊kT）之間的非坑長度等三者之一；及」；
（４）要件D 「一測試圖案區域，設於該資料區域外側且記錄具有坑及地之測試圖案」；
（５）要件E 「該測試圖案具有重覆之預定配置，每一配置均具有下述之坑及地，坑長度為3T、mT、nT的其中之一的坑，地長度為＊3T、＊mT、＊nT的其中之一的地，坑長度為3T、mT、nT的其中之其它一個的坑，地長度為＊3T、＊mT、＊nT的其中之一的地，坑長度為3T、mT、nT的其中之另外一個的坑，地長度為＊3T、＊mT、＊nT的其中之其餘一個的地」。
５、系爭光碟落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之文義範圍：
（１）要件A 部分：系爭光碟為DVD-ROM 光碟產品，係依DVD 標準規格書所製造，故由系爭光碟即DVD-ROM 標準規格書可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之要件A技 術特徵「一種光碟」。
（２）要件B 部分：由DVD 標準規格書第PH-39 頁（見原審卷㈠第190 頁）圖3. 1.4-1內容可知，DVD 光碟的物理區塊（Physicalsector）配置包含資訊區域（Information area），其中資訊區域係由引入區域（Lead-in area）、資料區域（Data area ）及引出區域（Lead-out area ）組成，足徵系爭光碟即DVD 標準規格書所制訂之DVD 光碟包含一資料區域。其次，由DVD 標準規格書第PH-58 頁（見原審卷㈠第193 頁）所示資訊區域格式內容，及第PH-5頁（見原審卷㈡第55頁）所定DVD 光碟上的二進位資料（binary values ）係以坑（pits）及間隔（spaces，即系爭專利所界定之「地」）的形式表現等內容，可知
DVD 光碟的資訊區域上均係將資料記錄於一圖案的坑與地中，而DVD 光碟的資訊區域（Information area）既包含資料區域（Data area ），則DVD 光碟的資料區域上自係將資料記錄於一圖案的坑與地中；準此，DVD 標準規格書所制訂之DVD 光碟即系爭光碟包含一資料區域，且該資料區域上的資料係記錄於一圖案的坑與地中，故由系爭光碟即DVD 標準規格書可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之要件B 技術特徵「一資料區域，其上資料記錄於一圖案的坑與地中」。
（３）要件C 部分：由DVD 標準規格書第PH-2頁（見原審卷㈠第191 頁）內容可知，DVD 標準規格書所制訂之DVD 光碟具有波道位元長度（Channel bit length，對應系爭專利更正後申請專利範圍第1 項所載的波道坑長度T ），且DVD 標準規格書規定波道位元長度於單層（Single Layer）DVD光碟為0.133 μm ，於雙層（Dual Layer）DVD 光碟為
0.147 μm ；又DVD 標準規格書規定最短坑長度（Minimum pit length）於單層DVD 光碟為0.400 μm ，於雙層DVD 光碟為0.440 μm ，即DVD 標準規格書所制訂之DVD 光碟的最短坑長度為3T（0.400 ÷0.133 及
0.440 ÷0.147 均約等於3 ，雖上開算式並非整除，然
DVD 標準規格書第PH-25 頁（見原審卷㈡第56頁）規定波道位元長度具有容許值，則3 倍波道位元長度在其容許值範圍內可符合DVD 標準規格書規定的最短坑長度）；另DVD 標準規格書規定最長坑長度（Maximum pitlength）於單層DVD 光碟為1.866 μm ，於雙層DVD 光碟為2.054 μm ，即DVD 標準規格書所制訂之DVD 光碟的最長坑長度為14T （1.866 ÷0.133 及2.054 ÷
0.147 均約等於14，即對應系爭專利更正後申請專利範圍第1 項的k ，雖上開算式並非整除，然DVD 規格書第
PH -25頁（見原審卷㈡第56頁）規定波道位元長度具有容許值，則14倍波道位元長度在其容許值範圍內可符合
DVD 標準規格書規定的最長坑長度）。況DVD 標準規格書既已規定DVD 光碟的最短坑長度（3T）及最長坑長度（14T ），則依DVD 標準規格書所制訂之DVD 光碟必然具有介於最短坑長度（3T）及最長坑長度（14T ）之間的坑長度。其次，雖DVD 標準規格書僅有規定最短及最長的「坑」長度，並沒有規定最短及最長的「地」長度（即對應系爭專利更正後申請專利範圍第1 項所載之「非坑」長度），然依DVD 規格書第PH-52-1 頁（見原審卷㈡第65頁）所規定的轉碼方式（Modulation method,8/16 modulation ）內容，其係將8 位元輸入資料（或稱資料符號（Data symbols））轉換為16位元碼字（Code Words），並規定轉換後每一碼字中通道位元連續為「0 」的個數介於2 到10之間（RLL （2,10）），
DVD 標準規格書第PH-55 至PH-60 頁（見原審卷㈡第66至71頁）表列所有8 位元資料符號（8 位元可表示的最小值為0 ，最大值為255 ）與其相對應轉換的16位元碼字中，每一16位元碼字中通道位元連續為「0 」的個數亦均介於2 個到10個間；又DVD 光碟中資料位元訊號輸出「0 」或「1 」乃係取決於相鄰兩通道位元是否相同，即相鄰兩通道位元若同為「坑」或同為「地」則輸出「0 」，反之相鄰兩通道位元若分別為「坑與地」或「地與坑」則輸出「1 」，因此，每一16位元碼字中通道位元連續為「0 」的個數介於2 個到10個間，可得知每一16位元碼字中的「坑長度」與「地長度」均介於3 個通道位元長度（3T）至11個通道位元長度（11T ）間（因每一由連續通道位元所形成的「坑」及「地」其最後
1 個必定輸出「1 」，故每一「坑」及「地」可表示「
001 」至「00000000000 」間）；另依DVD 標準規格書第PH-51 頁（見原審卷㈡第72頁）規定DVD 光碟上的資料中尚包含有同步碼（SYNC codes），而每一同步碼（SY0 至SY7 ）均存在有14個通道位元長度（14T ，即「00000000000000」）的「坑」或「地」。是依DVD 標準規格書第PH-2頁（見原審卷㈠第191 頁）及第PH-25 頁（見原審卷㈡第56頁）等內容可知，DVD 標準規格書規定「坑」長度係介於3 倍波道位元長度（3T）至14倍波道位元長度（14T ）間，而依DVD 標準規格書第PH-52-
1 頁（見原審卷㈡第65頁）、第PH-55 至PH-60 頁（見原審卷㈡第66至71頁）及第PH-51 頁（見原審卷㈡第72頁）等內容可知，依DVD 標準規格書所制訂之DVD 光碟上的「坑」長度與「地」長度（即「非坑」長度）均係介於3 倍波道位元長度（3T）至14倍波道位元長度14T）間，故從系爭光碟即DVD 規格書可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之要件C 技術特徵「該坑具有最短的坑長度（3T）、最長的坑長度（kT）及介於該最短坑長度（3T）與該最長坑長度（kT）之間之坑長度等三者之一，這裡T 為波道坑長度，3 ＜m ＜n ＜k 且
n 、m 與k 為整數，該地具有最短非坑長度（＊3T）、最長非坑長度（＊kT）、及介於該最短非坑長度（＊3T）與該最長非坑長度（＊kT）之間的非坑長度等三者之一」。
（４）要件D 部分：由DVD 標準規格書第PH-64 頁（見原審卷㈠第192 頁）內容可知，DVD 光碟的資料區域外側之引入區域內係包含一測試圖案區域（即DVD 標準規格書之Referencecode zone ），而DVD 光碟的資訊區域上均係將資料記錄於一圖案的坑與地中，已如前述，且測試圖案區域既係為資訊區域所涵蓋，則該測試圖案區域自係記錄具有坑與地的資料（測試圖案）；因此，DVD 標準規格書所制訂之DVD 光碟即系爭光碟包含一測試圖案區域，設於該資料區域外側且記錄具有坑與地之測試圖案，故由系爭光碟即DVD 標準規格書可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第1 項要件D 技術特徵「一測試圖案區域，設於該資料區域外側且記錄具有坑及地之測試圖案」。
（５）要件E 部分：由DVD 標準規格書第PH-65 頁（見原審卷㈠第189 頁反面）內容可知，DVD 光碟的測試圖案區域（Referencecode zone ）係在光碟上產生特定的通道位元圖案（3T-6T-7T），即測試圖案區域係為連續的3T-6T-7T通道位元圖案，而2 組的3T-6T-7T通道位元圖案配置（3T-6T-7T-3T-6T-7T ，坑- 地- 坑- 地- 坑- 地）則形成具有3T-*6T-7T-*3T-6T-*7T長度之坑及地；因此，DVD 標準規格書所制訂之DVD 光碟的測試圖案具有重覆之預定配置，每一配置具有坑長度為3T、6T、7T的其中之一的坑（3T），地長度為*3T 、*6T 、*7T 的其中之一的地（*6T ），坑長度為3T、6T、7T的其中之另外一個的坑（7T），地長度為*3T 、*6T 、*7T 的其中之另外一個的地（*3T ），坑長度為3T、6T、7T的其中之其餘一個的坑（6T），地長度為*3T 、*6T 、*7T 的其中之其餘一個的地（*7T ），故由系爭光碟即DVD 標準規格書可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之要件E 技術特徵「該測試圖案具有重覆之預定配置，每一配置均具有下述之坑及地，坑長度為3T、mT、nT的其中之一的坑，地長度為＊3T、＊mT、＊nT的其中之一的地，坑長度為3T、mT、nT的其中之其它一個的坑，地長度為＊3T、＊mT、＊nT的其中之一的地，坑長度為3T、mT、nT的其中之另外一個的坑，地長度為＊3T、＊mT、＊nT的其中之其餘一個的地」。
（６）準此，系爭光碟即DVD 標準規格書既可讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之所有要件（要件A 至E ）技術特徵，則系爭光碟即DVD 標準規格書自落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之文義範圍。
６、系爭光碟落入系爭專利更正後申請專利範圍第3 項之文義範圍：
（１）系爭專利更正後申請專利範圍第3 項係直接依附於第1項之附屬項，除包含系爭專利更正後申請專利範圍第1項之所有要件（要件A 至E ）技術特徵外，另增加要件
F 部分即「其中m 與n ≧6 ，m<n ，且m 與n<14（=k）」。
（２）由系爭光碟即DVD 標準規格書可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之要件A 至E 技術特徵，已如前述，則系爭光碟即DVD 標準規格書自亦可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第3 項之要件A 至E 技術特徵。其次，由DVD 規格書第PH-65 頁（見原審卷㈠第189頁反面）內容可知，DVD 光碟的測試圖案區域（Reference code zone ）係在光碟上產生特定的通道位元圖案（3T-6T-7T），即測試圖案區域係為連續的3T-6T-7T通道位元圖案，而由2 組的3T-6T-7T通道位元圖案配置（3T-6T-7T-3T-6T-7T ，坑- 地- 坑- 地- 坑-地）可得其具有3T-*6T-7T-*3T-6T-*7T長度之坑及地，意即m=6 ，n=7 ，其中m 與n ≧6 ，m ≦n ，且m 與n≦14（=k），故從系爭光碟即DVD 標準規格書可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第3 項之要件F 技術特徵。
（３）準此，系爭光碟即DVD 標準規格書既可讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第3 項之所有要件（要件A 至F ）技術特徵，則系爭光碟即DVD 標準規格書自落入系爭專利更正後申請專利範圍第3 項之文義範圍。
７、系爭光碟落入系爭專利更正後申請專利範圍第6 項之文義範圍：
（１）系爭專利更正後申請專利範圍第6 項係直接依附於第3項之附屬項，除包含系爭專利更正後申請專利範圍第3項之所有要件（要件A 至F ）技術特徵外，另增加要件G1部分即「其中一圖案的坑、地與坑等於一碼字〝0000000000000000〞，坑具有該坑長度3T，地具有該地長度*6T （m=6 ），且坑具有坑長度7T（n=7 ）」。
（２）由系爭光碟即DVD 標準規格書可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第3 項之要件A 至F 技術特徵，已如前述，則系爭光碟即DVD 標準規格書自亦可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第6 項之要件A 至F 技術特徵。其次，由DVD 標準規格書第PH-65 頁（見原審卷㈠第
189 頁反面）第4 段記載內容可知，測試圖案區域（Reference code zone ）基本上資料都是172 （=0ACh），而DVD 標準規格書第PH-58 頁（見原審卷㈠第193頁）所示資料172 係對應於一碼字〝0000000000000000〞，即3T-6T-7T圖案；因此，DVD 標準規格書所制訂之
DVD 光碟的其中一圖案的坑、地與坑等於一碼字〝0000000000000000〞，坑具有坑長度3T，地具有地長度*6T（m=6 ），且坑具有坑長度7T（n=7 ），故從系爭光碟即DVD 標準規格書可以讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第6 項之要件G1特徵。
（３）準此，系爭光碟即DVD 標準規格書既可讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第6 項之所有要件（要件A 至G1）技術特徵，則系爭光碟即DVD 標準規格書自落入系爭專利更正後申請專利範圍第6 項之文義範圍。
８、系爭光碟未落入系爭專利更正後申請專利範圍第7 項之文義及均等範圍：
系爭專利更正後申請專利範圍第7 項係直接依附於第3 項之附屬項，惟系爭專利更正後申請專利範圍第7 項所載之標的為「如申請專利範圍第3 項之『光碟取還裝置』」，並非「光碟」，而其所依附之系爭專利更正後申請專利範圍第3 項之標的為「光碟」，亦非「光碟取還裝置」，雖第7 項之「光碟取還裝置」應屬於「光碟」之誤記，然此誤記事項既尚未更正，仍應由東芝公司承擔其錯誤，則系爭專利更正後申請專利範圍第7 項因依附標的錯誤，導致系爭專利更正後申請專利範圍第7 項權利範圍不具任何意義，是系爭光碟即DVD 標準規格書自無法讀取到系爭專利更正後申請專利範圍第7 項之文義，且系爭光碟即DVD 標準規格書與系爭專利更正後申請專利範圍第7 項之「光碟取還裝置」亦無均等之適用，準此，系爭光碟即DVD 標準規格書自未落入系爭專利更正後申請專利範圍第7 項之文義及均等範圍。
９、從而，依DVD 標準規格書製造之光碟既落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 、3 、6 項之文義範圍，吉祥公司復自認其製造之DVD- ROM即系爭光碟均係依DVD-ROM 標準規格書製造，並同意以該規格書進行侵權比對，則吉祥公司所製造之系爭光碟自均落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 、3 、6 項之權利範圍。
（二）東芝公司可否依修正前專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、第85條第3 項、公司法第23條第2 項規定向吉祥公司、陳碧華連帶賠償？損害賠償金額如何計算？
１、東芝公司（即DVD 6C Licensing Group之授權人代表）與吉祥公司間於91年3 月27日簽訂DVD 專利授權契約，且該授權契約業於99年4 月15日終止；吉祥公司之主要業務為資料儲存媒體製造及複製業、電腦及事務性機器設備批發業等節，為兩造所不爭執（見兩造不爭執事項㈣、㈡），吉祥公司亦自承迄今仍持續與DVD 6C協商光碟授權事宜（見本院卷㈡第224 頁），是吉祥公司顯然明知系爭專利之存在，其製造系爭光碟須獲得包括系爭專利在內之專利授權，且授權關係終止後即無權利用系爭專利製造系爭光碟之事實，詎吉祥公司於授權關係終止後，仍繼續製造、銷售系爭光碟，自有侵害系爭專利之故意。
２、專利法雖於100 年12月21日修正公布、102 年1 月1 日施行，惟本件東芝公司主張吉祥公司侵害系爭專利之時間為99年4 月16日至100 年12月31日，係新修正專利法施行前，是系爭專利是否受到侵害，應以當時有效之93年7 月1日施行之專利法為法規依據。其次，按發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，修正前專利法第84條第1 項定有明文。另因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184 條第1 項前段亦有明文。本件吉祥公司自99年4 月16日起至100 年12月31日製造、銷售系爭光碟之行為，業已故意不法侵害系爭專利，東芝公司無論依修正前修正前專利法第84條第1 項前段、民法第18
4 條第1 項前段規定，均得請求吉祥公司負損害賠償責任，而東芝公司就所主張之數項法律關係請求擇一為有利判決即可（見本院卷㈡第223 頁），則本件既屬客觀選擇訴之合併，是東芝公司可否依民法第179 條不當得利法律關係為請求，自無庸再予審酌。再者，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償責任，公司法第23條第2 項定有明文。
本件陳碧華於吉祥公司侵害系爭專利之期間係擔任該公司之負責人，且製造販售侵害系爭專利之系爭光碟，為該公司業務執行範圍，依上開規定，陳碧華對東芝公司所受之損害，自應與吉祥公司負連帶賠償之責。
３、損害賠償金額之計算：
（１）關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際上之損害為成立要件（最高法院19年上字第3150號判例要旨參照），而損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限，民法第216條第1 項亦有明文，此為損害賠償客觀範圍之一般性規定。而所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害。所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害（最高法院48年台上字第1934號判例要旨參照）。是所謂所受損害係指既存法益之減少，此項損害以與責任原因有因果關係存在者為限；又所謂所失利益係指倘若無責任原因之事實，即能取得此利益，因有此事實之發生，致無此利益可得，即為所失利益，由於所失利益並非現實有此具體利益，係因有責任原因之事實發生而致喪失，故所失利益可涵蓋確實可以獲得之利益而未獲得者、依通常情形可得預期之利益及依已定之計畫或其他特別情事可得預期之利益。於專利侵權事件中，權利人可能因未實施專利，而無積極之損害，有時也不一定會因侵權產品進入市場，而排除專利產品之市場佔有率，縱有影響，其所造成專利產品市場之佔有率、銷售量或對專利產品價格之影響為何，均不易估算；專利產品是否因侵權產品進入市場而應成長而未成長，同樣相當困難。此外，專利法制初發軔時，原則上一專利即一產品，然於工業蓬勃發展後，專利與產品間之關係，已屬產品技術貢獻或產值貢獻程度之關係，絕非當然代表產品之全部價值，故專利權受侵害時之損害賠償數額，是否仍應以專利產品之價值為斷，或應包括導致專利權人須另行研發創新，增加額外維護支出之費用等等，影響專利制度是否能發揮其促進產業進步之政策功能。倘專利權人於民事侵權訴訟中通過專利有效性之挑戰及證明專利權受侵害之事實後，仍無法獲得適度之賠償，以民事責任保護專利權之制度設計，即無法充分發揮捍衛專利制度之功能。然由於專利權之效力主要在於權利人得排除他人未經其同意而侵害專利權之行為，故於專利侵權事件，專利權人因侵權之事實，至少受有依通常情形可得預期之利益即專利授權金。而修正前專利法第85條第1 項規定，發明專利權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。核其立法意旨應係為減輕專利權人之舉證責任，故如專利權人無法舉證證明其確實所受損害及所失利益時，則得於專利法第85條第1 項之規定擇一請求計算其損害賠償數額，此屬法定賠償額之立法方式，而非認為該選擇之計算方式即係專利權人實際所受損害或所失利益，亦非限制專利權人僅得依專利法第85條第1 項規定擇一計算，而排除其他計算損害賠償之方式。其次，於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2 項定有明文。100 年12月21日修正公布之專利法第97條第3 款亦明定：以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害，立法理由即著眼於「專利權人依第1 款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難，爰參照美國專利法第284 條、日本特許法第102 條及大陸地區專利法第65條之規定，明定以合理權利金作為損害賠償方法之規定，就專利權人之損害，設立一個法律上合理之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔」，而最新修正公布施行之專利法第97條第1 項第3 款復將其修正為：依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。且其雖係現行專利法始新增加之規定，然專利權人於適用修正前專利法計算損害賠償時，仍可據為法理參考，並以侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，計算損害賠償之數額，並與上開修正前專利法第85條第1 項各款規定一併同時主張計算損害，無須擇一或限制以合理權利金方式計算損害。
（２）本件東芝公司原係依修正前專利法第85條第1 項第2 款規定計算自99年4 月16日起至100 年12月31日之損害賠償金額，嗣增加以合理權利金方式計算同時期之損害賠償金額，並一併同時主張請本院審酌（見本院卷㈡第22
3 頁），本院自得擇一為其有利之計算。
（３）依修正前專利法第85條第1 項第2 款規定計算之損害賠償金額：
①按修正前專利法第85條第1 項第2 款對於何謂成本與必
要費用並未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，修正前專利法第85條第1 項第2 款所規定之成本與必要費用，應較趨近於會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本，是在行為人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求行為人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，通常即為會計學上之「毛利」，而非再予扣除間接成本或稅捐之「淨利」或「稅後淨利」。惟法律計算損害賠償帶有濃厚之倫理色彩，與會計學之無色彩中性特質，仍存有差異，是部分之成本與費用，縱令在會計學上經評價為直接成本，然經法律評價不符公平或社會通念，仍不適宜採認其為修正前專利法第85條第1 項第2 款規定之成本或必要費用而自行為人所得利益中扣除，例如行為人雇用專人製造侵害專利之產品，其所支出之薪資在會計學上或可評價為直接人事成本，但如認為行為人可自所獲利益中扣除支出之薪資，無異認專利權人代付薪資予製造侵害專利產品之人，自不符公平及社會通念，此時仍不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。準此，修正前專利法第85條第1 項第2 款所規定之成本與必要費用，除具有趨近於會計學上之直接成本外，尚具有等於或小於會計學上直接成本之特性。再者，專利侵權損害賠償之計算，之所以允許專利權人將行為人因販賣侵權產品之總銷售額或所得利益作為損害賠償金額，其立法目的係為減輕專利權人之舉證責任，並藉此對行為人發揮若干制裁之效力。其意涵係擬制：當行為人銷售一件侵權「物品」時，即已造成專利權人少銷售一件專利物品，因而將行為人銷售該「物品」所得收益，作為其應給付專利權人之損害賠償。於解釋上，能自侵權人販賣侵權產品之銷售額扣除，以計算行為人所得利益之成本及必要費用，應僅限於行為人為銷售侵權產品所直接投入之製造成本及必要之費用，而不能一概將行為人經營事業所花費之其他成本及費用全部納入，否則將形成「倘若行為人公司整體營運結果無利潤甚至負債，即可不用為侵權行為負責」之不合理情況。
②吉祥公司生產銷售系爭光碟所得之銷貨收入淨額99年度
為174,462,308 元、100 年度為189,822,740 元，有資信聯合會計師事務所會計師工作底稿所附之吉祥公司99年、100 年產品別銷貨毛利分析表在卷足憑（見原審卷㈡第132 、100 頁），兩造亦不爭執。然吉祥公司主張其生產銷售系爭光碟所直接支出之銷貨成本99年度為181,157,808 元、100 年度為189,669,102 元，均應予以扣除等語。東芝公司則主張銷貨成本中之租金支出、修繕費、保險費、折舊、各項攤提、權利金、委外包裝費、旅費、勞務費、什項購置、交通費及其他費用等均不應列入成本及費用等語。茲分述如下：
Ａ、租金支出：吉祥公司雖主張此部分係向浩瀚公司承租放置DVD 設備之租金。惟生產銷售系爭光碟並非須以向他人承租廠房放置DVD 設備之方式為之，縱吉祥公司有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除支出之租金，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付租金，並鼓勵行為人以承租廠房方式生產侵害專利物品，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年、100 年之租金支出分別為869,212 元、567,253 元，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｂ、修繕費：吉祥公司雖主張此部分係DVD 設備修繕、零件保養費用。惟生產銷售系爭光碟並非須修理、保養機器設備始可為之，縱吉祥公司有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除修繕費，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司修繕保養生產侵權物品之機器設備，並鼓勵行為人修繕機器設備生產侵害專利物品，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年、100 年之修繕費分別為292,827 元、155,685 元，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｃ、保險費：吉祥公司雖主張此部分係DVD 設備、存貨保險費（因存貨數量少，故保額僅有500 萬，其餘均為設備之火險保險費支出）等語。惟生產銷售系爭光碟並非須投保保險始可為之，縱吉祥公司有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除保險費，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付侵權物品及生產侵權物品機器設備之保險費，並鼓勵行為人將侵權物品及機器設備投保保險，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年、100 年之保險費分別為164,988 元、101,709 元，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｄ、折舊：吉祥公司雖主張此部分係DVD 設備資產建構支出費用以10年均攤提。惟吉祥公司縱有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除折舊，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付生產侵權物品機器設備之折舊費用，並鼓勵行為人購買機器設備生產侵權物品，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年、100 年之折舊分別為22,962,836元、18,541,845元，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｅ、各項攤提：吉祥公司雖主張此部分係DVD 機器製造之系統電腦軟體採購費用攤提。惟吉祥公司縱有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除此部分攤提，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付生產侵權物品機器設備之電腦軟體採購費用，並鼓勵行為人購買機器設備相關電腦軟體生產侵權物品，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年、100 年之各項攤提分別為129,209 元、118,410 元，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｆ、權利金：吉祥公司雖主張此部分係支付飛利浦公司權利金。惟縱吉祥公司有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除權利金，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付其他專利權人權利金，然吉祥公司係因未經東芝公司授權生產銷售系爭光碟致生本件訟爭，若可扣除吉祥公司另支付其他專利權人之權利金，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年、100 年之權利金分別為2,070,000 元、2,070,000 元，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｇ、委外包裝費、包裝費：吉祥公司主張此部分係DVD 製成品之包裝費用（透明包膜）。而DVD-ROM 若須販售，自仍須經過適當之包裝，是此部分即為其成本及必要費用而得予以扣除。
Ｈ、旅費：吉祥公司雖主張此部分係生管人員之交通費。惟生產銷售系爭光碟並非須支出交通費始可為之，縱吉祥公司有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除旅費，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付其員工之旅費、交通費，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年、100 年之旅費分別為14,332元、15,858元，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｉ、勞務費：吉祥公司雖主張此部分係每筆訂單因規格不同，會有電腦系統需修改費用。惟生產銷售系爭光碟並非須支出勞務費用修改電腦系統始可為之，縱吉祥公司有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除勞務費，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付其員工之勞務費，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年之勞務費為3,083 元，100 年則無勞務費，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｊ、什項購置：吉祥公司雖主張此部分係因訂單需求有額外小機台添置。惟生產銷售系爭光碟並非須購買額外機台始可為之，縱吉祥公司有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除此項費用，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付生產侵權物品機器設備之費用，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年之什項購置為24,590元，100 年則無什項購置，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｋ、交通費：吉祥公司雖主張此部分係人員外出取母版等交通費用。惟生產銷售系爭光碟並非須支出交通費始可為之，縱吉祥公司有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除交通費，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付其員工之交通費，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年之交通費分別為1,639 元，100 年則無交通費，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｌ、其他費用：吉祥公司雖主張此部分係DVD 生產存取軟體ContentScramble System 使用年費。惟縱吉祥公司有此支出，但如認為其可自所獲利益中扣除此項費用，無異認專利權人即東芝公司代行為人吉祥公司支付其應繳之使用年費，顯不符公平及社會通念，自不適宜採認其為成本或必要費用而得予以扣除。其次，吉祥公司99年、100 年之其他費用分別為288,888 元、246,678元，有吉祥公司產品成本彙總表在卷足憑（見本院卷㈡第21頁），此部分即應自其銷貨成本剔除。
Ｍ、吉祥公司99年可供扣除之成本及費用：準此，吉祥公司00年生產銷售系爭光碟之銷貨成本181,157,808 元剔除租金支出869,212 元、修繕費292,827 元、保險費164,988 元、折舊22,962,836元、各項攤提129,209 元、權利金2,070,000 元、旅費14,332元、勞務費3,083 元、什項購置24,590元、交通費1,639 元、其他費用288,888 元後，其99年可供扣除之成本及費用即為154,336,204 元【計算式：
181,157,808 - 869,212 - 292,827 - 164,988 -22,962,836 -129,209 - 2,070,000 - 14,332 -3,083 - 24,590 - 1,639 - 288,888＝154,336,204】。
Ｎ、吉祥公司100年可供扣除之成本及費用：準此，吉祥公司000年生產銷售系爭光碟之銷貨成本189,669,102 元剔除租金支出567,253 元、修繕費155,685 元、保險費101,709 元、折舊18,541,845元、各項攤提118,410 元、權利金2,070,000 元、旅費15,858元、其他費用246,678 元後，其100 年可供扣除之成本及費用即為167,851,664 元【計算式：
189,669,102 - 567,253 - 155,685 - 101,709 -18,541,845 - 118,410 - 2,070,000 - 15,858 -246,678 ＝167,851,664 】。
③吉祥公司生產銷售系爭光碟所得之銷貨收入淨額99年度
為174,462,308 元、100 年度為189,822,740 元，已如上述，各自扣除吉祥公司主張之99年、100 年成本及必要費用154,336,204 元、167,851,664 元後，99年度、
100 年度銷售系爭光碟之收入分別為20,126,104元、21,971,076元【計算式：174,462,308 - 154,336,204＝20,126,104、189,822,740 - 167,851,664 ＝21,971,076】。而東芝公司主張吉祥公司侵害系爭專利之時間為99年4 月16日至100 年12月31日，則本件東芝公司99年4 月16日起至100 年12月31日止依修正前專利法第85條第1 項第2 款規定計算之損害賠償金額即為36,227,067元【計算式：｛（20,126,104÷12 x 8）+（20,126,104÷12÷30 x 15 ）｝+ 21,971,076＝36,227,067，小數點以下四捨五入】。
④至東芝公司另主張吉祥公司委請浩瀚公司代工費用99年
度151,763,132 元、100 年度170,220,628 元為非常規交易，並不合理等語。惟吉祥公司為上市公司，其帳冊、傳票、交易憑證等相關資料均有嚴格規範，財務報告亦須定期編送主管機關並予公開，倘有虛偽不實，相關負責人、經理人依證券交易法及相關法規並有民事、刑事或行政責任，而吉祥公司前曾因編製不實財報經投資人保護中心起訴請求損害賠償，有相關新聞報導附卷可稽（見本院卷㈠第120 頁），則倘若其於99年、100 年委請浩瀚公司代工係屬非常規交易，復有財報編製不實甚或利益輸送、掏空吉祥公司情事，99年、100 年加總金額並超過3 億元，主管機關、相關投資人或投資人保護中心恐早追究其相關責任，況依東芝公司所提證據資料亦無法證明該代工費用為非常規交易，且DVD-ROM 若須販售，自仍須經過生產加工，是此部分即為吉祥公司之成本及必要費用而得予以扣除。其次，東芝公司雖曾主張以財政部公布之營利事業各業所得額及同業利潤標準計算吉祥公司侵害行為所得利益。然最高法院102 年度台上字944 號判決謂：「修正前專利法第85條第1 項第2 款係規定專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。原審既謂上訴人所提會計師事務所協議程序執行報告及意見書均不足證明巨擘公司產銷CD－R 之成本及必要費用，上訴人復未提出巨擘公司產銷CD－R 所支出之成本及必要費用之帳冊等財務資料，而認其未依修正前專利法第85條第1 項第2 款後段規定為舉證，卻逕以財產部同業利潤標準表之毛利率、淨利率來估算巨擘公司所得之利益，顯有理由矛盾之違法」。又財政部公布之營利事業各業所得額及同業利潤標準，乃每年度由財政部各地區國稅局訂定，並經財政部備查之所得額核定標準；當營利事業未能提供帳證、文據或提示資料不健全、不完整者，稽徵機關得就全部或部分所得，依據行業之同業利潤標準予以認定核課稅額，是該標準僅為稅務機關於營利事業未能提供完整帳證時核課稅額之參考依據，當有更具體明確之資料可用以認定行為人之銷售毛利時，自不得仍以上開營利事業各業所得額及同業利潤標準進行銷售侵權產品毛利之核算，則本件自無另依財產部同業利潤標準表計算吉祥公司所得利益之必要，東芝公司此部分主張，尚無可採。
⑤從而，本件東芝公司99年4 月16日起至100 年12月31日
止依修正前專利法第85條第1 項第2 款規定計算之損害賠償金額即為36,227,067元。
（４）依合理權利金計算之損害賠償金額：①吉祥公司99年度、100 年度分別銷售系爭光碟
27,039,849、30,985,920片，有吉祥公司99年度、100年度會計師工作底稿附卷可稽（見原審卷㈠第100 、13
2 頁），吉祥公司、陳碧華亦不爭執（見本院卷㈡第16
5 頁），則吉祥公司99年4 月16日起至100 年12月31日止銷售系爭光碟之數量共計應為50,139,146片【計算式：｛（27,039,849÷12 x 8）+ （27,039,849÷12÷30
x 15）｝+30,985,920 ＝50,139,146，小數點以下四捨五入】。其次，東芝公司主張因99年4 月16日至100 年12月31日期間，其並無單獨授權系爭專利之授權契約，僅有DVD6C 之授權資料，而依其先前與西班牙、愛爾蘭等3 家公司之3 份授權契約（見本院卷㈡第115 至120頁），每片DVD-ROM 之合理權利金為美金0.025 元等語。惟東芝公司自承該3 份契約分別為92年5 月13 日 、10月1 日、93年7 月1 日所簽訂，距離99年、100 年已有相當時日，依該3 份契約所載93年起之授權金為每片美金0.025 元，92年度則為美金0.03元，而DVD-ROM 之授權金近年已陸續調降，為眾所週知之事實，尚無從以93年間之授權金作為99年、100 年間之合理授權金；依東芝公司所參與之DVD6C 網站所示，DVD6C 於93年間之授權金約為每片美金0.05元，99年、100 年間之授權金則約為每片美金0.04元，有102 年11月25 日DVD6C網站所公布之授權金資料在卷足憑（見本院卷㈡第112 頁），至其上所載自100 年7 月1 日起之最低授權金每片美金0.0375元，則須符合一定之條件資格限制始可享有，並非任何被授權人均可享有此最低價格之授權金；另DVD6C 自97年1 月1 日起將原先每片美金0.05元之權利金調降為0.045 元，亦有網頁資料附卷可稽（見本院卷㈡第195 頁），則東芝公司所參與之DVD6C 既將其於93年間之授權金約每片美金0.05元逐步調降至99年、100年間之每片約美金0.04元，調降比例為百分之20，堪認東芝公司單獨授權之合理授權金額理應比照該比例同步調降，而東芝公司93年間單獨授權之金額為每片美金
0.025 元，99年、100 年單獨授權之金額即本件計算合理權利金之時間自應同步依DVD6C 調降比例百分之20計算，換言之，依此比例計算本件合理權利金應為每片美金0.02元【計算式：0.025 x （1-20% ）＝0.02】。另本件兩造均同意以東芝公司起訴日即100 年6 月1 日（見原審卷㈠第5 頁）作為美元對新台幣之匯率計算日期（見本院卷㈡第225 頁），而100 年6 月1 日匯率為1美元可兌換新台幣28.7元，有中央銀行網站所公布之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率資料在卷足憑（見本院卷㈡第235 頁反面），而東芝公司就系爭光碟之合理權利金為每片美金0.02元，吉祥公司自99年4 月16日起至100 年12月31日止銷售系爭光碟之數量共計50,139,146片，已如上述，則本件東芝公司所得請求之合理權利金即為28,779,870元【計算式：0.02 x50,139,146 x 28.7 ＝28,779,870，元以下四捨五入】。
②吉祥公司、陳碧華固辯稱：東芝公司損害賠償請求應依
本件起訴請求事實發生時施行之專利法主張，即修正前專利法第85條規定，不得採用合理權利金計算；又DVD6C 包含Hitachi 、JVC 、Mitsubishi、東芝公司等
9 家公司，共同分配美金0.0375至0.075 元之權利金，東芝公司自DVD6C 能分配到之權利金約僅有美金0.0038元至0.0083元不等，且簽約不等於收款，倘被授權人再與DVD6C 簽約即取代與東芝公司單獨授權，並取代對東芝公司所負擔之義務等語。惟合理權利金雖係現行專利法始新增加之規定，然專利權人於適用修正前專利法計算損害賠償時，仍可與修正前專利法第85條第1 項各款規定一併同時主張計算損害，無須擇一或限制以合理權利金方式計算損害，已如上述。其次，東芝公司否認其自DVD6C 分配之授權金如吉祥公司所述之金額，並表示東芝公司在DVD6C 係屬主導地位，且分配之比例係屬機密等語（見本院卷㈡第164 頁），則DVD6C 各家公司提供授權之專利質、量既有不同，本件東芝公司所得請求之合理權利金自不宜僅以DVD6C 權利金之廠商家數平均計算，而東芝公司所提上開3 份授權契約既已載明其授權金額，自足供作為其單獨授權之權利金數額參考，縱被授權人嗣後再與DVD6C 簽約取得授權，亦不影響東芝公司先前曾以每片美金0.025 元作為其單獨授權之權利金；況依東芝公司所提飛利浦公司網站資料所示（見本院卷㈡第113 至114 頁），飛利浦公司單獨授權DVD-
ROM 專利之權利金為每片美金0.0327元及美金0.0252元（履約費率），而聯合授權DVD-ROM 專利之權利金則為美金0.053 元及美金0.0405元（履約費率），足徵DVD-
ROM 倘採聯合授權之方式，被授權人就該授權聯盟或組織旗下各家公司專利所支付之權利金，自較被授權人與各家公司個別洽談單獨授權所支付之權利金更為划算且優惠，是東芝公司單獨授權之合理權利金，自亦不得以DVD6C 聯合授權之權利金金額及其廠商家數比例計算，吉祥公司、陳碧華此部分所辯，尚無可採。
③從而，本件東芝公司99年4 月16日起至100 年12月31日
止依合理權利金計算之損害賠償金額即為28,779,870元。
（５）本件東芝公司99年4 月16日起至100 年12月31日止依修正前專利法第85條第1 項第2 款規定計算之損害賠償金額為36,227,067元，依合理權利金計算之損害賠償金額則為28,779,870元，兩相比較，自以依修正前專利法第85條第1 項第2 款規定計算之損害賠償金額36,227,067元，對東芝公司較為有利，即應以該有利部分計算本件損害賠償金額。其次，修正前專利法第85條第3 項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3 倍。東芝公司主張吉祥公司故意侵權，應依修正前專利法第85條第3 項酌定3 倍之賠償乙節，吉祥公司固辯稱：其與包含東芝公司在內之DVD6C 簽訂授權契約近10年，礙於光碟片市場衰敗，DVD6C 亦能體諒該產業之衰退，是選擇以協商談判解決權利金爭議，從未對外興訟，吉祥公司於99年、
100 年度多次前往日本協商，企圖尋求雙方共識，且在專利授權人與被授權人間關係，並非僅如一般私權單純，尚有諸多經濟因素併入考量，是吉祥公司縱有侵權之舉，其惡性程度亦非需以3 倍違約金懲罰為當等語。然吉祥公司之主要業務為資料儲存媒體製造及複製業、電腦及事務性機器設備批發業等節，為兩造所不爭執（見兩造不爭執事項㈡），製造銷售系爭光碟即為其主要業務，吉祥公司亦自承與包含東芝公司在內之DVD6C 簽訂授權契約近10年，迄今仍持續與DVD6C 協商光碟授權事宜，是吉祥公司顯然明知系爭專利之存在，其製造銷售系爭光碟須獲得包括系爭專利在內之專利授權，且授權關係終止後即無權利用系爭專利製造系爭光碟，詎吉祥公司於授權關係終止後，仍繼續製造、銷售系爭光碟，自有侵害系爭專利之故意，且其銷售片數高達50,139,146片，所得利益非小，復於東芝公司100 年6月1 日提起本件訴訟後仍持續製造銷售系爭光碟，雖其表示仍持續協商光碟授權事宜，惟迄今並未支付任何權利金，顯然漠視專利權人之權益，侵權情節非輕，況對於故意侵權且情節非輕之行為人，倘仍僅以該法定賠償額或合理權利金計算損害賠償，而未酌定損害額以上之賠償，無異鼓勵行為人為專利侵權行為，蓋事先未取得專利授權，事後縱經專利權人請求損害賠償，亦僅須支付法定賠償額或合理權利金之損害賠償即可，自無須大費周章先取得專利授權，是此時自有酌定損害額以上賠償之必要，一方面使專利權人因提起訴訟所額外花費之勞力、時間、費用得到適度之賠償，一方面使行為人知所警惕，達到懲罰性損害賠償之效果，然吉祥公司侵害情節亦尚未達須以最高倍數3 倍懲罰之情況。是審酌上開各項情節，應認東芝公司得請求酌定損害額2 倍之賠償。準此，東芝公司得請求吉祥公司、陳碧華連帶賠償之金額即為72,454,134元【計算式：36,227,067 x 2 =72,454,134】，吉祥公司、陳碧華此部分所辯，亦無可採。
（三）東芝公司可否依修正前專利法第84條第1 項中段、後段、第84條第3 項規定請求吉祥公司排除、防止侵害，並銷燬侵害系爭專利之DVD-ROM 光碟產品？
１、按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置，修正前專利法第84條第1 項、第3項定有明文。蓋專利權有排他性，係準物權，具有所有權之物上請求權，專利權人於專利權受侵害時，除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之禁止請求權，其具有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對於專利權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大，是排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之。
２、吉祥公司製造、販賣之系爭光碟，既已侵害系爭專利，且至今仍繼續製造、販賣侵害系爭專利之DVD-ROM 光碟，侵害狀態仍持續中，則東芝公司依修正前專利法第84條第1項中段、後段、第84條第3 項規定請求吉祥公司不得製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之DVD-ROM 光碟，並應回收銷毀99年4 月16日以後製造或販賣之品名「原來是美男(TV OriginalSoundtrack) 」、母版碼為IFPI LB75 、LB76、LB80及其他侵害系爭專利之DVD-ROM 光碟片，洵屬正當，應予准許。
五、綜上所述，東芝公司請求吉祥公司、陳碧華應連帶給付72,454,134元及自起訴狀繕本送達翌日即100 年6 月4 日（見原審卷㈠第202 頁）起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；吉祥公司不得製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之DVD-ROM 光碟，並應回收銷毀99年4 月16日以後製造或販賣之品名「原來是美男（TV Original Soundtrack）」、母版碼為IFPI LB75 、LB76、LB80及其他侵害系爭專利之DVD-ROM 光碟片，即無不合，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，不應准許，該部分假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。除原判決已命吉祥公司、陳碧華連帶給付東芝公司5,894,772 元本息，並為准、免假執行之宣告外，東芝公司請求吉祥公司、陳碧華再連帶給付66,559,362元【計算式：72,454,134 -5,894,772 = 66,559,362】，及自100 年6 月4 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許。原審就上開應准許部分，為東芝公司敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，尚有未洽，東芝公司就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰將原判決此部分廢棄改判如主文第二項所示。至吉祥公司、陳碧華上訴意旨指摘原判決判其敗訴部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。其次，東芝公司請求不應准許部分，原審為東芝公司敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，尚無不合，東芝公司上訴意旨就此部分求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。另東芝公司追加之訴就其請求不應准許部分，亦無理由，應予駁回。再者，東芝公司勝訴部分，東芝公司、吉祥公司、陳碧華分別陳明願供擔保聲請為假執行、免為假執行之宣告，核無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
七、據上論結，本件東芝公司之上訴及追加之訴為一部有理由，一部無理由，吉祥公司、陳碧華之上訴為無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第463 條、第79條、第85條第2項、第390 條第2 項、第392 條，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 2 月 27 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 蔡惠如法 官 陳容正以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 103 年 3 月 11 日
書記官 劉筱淇附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。