智慧財產法院民事裁定
101年度民專抗字第6號抗 告 人 美商羅門哈斯電子材料CMP控股公司
（Rohm and Haas Electronic Materials CMP Hold
-ings,Inc. ）
（451 Bellevue Road,Newark, DE 19713,法定代理人 Samuel W. Shoemaker代 理 人 郭雨嵐 律師
呂紹凡 律師相 對 人 智勝科技股份有限公司法定代理人 朱明癸上列抗告人因與相對人間保全證據事件，對於中華民國101 年2月29日本院101 年度民聲字第8 號裁定，提起抗告，本院裁定如下：
主 文抗告駁回。
抗告訴訟費用由抗告人負擔。
理 由
一、抗告人之原審聲請意旨略以：
（一）抗告人（即聲請人）為我國發明第097574號「可用於積體電路晶圓之拋光墊」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國87年9 月11日起至105 年8 月26日止，系爭專利嗣於99年1 月聲請更正，更正後之申請專利範圍第
1 項亦具有原申請專利範圍之技術特徵。抗告人日前知悉，相對人製造販賣之WDW IW-200（L800349IVT）及TP 355之研磨墊（下稱系爭產品），疑似侵害抗告人之系爭專利，經私下取得相對人於國內生產、販賣之系爭產品樣品，送請財團法人臺灣經濟科技發展研究院（下稱臺灣經濟科技發展研究院）鑑定分析後，確認相對人之系爭產品落入抗告人更正後之專利權範圍。相對人為專業製造商，在業界不發行產品目錄，官方網站亦無有關產品資訊，是相對人之作法不符商業交易常態，經檢視抗告人取得之系爭產品，其包裝與標籤，僅在型號後附帶相對人智勝科技股份有限公司（下稱智勝公司）之英文簡稱「IVT 」，並無製造商之全名，此包裝在業界中相當罕見，故相對人可能會否認或在訴訟中爭執系爭產品之真正。因當事人間前因其他研磨墊產品涉及侵權訴訟，足認相對人有動機將相關產品型號等標示，予以隱匿。況系爭產品專門使用在矽晶片拋光處理，並非一般市面可任意取得之電子材料，致證據有滅失或礙難使用之虞。
（二）相對人非公開發行公司，亦未公布其財務資料，針對某單一產品之財務及銷售資料，如系爭產品，顯非屬公開資料，而該等資料為相對人持有中，倘相對人於訴訟中拒絕提出應保全之財務資料時，抗告人實無從知悉相對人實際製造系爭產品之數量，將使相對人應賠償之金額難以計算。抗告人爰依智慧財產案件審理法第18條及民事訴訟法第36
8 條規定，聲請對系爭產品及其相關之庫存紀錄、進出貨紀錄、銷售資料、會計帳冊，以影印、列印紙本或光碟片等紀錄媒體複製之方式，為相對應之證據保全行為。
二、原審裁定意旨略以：
（一）抗告人主張其為系爭專利權人，相對人製造、販賣之系爭產品涉及侵害系爭專利，雖提出專利證書、鑑定報告書、侵權產品標籤照片等件為證，作為釋明之用。惟參諸抗告人提出之侵權產品標籤照片，可知系爭產品已標示相對人之英文公司名稱縮寫「IVT 」，有顯示製造商資訊。而抗告人既有取得系爭產品之來源，即得在本案訴訟中，聲請調查產品來源者，提供書證、物證，或以人證方式詢問之，證明相對人與系爭產品之關係，況有相對人之英文名稱縮寫之標示及研磨墊產銷者，具有特定範圍等情事，要難因抗告人恐相對人有可能否認抗告人所提出之系爭產品，遽認有以保全證據手段，確認系爭產品來源之必要。
（二）抗告人聲請保全相對人持有型號為WDW IW-200（L800349IVT）及TP355 之研磨墊之進出貨紀錄、銷售資料、庫存紀錄、會計帳冊部分，該等證據雖為相對人所持有。然抗告人可在本案訴訟中向本院聲請向稅捐機關調閱查詢相關之報稅文件，作為其主張損害賠償金額之依據。況依據民事訴訟法第344 條規定，相對人於訴訟中有提出之上揭文書義務，且依商業慣習亦難認相對人未持有以上資料而無法提出，倘相對人無正當理由拒絕提出時，則有遭受民事訴訟法第345 條規定不利之結果，法院可逕認抗告人主張之損害賠償金額為真實，故抗告人無以證據保全程序取得前開文書證據之必要。職是，抗告人欲保全之證據，顯無立即毀損、滅失或有使抗告人礙難使用之虞，亦核無保全之必要。且抗告人並未能釋明本件所聲請保全之證據方法有滅失或礙難使用之虞，本件聲請，核與民事訴訟法第368條規定不合，不應准許。
三、抗告人抗告意旨略以：
（一）依智慧財產案件審理法第18條之立法理由，智慧財產案件審理法擴大容許聲請保全證據之目的，並賦予法院以強制力排除妨礙，在不逾必要之程度下，得以強制力使證據顯現；無法以強制處分排除時，繼而適用民事訴訟法第282條之1 、第345 條等制裁。惟原裁定在未准予證據保全前，即認為將來訴訟中，倘相對人無正當理由拒絕提出時，則有遭受民事訴訟法第345 條規定不利之結果等語。顯然忽略第一階段擴大容許聲請保全證據之範圍，而直接退縮至第二階段之法律制裁效果。原裁定之結果無從使證據顯現，實與智慧財產案件審理法之立法精神背道而馳。且依本院97年度民專抗字第1 號民事裁定之見解，適用民事訴訟法第345 條時，在何情形始得認他造關於該文書應證之事實為真實，仍有相當大之模糊空間，並非因當事人無正當理由未遵證據提出命令，即一律認專利權人對於待證事實之主張為真實，法院如何行使裁量權，仍有相當之不確定性，故不得以此為由，而認抗告人無保全證據之必要性。
（二）系爭產品係專門用於矽晶片拋光處理，僅有專業半導體晶圓廠採購使用，非一般市面可任意取得之商品。專利權人通常僅能透過他人之協助而非正式取得樣品，以進行前期分析。原裁定認得在訴訟中聲請調查系爭產品來源者提供書證、物證或人證之方式證明相對人與被控侵權產品之關係等語，顯然誤會系爭「研磨墊」產品之產銷特性，且不當增加專利權人舉證上之困難。專利權人於本案訴訟中，易遇侵權者對於專利權人自行蒐證、量測之樣品，採取否認之答辯方式，並要求專利權人舉證證明樣品為相對人之製造、販賣；縱使產品上有標示，侵權者仍會爭執產品本身之真正。經檢視抗告人先前所取得之系爭產品，其包裝及標籤上僅在型號後，附有相對之英文簡寫「IVT 」，並無完整之製造商資訊，況相對人不發行產品目錄，網站亦無有關產品之資訊。倘本院不准予保全相關研磨墊產品，相對人在本案訴訟迭經爭執抗告人所取得系爭產品之真正，除不當增加專利權人之舉證責任外，亦無助紛爭之解決。
（三）相對人非公開發行公司，亦未公布其財務資料，相關銷售資料均在相對人之使用支配下，倘相對人於本案訴訟中拒絕提出，法院是否得認專利權人之主張為真實，誠有疑義。而相對人已知相關訴訟程序及進度，抗告人亦無從判斷該等資料是否經過隱匿、竄改，自有在證據保全程序中命相對人交付資料之必要性。衡諸會計實務，相對人送交稅捐機關之財務資料，不會針對系爭產品分別紀錄，則縱使函詢取得該資料，兩造勢必有所爭執，甚至對財務資料是否為營業秘密，進而聲請限制閱覽或秘密保持命令，徒增困擾。
（四）相對人系爭產品銷售予半導體晶圓廠，抗告人曾於客戶端取得一片，並無秘密性可言，且保全之「研磨墊」係交由本院保管，作為將來本案訴訟鑑定之用，其與相對人之營業秘密無涉；應保全之庫存紀錄、進出貨記錄、銷售資料、會計帳冊等資料，經相對人於證據保全期日提出後，亦係彌封交由本院保管，且於本案訴訟後階段審理損害賠償時，本院始會在不影響原告辯論權之情況，准予開啟，並可依相對人之聲請而為必要之保護，自無損及相對人之營業秘密可言。職是，本件聲請保全之證據涉及專利侵權與否，暨損害賠償金額之認定與判斷，且確有滅失或礙難使用之虞，非立即加以保全，一旦滅失，恐抗告人將來無以為證。抗告人爰依智慧財產案件審理法第18條、民事訴訟法第368 條之規定。為此提出抗告，聲請廢棄原裁定，並更為裁定准予保全證據；暨原審及抗告費用均由相對人負擔。
四、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。保全證據之聲請，應表明下列各款事項：（一）他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。（二）保全之證據。（三）依該證據應證之事實。（四）應保全證據之理由。前項第1 款及第4 款之理由，應釋明之。民事訴訟法第368 條第1 項與第
370 條分別定有明文。所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者。是證據保全，係指證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意時，在訴訟未繫屬；或雖已繫屬而未達於調查證據程序前，法院預為調查。故保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用，致影響裁判之正確。倘證據非即將滅失，訴訟當事人可於調查證據程序中聲請調查，自無保全證據之必要（參照最高法院85年度臺抗字第305 號、92年度臺抗字第502 號、94年度臺抗字第725 號裁定）。準此，證據保全必須有時間上之迫切性，倘於訴訟繫屬後之調查證據程序中即可為調查，則無證據調查之迫切需要。否則證人必有死亡日，證物於物理上亦有滅失之日，如謂任何證據均有滅失之虞，悉得依證據保全之程序預為調查，致盡失證據保全之立法目的。故證據是否有滅失或礙難使用之虞，需依客觀情形衡量，聲請人須依民事訴訟法第284 條提出可使法院信其主張為真實之證據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全。準此，保全證據之聲請，應表明應保全之證據、該證據應證之事實及應保全證據之理由，且聲請人應提出證據以為釋明，使法院信其主張為真實，以審酌應否准許保全證據之聲請。經查：
（一）抗告人主張其為系爭專利權人，前委託臺灣經濟科技發展研究院於100 年10月28日就相對人所製造之系爭產品，經專利侵權鑑定分析後，認定系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍等事實。此有專利證書、臺灣經濟科技發展研究院之專利權侵害鑑定研究報告書等件為釋明（見原審卷第32至33頁之聲證3 ，第34至219 頁之聲證4 、5 ）。參諸抗告人提出之上揭事證可知，抗告人為系爭發明之專利權人，經侵害分析之鑑定標的，雖成立侵害抗告人之系爭專利。然聲證4 、5 之鑑定標的，是否即相對人所生產製造，並無法由臺灣經濟科技發展研究院所出具之專利權侵害鑑定研究報告書推知，且抗告人亦未提出統一發票或系爭產品係相對人製造之憑證。退步言，縱使相對人確有製造、販售系爭產品，審視抗告人所提出之系爭產品標籤照片（見原審卷第220 頁之聲證6 ），可知抗告人已取得系爭產品實物，其可循先前取得方式或經交易市場購買系爭產品，顯非難事。職是，本院認為系爭產品顯無立即毀損、滅失或有使抗告人礙難使用之虞，自無庸將系爭產品交由本院保管，並拍照或攝影存證為保全之必要性。
（二）自抗告人之聲請內容雖可知，抗告人聲請保全證據之目的在於恐於起訴前，相關物證將有滅失之虞，不利日後之舉證而擴大損失。然抗告人就其所欲保全之系爭產品，有何滅失或礙難使用之虞，或確定事物之現狀有何法律上利益及必要性，暨相對人有何改變現狀之情事致抗告人有保全證據之法律上利益及必要性等事項，均未提出客觀事證加以釋明。參諸抗告人與相對人間前因專利權損害賠償事件，抗告人起訴主張相對人侵害其所有「化學機械平面化之拋光襯墊」發明專利，並經臺灣臺中地方法院95年度智字第27號民事判決在案（見原審卷第18至25頁之附件3 ）。
相對人就抗告人主張之侵權產品，並未爭執其真正性（見原審卷第24頁）。準此，僅憑抗告人主觀抽象之臆測，指摘相對人在本案訴訟中必然否認抗告人所取得系爭產品之真正，而徒增抗告人之舉證責任云云，即非可憑。
（三）專利法第85條規定之計算損害賠償之方式，發明專利權人可對侵害人主張如後之損害金額：1.依民法第216 條規定請求賠償；2.專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害；3.依侵害人因侵害行為所得之利益計算之。
依據當事人處分主義與辯論主義，抗告人得憑其所蒐集與整理之證據，擇其對抗告人有利之計算方法，向相對人請求損害賠償之金額。再者，民事訴訟法第222 條亦有規範，倘當事人已證明受有損害，而無法提供證據以證明受侵害人實際損害或顯有重大困難時時，法院應依自由心證斟酌一切情況，酌定損害賠償金額。準此，非必以保全系爭產品為計算損害之唯一依據。
（四）抗告人固主張應保全相對人所持有販賣系爭產品之紀錄與資料，否則有滅失或礙難使用之虞云云。惟依據民事訴訟法第344 條規定，相對人於訴訟中有提出證據文書之義務者，倘相對人無正當理由拒絕提出時，則有遭受民事訴訟法第345 條規定不利之結果。故抗告人無正當理由而不提出販賣系爭產品之紀錄與資料，其將受不利判決之結果，是非必經證據保全方法，始得取得前開文書證據。再者，抗告人與相對人間之臺灣臺中地方法院95年度智字第27號民事判決，前認定相對人未侵害抗告人之專利權，主文諭知抗告人敗訴在案（見原審卷第18頁），足認相對人具有研發與製造半導體之技術能力。參諸當事人間迭經專利權侵權而衍生諸多訴訟在案，倘相對人涉有侵害系爭專利之情事，而有隱匿與湮滅製造、販賣或研發系爭產品之紀錄及資料之意圖，相對人歷經繫屬於先之他案訴訟審理，對於本案之事證恐已生警覺，抗告人欲藉保全證據程序，保全相對人所持有之相關事證，必然徒勞無功，故益徵無保全該等資料之必要性。
（五）抗告人雖舉本院97年度民專抗字第1 號民事裁定，作為本件應准予保全證據之依據（見本院卷第26至27頁）。然參諸前案之當事人、事實及理由均與本案有異，況前案保全證據之聲請人有限定保全證據存在之期間，並非抗告人聲請就系爭產品作全面性之保全，其易導致抗告人藉保全證據之方式，探知相對人營業之全貌，致有損害相對人商業利益之虞。準此，基於保全證據採個案審查原則，抗告人不得憑他案裁定，遽指原審裁定有違法處，應予撤銷。
五、按證據保全，對於相對人之隱私或業務秘密有重大影響，考量智慧財產案件之特殊性，並維護競爭秩序之公平，為保障聲請人證據保全之訴訟上證明權，同時避免聲請人濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密，法院應適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互衝突之利益。申言之，法院應權衡當事人間之利益，審酌如後因素：（一）聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益。（二）除證據保全外，有無其他證據調查方法可資利用。
（三）駁回其保全證據之聲請，是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡。（四）相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私或業務秘密遭公開而可能受有不利益。（五）就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者，有擴大傳統證據保全制度之機能，達到防免訴訟與訴訟審理集中化等目的。（六）對相對人可能造成訴訟成本及應訴負擔。（七）避免聲請人濫用保全證據，而淪為不當打擊競爭對手之工具。經查：
（一）本件無保全證據之必要性，因抗告人欲證據保全，可藉由其先前方式取得相關之交易證據與證物，或自交易市場購買系爭產品，既如前述。職是，縱使本院駁回其保全證據之聲請，抗告人亦可於本案訴訟中，聲請調查系爭產品，舉證以實其說，故駁回抗告人保全證據之聲請，並未使抗告人之實體利益或訴訟攻防無法行使。
（二）本院參諸抗告人之聲請內容可知，相對人與抗告人均為從事製造積體電路相關設備之同業，兩者間因專利侵權興訟經年，顯為敵對之競爭者。故應避免抗告人藉由證據保全，濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密。況當事人可經由本案訴訟程序，由本院進行法律、事實及證據等事項爭點之整理，達訴訟集中審理之目的，繼而有效率處理本案之紛爭。準此，本件抗告人無保全證據之必要性，自不應准許抗告人對相對人關於系爭產品之庫存紀錄、進出貨紀錄、銷售資料、會計帳冊，以影印、列印紙本或光碟片等紀錄媒體複製之方式，為相對應之證據保全行為，以阻礙相對人之正當交易。
六、綜上所述，難認抗告人已盡釋明之責。抗告人並未提出其他證據釋明有何證據有滅失或礙難使用之虞，倘未於訴訟繫屬前即為保全，將有不及調查使用之危險，而有保全之必要性，本院難以僅憑抗告人一方之主觀臆測，即准予本件證據保全。準此，抗告意旨仍執陳詞指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件抗告為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
1 條，民事訴訟法第495 條之1 第1 項、第449 條第1 項、第95條、第78條，裁定如主文。
中 華 民 國 101 年 3 月 29 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀法 官 林洲富對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為代理人，向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。
中 華 民 國 101 年 3 月 29 日
書記官 吳羚榛