智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第112號原 告 輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司
（Pfizer Ireland Pharmaceuticals ）法定代理人 杜菲 彼得（Duffy Peter）訴訟代理人 湯舒涵律師
林芝余律師蔣大中律師上 一 人輔 佐 人 朱淑尹被 告 劉明和即廣生堂藥局訴訟代理人 王乃中律師
陳哲宏律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國10
4 年6 月3 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照）。次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第1 條第1 項前段、第15條第1 項定有明文。經查，原告係外國法人，被告則為本國人，故本件為一涉外民事事件。又被告之住所在我國之彰化縣，且原告係主張被告在我國境內侵害其專利權，揆諸前開說明及規定，我國法院就本件涉外事件即有國際管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第3 款定有明文。本件原告主張其依我國專利法規定取得專利權，且被告有侵害其專利權之事實，是本件為專利侵權事件，依前揭規定，本院自得就本件專利侵權事件為審理。
二、再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，民國100 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第
1 項定有明文。本件原告主張其依我國專利法取得專利權，且被告在我國有侵害其專利權之行為，則我國法院應依我國專利法決定原告在我國有無權利，以解決在我國應否保護及如何保護之問題。揆諸前揭規定，本件關於專利侵權事件之準據法，應依中華民國之法律，且兩造對於本件應以我國法律為準據法一節復未作何爭執，故本院自得本此而為審判。
三、復訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張應受判決事項之聲明及不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第3 、7 款分別定有明文。查本件原告起訴時，訴之聲明第1 項原係請求被告不得為販賣之要約或販賣衛署藥製字第055972號「美好挺膜衣錠
100 毫克」藥品或為其他侵害中華民國發明第083372號「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物」專利之行為；第2 項則係請求被告應賠償原告新臺幣（下同）1,957,760 元本息。嗣原告於101 年6 月11日就訴之聲明第2 項具狀擴張請求賠償之金額為5,873,280 元本息（參本院卷一第121 至125 頁），復於102 年8 月14日就訴之聲明第1 項追加排除侵害之標的物包括衛署藥製字第057200號「美好挺膜衣錠50毫克」藥品（與衛署藥製字第055972號「美好挺膜衣錠100 毫克」藥品合稱系爭藥品）（參本院卷三第4 至10頁）。又原告所為之追加，雖為被告所不同意，但原告就訴之聲明第2 項僅係擴張應受判決事項之聲明，另就訴之聲明第1 項雖將衛署藥製字第057200號「美好挺膜衣錠50毫克」藥品具體列明為排除侵害之範圍，惟因「美好挺膜衣錠100 毫克」藥品與「美好挺膜衣錠50毫克」藥品之主要成分與用途皆相同，僅劑量有別，故原告追加此侵權物，並不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前開規定，即無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告為中華民國發明第083372號「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物」專利【專利期間自85年12月11日起至105 年7 月2 日止，原核准公告之請求項共計3 項，嗣於103 年9 月12日更正為2 項，並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於103 年12月2 日以（
103 ）智專三（四）01027 號舉發審定書為准予更正之審定，下稱系爭專利】。又原告利用系爭專利所涵蓋之成分製造「威而鋼膜衣錠」（下稱威而剛藥品），並取得國內藥品許可證（衛署藥輸字第022382號、第022383號），以治療成年男性勃起功能障礙為主要適應症，且療效卓著，解決許多長期困擾病患之勃起功能障礙疾病，該藥品同時銷售於全球市場，在臺灣地區亦有廣大之知名度，並受到病患相當之信賴。而被告所販售之系爭藥品，係以「成年男性勃起功能障礙」為其主要之適應症，其主要成分為「SILDENAFIL CITRATE」，該成分即為系爭專利核准公告請求項2 所列之化合物之藥學上可接受的鹽（檸檬酸鹽），是系爭藥品業已落入系爭專利請求項1 、2 之權利範圍，而有侵害系爭專利之情形，原告自得依99年8 月25日修正公布、同年9 月12日施行之專利法（下稱修正前專利法）第84條第1 項及現行專利法第96條第1 項、第2 項之規定，請求被告排除及防止侵害，並負損害賠償責任，暨依修正前專利法第85條第1 項第2 款及現行專利法第97條第1項第2 款規定計算損害賠償額，復依修正前專利法第85條第3 項及現行專利法第97條第2 項規定，請求法院酌定被告應賠償原告損害賠償額之3 倍。
（二）損害賠償額：依被告出具101 年1 月6 日之收據觀之，系爭藥品每盒單價為1,120 元，且因系爭藥品係威而鋼藥品之學名藥，兩者間具替代性，故可推論被告係以系爭藥品替代威而鋼藥品販售之。又因無法取得客觀具有可信度之被告銷售系爭藥品數量之資料，故依被告於98年至100 年間向原告在我國之經銷商久裕企業股份有限公司訂購之威而鋼藥品之數量，即分別為608 盒、456 盒及608 盒，推算被告於101年至103 年間販售系爭藥品之數量總計為1, 672盒（608＋456 ＋608 ＝1,672 ）。準此，被告於101 年至103 年間販售系爭藥品所獲得之利益為1,872,640 元（1,672 ×1,120 ＝1,872,640 ）。再者，原告早於101 年1 月18日發函予被告，告知其販售系爭藥品之行為侵害原告之專利權，被告拒不回應，且於知悉原告提起本件訴訟後，仍繼續以每盒1,000 元之價格販售系爭藥品。另依被告於102年11月13日所提出之進貨明細表中，被告亦自承其於102年時仍有繼續販售系爭藥品，顯見被告確實符合故意侵害系爭專利且惡意重大之條件，爰請求依侵害情節以上開損害額之3 倍酌定賠償金額為5,617,920 元（1,872,640 ×3＝5,617,920）。
（三）聲明：
１、被告不得為販賣之要約或販賣系爭藥品或為其他侵害系爭專利之行為。
２、被告應賠償原告5,873,280 元，及其中1,957,760 元部分，自起訴狀繕本送達之翌日起，其餘3,915,520 元部分，自101 年6 月11日民事追加起訴狀繕本送達翌日起，均至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
３、原告願以現金或同額之兆豐國際商業銀行大安分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯如下：
（一）系爭專利數次轉讓登記並不連續，原告不具主張系爭專利權之當事人適格：
１、系爭專利於85年12月11日經核准後，由當時之申請人比利時商．輝瑞研究及開發公司於88年8 月11日完成讓與登記予美商．輝瑞股份有限公司（下稱美商輝瑞公司），美商輝瑞公司復於94年5 月2 日完成讓與登記予荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠。嗣於100 年11月9 日，原告申請專利權讓與登記，由愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠（下稱輝瑞愛爾蘭藥廠）讓與原告，並提出讓與契約A ，其上記載於92年12月
1 日由輝瑞愛爾蘭藥廠讓與愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（下稱輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業），惟上開契約未附有讓與權利之清單，則系爭專利是否在移轉之列，實有疑問。又88年8 月11日智慧局准予登記之專利權人為「美商．輝瑞股份有限公司」，「輝瑞愛爾蘭藥廠」如何取得專利權並於92年12月1 日讓與原告？
２、原告復提出讓與契約B ，記載於100 年1 月31日，由輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業讓與原告。惟該契約未附有讓與權利之清單，則系爭專利是否在移轉之列，亦有疑問。又系爭專利於94年5 月2 日登記之專利權人為「荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠」，輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業如何取得專利權並於100 年1 月31日讓與原告？
３、綜上，原告雖提起本件訴訟，然其是否為專利權人？是否具有當事人適格？實有疑義。
（二）原告已將系爭專利權專屬授權予訴外人輝瑞大藥廠股份有限公司（下稱輝瑞大藥廠），不具提起本件訴訟之當事人適格：
本件原告於101 年5 月10日與輝瑞大藥廠簽訂專利專屬授權契約（下稱系爭授權契約），故其已無自行實施系爭專利或再授權予第三人之權利。又系爭授權契約並無權利金之約定，授權期間則自101 年1 月1 日起至系爭專利期間屆滿日為止，顯見原告自本件訴訟101 年2 月7 日起訴之日起至系爭專利期間屆滿日止，絕無受有損害之可能，縱使他人侵害系爭專利，原告亦無排除侵害或防止侵害之必要性或利益。至原告與輝瑞大藥廠在本件訴訟提起後補簽訂續行訴訟之授權契約，意圖以私法契約補正、創設程序法上當事人適格或損害之缺漏，依現行專利法第62條第3項規定，並無法律依據。是以，本件原告既已專屬授權予輝瑞大藥廠，又無限制授權範圍，故被專屬授權人享有全部之專利權利，原告已不得再實施系爭專利權，亦即並無專利法第58條之排他權，當然不具有本件訴訟之當事人適格。
（三）系爭專利更正並不合法：
１、系爭專利說明書之更正，實質擴大或變更公告時申請專利範圍：
⑴說明書將第9 頁第3 行「無素酸」更正為「無毒酸」，屬實質變更：
原核准公告之申請專利範圍中所載係「式(I) 化合物……；或是其在藥學上可接受的鹽類」，其並未界定「其在藥學上可接受的鹽類」為何，原告依據外文說明書第5 頁第
9 行所揭示的「non-toxic acid」，而將原核准公告中文說明書第9 頁第3 行中之「無素酸」更正為「無毒酸」，將造成參照系爭專利說明書，為申請專利範圍之解釋時，應解釋為「與無毒酸類結合而形成之鹽類」，無論是依照誤譯或誤記之訂正，皆實質變更原核准公告之申請專利範圍。況該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦無法知悉「無素酸」及「無毒酸」意涵為何，自不能核准更正。
⑵說明書第15頁第1 行之「cGMP PDE II 」更正為「cAMP
PDE II」屬實質變更：cAMP為環磷酸腺苷，cGMP為環磷酸鳥苷，兩者差異極大，若任由原告更正，則解讀申請專利範圍時，無法確知原告於說明書中所述其研究確認人類海綿體的PDE 同工酶究竟是可被cGMP刺激的cGMP PDE II 或者是被cGMP刺激的cAMP
PDE II，造成實質變更申請專利範圍。⑶說明書第4 頁第1 行「吡啶並嘧啶酮類」更正為「吡唑並嘧啶酮類」，屬實質變更：
被舉發案公告時之請求項2 中所有的化合物均為「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶」者，因此，若依此更正說明書，將導致審酌說明書以解釋申請專利範圍時，申請專利範圍將由「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶」變更為「吡唑[4,3-d] 嘧啶」，因此，此處說明書主張誤記或誤譯更正，已實質變更公告時之申請專利範圍。
⑷說明書第10頁第18行「4-N(R11)六氫吡啶基」變更為「4-N(R11)六氫吡𠯤基」，屬實質變更：
「六氫吡啶基」」與「六氫吡𠯤基」為不同且均存在的取代基，更正後，將導致參照說明書解釋申請專利範圍時，R5和R6和氮原子結合後形成的「4-N(R11)六氫吡啶基」範圍會改變，造成該更正導致實質變更原核准公告之申請專利範圍。
⑸說明書第10頁第20行之「4-N(R12)六氫吡啶基」更正為「4- N(R12) 六氫吡𠯤基」，屬實質變更：
「六氫吡啶基」」與「六氫吡𠯤基」為不同且均存在的取代基，更正後，將導致參照說明書解釋申請專利範圍時，R9和R10 和氮原子結合後「4-N( R12) 六氫吡啶基」範圍會改變，造成該更正導致實質變更原核准公告之申請專利範圍。
⑹說明書第11頁第14行「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」更正為「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」屬實質變更：
原說明書所列之「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」，化學領域中具有通常知識者，應解釋為甲基和磺醯基皆連接到六氫吡𠯤環上第4 個位置的氮(N) 上，其與「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」代表六氫吡𠯤環第1 個位置被磺醯基取代且第4 個位置被甲機取代之意義不同。原說明書所列化合物之「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」，和原告更正後之化合物，帶有甲基連接到六氫吡𠯤環上第4 個位置的氮(N) 上，且磺醯基係連接到六氫吡𠯤基上的第1 個位置的氮(N) 之基團，兩化合物並不相同，更正前之化合物所帶基團為「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」，更正後之化合物所帶基團為「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」，二者為不同基團，更正後，將導致參照說明書解釋申請專利範圍時，以後者取代前者，已實質變更申請專利範圍。
⑺說明書第11頁第10、13、16、19及23行「吡唑[4,3d]嘧啶
-7- 酮基」更正為「吡唑[4,3d]嘧啶-7- 酮」，屬實質變更：
化學領域中具有通常知識者均知，化學名稱結尾為「7-酮基」，是代表化學式中的一部分基團；然而，「7-酮」是完整化合物名稱的表示，二者不同。是以，原告申請更正系爭專利說明書，導致參照說明書解釋申請專利範圍時，已然實質變更公告時之申請專利範圍。
⑻說明書第12頁第2 、3 、6 、7 、10、13行「吡唑酚[4,3
d]嘧啶-7- 酮基」更正為「吡唑[4,3d]嘧啶-7- 酮」屬實質變更：
「吡唑基團」與「吡唑酚基團」，此兩者為有機化合物之不同取代基，其代表意義有明顯不同。因此，該更正已實質變更公告時之申請專利範圍。再者，化學領域中具有通常知識者均知，化學名稱結尾為「7-酮基」，是代表化學式中的一部分基團；然而，「7- 酮 」是完整化合物名稱的表示，二者不同。是以，原告申請更正系爭專利說明書已然實質變更公告時之申請專利範圍，不應許可。
２、系爭專利請求項之更正，實質擴大或變更公告時申請專利範圍：
⑴系爭專利請求項1 中「4-N(R12)- 吡𠯤基」更正為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」屬實質變更：
原請求項1 中並沒有六氫吡𠯤的結構，而誤譯訂正/ 更正後之化合物【即5-[2- 乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基) 苯基]-1-甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基】中所含的六氫吡𠯤基團，並不包含於申請更正前請求項1 之範圍中，因此該誤譯訂正/ 更正已實質變更申請專利範圍。
⑵系爭專利請求項1 、2 中將「藥學組成物」限縮為「口服藥學組成物」，並非申請專利範圍之縮減：
口服投藥並非系爭專利所載技術特徵之下位概念，與系爭專利核准時及現行專利法第67條第1 項第2 款「申請專利範圍之減縮」規定情形不符，不得主張據以申請更正。又口服投藥並非系爭專利技術特徵，系爭專利固然曾將「口服用藥」列入申請專利範圍，之後已自行刪除，依禁反言原則，系爭專利不得再主張該申請專利範圍。再者，「口服投藥」縱使可作為一技術特徵，惟系爭專利說明書並未支持該項技術特徵。至原系爭專利權人於84年5 月23日檢送至智慧局之附件一並非說明書內容或說明書之一部分，且其並非於系爭專利申請時完成之實驗，不應成為專利說明書之內容。
⑶系爭專利請求項2 變更為獨立項並非申請專利範圍之縮減，且實質變更原公告之申請專利範圍：
系爭專利將原本的附屬項即系爭專利請求項2 「新增」、「改寫」為獨立項，此新增獨立項之申請更正方式，於法無據，亦非減縮。再者，原核准公告請求項2 中的5-[2-乙氧基-5- （4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基）苯基]-1-甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑酚[4,3d]嘧啶-7- 酮基化合物，其中所含者為（4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基）基團，根本不存在核准公告第1 項的範圍內，故二者之間之依附關係事實上並不存在。因此，核准公告第2 項並非核准公告第1 項的詳述式或下位概念記載，不得逕將核准公告第2項改寫為新的獨立項。
⑷系爭專利請求項2 「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」更正為「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」屬實質變更：
此部分之理由如前述說明書之更正⑹所載。
⑸系爭專利請求項2 中「吡唑酚[4,3d]嘧啶-7- 酮基」更正為「吡唑[4,3d]嘧啶-7- 酮」屬實質變更：
此部分之理由如前述說明書之更正⑻所載。
（四）系爭專利有應撤銷原因：
１、系爭專利權期間延長之審定並不合法，應予撤銷，且系爭專利權期間亦已屆滿：
⑴美商輝瑞公司於88年4 月28日透過臺灣國際專利法律事務
所以88年4 月28日(88)林專字第0371號函（下稱系爭延長申請函）向智慧局申請延長系爭專利權期間，主張申請威而鋼藥品許可證耗費期間2 年50日。嗣經智慧局於92 年6月26日作成系爭專利權期間延長至105 年7 月2 日之審定。
⑵參照衛生福利部（102 年7 月23日由衛生署改制成立，下
稱衛福部）及智慧局函覆資料，系爭專利之申請延長於法不符，茲臚述如下：
①國內查驗登記期間：
據系爭延長申請函，威而鋼藥品之國內查驗登記期間為87年6 月18日至88年1 月30日，惟威而鋼藥品之查驗登記申請日固為87年6 月18日，然因資料不全遭主管機關要求補件，直到87年12月29日始文件齊備，故共有6 個月又10日之不作為期間，該不作為期間應予扣除。是以，威而鋼藥品之國內查驗登記期間應自87年12月29日起算。
②國內臨床試驗期間：
據系爭延長申請函，威而鋼藥品之國內臨床試驗期間為86年5 月19日至88年1 月29日，然依衛福部於87年3 月13日發布之「衛署藥字第87010820號函公告」，申請查驗登記僅需「原產國製售證明」及「一個十大先進國採用證明」即可，國內臨床試驗並非查驗登記之必要條件，故不應將該期間計入。又依智慧局於88年9 月14日所發布之專利審查基準（下稱88年專利審查基準）第七章第1-7-10頁記載：「試驗之開始日：醫藥品之試驗開始日為衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期」，而依衛福部88年1 月29日衛署藥字第88004781號函，可知衛福部係自該日始同意將「研究用臨床試驗」轉為「查驗登記用臨床試驗」，故縱國內臨床試驗期間應予計入，亦應以「88年1 月29日」為始日。退步言之，縱非以88年1 月29日為始日，因輝瑞大藥廠係於87年10月13日，方以「87輝瑞字第046 號函」申請將「研究用臨床試驗」轉為「查驗登記用臨床試驗」，故即應以「87年10月13日」為始日。再退萬步言，縱然不是以87年10月13日為始日，因依「臨床試驗報告備查申請表」所示，申請人遲至86年9 月才真正開始進行臨床試驗，故應以該月中間日為始日。
③澳洲臨床試驗暨藥品查驗登記期間：
據系爭延長申請函，澳洲臨床試驗暨藥品查驗登記期間為84年9 月28日至87年9 月4 日。但88年10月6 日修正發布、88年7 月1 日施行之專利權期間延長核定辦法（下稱88年延長辦法）並未將原產國即澳洲之威而鋼藥品申請查驗登記時間，列入計算取得我國國內許可藥證所需之必要期間。又依系爭延長申請函，澳洲臨床試驗之第一試驗（下稱澳洲第一臨床試驗）期間為85年1 月9日至85年11月15日，早於系爭專利核准審定公告日（即85年12月11日），依88年專利審查基準第七章第1-7-23頁規定，不應計入；另依據系爭延長申請函，澳洲臨床試驗之第二試驗（下稱澳洲第二臨床試驗）期間為85年
1 月9 日至86年9 月3 日，然澳洲第二臨床試驗報告完成於87年12月8 日，晚於其澳洲查驗登記審查完成日，不可能為澳洲查驗登記審查依據，亦非台灣查驗登記之必要文件，故澳洲第二臨床試驗期間不應列入計算。⑶綜上，依88年專利審查基準及88年延長辦法之規定，威而
鋼藥品為實施其專利而申請查驗登記所必要時間，未達2年，不符專利法第51條所定2 年以上之法定期間，故系爭專利權期間不得申請延長，智慧局所為之專利權期間延長之審定應予撤銷，是系爭專利權期間即應於103 年5 月13日屆滿。
２、系爭專利不具產業利用性，且未載明實施必要之事項：⑴系爭專利是否完成發明，應以申請日83年5 月14日專利說
明書為準，系爭專利中文說明書內並無式（I ）化合物之數據資料，不足以支持系專利化合物可作為用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能的藥學組成物，不能證明系爭專利於申請時已完成發明，亦無法據以實施，違反核准時專利法第20條第1 項及第71條第3 款之規定，不具可專利性。
⑵原告主張之「成功治療勃起障礙」數據，均係「申請日」
後補充發明功效之數據資料，與申請日時間相隔一年及兩年，不能用以證明系爭專利於申請時「已完成發明」。況且，系爭專利說明書完全未指明「UK-92480」即「請求項2的第3個化合物」或「西地那非」，技藝人士自系爭專利的審查歷史中無從得知系爭專利說明書中的實驗所使用的化合物為「請求項2的第3個化合物」或「西地那非」，故系爭專利於申請日難認已完成發明，亦無法據以實施。至申請人於申請日後補充之數據，業已超出「原說明書或圖式」之範圍，且申請人增加實施例，未表明其係修正說明書，而且增加實施例構成超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，均已構成實質變更，本不應許可，更不應認其為說明書之一部分，亦不得據以認定系爭專利為已完成之發明。
⑶系爭專利說明書未載明其在藥學上可接受的鹽類的種類，
亦未載明藥學上可接受的稀釋劑或載體，且系爭專利需過度實驗，已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍，即未符合充分揭露而可據以實施之要件。⑷綜上，系爭專利不具產業利用性，且未載明實施必要之事
項，依核准時專利法第71條第1款、第3款之規定，系爭專利應予撤銷。
３、系爭專利不具新穎性：⑴舉發證據10為Flavio Trigo-Rocha等人發表於1993年4 月
出刊之Journal of Urology，149 (4) 第872-877 頁之論文，標題為「The role of cyclic adenosinemonophosphate, cyclic guanosine monophosphate,endothelium and nonadrenergic, noncholinergicneurotransmission in canine penile erection 」。又系爭專利申請時，陰莖勃起之機轉、作用方式已為技藝人士所公知，此可從舉發證據10教示如下之內容得知：
①陰莖勃起時，陰莖海綿體內會釋放一氧化氮（NO），NO
會進一步活化鳥苷酸環化酶（guanylate cyclase ，GC）。被活化的GC則促使鳥苷三磷酸（guanosinetriphosphate，GTP ）轉變成環鳥苷單磷酸（cyclicguanosine monophosphate ，cGMP），使cGMP含量上升。cGMP含量上升會造成陰莖海綿體內的平滑肌舒張，使得血液加速流入而引起陰莖勃起。
②個體內的環鳥苷3',5'-單磷酸磷酸二酯酶（cyclic
guanosine 3',5'-monophosphate phosphodiesterases，cGMP PDE）會使cGMP水解為鳥苷單磷酸（guanosinemonophosphate ，GMP ），造成勃起消失。因此，此時若投與cGMP PDE V抑制劑，將有效地抑制cGMP PDE V的作用，使得陰莖海綿體內之cGMP含量維持一定水平，造成陰莖持續勃起。
⑵舉發證據4為83年4月21日公告之我國第00000000號「吡唑
並嘧啶酮類化合物」專利案，其業已揭露系爭專利的式(I) 化合物以及其作為cGMP PDE V強效抑制劑的生理功能，包括用於治療心絞痛、高血壓、心臟衰竭及周邊血管疾病等等。由於勃起功能障礙亦屬周邊血管疾病，式(I) 化合物作為cGMP PDE V抑制劑，具有與舉發證據4 所揭露之相同生理功能，可用以治療男性勃起功能障礙。
⑶舉發證據13為Kenneth J. Murray等人發表於1993年4月出
刊之Drug News and Perspectives (DN&P) ，Vol. 6(3)第150至156頁之論文，標題為「Phosphodiesterase VAInhibitors (磷酸二酯酶VA抑制劑) 」。又舉發證據13業已揭露多個吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮(pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)結構之cGMP PDE V抑制劑，具有使陰莖平滑肌鬆弛之功效，可用以治療勃起功能障礙。同屬吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮(pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)結構之系爭專利化合物，亦具相同之生理功能，由舉發證據13可以得知，系爭專利化合物作為強效PDE V 抑制劑，可治療勃起功能障礙。
⑷舉發證據19為Jacob Rajfer, M.D.等人於1992年1 月9 日
發表於The New England Journal of Medicine, Vol.326, No.2第90至94頁之論文，標題為「Nitric oxide as
a mediator of relaxation of the corpus cavernosum
in response to nonadrenergic, noncholunergicneurotransmission 」。又舉發證據19業已揭露Zaprinast 為選擇性cGMP PDE V抑制劑，具有使人類陰莖平滑肌鬆弛之功效，系爭專利化合物亦為cGMP PDE V抑制劑，當然具有使陰莖平滑肌鬆弛之功效，因此可用於治療勃起功能障礙。
⑸綜上，縱認原告申請更正合法，更正後請求項1 及請求項
2 ，仍屬吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮（pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one）化合物，舉發證據4 、13、19各可證明系爭專利欠缺新穎性，故系爭專利應予撤銷。
４、系爭專利不具進步性：⑴舉發證據4 、13及19之組合，足以證明系爭專利不具進步性：
舉發證據4 、13及19及其揭示內容均同前所述，復參酌系爭專利於85年7月27日申復說明書使用先前技藝（舉發證據4）證明系爭專利化合物為cGMP PDE V抑制劑，並於84年1月6日申復說明書使用先前技藝（舉發證據13）說明cGMP PDE V之抑制劑可被預期在活體內導致陰莖勃起，則熟習該項技術者依其組合可直接推導系爭專利式（I ）化合物為cGMP PDE強效抑制劑，且可理解該化合物為PDE V強效抑制劑，可用以治療男性勃起障礙，故系爭專利欠缺進步性，縱使依更正後之內容，亦可得到相同結論。
⑵舉發證據4 、10、13及19之組合，足以證明系爭專利不具進步性：
舉發證據4 、10、13、19及其揭露內容均同前所示。又舉發證據10之第875 頁圖6 中揭示陰莖勃起之神經NO/cGMP機轉，且於第872 頁的摘要中第二段最後一行至第三段亦說明了在海綿體內注射cGMP相較於cAMP的誘導，對於勃起的反應有較佳的功效，另神經NO/cGMP 機轉為陰莖平滑肌鬆弛及勃起之途徑，並由舉發證據8 、1 補強，故已揭示了陰莖勃起機轉，並揭露神經NO/cGMP 機轉為陰莖平滑肌鬆弛及勃起之途徑。準此，組合舉發證據4 、10、13、19，並參酌上揭系爭專利84年1 月6 日及85年7 月27日申復說明書之自承內容，熟習該項技術者可直接推導系爭專利式（I ）化合物為cGMP PDE強效抑制劑，且可理解該化合物為PDE V 強效抑制劑，可用以治療男性勃起障礙，故系爭專利欠缺進步性，縱使依更正後之內容，亦可得到相同結論。
⑶舉發證據4 、13、19及52之組合，足以證明系爭專利不具進步性：
舉發證據4 、13、19及其揭露內容均同前所示，而舉發證據52為Margaret Ann Bush 博士在1993年於加州大學發表之博士論文「L-精胺酸- 一氧化氮- 環GMP 途徑於陰莖海綿體平滑肌鬆弛之角色」。又舉發證據52第159 頁最後3行與第160 頁第1 至4 行記載使用Zaprinast 作為cGMP
PDE 抑制劑，探討陰莖勃起機轉，且結論Papaverine主要經由抑制cGMP PDE治療勃起障礙，揭示專一性cGMP PDE V抑制劑在臨床上可治療勃起障礙。組合舉發證據4 、13、19及52，並參酌上揭系爭專利84年1 月6 日及85年7 月27日申復說明書之自承內容，可知式（I ）化合物為cGMP
PDE 強效抑制劑，且可用以治療男性勃起障礙，故系爭專利欠缺進步性，縱使依更正後之內容，亦可得到相同結論。
⑷系爭專利在英國、歐洲、韓國之對應案亦均經判決無效確定。
⑸綜上，縱認原告102 年7 月22日申請更正暨之後歷次補充
修正，均屬合法，然其請求項1 及請求項2 仍屬吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮（pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one）化合物，前揭先前技術之組合可證明系爭專利欠缺進步性，故系爭專利應予撤銷。
（五）被告並未侵害原告專利權：
１、系爭專利申請專利範圍既未記載「西地那非」，原告不得主張系爭專利之專利權保護及於「西地那非」或以「西地那非」為主成分之藥品。又系爭威而鋼藥品之中文仿單雖記載「Sildenafil…」，然而「Sildenafil…」並未記載於系爭專利之說明書，依核准時專利法第56條第3 項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之規定，威而鋼藥品仿單記載之化合物，並非系爭發明專利權範圍所及。退萬步言，縱原告之更正申請為合法，然解釋系爭專利申請專利範圍，系爭專利化合物仍無法推及原告所謂之「西地那非」，故系爭專利化合物不及於所謂「西地那非」或慣用替代性化學名稱「1-[4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyramidin-5-yl)phenylsulfonyl]-4-methylpiperazine」與「5-{2-(ethyloxy)-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-1-methyl-3-propyl-1,1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]primidin-7-one 」，是系爭藥品並未落入系爭專利請求項1、2之權利範圍。
２、被告並無故意過失，且被告行為亦無違法性：⑴縱依最新衛福部食品藥物管理局網頁公告之「101. 02.20
藥物安全監視名單（公告版）」（網址：http://p pt.cc/l9rv ），在「藥輸022381 ViagraF.C.T. 25mg」、「藥輸022382 Viagra F.C. T. 50mg」、「藥輸022383Viagra F.C. T. 100mg 」欄位內，查無任何相關專利字號（證書號）或案號（申請號）之揭露，被告自無從得知系爭專利與威而鋼藥品之關係。
⑵被告僅為基層藥局，合法信賴系爭藥品乃國家核准之合法
藥物，亦不具判別系爭藥品是否侵權之能力，其主觀確信系爭專利無效、系爭專利不具可專利性、系爭專利與威而鋼藥品無涉、系爭藥品不侵害專利等，均有實據，自無懲罰性損害賠償之適用。
３、原告並未受有損害：⑴學名藥市場之實際情形，於第一家學名藥廠進入市場後，
原廠藥不僅不會降低售價，銷售量亦不會受到影響，市場銷售量更會因此攀升，此從原告目前於市場上並未降低威而鋼藥品售價，其市場銷售額亦未降低，可見一斑。
⑵原告迄今未提出於系爭藥品上市後，威而鋼藥品銷售量減
少之證據，亦未提出任何證據，證明其損害賠償金額，例如其所失利益為何及所受損害等等，且原告亦未舉證證明所謂侵權行為與損害間有因果關係。是以，原告提起本件訴訟所欲保護之威而鋼藥品的銷售，並未受到系爭藥品之影響，故原告並未受有任何損害。何況，原告既已將系爭專利專屬授權他人，而無法實施系爭專利，則原告自無任何損害可言。
（六）原告提起本件訴訟，係濫用權利，違反誠信原則：原告提起本件訴訟之目的，僅係為挾其為國際性大藥廠之龐大資源，藉由司法程序為手段，以打擊弱勢之地方基層藥局，以強迫渠等銷售威而鋼藥品，藉此達到寡佔臺灣男性勃起功能障礙之治療市場目的。是以，原告之行為實為擾亂市場秩序之不公平競爭行為，且有濫用權利，違反誠信原則之情事。
（七）聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事實（本院卷三第163至164頁）：
（一）系爭專利之專利證書上記載之專利權人為輝瑞愛爾蘭藥廠，專利權期間自85年12月11日起至105 年7 月2 日止。原告利用系爭專利所涵蓋之成分製造威而鋼藥品，並取得國內藥品許可證（衛署藥輸字第022382號、第022383號）。
（二）系爭藥品係訴外人南光化學製藥股份有限公司（下稱南光公司）所製造銷售，並取得國內藥品許可證（衛署藥製字第055972號、第057200號）。又原告已對南光公司提起侵權訴訟，業經本院於102 年8 月30日以100 年度民專訴字第125 號判決駁回，原告不服，業已提起上訴。
（三）原告於101 年1 月18日以律師函通知被告，要求被告立即停止販售南光公司所生產銷售之「美好挺膜衣錠100 毫克」藥品，並將尚未銷售之前揭藥品交付理律法律事務所律師銷毀。
（四）被告確有銷售「美好挺膜衣錠100 毫克」，且於101 年1月18日收受原告之通知函後，仍持續販售上揭藥品。
（五）被告前曾向公平交易委員會檢舉原告不當寄發專利權警告函，涉有違反公平交易法乙案，業經公平交易委員會認定原告並無違反公平交易法之情事。
（六）被告於98、99、100 年向原告在臺灣之分支機構即輝瑞大藥廠所委託之經銷商訂購威而鋼藥品之數量分別為608 盒、532 盒、608 盒。
四、原告主張被告販售系爭藥品，業已侵害原告系爭專利權，並致原告受有損害等情，為被告所否認，並以前詞置辯。是以，本件之爭點厥為：（一）原告是否有實施本件訴訟之權能？（二）原告向智慧局申請更正系爭專利之申請專利範圍，是否應予准許？（三）系爭專利權期間延長之審定是否合法？（四）系爭專利請求項1 、2 有無下列應予撤銷之原因？⑴系爭專利是否違反核准時專利法第20條第1 項及第71條第
3 款之規定？⑵舉發證據4 、13、19是否足以證明系爭專利請求項1 、2 不具新穎性？⑶舉發證據4 、13、19之組合或舉發證據4 、10、13、19之組合或舉發證據4 、13、19、52之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、2 不具進步性？（五）系爭藥品是否落入系爭專利請求項1 、2 之權利範圍？
（六）倘系爭藥品落入系爭專利請求項1 、2 之權利範圍，被告是否有故意過失？（七）倘被告確有侵害原告之專利權，原告是否受有損害？原告所受損害為若干？（八）原告是否有濫用權利、違反誠信原則之情事？茲就兩造之爭執分述如下：
（一）按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被告既抗辯⑴系爭專利權期間延長之審定並不合法；⑵系爭專利不具產業利用性，且未載明實施必要之事項；⑶系爭專利不具新穎性；⑷系爭專利不具進步性，故就系爭專利權之核准審定及延長專利權期間之核准審定均應予撤銷等語，依前開規定，本院就被告抗辯系爭專利權有應撤銷之原因有無理由，應自為判斷。次按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定」；「第五十七條第一項延長發明專利權期間舉發之處理，準用本法有關發明專利權舉發之規定」，現行專利法第71條第3項本文及第83條分別定有明文。本件被告抗辯系爭專利權期間延長之審定並不合法，而系爭專利權期間之延長係經智慧局於92年6月26日核准審定，故系爭專利權期間延長之審定是否合法，依前揭規定，自應以核准延長審定時之90年10月24日修正公布之專利法（下稱90年專利法）及88年延長辦法之規定為斷。原告雖稱：核准專利權延長係屬專利專責機關之行政專權事項，對於核准專利權延長之有效性有爭議，應循專利法所規定之舉發程序與後續行政爭訟程序主張，非得於民事侵權訴訟中主張，受理該訴訟之民事法院亦不得越俎代庖，就核准專利權延長之有效性自為判斷等語。惟按「任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有下列情事之一者，得附具證據，向專利專責機關舉發之：一、發明專利之實施無取得許可證之必要者。二、專利權人或被授權人並未取得許可證。三、核准延長之期間超過無法實施之期間。四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。五、專利權為共有，而非由共有人全體申請者。六、以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。七、取得許可證所需期間未滿二年者。前項舉發於被延長之專利權消滅後，有可回復之法律上利益者，亦得申請之。專利權延長經舉發成立確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但因違反第一項第三款、第六款規定，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長」，90年專利法第54條定有明文。準此，任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有90年專利法第54條第1 項規定之情事之一，即得附具證據，向專利專責機關舉發之，而經舉發審查成立確定後，原核准延長之期間，視為自始不存在，亦即原不當核准之延長期間之專利權應予撤銷。是以，此延長期間之專利權應否撤銷，依上開智慧財產案件審理法第16條之規定，本院自有判斷之權限，原告主張受理侵權訴訟之民事法院不得就核准專利權延長之有效性自為判斷等語，要非足取。
（二）再按83年1月21日修正公布之專利法第51條第1項至第3項規定：「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二年至五年，並以一次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過五年者，延長期間仍以五年為限。前項申請應備具申請書，附具證明文件，於取得第一次許可證之日起三個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。專利專責機關就前項申請案，有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法」（90年專利法第51條第1項至第3項亦有相同意旨之規定）。又專利專責機關依上開規定會同中央目的事業主管機關後於86年1月1日訂定發布專利權期間延長核定辦法，其中第4 條、第5 條分別規定：「醫藥品或其製造方法得申請延長專利權之期間包含：一、中央目的事業主管機關所承認之國內臨床試驗期間。二、國內申請查驗登記審查期間。三、以外國臨床試驗期間申請延長專利權者，其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間。依前項申請准予延長之期間，應扣除申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間、國內外臨床試驗重疊期間及臨床試驗與查驗登記審查重疊期間」、「申請延長醫藥品或其製造方法專利權期間者，應備具藥品許可證影本及中央目的事業主管機關出具之左列證明文件：一、國內臨床試驗期間及其起、訖日期之證明文件。二、國內申請查驗登記審查期間及其起、訖日期之證明文件。三、以外國試驗期間申情延長專利權者，除前項文件外，並應備具生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期及核准延長期間證明文件。但未在外國申請延長專利權者，免予檢送核准延長期間證明文件」（88年延長辦法第4 、5 條亦有相同之規定）。是以，上開延長辦法已就得申請延長之期間、准予延長之期間以及為證明上開各項期間應備具之證明文件另定明文，故依88年延長辦法第4 條規定，醫藥品或其製造方法得申請延長專利權之期間包含：1 、中央目的事業主管機關所承認之國內臨床試驗期間；2 、國內申請查驗登記審查期間。3 、以國外臨床試驗期間申請延長專利權者，其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間。
（三）經查，依系爭延長申請函，可知系爭專利申請延長之期間包括：1、國內臨床試驗期間（86年5月19日至88年1月29日）；2、國內申請查驗登記審查期間（87年6月18日至88年1月30日）；3、生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間（84年9月28日至87年9月4日），並檢送「附件一至九」作為主張延長期間之證明文件（參本院卷六第249至252頁）。是以，系爭專利核准延長之期間是否適法，應就上開各段期間及其證明文件之適法性予以判斷，分別說明如下：
１、國內申請查驗登記審查期間部分：⑴系爭專利申請延長主張之「國內申請查驗登記審查期間」
為自87年6 月18日起至88年1 月30日止，所提出之「起日」證明文件為附件三之「行政院衛生署藥政處藥物查驗登記案件掛號卡」，其上之日期記載為87年6 月18日，為查驗登記之申請日（參本院卷八第15頁之藥品查驗登記申請書）；所提出之「訖日」證明文件為附件四「行政院衛生署藥品許可證衛署藥輸字第022381號」，其上記載發證日期為88年1 月30日（參本院卷八第16頁之藥品許可證），為取得許可證之日期，足以證明「國內申請查驗登記審查期間」為自87年6 月18日起至88年1 月30日止，是此段期間符合88年延長辦法第4 條、第5 條之規定。
⑵被告雖稱：威而鋼藥品之查驗登記申請日固為87年6 月18
日，然因資料不全遭主管機關要求補件，直到87年12月29日始文件齊備，共有6 個月又10日之不作為期間，該不作為期間應予扣除。是以，威而鋼藥品之國內查驗登記期間應自87年12月29日起算等語。然查，依88年專利審查基準第1-7-23頁第13至16行記載（參本院卷八第86頁），可知所謂「申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間」是指申請人在「取得許可證所需期間」，怠於盡其應有之注意程度，而發生中斷取得許可證之時機而言。查威而鋼藥品於查驗登記期間，依衛福部函覆本院檢附之VIAGRATABLET補件時間表（參本院卷八第23頁），固可知有補件情形，惟此並不足證明補件情形係因可歸責於申請人「怠於盡其應有之注意程度」所致，尚難認有扣除之必要。是以，被告此部分之抗辯，委無可採。
２、生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間部分：⑴查驗登記期間部分：
按88年延長辦法第4條已明定得申請延長專利權之期間，包含中央目的事業主管機關所承認之國內臨床試驗期間、國內申請查驗登記審查期間及生產國核准上市所認可之臨床試驗期間，其中並不包括「國外申請查驗登記審查期間」，是以，系爭專利申請延長主張計入澳洲查驗登記期間（86年10月20日至87年9月4日），不合88年延長辦法第4條之規定，應無法採計為核准延長之期間。
⑵臨床試驗期間部分：
①依88年延長辦法第4 條第1 項第3 款規定，以外國臨床
試驗期間申請延長專利權者，須為其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間。查系爭專利之藥品（Viagra）之生產國為澳洲，依系爭延長申請函第5 至6 頁所載（參本院卷八第251 頁），Viagra藥品於澳洲進行二次臨床試驗（即澳洲第一臨床試驗及澳洲第二臨床試驗），對照系爭延長申請函附件七之證明文件，即該二次臨床試驗報告書之首頁（參被告所提被附件13之附件七，即本院卷八第42至43頁），記載該二次臨床試驗實為相同試驗程序（試驗計畫編號均為PROTOCOL 148-361），而澳洲第一臨床試驗之試驗期間為1996年1 月9 日至1996年11月15日，報告完成日為1997年8 月12日；澳洲第二臨床試驗之試驗期間為1996年1 月9 日至1997年9 月30日，報告完成日為1998年12月8 日。而查，系爭專利延長申請書之附件九，為澳洲查驗登記證（參本院卷八第50頁），其上記載發證日期為1998年9 月4 日，實早於澳洲第二臨床試驗之報告完成日，故澳洲第二臨床試驗不可能為澳洲查驗登記之審查依據，則澳洲第二臨床試驗期間尚難認屬於88年延長辦法第5 條規定之「生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」。
②至澳洲第一臨床試驗期間，因其試驗報告完成日在澳洲
查驗登記申請日（1997年10月20日，參本院卷八第45頁之附件八）之前，尚無證據足以將其排除於「其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」之外，故應可採計為准予延長之期間。又本件並無系爭專利在澳洲申請延長專利權期間之資料，依88年延長辦法第5 條第3 款：「以外國試驗期間申請延長專利權者，除前項文件外，並應備具生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期及核准延長期間證明文件」規定，及88年專利審查基準第1-7-12頁記載：「以外國進行的臨床試驗期間作為申請延長專利權者，若在國外有申請延長專利權者，則提出其在外國相關主管機關核准之延長期間證明文件；若在國外未申請延長專利權者，則需提出其主管機關或相關具公信力機構出具之試驗期間證明文件，……」等語（參本院卷八第75頁），可知系爭專利權延長期間之申請人欲以生產國澳洲試驗期間申請延長專利權，應提出澳洲相關主管機關或相關具公信力機構出具之試驗期間證明文件。而系爭專利申請延長時係提出業經澳洲新南威爾斯州州長委任之治安法官認證（參本院卷八第39頁之宣誓書）之臨床試驗報告書作為前開試驗期間之證明文件，應已符合88年專利審查基準第1-7-12頁記載「主管機關或相關具公信力機構出具之試驗期間證明文件」之要件。則揆諸其中澳洲第一臨床試驗之報告書首頁，業已明確記載試驗期間自1996年1 月9 日起至1996年11月15日止（參本院卷八第42頁），則澳洲第一臨床試驗期間之起訖日自應以該報告書之記載為準，亦即澳洲第一臨床試驗之試驗期間應為自1996年1 月9 日起至1996年11月15日止，且應以該段期間為准予延長之外國臨床試驗期間。再按中央目的事業主管機關認可之試驗開始日在專利案審定公告日之後者，取得許可證之期間自該試驗開始之次日起算，88年延長辦法第8 條定有明文。反之，中央目的事業主管機關認可之試驗開始日在專利案審定公告日之前者，即難認屬90年專利法第51條第
1 項所謂「……依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案『審定公告後』需時二年以上者，……」之取得許可證期間。查上揭「澳洲第一臨床試驗期間」既為自1996年1 月9 日起至196 年11月15日止，在系爭專利公告日85年12月11日之前，依前揭規定，上揭澳洲第一臨床試驗期間即不得計入「取得許可證所需之期間」。⑶原告固援引88年專利審查基準第1-7-12頁（參本院卷八第
133 頁），主張外國進行之臨床試驗，並不以其為外國查驗登記所必須者為限，故澳洲第二臨床試驗期間亦應計入准予延長之期間云云，然查，88年專利審查基準第1-7-12頁係記載：「以外國進行的臨床試驗期間作為申請延長專利權者，若在國外有申請延長專利權者，則提出其在外國相關主管機關核准之延長期間證明文件；若在國外未申請延長專利權者，則需提出其主管機關或相關具公信力機構出具之試驗期間證明文件，至於其國外臨床試驗係取得核准而進行或屬因申請日起一定期間內，於主管機關不表示反對時，該申請即生效而進行之實驗（如美國、澳洲之規定），均非所論」等語，並未說明外國進行之臨床試驗，並不以其為外國查驗登記所必須者為限。而揆諸90年專利法第51條第1 項本文已明定醫藥品或其製造方法發明專利權之實施，「依其他法律規定，應取得許可證」，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人方得申請延長專利2 年至5 年。且88年延長辦法第4 條第1 項亦規定：
「醫藥品或其製造方法得申請延長專利權之期間包含：一、『為取得中央目的事業主管機關核發藥品許可證』所進行之國內外臨床試驗期間。」是以，申請延長之國外臨床試驗期間自應以外國查驗登記所必須者為限。原告上開主張，顯無足取。
⑷原告又主張澳洲第一臨床試驗期間，其訖日應以報告完成
日為準云云。惟按88年延長辦法第4 條所謂之「臨床試驗期間」，依其文義當指臨床試驗開始日至臨床試驗完成日之期間，自不包括臨床試驗前之準備期間及臨床試驗完成後之報告整理期間。至88年專利審查基準就國內臨床試驗期間起訖日期之採認雖另行規定：「醫藥品之試驗開始日為衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期」（參第1-
7 -10頁第16-17行，本院卷八第73頁）、「醫藥品試驗完成日係指衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期」（參第1-7-11頁第5-6行，本院卷八第74頁）。惟專利審查基準為經濟部所訂頒發布，資為下級機關即智慧局辦理專利案件審查之解釋性規定及裁量基準，則上開審查基準既然係針對國內臨床試驗期間起訖日期之採認另行規定，未就國外臨床試驗期間起訖日期應如何採認加以規定，則自不能擴張解釋該基準亦應適用於國外臨床試驗期間起訖日期之採認。況且，專利法就專利權期間本有一致性之規定，僅在醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人方得申請延長專利權期間，故關於此例外規定，其解釋上自應從嚴。是以，澳洲第一臨床試驗報告書首頁既已明確記載臨床試驗期間為1996年1月9 日至1996年11月15日，即應以該段期間為准予延長之國外臨床試驗期間，而不應援引審查基準關於國內臨床試驗期間起訖日期之採認之規定，主張澳洲第一臨床試驗期間其訖日為86年8 月12日之報告完成日，是原告上開主張，洵非可採。
⑸原告又主張98年版延長審查基準提及有關美國之臨床試驗
期間，係以美國衛生主管機關(FDA) 核准之「申請進行人體臨床試」(IND) 之生效日為起始日及至申請新藥上市(NDA) 之日為訖日，顯然基準對於國外臨床試驗之訖日並非嚴格限制為實際臨床試驗之結束日云云。但查，98年版延長審查基準係於系爭專利延長核准審定後始訂定之內部行政規則，並非系爭專利核准延長審定時適用之規定。況且，98年版延長審查基準亦僅就美國臨床試驗期間申請延長專利權期間之情況明文規定，非得據此認為延長審查基準對於所有主張之國外臨床試驗之訖日未做限制或一體適用。而系爭專利申請延長係以澳洲臨床試驗期間作為國外臨床試驗期間之主張，並非以美國臨床試驗期間為其主張。基上，原告主張系爭專利申請延長之澳洲臨床試驗期間之採計亦應比照98年版之美國臨床試驗期間起訖日之認定標準，要無可採。
３、國內臨床試驗期間部分：90年專利法第51條第1 項既已規定，醫藥品專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人方得申請延長專利2 年至5年。是以，倘於專利案審定公告後，取得許可證之期間未需時2年，則專利權人即不得依此規定申請延長專利權期間。又如上所述，系爭專利申請延長之期間除「國內臨床試驗期間」外，尚包括國內申請查驗登記審查期間及生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間，而生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間，均不得計入「取得許可證所需之期間」。另符合88年延長辦法第4、5條規定之國內申請查驗登記審查期間（自87年6月18日起至88年1月
30 日止），復與系爭專利申請延長之「國內臨床試驗期間」（自86年5月19日至88年1月29日止）重疊，依88年延長辦法第4條第2項：「依前項申請准予延長之期間，應扣除申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間、國內外臨床試驗重疊期間及臨床試驗與查驗登記審查重疊期間」規定，國內申請查驗登記審查期間與國內臨床試驗期間重疊部分即應予扣除。準此，縱然如原告之主張，系爭專利申請延長之國內臨床試驗期間符合專利法第51條及88年延長辦法第4、5條之規定，因系爭專利之國內申請查驗登記審查期間與國內臨床試驗期間幾乎重疊，則扣除重疊期間後，系爭專利得核准延長之期間僅能採計自86年5月19日起至88年1月30日止之期間，未達90年專利法第51條第1項所明定取得許可證需2年以上之限制。
４、綜上，系爭專利取得許可證所需期間未滿2年，依90年專利法第54條第1項第7款之規定，其獲准自103年5月13 日至105年7月2日止之延長期間即應予撤銷。
（四）原告不得請求被告排除或防止侵害：按依現行專利法第96條第1項規定，發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。又所謂侵害，乃第三人不法妨礙專利之專有實施權，而專利權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。至所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其專利有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。因得請求排除之侵害，須現尚存在，故有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之專利法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決可供參照）。經查，如前所述，系爭專利獲准自103年5月13日起至105年7月2日止之延長期間應予撤銷，故系爭專利權期間至103年5月12日即已屆滿，則原告縱為合法受讓之專利權人，亦不得就系爭專利主張任何權利。職是，原告即不得依專利法第96條第1項規定請求被告排除或防止侵害。
（五）原告並未受有損害，不得請求被告負賠償責任。
１、按侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，若無損害即無賠償之可言，此即所謂損害填補原則。至專利法關於專利權人請求損害賠償之方式，固有規定專利權人得依修正前專利法第85條第1項各款規定（100年12月21日修正公布，102年1月1日施行之專利法則將之移列於第97條）計算其損害額，惟此係因專利侵害請求損害賠償時，權利人需要主張並證明損害之發生及金額，以及侵害專利行為與損害發生間之因果關係等等困難，而導致權利人損害無法妥當填補，故乃於第85條第1項規定專利權人得就該條款所定之計算方式，擇一計算其損害，惟上開規定僅係減輕專利權人之舉證責任，並非有打破「損害填補原則」適用之意。是以，倘專利權人確無受有損害之可能，或原告無法證明其確實受有損害，則自仍不得請求侵權人負賠償責任，故原告主張於侵害行為確認之後，原告即得依據修正前專利法第85條第1 項及現行專利法第97條第1 項各款所規定之方式擇一請求被告賠償，而不須另行證明原告是否確實因被告之侵權行為而受有實際損害等語，即非可取。
２、經查，本件原告主張被告侵害其專利權之期間係自起訴後迄今（參本院卷二第248 頁），而原告係於101 年2 月7日起訴，亦有起訴狀之收狀戳可稽（參本院卷一第4 頁），故原告請求被告負賠償責任之期間即自101年2月7日迄今。次查，原告自101年1月1日起至系爭專利權屆滿日止，將系爭專利專屬授權輝瑞大藥廠，授權範圍包括輝瑞大藥廠得於專屬授權期間在我國境內使用、製造、為販賣之要約、販賣及進口系爭專利之相關專利產品，有兩造不爭執之授權書及系爭授權契約摘譯文在卷足憑（參本院卷二第358頁、卷七第42頁）。又原告將系爭專利專屬授權予輝瑞大藥廠，並未收取任何權利金一節，亦經原告自認在卷（參本院卷八第222至223頁）。準此，原告自101年1月1日以後，既已將系爭專利之所有實施權能（包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權利）全部專屬授權予輝瑞大藥廠，並以專利權全部存續期間為專屬授權期間，則原告顯然已無從於系爭專利存續期間實施系爭專利或另授權他人實施，且原告與輝瑞大藥廠間復無權利金之約定，故原告亦無因輝瑞大藥廠實施系爭專利之專利藥品銷售數量或金額，而影響權利金之計算。是以，縱被告確有侵害系爭專利權，而影響威而剛藥品之銷售，亦僅輝瑞大藥廠受有損害，原告實無受有損害之可能。此外，原告復未舉證證明其確實受有損害之事實，揆諸前開說明，原告依專利法之相關規定請求被告負賠償責任，洵非可採。
（六）系爭專利權期間至103年5月12日既已屆滿，則原告已不得依專利法第96條第1項規定請求被告排除或防止侵害。又原告已將系爭專利專屬授權予輝瑞大藥廠，且與輝瑞大藥廠間無任何權利金之約定，故原告就系爭專利亦無因被告之侵權行為而受有損害。是以，本件原告已不得為任何請求，則關於其餘爭點即原告是否有實施本件訴訟之權能？原告向智慧局申請更正系爭專利之申請專利範圍，是否應予准許？系爭專利請求項1、2是否有應予撤銷之原因？系爭藥品是否落入系爭專利請求項1、2之權利範圍？倘系爭藥品落入系爭專利請求項1、2之權利範圍，被告是否有故意過失？原告是否有濫用權利、違反誠信原則之情事等爭點，本院即毋庸再予審酌，附此敘明。
五、綜上所述，原告依專利侵權之法律關係請求被告不得為販賣之要約或販賣系爭藥品或為其他侵害系爭專利之行為，並應賠償原告5,873,280元，及其中1,957,760元部分，自起訴狀繕本送達之翌日起，其餘3,915,520元部分，自101年6月11日民事追加起訴狀繕本送達翌日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，即無理由，不應准許。又原告之訴既經駁回，其所為假執行之聲請，即失所附麗，爰一併駁回之。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 104 年 7 月 13 日
智慧財產法院第三庭
法 官 林秀圓以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 7 月 13 日
書記官 張君豪