智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第52號原 告 陳秋明訴訟代理人 鄭勵堅律師（兼送達代收人）
李佳玲律師複代理人 黃泓勝律師被 告 台灣森本生物科技開發股份有限公司法定代理人 李森彬訴訟代理人 楊祺雄律師（兼送達代收人）
廖嘉成律師複代理人 李維峻律師上列當事人間專利權回復名譽事件，本院於101 年12月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：㈠按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密
法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。查本件係屬專利法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。
㈡原告原訴之聲明第1 項為「被告應於中華民國發明專利『分
離自藤黃樹脂的化合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGERESIN AND DERIVATIVES THEREOF, AND PHARMACEUTICALCOMPOSITIONS COMPRISING THE SAME』申請案（申請號：
000000000 ，公開號：000000000 ），表示原告為發明人」，嗣於民國101 年10月4 日以民事準備書狀更正訴之聲明第
1 項為「被告應於中華民國發明專利『分離自藤黃樹脂的化合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN ANDDERIVATIVES THEREOF, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONSCOMPRISING THE SAME 』申請案（申請號：000000000 ，公開號：000000000 ），表示原告為共同發明人，核僅屬聲明之補充、更正，非為訴之變更或追加，自應予准許。
二、原告起訴主張：㈠原告係國立清華大學化學系榮譽退休教授，專長於有機化學
及天然物化學，於91年間接受被告公司法定代理人丙○○董事長邀請，由被告公司出資，由原告貢獻所長，進行生技製藥領域之研究開發。在被告公司的藤黃樹脂研究開發計畫中，原告本於專業先後取得I282280 專利（下稱前專利）與發明申請案（申請號：000000000 ，公開號：000000000 ）「分離自藤黃樹脂的化合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組成物」（下稱系爭發明）如其申請專利範圍所示之成果。原告在99年3 月離職前，系爭發明申請專利範圍早已研發完畢，系爭發明申請書亦已接近最後定稿階段，系爭發明申請專利範圍主要可分為兩個部分，一為自TSB-14中揭示18個新穎化合物，另一則為自TSB-14中揭示藥學組合物，而其中所揭示藥學組合物的部分亦主要係建立在18個新穎化合物上，而可以肯定其新穎性。原告在被告公司的藤黃樹脂研究開發計畫中所從事之工作均無不同，在前專利中成功揭示新穎化合物即福木黃色素A ，在系爭發明中更成功揭示18個新穎化合物，為原告研究生涯晚近一大里程碑，於前專利中原告固經列為共同發明人，惟系爭發明卻無，原告於系爭發明揭示新穎化合物，完成結構分析使之能與已知化合物有所區隔，被告卻否認原告為共同發明人，爰提起本件訴訟。
㈡原告為系爭發明之共同發明人：
⒈系爭發明與前專利之申請專利範圍中揭示新穎化合物部分
，首要以及必要欲解決之問題即為化合物結構分析之問題，得出化學結構式才能進而判斷與已知化合物有所區隔而具有新穎性，系爭發明與前專利所揭示之新穎化合物係由原告獨自進行結構分析得到化合物之結構，進而判斷與已知化合物有所區隔而具有新穎性。
⒉原告協助被告公司研發實驗室通過財團法人全國認證基金
會ISO17025實驗室認證，原告任職時並列名為被告公司研發實驗室計劃主持人，原告提出為擬定該研發實驗室之作業標準書、測試標準書等而製作之草稿文件。又依證人己○○證稱，「只要我們提出問題來，這兩位都會提出解答和方向，甲○○的是實驗的方向，丙○○是如果有需要經費的部分，也會尋求丙○○的解決。」，且系爭發明分析級、半製備級RP-HPLC 所使用之分析管柱亦係由原告所決定，可證原告確實協助被告公司解決TSB-14洗提、分離、純化等實驗過程中，所遭遇之相關問題。
⒊系爭發明所揭示之藥學組合物，其應如何將TSB-14依其性
質分離以委外進行藥理試驗係由原告所決定，系爭發明與前專利委外進行藥理試驗時，係由原告與委外廠商溝通、討論。又汎球公司相關報告所提供之文獻資料僅更新至92年，就系爭發明申請專利而言，有所不足，經由原告協助更新文獻資料至99年間，方能確立汎球公司試驗酵素與特定腫瘤／癌症之相關作用機制，也才能在申請專利範圍第
7 、8 項中揭示系爭發明藥學組合物可應用之特定腫瘤／癌症。
⒋系爭發明在我國申請專利時，委請專利事務所辦理申請專
利時，專利事務所即聖島國際專利商標事務所（下稱聖島事務所）人員須仰賴發明人提供之資料以進行專利申請案之整理，不論系爭發明或是前專利，聖島事務所人員均仰賴原告所提供之資料進行整理，依聖島事務所提供之97年12月18日會議討論紀要所載，關於系爭發明之技術特徵、實驗結果、系爭發明說明書之編寫，或是前專利在國外申請專利時之答辯等均為原告報告或原告提供之資料進行整理。
⒌98年1 月間，前專利中所揭示之新穎化合物福木黃色素A
（formoxanthone A ），系爭發明中所揭示之新穎化合物福木黃色素B （formoxanthone B ）及福木黃色素C （formoxanthone C ），因與泰國教授Prof.Karalai所命名之新穎化合物同名，由原告去信泰國教授Prof. Karalai協商解決方案，嗣泰國教授Prof. Karalai 回信予原告同意將其使用formoxanthone A 、formoxanthone B 及formoxanthone C 之化合物予以更名。前專利和系爭發明中所揭示之新穎化合物，其結構分析，以及中、英文、IU
PAC 名稱之命名等工作，皆由原告負責完成，原告為前專利和系爭發明之實際進行研究發明之人，無庸置疑。
㈢爰聲明：被告應於中華民國發明專利「分離自藤黃樹脂的化
合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN ANDDERIVATIVES THEREOF, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONSCOMPRISING THE SAME 」申請案（申請號：000000000 ，公開號：000000000 ），表示原告為共同發明人。
三、被告則抗辯以：㈠發明人必須是對於發明之「構想」有所貢獻，反之，如僅係
為依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，而無任何量或質之創作貢獻，該實施之人並非發明人。
㈡系爭發明之發明經過及申請流程：
系爭發明化合物及申請專利範圍各項之申請流程，先於被告公司桃園實驗室將丙酮萃取產物TSB-14經由半製備級（semipreparative ）RP-HPLC 來進行成分的分離，再送至被告公司關西實驗室進行濃縮和純化之工作，嗣後再送回桃園實驗室進行分析級（analytical）逆相高效能液相層析（reversed phase high performance liquid chromatography,RP-HPLC ）。如經由分析級RP-HPLC 判斷為單一化合物，即由被告公司送至國立清華大學貴重儀器中心（下稱清大貴儀中心）進行包括熔點、核磁共振光譜以及質譜、高解析電子衝擊質譜、快速原子撞擊質譜以及高解析快速原子撞擊質譜等質譜、光譜分析。分析所得之光譜數據，再委託該質譜、光譜分析領域具有一般知識經驗之人，依據既有轉換規則、化學知識將前開光譜數據轉換或轉譯成化學結構式。另一方面，為申請藥學用途發明，被告並將數藤黃樹脂丙酮萃取產物之分離部分混合物與上開萃取、純化之化合物，送至汎球公司為藥理實驗。最終，再據此由被告委託聖島事務所撰寫專利說明書，以向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）為專利申請。
㈢原告就系爭發明無實質貢獻：
⒈原證9 之存證信函係因原告於99年3 月18日向被告辭職後
，原告隨即稱其應列名系爭發明之發明人，卻未舉出相關證據以實其說，被告始以此存證信函函知原告，俾使其瞭解權益分際，並非承認原告獨立完成系爭發明之結構解析。原告非被告公司唯一為化合物結構解析之人。
⒉依前揭系爭發明流程之分析，可知系爭發明之發明「構想
」是將TSB-14即藤黃樹脂丙酮萃取產物分離純化出單一之化合物，以更容易被製備且更發揮止痛、抗發炎以及抗癌活性，此一「構想」業已於被告送至清大貴儀中心進行相關質譜分析前，即已由被告法定代理人丙○○先生貢獻完成，且已為「物之完成」。縱原告有參與或完成系爭發明化合物結構解析之工作（被告否認之），然系爭發明化合物結構解析、分析之工作，實是列於萃取、分離、純化、判斷為單一化合物及質譜分析等關鍵程序之後，原告僅係單純受被告之委託，而基於被告公司員工之身分，以清大貴儀中心之光譜數據為基礎，再依據既有轉換規則、化學知識解釋前開光譜數據所蘊含之化學結構式矣，對於系爭發明要無實質貢獻。被告公司員工所為化合物結構解析（被告否認係原告所為），皆已與發明「構想」之貢獻無關，而僅係為依「被告委託清大貴儀中心」設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，換言之，亦係從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，自無任何量或質之創作貢獻。
⒊依據系爭發明各項申請專利範圍判斷，假使原告為系爭專
利化合物結構解析之人（被告否認之），亦非各項申請專利範圍之發明人：
⑴系爭發明申請專利範圍第1 至3 項皆屬化合物之發明形
式，結構解析之工作對此並無實質貢獻，系爭發明化合物係由被告使用分析級（analytical）逆相高效能液相層析（reversed phase high performance liquidchromatography, RP-HPLC ）以及半製備級（semipreparative ）RP-HPLC 來進行成分的分離與純化之後，即得系爭發明申請專利範圍第1 至3 項之18 種產物（化合物）。於被告洗提、分離、純化出該18種化合物並確認為單一化合物之時，或至少於將該等化合物送至清大貴儀中心完成質譜或光譜圖之時，客觀上非經過度試驗即已可辨識出化合物結構，而得與習知化合物之結構或性質上區隔而辨識其新穎性，結構解析之人（如原告）充其量僅係「再確認」化合物結構矣，並無任何創造性行為可言。
⑵系爭專利之申請專利範圍第4 至10項所揭露所指藥學組
成物之特定用途，該第4 至10項應係「用途發明」無疑，而新穎產物之用途必然有新穎性，已知產物之用途如未見於前案，亦有其新穎性，可知「用途」係可否專利之重要問題。系爭發明中不論係抑制腫瘤／癌細胞、治療腫瘤／癌細胞、止痛、抗發炎任一用途，皆係被告委託汎球公司為藥理實驗後證實之用途。於系爭發明申請流程上，化合物結構解析對於系爭發明並無實質貢獻，且亦未見原告對系爭發明之前揭用途之貢獻進一步為說明，自難認定原告為系爭發明之申請專利範圍第4 至10項之發明人。
⑶就系爭發明申請專利範圍第11至12項之部分，係直接或
間接依附第4 至10項，原告就第11至12項亦未舉證其有任何之創造行為之貢獻於內，是故，就第11至12項之新穎性特徵部分難認原告有任何實質貢獻而應為發明人。
⒋原告稱在不知化學結構式之情形下，如何能跟已知化合物
比對而知其為「新」云云。惟查，原告顯將被告之構想付諸實施工作，與被告對於系爭專利發明之構想貢獻混為一談，「結構分析工作是否困難」與「對系爭發明之構想有無貢獻」無涉，若無被告形成系爭專利發明之「構想」，並致力於化合物之萃取，再將前開化合物送至清大貴儀中心完成各種質譜解析，原告如何為該化合物結構之解析？原告所為係在被告指示下為申請專利而付諸實施之工作，係依他人設計規劃之細節據以實施，根據本身熟練之技術事項而無任何創作性行為於內之工作，化合物之結構解析並非有「創作性作為」之工作，僅係依據既有轉換規則、化學知識與統計資料解釋光譜數據。而化合物是否為「新」，本即為一浮動之概念，協助確認是否為「新」之人，實係協助「再次確認」該等新化合物業已存在之新穎性、進步性，皆非對於專利發明「構想」有所實質貢獻，自無因「再次確認」此等工作便躍升為發明人之理。甚且化合物之結構式，本非申請專利之必要部分，新穎化合物之申請本得以「製法限定產物」之方式限定專利範圍，化合物結構式於個案中可能並非申請專利之必要部分，更遑論對於專利有何實質貢獻可言。
⒌原告非完成系爭發明藤黃樹脂丙酮萃取產物分為5 段萃取
構想之人，從原告歷次書狀中未見任何有關於原告獨立完成前專利化合物結構解析之證據，以及任何證據證明其推論間之關聯，難以推論出原告實係對於TSB-14之性質最為了解之人，更無以推導出本件確係由原告決定如何將TSB-14分離之結論。實則，TSB-14之分離，分離構想之人皆係為被告之法定代理人丙○○先生，其實驗操作皆係於被告之實驗室以RP-HPLC 半製備級操作得出TSB-14之洗滌圖形，並分別成A 至E 共5 個區段，再依照一定操作程序洗提出TSB-14A 至TSB-14E 混合物，嗣由被告法定代理人丙○○先生對照被告公司前所萃取純化出之35個化合物之指紋圖譜順序鑑定，進而確認在TSB-14A 至TSB-14E 中各混合物含有之化合物，再由被告法定代理人丙○○先生親送汎球公司。將TSB-14分離成5 段之系爭發明新穎性特徵，從構想、實驗甚至迄後階段之專利申請時之數據提供，皆為被告實驗室所決定與主導，概與原告無涉。原告率稱其為決定TSB-14如何分離之人，顯無可採。
⒍原告亦非藥理實驗部分之委託人，對藥理實驗亦無貢獻，
藥理實驗之部分實係由被告之法定代理人丙○○先生與汎球公司簽約。另系爭發明中不論係抑制腫瘤／癌細胞、治療腫瘤／癌細胞、止痛、抗發炎任一用途，皆係被告委託汎球公司為藥理實驗後證實之用途。此外，就TSB-9 （TSB-14與紅糖以9 ：1 之比例混合）之部分，亦為丙○○先生代表被告親送汎球公司為藥理實驗。雖原告宣稱其對於系爭發明所揭示之藥學組合物有貢獻部分云云。然原告從未證明其為對TSB-14最為了解之人，當無法據此推論其是知悉應如何依其性質分離以進行藥理實驗之人。縱原告為最了解TSB-14之人，基此推論原告為決定如何分離進行藥理實驗之人，顯有違論理法則及經驗法則，應無足採。再則，原證25中所述之酵素反應機制，本即存在一定之反應規則機制，縱認此等文件為原告所製作，原告亦僅係單單將既有資訊彙整於表格內無疑。姑不論原證25之形式上真正容有疑問，該證據內容亦僅為系爭發明撰寫說明書時之內容配置與調整，概為依據聖島事務所之意見所為之回應，核與系爭發明「構想」無關，對於系爭發明並無實質貢獻。原告雖提出原證25，亦無法反駁汎球公司證明之事實，即配方、劑型、製程皆係由被告所提供之事實。故，原告並未證明其就系爭發明之藥學組合物有何實質貢獻。⒎退萬步言，縱認原告為系爭發明化合物結構解析之人，且
認定對於系爭發明有「些許」貢獻（被告否認之），鑒於原告是受被告之指示與監督下，依據既有規則與化學分析知識，並綜合清大貴儀中心各圖譜資訊為解讀或解釋，以「忠實反映」早已呈現於圖譜上之各類資訊，並無任何創作性或意匠於內，故非創作。此外，化合物結構解析既為綜合清大貴儀中心各圖譜資訊為解讀或解釋之無創作性工作，對於系爭發明之貢獻程度於「質及量」上甚小，實難以認定原告得就此主張為發明人。綜上，依專利法第21條之意旨，併參考前引美國判決之精神，原告主張其為系爭發明共同發明人，自難謂合。
㈣原告並未實際參與系爭發明化合物、前專利之萃取、分離、純化之實驗工作，亦未協助解決該等實驗中所遭遇之問題：
⒈最初於被告實驗室中所萃取出來之包含18個新穎化合物之
35種化合物，是以RP-HPLC 半製備級設備將丙酮萃取產物TSB-14洗滌出圖形，再由當時實驗室之工程師000000、丁○○二人將洗滌圖形所呈現之35個波峰分成「3 個」區段，再依據特定方法萃取、純化出35種產物，嗣由被告法定代理人丙○○先生以HPLC分析級鑑定後確認該35種產物為單一化合物，於此時18種新穎化合物已得，且客觀上之新穎性特徵已確定，即為物之發明。接續再由丙○○先生逐一將化合物之實驗室編碼轉換為新編碼後，送至清大貴儀中心進行物理與化學特徵分析；上開分3 區段得出新穎化合物之實驗過程，亦有系爭發明公開說明書可證。然查，原告提出之新穎化合物實驗說明，卻係從RP-HPLC 洗提圖形中，將35個波○區○○○○ ○○區段，即A 至E 部分，再依據特定操作條件去分段萃取、純化出35種產物。可知，關於系爭發明申請專利範圍第1 項至第3 項「物之發明」的萃取純化實驗，原告提供予聖島事務所之實驗內容係從35個波峰分成「5 段」取得18種新穎化合物，然被告實際之實驗過程、系爭發明之公開說明書內容則皆係從35個波峰取得18種新穎化合物，兩者對於關鍵實驗過程之描述顯不相當。據上可知，原告如非刻意扭曲其實驗過程，即係肇因於原告對於該實驗流程之全然不解，或無實際參與所致，基此，原告當無對於據此實驗所得出之系爭發明申請專利範圍第1 項至第3 項有何實質貢獻可言。
⒉系爭發明化合物之萃取分離和純化等實驗工作，係於94年
間進行，與己○○所提及之會議時間上相距甚遠。己○○先生證言中之會議時間，斯時系爭發明之萃取分離和純化等實驗工作根本未實際進行，此其一；且縱使上開會議原告有參與並給予實驗上意見（被告否認之），然究係對於何實驗給予意見，自證言中根本無從知悉，此其二。上開兩點證明己○○之證言，無從證明原告有參與或協助系爭發明新穎化合物萃取、純化之實驗。縱使是與開會時間點較為接近之系爭發明之前專利萃取、純化實驗，究其事實，亦實為戊○○於被告公司實驗室中依被告指示萃取所得，倘實驗上有所困難欲討論、解決，皆係由前所提及之羅吉孟與之討論並予以建議，原告並未給予萃取上之實質指導。
⒊原告之所以列名於ISO 認證書上之實驗主持人，係因原告
於斯時任職於被告公司並協助被告申請ISO17025認證之故，ISO 認證書之實驗「室」主持人，並非「系爭實驗」之主持人，系爭實驗主持人為000000先生，000000是直接受被告法定代理人指派工作。而該實驗室研發作業標準書、測試標準書，並不等於系爭發明之實驗流程構想，此等標準書等實驗室手冊，是較有制度之實驗室為統一化或安全等因素，制定之一般作業程序，各案實驗流程之特徵絕非會設定於標準書中，而是針對各別實驗以進行設定。該ISO17025認證係於被告實驗室已完成系爭發明實驗後，始為申請並彙整相關實驗室資料。由於被告得到系爭發明新穎化合物之萃取、純化實驗時間在先（94年間進行）；被告委託原告協助申請ISO17025認證在後（97年10月），可知ISO17025認證之實驗室主持人及為認證所準備之作業標準書，實與系爭發明之實驗無涉。
㈤原告擔任命名衝突之聯繫人員而與泰國教授Prof. Karalai
郵件往來，邏輯上並非即可反推原告為系爭發明之新穎化合物中、英文名稱與IUPAC 之命名人，於IUPAC 命名之部分縱使為真，亦應係原告於被告指示、監督之下所為之行為，原告後未能舉出證據或任何說明以坐實其述，自不可採。上述之聯繫工作，非皆由原告負責，就藥理實驗聯繫之部分，觀諸原告所提供之傳真，即得確定汎球公司000000先生是將該文書傳真予被告法定代理人丙○○先生而非原告，則原告僅係依被告指示、委託，協助、負責部分與汎球公司聯繫工作。另系爭發明申請之時，原告僅係協助被告處理與聖島事務所間之部分聯繫、資料整理事宜，原告於99年3 月18日自被告公司辭職前，系爭發明申請主要之聯絡窗口與核稿人仍為被告法定代理人丙○○，被告公司之000000、丁○○皆曾擔任資料整理與聯繫之窗口，系爭發明之申請並非全然仰賴原告為此等行政、彙整工作，原告辭職後，系爭發明所有之申請聯繫與核稿工作，皆係由被告法定代理人丙○○與000000所完成。系爭發明之命名為被告法定代理人丙○○因對臺灣在地研發之堅持，而以臺灣之古名Formosa 開頭而成，與原告無涉，因此，就原告所為藥理實驗（汎球公司）、申請專利協助（聖島事務所）及新穎化合物命名衝突（泰國教授Prof.Karalai）之聯繫工作，皆係因當時原告任職於被告公司，基於公司內部之分工需求，被告委託原告擔任上開聯繫之窗口工作，原告據此主張其為系爭發明發明人，顯無理由。
㈥爰聲明：原告之訴駁回、如受不利判決，願預供擔保，請准宣告免為假執行。
四、兩造不爭執下列事實（參本院卷㈠第182 至183 頁之準備程序筆錄）：
㈠原告與被告法定代理人丙○○係登記為發明第I282280 號「
分離自藤黃樹脂並具有抑制腫瘤／癌細胞生長活性的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」專利即前專利之發明人。
㈡系爭發明申請案所列之發明人為丙○○。
㈢原告於99年7 月21日寄發存證信函予被告，要求被告更正系
爭發明申請案之發明人，被告於99年7 月30日以存證信函回覆原告，原告又分於101 年2 月9 日及同年3 月26日委請宏鑑法律事務所寄發律師函予聖島國際專利商標聯合事務所，
101 年2 月9 日並同時副本函知智慧局，要求被告應將原告列名為系爭發明之發明人，被告委請聖島國際專利商標聯合事務所於101 年2 月20日及同年4 月19日函覆。
五、得心證之理由：㈠按發明人係指實際進行研究發明之人；發明人之姓名表示權
係人格權之一種，故發明人必係自然人。發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生「構想」（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。若僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發明人。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。原告既主張其為系爭發明之共同發明人，揆諸前揭法文，自應就其對系爭發明一項或數項請求項有實質貢獻乙節，負舉證責任。
㈡系爭發明技術分析：
⒈系爭發明技術內容：
⑴系爭發明之相關前案為我國發明第I282280 號專利，發
明人為原告及被告公司法定代理人丙○○。該案揭示一得自於藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14(acetoneextracted product TSB-14) 以及從該丙酮萃取產物TSB-14中被進一步純化出的化合物，包括一被命名為福木黃色素A(formo- xanthone A)的新化合物，該丙酮萃取產物以及該等被進一步純化的化合物被證實具有抑制腫瘤／癌細胞生長的活性（本院卷㈠第89頁）。
⑵系爭發明說明書第7 頁（本院卷㈠第14頁）記載：「雖
然如上所述，對於藥學產業中的藥物化學家以及製造者而言，仍然存在有一需要去發展可被容易地製備並且具有止痛、抗發炎以及抗癌活性(analgesic,anti-inflammatory and anticanceractivities)的新穎化合物或萃取物。」因此，系爭發明所欲解決之問題在於從藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物，其所採用之技術手段係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物中分離及純化出單一化合物，並找出具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物。⑶系爭發明說明書第7 至8 頁記載：「經研究，系爭發明
申請人發現在前專利中所揭示的藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14除了具有抑制腫瘤／癌細胞生長的活性外，還具有止痛以及抗發炎的活性。另外，該申請人進一步從該丙酮萃取產物TSB-14中分離出5 個分離部分(fractions) 並純化出18種新穎化合物，經研究發現，該等分離部分具有抑制腫瘤／癌細胞生長、止痛以及抗發炎的活性，而該等新穎化合物亦被證實具有抑制腫瘤／癌細胞生長的活性。」（本院卷㈠第14至15頁）。
⒉系爭發明申請專利範圍分析：
查系爭發明係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14分離出5個分離部分，並從中純化出18種新穎化合物，並證明該TSB-14產物、該5 個分離部分及新穎化合物之藥理活性，已如前述，是申請專利範圍即請求該等新穎化合物及含有該等新穎化合物之醫藥組成物。系爭發明申請專利範圍共計12項，其中申請專利範圍第1 至3 項之申請標的為化合物，其技術特徵在於所列出之式(I) 化合物（為上位概念之化合物，該範圍涵蓋了系爭發明具體分離出之18個新穎化合物）。另第4 至12項之申請標的為醫藥組成物，其技術特徵主要在於該活性成分及其醫藥用途，包括抑制一腫瘤／癌細胞的生長、治療一腫瘤／癌症、止痛活性、抗發炎活性。該活性成分包括系爭發明分離之新穎化合物、藤黃樹脂丙酮萃取產物之分離部分、藤黃樹脂丙酮萃取產物或彼等之組合。
㈢原告主張其之所以為系爭發明之實質貢獻者，理由無非以：
⒈系爭發明為前專利之延伸，若無前專利作為基礎，無法研發出系爭發明，而其為前專利之共同發明人，自亦應為系爭發明之共同發明人；⒉系爭發明中所揭示之新化合物，其化學結構之解析，以及中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作，皆由原告負責完成；⒊原告協助被告公司解決TSB-14洗提、分離、純化的萃取實驗過程中所遭遇的相關問題；⒋系爭發明所揭示之藥學組合物，其應如何將TSB-14依其性質分離以進行藥理試驗係由原告決定，而系爭發明委外進行藥理試驗時，亦係由原告與委外廠商溝通、討論；⒌系爭發明在我國申請專利時，均係由原告與被告公司委請之專利事務所人員溝通說明，並仰賴原告提供之資料進行整理等為據。經查：
⒈原告雖主張：系爭發明為前專利之延伸，若無前專利作為
基礎，無法研發出系爭發明，而其為前專利之共同發明人，自亦應為系爭發明之共同發明人云云，然前專利係揭示一種藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14以及由該丙酮萃取產物進一步純化的福木黃色素A 化合物及包含該化合物之藥學組成物（參本院卷㈠第10頁）；雖然系爭發明係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14進行後續研究，然系爭發明自丙酮萃取產物TSB-14分離出5 個分離部分並從中純化出18種新穎化合物，並證明該TSB-14產物、該5 個分離部分及新穎化合物之藥理活性，且申請專利範圍係請求該等新穎化合物及含有該等新穎化合物、丙酮萃取產物、丙酮萃取產物之分離部分或彼等組合為活性成分之醫藥組成物，已如前述，該等新穎技術特徵均未見於前專利，是系爭發明與前專利既分屬不同之發明，原告仍須舉證證明其對系爭發明的實質貢獻為何，不得僅以其為前專利之共同發明人為據推論其必亦為系爭發明之共同發明人。是原告此一主張，尚未可採。
⒉原告又主張：系爭發明所揭示之新穎化合物，均是由原告
獨立完成其結構分析得到化合物的結構，進而判斷與已知化合物是否有所區隔而具有申請專利所需具備的新穎性，故新穎化合物之發明，其首要欲解決之問題即在於如何藉由結構分析得到化合物的結構，進而判斷與已知化合物有無區隔，原告自為系爭發明之實質貢獻者云云。經查，新穎化合物發明之構想應在於如何獲得該化合物，例如構思以某種化學合成之方式製得，或是從某種天然物質中分離純化製得，並非指將一已純化分離之化合物，以分析儀器得到其光譜數據資料，依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識而予以解析，並判斷與已知化合物是否有區隔，原告上揭相異於此之主張，並非可採。又被告固曾不否認原告有參與新穎化合物之結構分析（本院卷㈠第130 頁），惟系爭發明所欲解決之問題在於從藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物，其所採用之技術手段係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物中分離及純化出單一化合物，並找出具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物及萃取物，是就TSB-14即藤黃樹脂丙酮萃取產物分離純化出單一化合物，以更容易被製備且更發揮止痛、抗發炎及抗癌活性產生構想並進而提出具體可達成該構想之技術手段之人，方為對系爭發明有實質貢獻之人，而關於化合物之結構解析，乃根據系爭發明申請前之通常知識，使該化合物進行各種光譜分析，例如質譜儀、核磁共振光譜儀(NMR) 或傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR)，然後由該等儀器所得到之光譜數據資料，依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識而予以解析，縱此一判讀解析工作有一定之專業性及困難處，亦不因而使其成為對系爭發明所欲解決之問題或達成之功效提出解決之構想，從而，原告雖依工作分配擔任化合物結構鑑定之工作，但其仍非系爭發明之實質貢獻者，而僅為輔助人，原告上開主張，尚無理由。
⒊原告再主張：化合物之中、英文、IUPAC 名稱之命名等工
作，皆由其負責完成，並提出與泰國教授Karalai 通訊之電子郵件（本院卷㈠第88頁之原證14）及命名草稿文件（原證19）為證，惟上開電子郵件僅能證明原告為命名衝突之聯繫人員，但未可反推原告即為系爭發明之新穎化合物中、英文名稱與IUPAC 之命名人；又命名草稿文件之內容並未註明姓名或簽名，其中僅有部分頁次載明日期，是其可否證明原告即為新穎化合物之命名人，亦非無疑。況關於化合物之中、英文、IUPAC 名稱之命名係為一般具有有機化學知識之人，根據國際上通用之命名原則而可完成者，因此，縱認原告確為系爭發明新穎化合物之命名者，亦難認其對於系爭發明有實質貢獻，是原告此一主張，亦難憑採。
⒋原告復稱：其任職時列名為被告公司研發實驗室計劃主持
人，可證明原告確實協助被告公司解決TSB-14洗提、分離、純化等實驗過程中所遭遇之相關問題；此由證人己○○證述：公司成立前後幾年間有定期在週六早上開會，會議中通常是把這一個階段做出來的成果拿給原告或丙○○，或反應實驗中遇到的困難給他們，他們會提供解答和方向等語亦可認定；系爭發明分析級、半製備級RP-HPLC 所使用之分析管柱亦係由原告決定云云。然查，證人己○○上開證詞並未能明確證實系爭發明研發過程中，原告就系爭發明究有無協助解決實驗過程中所遭遇之問題及何種問題，自難據以判斷原告是否對系爭發明有實質貢獻。原告雖又提出化合物分離／純化作業標準書，混合物萃取作業標準書、混合物品質鑑定作業標準書等為證（本院卷㈡第17至41頁之原證23），惟均係針對一般化合物的操作流程，並未特定為系爭發明之化合物。從而，徒憑原告時列名為被告公司研發實驗室計劃主持人、證人己○○上開證詞及原證23，實不足以認定原告對系爭發明之實質貢獻為何，原告前開主張，亦不足恃。
⒌原告另稱：系爭發明所揭示之藥學組合物，其應如何將
TSB-14依其性質分離以進行藥理試驗係由原告決定，而系爭發明委外進行藥理試驗時，亦係由原告與委外廠商溝通、討論；又經由原告協助更新文獻資料至99年間，方才能確立汎球藥理研究所所試驗酵素與特定腫瘤或癌症之機制，也才能在申請專利範圍第7 、8 項中揭示本件藥學組合物可應用之特定腫瘤或癌症云云，並提出95年間被告公司委請汎球藥理研究所進行藥理試驗時，經原告核對該所000000提供之實驗設計後，原告批示請該所依其實驗設計進行藥理試驗之往來傳真以及辦理系爭發明申請案之98年間，000000向原告說明當初進行之藥理試驗結果之電子郵件、文獻資料整理草稿文件等為憑（本院卷㈠第79至80頁之原證10、本院卷㈡第62至63頁之原證25）。惟查：
⑴原告就其究竟如何決定將TSB-14依其性質分離以委外進
行藥理試驗，始終未能舉證證明。縱認係由原告代表與委外廠商溝通、討論，若非對於系爭發明所遭遇之困難提出具體的技術建議而完成系爭發明之內容，否則僅為一般事務性之連繫工作，仍難稱原告為發明人。
⑵原證10至多僅能證明原告曾核對及批示汎球藥理研究所
000000所提供之實驗設計，但尚難證明其係針對何種化合物進行何種實驗設計、是否與系爭發明相關、實驗設計者為何人等情，故該證據尚不足以證明原告所稱之事實。
⑶原證25係列出篩選藥物之癌症相關標的蛋白質及其特性
，其雖說明一些標的蛋白質之作用機制與所涉之相關癌症，惟其屬於習知之知識，況由該資料無法得知係由何人整理，無法證明原告確實協助更新文獻資料，建立特定腫瘤／癌症與所試驗酵素間之相關作用機制，進而為系爭發明之化合物的醫藥用途之發明人。從而，原告此一主張，亦非可憑。
⒍原告末主張：系爭發明在我國申請專利時，均係由原告與
被告公司委請辦理系爭發明之專利事務所即聖島國際專利商標聯合事務所人員溝通說明，聖島事務所人員均係仰賴原告提供之資料進行整理，足證原告為最了解系爭發明內容之人云云，並提出會議討論紀要、傳真稿件、電子郵件及相關說明書等為證（本院卷㈠第81至87頁之原證11至13、本院卷㈡第42至61頁之原證24）。但查，提供資料以供系爭發明之專利說明書的撰寫、國外申請專利時之答辯，並不能證明原告為系爭發明之發明人。又原證24之電子郵件及相關說明書內容僅可得知聖島國際專利事務所000000請被告公司確認或補充說明之處，無法據以證明原告所主張之事實。綜上，原告此部分之主張亦不足以證明其為系爭發明之發明人。
㈣綜上所述，原告未能舉證證明其對系爭發明有何實質貢獻，
從而，其請求被告應於系爭發明申請案表示原告為共同發明人，為無理由，應予駁回。
六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 102 年 1 月 25 日
智慧財產法院第一庭
法 官 歐陽漢菁以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 102 年 1 月 28 日
書記官 葉倩如