智慧財產法院民事判決
102年度民他上字第1號上 訴 人 美銘工業有限公司法定代理人 李昆茂上 訴 人 錦輝水電工程有限公司法定代理人 李旺樹上 訴 人 長廣工業有限公司法定代理人 李昆茂上 訴 人 金億唐精密股份有限公司法定代理人 簡祐澤上 訴 人 李昆茂上五人共同訴訟代理人 徐堯慶律師被上訴人 亞德利塑膠工廠股份有限公司兼法定代理人 蔡子良上二人共同訴訟代理人 沈惠珠律師上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議等事件，上訴人等對於中華民國102 年6 月14日本院101 年度民他訴字第2 號第一審判決提起上訴，本院於103 年3 月6 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請並訴訟費用之裁判廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人金億唐精密股份有限公司新臺幣肆拾伍萬柒仟壹佰肆拾陸元，及自民國一百零一年十一月二十七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用，由被上訴人連帶負擔五分之一，餘由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序方面：被上訴人亞德利企業有限公司於起訴後，於民國102 年8 月15日變更為亞德利塑膠工廠股份有限公司，此有上訴人提出之公司變更事項登記表在卷可稽（見本院卷第74頁），被上訴人並於102 年11月11日具狀陳明。故「亞德利企業有限公司」變更組織為「亞德利塑膠工廠股份有限公司」（下稱亞德利公司），不影響其人格之存續，併予敘明。
二、上訴人主張：㈠上訴人美銘工業有限公司（下稱美銘公司）及錦輝水電工程
有限公司（下稱錦輝公司）為國內水電配管公司，自90年起，由於業務興隆，將部分製造業務委外由被上訴人亞德利公司製造，並將錦輝公司於86年申請註冊、88年審定公告之「三允」商標，授權被上訴人亞德利公司使用。於92年起，上訴人美銘公司開始研發系爭3 個浪管接頭（下稱系爭537 號產品），同一時期，針對系爭商品之雛型（下稱208 號產品）完成並進行鑄模，上訴人針對208 號產品於92年6 月19日申請「浪管之接頭構造」新型專利（創作人李明財為上訴人李昆茂之子），為求快速進入市場，於93年1 月研發完成系爭537 號產品版本，立刻將系爭537 號產品併同208 號產品，委由被上訴人亞德利公司代工，雙方並於93年1 月30日正式簽具合約書（下稱系爭合約），委外代工時，將208 號產品模具移轉給被上訴人亞德利公司，而系爭537 號產品亦委由被上訴人亞德利公司製造模具，並約定除另訂有委售合約外，被上訴人不得自行銷售成品，上訴人擁有三允商標權（贅載「專用」2 字），被上訴人亞德利公司不得仿冒，上訴人於94年6 月8 日就系爭537 號產品申請「易拆裝之浪管接頭構造」新型專利（創作人李明財為上訴人李昆茂之子）。被上訴人亞德利公司接受上訴人委外代工期間，於97年3 月11日取得發明第I294501 號「浪管快速接頭結構㈠」專利（下稱系爭專利）。被上訴人亞德利公司取得系爭專利後，先是盜用上訴人「三允及圖」商標、強行霸佔上訴人美銘公司
208 號雛型產品模具，自行違約生產系爭537 號產品，並於95年12月18日委由聯華國際專利商標事務所（下稱聯華事務所）發函上訴人，自行解除其代工契約，被上訴人亞德利公司明知系爭537 號產品沒有侵害系爭專利之情形下，逕向臺灣高雄地方法院（下稱高雄地院）就上訴人所生產之系爭53
7 號產品提起專利侵權訴訟，並對被上訴人亞德利公司違約後上訴人另行委外製造之代工廠上訴人金億唐精密股份有限公司（下稱金億唐公司）提起保全證據聲請。上訴人自遭證據保全時起，不僅遭受經濟上之損失，更因被上訴人之濫訴，導致上訴人經營之商譽受有損害，經前案最高法院101 年度台上字第38號判決駁回被上訴人之訴確定，被上訴人濫行利用專利訴訟侵害上訴人財產權及名譽甚明，蔡子良為被上訴人之法定代理人應與被上訴人負連帶賠償責任。
㈡本院99年度民專上字第24號確定判決下列認定應有爭點效：
⒈上訴人研發之系爭537 號產品為上訴人首創委外給被上訴人
亞德利公司製造，並委由被上訴人亞德利公司製造模具，是被上訴人亞德利公司明知系爭537 號產品早在系爭專利申請前已公開，有「先前技術阻卻」之適用：
⑴上訴人所提原證2 之93年1 月31日合約書，係影印自被上
訴人亞德利公司委由聯華事務所以95年12月18日95聯專字第346 號函向上訴人美銘公司及李昆茂表示「撤銷並解除
93 年1月30日合約書」之附件一，上訴人早於96年1 月12日向臺灣高雄地方法院檢察署（下稱高雄地檢署）對被上訴人蔡子良所提刑事告訴狀及高雄地院96年度智字第4 號損害賠償案件所提96年1 月26日起訴狀，業均一併提出聯華事務所95年12月18日95聯專字第346 號函，而該律師函既已明確表示93年1 月30日合約書之產品包括208 號產品及系爭537 號產品，故被上訴人此部分所辯，殊無足取。
⑵依被上訴人委請聯華事務所律師致上訴人美銘公司及李昆
茂函所載，被上訴人自承申請第00000000號專利案之浪管接頭早於93年1 月30日已為公開使用之結構，且申請第00000000號專利案之浪管接頭即為系爭537 號產品，可知系爭浪管接頭早在系爭專利申請前已公開，其技術相對於系爭專利為先前技術，屬於公共財，任何人均不得據為己有。此外，系爭浪管接頭亦有「先前技術阻卻原則」之適用，被上訴人系爭專利仍不得對系爭浪管接頭主張其專利權。
⒉系爭專利因「禁反言」，其均等範圍不得擴及系爭537 號產品：
被上訴人於專利再審查申請書中，就先前技術引證一之矩型孔之固接卡合特徵與系爭專利之「本體3 設凹環圍31，內凹環圍31並設斜壁面310 ，且搭配前述斜壁面310 運作…」認為「若強將矩型孔解釋為與斜壁面同一，就是不當解釋矩型孔之特徵，本屬不當擴張」，而主張「一為矩型孔，一為斜壁面，兩者構造特徵亦屬不同」，進而排除固接卡合之特徵於其申請專利範圍之外。被上訴人在依93年1 月30日合約書產製系爭537 號產品期間，已清楚了解系爭537 號產品係以矩型孔為卡合方式，而非以斜壁面搭配內凹環圍卡合，被上訴人既於系爭專利之申請及審查過程中，一再強調矩型孔特徵非屬系爭專利範圍，則被上訴人於97年3 月11日取得系爭專利時即應已明確知悉系爭537 號產品並未侵害系爭專利。
㈢上訴人得請求損害賠償之理由：
由被上訴人亞德利公司於97年4 月28日、97年6 月12日先後向高雄地院所提出之「民事證據保全聲請狀」「民事證據保全表示意見狀」所為主張，顯見被上訴人有利用保全證據程序迫使上訴人停止生產及銷售系爭537 號產品之惡意，且上訴人李昆茂於前案本院99年度民專上字第24號案件100 年4月25日審理中業已陳稱：「95年的時候上訴人就不交給我了，上訴人把我的（208 號）模具侵占了，（上訴人又以系爭專利做產品，所以我把）代工的東西（537 號）另外交給金億唐作。93年1 月30日就交給上訴人（208 號）模具，律師函可以證明（208 號模具移轉），不是現在系爭標的物（53
7 號）。現在做的是以前93年1 月30日（連同模具）交給他做的（208 號）。發票裡面的東西是以前93年1 月30日合約交給上訴人代工的物品（208 號），不是本件系爭浪管（53
7 號）」，另參以上訴人金億唐公司於96年間所開立之統一發票，足見上訴人金億唐公司於保全證據程序進行前確有代工產製系爭537 號產品。此外，由被上訴人前請原審函查上訴人金億唐公司97年6 月至101 年1 月銷貨予上訴人美銘公司及長廣公司之銷項憑證明細資料，財政部高雄國稅局鳳山分局業於102 年1 月21日以財高國稅鳳銷字第1021220875號函檢送進銷項憑證明細資料表4 紙，上開進銷項憑證明細資料表所載52紙統一發票，可見系爭537 號產品均係於97年4月30日保全證據程序進行之前，參以前述被上訴人明知系爭
537 號產品並無侵害系爭專利，卻仍惡意利用保全證據程序，並濫用訴訟制度之情形，堪認上訴人金億唐公司於保全證據程序實施後及訴訟進行期間係被迫停止產製系爭537 號產品，而上訴人錦輝公司亦因此無法繼續銷售系爭537 號產品。
㈣損害賠償之計算：
⒈被上訴人係於97年4 月28日以上訴人金億唐公司未得被上訴
人同意或授權即仿冒系爭專利製造商品為由，向高雄地院聲請對上訴人金億唐公司進行保全證據程序，經高雄地院以97年度審全字第36號裁定予以准許，並於97年4 月30日至上訴人金億唐公司之工廠施行勘驗，且進行保全證據程序，嗣於97年6 月間對上訴人提起民事訴訟，上訴人金億唐公司、錦輝公司於保全證據程序進行後及訴訟期間被迫停止產製及銷售系爭537 號產品，已如前述，上訴人金億唐公司、錦輝公司原各請求自97年6 月11日起至101 年1 月31日第三審判決時止之所失利益1,161,000 元、2,859,500 元，惟於第二審減縮為上訴人金億唐公司、錦輝公司於97年7 月至100 年8月間預期可得之營業利益，即應視為上訴人金億唐公司、錦輝公司之所失利益，並計算金額如下述。
⒉又由於時間久遠，單據難免遺失，經上訴人勉力尋找，尋得
幾張單據作為上訴人所失利益之依據，據此可證系爭537 號產品中「管接頭」1/2"製造單價為新臺幣（下同）0.74元、銷售單價為1.4 元、3/4"製造單價為1.07元、銷售單價為1.
8 元、1"製造單價為1.19元、銷售單價為2.8 元；「轉接頭」1/2"製造單價為0.63元、銷售單價為1.4 元、3/4"製造單價為0.96元、1"製造單價為1.11元；「盒接頭」1/2"製造單價為0.75元、銷售單價為1.4 元、3/4"製造單價為1.07元、銷售單價為1.8 元、1"製造單價為1.19元、銷售單價為2.8元。上訴人金億唐公司自96年7 月份至97年6 月份就系爭53
7 號產品之產製總價值2,534,996 元，參照同業利潤標準表所示，塑膠皮、板、管材製造之淨利率為9% ，上訴人金億唐公司僅請求以6%計算，則上訴人金億唐公司1年之利潤為152,100 元，故上訴人金億唐公司於97年7 月份至100 年8月份共38個月之所失利益為481,650 元。又依上訴人金億唐公司於96年7 月份至97年6 月份間每月產製系爭537 號產品之數量計算上訴人錦輝公司之銷售總額為4,815,860 元，上訴人錦輝公司僅請求以7%計算該1 年之利潤為337,110 元，故上訴人錦輝公司於97年6 月份至100 年8月份共38個月之所失利益為1,067,515 元。
⒊又因被上訴人亞德利公司惡意利用司法機關有應予審理之職
權，不當開啟訴訟程序，濫用訴訟制度，迫使上訴人金億唐公司及錦輝公司於訴訟期間暫時停止生產及銷售系爭537 號產品，致分別受有481,650 元、1,067,515 元之損失，已如前述，而被上訴人蔡子良為亞德利公司之負責人，依公司法第23條第2 項規定，自得請求被上訴人蔡子良與亞德利公司負連帶賠償責任。
㈤並於本院審理時補陳略以：
⒈關於上訴人系爭537 號產品產銷過程，聯華事務所95年12月
18日95聯專字第346 號函及其附件已自承事實在案。依據95聯專字第346 號函㈡1 第1 行、第2 行、㈡第5 點、㈣第2段，凡是只要有附件五的部分，一再陳明被上訴人受委託製造537 號產品，只是後續雙方有商業上利益不同，導致美銘公司另行委託他人代工。
⒉96年5 月產製之產品是否有537 號屬消極事實，舉證責任為被上訴人所應為。
⒊於損失利益部分，因為上訴人無法產製537 號，所產生之損
失可以分成二部分來看，一部分為金億唐公司，金億唐公司為OEM 委外產製公司，無法掌握任何產品規格，僅得依照客戶指示予以生產，所以其損失利益本就是未能被指示生產的利益，也不會有任何計畫；另一部分是上訴人美銘公司的銷售利益，這部分上訴人之所以提出保全程序之前產製之發票，其目的就是要證明537 號系爭產品在保全程序前已經銷售，係因保全程序產生停止銷售的原因。
三、被上訴人則抗辯以：㈠被上訴人於前案本院99年度民專上字第24號判決係以上訴人
美銘公司、長廣公司及錦輝公司有銷售侵害被上訴人系爭專利產品暨上訴人金億唐公司製作銷售侵害被上訴人系爭專利產品，而單純請求渠等就97年3 月11日至同年6 月11日侵害系爭專利權之行為賠償損害，並依專利法規定請求渠等停止生產銷售侵權之系爭產品。被上訴人既未曾於前開訴訟前、中、後通知上訴人等不得銷售系爭產品予任何特定對象，或禁止與任何對象為系爭產品之交易，且未曾要求與上訴人等交易之任何相對人與自己交易，則上訴人追加主張被上訴人依專利權行使侵權損害賠償暨依法請求上訴人停止生產銷售之行為，亦有「促使他事業對特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為」、「使競爭者之交易相對人與自己交易」、「影響交易秩序之欺罔或顯失公平」等行為，與前述被上訴人單純對上訴人等所為之專利侵害損害賠償請求之事實，顯非同一事實，依一般社會生活並非可認為同一或關連，並與上訴人起訴請求被上訴人濫權起訴損害賠償之訴訟及證據資料不具有同一性或一體性，而無民事訴訟法第255 條第1 項第2 款得為追加訴訟之適用。
㈡本院99年度民專上字第24號關於上訴人曾依系爭合約委由被
上訴人製造系爭537 號產品模具，有「先前技術阻卻」及「禁反言」適用之認定有誤，無爭點效之適用：
⒈上訴人並未委由被上訴人製造系爭537 號產品模具：
上訴人李昆茂於業務侵占之民刑事訴訟，主張系爭合約所約定交付予被上訴人之模具僅為208 號產品模具共一套7 組，經該等民刑事訴訟法院均認定屬實，採為判決依據，判定被上訴人違反該合約約定而有侵占模具之犯行與侵權行為。復於被上訴人起訴上訴人等專利侵害訴訟中，上訴人李昆茂又舉系爭合約主張該合約所約定交付予被上訴人之模具為生產
208 號產品及537 號產品之不同模具共計2 套，又經該訴訟之各級法院認定屬實，而為先前技術阻卻之適用，駁回被上訴人之專利侵害主張。同一合約，卻在不同訴訟中，依上訴人李昆茂具結與未具結之不同陳述，皆為法院所採為真實之認定，實難想像。上訴人未曾依93年1 月30日合約交付任何模具予被上訴人，該合約所約定之模具與系爭537 號產品無關。上訴人未曾委託被上訴人製作系爭537 號產品之模具，亦未曾委託被上訴人代工產製系爭537 號產品。上訴人於本院99年度民專上字第24號為使法院駁回被上訴人之專利侵害主張，於扣案證物經法官公開心證有均等侵害之適用時，乃提出依系爭合約已交付被上訴人包括生產208 及537 號產品之模具共2 套之不實情節，訴訟詐欺法院，陷於錯誤，而誤認定被上訴人已依系爭合約取得系爭537 號產品模具並生產，上訴人侵害專利之系爭537 號產品技術為系爭專利之先前技術。
⒉系爭537 號產品無「禁反言」之適用：
被上訴人於系爭專利再審查時並非主張「矩形孔」不同於「內凹環圍」，而係主張「矩形孔」與「斜壁面」之結構特徵不同，若將「矩形孔」解釋為與「斜壁面」同一，就是不當擴張。本院99年度民專上字第24號判決卻將前開被上訴人主張認定為被上訴人係主張「矩形孔」與「具斜壁面之內凹環圍」並不相同，且「矩形孔」不得擴張至具斜壁面之內凹環圍，「矩形孔」不同於「內凹環圍」，顯與事實不符。系爭專利經智慧財產局審查後確認系爭專利「與兩引證相較，整體結構及達成功效確不相同」，而准予專利，故系爭專利之「斜壁面」與引證案「矩形孔」，確為不同之結構，功效亦不同。被上訴人於本院99年度民專上字第24號判決主張專利侵權，並無禁反言之事實發生。
㈢損害賠償部分：
⒈按訴訟尚未經判決，上訴人等並非因被訴即應停止產製，即
非因被上訴人起訴受不正確判決而遭強制執行所致。若如上訴人所主張系爭537 號產品已於93年1 月30日公開，又如上訴人主張其係發明專業取得無數專利權利，其對於專利權利既甚為熟稔，自當已知已公開在系爭專利申請之前的系爭產品，絕無侵權之可能，又何須停止產銷？則上訴人等「自願」停止產銷，亦非被上訴人行為所致，兩者並無因果關係。⒉被上訴人否認上訴人主張損害計算為成本價0.9 元，銷售價
1.9 元，上訴人亦未舉證以實其說。甚且，由上訴人所提出之發票以觀，製造商上訴人金億唐公司之出售單價為0.63至
0.77等不等金額，何以上訴人金億唐公司之成本價為0.9 元？而上訴人美銘公司等銷售價並未有任何憑證可稽，且使用之淨利標準為工程業，而非銷售業；上訴人錦輝公司僅為系爭537 號產品所使用商標之商標權所有人，並非銷售系爭53
7 號產品之公司，此由卷附發票之買受人為「長廣公司」與「美銘公司」，而非「錦輝公司」。上訴人亦未曾舉證上訴人錦輝公司有向上訴人金億唐公司或其他廠商購入系爭537號產品之事實，是上訴人主張錦輝公司受有損害，顯與事實不合，毫無理由。
⒊上訴人既未舉證其停止產銷所致損害與被上訴人之起訴有何
相當因果關係，亦未舉證被上訴人有禁止上訴人與其他同業交易或使上訴人原交易對象與自己交易、或其他欺罔、不公平等行為發生，又係基於自由意志之決意停止產銷系爭537號產品（實無停止產銷），與被上訴人之專利權侵害起訴並無相當因果關係。
㈣並於本院審理時補陳略以：
⒈由於禁反言乃是專利侵害之專業審理階段，並非上訴人非專
業之一般發明人所得瞭解，甚且，所有專利申請皆係由專業之專利商標事務所所處理，再者，法院針對禁反言之專業判斷，亦屬技術上之研判，更非上訴人所得先予知悉法院裁判之結果，有禁反言之適用。
⒉有關上訴人是否於專利侵害訴訟前，已知系爭537 號產品之
技術，此由上訴人自認93年1 月30日合約並未約定提供537號模具，則被上訴人無能為上訴人製造系爭537 號產品，且上訴人於99年度民專上字第24號訴訟審理時，一再陳述依照前開合約委託被上訴人製造之產品為208 號產品，並非系爭
537 號產品，且系爭537 號專利申請時間為94年6 月18日，上訴人更不可能於申請日前將系爭537 號產品產銷公開於世，否則其如何申請專利。
⒊被上訴人聲請保全證據，係在證明上訴人有產銷系爭537 號
產品，則上訴人否認於保全證據後有再生產系爭537 號產品，此項有利於上訴人之事實，自當由上訴人負擔舉證責任。
四、上訴人於原審聲明：㈠被上訴人應連帶給付上訴人錦輝公司2,859,500 元，連帶給付上訴人金億唐公司1,161,000 元，及均自民事更正訴之聲明暨追加訴訟標的狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡被上訴人應將最高法院101 年度台上字第38號民事判決及最後事實審判決書之標題、案號、當事人、案由及主文之內容，以4 分之
1 版面分別登載於中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報全國版報頭下3 日。原審判決上訴人之訴駁回，上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決關於駁回上訴人後開第2 、
3 項之訴部分廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人錦輝公司1,067,515 元、上訴人金億唐公司481,650 元，及均自101年11月23日原審民事更正訴之聲明暨追加訴訟標的狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢被上訴人應將最高法院101 年度台上字第38號民事判決及最後事實審判決書之標題、案號、當事人、案由及主文之內容，以4 分之
1 版面分別登載於中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報全國版報頭下3 日。㈣第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。㈤上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴人之上訴駁回。㈡第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。㈢被上訴人願供擔保免為假執行。故上訴人錦輝公司請求超過1,067,515 元部分及上訴人金億唐公司請求超過481,650 元部分均未據上訴而告敗訴確定，附此敘明。
五、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第151至152頁）：㈠被上訴人於94年5 月18日提出系爭專利申請，於97年3 月11日取得專利。
㈡訴外人李明財（申請時之上訴人美銘公司、錦輝公司、長廣
公司法定代理人李昆茂之子）係新型第M246878 號「浪管之接頭構造」專利、新型第M279095 號「易拆裝之浪管接頭構造」專利之專利權人，分別於92年6 月19日及94年6 月8 日提出專利申請。
㈢上訴人美銘公司與被上訴人於93年1 月30日簽訂系爭合約。
㈣被上訴人於前案以上訴人侵害系爭專利為由，向高雄地院提
起訴訟，經高雄地院97年度智字第13號、本院99年度民專上字第24號及最高法院101 年度台上字第38號判決駁回被上訴人之訴確定在案。訴訟中被上訴人曾對上訴人金億唐公司進行保全證據，由高雄地院以97年度審全字第36號裁定准許。
㈤聯華事務所95年12月18日95聯專字第346 號函文的形式上真正不爭執。
六、本件兩造之爭點則為（見本院卷第152頁）:㈠被上訴人之下列爭點是否業經本院99年度民專上字第24號確
定判決認定而為爭點效所及？⒈上訴人研發之系爭537 號商品為上訴人首創並委外給被上訴人製造，並委由被上訴人製造模具。
⒉208 號雛型產品早於92年6 月19日申請「浪管接頭構造」新型專利，上訴人並非剽竊被上訴人之首創技術。
⒊被上訴人明知系爭537 號產品早在系爭專利申請前已公開。
㈡被上訴人有無濫行起訴，而構成民法第184 條第1 項後段、
第2 項、第195 條第1 項、公司法第23條第2 項之侵權行為，及公平交易法第19條、第24條之行為，而應依同法第31條、第34條負損害賠償責任及由被上訴人負擔費用，將判決內容登載新聞紙？㈢上訴人是否因被上訴人行為受有財產上之損害？其數額若干
？㈣上訴人是否因被上訴人行為受有商譽上之損害？
七、本院得心證之理由：㈠按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，應負損害
賠償責任；違反保護他人之法律，致生損害於他人者，亦應負賠償責任，民法第184 條第1 項後段、第2 項分別定有明文。加害人明知原因事實無法成立，仍惡意利用司法機關有應予審理之職權，不當開啟訴訟程序，濫用訴訟制度，自符合民法第184 條第1 項後段之故意以背於善良風俗之方法加損害於他人之構成要件，而應負損害賠償責任。又民法第18
4 條第2 項前段所謂違反保護他人之法律者，須以行為人有違反該保護他人法律之行為並其違反保護他人法律之行為與損害之發生間有相當因果關係為必要。
㈡上訴人主張被上訴人亞德利公司之前以上訴人製造、販賣之
系爭537 號產品侵害其系爭專利為由，提起侵權行為損害賠償訴訟，先後經前案即高雄地院97年度智字第13號判決、本院99年度民專上字第24號判決、最高法院101 年度台上字第38號判決上訴人之系爭537 號產品未侵害系爭專利，被上訴人亞德利公司敗訴確定。其理由之一為：系爭專利申請時，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）曾出具審查意見函認系爭專利不具進步性，被上訴人亞德利公司即以再審查理由書申復稱：「引證1 之『矩形孔』，依據文義解釋，…即與本申請案之『…本體3 設內凹環圍31，內凹環圍31並設斜壁面
310 ，且搭配前斜壁面310 運作…』所稱之斜壁面，於文義解釋並不相同，且兩者一為『矩形孔』，一為『斜壁面』，兩造之結構特徵，亦屬不同…本屬不當擴張」，可見被上訴人已將系爭專利具斜壁面之內凹環圍排除均等於本體上設為矩形孔之浪管接頭，而系爭537 號產品浪管接頭之本體設二穿過孔壁之卡掣孔即為矩形孔，故有禁反言原則之適用，系爭537 號產品未落入系爭專利之申請專利範圍等情，有上開本院及最高法院判決在卷可稽（原審高雄地院卷第78至80頁、原審本院卷㈠第69至95頁），且經本院調閱前案歷審全卷核閱無訛，堪信為真實。
㈢查系爭專利申請時，智慧局曾出具審查意見函認系爭專利不
具進步性，被上訴人亞德利公司即以再審查理由書申復稱：「引證1 之『矩形孔』，依據文義解釋，…即與本申請案之『…本體3 設內凹環圍31，內凹環圍31並設斜壁面310 ，且搭配前斜壁面310 運作…』所稱之斜壁面，於文義解釋並不相同，且兩者一為『矩形孔』，一為『斜壁面』，兩造之結構特徵，亦屬不同…本屬不當擴張」乙節，有智慧局審查意見通知函、申復理由書、智慧局專利核駁審定書、專利再審查申請書、專利再審查理由書存卷為憑（原審高雄地院卷第34至60頁），可見被上訴人亞德利公司於專利申請過程中已主張矩形孔之卡合方式與具斜壁面之內凹環圍之卡合方式不同，矩形孔不得擴張至具斜壁面之內凹環圍。被上訴人雖抗辯稱：其於系爭專利之再審查理由書內，係主張引證1 之「矩形孔」與系爭專利之「斜壁面」非同一，並非與「內凹環圍」非同一云云，惟系爭專利係於本體設置設有斜壁面之內凹環圍，再以一具有複數彈性張、閉卡合瓣之卡合元件與前述本體結合，並利用前述卡合瓣外表所具有突緣與前述本體之內凹環圍結合（參原審本院卷㈠第183 頁系爭專利說明書【發明所屬之技術領域】），是系爭專利之「斜壁面」即設於「內凹環圍」上，而被上訴人於再審查理由書中所述者即在主張以「設斜壁面之內凹環圍」卡合之方式與先前技術以「矩形孔」卡合之方式不同，故具進步性，據上，被上訴人於本件將系爭專利「斜壁面」與「內凹環圍」拆解成兩不相干之技術特徵，而謂其在再審查理由書中僅主張「矩形孔」與系爭專利之「斜壁面」非同一，並非與「內凹環圍」非同一云云，要屬斷章取義之舉，尚非可採。從而，被上訴人亞德利公司確實已在系爭專利申請過程中，明白將系爭專利具斜壁面之內凹環圍排除均等於本體上設為矩形孔之浪管接頭。
㈣次查，系爭537號產品浪管接頭之本體設二穿過孔壁之卡掣
孔即為矩形孔，有本院99年度民專上字第24號判決附圖2 可參（見原審本院卷㈠第93頁）。被上訴人既有系爭537 號產品實物可資比對，自不得諉稱不知系爭537 號產品實物係採取卡掣部與卡掣孔即矩形孔卡合之方式。又被上訴人既已於系爭專利申請過程中主張系爭專利以「設斜壁面之內凹環圍」卡合之方式與先前技術以「矩形孔」卡合之方式不同，而將系爭專利具斜壁面之內凹環圍排除均等於本體上設為矩形孔之浪管接頭，自應明瞭系爭537 號產品不侵害系爭專利，詎被上訴人仍起訴主張以「矩形孔」卡合之系爭537 號產品侵害系爭專利，難謂其無明知原因事實無法成立而濫用訴訟制度之惡意，揆諸前揭說明，自該當民法第184 條第1 項後段之故意以背於善良風俗之方法加損害於他人之構成要件，而應負損害賠償責任。
㈤上訴人金億唐公司因被上訴人亞德利公司濫用訴訟制度之惡
意，被迫於訴訟期間暫停生產銷售系爭537 號產品而受有損害，且所生損害與被上訴人亞德利公司之行為有因果關係：⒈查被上訴人亞德利公司係於97年4 月28日向高雄地院提出「
民事證據保全聲請狀」，內載：「…相對人（指上訴人金億唐公司）等為製造各式塑膠製品及塑膠模具設計製造加工業者，不思自行發明專利，未得聲請人之同意或授權，即製造前述聲請人所有之發明第I294501 號『浪管快速接頭結構㈠』專利（即系爭專利），侵害聲請人之前述發明專利權。…為避免相對人出清全部成品，並繼續擴大聲請人之損害，實有保全全部侵害物品，並作為聲請人請求損害賠償之依據。…應保全之物品：相對人所製造並販售侵害聲請人發明專利之全部商品…對相對人上述工廠現存的侵害物品、模具為拍照存證並清點庫存數量，並各保全一只侵害物品。…」等語（見本院卷第46至48頁）；於97年6 月12日又提出「民事證據保全表示意見狀」表示：「…本件證據保全結果，明顯證明相對人確有侵害聲請人之權利，故已依法定期限另案提出民事侵權行為之訴訟在案，現正待首次開庭通知中…」等語（見本院卷第49至50頁），則被上訴人顯有利用保全證據程序迫使上訴人停止生產及銷售系爭537 號產品之惡意。⒉次查，上訴人李昆茂於另案本院99年度民專上字第24號案件
100 年4 月25日審理中業已陳稱：「95年的時候上訴人就不交給我了，上訴人把我的（208 號）模具侵占了，（上訴人又以系爭專利做產品，所以我把）代工的東西（537 號）另外交給金億唐作。93年1 月30日就交給上訴人（208 號）模具，律師函可以證明（208 號模具移轉），不是現在系爭標的物（537 號）。現在做的是以前93年1 月30日（連同模具）交給他做的（208 號）。發票裡面的東西是以前93年1 月30日合約交給上訴人代工的物品（208 號），不是本件系爭浪管（537 號）」等語（見原審本院卷㈠第265 至266 頁、另案最高法院101 年度台上字第38號卷第102 至103 頁），另參酌上訴人金億唐公司於96年間所開立之統一發票（見本院卷51至58頁），互相勾稽，足見上訴人金億唐公司於保全證據程序進行前確有代工產製系爭537 號產品。
⒊又查，被上訴人前請原審函查上訴人金億唐公司97年6 月至
101 年1 月銷貨予上訴人美銘公司及長廣公司之銷項憑證明細資料，財政部高雄國稅局鳳山分局業於102 年1 月21日以財高國稅鳳銷字第1021220875號函檢送進銷項憑證明細資料表4紙 ，經核上開進銷項憑證明細資料表所載52紙統一發票，除編號1 、2 為系爭537 號商品外，其餘編號3 至28為「電光接頭」、編號29至37為「塑膠製品( 指水管、電管等製品) 」、編號38至48為「管蓋」、「管帽」、編號49、50為「第3 代盒接頭」、「4 、6 、8 分內襯套模具」、編號51為「內襯套樣品制作」、編號52為「第3 代管接頭」、「轉接頭模具」均與系爭537 號產品無涉，而編號1 之統一發票雖係於97年5 月23日開立、編號2 之統一發票則於97年6 月25日開立，惟該發票係上訴人金億唐公司依交易慣例，於交貨後3 個月所開立以便向上訴人長廣公司及美銘公司請款，換言之，上訴人金億唐公司產製編號1 、2 統一發票所載系爭537 號產品，均係於97年4 月30日保全證據程序進行之前，參以前述被上訴人明知系爭537 號產品並無侵害系爭專利，卻仍惡意利用保全證據程序，並濫用訴訟制度之情形，堪認上訴人金億唐公司於保全證據程序實施後及訴訟進行期間係被迫停止產製系爭537 號產品而致生損害，且上訴人金億唐公司因此所生之損害與被上訴人亞德利公司之行為有因果關係，上訴人金億唐公司自得依民法第184 條第1 項後段規定請求被上訴人亞德利公司負損害賠償責任。。
⒋至於被上訴人亞德利公司提起民事訴訟及聲請保全證據之時
，上訴人金億唐公司之法定代理人李昆茂雖然身兼上訴人錦輝公司之法定代理人，則被上訴人亞德利公司上開對於上訴人金億唐公司濫用訴訟制度之惡意，是否影響上訴人錦輝公司，致其被迫於訴訟期間無法生產銷售系爭537 號產品而受有損害，所應檢視者為上訴人錦輝公司於被上訴人亞德利公司提起民事訴訟及聲請保全證據之時，是否已有生產銷售系爭537 號產品之計畫？且該生產銷售之計畫之停止，與被上訴人亞德利公司之上開行為間是否有因果關係？惟查：
⑴按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，
民事訴訟法第277 條第1 項本文定有明文。而損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實間，兩者具有相當因果關係為其成立要件。故原告所主張損害賠償之債，倘不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在，最高法院30年度上字第18號、48年度台上字第481 號分別著有判例。所謂相當因果關係，係指加害行為於一般情形下，依據社會之通念，均能發生該等損害結果之連鎖關係。次按「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益」，民法第216 條有明文規定。本件上訴人錦輝公司雖主張被上訴人惡意對其濫行提起上開專利侵權訴訟，並對上訴人金億唐公司進行證據保全，使其心生畏懼，停止生產及銷售該系列商品，致生損害云云，惟被上訴人否認上情。依據舉證責任分配原則，上訴人錦輝公司應舉證被上訴人濫行起訴之行為與上訴人錦輝公司之損害間，兩者具有相當因果關係，始得向被上訴人請求負損害賠償之責任。
⑵然而，上訴人錦輝公司請求前述證據保全後之97年7 月間
至100 年8 月間止因未能販賣系爭537 號產品所失利益部分，上訴人錦輝公司同未能證明其自97年7 月間起至100年8 月間止，已有每月生產50萬件系爭537 號產品之計劃，而屬於民法第216 條第2 項所定得請求損害賠償之「所失利益」，且上訴人李昆茂於99年11月29日另案本院99年度民專上字第24號民事事件中係陳稱：搜索時（按指證據保全），金億唐公司表示嚇壞了，所以它不做了，所以我用其他東西給他做，做另外一個我同樣可以賣；我們有好幾種產品給金億唐公司去做，我們做很多種代工，我記得只有在他申請出來以後，就是被上訴人去抓的時候，那時候有一些，但是以前跟以後都是做別的等語（參原審本院卷㈠第26 2至263 頁上開民事事件筆錄），是上訴人錦輝公司遽而因此為計算基礎請求被上訴人賠償1,067,515 元部分，為無理由，應予駁回。
㈥至於上訴人美銘公司與被上訴人亞德利公司於93年1 月30日
簽署之合約書，是否有委請被上訴人製作系爭537 號產品模具，而使系爭537 號產品於系爭專利申請前即已公開使用而為先前技術之爭點，已不影響被上訴人須依民法第184 條第
1 項後段負損害賠償責任之判斷。㈦另按有「一、以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定
事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。…三、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為」之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之。又除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。公平交易法第19條第1 、3 款、第24條、第31條亦有明文。公平交易法第19條第1 款規定之不公平競爭行為係「以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為」，且須有「限制競爭或妨礙公平競爭之虞」，上訴人並未舉證證明有事業因被上訴人對上訴人起訴而斷絕向上訴人購買系爭537 號產品，至於上訴人李昆茂在前案中既稱：搜索時（按指證據保全），金億唐表示嚇壞了，所以它不做了，所以我用其他東西給他做，做另外一個我同樣可以賣等語，已如上述，足見上訴人金億唐公司縱未再代工系爭537 號產品，亦有供給其他替代產品而未必有限制競爭或妨礙公平競爭之虞。又公平交易法第19條第3 款規定之不公平競爭行為係「以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為」，上訴人始終未舉證證明被上訴人有使何交易相對人與自己交易之行為，是其主張被上訴人有本款行為，亦尚非有理由。另被上訴人僅係對上訴人提起侵權訴訟，上訴人未主張被上訴人有對上訴人之交易相對人或潛在交易相對人散布上訴人侵害專利權之訊息，是上訴人未能證明被上訴人起訴行為已該當公平交易法第24條「足以影響交易秩序」之要件，自不得依同法第31條請求被上訴人負損害賠償之責任。
㈧上訴人金億唐公司得請求損害賠償金額之計算：
⒈按「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填
補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益」，民法第216 條定有明文。而該條所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害。所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害（最高法院48年度台上字第1934號判例要旨參照）。又「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」，民事訴訟法第222 條第2 項亦定有明文。⒉查被上訴人係於97年4 月28日以上訴人金億唐公司未得被上
訴人同意或授權即仿冒系爭專利製造商品為由，向高雄地院聲請對上訴人金億唐公司進行保全證據程序，經高雄地院以97年度審全字第36號裁定予以准許，並於97年4 月30日至上訴人金億唐公司之工廠施行勘驗，且進行保全證據程序，嗣於97年6 月間對上訴人提起民事訴訟，經前案之高雄地院97年度智字第13號、本院100 年6 月2 日99年度民專上字第24號判決及最高法院101 年1 月12日101 年度台上字第38號判決駁回被上訴人之訴確定在案。上訴人金億唐公司於保全證據程序進行後及訴訟期間被迫停止產製及銷售系爭537 號產品，已如前述，則上訴人金億唐公司請求於上開保全證據程序進行後及訴訟期間內之97年7 月起至100 年8 月期間預期可得之營業利益，即應視為上訴人金億唐公司之所失利益。⒊次查，系爭537 號產品中「管接頭」1/2"製造單價為0.74元
、銷售單價為1.4 元、3/4"製造單價為1.07元、銷售單價為
1.8 元、1"製造單價為1.19元、銷售單價為2.8 元；「轉接頭」1/2"製造單價為0.63元、銷售單價為1.4 元、3/4"製造單價為0.96元、1"製造單價為1.11元；「盒接頭」1/2"製造單價為0.75元、銷售單價為1.4 元、3/4"製造單價為1.07元、銷售單價為1.8 元、1"製造單價為1.19元、銷售單價為2.
8 元，有送貨單、出貨單等影本為證（見原審陳證三、四、原證42），而上訴人金億唐公司自96年7 月份至97年6 月份就系爭537 號產品之產製總價值2,406,029 元，有統一發票
9 紙為證（見本院卷第53頁下方至第58頁），且上開送貨單、出貨單、統一發票上之所載單價經核相符。又按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第22
2 條第2 項定有明文。查本件上訴人金億唐公司選擇依其因被上訴人侵害行為所失之利益，為請求損害賠償之數額，並已提出上開送貨單、出貨單、統一發票為據，該等證據資料存在之時間距本件起訴時已約4 年，誠屬不易，而上訴人金億唐公司已證明其受有損害，有如上述，足認其損害賠償數額之證明顯有重大困難，故上開系爭537 號產品之自96年7月份至97年6 月份產製總價值2,406,029 元可作為計算上訴人金億唐公司於97年7 月份至100 年8 月間未能製造、銷售系爭537 號產品所失利益之依據。而財政部每年均就營利事業各種同業，核定利潤標準，作為課徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，可謂係依統計及經驗所定之標準。惟同業利潤標準既為課稅標準，作為本件所失利益之計算，有偏高之疑慮，但上訴人金億唐公司主張參照同業利潤標準表（見本件原審高雄地院卷第135 至141 頁）所示，塑膠皮、板、管材製造之淨利率為9%，上訴人金億唐公司僅請求以6%計算，應可消除上揭偏高之疑慮，則本件應可採用淨利率6%為計算上訴人金億唐公司所失利益之損害額之基礎。準此，上訴人金億唐公司1 年之利潤為144,362 元（計算式：2,406,029 元／年×0.06＝144,362 元／年，小數點以下四捨五入），故上訴人金億唐公司於97年7 月份至100 年8 月份共38個月之所失利益為457,146 元（計算式：〔144,362 元／年÷12月／年〕×38月＝457,146 元），即可對被上訴人亞德利公司請求之損害賠償金額。
⒋又按，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他
人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。查因被上訴人亞德利公司惡意利用司法機關有應予審理之職權，不當開啟訴訟程序，濫用訴訟制度，聲請證據保全，迫使上訴人金億唐公司於訴訟期間暫時停止生產及銷售系爭537 號產品，致受有457,146 元之損失，已如前述，而被上訴人蔡子良為亞德利公司之負責人，依上開規定，上訴人金億唐公司自得請求被上訴人蔡子良與亞德利公司負連帶賠償責任。
㈨上訴人不得請求被上訴人刊登最高法院101 年度台上字第38號判決書及前案最後事實審判決書一部：
⒈按憲法第11條保障人民之言論自由，除保障積極之表意自由
外，尚保障消極之不表意自由（司法院釋字第577 號解釋參照）。又民法第195 條第1 項後段名譽被侵害者得請求回復名譽適當處分之規定，所謂回復名譽之適當處分，如屬以判決命加害人公開道歉，而未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者，即未違背憲法第23條比例原則，而不牴觸憲法對不表意自由之保障（司法院釋字第656 號解釋參照）。
則依民法第195 條第1 項後段規定請求將勝訴判決全部或一部登報，自亦涉及憲法第11條言論自由所保障之不表意自由，就回復被侵害人名譽部分，法院仍應於被侵害人就勝訴確定判決聲請登報部分，針對不法侵害人格法益情節之輕重與強制表意之內容等，審慎斟酌而為適當之決定，以符合憲法第23條所定之比例原則，亦即並非一經被侵害名譽之專利權人聲請，法院即應裁定准許而無任何裁量之空間，仍應以「回復名譽」為其前提要件，且此屬民事損害賠償制度之一環，以回復原狀、填補損害為目的，法院准予將判決書登報，須以回復專利權人原有客觀社會評價為度，法院得斟酌專利權人之名譽是否因行為人侵害專利權行為而受有損害、所侵害名譽情節之輕重、登報處分是否足以回復專利權人名譽等、是否在合理範圍之內及有無逾越回復名譽必要程度，以避免過度侵害行為人之不表意自由。查本件上訴人主張稱被上訴人濫行起訴及聲請保全證據，而致上訴人商譽及信用受有損害乙節，為被上訴人所否認，上訴人復未就其名譽究如何受有損害之具體內容予以陳述及舉證，僅空泛謂其商譽因被上訴人之濫訴及聲請保全證據之行為受有損害，致須以最高法院101 年度台上字第38號判決書及前案最後事實審判決書一部登報方式回復其名譽，即難遽採，是渠等依民法第195條第1 項後段規定，請求被上訴人將最高法院101 年度台上字第38號判決書及前案最後事實審判決書之一部登報，為無理由，不應准許。
⒉上訴人另主張被上訴人之濫訴及聲請保全證據之行為同時構
成公平交易法第19條第1 款、第3 款、第24條之不公平競爭行為，而應依同法第34條負擔費用將判決書內容登載新聞紙云云。然查，被上訴人並未有構成公平交易法第19條第1款、第3 款、第24條之不公平競爭行為，已如前述，是上訴人依同法第34條之規定，請求被上訴人負擔費用將判決書內容登報，即非有據，亦不應准許。
八、綜上所述，上訴人金億唐公司本於民法第184 條第1 項後段之規定，請求被上訴人連帶給付457,146 元，及自原審民事更正訴之聲明暨追加訴訟標的狀繕本送達翌日即101 年11月
27 日 起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。又上訴人金億唐公司勝訴部分，本院命被上訴人連帶給付之金額未逾15 0萬元，於判決後即告確定，故不須酌定擔保金額為准、免假執行之宣告。至於上訴人敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人金億唐公司敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，尚有未洽，上訴意旨就此部分求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第2 項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。
十、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第１條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1項、第79條但書、第85條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 4 月 3 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
上訴人敗訴部分得上訴，被上訴人敗訴部分不得上訴。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 103 年 4 月 3 日
書記官 吳祉瑩附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。