智慧財產法院民事判決
102年度民公訴字第4號原 告 湧德電子股份有限公司兼 法 定代 理 人 陳伯榕共 同訴訟代理人 沈惠珠律師
龔恆毅被 告 特通科技有限公司兼 法 定代 理 人 張乃千共 同訴訟代理人 謝宗穎律師複代理人 劉偉立律師上列當事人間公平交易法損害賠償等事件，本院於民國103年1月7日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
（一）被告特通科技有限公司（下稱特通公司）前於民國99年8月16日以「具保護元件的連接器結構改良」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利，經形式審查獲准取得新型第M396531 號專利（下稱系爭專利），並於100 年
8 月31日申請技術報告，智慧局於101 年8 月21日完成報告（下稱第一份技術報告），並引證原告湧德電子股份有限公司（下稱湧德公司）於系爭專利申請前公開之新型第M328 133號、M333721 號、M372017 號專利，以及發明第279294 號 專利（以下分別簡稱引證1 、2 、3 、4 ），認定系爭專利申請專利範圍第1 至7 、11至12項不具進步性。嗣被告特通公司隨即於101 年10月11日以系爭專利及前開技術報告對原告起訴主張原告湧德公司侵害被告特通公司之專利權（下稱前案訴訟），並於101 年10月12日委託律師寄發存證信函要求原告湧德公司立即停止販售與使用原告湧德公司料號「RU9-16MA5CH3」、「RU9-16HA5CFF」、「RB1-1AMB 5N NF」與「RMA-16M65N N3 」之RJ連接器產品（下稱系爭產品）；另於101 年10月15日委託律師發函予原告湧德公司之潛在交易對象即訴外人微星科技股份有限公司（下稱微星公司）、精英電腦股份有限公司（下稱精英公司），主張原告湧德公司所銷售料號「RU9-16HA5CFF」之RJ連接器產品侵害系爭專利，並要求微星公司停止販賣料號「N58-22F1581-U30 」之RJ連接器產品及停止其他可能之侵權行為，及要求精英公司停止販賣料號「00-000-000000 」、「00-000-000000 」之RJ連接器產品及停止其他可能之侵權行為；復於101 年10月17日委請律師發函予原告湧德公司及財團法人中華民國證券櫃臺買賣中心（下稱櫃買中心）告知已對原告起訴一事，並請求原告湧德公司停止販售系爭產品。原告湧德公司於接獲來函後隨即提出自有新型第M343968 號專利及發明公開號數第
0 00000000號專利申請案（下稱引證6 ），表明系爭專利不具進步性而有無效之虞，並警醒被告特通公司不得故意藉系爭專利任意提起訴訟作為擾亂競爭同業的手段，否則應負擔所有損害後果。其後，被告特通公司對原告提起之前案訴訟，業經本院於102 年4 月30日以101 年度民專訴字第136 號判決認定原告湧德公司並無侵權事實。
（二）被告特通公司有民法第184 條第1 項後段所定之故意以背於善良風俗之方法加損害於原告之行為：
１、對原告濫權訴訟：被告特通公司於提起前案訴訟後，乃於101年10月25日另案申請「具保護元件的連接器」之新型第M452514 號專利（下稱另案專利），其技術特徵之四個元件，除以「固態半導體保護元件」取代「氣體放電管」外，其餘均與系爭專利相同。而依另案專利說明書第4頁第7段落、第5頁第9段落及第8頁第20段落之記載，可知被告特通公司已自認「氣體放電管」係「傳統」的保護元件，故以「固態半導體」的保護元件替代。據此，可以推認被告特通公司明知第一份技術報告雖未就氣體放電管之保護元件技術特徵為不具進步性之認定，但實際上該保護元件為熟悉該項技藝之人所共知之「傳統」使用技術。又另案專利雖在被告特通公司提起前案訴訟後2 週所提出，惟按一般專利申請其前置作業，並非短時間即可完成，至少須費時2 週以上，則被告特通公司對原告起訴專利侵害同時，顯然已著手另案專利之申請相關作業。甚且，系爭專利申請前即已有揭露系爭專利「氣體放電管保護元件」技術特徵之商品於市場上銷售，衡諸被告特通公司於起訴原告侵害專利前，已申請有將近百件之專利在案，所涉技術範疇皆為與系爭專利相同之技術領域，其對於系爭專利於「市場上已公開」之「傳統」「氣體放電管保護元件」技術特徵之相關資訊自已充份搜尋，而「明知」系爭專利未經第一份技術報告所發現不具進步性之「氣體放電管保護元件」技術特徵，實屬該技術領域之「傳統」保護元件，更正後之系爭專利仍為無效之專利。是以，可知被告特通公司於起訴專利侵害伊始即知系爭專利有不具進步性之專利無效性，對原告起訴侵權之原因事實並不存在，卻利用未發現其專利技術特徵已不具進步性之第一份技術報告，惡意利用司法機關有應予審理之職權，不當開啟訴訟程序，濫用訴訟制度。再者，被告特通公司明知原告湧德公司股票當時正申請上櫃中，一旦發生訴訟情事，必將對上櫃申請之核准造成極大困擾，原告湧德公司迫於訴訟之不利影響，則勢必與被告特通公司商議和解；且上櫃公司有將對公司營運、財務等有影響之資訊揭露予一般社會大眾之義務，以為大眾買賣原告湧德公司股票之參考依據，被告特通公司乃藉濫權起訴要求新臺幣（下同）3,000 萬元鉅額賠償，使該資訊揭露予社會大眾，嚴重打擊原告湧德公司之股市行情。被告特通公司在在企圖藉濫權之訴訟程序影響原告湧德公司之業務與股價，造成原告營業與名譽等之損害，歷歷可考。
２、將濫權訴訟之賠償請求及起訴事實通知與訴訟無關之第三人：
被告特通公司藉濫權起訴，將其對原告起訴並要求原告賠償3,000 萬元鉅款之訴訟資訊，於原告101 年10月18日正式許可掛牌上櫃前1 日（即101 年10月17日），通知與侵權訴訟毫無關係之櫃買中心，損害原告湧德公司之商譽，企圖使原告湧德公司不能獲准掛牌上櫃買賣股票，核其此項行為亦屬民法第184 條第1 項後段所定故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人之行為。
（三）被告特通公司有違反公平交易法第19條第1 、3 、5 款及第24條之行為：
１、原告湧德公司之產品皆依自有之新型專利實施，此有第一份技術報告內所引證之引用文獻可考，且為被告特通公司所明知。詎被告特通公司於101 年10月11日對原告起訴專利侵權訴訟後，即以警告函恫嚇原告湧德公司及原告湧德公司之交易對象，限令原告湧德公司及其交易對象不得交易競爭產品。核其所發之相關警告函，除敘明其專利權內容及受侵害之具體事實外，尚禁止受文之原告湧德公司及其交易對象為交易行為，顯有以損害原告為目的，促使原告湧德公司之交易對象斷絕與原告湧德公司之交易行為，且明知系爭專利為無效專利卻使用欺罔與顯失公平之不正當手段，企圖使原告湧德公司及原告湧德公司之交易對象因此停止與被告特通公司間之公平競爭，影響交易秩序，妨礙公平競爭，而有公平交易法第19條第1、3款及第24條所明定之禁止行為。是以，被告特通公司所發出之警告函已非僅單純之權利警示作用，而有公平交易法各項禁止規定之違反情事，即非權利之正當行使。
２、再者，被告特通公司以已對原告提出專利侵害之濫權訴訟暨不實之專利侵害事實等惡害，與原告湧德公司之上游廠商即訴外人聯想電腦公司交涉，因此使聯想電腦公司畏於專利侵害等爭端之牽涉，而應被告特通公司要求，提供被告特通公司取得原告湧德公司之產銷機密，不僅構成公平交易法第19條第5款之禁止行為，且因被告特通公司明知系爭專利並不具進步性而為無效之專利，對於原告所為之專利侵害訴訟為非誠信且濫權之不正當行為，而以該不正當行為欺罔原告之交易或潛在交易對象，亦有公平交易法第24條禁止規定之違反。
３、綜上所陳，被告特通公司有違反公平交易法之規定，亦有民法第184 條第2 項違反保護他人法律致原告受有損害之侵權賠償責任。
（四）被告特通公司之濫權起訴及違反公平交易法之行為造成原告受有損害：
１、原告所受損害：原告湧德公司於101年10月被起訴之當月份營業額，由101年9月之356,337,000元下滑至290,057,000元，損失高達6,628萬元。又因101年10月份之營業額嚴重受損，而導致101年11月之股票交易價格，由101年10月份之收盤價每股
62.5元下跌到收盤價每股56.4元，以原告湧德公司資本6,760萬股計算每股損失為6.1元，原告湧德公司之資本市值於101年11月份共計損失4億1,236萬元（6.1元X67,600,000股）。
２、原告之損害與被告特通公司之濫權起訴、惡意散布專利侵害情事間有相當因果關係：
被告特通公司明知原告湧德公司並無專利侵害之情，卻於原告湧德公司獲准上櫃暨將於101 年10月中掛牌上櫃買賣之新聞揭露，即惡意濫權於原告公司101 年10月18日正式獲准掛牌上櫃前一週即101 年10月11日對原告起訴專利侵害訴訟，並於掛牌上櫃前對外散布原告湧德公司有侵害專利之不正當行為，且令原告湧德公司因於101 年10月18日正式掛牌上櫃前一日收到其起訴狀，而於101 年10月18日掛牌上櫃買賣同日依法公開揭露該專利侵害訴訟之訊息於大眾，各大產經、股市新聞亦皆於同日紛紛報導該訴訟案，並為社會大眾所廣知。而原告湧德公司於101 年10月被起訴之當月份營業額，由101年9月之356,337,000元異常陡降6千餘萬元而下滑至290,057,000元，損失高達6,628萬元，為原告湧德公司101年度至102年度之營業所沒有之異常現象。又因101年10月份之營業額嚴重受損，而導致101年11月之股票交易價格，由101年10月份之收盤價每股6
2.5元下跌到收盤價每股56.4元，損失資本市值達4億1,236萬元，是可稽被告特通公司之濫權起訴及惡意散布侵權情事，確實導致原告湧德公司之營業額與股價皆嚴重受創而受有損害，兩者間具有相當因果關係，被告特通公司依民法第184條第1項後段及公平交易法第31條之規定，皆應負損害賠償責任。原告於本件訴訟，僅先請求其中之1,000萬元損害。又被告特通公司係故意之行為，原告並請求依公平交易法第32條之規定，酌定損害額以上之賠償。
（五）被告特通公司之警告函及與上游廠商之交涉行為造成原告湧德公司及法定代理人之商譽及名譽分別受到損害：
按專利侵害行為乃屬商業上之不正當行為，被告特通公司以原告湧德公司及法定代理人有專利侵害之行為散布於與原告交易之產業界間，並通知原告湧德公司股票興櫃之主管機關，且以專利侵害訴訟之濫權起訴，迫使原告湧德公司必須公開揭露此項專利侵害訴訟之訊息予社會大眾，原告公司之商譽及法定代理人之名譽已嚴重受到損害，不言可喻。
（六）綜上所述，被告特通公司確有濫權訴訟等及違反公平交易法之禁止規定，致原告受有損害，依民法第184條第1項後段、第2項、第195條第1項及公平交易法第31條、第32條、第34條之規定，原告自可請求被告特通公司賠償損害及回復名譽。又被告張乃千為被告特通公司之負責人，依公司法第23條第2項規定，自應與被告特通公司負連帶損害賠償責任。
（七）聲明：
１、被告應連帶給付原告1,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。
２、被告應將本院101 年度民專訴字第136 號民事判決及最後事實審判決書之標題、案號、當事人、案由及主文之內容，以1/4 版面分別登載於中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報全國版報頭下3 日。
３、被告應於中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報全國版報頭下連續登載對原告之道歉啟事3 日。
４、原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯如下：
（一）被告特通公司於101 年10月11日向原告提起專利侵權訴訟，係基於認定系爭專利有效之第一份技術報告所為，並無濫權起訴之問題：
１、被告特通公司係依據第一份技術報告對原告提起侵權訴訟，該訴訟雖經本院於102年4月30日以101年度民專訴字第136號判決駁回被告特通公司之請求，然被告特通公司已對該件判決提起上訴，現仍由本院審理中。退步言之，縱本院嗣後認定系爭專利無效，亦不影響被告特通公司起訴或正當行使權利之發函行為，更何況該判決駁回之理由僅為系爭產品並未落入專利權範圍，而非系爭專利無效。是以，本件實無原告所主張系爭專利無效之情形。
２、被告特通公司申請在後之另案專利，並未否定系爭專利之效力：
⑴另案專利之申請日期為101 年10月25日，晚於被告特通公
司提起前案訴訟之起訴日即同年月11日，故原告引用該另案專利說明書之內容，主張被告特通公司自始即知系爭專利無效仍對原告提起前案訴訟云云，實屬無稽。
⑵另案專利之說明書表明「氣體放電管」為「傳統」保護元
件，其目的亦僅在以效能更佳之「固態半導體保護元件」來取代系爭專利之氣體放電管元件，絕無否認系爭專利進步性之情事。況且，因新型專利說明書撰擬格式所需，須就「先前技術」、「發明內容」各別描述其技術特徵，始能藉由先前技術區別申請發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效等，故先前技術之描述「相對」於欲申請專利之技術而言，即屬「傳統」技術，此乃撰擬專利說明書用語之便，不能以說明書中使用相對性用語之「傳統」二字，即認定後案申請人已知前案是否具有無效事由，否則如揭露先前（傳統）技術之專利申請人，即有被認定已知其前案專利具無效事由，豈非紊亂專利申請之審查體系，無人敢再於說明書中盡其所知揭露先前技術，使欲申請專利之區別技術特徵更趨明確，審查人員得以盡速審認其欲申請專利之專利要件。是故，原告主張被告特通公司於提起前案訴訟時即已明知系爭專利不具進步性云云，若非對於專利要件之認定有重大誤解，即屬斷章取義，顯無可採。
（二）被告特通公司之發函為正當行使權利：被告特通公司向原告提起前案訴訟後，於101 年10月12日發函及於101年10月15日函知微星公司、精英公司時，皆於函中詳細說明該公司所販售原告湧德公司特定料號之RJ連接器產品具有系爭專利之技術特徵，並詳述技術特徵之內容，及指明使用系爭專利技術之RJ連接器產品，顯然已就專利權之內容、範圍及受侵害之具體事實據實敘明；且原告湧德公司與被告特通公司本為競爭廠商，原告湧德公司於收到被告特通公司之函文後，即於101年10月17日寄發具體說明其並未侵權之存證信函，顯見被告特通公司所發之函文足以使原告湧德公司知悉系爭專利可能受有侵害之事實，依行政院公平交易委員會（下稱公平會）所發布之「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」（下稱警告函處理原則）第4條第1項第2款規定、司法院大法官釋字第548號解釋及本院97年度民專訴字第32號判決意旨，被告特通公司之發函應為正當權利之行使。至被告特通公司雖將副本通知櫃買中心，惟原告湧德公司依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第1條第3項及第2條第1項第2款之規定，本應將被告特通公司對原告湧德公司提起之前案訴訟此一對於原告湧德公司之業務或財務有重大影響之訴訟案件公告申報，故被告特通公司所為，核屬適法。
（三）被告特通公司之行為並未違反公平交易法第19條第1 款、第3 款、第5 款及第24條之規定：
被告特通公司向原告提起前案訴訟，發函原告湧德公司及微星公司等，均肇因於專利權遭侵害之疑慮，並本於認定系爭專利為有效之第一份技術報告行使權利，該等行為之目的，係為保障自己之專利權不受他人侵害，而非以損害特定事業為目的，亦非不正當之方法，是被告特通公司之行為並未違反公平交易法第19條第1、3、5款之規定。退步言之，縱被告特通公司之行為係以損害特定事業為目的，或係不正當之方法，原告亦須證明被告特通公司有造成限制競爭或妨礙公平之虞，或使原告湧德公司之交易相對人與自己交易，或有獲取他事業機密資料或技術之行為，被告特通公司始有違反公平交易法第19條第3款及第5款之規定。又被告特通公司向原告提起專利侵權訴訟，係為阻止原告湧德公司製造、販賣特定產品，為正當行使權利，而未有欺罔或顯失公平之行為，當無違反公平交易法第24條之規定。
（四）原告不得依民法第184 條侵權行為之規定，向被告請求損害賠償：
被告特通公司向原告提起前案訴訟前，業已向智慧局申請新型專利技術報告，並經該局於其所作成之第一份技術報告中認定系爭專利之數項申請專利範圍有效。被告特通公司係信任該報告，並依該報告所認定之有效專利申請專利範圍，向原告主張權利及函知他公司，依專利法第116條、第117條之規定及本院99年度民專訴字第211號民事判決之意旨，被告特通公司起訴及發函之行為自不構成侵權行為，原告自不得依民法第184條向被告請求損害賠償。
（五）原告並未證明其等所受之損害：原告湧德公司僅泛稱其商譽受有損害，或被告特通公司有促使他事業對原告斷絕購買或其他交易之行為，卻未舉證證明其所受損害或所失利益之範圍為何。至原告固主張被告特通公司之行為毀損原告商譽，企圖影響原告湧德公司之股份交易與價格，然原告亦未提出任何被告特通公司企圖影響原告湧德公司之股份交易與價格及原告湧德公司之股份交易與價格因被告特通公司之行為而受有影響之證據，即指稱被告應負損害賠償責任，實無可採。何況，上櫃公司之營收與股價，本會依據市場情況波動，其與被告特通公司起訴之因果關係何在，更遑論被告特通公司係基於有效之專利正當行使權利，全無不法意圖與行為，縱有造成營業額與股價之波動，亦無要求被告賠償之法律依據。
（六）原告陳伯榕就本案並無請求權存在，應駁回其訴；被告特通公司係發函予原告湧德公司及其他公司，並未包括原告陳伯榕，縱該發函行為違反公平交易法，原告陳伯榕亦非違法行為之受害者，自不得作為本案之原告。至於被告特通公司對於原告湧德公司及陳伯榕所提起之前案訴訟，係因陳伯榕為湧德公司之負責人，基於公司法第23條第2項之規定，須與湧德公司連帶負損害賠償責任，故將其與湧德公司列為共同被告，此與陳伯榕可否作為本案之原告無關，故原告陳伯榕此部分之請求自應駁回。
（七）聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、經查，（一）被告特通公司於99年8 月16日申請「具保護元件的連接器結構改良」新型專利，經形式審查獲准取得新型第M396531 號專利權，專利權期間自100 年1 月11日起至10
9 年8 月15日止。嗣被告特通公司於100 年8 月31日申請新型專利技術報告，該技術報告於101 年8 月21日完成。又該技術報告所引用之文獻分別為引證1 、2 、3 、4 ，並認定系爭專利申請專利範圍第1 至7 、11、12項不具進步性。其後，被告特通公司於101 年10月8 日申請更正，原告湧德公司則於101 年10月25日申請技術報告（下稱第二份技術報告），該技術報告所引用之文獻除引證1 、2 、3 、4 外，另引用引證6 ，並依101 年12月7 日經實體審查公告之更正本進行比對，且認定系爭專利更正後申請專利範圍第1 至12項均不具進步性。（二）被告特通公司於101 年10月12日以台北古亭郵局第1322號存證信函通知原告湧德公司，以系爭專利申請專利範圍第5 、6 、8 、9 項（即更正前第8 、9 、
13、14項）並無不具進步性之原因，且系爭產品有侵害系爭專利之虞為由，要求原告湧德公司立即停止販售系爭產品；嗣於101 年10月15日另分別以元亨法律事務所101 年10月15日（2012）致法字第10095 、10096 號律師函通知微星公司、精英公司上揭侵權事由；復於101 年10月17日以（2012）致法字第1009 8號律師函通知原告湧德公司，被告特通公司已經向本院起訴之事實，副本則通知櫃買中心，並於同日另以（2012）致法字第10099 號律師函再次通知原告湧德公司上揭侵權事由，及要求原告湧德公司立即停止販售系爭產品。（三）原告湧德公司於101 年10月17日以桃園慈文郵局第1605號存證信函通知被告特通公司，表明系爭產品並未侵害系爭專利，而係實施原告湧德公司所有中華民國新型第M343
968 號專利。（四）被告特通公司前曾於101 年10月11日起訴主張原告湧德公司製造販售型號RU9-16MA5CH3之連接器產品侵害系爭專利申請專利範圍第5 、6 、8 、9 項，經本院於102 年4 月30日以101 年度民專訴字第136 號判決認定系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第5 、6 、8 、9 項之權利範圍，而駁回被告特通公司之請求。被告特通公司不服，提起上訴，現由本院以102 年度民專上字第49號受理等情，有原告提出之系爭專利公告本、第一份技術報告、台北古亭郵局第1322號存證信函、元亨法律事務所101 年10月15日（2012）致法字第10095 、10096 號律師函、元亨法律事務所101 年10月17日（2012）致法字第10098 、10099 號律師函、桃園慈文郵局第1605號存證信函、本院101 年度民專訴字第136 號判決、被告101 年10月8 日更正申請書、另案專利說明書公告本、第二份技術報告附卷可稽（參本院卷第10至70、84至103 、168 至169 頁），且為兩造所不爭執，自堪信為真實。
四、本件原告主張被告特通公司明知系爭專利不具進步性，卻濫行提起前案訴訟，且濫發存證信函，惡意散佈原告侵權之不實資訊予原告之潛在交易對象及櫃買中心，毀損原告之商譽，企圖影響原告公司之股份交易與價格等情，為被告所否認，並以前詞置辯。是以，本院首應審酌者厥為被告特通公司是否有濫行起訴及濫發存證信函之行為，而有民法第184 條第1 項後段、第2 項、第195 條第1 項及公平交易法第19條第1 、3 、5 款、第24條規定之情事？茲分述如下：
（一）本件原告主張被告特通公司明知系爭專利不具進步性，卻於101年10月11日起訴，並分別於101年10月12日、同年月
15、17日發出前揭存證信函或律師函，而有違反公平交易法及侵害原告權益之事實，均係發生於現行專利法102年1月1日施行之前，而現行專利法復無溯及既往之規定，故被告特通公司所為是否有違反公平交易法及侵害原告權益之情事，就專利法之適用，自應以被告特通公司行為時之法律為斷，合先敘明。
（二）被告特通公司並無故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人之行為：
１、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。
違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限；不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分，民法第184 條、第195 條第1 項定有明文。又依上開條文請求負損害賠償責任者，自須行為人具備故意或過失之主觀歸責要件為前提。次按新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前開情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失，被告特通公司行為時即92年2月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法（下稱92年專利法）第104 條、第105 條分別定有明文。其立法理由無非因新型專利權之取得，尚未經經過實質審查，有必要要求權利人謹慎行使權利，以避免權利濫用情況，故而有92年專利法第105 條第1 項之規定。而在要求新型專利權人以高度注意義務行使專利權時，立法者亦考量到權利人如果已取得專利技術報告，基於信賴專利技術報告內容行使權利，或尚未取得專利技術報告，但已盡相當注意義務，例如徵詢相關專業人事之意見後行使權利，則不宜因專利權嗣後遭撤銷，而要求專利權人負賠償責任，故又於92年專利法第105 條第2 項為上開規定，亦即除非有其他證據可證明專利權之權利行使有可歸責之事由，否則即應認定專利權人無須負賠償責任。
２、經查，被告特通公司係於99年8 月16日申請系爭專利，並於101年8月21日取得第一份技術報告，該技術報告認定系爭專利申請專利範圍第1至7、11、12項不具進步性，而第8至10、13至17項則未發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。嗣被告特通公司於101年10月8日申請更正系爭專利申請專利範圍，並隨即於101年10月11日以原告湧德公司銷售之系爭產品侵害系爭專利更正後申請專利範圍第5、6、8、9項之權利範圍（即更正前之申請專利範圍第8、9、13、14項）為由，對原告提起訴訟，已如上述。
而從上揭事實之先後順序可知，被告特通公司係取得第一份技術報告後，並基於該報告之內容而對原告提起前案訴訟，則依前揭說明，縱系爭專利嗣後遭智慧局撤銷在案，被告特通公司亦係基於第一份技術報告之內容行使權利，而應推定為無過失。原告主張被告特通公司應依民法第184條第1項後段、第195條第1項之規定負賠償責任及登報道歉，自應舉證證明被告特通公司就系爭專利權之行使有可歸責之事由，否則即應認定專利權人即被告特通公司無須負賠償責任。
３、原告固稱：依另案專利說明書第4 頁第7 段落、第5 頁第
9 段落及第8 頁第20段落之記載，可知被告特通公司已自認「氣體放電管」係「傳統」的保護元件，故以「固態半導體」的保護元件替代。據此，可以推認被告特通公司明知第一份技術報告雖未就氣體放電管之保護元件技術特徵為不具進步性之認定，但實際上該保護元件為熟悉該項技藝之人所共知之「傳統」使用技術等語。然按進步性之判斷係以申請專利範圍之每一請求項中所載之發明的整體為對象，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術，判斷該發明為顯而易知時，即應認定該發明為能輕易完成者，不具進步性。而所謂先前技術則為申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術。經查，另案專利之申請日為101年10月25日，公告日為102年5月1日，有另案專利之公告本在卷可稽（參本院卷第84頁），乃晚於系爭專利之申請日（99年8月16日），是另案專利在形式上即非系爭專利申請前之先前技術，當然不得據以判斷系爭專利請求項之進步性。又依另案專利說明書第4頁第7段落記載：「本創作之另一主要目的，在於提供一種具保護元件的連接器，係以固態半導體的保護元件來取代傳統的保護元件，以解決保護元件持續工作的狀態下，因保護元件本身溫度過高，導致連接器內部電路板或主機板因高溫而燒毀的問題」等語、第5頁第9段落記載：「本創作相較於先前技術所達成之功效在於，在連接器內部連接使用變壓器模組、固態半導體保護元件及多個防突波元件，構成線路與線路之間，以及線路與地線之間的保護機制，藉此可提升連接器對於靜電或雷擊的防護規格。並且，通過固態半導體保護元件來取代傳統的保護元件，不會有保護元件因為持續工作而造成溫度過高，最後導致連接器內部電路板或主機板因為保護元件的高溫而燒毀的問題」等語、第8頁第20段落記載：「再者，保護元件要啟動之前，在準備電壓（Stand-off Voltage,Vdrm）到啟動電壓（BreakdownVoltage,Vbr ）之間，尚有一段容忍值（tolerance ），具體而言，假設該保護元件在承受500V的電壓時就應該啟動，但卻到了承受550V的電壓時才啟動，則這50V 的誤差就是該保護元件的容忍值。一般來說，氣體放電管的容忍值約為準備電壓的正負20% ，而本創作中所述及的該固態半導體保護元件123 的容忍值，則約為準備電壓的正負5%。由此可看出，使用該固態半導體保護元件123 來做為線路對地線之間的保護元件，實比傳統使用氣體放電管來進行保護還要來得穩定」等語內容觀之（參本院卷第86頁背面、第87頁、第88頁背面），雖確如原告所陳已揭露氣體放電管為傳統使用之保護元件，然其並未記載或隱含該傳統使用技術的公開日期，僅得認為係申請人即被告特通公司在另案專利申請時所認知到的技術發展，其尚難排除係指系爭專利申請後到另案專利申請時的技術，自不足以推論該傳統使用技術一定早於系爭專利之申請日，或是為被告特通公司在系爭專利申請前即已知悉。是以，原告據此推論被告特通公司於起訴前顯然已知系爭專利不具進步性云云，要非足採。
４、原告雖又稱：系爭專利申請前即已有揭露系爭專利「氣體放電管保護元件」技術特徵之商品於市場上銷售，衡諸被告特通公司於提起前案訴訟前，已申請有將近百件之專利在案，所涉技術範疇皆為與系爭專利相同之技術領域，其對於系爭專利於「市場上已公開」之「傳統」「氣體放電管保護元件」技術特徵之相關資訊自已充份搜尋，而「明知」系爭專利未經第一份技術報告所發現不具進步性之「氣體放電管保護元件」技術特徵，實屬該技術領域之「傳統」保護元件，更正後之系爭專利仍為無效之專利等語。但查，被告否認於前案訴訟起訴前業已知悉系爭專利申請前即已有揭露系爭專利「氣體放電管保護元件」技術特徵之商品於市場上銷售之事實，且觀諸原告提出之型錄影本（參本院卷第162至164頁），其上雖有「陶瓷氣體放電管GDT」之記載，惟該產品是否確實足以證明系爭專利不具新穎性或進步性，尚非確定。何況，該產品型錄係大陸地區廠商檳城電子公司之產品型錄，則被告特通公司於起訴前是否確知該產品之存在，自難僅因被告特通公司已申請之專利數量加以推論。準此，原告既未能舉證證明被告特通公司於起訴前顯然已知系爭專利為無效之專利，則其主張被告特通公司有濫權起訴之情事，並依民法第184條第1項後段、第195條第1項之規定請求被告特通公司負賠償責任暨登報道歉一節，即非有據。
５、至原告另稱：被告特通公司藉濫權起訴，將其對原告起訴並要求原告賠償3,000 萬元鉅款之訴訟資訊，於原告101年10月18日正式許可掛牌上櫃前1 日（即101 年10月17日），通知與侵權訴訟毫無關係之櫃買中心，損害原告湧德公司之商譽，企圖使原告湧德公司不能獲准掛牌上櫃買賣股票，核其此項行為亦屬民法第184 條第1 項後段所定故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人之行為等語。惟查，依原告提出之湧德公司電子個股新聞觀之（參本院卷第201頁），原告湧德公司係於101年8月底通過上櫃案，
10 月正式掛牌，且原告亦自承原告湧德公司乃於101年10月18日正式掛牌上櫃買賣股票，則被告特通公司於101 年10月17日以律師函通知原告湧德公司已提起前案訴訟，並將副本通知櫃買中心之舉，自無可能影響原告湧德公司已獲准掛牌上櫃買賣股票之事實。何況，為確保上櫃公司發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項時，應即時辦理相關訊息之公告申報，乃制訂有「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，而依該處理程序第2 條第1 項第2 款規定，上櫃公司及其負責人因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、假扣押、假處分或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者，即屬上櫃公司重大訊息，應予公告申報。而被告特通公司提起前案訴訟，除請求損害賠償外，亦請求禁止原告湧德公司製造、販賣系爭產品，故自屬對於原告湧德公司之業務或財務有重大影響之訴訟案件，此亦為原告所不爭執，故縱令被告特通公司未將前揭副本通知櫃買中心，亦屬原告公司依法應自行公告之事項，此觀原告提出之「證交所重大訊息公告」即明（參本院卷第203 頁）。因此，被告特通公司固然將前揭副本通知櫃買中心，亦難謂係故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人之行為，故原告以此主張被告特通公司應依民法第184 條第1項後段、第195 條第1 項之規定負賠償責任並登報道歉等語，亦非有據。
６、依上所陳，原告未能舉證證明被告特通公司於起訴前顯然已知系爭專利為無效之專利，且被告特通公司將前揭副本通知櫃買中心，亦非故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人之行為。從而，原告主張被告特通公司應依民法第184條第1項後段及第195條第1項之規定負賠償責任並登報道歉，洵屬無據。
（三）被告特通公司並未違反公平交易法之規定：
１、按「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之︰一、以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。……三、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為。……五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。……」；「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為；事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任」；「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任」；「法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額」；「被害人依本法之規定，向法院起訴時，得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞紙」，公平交易法第19條第1 、3 、5 款、第24條、第31條、第32條、第34條分別定有明文。次按同法第45條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」此項排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」，二是該項行使權利行為係屬「正當」。準此，智慧財產權人對於有侵害其智慧財產權之虞者，得依智慧財產權相關法律正當行使其權利，而無公平交易法之適用。惟如以非正當之行為、濫用其權利或違反誠信原則為之，造成足以影響交易秩序之情事者，則屬濫用智慧財產權之行為，應受公平交易法之規範（最高行政法院98年度判字第1479號判決參照）。
２、再按公平會對於是否屬於「行使權利之正當行為」，訂有警告函處理原則，以供相關事業遵循。查被告特通公司係於101 年10月份寄發警告信函，因此，判斷是否屬於「依照專利法行使權利」之正當行為，自應依公平會於101 年
3 月12日以公法字第10 11560318 號令所發布之警告函處理原則為其依據。又「事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第十九條、第二十一條、第二十二條、第二十四條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。」為警告函處理原則第4 條第1 項所明定。
３、經查，被告特通公司於起訴後之101 年10月12日即發函通知原告湧德公司，表明其為系爭專利之專利權人，且依據第一份技術報告，系爭專利更正前之申請專利範圍第8 至
10、13至17項均獲得「代碼6 ：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等」之比對結果，並表明系爭專利更正前申請專利範圍第13項之技術特徵，而原告湧德公司所銷售之系爭產品之技術特徵及各項構件之連結關係，與上開申請專利範圍相同，而有侵害系爭專利之嫌，復要求原告湧德公司停止銷售系爭產品，並保證不再製造、販售或進出口侵權產品或從事其他可能侵害上述專利之行為等情。嗣於101 年10月15日又寄發律師函予微星公司及精英公司，而該律師函除載明系爭專利之有效性及系爭專利更正前申請專利範圍第13項之技術特徵外，亦說明原告湧德公司所銷售料號「RU9-16MA5CH3」、「RU9-16 HA5CFF」之RJ連接器產品之技術特徵，及各項構件之連結關係，均與上開申請專利範圍相同。而微星公司所銷售料號「N58-22F1581-U30 」之RJ連接器產品，精英公司所銷售料號「00-000-000000 」、「00-000-000000 」之RJ連接器產品，似由原告湧德公司所銷售，亦具有上述技術特徵，而有落入系爭專利前開申請專利範圍等情（參本院卷第27至
34、168 至169 頁）。據此，被告特通公司於寄發律師函予微星公司、精英公司前，已先寄發存證信函予原告湧德公司要求排除侵害，且於寄發予微星公司、精英公司之律師函中，業已敘明專利權之內容及範圍，暨可能侵害系爭專利之產品型號，則被告特通公司顯然已依警告函處理原則之規定踐行確認程序。又被告特通公司係基於第一份技術報告，而對原告提起前案訴訟，且發函予微星公司、精英公司，核屬正當行使其專利權人之權利，難謂有何以損害原告湧德公司為目的，促使他事業對原告湧德公司斷絕供給、購買或其他交易之行為；或以脅迫、利誘或其他不正當方法，使原告湧德公司之交易相對人與被告特通公司交易之行為，甚或其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，而有違反公平交易法第19條第1 款、第3 款及第24條規定之情事。至原告雖又提出被告特通公司於前案訴訟所提出之原告湧德公司提供予主機板廠商之產品規格書（參本院卷第140 至145 頁），主張被告特通公司係以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取原告湧德公司之產銷機密等語，然查，縱如原告所述，上開產品規格書係由聯想電腦公司交付予被告特通公司，惟此亦不能證明被告特通公司係以脅迫、利誘或其他不正當方法而取得該產品規格書，是原告據此主張被告特通公司違反公平交易法第19條第5 款之規定云云，亦非可取。
４、如上所陳，被告特通公司發函予微星公司、精英公司，係正當行使專利權人之權利，依公平交易法第45條之規定，自無公平交易法之適用。是故，原告主張被告特通公司違反公平交易法第19條第1 、3 、5 款及第24條之規定，並依同法第31條、第32條、第34條之規定請求被告特通公司負賠償責任，並應刊登判決書之內容，即非有據。
（四）本件被告特通公司既無須依民法第184 條第1 項後段、第
19 5條第1 項及公平交易法第31條、第32條、第34條之規定負賠償責任，則被告特通公司之負責人即被告張乃千自亦無須依公司法第23條第2 項規定負連帶賠償責任。
五、綜上所述，被告特通公司既係基於第一份技術報告之內容行使權利，而應推定為無過失，且原告復未能舉證證明原告有何故意或過失不法侵害原告之權益或不正競爭之行為，從而，原告依民法第184 條第1 項後段、第195 條第1 項及公平交易法第31條、第32條、第34條暨公司法第23條第2 項之規定請求如訴之聲明第1 至3 項所示，即無理由，不應准許。
又原告之訴既經駁回，其所為假執行之聲請即失所附麗，一併駁回之。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條、第85條第1 項前段。
中 華 民 國 103 年 2 月 11 日
智慧財產法院第一庭
法 官 林秀圓以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 103 年 2 月 11 日
書記官 張君豪