智慧財產法院民事判決
102年度民商上更(一)字第1號上 訴 人 海揚國際實業股份有限公司法定代理人 黃君賢訴訟代理人 林正隆律師被上訴人 汶萊商至盛國際有限公司
（ESITO International Corporation）法定代理人 楊智欽訴訟代理人 石繼志律師
郭峻豪律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，兩造對於中華民國10
0 年10月31日智慧財產法院100 年度民商訴字第14號第一審判決提起上訴，經本院前審判決（案號：100 年度民商上字第17號）後，最高法院第一次發回更審，本院於102 年9 月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分及訴訟費用之裁判廢棄。
被上訴人應將民國99年5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標之商標權人變更登記為上訴人。
其餘上訴駁回。
第一、二審及發回前第三審之訴訟費用，由被上訴人負擔二分之一，餘由上訴人負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
一、本件為涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：㈠按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一
方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院應先確定有國際管轄權，始得受理，須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度台再字第22號、98年度台上字第2259號判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度台上字第1179號判決參照）。
㈡我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律
，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。又合意定外國法院管轄，雖非單純定訴訟管轄之問題，而係排除受中華民國法院審判之權利，但衡諸處分權主義之原則，應無不許之理。惟應審酌是否並無民事訴訟法第402 條第1 項第1 、4 款規定之消極要件，及調查合意選擇管轄法院有無違背我國之專屬管轄，資為判斷（最高法院98年度台上字第1933 號判決參照）。㈢本件涉訟之當事人，被上訴人為依汶萊法律設立之法人，其
營業處所在汶萊，上訴人則為依我國法律設立之法人，其營業處所在我國，是本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素）。其次，上訴人依不當得利、侵權行為及我國商標法第61條主張被上訴人於我國境內侵害其商標權，應將「橘平屋」商標之商標權人變更並回復登記為上訴人，並請求排除侵害，依上訴人主張之事實，本件應定性為商標回復登記、侵權及排除侵害事件，依涉外民事法律適用法第24條、第25條、第42條第1 項規定及類推民事訴訟法第15條第1 項、第17條規定，應認上訴人主張登記、侵權、不當得利行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依商標法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條定有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
二、準據法之選定：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，
100 年5 月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。上訴人主張被上訴人依我國商標法規定取得商標權，應回復登記為其所有，並請求排除被上訴人侵害其商標權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。
乙、實體方面：
一、本件上訴人主張：㈠註冊第00000000號「橘平屋」商標（下稱系爭商標）係上訴
人於民國98年9 月21日向經濟部智慧局（下稱智慧局）申請註冊之商標，詎智慧局核准系爭商標註冊時，商標權人（誤載為「商標專用權人」）竟為被上訴人，經上訴人向智慧局申請閱卷後發現，被上訴人於98年11月30日持98年11月27日所簽訂之商標申請權讓與同意書向智慧局申請變更商標申請人，惟觀諸該商標申請權讓與同意書上關於讓與人代表人欄位之記載為「000000」，而000000雖原為上訴人之法定代理人，但已於98年11月13日經上訴人解任，則000000於98年11月27日並非上訴人之法定代理人，被上訴人所持98年11月27日由000000代表上訴人簽訂之商標申請權讓與同意書，即非經合法代理所為，上訴人否認該商標申請權讓與同意書，且該商標申請權讓與同意書及於98年10月30日簽訂之商標註冊申請權更正轉讓協議書均未經上訴人股東會、董事會決議，故該同意書、協議書對上訴人不生效力，而被上訴人持該無效之商標申請權讓與同意書向智慧局辦理變更商標申請人之行為，使其成為系爭商標權之登記名義人，係屬無法律上之原因而受有利益，致上訴人商標權受損，且被上訴人法定代理人楊智欽，本係任職於上訴人公司，竟持盜蓋上訴人大、小章之商標申請權讓與同意書向智慧局辦理變更商標申請人，並與000000共同侵害上訴人權利，亦係屬侵害上訴人商標權之行為，故上訴人無論依民法第113 條、第179 條、第18
4 條第1 項前段、第185 條第1 項、商標法第61條第1 項、民法第28條及公司法第23條第2 項之規定，均得請求被上訴人將系爭商標之商標權人變更、並回復登記為上訴人。再者，為排除及防止被上訴人再為任何侵害上訴人商標權之行為，上訴人另依商標法第61條第1 項之規定，請求排除侵害。
㈡對被上訴人抗辯之陳述：
⒈楊智欽已知悉000000於98年11月13日遭解任法人代表：
上訴人前任董事長000000，係由上訴人大股東安有投資股份有限公司（下稱安有公司）指派之法人代表，安有公司於98年11月13日解任000000之法人代表職務，自當日起000000即非上訴人法定代理人，楊智欽原為上訴人副總經理，與000000均知悉此事實，且楊智欽及其配偶000000均參與上訴人經營管理，000000遭解任法人代表職務當天即98年11月13日，上訴人之原董事000000、徐湘芸、連美珠隨即召集董事會，決議000000指定徐湘芸代理人案、委任楊智欽為上訴人經理人案，而徐湘芸為000000之姐姐，其等召集董事會目的，顯係為000000遭解任法人代表所設計，使楊智欽得以繼續參與經營管理上訴人公司。
⒉上訴人否認商標註冊申請權更正轉讓協議書及註冊前變更申請書、讓與同意書之真正：
商標註冊申請權更正轉讓協議書係為避免上訴人追討而設計，該協議書內容第2 條稱系爭商標為楊智欽命名，惟上訴人因作業疏失，向智慧局申請商標註冊，上訴人同意歸還等語，與事實及常情不符。再者，系爭商標指定使用於與上訴人經營業務範圍相同之海苔、海苔醬等商品，若此為楊智欽職務外之創作，其用於與上訴人為競爭行為，楊智欽豈不涉嫌刑事背信行為，況依註冊前變更申請書、讓與同意書所示，係以商標申請權讓與為名義辦理系爭商標註冊前變更手續，此與商標註冊申請權更正轉讓協議書所載「作業疏失」、「辦理更正商標申請註冊權歸還」等事項完全不符，足徵被上訴人因註冊前變更申請書、讓與同意書有明顯重大瑕疵（當時000000已非上訴人法定代理人），事後為避免上訴人追討系爭商標而設計商標註冊申請權更正轉讓協議書。
二、被上訴人則以：㈠安有公司改派000000董事之命令，在未送達上訴人發生效力
前，縱有限制董事代表權之行使，亦屬內部效力，不得對抗上訴人及其他善意第三人，故000000代表上訴人與被上訴人簽署「商標申請權讓與同意書」將系爭商標於註冊前變更申請人為被上訴人之行為，仍屬有效：
⒈安有公司於98年11月13日以存證信函通知改派上訴人法人股
東代表之董事，改派王天錫接任000000董事職務，該存證信函於98年12月8 日始送達上訴人，自該時起始對上訴人發生效力，於此意思表示送達前，000000仍為上訴人合法之董事暨董事長，直至99年1 月29日上訴人始辦理變更登記將公司負責人變更為馮一凡（惟此項負責人之變更存有爭議），於此之前，000000仍為上訴人登記負責人，其於98年11月27日簽署本件商標申請權讓與同意書，將系爭商標於註冊前變更申請人為被上訴人，自屬有效，上訴人不得以000000非負責人為由對抗被上訴人或其他第三人。
⒉000000本人於98年11月20日始收到安有公司法人股東代表改
派之存證信函，000000個人未曾對上訴人口頭告知或書面表示其已遭改派之事實，仍行使上訴人董事暨董事長職權，自98年11月13日至變更負責人登記之99年1 月29日期間，上訴人辦理員工全民健保申報及辦理勞工保險門診及傷病給付申請，均仍以000000為負責人申請辦理。楊智欽於98年11月18日至98年11月22日期間出國，回國後直至98年12月8 日上訴人收到安有公司寄來之改派董事存證信函止，未曾聽聞000000提起此事。
⒊上訴人於98年10月30日與楊智欽簽署商標註冊申請權更正轉
讓協議書，約定上訴人配合楊智欽或其指定代理人於簽署協議書日起30日內將上開申請註冊中之商標更正移轉登記，遂請中國國際專利商標聯合事務所之代理人陳亮樺辦理更正移轉手續，並在該事務所於98年11月27日製作格式化之商標申請權讓與同意書上蓋章，將上開申請中之商標讓與登記予楊智欽所指定之被上訴人。系爭商標申請註冊權自98年10月30日起既已移轉為楊智欽所有，楊智欽得指定被上訴人與上訴人辦理商標註冊權更正移轉登記手續，全屬正當權利行使。直至98年11月27日雙方辦理商標申請權註冊前變更手續，而簽立商標申請權讓與同意書止，000000均未依上開轉讓協議書之約定以書面掛號信函通知楊智欽，謂其已解任董事長職務或已無辦理權限，足見98年11月27日000000係代表上訴人履行其應移轉商標申請註冊權予楊智欽之義務。退萬步言，若上訴人主張000000於98年11月27日辦理之商標申請權註冊前變更手續，有未經合法代理瑕疵（被上訴人否認之），上訴人仍對楊智欽負有應履行移轉商標申請權之義務，其亦不得主張被上訴人應將註冊完畢之商標權人變更、回復登記為上訴人所有，或主張被上訴人侵害上訴人系爭商標權。
㈡上訴人98年11月13日董事會，並非臨時召開，而係數日前通
知召開，從董事會議事錄得知共有3 項議題討論，其一為董事長請假指定代理人案、其二為委任楊智欽先生為總經理案、其三為國外董事長年旅居國外委託國內股東經常代理出席董事會案，3 項議案均為董事會開會事項之正常討論，均與安有公司改派法人股東代表之事無關，上訴人指該次董事會目的係為000000遭解任法人代表之事而設計，使楊智欽得藉以繼續參與經營管理上訴人公司，並無可採。
㈢上訴人共有3 套大小印章，一套為公司印鑑章，是在辦理公
家機關登記或其他需要識別公司印鑑的場合時使用；一套為財務用途印章，用來開立公司支票及銀行存提款使用；一套為事務用途印章，用來辦理公司各項簽約用印、勞健保及其他事務用途印章。000000自93年7 月擔任上訴人董事長起，迄99年3 月取回個人小章時止，上訴人與他人間全部的合約書、協議書及辦理公司勞健保事務等相關業務事宜，均以同一套事務用途印章用印，未曾變更，此套印章與商標註冊申請權更正轉讓協議書及商標申請權讓與同意書內所用之印章均係相同，足證該2 份協議書及同意書均屬真正。又上訴人於99年1 月29日後始變更法定代理人為馮一凡，並變更公司所有印鑑及印章。而上開商標註冊申請權更正轉讓協議書及商標申請權讓與同意書均是上訴人尚未變更公司登記負責人前即已簽訂，其中協議書更早於改選董事及董事長之違法股東臨時會召開前之98年10月30日即已簽訂，屬合法有效。
㈣98年11月27日由000000代表上訴人與被上訴人辦理商標申請權註冊前變更手續，核屬正當：
98年11月27日簽訂之商標申請權讓與同意書係管理部依照000000董事長及楊智欽總經理指示，通知中國國際專利商標聯合事務所前來辦理，該事務所派員提出制式表格「商標申請權讓與同意書」給上訴人用印，管理部遂以公司慣用之事務用途印章加以用印，完畢後委託該事務所送件申請，無任何偽造情事，且係為履行98年10月30日簽訂之商標註冊申請權更正轉讓協議書義務等語，資為抗辯。
三、上訴人於原審求為判決：㈠被上訴人應將99年5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標之商標權人變更、並回復登記為上訴人。㈡禁止被上訴人使用與99年5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標相同或近似之商標，亦不得再為其他侵害上開「橘平屋」商標權之行為等語。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，聲明：㈠原判決廢棄，㈡被上訴人應將99年5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標之商標權人變更、並回復登記為上訴人。㈢禁止被上訴人使用與99年5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標相同或近似之商標，亦不得再為其他侵害上開「橘平屋」商標權之行為。經本院前審於101 年5 月24日判決：㈠原判決廢棄。
㈡被上訴人應將民國99年5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標之商標專用權人（應係「商標權人」之誤載）變更登記為上訴人。㈢被上訴人不得使用與民國99年5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標相同或近似之商標，亦不得為其他侵害上開「橘平屋」商標權之行為。㈣第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。經被上訴人上訴後，最高法院廢棄本院前審第二審判決，發回本院更審。於本件更審，上訴人上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應將中華民國99年5月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標之商標權人變更、並回復登記為上訴人。㈢禁止被上訴人使用與中華民國99年
5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標相同或近似之商標，亦不得再為其他侵害上開「橘平屋」商標權之行為。㈣第一、二審及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第一、二審及發回前第三審之訴訟費用由上訴人負擔。
四、兩造不爭執之事實（見本院卷第74頁）：㈠系爭商標係上訴人於98年9 月21日向智慧局申請註冊。㈡上訴人前任法定代理人000000係上訴人之法人股東安有公司
指派之法人股東代表董事，安有公司於98年11月13日以臺北成功郵局第1421號存證信函通知000000依公司法第27條第3項規定解除000000之董事職務，改派王天錫接任000000之董事職務，000000則於98年11月20日收受前開董事職務解除通知書，並於98年11月23日出國，迨至98年12月9 日始返國（見原審卷第90頁、本院前審卷第93、139 、63頁）。
㈢被上訴人提出形式上為第三人000000於98年10月30日仍為上
訴人法定代理人時簽訂商標註冊申請權更正轉讓協議書，並於協議書第4 條約定：「甲方（即上訴人）同意於本協議成立後，即配合乙方（即楊智欽）或其指定代理人，辦理本標的物之商標註冊權更正移轉登記手續，有關乙方就本約標的物所有權名義之指定，由乙方自行決定，甲方不得異議，亦不得干涉。甲乙雙方應依指定代理人通知期限內備齊有關證件、印章辦理相關事宜。」（見原審卷第45頁）。
㈣被上訴人於98年11月30日持98年11月27日簽訂蓋有上訴人公
司印章及000000印章之商標申請權讓與同意書，向智慧局申請變更申請人名稱為被上訴人，智慧局遂於99年5 月1 日註冊公告登記系爭商標之商標權人為被上訴人（見原審卷第12至13頁）。
㈤被上訴人法定代理人楊智欽自上訴人91年1 月設立登記時起
，即於上訴人公司擔任副總經理之職務，系爭商標於98年9月21日向智慧局申請註冊時，楊智欽仍任職於上訴人公司。
五、本件兩造之爭點如下（見本院卷第74至75頁）：㈠上訴人前法定代理人即第三人000000之董事職務何時解除？㈡被上訴人法定代理人楊智欽於98年11月27日同意蓋用上訴人
公司與第三人000000印章所簽訂商標申請權讓與同意書之行為是否係屬有權代理或代行？若非屬有權代理或代行，被上訴人得否依據表見代理或類推適用表見代理之規定主張兩造於98年11月27日蓋用上訴人公司及原董事長000000印章而與被上訴人簽訂之商標申請權讓與同意書之行為係屬有效？㈢被上訴人得否以上訴人於98年10月30日所簽訂之商標註冊申
請權更正轉讓協議書主張其所受系爭商標之移轉係有法律上之原因？㈣上訴人得否依據侵權行為、不當得利之法律關係與商標法第
61條之規定，請求被上訴人不得使用系爭商標或為侵害系爭商標之行為？
六、本院得心證之理由：㈠上訴人前任董事長即第三人000000於98年11月20日收受安有
公司解除其上訴人公司董事長職務之存證信函時即已解除職務：
⒈按「（第1 項）政府或法人為股東時，得當選為董事或監察
人。但須指定自然人代表行使職務。（第2 項）政府或法人為股東時，亦得由其代表人當選為董事或監察人，代表人有數人時，得分別當選。（第3 項）第1 項及第2 項之代表人，得依其職務關係，隨時改派補足原任期。」，公司法第27條第1 至3 項定有明文。次按非對話而為意思表示者，其意思表示以通知達到相對人時，發生效力，民法第95條第1 項定有明文。所謂達到，係指意思表示達到相對人之支配範圍，置於相對人隨時可了解其內容之客觀之狀態而言（最高法院58年度台上字第715 號判例意旨參照）。查上訴人前任董事長000000係上訴人之法人股東安有公司指派之法人股東代表而擔任上訴人董事長之事實，為兩造所不爭執，則第三人000000得擔任上訴人公司之董事長之職務係因安有公司指派其擔任法人股東代表，安有公司自得依第27條第3 項之規定隨時改派，則安有公司於98年11月13日所寄發通知第三人000000解除董事長職務之臺北成功郵局第1421號存證信函，於98年11月20日經000000收受，即安有公司解除000000上訴人公司董事長職務之意思表示到達000000時，000000擔任上訴人公司董事長之職務即已解除，自無再代理上訴人公司為事實上處分與法律行為之權限。
⒉被上訴人雖抗辯：安有公司於98年11月13日以臺北成功郵局
第1421號存證信函通知，已依公司法第27條第3 項改派王天錫接任000000之董事職務，000000固然係於98年11月20日即已收受，但效力僅存在於安有公司與000000之間，至於上訴人則係於98年12月8 日始收受，對於上訴人而言應自98年12月8 日始有效云云。惟000000於98年11月20日收受安有公司解除其上訴人公司董事長職權之存證信函前為上訴人公司之法定代理人，則安有公司寄發解除000000上訴人公司董事長職務之存證信函予000000自亦對上訴人公司生效，核被上訴人抗辯安有公司寄發解除000000上訴人公司董事長職務之存證信函予000000，對於上訴人公司尚不生效力云云，於法顯屬無據，洵無可採。
㈡上訴人至99年1 月29日始辦理變更登記將公司負責人變更為
馮一凡，惟不得以000000非上訴人負責人為由對抗被上訴人或其他第三人：
⒈按「公司設立登記後，有應登記之事項而不登記，或已登記
之事項有變更而不為變更之登記者，不得以其事項對抗第三人。」，公司法第12條定有明文。上開條文所指第三人，並無善意惡意之別。查上訴人直至99年1 月29日始辦理變更登記將公司負責人變更為馮一凡，有公司變更登記表附卷可稽（見原審卷第170 頁），且為兩造所不爭執，堪信為真。亦即於此之前，000000仍為上訴人登記負責人，上訴人不得以000000非負責人為由對抗被上訴人或其他第三人。
⒉000000於98年11月20日始收到安有公司法人股東代表改派之
存證信函，惟自98年11月13日至變更負責人登記之99年1 月29日期間，上訴人辦理員工全民健保申報及辦理勞工保險門診及傷病給付申請，均仍以000000為負責人申請辦理，且上訴人公司銀行往來亦係000000用印，000000亦在上開期間出差執行職務，有板信商業銀行外匯活期性存款取款憑條2 紙及上訴人出差旅費報告書、轉帳傳票各1 紙在卷足稽（見本院前審卷第132 至134 頁），且被上訴人法定代理人楊智欽於98年11月20日至同年12月8 日上訴人收到安有公司寄來之改派董事存證信函止，未曾聽聞000000提及此事，則楊智欽依其與上訴人於98年10月30日簽署之商標註冊申請權更正轉讓協議書之約定，指定被上訴人與上訴人辦理商標註冊權更正移轉登記手續，遂請中國國際專利商標聯合事務所之代理人陳亮樺辦理更正移轉手續，並在該事務所於98年11月27日製作格式化之商標申請權讓與同意書上蓋章，向智慧局申請系爭商標權註冊前變更手續，即非屬侵權行為。
㈢系爭商標權移轉時，未經上訴人公司董事會及股東會之同意
，對於上訴人不生效力，上訴人依不當得利之法律關係，請求被上訴人將系爭商標之商標權人變更登記為上訴人，自屬有據：
⒈按「公司業務之執行，除本法或章程規定應由股東會決議之
事項外，均應由董事會決議行之」，公司法第202 條定有明文。「從而系爭商標縱非屬被上訴人主要部分財產，其讓與無庸依同法第185 條第1 項第2 款規定經股東會同意，然亦應依上述規定，經董事會決定行之」，最高法院86年度台上字第2996號民事判決意旨參照。經查上訴人與楊智欽於98年10月30日簽訂商標註冊申請權更正轉讓協議書及98年11月27日註冊前變更申請書、商標申請權讓與同意書，並未經上訴人公司股東會或董事會之決議，為兩造所不爭執，並記明於本院102 年9 月18日言詞辯論筆錄（見本院卷第131 至132頁），故系爭商標權移轉時，未依公司法第202 條規定經上訴人公司董事會及股東會之同意，違反此一禁止規定，依民法第71條規定應屬無效，亦即對於上訴人不生效力。本院雖就系爭商標是否屬重要資產，未令兩造表示意見並加以審酌，惟此與被上訴人此部分應受敗訴判決結果不生影響，附此敘明。
⒉次按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還
其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」，民法第179 條定有明文。查上訴人於98年10月30日固簽訂同意配合被上訴人法定代理人楊智欽辦理系爭商標註冊權更正移轉登記手續之商標註冊申請權更正轉讓協議書，然前開商標註冊申請權更正轉讓協議書係對於上訴人不生效力，已如前述，被上訴人所持有98年11月27日上訴人公司及法定代理人000000用印之商標申請權讓與同意書，依法亦不生效力。則被上訴人之法定代理人楊智欽持無效之商標申請權讓與同意書將系爭商標登記於被上訴人名下，係屬無法律上之原因而受有系爭商標登記之利益，致上訴人喪失系爭商標之商標申請權人地位，自屬不當得利，且前開98年10月30日之商標註冊申請權更正轉讓協議書復不得作為被上訴人取得系爭商標登記之法律上原因，則上訴人依據不當得利之法律關係請求被上訴人將系爭商標之商標權人變更登記為上訴人，於法自屬有據。
⒊被上訴人雖抗辯依民法第27條第3 項及公司法第208 條第5
項準用同法第58條之規定，對於代表公司董事之代表權所加之限制不得對抗善意第三人，故董事長代表公司與他人簽訂之合約，縱使未經過董事會或股東會決議，也不影響簽訂合約之效力云云。但查，民法第27條第3 項及公司法第208 條第5 項準用同法第58條所指之限制，係公司對於董事之代表權所加之限制，自不得據此排除法律上之限制、禁止規定，本件所關涉之公司法第202 條既係法律所明定之限制，並非公司對董事代表權所加限制，則被上訴人此部分之抗辯，即非可採。
㈣末按現行商標法第33條第1 項及修正前商標法第27條均規定
：商標自註冊之日起，由權利人取得商標權。修正前同法第32條第1 項規定：商標註冊事項之變更，應向商標專責機關登記（相當於現行商標法第38條第2 項準用第24條之規定），亦即在商標未註冊公告或登記之前，申請人尚未取得商標權，自不得主張商標權。修正前商標法第61條第1 項固規定，商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之（現行商標法第69條第１項則規定商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之），雖上訴人於本件本於不當得利、侵權行為之法律關係，請求被上訴人應將99年5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標之商標權人變更登記為上訴人，為有理由，惟在上訴人取得此部分之勝訴判決，並就該商標註冊事項之變更向智慧局登記之前，並未取得系爭商標權，自不得基於商標權之權能，依修正前商標法第61條第1 項規定，請求禁止被上訴人使用與系爭商標相同或近似之商標，亦不得請求禁止被上訴人再為其他侵害系爭商標權之行為。準此，上訴人於未取得系爭商標權之前，依不當得利、侵權行為之法律關係，請求禁止被上訴人使用與系爭商標相同或近似之商標，禁止被上訴人再為其他侵害系爭商標權之行為，亦均屬無據。是以，本件上訴人關於排除及防止商標權侵害之請求部分，為無理由，應予駁回。
七、綜上所述，上訴人本於不當得利之法律關係，請求被上訴人應將99年5 月1 日公告第00000000號「橘平屋」商標之商標權人變更登記為上訴人部分，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第2 項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。
九、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1項、第79條、第463 條，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 10 月 3 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 102 年 10 月 3 日
書記官 王月伶附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。