智慧財產法院民事判決
102年度民商上字第12號上 訴 人即被上訴人 維他露食品股份有限公司法定代理人 邵瑋霖訴訟代理人 楊祺雄律師（兼送達代收人）
余惠如律師被上訴人即上訴人 佳格食品股份有限公司法定代理人 曹德風訴訟代理人 陳世杰律師
陳博建律師黃麗蓉律師上列當事人間排除侵害商標權行為事件，兩造對於中華民國102年2 月26日智慧財產法院101 年度民商訴字第29號第一審判決提起上訴，本院於102 年12月12日言詞辯論終結，判決如下：
主 文兩造上訴均駁回。
第二審訴訟費用由兩造各自負擔。
事實及理由
一、上訴人即被上訴人維他露食品股份有限公司（下稱維他露公司）主張：
㈠維他露公司首創之「御茶園」商標（下稱系爭商標，如原審
判決附表㈠㈡所示，即原證1 系列商標，見原審卷㈠第27至50頁）於90年起使用，並結合其他文、圖，陸續獲經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准註冊在案，並於十餘年來積極多角化經營系爭系列商標，投注大量資金與人力、物力，使系爭商標廣為消費者所熟知，經法院確定裁判認定為著名商標，其著名程度實已達到讓非屬茶葉飲料領域的其他消費者普遍認知之程度，成為一般消費者所普遍知悉之高度著名商標。
㈡被上訴人即上訴人佳格食品股份有限公司（下稱佳格公司）
明知上開著名之系爭商標及其權利歸屬，仍基於行銷之目的，未經維他露公司同意，使用高度近似之「御茶釀」商標（下稱佳格公司「御茶釀」商標）於四種醬油商品（下稱被控侵權產品），廣泛行銷於臺灣各大通路賣場。佳格公司使用之佳格公司「御茶園」商標與系爭商標外觀高度近似，使用於被控侵權產品與系爭商標指定使用之餐飲服務有關而有其類似之處，自有致消費者混淆誤認為係同一系列商標之可能，就該產品之來源有產生混淆誤認之虞，有致減損著名系爭商標識別性之虞，並係足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。維他露公司多次委託律師函籲佳格公司停止侵權，但佳格公司仍將「御茶釀」商標使用於醬油商品，持續出貨於巿場。
㈢被控侵權產品依商標法第68條第3 款、第70條第1 款、第3
款視為侵害商標權之行為，維他露公司依第69條第1 項前段與後段請求排除及防止侵害，公平交易法第20條第1 項第1款、第24條規定，依同法第30條請求排除侵害及防止侵害。
㈣並於本院審理時補陳略以：
⒈原審判認佳格公司於申請註冊商標時難認已知如原審判決書
附表㈡所示維他露公司系爭「御茶園」系列商標之存在，佳格公司就此部分難認有侵害系爭「御茶園」系列商標故意，因此否准維他露公司對於如原審判決書附表㈡所示「御茶園」系列商標之預防侵害請求，以侵權者主觀是否知悉作為認定排除及預防侵害請求是否有理由之判斷基準，有悖於商標法立法意旨。姑不論佳格公司之主觀有無侵權故意或過失與維他露公司行使排除及預防侵害請求權是否有理由無涉，佳格公司使用「御茶釀」商標之侵權行為客觀上既延續至本審級，並係基於連續故意持續侵害「御茶園」系列商標權，自不得僅以「御茶釀」商標申請註冊之時點作為「御茶園」系列商標客觀上有無繼續受侵害之虞之判斷時點。
⒉原審判決書附表㈡所示商標，係延續既有之「御茶園」著名
商標衍生註冊，並皆以「御茶園」為該系列商標主要部分，於將來均有受佳格公司以近似之「御茶釀」標示侵害之虞，應給予著名商標完整之保護。
⒊維他露公司行使排除侵害請求權是否合法之判斷標準在於「
御茶園」系列著名商標識別性是否客觀上有受減損之虞，至於佳格公司「御茶釀」商標是否曾經一度獲准註冊並非判斷侵權與否之法定構成要件。況「違法行政處分經撤銷後，溯及既往失其效力」，行政程序法第118 條第1 項亦定有明文，佳格公司「御茶釀」商標業經撤銷確定在案，其註冊自始非法，自亦無再稱適法之理。
⒋維他露公司之「御茶園」系列商標，於佳格公司95年7 月28
日申請註冊「御茶釀」商標前即已廣為消費者所熟知，而為著名商標，迭經主管機關及相關確定判決肯認在案，佳格公司身為食品製造行銷同業，對於前開著名商標之存在更無不知之理，仍使用高度近似之「御茶釀」標示，自稱「善意不知」「御茶園」系列商標權之存在且不受該等商標權效力所拘束云云，即非適法。
⒌智慧局撤銷「御茶釀」商標註冊之行政處分至遲於101 年3
月30日送達佳格公司之日起即已生公示效力，佳格公司固提出最高行政法院70年度判字第438 號判決主張於未依法評定無效確定前，「御茶釀」商標權仍屬存在，有拘束他人之效力云云。觀諸上開最高行政法院判決理由所述，為第三人於商標註冊行政訴訟程序抗辯據以核駁商標可能有無效之情形，惟由於該件訴訟繫屬中並未有第三人對於據以核駁商標提起撤銷評定之情形，且亦未經智慧局對據以核駁商標為撤銷註冊之審定，最高行政法院因此認定在該另案判決理由內表示據以核駁商標既未經撤銷，另案第三人之抗辯並無理由。是以該另件背景與本件商標侵權爭議案件性質不同，自不得概括比附援引。又前述判決為70年5 月19日製作，而行政程序法係於88年2 月3 日制定公布，是以關於行政處分效力生效之時點自應以法律明文規定之時點為依據，佳格公司據法制不明時期與本件案件性質不同之行政法院判決合法化其侵權行為，亦無理由。
⒍維他露公司系爭商標，在臺灣具有高度之知名度，業經智慧
局臚列於「著名商標名錄及案例評析」，且系爭商標早於99年間即經智慧局認定著名度之領域跨及食品零售產業，是以，佳格公司以高度近似之「御茶釀」標示使用於醬油等調味料商品，自有致消費者對於「御茶園」系列商標所表彰之商品或服務與其來源間之關聯性認知受到淡化之虞。佳格公司辯稱維他露公司之系爭商標並非著名，且縱使著名，亦未實際使用於調味料等商品或服務，佳格公司使用「御茶釀」標示即無致著名商標識別性淡化之虞云云，均無理由。
⒎佳格公司使用「御茶釀」標示於醬油產品確有致消費者混淆
誤認之虞，並有減損維他露公司系爭商標識別性之虞，業經最高行政法院以102 年度裁字第465 號裁定肯認。佳格公司行銷使用標示「御茶釀」商標之醬油產品，亦係侵害維他露公司註冊第184499號「御茶園」商標權（指定使用於「餐飲、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、自助餐廳、飯店」），佳格公司行銷使用「御茶釀」商標之行為，不僅違反商標法第
70 條 第1 款規定，並同時有商標法第68條第3 款規定之適用。
⒏佳格公司開始使用「美茶釀」商標與否，與佳格公司以往是
否曾經使用本件侵權之「御茶釀」商標暨未來是否有繼續使用該侵權商標之虞無涉。況且，維他露公司亦取得佳格公司以「御茶釀」標示以及「美茶釀」標示同時行銷產品於市場之證據，顯示佳格公司從未因「美茶釀」標示產品之推出而回收侵權品，且兩標示表彰之產品亦有併存於市場之事實。如任令侵權者如此肆無忌憚合理化其侵權行為，著名商標權人之權益將難以確保，市場公平交易秩序亦無從維持。
二、佳格公司辯稱略以：㈠佳格公司於95年7 月28日以「御茶釀」商標（即佳格公司「
御茶釀」商標）申請註冊，並指定使用於商標法施行細則第13條第30類商品共60項，經智慧局於96年2 月7 日核准註冊為第0000000 號商標在案。維他露公司對之申請評定，惟佳格公司於行政爭訟期間申請第二次減縮，自行減縮可能造成混淆誤認之商品，目前僅保留佳格公司「御茶釀」商標指定使用於「醬油、調味品」2 項，故佳格公司自96年2 月7 日取得「御茶釀」商標權迄今，均本於對智慧局核准佳格公司「御茶釀」商標信賴，合法使用佳格公司「御茶釀」商標於佳格公司產品上已逾5 年，並已投入相當金錢及人力，佳格公司於佳格公司「御茶釀」商標被撤銷註冊確定前，均得合法使用佳格公司「御茶釀」商標。
㈡佳格公司「御茶釀」商標與維他露公司系爭商標顯無混淆誤認之虞，自不構成近似：
⒈佳格公司在評估以佳格公司「御茶釀」商標行銷醬油商品始
足以讓消費者充分認知商品之特色與創新，即認定應以「茶釀」二字為主要部分 且因考慮消費者使用此創新商品時將享有帝王家般之享受，同時「御」字在日本亦表尊敬之意，乃在其上再添加「御」字，決定以「御茶釀」為佳格公司醬油產品之商標，以佳格公司「御茶釀」商標彰顯佳格公司將「茶」湯與黃豆一同「釀」製之歷程，以及佳格公司生產之醬油帶有「茶」香之與眾不同。從而，佳格公司「御茶釀」商標完全係針對佳格公司所生產之醬油商品所為之量身設計。
⒉截至目前為止，佳格公司「御茶釀」商標亦僅實際使用於醬
油及素蠔油2 項商品，佳格公司「御茶釀」商標與系爭商標均由3 個中文字所組成，然由「御茶釀」及「御茶園」之文字外觀，「釀」與「園」截然不同，二商標顯無混淆誤認之虞，自不構成近似。就該二商標之觀念而言，佳格公司「御茶釀」商標所使用之「茶釀」，其意義為「利用茶湯為發酵方法製造」，殊與系爭商標之「茶園」為「種植茶樹的地方」等觀念顯不相同，而不構成近似。「御茶」2 字之二商標因所結合之「釀」及「園」字有所不同，消費者觀念、印象仍會有所差異，自無混淆誤認之可能性，二商標並不近似。⒊佳格公司「御茶釀」商標指定使用於「醬油、調味料」與維
他露公司系爭商標所指定使用於茶飲料，產品不同且兩者產品之功能、食用方法、材料、消費族群及販售過程均不同，無類似之處，佳格公司「御茶釀」商標指定使用之「醬油、調味料」與系爭商標指定使用之茶飲料類商品亦非類似商品。佳格公司「御茶釀」商標與系爭商標實際上亦不致造成相關消費者之混淆誤認，佳格公司「御茶釀」商標因佳格公司之推廣、行銷，本身亦已為消費者廣泛認知，實際上無致相關消費者混淆誤認之虞。又佳格公司「御茶釀」商標註冊公告後佳格公司已陸續投入大量行銷宣傳活動，不僅透過報紙及電視廣告廣為宣傳，其中96年12月至97年12月初之電視廣告費用高達新臺幣（下同）2,000 萬元，整體廣告媒體之總投資金額亦高達近3,000 萬元，並舉辦相關推廣活動，自97年4 月至98年4 月間已舉辦多達286 場之推廣試吃活動，更由知名藝人陳昭榮擔任該系列產品之代言人，該產品之銷售通路遍及全臺灣各地，迄今上市據點已達14,635家通路，佳格公司「御茶釀」商標顯已廣為消費者所熟知，並無商標法第68條第3 款、第70條第1 款規定之適用。
㈢系爭商標為非具獨創性之暗示性商標，識別性不高，且至多
僅於茶飲料商品為著名，其著名程度不高，佳格公司「御茶釀」商標亦無減損系爭商標識別性或信譽之虞：
⒈佳格公司「御茶釀」商標指定使用之「醬油、調味料」與系
爭商標所指定使用之茶飲料類商品乃「不同消費族群」基於「不同生活上需要」至「不同種類之販售媒介」購買，並於購買後以「不同方式」為使用之兩種截然不同之商品。故系爭商標於茶飲料類以外商品，尤其是「醬油、調味料」商品之保護，於判斷是否有減損該商標之識別性或信譽之虞時，對商標近似性及消費者產生聯想可能性之要求須更嚴格方屬合理，否則無異不當擴張著名商標之保護範圍。
⒉佳格公司「御茶釀」商標與系爭商標並非近似，已難有減損
系爭商標之識別性或信譽之可能，且佳格公司於銷售被控侵權商品時，均會將之與佳格公司另一著名商標「得意的一天」標識一併標示於商品上，即「得意的一天+ 御茶釀+ 甘醇醬油」，藉以強化該商品來源之表彰，消費者不致對「御茶釀」醬油商品與系爭商標產生聯想。經濟部99年11月5 日經訴字第09906064800 號訴願決定認定「御茶釀」商標並無減損系爭商標識別性或信譽之虞，維他露公司主張本件有商標法第70條第1 款規定之適用，並不足採。
㈣佳格公司並無攀附系爭商標而為不公平競爭：
系爭商標僅於茶飲料類商品為相關消費者普遍認知，至於「醬油、調味料」商品，其並非相關消費者普遍認知之商標，況佳格公司「御茶釀」商標指定使用之「醬油、調味料」商品與系爭商標指定使用之茶飲料類商品，乃兩種截然不同之商品，兩者絕不可能有商品混淆之虞，本件自無公平交易法第20條第1 項第1 款規定適用，且佳格公司為國內食品業牛耳，無須攀附系爭商標而為不公平競爭，亦未為任何足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，而無公平交易法第24條規定之適用，維他露公司指稱佳格公司違反公平交易法規定云云，實不足採。
㈤並於本院審理時補陳略以：
⒈「御茶園」商標僅於茶飲料類為著名商標，其著名程度並不
足以使其他領域之消費者或甚至「一般公眾」普遍認知，無商標法第70條第1 項第1 款之適用。原判決以「御茶釀」及「御茶園」商標均有「御茶」2 字，認定二商標近似，違背通體觀察原則。為避免過度保護著名商標，當商標實際使用之商品完全無任何關聯時，應認已無減損識別性之虞，原審判決未考量兩商標指定使用之商品有諸多差異，顯有違誤。佳格公司係將佳格公司之著名商標「得意的一天」一併標示於商品上，故消費者均能清楚區別係上訴人產品，絕無減損「御茶園」商標識別性之可能。
⒉佳格公司已無使用「御茶釀」商標，將來亦不可能再使用，
維他露公司訴請排除侵害及預防侵害，並無權利保護必要。維他露公司於佳格公司收受撤銷「御茶釀」商標之判決前，即誤導臺灣臺北地方法院檢察署檢察官執行搜索扣押。佳格公司依據法律及司法判決合法行使權利，排除任何有混淆誤認之虞之情形，維他露公司妄指佳格公司藉詞濫行訴訟，實屬無稽。
⒊維他露公司不得就原審判決附表㈡所列之「御茶園」商標主張除去或防止侵害：
⑴原審判決認定原審判決附表㈡所列「御茶園」商標無商標
法第70條第1 款規定之適用，並無違誤，維他露公司請求依商標法第69條第1 項規定排除侵害，亦無所附麗。
⑵原審判決以佳格公司並無明知有商標法第68條侵害商標權
之虞，認定原審判決附表㈡所列「御茶園」商標，無商標法第70條第3 款規定之適用，並無違誤，維他露公司請求依商標法第69條第1 項規定排除侵害，亦無所附麗。
⒋相對於原審判決附表㈡所列之商標，佳格公司係善意先使用
「御茶釀」商標，自不受該部分商標效力拘束。佳格公司合法提起行政救濟，於「御茶釀」商標被撤銷確定前，均得合法使用。佳格公司使用「御茶釀」商標在前，不受原審判決附表㈡「御茶園」商標效力所及，不得主張除去或防止侵害。
三、原審判決佳格公司不得使用相同或近似維他露公司有如原審判決附表㈠所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣於醬油商品或其他類似之調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似維他露公司所有如原審判決附表㈠所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之。並駁回維他露公司其餘之訴。維他露公司不服提起一部上訴，上訴聲明：㈠原判決不利維他露公司部分廢棄。㈡上廢棄部分：佳格公司不得使用相同或近似維他露公司所有如原審判決附表㈡所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣於醬油商品或其他類似之調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似維他露公司所有如原審判決附表㈡（原證1 號）所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之。㈢原審訴訟費用由佳格公司負擔，並答辯聲明：㈠佳格公司之上訴駁回。㈡第一審及第二審訴訟費用均由佳格公司負擔。準此，維他露公司就原審判決其敗訴之「依公平交易法第20條第1 項第1 款、第24條、第30條規定請求排除侵害及防止侵害」部分，未據上訴，而告敗訴確定。佳格公司不服提起上訴，上訴聲明：㈠原判決不利佳格公司部分廢棄。㈡上開廢棄部分維他露公司第一審之訴駁回，並答辯聲明：㈠維他露公司之上訴駁回。㈡第一、二審費用由維他露公司負擔。
四、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第292頁）：㈠維他露公司申請「御茶園」商標（即系爭商標），並自90年
起使用，並結合其他文、圖，陸續獲智慧局核准註冊在案（即原證1 ，見原審卷㈠第27至50頁，其註冊號數、申請日期、指定使用之商品或服務、圖樣，均如原審判決附表㈠、㈡所示），廣泛指定使用於飲料、食品、餐廳、旅館、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳等商品或服務。
㈡佳格公司「御茶釀」商標業經智慧局於101 年3 月28日以（
101 ）智商40189 字第10180157260 號評定書為撤銷註冊之審定（即原證4 ，見原審卷㈠第64至69頁），經經濟部維持（即原證5 ，見原審卷㈠第70至71頁），佳格公司提起行政訴訟（本院101 年度行商訴字第135 號），經本院判決佳格公司敗訴，佳格公司提起上訴，業經最高行政法院102 年度裁字第465 號裁定駁回，有本院101 年度行商訴字第135 號行政判決、最高行政法院102 年度裁字第465 號裁定各1 份附卷可稽，上開行政事件之前案即本院99年度行商訴字第24
2 號、最高行政法院100 年度裁字第2455號。㈢佳格公司於智慧局審定撤銷其商標註冊後，於行政爭訟尚未
確定前仍繼續製造「御茶釀」商標並使用於醬油商品，並持續出貨於巿場。
㈣最高行政法院於99年9 月23日即以99年度裁字第2205號裁定認定二商標圖樣應屬近似之商標（見原審原證24、25）。
五、本件兩造之爭點如下（見本院卷第293頁）:㈠維他露公司之系爭商標（原證1 即如原審判決附表㈠、㈡所
示）是否為著名商標？㈡佳格公司使用「御茶釀」商標是否有致減損著名「御茶園」
之系爭商標識別性或信譽？㈢佳格公司將「御茶釀」商標使用於醬油商品，是否高度近似
於維他露公司系爭商標指定使用之餐飲服務，有致消費者混淆誤認之虞？
六、本院得心證之理由：㈠佳格公司上訴部分：
⒈按商標法第70條第1 項第1 款及第3 款規定：「未得商標權
人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。…三、明知有第68條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。」，核其立法理由：「一、條次變更，本條為原條文第62條移列。二、本條規範之意旨係為加強對『著名商標』之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。三、原條文第1 款不適用於「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第43條之規定，於第1 款及第2 款增加『之虞』之文字，並修正如下：㈠原條文第1 款將著名商標使用與非屬商標使用之公司名稱使用等侵害行為併列於同一款規定，由於類型不同，爰將其後段規定之非商標使用行為，單獨移列於修正條文第2 款。…㈢增訂第3 款。除認定直接侵害商標權之行為外，商標侵權之準備、加工或輔助行為，亦應防杜，故將明知有修正條文第68條侵害商標權之虞，卻仍予以製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或服務有關之物品之行為，視為侵害商標權之行為。復參照德國商標法第14條第4項規定，其係以有同條第2 項及第3 項侵權行為『之虞』為適用之前提，但並不以成立該條第2 項及第3 項侵權行為為要件；另除侵權人以外之第三人為商標侵權之加工或輔助行為外，侵權人本身所為之準備行為亦屬本項規範之行為。」。準此，對於明知他人之「著名商標」而未得商標權人同意，逕使用相同或近似之商標，只要有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，即視為侵害商標權之情形，現行法顯加強對「著名商標」之保護。
⒉我國商標法、各國立法例及相關國際公約均重視著名商標之
保護，以避免他人恣意於商品上使用相同或近似於著名商標，致相關事業或消費者誤以為該商品與著名商標指定使用之商品出自同源，或損及著名商標所有人之營業信譽，有悖於商標法保障商標權及消費者利益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展之立法目的。所謂著名商標者，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。著名商標具有較高之知名度，通常容易遭他人利用或仿冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對於著名商標特別保護。而著名商標之判斷，應以中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知為準（司法院釋字第
104 號解釋參照）。所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。
⒊佳格公司使用「御茶釀」商標，侵害維他露公司系爭商標中如原審判決附表㈠部分之商標權：
⑴系爭商標中如原審判決附表㈠部分為著名商標：
①查佳格公司「御茶釀」商標係於95年7 月28日申請，96年
4 月1 日公告，有該商標登記資料在卷可憑（見原審卷㈠第99頁），倘當時系爭商標即為著名商標，而為佳格公司所明知，卻仍使用相同於系爭商標中之文字「御茶」作為其商標之核心部分，致減損系爭商標之識別性，即有商標法第70條第1 款之適用。因原審判決附表㈡編號1 至30所示商標分別於自98年5 月1 日起至100 年1 月31日止註冊，均晚於佳格公司「御茶釀」商標申請時，故本件即應以原審判決附表㈠編號1 至8 所示之商標（95年7 月28日前註冊）為對象。
②按著名商標之認定，應綜合判斷識別性之高低、相關事業
或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標推廣之期間、範圍及地域、商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利之紀錄（特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形）、商標之價值等因素，而89年8 月10日發布之「著名商標或標章認定要點」亦為類似規定。
③按商標法第30條第1 項第11款規定所稱著名，係指有客觀
證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。而有無該款所稱著名商標之認定時點，依據商標法第30條第2 項之規定，應以商標申請註冊時為斷，亦即於商標申請註冊時，市場上是否已有相同或近似之他人著名商標。故本件於判斷佳格公司「御茶釀」商標有無商標法第30條第1 項第11款前段規定之情形時，必須判斷系爭商標中如原審判決附表㈠部分於佳格公司「御茶釀」商標申請註冊時是否已為著名商標。維他露公司主張系爭商標中如原審判決附表㈠部分為著名商標，而受特別保護等語，維他露公司即應舉證證明此有利於己之事實。
④經查維他露公司於90年起推出「御茶園」等茶飲系列商品
，並陸續於我國取得系爭諸「御茶園」系列商標之系爭商標中如原審判決附表㈠所示部分，最早係90年2 月16日申請，同年10月16日公告之註冊第961991號「御茶園」商標（原審判決附表㈠編號1 ），最晚係94年4 月1 日申請，同年12月16日公告之註冊第0000000 號「御茶園每朝」商標（原審判決附表㈠編號5 ），而佳格公司「御茶釀」商標係於95年7 月28日申請，96年4 月1 日公告，此均有各該商標登記資料在卷可憑（分別見原審卷㈠第31頁至第34頁反面、第99頁正反面），故本件判斷系爭商標中如原審判決附表㈠所示部分是否為著名商標，而足以認定佳格公司「御茶釀」商標侵權之判斷時點應為95年7 月28日前。
次查維他露公司自90年起每年均於各大電視及平面媒體刊登「御茶園」系列茶飲商品廣告，並邀請眾多知名藝人代言「御茶園」茶飲系列商品，此有維他露公司於另案本院99年度行商訴字第242 號商標評定行政訴訟事件於申請評定時所附「御茶園」系列商品廣告資料、商品廣告量表現及廣告光碟等附該卷可按，並經原審法院及本院依職權調閱本院99年度行商訴字第242 號之商標評定全卷核閱屬實（見本院99年度行商訴字第242 號卷之評定卷附件2 、4、7 、10、11），以及本院99年度行商訴字第242 號審理時維他露公司所提廣告量統計、廣告資料、市場占有率、理想品牌調查等資料為證（見該卷二第208 至295 頁之參證9-1 、該卷三第1 至156 頁參證9-4 並經原審法院及本院調閱本院99年度行商訴字第242 號全卷核閱屬實）。依據上開附件7 即以市場研究為名之Nielsen 公司所提供之「御茶園」系列商品廣告量表現，以及上開參證9-1 、9-
4 所附廣告量統計（見本院99年度行商訴字第242 號卷一第218 頁、卷三第1 至156 頁），可知維他露公司自90年起即已有計畫行銷該系列商標商品，其中以91、92、93年所花費之廣告費用最多，94、95年雖較為減少，亦均高達數千萬元。另依上開參證9-1 所附廣告資料（見本院99年度行商訴字第242 號卷二第219 至239 頁），至少於95年
7 月28日前，維他露公司已邀請知名演藝人員張鐵林、徐若瑄、王力宏、林依晨、羅志祥等人拍攝相關電視、平面廣告，而依據上開參證9-1 之媒體報導（分別見本院99年度行商訴字第242 號卷二第219 至287 頁），足認維他露公司「御茶園」系列商標商品於市面上已有一定之名氣。
再依管理雜誌（1973年創刊，網址見http://www.managementmagazine.com.tw/ ）第391 期針對西元2007年我國消費者心目中理想品牌之調查資料，亦可知「御茶園」系列商品於西元2006年及2007年間，於茶類飲料均為第二名品牌（見本院99年度行商訴字第242 號之評定卷第226 頁），足證系爭商標中如原審判決附表㈠所示部分，特別是構成其商標主要核心部分之「御茶園」3 字，於佳格公司「御茶釀」商標於95年7 月28日申請註冊前，業經維他露公司投入大量資金廣為宣傳，行銷期間持續且密集，並有報章雜誌之討論，且於茶飲料市場上亦有相當之占有率，甚至已達我國消費者心中之理想品牌第二名，故其於茶類飲料商品上所表彰之信譽及品質應已為我國相關事業或消費者所熟知而達著名程度，應屬著名商標，此亦經本院99年度行商訴字第242 號及最高行政法院100 年度上字第1252號判決所肯認。
⑤綜上，維他露公司所提之相關證據資料，足以證明於佳格
公司「御茶釀」商標於95年7 月28日申請時，系爭商標中如原審判決附表㈠編號1 至8 所示之商標已廣為相關事業、消費者所普遍認知，而屬著名商標。
⑵佳格公司明知系爭商標中如原審判決附表㈠部分為維他露公司著名之註冊商標：
維他露公司早於90年間起即使用系爭商標中如原審判決附表㈠編號1 ，之後並陸續於我國取得「御茶園」系列之系爭商標中如原審判決附表㈠編號2 至8 ，亦即最早係90年
2 月16日申請，同年10月16日公告之註冊第961991號「御茶園」商標，最晚係94年4 月1 日申請，同年12月16日公告之註冊第0000000 號「御茶園每朝」商標，且經維他露公司多年來之宣傳行銷，已使如原審判決附表㈠編號1 至
8 所示之商標於95年7 月28日佳格公司「御茶釀」商標申請時，已廣為相關事業、消費者所普遍認知已如前述，且以佳格公司從事調味料餐飲業（見原審卷㈠第109 至111頁之公司登記資料），佳格公司實難諉稱不知「御茶園」商標。另查本件系爭商標中如原審判決附表㈠編號1 至8所示部分雖僅於茶類飲料為著名商標，惟因茶類飲料與佳格公司「御茶釀」商標指定使用之醬油商品間均與餐飲有關，其相關消費者之重疊性甚高，故原審判決附表㈠所示之系爭商標既已於茶類飲料之相關消費者間為著名商標，則以佳格公司「御茶釀」商標與原審判決附表㈠之系爭商標之核心部分「御茶園」僅有1 字之差的近似程度，足認佳格公司於95年7 月28日申請「御茶釀」商標時即已明知如原審判決附表㈠編號1 至8 所示商標之存在。
⑶系爭商標中如原審判決附表㈠部分之識別性有減損之情形：
①按（第1 項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字
、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成；（第2 項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，商標法第18條定有明文。是以，商標具有指示特定商品或服務來源並得與他人之商品或服務區別之重要功能，而同法第70條第1 款所稱減損著名商標之識別性，係指第三人未經著名商標權人之同意，擅自以該著名商標中之文字作為而自己商標而表彰商品來源，使著名商標原本所具備之高度指示單一且特定商品或服務來源之特徵及印象因此減弱，致該商標指向
2 種以上來源，而使著名商標之識別性遭稀釋或弱化。②次按著名商標之保護著重於該商標所表彰之識別性及信譽
已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為防止他人有意利用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益，致發生不公平情事，因此對著名商標之保護，商品或服務是否類似已非重點。然為免保護過當，仍須以有致相關公眾混淆誤認之虞或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者為要件。如前所述，維他露公司早於90年間起即使用「御茶園」為其商品名稱，並於95年7 月28日前註冊取得如原審判決附表㈠之系爭商標，且經維他露公司多年來之宣傳行銷，已使如原審判決附表㈠之系爭商標於95年7 月28日佳格公司「御茶釀」商標申請時，已廣為相關事業、消費者所普遍認知，而屬著名商標，故維他露公司如原審判決附表㈠之系爭商標顯已創造出獨特之品牌價值與精神，並使一般消費者產生單一來源之聯想。
③查本件如原審判決附表㈠之系爭商標雖僅於茶類飲料為著
名商標，惟因茶類飲料與佳格公司「御茶釀」商標指定使用之醬油商品間均與餐飲有關，其相關消費者之重疊性甚高，故如原審判決附表㈠之系爭商標既已於茶類飲料之相關消費者間為著名商標，則以佳格公司「御茶釀」商標與如原審判決附表㈠之系爭商標之核心部分「御茶園」僅有１字之差的近似程度，對如原審判決附表㈠之系爭商標指定使用之餐飲商品之相關消費者而言，仍有使其混淆誤認二商標為同一來源之系列商品服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係情形，故應有商標法第70條第1 款規定之適用。雖佳格公司辯稱其亦係知名廠牌下之商標，多與「得意的一天」併用，並無攀附系爭商標之意云云，然按商標法第70條第1款規定，對無意攀附，但因客觀上仍會造成消費者混淆誤認之虞，致因著名商標之著名性而可能不當受有利益者亦有適用。另佳格公司又辯稱「御茶釀」商標因其係實際使用於醬油等調味料商品，而如原審判決附表㈠之系爭商標實際使用於茶類飲料間，已經於市場上併存而不會有混淆誤認之虞云云。但查佳格公司所提出之資料均為佳格公司「御茶釀」商標註冊登記後之使用證據（參被證4 、被證
7 、被證8 、被證10，分別見原審卷㈠第130 頁、第138至139 頁、第140 至146 頁），不能證明佳格公司「御茶釀」商標於申請註冊時，已與如原審判決附表㈠之系爭商標併存而不致有使相關消費者混淆誤認之虞，況佳格公司所提出之使用證據，雖強調其將佳格公司「御茶釀」商標與「得意的一天」併用，惟就實際商品之醬油瓶外包裝而言，直書的「御茶釀」字樣仍係位於商品最主要明顯之處，「得意的一天」反而位於其上，字體較小而不明顯（參被證7 ，見原審卷㈠第138 至139 頁) ，故佳格公司辯稱「御茶釀」商標因與「得意的一天」併用而不致與如原審判決附表㈠之系爭商標混淆誤認，並不可採。且二商標商品於市場上同時存在，並不代表不致使相關消費者混淆誤認，佳格公司僅辯稱其公司為著名公司，公司營業表現極佳，亦無法證明「御茶釀」商標商品與如原審判決附表㈠之系爭商標商品不會使相關消費者混淆誤認其為同一來源之系列商品服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係情形，而有商標法第70條第1 款前段規定之情形。故佳格公司「御茶釀」商標確有於我國境內使用，並將之用於商品或其包裝容器行為之情事，足使相關事業、消費者知佳格公司「御茶釀」商標核心特取部分「御茶」，並將之與其所銷售之商品產生聯想，致使如原審判決附表㈠之系爭商標之著名商標原本指向維他露公司之單一特定來源功能減弱，變成複數指向，而弱化如原審判決附表㈠之系爭商標之識別性。
④佳格公司雖辯稱其「御茶釀」商標指定使用之「醬油、調
味料」與系爭商標所指定使用之茶飲料類商品，乃「不同消費族群」基於「不同生活上需要」至「不同種類之販售媒介」購買，並於購買後以「不同方式」為使用之兩種截然不同之商品云云。惟查商標法第70條第1 款所定之減損著明商標識別性，係因擅自以著名商標中之文字作為自己商標，表彰其營業主體或來源，致使著名商標之單一指向特色遭稀釋成為複數指向之情形，並非以將著名商標使用於同一或類似之商品或服務為要件。故佳格公司有無實際從事「茶飲業」，或嗣後減縮「御茶釀」商標之使用範圍，均無礙於佳格公司使用「御茶」為其商標名稱特取部分，致使維他露公司之「御茶園」著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化，而減損如原審判決附表㈠之系爭商標之識別性之認定。
⑷綜上，佳格公司使用「御茶」作其商標之特取部分，致減
損維他露公司如原審判決附表㈠所示著名商標之識別性，依商標法第70條第1 項第1 款規定，視為侵害維他露公司如原審判決附表㈠之系爭商標之商標權。
⒋佳格公司並無明知有商標法第68條侵害如原審判決附表㈡之
系爭商標權之虞，而製造、持有尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品：
維他露公司復主張佳格公司使用「御茶釀」商標之行為，依商標法第68條第3 款及第70條第1 項第3 款視為侵害如原審判決附表㈠之系爭商標行為云云。惟查如原審判決附表㈠之系爭商標為著名商標，且於佳格公司「御茶釀」商標申請註冊之95年7 月28日時已為著名商標，已如前述，但如原審判決附表㈡編號1 至30之系爭商標，其申請時間分別詳如原審判決附表㈡所示，均晚於佳格公司「御茶釀」商標申請日，是佳格公司於申請時難認已知如原審判決附表㈡之系爭商標之存在，佳格公司就此部分難認有侵害原審判決附表㈡之系爭商標故意，故佳格公司並無明知有商標法第68條侵害如原審判決附表㈡之系爭商標權之虞，而製造、持有尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品之行為。
⒌維他露公司請求排除侵害及防止侵害部分：
⑴按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害，有
侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標權之圓滿行使，而商標權人無忍受之義務。所得請求排除之侵害，須已現實發生，且現尚繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。而有無侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要（最高法院97年度臺上字第681 號民事判決參照）。亦即，「所謂『有侵害之虞者，並得請求防止之』，係指侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其權益有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要而言，並不以侵害曾經發生，而有繼續被侵害之虞為必要。
原審謂上訴人未能舉證其權益受有何侵害及損害，難認被上訴人有侵害上訴人權益之虞，即有適用上開規定不當之違法。」（最高法院97年度臺上字第746 號民事判決意旨參照）。是以，排除侵害及防止侵害請求權具有事先迅速制止侵害行為與防範侵害行為於未然之功能，可減免商標權人損害之發生或擴大。因排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，自可主張之，即不考慮其主觀可歸責之要素，是不以侵權行為人有故意或過失為要件，故商標權是否受有損害，在所不問。又排除侵害及防止侵害請求權，實質上屬民法之所有權保全請求權，因商標權之客體為無體財產，故不存在占有概念，而無所有物返還請求權之觀念。排除侵害請求權於侵害停止或危險消滅時而消滅，其係以現在及將來之侵害為對象，僅要有侵害或危險存在，商標權人得對侵害人行使排除及防止侵害請求權，並無時效消滅之適用。準此，倘有事實足證被控侵權人確有侵害權利人系爭商標之虞，亦即被控侵權權人有侵害系爭商標之危險存在，依前開最高法院判決意旨，商標權人即得依商標法第69條第1 項後段，請求防止之。
⑵佳格公司以相同於如原審判決附表㈠所示之著名商標中文
字「御茶」作為其「御茶釀」商標名稱之特取部分，致減損如原審判決附表㈠之系爭商標之識別性，即視為商標權之侵害，而直至原審102 年1 月29日言詞辯論終結止，佳格公司仍繼續使用「御茶釀」商標為其商標名稱之特取部分，雖佳格公司陳稱其於102 年1 月4 日收受本院101 年度行商訴字第135 號判決後已未使用「御茶釀」商標，惟實際上「御茶釀」商標與佳格公司新使用之「美茶釀」商標併存於市場上行銷使用，直至102 年4 月11日最高行政法院以102 年度裁字第465 號裁定駁回上訴後，佳格公司始停止使用「御茶釀」商標，是以其侵害情節已不存在，維他露公司依商標法第69條第1 項前段排除侵害之規定，請求佳格公司不得使用「御茶」為其商標名稱之特取部分之商標使用行為，非有理由。
⑶次按商標法第5 條規定「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：
一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」。本件佳格公司於維他露公司101 年7 月31日寄發律師函（見本院卷㈠第215至216 頁）通知後，仍持續使用「御茶釀」商標於產品上為行銷，並以律師函函覆維他露公司，在「御茶釀」商標為智慧局撤銷確定前，其得合法使用「御茶釀」商標，至佳格公司行政訴訟敗訴確定，智慧局於102 年6 月16日依最高行政法院裁定意旨公告撤銷本件佳格「御茶釀」商標時止，佳格公司已繼續使用「御茶釀」商標行銷其產品長達10月餘，足認維他露公司主張佳格公司確有隨時再使用「御茶釀」商標而有侵害如原審判決附表㈠之系爭商標之虞，若依佳格公司抗辯其目前已無使用「御茶釀」商標，而否准維他露公司防止侵害之請求，則倘若佳格公司將來再使用「御茶釀」商標行銷產品，則維他露公司勢必再行提起訴訟，實對於維他露公司如原審判決附表㈠之系爭商標保護不周，本件自仍有防止侵害之必要。又佳格公司固抗辯其已無侵害如原審判決附表㈠之系爭商標，維他露公司提起之訴已無保護之必要，惟智慧財產權之排除侵害及防止侵害請求權，實質上屬民法之所有權保全請求權，且因商標權之客體為無體財產，故不存在占有概念，而無所有物返還請求權之觀念，故佳格公司所提出最高法院判決意旨，並不適用在本件關於智慧財產權防止侵害，其所為辯解，為無理由。準此，如本件不事先防範，而未令佳格公司禁止使用「御茶釀」商標中「御茶」名稱特取部分，佳格公司隨時得以「御茶釀」商標名稱作為商標使用，則原審判決附表㈠所示之系爭商標識別性日後仍有被侵害之可能，並因此而遭受減損，本件即有禁止佳格公司使用「御茶釀」商標之必要。是以，維他露公司自得依商標法第69條第1 項後段規定，請求佳格公司不得使用「御茶」為其商標名稱之特取部分之商標使用行為。
⒍從而，維他露公司請求佳格公司不得使用相同或近似維他露
公司所有如原審判決附表㈠之系爭商標之文字或圖樣於醬油商品或其他類似之調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似維他露公司所有如原審判決附表㈠之系爭商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回（就維他露公司不服此部分而上訴，亦應予駁回，容後續為論述）。故佳格公司之上訴，為無理由，應予駁回。
㈡維他露公司上訴部分：
⒈維他露公司雖主張如原審判決書附表㈡之系爭商標係延續既
有之「御茶園」著名商標衍生註冊，並皆以「御茶園」為該系列商標主要部分，於將來均有受佳格公司以近似之「御茶釀」標示侵害之虞，且「御茶釀」遭撤銷註冊即自始無效，故請求廢棄原判決不利其之部分，並判准佳格公司就如原審判決書附表㈡之系爭商標亦不得為侵害云云。惟查佳格公司於收受最高行政法院102 年4 月11日102 年度裁字第465 號裁定後，已停止使用「御茶釀」商標，是以其侵害情節已不存在，已如前述，維他露公司依商標法第69條第1 項前段排除侵害之規定，請求佳格公司不得使用「御茶」為其商標名稱之特取部分之商標使用行為，亦非有理由。至於維他露公司依商標法第69條第1 項後段規定請求防止侵害部分，固與佳格公司主觀上有無侵權故意或過失無涉，然查佳格公司既已於收受最高行政法院102 年4 月11日102 年度裁字第465號裁定後停止使用「御茶釀」商標，則在智慧局於102 年6月16日公告撤銷佳格「御茶釀」商標，致該商標自始無效時，佳格公司確實已無侵害行為，而始終未曾對於如原審判決書附表㈡之系爭商標有侵害行為，更無侵權之故意或過失可言，維他露公司依商標法第69條第1 項後段規定請求防止侵害，並非有據。至於維他露公司雖主張就原審判決書附表㈡之系爭商標亦予以保護，始足以完整保護系爭著名商標等語，惟查維他露公司就如原審判決書附表㈡之系爭商標之請求，為無理由，依法不應准許，已如上述，況本件已依商標法第69條第1 項後段規定，就如原審判決書附表㈠之系爭商標防止侵害之請求予以准許，其效果即等同對於整體系爭商標予以保護，而不致有遭侵害之虞，不因未准許如原審判決書附表㈡之系爭商標之防止侵害之請求，而保護不周，併此敘明。
⒉從而，維他露公司請求佳格公司不得使用相同或近似維他露
公司所有如原審判決附表㈡之系爭商標之文字或圖樣於醬油商品或其他類似之調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似維他露公司所有如原審判決附表㈡之系爭商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之，為無理由，不應准許。故維他露公司之上訴，為無理由，亦應予駁回。
七、綜上所述，兩造各就其敗訴部分上訴，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，均應駁回其上訴。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。
九、據上論結，本件兩造之上訴，均為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 12 月 26 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 102 年 12 月 26 日
書記官 王月伶附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。